ICCJ. Decizia nr. 5138/2013. Civil

Decizii civile ICCJ 2013

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 5138/2013

Dosar nr. 17126/3/2011

Şedinţa publică din 8 noiembrie 2013

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa nr. 2057 din 22 noiembrie 2011 pronunţată în Dosarul nr. 17126/3/2011, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a admis, în parte, cererea formulată de reclamanta SC J.M.R.S. SA, în contradictoriu cu pârâtele SC H.C.R. SRL şi O.S.I.M., cu cheltuieli de judecată.

În consecinţă, a dispus decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL, din drepturile conferite de marca H.B. pentru clasele 35 (lucrări de birou) şi 39 (transport; organizare de călătorii), conform Clasificării internaţionale de la Nisa.

Totodată, a dispus decăderea parţială a aceleiaşi pârâte din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., şi anume pentru clasele 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administraţie comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) şi 39 (transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii).

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că pârâta este titulară a mărcii combinate H.B. pentru produse/servicii din clasele 35 (lucrări de birou) şi 39 (transport; organizare de călătorii), conform Clasificării Internaţionale de la Nisa, precum şi a mărcii combinate H.B. S.O.F.T., pentru produse/servicii din clasele 03 (detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor), 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administraţie comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) şi 39 (transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii). Ambele mărci beneficiază de protecţie pe teritoriul României până la data de 23 octombrie 2020.

La data de 08 februarie 2007, reclamanta a solicitat extinderea înregistrării mărcii verbale P.D., ca marcă comunitară, în U.E., conform Protocolului de la Madrid, această cerere primind refuz provizoriu în considerarea opoziţiei formulate de pârâta H., întemeiată pe drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor naţionale combinate din 23 octombrie 2000, H.B. şi din 23 octombrie 2000, H.B. S.O.F.T.

Pârâta H. a probat că foloseşte, cel puţin din anul 2006 şi până în prezent, marca H.B. S.O.F.T. prin distribuţia şi comercializarea de produse din clasa 03, respectiv detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri. Dovezile administrate nu atestă însă folosirea, în intervalul prevăzut de textul legal incident, a aceloraşi mărci pentru nici unul dintre produsele sau serviciile din clasele 35 şi 39 pentru care au fost înregistrate.

Ca urmare, sunt incidente prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care sancţionează cu decăderea lipsa unei folosiri efective a mărcii, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de cinci ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.

Pe acest temei, cererea a fost admisă în parte, dispunându-se decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărci, pentru produsele şi serviciile pentru care nu s-a probat folosirea efectivă a mărcilor.

Prin Decizia nr. 133 din 26 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, s-a admis apelul declarat de către reclamanta SC J.M.R.S. SA, a fost schimbată în parte sentinţa apelată, în sensul că s-a dispus decăderea parţială a pârâtei din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. şi pentru următoarele produse şi servicii din clasa 3 a clasificării de la Nisa: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor şi a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a înlăturat, în primul rând, criticile referitoare la nemotivarea sentinţei, deoarece motivarea sumară a hotărârii, fără a se face trimitere concret la probele administrate din care ar rezulta folosirea efectivă a mărcii pentru produsele reţinute în considerentele sentinţei, nu poate duce prin sine la admiterea apelului şi schimbarea sentinţei în sensul dorit de către apelanta reclamantă, sau la desfiinţarea sentinţei, în condiţiile în care prima instanţă a intrat în judecata fondului, fiind aplicabile prevederile art. 297 alin. (1) C. proc. civ., urmând a se analiza temeinicia argumentelor apelantei sub aspectul interpretării probelor administrate în faţa primei instanţe şi apel.

Astfel, în ceea ce priveşte faptul că pârâta nu a menţionat pe copiile înscrisurilor depuse că sunt conforme cu originalul, sancţiunea nu poate fi cea propuse de către apelantă şi anume de a nu se ţine cont de ele, având în vedere că menţiunea cu privire la certificarea pentru conformitate cu originalul a înscrisurilor se regăseşte la art. 112 alin. (1) C. proc. civ., cu privire la înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată şi art. 116 C. proc. civ. cu privire la înscrisurile anexate întâmpinării, fără a se prevedea sancţiunea neluării în seamă ca probe a înscrisurilor care nu poartă aceste menţiuni.

Sancţiunea înlăturării înscrisului administrat ca probă este prevăzută la art. 182 C. proc. civ. în cadrul verificării de scripte, dar în speţă apelanta reclamantă nu a susţinut că înscrisurile administrate de către pârâtă ar fi false sau că nu ar fi conforme cu originalul copiile depuse la dosar sau comunicate apelantei reclamante.

În ceea ce priveşte produsele din clasa 3, Curtea a apreciat că pârâta a dovedit utilizarea efectivă a mărcilor în cauză pentru produsele: detergenţi; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, fiind nefondate motivele de apel prin care se susţine că nu s-ar fi făcut această dovadă.

Astfel, s-a reţinut că pârâta a depus la dosarul primei instanţe facturi din perioada septembrie 2006 - noiembrie 2008 din care rezultă comercializarea sub marca H.B., a mai multor produse de curăţat, detergenţi (bingo automat), balsam de rufe (bingo soft), clor. Faptul că produsele la care se referă facturile sunt din categoria „detergenţi” (în sens larg) rezultă chiar din menţiunile aflate în josul facturilor în care se menţionează care este termenul de plată pentru detergenţi, prin raportare la cele din gama B. (scutece pentru copii). Din planşele fotografice aflate la dosar rezultă modul de utilizare concretă a mărcii pe ambalaje, fotografiile fiind făcute cel mai probabil în România, ţinând cont de faptul că afişele care conţin preţurile şi ofertele sunt scrise în română.

De asemenea, situaţia facturilor emise în perioada 1 ianuarie 2006 -30 aprilie 2011, contractele de vânzare cumpărare şi distribuţie şi facturile aflate în volumul II al dosarului primei instanţe, nenumerotat, fac dovada unei folosiri reale şi serioase a mărcii, având în vedere volumul vânzărilor raportat la natura produselor în cauză şi frecvenţa folosirii.

Având în vedere că elementul dominant al mărcii în cauză este H.B., s-a considerat că marca a fost folosită pentru toate produsele menţionate anterior într-o formă ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Faptul că fotografiile nu sunt datate nu poate reprezenta un motiv pentru care să se considere că marca în cauză nu a fot folosită pentru produsele menţionate anterior pentru care a fost înregistrată, având în vedere că dovada datei şi a ţării în care marca a fost folosită rezultă din facturile fiscale ce atestă situaţia vânzărilor produselor. Fotografiile atestă forma de utilizare a mărcii pe produse, dar reclamantul nu a susţinut că pârâta ar fi folosit marca în această perioadă într-o altă formă decât cea care rezultă din fotografii, formă care ar fi alterat caracterul distinctiv al acesteia.

Nu i se poate imputa pârâtei faptul că nu şi-a preconstituit probe pentru eventualitatea unui litigiu viitor constând în fotografii care să poată fi datate în mod obiectiv, din perioada supusă decăderii.

În ceea ce priveşte faptul că marca H.B. soft apare pe ambalaje în care se comercializează balsam de rufe, acesta, contrar a ceea ce susţine apelanta, intră în categoria produselor pentru care este înregistrată marca şi anume „alte substanţe pentru spălat”.

Curtea a constatat fondate motivele de apel prin care se susţine că în mod greşit prima instanţă nu a decăzut pârâta şi din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. şi pentru următoarele produse şi servicii din clasa 3 a clasificării de la Nisa: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, având în vedere că pârâta nu a administrat vreo probă prin care să facă dovada folosirii mărcii pentru aceste produse.

De altfel, din chiar cele reţinute de către prima instanţă, pârâta nu a dovedit folosirea efectivă a mărcii pentru produse de parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.

Având în vedere probele administrate în faţa primei instanţe de către pârâtă pentru a dovedi folosirea efectivă a mărcii în cauză (întrucât în apel nu s-au administrat alte probe în dovedirea situaţiei de fapt a folosirii efective a mărcii pentru anumite produse) instanţa de apel a constatat că nu se poate reţine utilizarea mărcii pentru săpunuri, din nicio probă aflată la dosar nerezultând acest lucru.

Potrivit art. 49 din Legea nr. 84/1998, dacă un motiv de decădere există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

Ca atare, legiuitorul admite posibilitatea folosirii mărcii, înregistrate pentru o anumită clasă de produse, doar pentru anumite produse din acea clasă, fapt care va duce la intervenirea decăderii doar pentru produsele din acea clasă pentru care marca nu a fost folosită.

Probarea folosirii mărcii în cauză pentru detergenţi, balsam de rufe, produse de albit nu poate duce la concluzia folosirii mărcii şi pentru săpunuri, parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, având în vedere, pe de o parte, că acest gen de utilizare a mărcii nu intră în situaţiile de folosire asimilată prevăzută de art. 46 alin. (2) din Lege, iar pe de altă parte detergenţii, balsamul de rufe şi produsele de albit sunt destinate curăţirii rufelor, în timp ce săpunuri, parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor sunt destinate înfrumuseţării şi igienizării umane.

Instanţa de apel a respins ca nefondate motivele de apel privind neacordarea de către prima instanţă a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat, proporţional cu partea din acţiune admisă, deoarece reclamanta nu a depus dovada achitării onorariului corespunzător judecăţii în faţa primei instanţe, nici măcar în faza apelului, contrar susţinerilor din cadrul motivelor de apel, neîndeplinindu-şi obligaţia prevăzută de art. 1169 C. civ.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate în apel - la care reclamanta este îndreptăţită, dată fiind admiterea apelului, Curtea a reţinut că, în dovedirea acestor cheltuieli, reclamanta a depus factura fiscală din 30 martie 2012 şi extras de cont pentru a face dovada plăţii.

Deşi la rubrica denumirea produselor sau a serviciilor în factură se menţionează „contravaloare lucrări de asistenţă juridică şi reprezentare privind anularea mărcilor B.C.D. şi B.S., în timp ce obiectul prezentului litigiu în constituie decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile H.B. şi H.B. S.O.F.T., Curtea a avut totuşi în vedere această factură considerând că dintr-o eroare materială s-au făcut menţiunile din factură aşa cum au fost prezentate anterior, ţinând cont că mărcile sunt numite la fel ca în factură şi în împuternicirea aflată la fila 7 a dosarului primei instanţe de fond, în această procură fiind menţionate şi numerele de înregistrare a acestor mărci, care corespund cu cele care fac obiectul prezentei cauze.

Ţinând cont că nu există elemente din care să rezulte că ar fi fost formulată şi o cerere de anulare a aceloraşi mărci, Curtea a considerat că tot dintr-o eroare a fost menţionat în factură anulare în loc de decădere.

Referitor la cuantumul acestor cheltuieli Curtea a acordat doar suma de 5.000 de lei, din totalul de 7.049,87 lei conform facturii, cu titlu de onorariu de avocat, raportat la partea din motivele de apel considerate întemeiate, doar pentru acestea putându-se considera că pârâta a căzut în pretenţii, alături de contravaloarea taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Împotriva deciziei menţionate mai sus, a declarat recurs, în termen legal, reclamanta SC J.M.R.S. SA criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

- Instanţa nu a motivat soluţia de respingere a apelului şi, implicit, a cererii de decădere din drepturile conferite din 23 octombrie 2000 H.B. S.O.F.T. pentru produsele: preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, faţă de argumentul că marca nu a fost folosită astfel cum a fost înregistrată.

Astfel, în legătură cu produsele preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, instanţa a constatat folosirea mărcii şi pentru acestea, fără vreo referinţă la probele care au format convingerea sa în acest sens. Mai mult, instanţa a reţinut în mod expres că, din înscrisurile depuse la dosar de pârâtă, rezultă „probarea folosirii mărcii în cauză pentru detergenţi, balsam de rufe, produse de albit”, ceea ce nu poate conduce, însă, la păstrarea protecţiei şi pentru celelalte produse din clasa 3.

Problema folosirii mărcii trebuie analizată în funcţie de categoria de bunuri desemnate şi subcategoria de bunuri pentru care s-a probat folosinţa mărcii, de la caz la caz. Astfel, o marcă folosită iniţial pentru o subcategorie de produse nu poate să acopere produse care nu sunt nici similare, nici complementare, conform practicii comunitare. În speţă, niciunul din produsele din categoria celor pentru lustruire şi şlefuire nu poate fi considerate ca fiind indispensabil sau important pentru folosirea unuia din produsele din categoria detergenţilor. Preparatele pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire sunt diferite de cele din categoria detergenţilor, preparatelor pentru albit şi a altor substanţe pentru spălat, prin destinaţia acestora, având în vedere atât canalele de distribuţie, cât şi consumatorii finali.

În ceea ce priveşte produsele detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, instanţa a arătat în considerente exclusiv faptul că elementul dominant al mărcii este Bingo, ceea ce ar conduce la concluzia folosirii pentru produsele din categoria detergenţilor, caracterul distinctiv al mărcii nefiind alterat.

Instanţa nu a arătat motivele în baza cărora a apreciat că elementul dominant este Bingo, astfel încât este nemotivată însăşi concluzia dovedirii folosinţei neechivoce a mărcii H.B. S.O.F.T.

- În condiţiile în care soluţia nu a fost motivată, instanţa a constatat în mod nelegal că distinctivitatea mărcii H.B. S.O.F.T. nu a fost alterată de folosirea mărcii într-o altă formă decât cea înregistrată, respectiv H.B. S.O.F.T. (pentru detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat).

Astfel, hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 şi a regulilor stabilite de jurisprudenţa C.J.U.E. cu privire la aprecierea caracterului dominant al uneia sau mai multor componente ale unei mărci complexe, în sensul că, în afară de calităţile intrinseci ale fiecărui element component, se va lua în considerare poziţia relativă a diferitelor elemente componente în cadrul ansamblului mărcii compuse.

În cadrul mărcii complexe cu caracter vizual reprezentate de marca pârâtei, elementul dominant este H., din punct de vedere vizual, auditiv şi conceptual.

Din punct de vedere vizual, primul element al mărcii H.B. S.O.F.T. este, care atrage atenţia consumatorului, nu numai datorită poziţiei sale în ansamblul înregistrat ca marcă, dar şi prin reprezentarea sa grafică: ca un logo pe un steguleţ, pe care îl secţionează la jumătate. Fiind primul element al mărcii şi singurul element figurativ, componenta H. este dominantă şi prezintă o importanţă deosebită pentru impresia de ansamblu, captând atenţia consumatorului. Poziţia elementului „S.", prezentat prin caractere majuscule, este atenuată însă de caracterul său descriptiv în raport cu produsele din categoria detergenţilor, indicând în mod evident calitatea produselor de a face rufele mai moi, mai pufoase, mai delicate.

Din punct de vedere auditiv, diferenţele ce pot fi remarcate din punct de vedere vizual sunt insesizabile, astfel că în percepţia consumatorului, elementul dominant al mărcii este H., fiind primul element perceput pe cale auditivă de către consumator. Atenţia consumatorului este cu atât mai mult atrasă de acest element, cu cât H. este şi numele comercial al societăţii intimate-pârâte.

Din punct de vedere conceptual, H. este un termen fantezist, lipsit de orice înţeles în raport cu produsele desemnate sau cu alte produse. Din acest punct de vedere, H. este o componentă cu puternic caracter distinctiv, pe care îl imprimă şi mărcii în ansamblul ei, în condiţiile în care celelalte elemente sunt lipsite de caracter distinctiv. Caracterul descriptiv al termenului „S.” înlătură orice distinctivitate a acestuia pentru produsele din categoria detergenţilor.

Tocmai folosirea diferită a mărcii, prin alăturarea celor doi termeni lipsiţi de distinctivitate şi lipsa termenului H. cu puternic caracter distinctiv, conduce la alterarea caracterului distinctiv al mărcii H.B. S.O.F.T., situaţie ce nu poate fi asimilată unei folosiri efective a mărcii pentru produsele din categoria detergenţilor, dar şi pentru preparate pentru albit si alte substanţe pentru spălat.

- Hotărârea recurată conţine motive contradictorii în legătură cu dovedirea folosirii efective a mărcii din 23 octombrie 2000 pentru produsele preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

În dispozitivul deciziei recurate, instanţa a reţinut folosirea mărcii şi pentru preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, respingând motivele de apel ca nefondate, deşi în considerente s-a arătat că produsele la care se referă facturile sunt din categoria „detergenţi” (în sens larg).

Motivarea este contradictorie, în condiţiile în care soluţia adoptată pentru două categorii de produse distincte de detergenţi din clasa 3 este diferită, în mod corect dispunându-se decăderea din drepturile conferite de marcă pentru săpunuri, parfumerie, uleiuri, esenţe cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, pentru care nu s-a făcut proba folosirii.

Astfel, dacă pretinsa folosire pentru produsele detergenţi, balsam de rufe, produse de albit nu poate fi extinsă cu privire la produsele menţionate anterior, pentru identitate de raţiune, ea nu poate fi extinsă nici la preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, produse diferite de detergenţi, balsam de rufe sau produse de albit.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată formulată în cauză, s-a solicitat decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B., înregistrată pentru servicii din clasele 35 şi 39, respectiv din drepturile conferite de marca H.BI. S.O.F.T., înregistrată pentru produse din clasa 3 şi servicii din clasele 35 şi 39.

Prima instanţă a admis în parte cererea reclamantei şi a dispus decăderea în totalitate a pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B., respectiv decăderea parţială a aceleiaşi pârâte din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., doar pentru clasele 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administraţie comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) şi 39 (transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii), respingându-se, aşadar, cererea privind decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii H.B. S.O.F.T. pentru produse din clasa 3.

Instanţa de apel, prin decizia pronunţată, a dispus decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. şi pentru o parte dintre produsele din clasa 3 a Clasificării de la Nisa, respectiv: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esenţe, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, menţinând dispoziţia primei instanţe de respingere a cererii cu privire la celelalte produse din clasa 3 pentru care marca a fost înregistrată.

Prin recursul declarat, reclamanta tinde la admiterea în totalitate a cererii de chemare în judecată şi la pronunţarea decăderii pârâtei din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. pentru toate produsele din clasa 3 pentru care marca a fost înregistrată, anume şi pentru: detergenţi; produse pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

Pentru a menţine soluţia primei instanţe de respingere a cererii de chemare în judecată în privinţa acestor din urmă produse, instanţa de apel a constatat, în fapt, că pârâta a comercializat sub marca H.B., în perioada 2006 - 2008, detergenţi, balsam de rufe, clor, ce fac parte din categoria celor din clasa 3 pentru care marca este protejată prin înregistrare.

În raport de această situaţie de fapt, care nu poate fi cenzurată în faza procesuală a recursului, urmează a se aprecia, în limitele motivelor de recurs concepute de către reclamantă, dacă sunt incidente cazurile prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.

În acest context, Înalta Curte reţine, în ceea ce priveşte produsele comercializate de către pârâtă, că recurenta - reclamantă, pornind de la premisa de fapt că s-a probat în cauză comercializarea produselor „ detergenţi”, „balsam de rufe” şi „clor”, a acceptat concluzia instanţei de apel în sensul că acestea relevă categoriile de produse din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa „detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat”, pentru care marca H.B. a fost efectiv înregistrată.

Drept urmare, aprecierea instanţei de apel pe aspectul încadrării produselor menţionate în categoriile regăsite în certificatul de înregistrare a mărcii nu constituie obiect de analiză în prezenta cauză.

Recurenta a formulat, cu toate acestea, critici în legătură cu produsele pentru care s-a dovedit comercializarea, din perspectiva semnului sub care au fost comercializate şi, totodată, a criticat aprecierea instanţei de apel privind folosirea mărcii, în raport de celelalte produse decât „detergenţi”, „balsam de rufe” şi „clor”, pentru fiecare dintre cele două aspecte recurenta susţinând în context incidenţa art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.

Urmează a fi analizate cu prioritate motivele de recurs vizând semnul sub care au fost comercializate produsele de către titularul mărcii, întrucât dezlegarea dată pe acest aspect influenţează modul de evaluare a celorlalte susţineri ale recurentei. Astfel, dacă se va ajunge la concluzia că marca nu a fost folosită în mod efectiv pentru produsele pentru care s-a făcut dovada actelor de comercializare, pentru identitate de raţiune, această concluzie se va impune şi în legătură cu celelalte produse din clasa 3, pentru care instanţa de apel a reţinut că poate fi menţinută protecţia mărcii, cu toate că acele produse nu au fost comercializate în perioada reţinută: 2006 - 2008.

După cum s-a arătat, instanţa de apel a constatat, în fapt, că pârâta a comercializat sub semnul B., în perioada 2006 - 2008, detergenţi, balsam de rufe, clor şi a apreciat că aceste acte relevă o folosire efectivă a mărcii, în sensul art. 46 din Legea nr. 84/1998, chiar dacă marca înregistrată este H.B. S.O.F.T., deoarece elementul dominant al mărcii este B.

Este adevărat că instanţa de apel nu a precizat argumentele pentru care a reţinut semnul B. ca fiind elementul dominant în cadrul mărcii, însă acest fapt nu conduce la incidenţa cazului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., astfel cum pretinde recurenta - reclamantă, deoarece, pe de o parte, aprecierea instanţei este una corectă, astfel încât nu ar fi posibilă modificarea deciziei, iar, pe de altă parte, clarificarea aspectului ce formează obiectul aprecierii, deşi relevantă, nu era suficientă pentru fundamentarea soluţiei adoptate în cauză.

În contextul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., urmează a se analiza dacă instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi a regulilor relevante în speţă desprinse din jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene conturată în materia decăderii din dreptul la marcă.

Potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă se poate dispune dacă, „fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.”

În conformitate cu art. 46 alin. (2) lit. a) din Lege, „ Este asimilată folosirii efective a mărcii, folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia”.

Legiuitorul nu precizează criteriile pe baza cărora se poate aprecia dacă forma concretă sub care marca este folosită în fapt, diferită de cea sub care marca a fost înregistrată, alterează sau nu caracterul distinctiv al mărcii.

Nu se poate ignora, însă, că aceste criterii sunt reflectate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Uniunii Europene, în aplicarea normelor europene referitoare la decăderea titularului din dreptul la marcă ( art. 10 alin. (2) din Directiva nr. 95/2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci şi art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară), norme ce au un conţinut identic prevederii din legea naţională, citată anterior (jurisprudenţa fiind formată în baza actualelor ori a vechilor acte europene, identice ca reglementare în materie).

Această jurisprudenţă este relevantă, cu toate că, în cauză, nu este vorba despre vreo marcă comunitară, iar pretinsele acte de folosire a mărcii naţionale vizate de cererea de chemare în judecată s-au derulat parţial anterior aderării României la Uniunea Europeană, dat fiind scopul urmărit prin adoptarea directivei de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, anume armonizare a normelor de fond esenţiale în materie.

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat că, „deşi este adevărat că, potrivit considerentului (4) al acestei directive, nu se impune o apropiere totală a legislaţiilor statelor membre în domeniul mărcilor, la fel de adevărat este că directiva respectivă prevede o armonizare a normelor de fond esenţiale în această materie, şi anume, potrivit aceluiaşi considerent, a celor referitoare la dispoziţiile naţionale care au efectul cel mai direct asupra funcţionării pieţei interne, şi că acest considerent nu exclude ca armonizarea acestor norme să fie completă” (hotărârea pronunţată la 27 iunie 2013 în cauza C - 320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, parag. 27). În privinţa regulamentului privind marca comunitară, s-a arătat, în aceeaşi decizie, că „urmăreşte acelaşi obiectiv ca şi Directiva nr. 95/2008, şi anume instituirea şi funcţionarea pieţei interne”, iar interpretarea în acelaşi fel a unor noţiuni comune „garantează o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile” (parag. 35).

Ca atare, se impune ca raţionamentul juridic conturat în diferitele decizii pronunţate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în aplicarea directivei, respectiv de către Tribunalul de Primă Instanţă al Uniunii Europene în aplicarea regulamentului mărcii comunitare, să fie preluat mutatis mutandis în hotărârile instanţelor naţionale, pentru atingerea finalităţii actelor europene de armonizare a normelor referitoare la mărci.

Revenind la interpretarea art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, T.P.I. al U.E. reţinut în mod constant că scopul normei - privind efectele folosirii de fapt asimilate uneia efective - este acela „de a se evita impunerea unei conformităţi stricte între forma sub care marca este folosită în fapt şi cea sub care marca a fost înregistrată şi de a se permite titularului să aducă semnului, cu ocazia exploatării comerciale, variaţii care, fără a conduce la modificarea caracterului distinctiv, facilitează adaptarea la exigenţele comercializării şi ale promovării produselor ori serviciilor vizate (de marcă)”. Elementele de diferenţiere trebuie să fie, însă, neglijabile, astfel încât semnele comparate să poată fi considerate „în mod global, echivalente” (hotărârea pronunţată la 23 februarie 2006 în cauza T – nr. 194/03 Bainbridge, parag. 50).

Aşadar, compararea mărcii înregistrate şi a celei folosite în fapt se realizează global, urmărindu-se determinarea impresiei pe care ansamblul elementelor ce compun un semn o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de semnele în discuţie.

Această constatare evocă modul în care sunt comparate două mărci în cadrul unei acţiuni în contrafacere sau al unei acţiuni în anularea mărcii (fără ca evaluările instanţei în aceste cazuri să poată fi confundate, având o finalitate diferită), fapt confirmat de aprecierea constantă a T.P.I. în sensul că examinarea comparativă implică o evaluare a caracterului distinctiv şi dominant al componentelor mărcii complexe, fondată pe calităţile intrinseci ale fiecăruia dintre elemente şi pe poziţia acestora în configuraţia mărcii (de exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele T - 6/01 Matratzen, paragrafe 33 - 35; T - 135/04 Online Bus, parag. 36 şi T - 482/08 Atlas Transport, paragraf 31), astfel cum, în mod corect, s-a relevat prin motivele de recurs.

Dacă modificarea adusă mărcii înregistrate constă în adăugarea unor elemente, evaluarea menţionată anterior se realizează prin raportare la acestea (de exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele T - 353/07 Coloris, parag. 30 - 36; T - 209/09 Alder Capital, paragraf 58), în timp ce omisiunea unui element dintr-o marcă înregistrată, în cursul exploatării mărcii conduce la analiza caracterului distinctiv şi dominant al acestei componente în cadrul mărcii combinate (de exemplu, hotărârea pronunţată la 24 noiembrie 2005 în cauza T - 135/04 Online Bus, parag. 36 - 41).

Ambele cerinţe trebuie întrunite în mod cumulativ, ceea ce înseamnă că poziţia dominantă a unui anumit element este suficientă pentru a se produce o alterare a caracterului distinctiv al mărcii doar dacă acest element este neglijabil, neavând el însuşi caracter distinctiv, în caz contrar, neputând fi evitată consecinţa preconizată de către legiuitor.

În speţă, instanţa de apel a reţinut, în fapt, că elementele, din marca înregistrată, ce au fost omise în forma mărcii folosite, sunt H. şi S.O.F.T., precum şi elementul figurativ (din moment ce a fost folosit exclusiv semnul B.), context în care, ţinându-se cont de considerentele teoretice anterioare, ar fi trebuit ca, în cauză, să se determine caracterul distinctiv şi dominant al componentelor omise, cu scopul de a se stabili dacă absenţa lor a fost sau nu de natură să altereze caracterul distinctiv al mărcii H.B. S.O.F.T.

Marca în discuţie, astfel cum a fost înregistrată, reprezintă o marcă combinată, fiind alcătuită din cele trei elemente verbale, dar şi dintr-un element figurativ, rezultat din modul de reproducere grafică a denumirii H., ce este inserată, cu un chenar alb, în mijlocul unui fanion roşu.

Denumirea H., împreună cu elementul figurativ, sunt plasate în partea stângă sus a mărcii, având o poziţie secundară în raport cu elementele verbale B. S.O.F.T., care sunt plasate central şi sunt grafiate cu caractere de dimensiuni mari.

Date fiind modul de reprezentare grafică a mărcii şi poziţionarea componentelor, este evident că elementele B. S.O.F.T. domină impresia de ansamblu a mărcii, însemnând că instanţa de apel a apreciat în mod corect că denumirea H. (ca element verbal şi împreună cu elementul figurativ) nu este elementul dominant în cadrul mărcii.

Faptul că o componentă a mărcii nu este neglijabilă nu înseamnă că respectivul element este, din acest motiv, dominant, însă nici poziţia dominantă nu relevă, prin însuşi acest fapt, caracterul neglijabil al elementului în discuţie (hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza C - nr. 193/06 Nestlé, parag. 44).

De aceea, pentru motivele expuse, omisiunea unui element, care nu este cel dominant, din forma în care marca este folosită în fapt, nu conduce la alterarea caracterului distinctiv al mărcii în ansamblu decât dacă este lipsit el însuşi de caracter distinctiv, ceea ce nu este cazul în speţă, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs.

Caracterul distinctiv al unui semn, chiar dacă acesta constituie doar o componentă a unei mărci complexe, nu este întrunit atunci când semnul nu are aptitudinea de a susţine funcţia esenţială a mărcii de identificare a originii produselor şi serviciilor şi, implicit, de distingere a acestora faţă de produsele şi serviciile altor comercianţi.

Acest efect se produce dacă semnul în discuţie este descriptiv, relevând caracteristici obiective ale produselor şi serviciilor, precum: specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică (de felul celor enumerate exemplificativ în art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 3 alin. (1) lit. c) din Directiva nr. 95/2008) ori reproduce semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent (în sensul art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 3 alin. (1) lit. d) din directivă) sau nu este apt, din alte considerente, să indice consumatorului originea comercială a produselor sau a serviciilor în cauză.

După cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, denumirea H. este fantezistă, neavând nicio semnificaţie în raport cu produsele din clasa 3 (care interesează analiza de faţă), ca, de altfel, nici elementul figurativ, motiv pentru care nu evocă însuşiri esenţiale ale acestor produse şi nici nu sunt percepute de către public ca desemnând, în mod uzual, aceste produse.

Denumirea în discuţie şi elementul figurativ au, aşadar, caracter distinctiv per se, iar acesta subzistă, în raport de criteriile arătate anterior, independent de împrejurarea că H. reprezintă, în acelaşi timp, numele comercial al titularului mărcii. Integrarea acestui semn în compunerea mărcii relevă funcţia oricărei mărci de identificare a produselor şi serviciilor, şi nu pe aceea de identificare a comerciantului însuşi sau a unui fond de comerţ, pe care o îndeplineşte un nume comercial (hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza C - 17/06 Céline, parag. 21-22).

În consecinţă, faţă de împrejurarea că o parte dintre elementele mărcii, care au fost omise în forma mărcii folosite în fapt, au caracter distinctiv, omisiunea lor conduce la alterarea caracterului distinctiv al mărcii, astfel cum a fost înregistrată, implicit la absenţa unei folosiri efective a mărcii, contrar aprecierii instanţei de apel, care a făcut o aplicare greşită a prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 şi a regulilor desprinse din jurisprudenţa instanţelor U.E.

În ceea ce priveşte denumirea S.O.F.T., este lipsită de finalitate cercetarea distinctivităţii sale, atât timp cât o eventuală constatare a caracterului distinctiv ar întări concluzia anterioară, privind alterarea caracterului distinctiv al mărcii, în timp ce constatarea contrară ar conduce la înlăturarea semnului din aprecierea asupra alterării caracterului distinctiv al mărcii, fiind un element neglijabil.

Concluzia alterării caracterului distinctiv al mărcii, demonstrată prin considerentele expuse anterior, este suficientă pentru conturarea soluţiei ce se impune a fi adoptată în cauză, anume admiterea în totalitate a cererii având ca obiect decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii H.B. S.O.F.T., fiind lipsită de interes analizarea motivelor de recurs referitoare la folosirea mărcii şi pentru categoriile „preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire” din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa.

În condiţiile în care instanţa de apel a reţinut că pârâta a folosit marca pentru aceste categorii de produse în acelaşi mod în care marca a fost folosită în legătură cu produsele pentru care s-a dovedit comercializarea efectivă („detergenţi”, „balsam de rufe” şi „clor”), respectiv sub semnul B., în loc de H.B. S.O.F.T., concluzia la care a ajuns această instanţă de recurs este valabilă pentru toate produsele din clasa 3 pentru care instanţa de apel a considerat că se impune menţinerea protecţiei, indiferent dacă au fost sau nu comercializate efectiv.

Ca atare, soluţia adoptată pe baza concluziei expuse nu ar putea fi afectată de modul de dezlegare a celorlalte motive de recurs, astfel încât este lipsit de finalitate a se cerceta dacă decizia cuprinde sau nu argumentele pentru care instanţa a considerat că este suficientă dovada folosirii mărcii pentru produsele „detergenţi”, „balsam de rufe” şi „clor”, pentru a fi justificată menţinerea protecţiei mărcii nu numai pentru categoriile „detergenţi, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat”, ci şi pentru categoriile „preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire” din certificatul de înregistrare a mărcii, nici dacă există motive contradictorii în cuprinsul deciziei ori dacă au fost respectate prevederile art. 49 din Legea nr. 84/1998, privind decăderea parţială din drepturile asupra mărcii.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul şi, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va modifica în parte decizia recurată, în sensul că va dispune decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., pentru toate produsele din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa, pentru care marca a fost înregistrată.

În condiţiile în care instanţa de apel a reţinut că reclamanta a făcut dovada cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea apelului prin factura din 30 martie 2012, în cuantum total de 7.049,87 lei, însă a dispus obligarea pârâtei doar la 5.000 lei, proporţional cu partea din motivele de apel considerate întemeiate, faţă de faptul că, prin prezenta decizie, pretenţiile reclamantei au fost admise în totalitate, iar prin recursul declarat, s-a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, Înalta Curte urmează a obliga pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 7.049,87 lei, către apelanta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel, în baza art. 274 C. proc. civ.

Urmează a fi menţinute dispoziţiile de admitere a apelului, de schimbare în parte a sentinţei şi de menţinere a celorlalte dispoziţii ale sentinţei.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate în faza recursului, se reţine dovedirea onorariului de avocat, prin facturile din 31 ianuarie 2013 şi din 30 septembrie 2013, în cuantum de 11.195,62 lei (file 35 şi 36), alături de taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, cheltuieli care urmează a fi reduse la 8.000 lei, în aplicarea art. 274 alin. (3) C. proc. civ.

Astfel, prin comparaţie cu nivelul cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea apelului (7.049,87 lei), nu este justificată acordarea unor sume de bani cu acelaşi titlu la un nivel superior, în condiţiile în care faza procesuală a recursului a presupus doar reiterarea unora dintre susţinerile invocate în apel.

Drept urmare, Înalta Curte va obliga pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 8.000 lei, reduse, către recurenta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, pentru faza procesuală a recursului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de reclamanta SC J.M.R.S. SA împotriva Deciziei nr. 133/ A din 26 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Modifică în parte decizia recurată, în sensul că:

Dispune decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., pentru toate produsele din clasa 3 a Clasificării de la Nisa.

Obligă pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 7.049,87 lei, către apelanta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei atacate.

Obligă pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 8.000 lei, reduse, către recurenta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, pentru faza procesuală a recursului.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 8 noiembrie 2013.

← ICCJ. Decizia nr. 5136/2013. Civil. Conflict de competenţă....  ICCJ. Decizia nr. 5159/2013. Civil. Conflict de competenţă. Fond →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 5138/2013. Civil