Acțiune în constatare jurisprudenta. Încheierea /2009. Curtea de Apel Bucuresti
| Comentarii |
|
DOSAR NR-
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
ÎNCHEIERE
Ședința publică din data de: 21.05.2009
Curtea constituită din:
PREȘEDINTE: Carmen Georgeta Negrilă
JUDECĂTOR 2: Georgeta Stegaru
JUDECĂTOR 3: Melania
GREFIER -
Pe rol se află soluționarea cererii de recurs formulată de către recurentul - apelant împotriva sentinței civile nr. 848/17.06.2008, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
La apelul nominal, făcut în ședință publică, au răspuns recurentul - apelant, reprezentat de avocat, care depune, în ședință publică, împuternicire avocațială nr. -/19.11.2008, intimata, reprezentată de avocat, cu împuternicire avocațială nr. -/30.01.2008, aflată la fila nr. 55 din dosar și intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, reprezentat de consilier juridic -, care depune, în ședință publică, delegație nr. -/20.05.2009.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că la data de 30.04.2009, prin compartimentul registratură, recurentul - apelant a depus un set de înscrisuri, în patru exemplare, ce a fost comunicat. De asemenea, arată că la data de 18.05.2009, prin compartimentul registratură, recurentul - apelant a mai depus un set de înscrisuri, în trei exemplare, ce nu a fost comunicat.
Se procedează la restituirea către recurentul - apelant a unui exemplar al setului de înscrisuri depus la data de 30.04.2009, exemplar ce a fost depus suplimentar.
Reprezentantul intimatului apreciază că setul de înscrisuri depus la data de 18.05.2009 au fost depuse după termenul stabilit de către instanță și nu a avut timp să ia cunoștință de conținutul acestora.
Față de cele învederate anterior, solicită decăderea părții adverse din dreptul de a se folosi de aceste înscrisuri, ce nu au fost depuse în termenul stabilit de către instanță.
Reprezentantul recurentului - apelant învederează că, potrivit dispozițiilor art. 305 Cod procedură civilă, înscrisurile pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor și precizează că aceste acte nu au fost depuse odată cu cele din data de 30.04.2009 întrucât ele se aflau în arhivă, dar au fost menționate în opisul depus la data de 30.04.2009.
Reprezentantul intimatului OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI lasă la aprecierea instanței chestiunea pusă în discuție de către intimatul, prin avocat.
Reprezentantul intimatului învederează că, în situația în care se va respinge solicitarea formulată în sensul de a se dispune decăderea recurentului - apelant din dreptul de a administra acesta probe, partea pe care o reprezintă înțelege să solicite amânarea judecării cauzei pentru a lua cunoștință de conținutul acestor înscrisuri.
Curtea, deliberând, apreciază că înscrisurile depuse de către recurentul - apelant la data de 18.05.2009 sunt depuse în condițiile art. 305 Cod procedură civilă, până la încheierea dezbaterilor, înainte de termenul de judecată de astăzi, motiv pentru care respinge cererea formulată de către reprezentantul intimatului de a se dispune decăderea recurentului - apelant din dreptul de a administra aceste probe.
Se procedează la comunicarea setului de înscrisuri depus de către recurentul - apelant la data de 18.05.2009 către reprezentanții intimaților și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Reprezentantul intimatului revine asupra solicitării formulate anterior în sensul de a se dispune amânarea judecării cauzei pentru a lua cunoștință de conținutul înscrisurilor ce i-au fost comunicate la termenul de judecată de astăzi și solicită amânarea pronunțării pentru a depune concluzii scrise.
Curtea, constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat și nici probe de administrat, acordă cuvântul cu privire la cererea de recurs.
Reprezentantul recurentului - apelant solicită admiterea recursului promovat de către partea pe care o reprezintă, învederând că motivele de recurs sunt întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 6, 7 și 9 Cod procedură civilă.
Continuând, apreciază că prin hotărârea recurată instanța a acordat mai puțin decât s-a cerut - motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă, ce are în vedere principiul disponibilității și obligația instanței de a se pronunța asupra tuturor capetelor de cerere.
Menționează că prin opoziția și prin contestația formulată, partea pe care o reprezintă a precizat că solicită respingerea înregistrării mărcii intimatei pentru două motive separate, care urmau să fie apreciate de către instanță, respectiv: fie pentru că marca depusă spre înregistrare este similară cu marca anterioară a recurentei - apelante și este destinată a fi aplicată unor produse și servicii similare - ipoteză prevăzută de art. 6 lit. c) din Legea 84/1998 sau pentru că marca depusă spre înregistrare este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută și dacă, prin folosirea nejustificată, a acesteia din urmă s-ar profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii - ipoteză prevăzută de dispozițiile art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Subliniază că instanța de fond era ținută să analizeze cererea sub aspectul ambelor cazuri de refuz, iar nu să se limiteze numai la analizarea unuia dintre ele, însă aceasta s-a pronunțat decât cu privire la motivul de refuz prevăzut de dispozițiile art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998 și nu și asupra celui avut în vedere de art. 6 lit. c) din același act normativ.
Continuând, arată că partea pe care o reprezintă a înțeles să critice hotărârea recurată și din perspectiva prevederilor art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă, în sensul că aceasta nu cuprinde motivele pe care se sprijină, ori cuprinde motive contradictorii.
Apreciază că așa zisa motivare a instanței de apel care afirmă, fără nici un argument, în opinia sa, că marca nu este notorie sau că nu s-a făcut dovada notorietății mărcii, constituie în realitate o nemotivare a hotărârii.
Mai învederează că hotărârea instanței de apel cuprinde motive contradictorii, contradicție care rezidă din aceea că deși se recunoaște corectitudinea argumentației formulate de către recurenta - apelantă și precum și faptul că din ambalajele produselor, reiese că marca imita marca, în forma în care aceasta se comercializează, deși se reține că recurenta - apelantă a efectuat investiții în promovarea mărcii, deși reține că în acest sens a fost efectuat un sondaj care precizează expres că notorietatea totală a mărcii este de 67,6%, instanța reține, în final, că notorietatea mărcii este de numai 22,6 %.
De asemenea, învederează că recurentul - pârât a înțeles să critice hotărârea recurată și din prisma dispozițiilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, respectiv hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii.
Subliniază că instanța de apel a aplicat greșit reglementările legale care guvernează cazul de refuz prevăzut de art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, precum și cazul de refuz prevăzut de art. 6 lit. c) din același act normativ.
Reiterează susținerea potrivit căreia instanța a aplicat greșit reglementările care guvernează cazul de refuz prevăzut de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Apreciază că mărcile în conflict sunt similare și arată că partea dominantă ce le conferă caracter distinctiv este particula verbală, identică, atâta vreme cât partea verbală este descriptivă pentru produsele solicitate la înregistrare - prezervative.
Mai arată că, din punct de vedere fonetic, mărcile sunt similare, similaritate ce rezultă din prezența în conținutul mărcii ulterioare a elementului verbal de bază, care este chiar marca recurentului - apelant; elementul sonor al ambelor mărci este elementul verbal.
Din punct de vedere vizual, învederează că între mărcile aflate în conflict există similaritate, deși ambele mărci au elemente figurative, însă acestea nu sunt suficient de distinctive pentru a le conferi distinctivitate.
Subliniază că partea pe care o reprezintă nu a renunțat niciodată la susținerile potrivit cărora mărcile sunt similare și nu a afirmat niciodată că produsele ar fi diferite.
Totodată, face trimitere la Regula 10 Regulamentului de Aplicare a Legii și la jurisprudența internațională, potrivit cărora produsele în discuție sunt similare.
Menționează că marca este o marcă puternic distinctivă, este un element inventa, iar începând din anul 1994 și până în prezent, recurentul - apelant a investit mult în promovarea aceste mărci.
La interpelarea Curții, precizează că marca este o marcă verbală.
Continuând, apreciază că marca părții adverse, care este o marcă compusă, copiază marca clientului său, cea de a doua particulă fiind doar traducerea în limba engleză a cuvântului prezervativ și prin urmare nu este descriptiv.
Reiterează susținerile potrivit cărora mărcile sunt similare din punct de vedere fonetic, vizual și sonor.
Apreciază că mărcile și produsele sunt similare, existând risc de confuzie și învederează că riscul de asociere este inclus în riscul de confuzie.
Mai arată că intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, într-o primă fază, a analizat și a apreciat că trebuie refuzată la înregistrare marca părții adverse, dar ulterior s-a răzgândit.
În ceea ce privește aspectul prejudiciului, apreciază că nu este necesar să dovedească prejudiciul material, atâta timp cât în mintea consumatorului se poate naște confuzie, atâta timp cât acest risc de confuzie există.
Subliniază că recurentul - apelant a investit mult în această marcă încă din anul 1994.
Precizează că a depus înscrisuri doar cu privire la anul 2006 întrucât este vorba despre un volum foarte mare de acte, neexistând practic posibilitatea de a le transporta și de ale depozita.
Menționează că recurentul - apelant are mulți distribuitori, printre care: Metro, etc.
Mai învederează că marca clientului său este puternic distinctivă și menționează că recurentul - apelant a desfășura o campanie susținută în școli prin derularea unor programe de educație.
Arată că, în opinia sa, cele două mărci pot fi considerate a fi în conflict începând cu anul 2006, de la acest moment procesele celor două mărci fiind comercializate simultan pe piață, momentul relevant pentru evaluarea probabilității de confuzie fiind data luări deciziei.
Concluzionând solicită admiterea recursului, fără cheltuieli de judecată și depune concluzii scrise și practică judiciară.
Reprezentantul intimatului, în ceea ce privește primul motiv de recurs, învederează că recurentul - apelant și-a întemeiat opoziția pe dispozițiile art. 6 lit. c, d și e din Legea nr. 84/1998, dar la formularea contestație a avut în vedere numai art. 6 lit. e) din acest act normativ.
De asemenea, învederează că însăși partea adversă a recunoscut că produsele sunt diferite și face trimitere la pagina 2 linia 24 din cererea de apel și la pagina 11 alin. 2 din motivele de recurs.
Subliniază că recurentul - apelant și-a limitat petitul doar la dispozițiile art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Referitor la motivul de recurs întemeiat de către partea adversă pe dispozițiile art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă, învederează că instanța de apel motivează decizia de respingere a apelului prin faptul că nu a făcut dovada notorietății mărcii, apelând la procedeul juridic al trimiterii și referitor la alte acte și documente.
Mai apreciază că, în raport de petitul cerut în baza art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a reținut în mod corect că nu s-a dovedit notorietatea și aspectul că s-ar fi adus prejudicii părții adverse.
Subliniază că notorietatea trebuie dovedită la momentul cererii de înregistrare a mărcii.
Apreciază că trebuie avut în vedere anul 2004, iar înscrisurile depuse de către recurentul - apelant cu privire la anul 2006 nu au relevanță în cauză.
În ceea ce privește sondajul efectuat, învederează că instanța nu este ținută să ia în considerare acel sondaj care, în opinia sa, nu este concludent și are lagune grave, neexistând concordanță între anumite elemente ale sale și nefiind menționată rata de răspuns.
La interpelarea Curții, apreciază că proba despre care a făcut anterior vorbire, respectiv sondajul de opinie, este admisibilă, dar nu este, în opinia, sa concludentă.
De asemenea, apreciază că instanța de apel a decis în mod corect în baza probatoriului existent la dosar la acel moment și nu pe baza cunoștințelor personale despre piață.
În ceea ce privește conținutul CD-ului depus de către partea adversă, precizează că acesta conține un document de uz interne, iar din toate înscrisurile depuse la dosar nu rezultă dovada că au avut loc campaniile și programele despre care aceasta a făcut vorbire.
Referitor la înscrisurile depuse de către recurentul - apelant la data de 30.04.2009, învederează că acestea acoperă doar o singură lună a anului 2006 și nu sunt relevante în cauză.
Subliniază că prin înscrisurile depuse de către partea adversă nu s-a dovedit notorietatea mărcii acesteia și nici că prin folosirea mărcii clientului său s-a produs vreun prejudiciu recurentului - apelant.
Totodată, învederează că produsele protejate de marca, respectiv săpunuri (clasa 3) și produse farmaceutice și igienice (clasa 5) sunt diferite de cele din lista mărcii, respectiv prezervative (clasa 10).
Mai face referire la împrejurarea că pe teritoriul României există o altă marcă ce are în construcția sa elementul verbal și care coexistă cu marca a recurentului - apelant, respectiv verbală, nr. de înregistrare - (pentru produse din clasa 30).
Concluzionând, solicită respingerea recursului ca nefondat, fără cheltuieli de judecată.
Reprezentantul intimatului OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI formulează concluzii de respingere a recursului și precizează că partea pe care o reprezintă înțelege să își mențină susținerile formulate în faza procesuală a apelului.
Curtea reține cauza în vederea pronunțării asupra cererii de recurs formulată de către recurentul - apelant împotriva sentinței civile nr. 848/17.06.2008, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
CURTEA
Pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise, în raport de dispozițiile art. 146 Cod procedură civilă, urmează să dispună amânarea pronunțării asupra cererii de recurs formulată de către recurentul - apelant împotriva sentinței civile nr. 848/17.06.2008, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
DISPUNE
Amână pronunțarea asupra cererii de recurs formulată de către recurentul - apelant împotriva sentinței civile nr. 848/17.06.2008, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI la data de 28.05.2009.
Pronunțată în ședință publică, azi, 21.05.2009.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR
GREFIER
DOSAR NR-
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 301R
Ședința publică din data de: 28.05.2009
Curtea constituită din:
PREȘEDINTE - - - -
JUDECĂTOR - - -
JUDECĂTOR - -
GREFIER -
Pe rol se află soluționarea cererii de recurs formulată de către recurentul - apelant împotriva sentinței civile nr. 848/17.06.2008, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 21.05.2009 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, față de dispozițiile art. 146 Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea la data de 28.05.2009, când, în aceeași compunere a dat următoarea decizie:
CURTEA
Asupra recursului civil de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a IV-a Civilă sub nr-, apelanta a formulat apel împotriva Hotărârii nr. 380/14.12.2006 pronunțată de Comisia de Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci in dosarul nr. 234/2006 în contradictoriu cu petenta intimată SRL.
În motivarea apelului, s-a arătat de către apelantă că la 10.08.2004 a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii combintae, cu element figurativ, nr. -, solicitant firma cu sediul în Franța, în baza existenței mărcii anterioare "" nr. 21137, marca aparținând apelantei, înregistrată pe cale națională încă din data de 24.07.1991 pentru produse cuprinse în clasa 3 și anume "săpunuri" și clasa 5 "produse farmaceutice și igienice" conform Internaționale de la, pentru care a invocat și notorietatea în România.
Comisia de Examinare - Mărci a emis Decizia nr. 1646/27.02.2006 prin care s-a respins opoziția considerându-se că marca ulterioară îndeplinește condițiile legale pentru a fi admisă la înregistrare.
Împotriva acestei decizii, prin mandatar autorizat a formulat contestație, față de care Comisia de Mărci din cadrul a emis Hotărârea nr. 380/14.12.2006, comunicată contestatoarei la data de 22.10.2007.
Apelanta a susținut că hotărârea nr. 380/14.12.2006, emisă de către Comisia de este netemeinică și nelegală, întrucât deși opoziția pe care a formulat-o s-a întemeiat pe prevederile art. 6 literele c) și e) din Legea nr. 84/1998, Comisiile și-au argumentat deciziile în mod prioritar pe analiza produselor protejate de mărcile în conflict.
Concluzia inexistenței riscului de confuzie și de asociere pentru consumatori, trebuia să realizeze o analiză a produselor în strânsă legătură cu analiza mărcilor în conflict.
Comisia de examinare sa mărginit să rețină faptul că însușirile "celor două produse sunt suficient de diferite pentru a nu fi confundate. dat fiind diferențele tehnologiei și caracteristicile acesteia, este greu de presupus că un consumator va considera că și-a extins gama de produse fabricând pe aceeași tehnologie prezervative".
Apelanta nu a negat faptul că produsele protejate de mărcile în conflict sunt diferite, însă consideră nefondate susținerile comisiei potrivit cărora este greu de presupus că un consumator va considera că și-a extins gama de produse fabricând pe aceeași tehnologie prezervative.
poate oricând să schimbe politica de producție, cât și politica de marketing și să înceapă să producă și să comercializeze și prezervative sub marca.
Pe de altă parte, opoziția apelantei a fost întemeiată și pe prevederile art. 6 lit. e, în temeiul cărora protecția se extinde și pentru produsele diferite.
Apelanta a criticat decizia Comisiei de întrucât a reținut fără a motiva și fără a face o analiza și o apreciere a probatoriului administrat în cauză, faptul că notorietatea mărcii, nu a fost dovedită în România.
Temeiul de drept al contestației a fost bazat pe prevederile art. 6 lit. c) și e) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
De asemenea, apelanta a arătat că pentru ca în prezenta cauză să se facă aplicarea prevederilor art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998 trebuie îndeplinite următoarele condiții: o marcă similară cu o marcă notorie în România; pentru servicii sau produse diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută; dacă prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire ar produce prejudicii titularului mărcii notorii.
Apelanta a arătat că aceste condiții sunt îndeplinite, întrucât similaritatea mărcilor în conflict: /, este evidentă atât din punct de vedere vizual, cât și fonetic.
Mai mult, mărcile au partea dominantă, de bază, ce le conferă caracter distinctiv particula verbală "" identică, atâta vreme cât partea verbală (engleză-prezervative) este descriptivă pentru produsele solicitate la înregistrare prezervative.
Astfel, din punct de vedere fonetic: mărcile aflate în conflict sunt similare, similaritate ce rezultă din prezența în conținutul mărcii ulterioare a elementului verbal de bază, care este chiar marca verbală a apelantei -"". Elementul sonor al ambelor mărci este elementul verbal.
Din punct de vedere vizual: între mărcile aflate în conflict există similaritate, deși ambele mărci au elemente figurative, însă acestea nu sunt suficient de distinctive pentru a le conferi distinctivitate. Pe de altă parte, deși marca solicitată la înregistrare are anexat un al doilea element verbal - (engleză-prezervative), atâta vreme cât acesta este descriptiv pentru clasa de produse 10 "prezervative", nu este în măsura să confere distinctivitate mărcii solicitate la înregistrare, să o diferențieze de marca apelantei, astfel încât, consumatorii vor percepe produsele solicitate la înregistrare de către ca prezervative sub marca.
Elementul dominant al celor două mărci este elementul verbal, comun ambelor mărci, identic care determină o similaritate ridicată a mărcilor în conflict.
Apelanta mai afirmă că ste cel puțin uimitoare susținerea solicitantei potrivit căreia marca apelantei este o marcă slabă față de marea acesteia (pentru prezervative), cât și susținerile relative la similaritatea scăzută dintre mărcile în conflict.
De asemenea, s-a mai susținut distinctivitatea mărcii sale prin alăturarea celor două elemente verbale și, cât și prin elementul figurativ/grafică mărcii sale.
Susținerile solicitantei-intimate sunt neîntemeiate, mai arată apelanta, întrucât elementul verbal (engleză - prezervative) pentru produsele din clasa 10 - prezervative pentru care marca nr. - a fost solicitată la înregistrare, este descriptiv. Or, alăturarea unui termen descriptiv unui alt element verbal nu este de natură să confere distinctivitate unei mărci. În această ipoteză, ceea ce conferă distinctivitate mărcii nr. - este elementul verbal, identic cu marca înregistrată anterior.
În al doilea rând, grafica și elementele figurative ale celor două mărci în conflict nu sunt în măsură să confere distinctivitate niciuneia dintre acestea, elementul distinctiv și dominant fiind elementul verbal, înregistrat ca marcă de către apelantă și care beneficiază de protecție ca atare, în temeiul reglementărilor legale în materie.
De altfel, doctrina în materie, în procesul de analiză a mărcilor, conferă o mai mare putere de individualizate elementelor verbale, iar nu elementelor figurative.
Mai mult, în ceea ce privește grafica elementului verbal, consideră că solicitanta nu poate invoca nici măcar originalitatea acestuia în condițiile în care, folosirea pe piață a mărcii reclamantei, încă din anul 1994 este una similară, respectiv litera X de la finele cuvântului are una dintre laturi alungită spre partea de jos.
În concluzie, între mărcile în conflict /, există similitudini în ceea ce privește aspectele fonetice și vizuale, iar față de această situație, apelanta susține faptul că există risc de confuzie pentru consumatori, atâta vreme cât elementul verbal de bază, esențial, distinctiv al mărcii ulterioare este chiar marca apelantei, așadar consumatorul mediu percepe marca ulterioară prin raportare la marca anterioara.
Cu privire la produsele protejate prin marca apelantei și produsele pentru care intimata intenționează obținerea protecției, aceasta arată:
Deși produsele protejate de mărcile în conflict sunt diferite, publicul consumator ar putea să creadă că firma și-a extins gama de produse comercializând și prezervative sub aceeași marcă, specifică produselor din clasa 5, dar desigur atașând elementului verbal de bază și termenul (engl. prezervative), specific pentru produsele în cauză, în speță, pentru prezervative.
Publicul consumator va fi indus în eroare în ceea ce privește proveniența produselor, deoarece ar putea considera că acestea au o origine comună, respectiv că acestea aparțin companiei, care și-a lărgit gama de produse.
vor percepe produsele solicitate la înregistrare de către ca prezervative sub marca aparținând apelantei.
În ceea ce privește rețeaua de distribuție/comercializare a produselor protejate de mărcile în cauză, /, aceasta poate fi în mare parte aceeași, dat fiind faptul că acestea se vor regăsi expuse spre vânzare în cadrul acelorași magazine, dar și în farmacii, deoarece marca aparținând protejează pe lângă o gamă variată de săpunuri și produse farmaceutice și igienice, fapt pentru care nu afirmația solicitantului că modul de distribuție al produselor protejate de mărcile în discuție, ar înlătura riscul de confuzie și de asociere, este nefondată,
Având în vedere segmentul de public căruia produsele protejate de mărcile în discuție se adresează, respectiv publicului larg consumator, deoarece sunt produse cu un preț scăzut, gradul de atenție al consumatorului în momentul alegerii unui astfel de produs este mult mai scăzut.
Pe de altă parte, atâta vreme cât marca este o marcă notorie în România, protecția mărcii se extinde și asupra produselor diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută, prin aplicarea prevederilor art. 6 lit. e) din legea nr. 84/1998.
În ce privește distinctivitatea mărcii în România aparținând apelantei, aceasta învederează că în cei peste 83 de ani de existență, compania a avut ca principal scop, să ofere consumatorilor bunuri de consum de calitate superioară pretutindeni în lume, oferindu-le acestora produse de îngrijire orală, corporală, de întreținere a suprafețelor menajere, purtând diferite mărci, inclusiv marca.
a înregistrat și depus la înregistrare marca pe plan mondial deținând un număr de 300 înregistrări/cereri, depuneri care a necesitat efort și investiții substanțiale din partea și care în momentul de față deține deja în 120 de țări peste 240 înregistrări pentru marca.
Astăzi, produse sub marca aparținând firmei sunt oferite în peste 75 de țări ale lumii, inclusiv România.
În România, marca și-a dobândit notorietatea printr-o utilizare continuă încă din anul 1994, cât și prin aducerea la cunoștință a publicului consumator prin larga publicitatea realizată pe diverse căi, inclusiv prin difuzare de spoturi publicitare pe diverse canale TV cum ar fi: Pro TV, 1, Acasă TV, Prima TV, 2, Realitatea TV (canale TV foarte cunoscute în România și având o acoperire la nivel național), unde s-a făcut publicitate la toată gama de săpunuri - Herbal, 3, 12, Cream (apelanta arată că a atașat la dosarul constituit la. un CD conținând spoturi publicitare și, de asemenea, a depus la dosarul comisiei lista canalelor TV la care s-au difuzat spoturi publicitare pentru marca ).
Subliniază faptul că notorietatea se datorează în mare parte utilizării continue și comercializării intense a produselor pe teritoriul României începând cu anul 1994, an în care produsele purtând marca au intrat pe piața din România, vânzări care au înregistrat o semnificativă evoluție începând cu anul 1994 și până în prezent, ajungând la o cifră netă de 17 milioane USD.
se află pe locul 2 în România în ceea ce privește cifra vânzărilor produselor sub marca, după produsele comercializate sub marca.
Această creștere a volumului de vânzări este și consecința directă a investițiilor făcute în politica de promovare și publicitate prin care s-a obținut încrederea consumatorilor în produsele comercializate sub marca, în acest sens arată că începând cu anul 1997 a investit în publicitate și promovarea produselor în România peste 1,5 milioane USD.
Toate aceste informații sunt cuprinse în -ul (declarație sub jurământ) semnat de vicepreședintele companiei, declarație legalizată de către un notar Public, depus la dosarul
Deși datele prezentate anterior, referitoare la cifra vânzărilor produselor în România, cât și suma investită de către în promovarea mărcii în România, nu sunt dovedite prin administrarea unui probatoriu judiciar, toate aceste cifre au fost cuprinse într-o declarație sub jurământ, dată în fața notarului public de către vicepreședintele companiei.
Declarația sub jurământ, în sistemul român de drept, este inclusă în categoria probelor extrajudiciare, nu are forța probantă a probelor judiciare, însă administrarea unor astfel de dovezi (extrajudiciare) într-o procedură în fața instanțelor române, inclusiv cele administrative, naște în sarcina acestora obligația de a le analiza și de a le aprecia, coroborându-le cu celelalte probe din dosar, pentru a ajunge la o justă soluționare a cauzei.
În completarea probatoriului menționat anterior, administrat în procedura opoziției, s-a depus, în procedura contestației, un sondaj de piață realizat de către (instituție acreditată în România pentru realizarea sondajelor de piață) realizat în octombrie 2006, pe un număr total de 1241 intervievații, din toate categoriile de vârstă, din toate regiunile țării (Transilvania, Muntenia, M și B), din mediul si din mediul rural, din peste 108 localități.
Potrivit sondajului de piață menționat, notorietatea totală a mărcii în România este de 67.6% (22.6 % notorietate spontană și 45.1 % notorietate asistată).
Având în vedere practica instanțelor române în materie, un procent de peste 50% privând larga cunoaștere (totală) a unei mărci în România determină notorietatea acesteia.
Or, astfel cum s-a menționat, marca se bucură de o cunoaștere totală de 67.6 % în rândul consumatorilor români, procent care o îndreptățește pe apelantă să susțină notorietatea mărcii în România.
Potrivit art. 20 din Legea nr. 84/1998 examinarea motivelor de refuz prevăzute la art. 6 lit. e) se face potrivit unor criterii, cum ar fi: gradul de distinctivitate, inițială sau dobândită, a mărcii notorii în România; durata și întinderea utilizării în România a mărcii; durata și întinderea publicității mărcii notorii în România; aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România; gradul de cunoaștere a mărcii notorii pe piața românească de către segmentul de public căruia i se adresează.
Astfel cum a apelanta a menționat anterior, durata utilizării mărcii în România se întinde pe o perioadă de 12 ani (începând cu anul 1994), iar durata promovării mărcii se întinde pe o perioadă de 9 ani (din 1997). S-a mai arătat că cifra vânzărilor în perioada menționată este de 17 milioane USD, iar investiția în promovare a fost de peste 1,5 milioane USD.
Susține că folosirea îndelungată, constantă a mărcii dublată de
promovarea pe o perioadă destul de mare a acestei mărci în România, a fost în măsură să confere acesteia un grad mare de distinctivitate, o largă cunoaștere în rândul consumatorilor români și să îi creeze statutul de marcă notorie în România.
Afirmațiile, susținute și de cifrele sondajului de piață realizat de către, respectiv procentul de 67.6% notorietate totală a mărcii în România.
În consecință apelanta consideră că a făcut dovada notorietății mărcii în România, în acord cu prevederile art. 20 din Legea nr. 84/998, cât și potrivit prevederilor Regulii 16 alin. (4) din Regulamentul de aplicare al legii, ce prevăd faptul că persoana care pretinde că marca este notorie, este ținută să dovedească, prin orice mijloc de probă, cunoașterea largă a mărcii pe teritoriul României.
În mod exemplificativ la alin. 4 al Regulii 16, se enumeră ca mijloace de probă constând în acte ce s-ar putea administra în dovedirea notorietății: acte privind comercializarea sau punerea în vânzare; acte privind importul sau exportul; acte privind publicitatea sau reclama.
Însă, astfel cum a menționat anterior este o enumerare pur exemplificativă a legiuitorului în această materie, urmând a putea fi administrate în dovedirea notorietății unei mărci în România orice mijloace de probă, astfel cum se prevede în alin. 4 al textului de lege menționat, în această categorie a oricăror mijloace de probă incluzându-se și sondajele de piață realizate în România privind larga cunoaștere a mărcii.
Marca este o marcă notorie în România, în consecință, compania va fi prejudiciată prin admiterea la înregistrare a mărcii în România.
Apelanta învederează, de asemenea, că marca este folosită în România încă din anul 1994 pentru produsele pentru care a fost înregistrată prin reprezentant, Romania SRL.
În anul 2007 vânzările de din total săpunuri solide comercializate de (România) SRL în România au reprezentat 56,8% ca și valoare vândută și 54,7% ca și cantitate vândută (însumând aproximativ 16.408.619 RON)
Trebuie ținut cont că, în piața săpunurilor, - (România) SRL este lider de piață, cu o cotă de piața de 25%, din care marca deține cu 13,1 % mai mult decât marca
Cu cota de piață de 13,1 %, marca este a doua marcă pe piața săpunurilor din România, după marca, care are o cotă de piață de 19%.
Trebuie ținut însă cont și de faptul că marca deține această cotă de piață cu toate variantele din portofoliul său și în condițiile în care investiția în publicitate pentru produsele a fost cu mult mai mare decât cea pentru produsele.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că produsele sunt produse specializate - săpunuri antibacteriene - și că în piața săpunurilor bacteriene, cota de piață a acestora este de aproape 100%, produsele reprezentând practic, această piață.
Investițiile făcute de - (România) SRL pentru susținerea și promovarea mărcii reprezintă o parte semnificativă a bugetului de publicitate al - (România) SRL; numai în anul 2007, bugetul de publicitate alocat mărcii în România, a fost de 5.300.000 USD.
Marca a fost folosită și promovată în România într-o perioadă de timp relevantă ca durată (12 ani, respectiv 9 ani), astfel încât, față de eforturile financiare depuse de-a lungul anilor de compania prin investiții făcute în promovarea și publicitatea produselor purtând marca, este normal ca notorietatea acestei mărci trebuie să profite doar titularului acesteia, celui care a făcut investiția în marca devenită notorie prin efortul său exclusiv, în speța, apelantei.
Înregistrarea unei mărci similare de către solicitantul ar aduce acestuia beneficii nemeritate pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă marca ar fi folosită pentru produse cuprinse în clasa 10, concomitent cu marca reclamantei, aceasta ar fi înșelătoare pentru publicul consumator.
În aceste împrejurări, există riscul de a se profita de caracterul distinctiv și de renumele mărcii aparținând mandantei și, așa cum deja s-a menționat, de a i se aduce prejudicii prin folosirea concomitentă a unei mărci ulterioare similare, respectiv cu marca anterioara chiar dacă produsele protejate de aceste două mărci, sunt diferite.
S-ar ajunge la o diminuare a reputației pe care marca aparținând mandantei, și-a câștigat-o de-a lungul anilor pe teritoriul României și nu numai.
În cuprinsu considerentelor Hotărârii apelate, s-a mai reținut faptul că apelanta deși a invocat prejudiciul pe care l-ar crea înregistrarea și folosirea mărcii în România pentru produsele prezervative, nu a dovedit acest prejudiciu.
În această ipoteză a conflictului între o marcă notorie și o marcă similară, care nu beneficiază încă de protecție prin înregistrare și care nu a fost încă folosită în România, este imposibil să se facă dovada prejudiciului (astfel cum se solicită în materia dreptului comun-drept civil), atâta vreme cât legiuitorul a avut în vedere, în ipoteza menționată, un prejudiciu eventual, iar nu un prejudiciu cert la momentul invocării acestuia.
Un prejudiciu cert, presupune o determinare a acestuia la momentul invocării, or la momentul la care apelanta invocă prejudicierea companiei aceasta nu are la îndemâna criteriile pentru a putea determina prejudiciul care i se aduce, atâta vreme cât marca nu a fost încă înregistrată și folosită în România.
Însă, prejudiciul cauzat reclamantei este determinabil după momentul înregistrării și folosirii mărcii, în această etapă procedurală, singura discuție la acest moment, putându-se face numai în ceea ce privește prejudiciul eventual ce s-ar putea produce reclamantei.
Or, este evident că un astfel de prejudiciu eventual se poate concretiza într-o scădere, o diminuare, o diluare a caracterului distinctiv al mărcii, cât și a reputației acesteia, diminuarea forței mărcii de a încuraja consumatorii să cumpere produsele pentru care aceasta a fost înregistrată, deci un efect invers față de cel al atractivității mărcii.
Alegerea făcută de către solicitant, are drept scop pe acela de a-și apropria beneficii nemeritate, atât timp cât nu are niciun merit în dobândirea și menținerea notorietății și bunului renume al mărcii în România.
Cu alte cuvinte, ceea ce urmărește solicitantul este ca prin comercializarea produselor sale sub o marcă ce imită marca notorie a apelantei, acesta să obțină un profit facil și rapid, dată fiind legătura pe care consumatorii o vor face între marca acestuia și marca reclamantei.
Există posibilitatea prejudicierii reclamantei, atât prin afectarea distinctivității mărcilor sale, prin profitul injust obținut de către solicitant pe baza reputației mărcilor apelantei, toate acestea îmbrăcând forma unor elemente potențiale ale prejudiciului.
Astfel, apelanta consideră că a dovedit îndeplinirea tuturor condițiilor reglementate de art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998, astfel încât în speță sunt pe deplin aplicabile prevederile textului de lege menționat prezentei cauze.
De asemenea, sunt incidente speței și reglementările cuprinse în Regula 15 alin. l din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 potrivit cărora, un semn nu poate fi înregistrat ca marcă sau ca element al unei mărci, dacă aduce atingere unui drept anterior protejat.
Se invocă de către apelnată și prevederile Regulii 15 alin. 4 potrivit cărora, o marcă este considerată ca fiind în conflict cu o marcă notorie, atunci când această marcă sau unul dintre elementele sale esențiale constituie: b) .o imitație. care poate crea o confuzie cu marca notorie și atunci când, marca sau unul dintre elementele sale esențiale, face obiectul unei cereri de înregistrare ori al unei înregistrări pentru produse sau servicii diferite, față de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplică, dacă cel puțin una dintre condițiile de mai jos sunt îndeplinite: utilizarea mărcii indică o legătură între proprietarul mărcii notorii și produsele sau serviciile pentru care marca face obiectul unei cereri de înregistrare sau este înregistrată, utilizare care ar risca să cauzeze prejudicii proprietarului mărcii notorii; utilizarea mărcii riscă să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii notorii; prin utilizarea mărcii s-ar beneficia pe nedrept de caracterul distinctiv al mărcii notorii.
În dovedirea apelului s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: filele mărcilor în conflict, extras internet; declarație produsele emisă de România; ambalajele produselor, din care reiese faptul că marca imită marca, în forma în care aceasta se comercializează; declarația de cunoaștere internațională a mărcii (traducere în limba română); sondaj de opinie realizat de în luna Octombrie 2006.
Prin încheierea de ședință din data de 18.03.2008, tribunalul a respins excepția inadmisibilității contestației, cu motivarea cuprinsă în încheierea de la acea dată.
Prin decizia civilă nr. 848A/17.06.2008, Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă a respins apelul ca nefondat.
Pentru a pronunța această decizie, instanța de apel a reținut că hotărârea atacată cu apel, rezultă că motivul respingerii contestației a fost, în principal, acela al faptului că s-a apreciat de către Comisie, că marca aparținând apelantei, nu era notorie în România, la data depunerii cererii ce are ca obiect marca nr. MI 823 784, respectiv, 07.04.2004.
Astfel, instanța de apel a apreciat că motivele formulate prin apelul declarat, deși sunt, unele dintre ele pertinente, apelanta nu a contracarat argumentația Comisiei, în sensul că nu s-a făcut dovada notorietății mărcii, pentru ca, în cauză să poată fi aplicabile dispozițiile art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1996.
S-a constatat că, deși apelanta a făcut, într-adevăr, investițiile pe care le-a enumerat în vederea promovării mărcii sale, rezultatul obținut, a fost acela al unei cunoașteri a mărcii la nivelul lunii octombrie 2006, conform sondajului de piață administrat ca probă în dosar, că notorietatea totală a mărcii în România nu este de 67,6% (22,6 % notorietate spontană și 45,1 % notorietate asistată), întrucât cifra este determinată incorect, prin adiționarea celorlalte două; tribunalul a apreciat că gradul de cunoaștere al mărcii a apelantei este de doar 22,6%, adică ceea din sondajul de piață, este evidențiat cu titlu de notorietate spontană.
În aceste condiții, s-a apreciat de instanța de apel că în cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1996, motiv pentru care apelul a fost respins ca nefondat.
În termen legal, împotriva acestei decizii, oponenta a promovat recurs întemeiat pe dispozițiile art 304 pct. 6, 7 și 9 Cod procedură civilă, susținându-se că prin decizia recurată s-a dat mai puțin decât s-a cerut, că nu cuprinde motivele pe care se sprijină și este dată cu aplicare greșită a legii.
1. Cu referire la prima teză de nelegalitate (art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă), recurenta arată că acest motiv de recurs constituie o aplicare a principiului disponibilității părților în procesul civil, dublat de obligația instanței de a judeca toate pretențiile deduse judecății, instanța fiind ținută să respecte cadrul procesul fixat de părți și în limitele acestui cadru trebuie să soluționeze pricina în întregul ei.
În dezvoltarea acestei critici, recurenta susține că atât în opoziția formulată, apoi în contestația declarată și, în egală măsură, prin motivele de apel, a precizat că solicită respingerea înregistrării mărcii combinate, cu element figurativ " ", solicitate de intimată, întrucât aceasta este similară cu marca anterioară a recurentei și este detinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare, astfel încât există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere, opunându-se la înregistrarea nu numai din perspectiva dispozițiilor art. 6 lit. e) ci și art. 6 lit. c) din Legea 84 /1998.
Așa cum s-a menționat anterior, oponenta a criticat Hotărârea și pentru că nu s-a răspuns și acestui motiv de refuz la înregistrare, însă instanța de apel, la rândul ei, nu a analizat această critică, motivul de refuz întemeiat pe art. 6 lit. c) din Legea 84/1998, fiind o ipoteză distinctă pentru refuzul înregistrării, chiar dacă finalitatea era aceeași cu cea a motivulul de la art. 6 lit. e), fiecare dintre ele fiind în sine însuși să conducă la respingerea cererii de înregistrare; din acest punct de vedere, recurenta susține că sunt întrunite cerințele art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă.
Recurenta precizează că instanța era datoare să analizeze ambele sale pretenții, respectiv, ambele motive de apel, instanței nefiindu-i îngăduit să se limiteze numai la analizarea unuia dintre aceste două cazuri.
2. Recurenta dezvoltă critici și din perspectiva art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă.
În conformitate cu art. 261 Cod procedură civilă, instanța de judecată este datoare să arate în cadrul hotărârii pe care o pronunță, motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, precum și motivele pentru care au fost înlăturate susținerile părților, iar nerespectarea acestor dipoziții legale, atrage nulitatea hotărârii în condițiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, dacă partea dovedește existența unei vătămări, care nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârii; din acest motiv, normele procesule prevăd un motiv distinct de casre care are în vedere atât lipsa totală a considerentelor, cât și existența unor considerente contradictorii sau care nu au legătură cu pricina.
Recurenta consideră că acest motiv de recurs este incident în cauză, întrucât în ce privește soluționarea cererii întemeiate pe dispozițiile art. 6 lit. e) din Legea 84/1998, instanța a constatat pe de o parte că sunt întemeiate criticile apelantei, iar pe de altă parte că se impune menținerea deciziei pentru aceea că nu s-a făcut dovada notorietății mărcii sale anterioare, ceea ce este contadictoriu.
În plus, deși se recunoaște în conținutul deciziei corectitudinea argumentelor apelantei, precum și faptul că din ambalajele produselor depuse la dosarul cauzei reiese faptul că marca imită marca anterioară opusă de apelantă, în forma în care aceasta se comercializează și, cu toate că, se reține că apelanta a efectuat investițiile despre care a făcut vorbire, în vederea promovării mărcii, rezultatul fiind acela al dovedirii unui grad de cunoaștere la nivelul lunii octombrie 2006 și că apelanta a produs ca probă în dosar un sondaj de piață care precizează expres că notorietatea totală a mărcii este de 67,6%, concluzi tribunalului este aceea că gradul de cunoaștere a mărcii este de numai 22,6%.
Pentru a ajunge la această concluzie eronată, instața afirmă cu totul arbitrar, fără vreo explicație logică sau juridică, faptul că procentul de notorietate a mărcii nu trebuia să fie obținut din adiționarea procentelor de notorietate spontană și notorietate asistată, sens în care hotărârea apare ca nemotivată.
Instanța de judecată nu a detaliat raționamentul pe care l-a avut în vedere în stabilirea concluziei că notorietatea totală nu se obține din adiționarea celor două rezultate, în condițiile în care niciun text de lege nu indică vreo asemenea soluție.
Pe de altă parte, recurenta susține că, după înșiruirea argumentelor sale, instanța de apel răspunde în mod contradictoriu într-o singură propoziție în ce privește dovedirea investițiilor pentru publicitatea produselor marcate cu semnul, cât și referitor la celelalte elemente cu care recurenta consideră că a dovedit notorietate mărcii sale, constatând fără nicio explicație suplimentară că notorietatea mărcii nu este de 67% cum apelanta a susținut.
Or, motivarea hotărârii judecătorești reprezintă tocmai garanția procesuală a respectării dreptului la apărare, partea fiind îndreptățită a cunoaște rațiunile pentru care argumentele sale au fost respinse și, în măsura în care hotărârea instanței este nelegală, să o poată supune căilor legale de atac.
În ce privește notorietatea mărcii, recurenta conchide că soluția instanței de apel este nemotivată, după cum nu se analizează în niciun fel motivul invocat de recurentă privitor și la incidența dipozițiilor art. 6 lit. c) din Legea 84/1998, ambele ipoteze fiind circumscrise motivului de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă.
3. În ilustrarea tezei de la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, recurenta consideră că instanța a aplicat greșit reglementările legale ce guvernează cazul de refuz prevăzut de art. 6 lit. e) din Legea 84/1998 ca și prevederile Regulii 16 din HG 833/1998 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 84/1998.
Astfel, instanța de apel a adăugat în mod nepermis cerințelor prevăzute de legislația specială, referitor la necesitatea unui anumit procent de cunoaștere a mărcii pentru a se dovedi notorietatea în rândul segmentului de public vizat, ceea ce a avut consecința restrângerii în mod nelegal a sferei mijloacelor de probă a notorietății.
Respingând apelul pentru considerentul că notorietatea mărcii este de numai 22% pe piața românească, tribunalul a schimbat definiția legală din art. 3 lit. c) din lege, considerând în mod nelegal că o marcă este notorie numai dacă se bucură de un grad de cunoaștere de peste 50% din segmentul de public chestionat.
Legiuitorul însă, nu a instituit un unic mijloc de probă pentru dovedirea notorietății, anume sondajul de piață, după cum nici nu a condiționat recunoașterea notorietății de o anumită marjă de piață sau o anumită marjă de cunoaștere de către public, tribunalul excluzând de la analiză celelalte criterii instituite de legiuitor.
Or, cerința legii pentru a se dovedi notorietatea, este ca persoana interesată să dovedească din partea publicului destinatat o "cunoaștere largă a mărcii", ceea ce în speță s-a demonstrat fără putință de tăgadă prin ansamblul probator al pricinii, între care și studiul amputat nelegal de instanță.
În plus, pe parcursul procesului nu a fost contestată realitatea datelor din studiul efectuat de către, iar pe de altă parte existența unui număr de subiecți care cunosc marca exprimat într-un procent din numărul total al subiecților este o chestiune de fapt, o constatare a specialiștilor care leagă instanța.
În fine, recurenta mai susține că adiționarea celor două procente era legală, astfel cum rezultă din studiul de piață citat, întrucât notorietatea asistată este și ea relevantă în speță, deoarece aceasta este ipoteza în care se vor afla consumatorii.
Recurenta procedează în continuare la demonstrarea similarității mărcii sale cu semnul solicitat de intimată spre înregistrare ca marcă, a similarității produselor protejate, cu reafirmarea notorietății mărcii sale, atât în susținerea motivului de refuz la înregistrare prevăzut de art. 6 lit. e), cât și art. 6 lit. c) din Legea 84/1998, în contextul acestei ultime ipoteze, afirmând că există risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere; întrucât acestea reprezintă o reluare a argumentelor susținute prin motivele de apel, Curtea consideră că, fiind deja redate în expozeul prezentei decizii, nu mai este necesară reluarea lor în acest pasaj, ele urmând a fi avute în vedere ca motive de recurs.
În ședința publică din 5.03.2009, intimata SA a formulat întâmpinare la motivele de recurs solicitând menținerea soluției instanței de apel ca legală și temeinică.
În sedința publică din 26.03.2009, recurenta depune la dosar la solicitarea instanței copia certificatului de înregistrarea a mărcii sale nr. 21137/24.07.2001, din care să reiasă și clasele pentru care s-a obținut înregistrarea, la același termen, fiind încuviințate la solicitarea ambelor păți proba cu înscrisuri, fiecare dintre ele, propunând aceste probe în susținerea poziției sale procesuale și a apărărilor invocate în cauză: recurenta în completarea probelor pe notorietate (contracte atestând nivelul vânzărilor în România a produselor la momentul anului 2006, nivelul cheltuielilor efectuate pentru publicitate, etc.), iar intimata, pentru a face dovada înregistrării internaționale cu numeroase tări desemnate la protecție, a mărcii pentru clasa 10 - prezervative, dovada notificării admiterii totale a protecției și pe teritoriul României notificate de OSIM la la 30.01.2007 (fila 89 dosar recurs), după publicare căreia recurenta a formulat opoziția, precum și diferite înscrisuri, extrase de de pagini de internet, etc. prin care s-a intenționat a se dovedi că pe piața de dinainte de 1989 existau "prezervative chinezești cu un fluturaș pe plic" (fila 97, 93, 91 dosar recurs); pe de altă parte, la fila 103 dosar recurs se regăsește opisul înscrisurilor administrate de recurentă, ce au fost comunicate ambelor intimate.
Recursul formulat este fondat.
Analizând materialul probator administrat în fazele procesuale anterioare ca și în etapa recursului, văzând criticile formulate prin motivele de recurs și examinând decizia recurată în baza acestora, Curtea constată caracterul nelegal a hotărârii atacate, în cauză fiind incidente atât dispozițiile art. 304 pct. 6, cît și pct. 7 și 9 Cod procedură civilă, decizia urmând a fi modificată potrivit celor ce urmează.
La 7.04.2004 intimata petentă SA a depus la cererea de înregistrare internațională nr. - a mărcii, cu elemnet figurativ, cu țară desemnată și România potrivut de la Madrid, pentru clasa 10 de produse - prezervative, cerere publicată în nr. 12/2004, apărută la 17.06.2004.
La 10.08.2004, recurenta, în termenul prevăzut de art. 23 din Legea 84/1998 a formulat opoziție la înregistrarea în România a acestei mărci, opoziție întemeiată pe dispozițiile art. 6 lit. c), d) și e) din legea specială în materie, oponenta prevalându-se de drepturile anterioare decurgând din certificatul de înregistrare a mărcii verbale pentru clasa 3 de produse a de la -săpunuri și clasa 5 - produse farmaceutice și igienice, certificat nr. 21137/24.07.24.07.2001 (reînnoirea certificatului cu același nr. din 24.07.1991, obținut sub imperiul legii anterioare, Legea 28/1967).
Prin decizia nr. 1646/27.02.2006, Comisia de Examinare Opoziții din cadrul OSIM a respins opoziția formulată de, care deși a reținut că oponenta s-a prevalat de dispozițiile art. 6 lit. c), d) și e) din Legea 84/1998, a constatat că nu sunt îndeplinite dispozițiile art. 6 lit. c) și d) din lege, apreciind că și dacă s-ar admite că produsele protejate prin marca anterioară cu cele pentru care s-a cerut aproprierea semnului, cu element figurativ, sunt similare, Comisia a constatat că ele sunt suficient de diferite pentru a nu fi confundate, chiar și dacă sunt comercializate sub mărci identice, cochizându-se că este greu de presupus că un consumator mediu va considera că titularul mărcii și-a extins gama de produse, fabricând pe aceeași tehnologie și prezervative, prin urmare, fiind exclus de Comisie riscul de asociere; din punct de vedere al art. 6 lit. e), s-a apreciat că oponenta nu a dovedit notorietatea mărcii sale, în condițiile Regulii 16 din HG 833/1998.
La fila 12 dosar apel se află Hotărârea Comisiei de Mărci nr. 380/14.12. 2006 prin care se respinge contestația aceleiași opnenente, din care reiese că această cale de atac a recurentei nu a fost analizată decât pe temeiul art. 6 lit. e) din Legea 84/1998, apreciindu-se că în cauză, contestatoarea nu a dovedit notorietatea mărcii sale, fără a fi analizate și dispozițiile art. 6 lit. c) și d) din Legea 84/1998 (analizate de Comisia de Opoziții, astfel încât s-a apreciat că nu se verifică motivul relativ de refuz la înregistrare a mărcii combinate, cu element figurativ, motiv pentru care contestația a fost respinsă.
Din concluziile scrise depuse la dosar în susținerea contestației, Curtea remarcă împrejurarea că deși recurenta oponentă s-a referit la ambele motive relative de refuz la înregistrare a mărcii, respectiv, art. 6 lit. c) și e) din Legea 84/1998, fără reluarea și a motivului întemeiat pe art. 6 lit. d), prin Hotărârea nr. 380/14.12.2006, se analizează cel din urmă temei, apreciindu-se, de asemenea, că notorietatea mărcii nu s-a dovedit, astfel încât, motivul de refuz prevăzut de art. 6 lit. e) din lege, nu se verifică.
Pe de altă parte, prin motivele de apel, recurenta oponentă a criticat neanalizarea contestației sale și pentru motivul prevăzut de at. 6 lit. c) din Legea 84/1998, după cum a formulat critici și din perspectiva art. 6 lit. e) din lege.
Instanța de apel, astfel cum corect a indicat recurenta, reține, expeditiv de altfel, că apelanta nu a dovedit notorietatea mărcii anterioare opuse, raportându-se la procentul de 22,6% și a conchis nemotivat că notorietatea mărcii anterioare nu a fost dovedită, astfel că, reținându-se ca neîntemeiat motivul opoziției, respectiv, art. 6 lit. e) din Legea 84/1998, s-a respins apelul, ca nefondat.
Or, față de motivele de apel d ezvoltate de apelanta oponentă, se poate lesne observa, așa cum corect afirmă recurenta, că instanța de apel, prin decizia recurată, nu s-a raportat în pronunțarea soluției atacate cu prezentul recurs, decât la motivul de opoziție prevăzut de art. 6 lit. e) din Legea 84/1998.
Având în vedere că prin motivele de apel, apelanta oponentă nu a mai invocat și dispozițiile art. 6 lit. d) din aceeași lege (pe care nu le mai reluase nici în contestație), criticile sale vizând doar dispozițiile art. 6 litc. c) și e), Curtea urmează a reține că devoluțiunea pentru ipoteza de la art. 6 lit. d) nu a operat pentru instanța de apel, după cum de altfel, nici recurenta nu a susținut.
Precizările recurentei privind distincția dintre cele două impedimente pentru registrabilitatea unui semn ca marcă, art. 6 lit. c) și e) din Legea 84/1998, sunt juste, iar constatarea incidenței oricăruia dintre ele este suficientă prin sine însăși, să conducă la respingerea cererii, însă fiecare dintre cele două ipoteze presupune teze probatorii diferite, iar art. 6 lit. e), și mai complexe, sarcina probei în ambele situații, revenindu-i titularului mărcii anterioare, care a declanșat opoziția.
Se constată că de vreme ce recurenta în fiecare dintre căile de atac declanșate, cu referire la contestație și la apel, s-a folosit ca temei de drept atât de dispozițiile art. 6 lit. c) cât și de ipoteza art. 6 lit. e), astfel că, atât Comisia de Mărci, și apoi instanța de apel, aveau obligația să analizeze ambele teze; obligația instanței de apel dea respecta limitele devoluțiunii fixate prin motivele de apel d ecurge din dispozițiile art. 295 alin. 1 Cod procedură civilă, text care este o aplicație în apel a principiului disponibilității părților, după cum și Comisiei de îi revenea aceeași obligație, dată fiind împrejurarea că în procedura derulată în fața sa, dispozițiile Regulamentului de aplicare a Legii 84/1998, se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile Codului d e Procedură civilă (Regula 47 alin. 9 din HG 833/1998).
Analiza dispozițiilor art. 6 lit. c) era prioritară, pentru aceasta pledând și un argument de topografie a normelor de care recurenta s-a prevalat în formularea opoziției, iar constatarea caracterului întemeiat al acestui impediment la înregistrare făcea inutilă cercetarea cererii și pe temeiul dispozițiilor art. 6 lit. e) din Legea 84/1998, întrunirea cumulativă a condițiilor presupuse de fiecare dintre cele două ipoteze, de altfel, nici nu este posibilă în aceeași cauză, dacă se are în vedere o singură marcă anterioară, ca în speță.
Cele mai sus redate conduc la reținerea caracterului fondat al criticilor recurentei din perspectiva ipotezelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 6 (minus petita) și 7 (nearătarea argumentelor pe care decizia s-a sprijinit - pentru temeiul art. 6 lit. c) Cod procedură civilă; având în vedere că motivul neanalizat de instanța de apel este întemeiat, după cum se va arăta, Curtea, va dispune admiterea recursului și modificarea deciziei atacate.
Se apreciază că nu este incident textul art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă, astfel încât să fie necesară casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel, întrucât analizând, chiar sumar, motivul de apel întemeiat pe art. 6 lit. e) din Legea 84/1998, nu se poate reține cu real temei că instanța de apel nu a intrat în cercetarea fondului, cea din urmă condiție, fiind îndeplinită atunci cînd instanța anterioară s-a dezinvestit prin pronunțarea unei hotărâri pe cale de excepție.
Dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea 84/1998, sunt în sensul refuzului de înregistrare a unei mărci dacă: "este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară."
în comparație sunt: "", marcă verbală aparținând recurentei, pentru care aceasta deține certificatul de înregistrare nr. R 21137/24.07.2001 emis de OSIM pentru reînnoirea înregistrării din 1991, pentru clasele 3 - săpunuri și 5 - produse farmaceutice și igienice, conform de la, în timp ce intimata a solicitat înregistrarea mărcii combinate, cu element figurativ, elementul figurativ constând în alugirea piciorului stâng al literei "X" și încadrarea elementelor verbale într-o elipsă, pentru clasa 10 de produse - prezervative, marcă având nr. de depozit -.
Curtea va pleca de la premisa că protecția recurentei se opune pentru taotele cele trei produse/tipuri de produse (săpunuri, produse farmaceutice și igienice), deși aceasta a administrat dovezi în cauză doar pentru folosirea efectivă a mărcii sale pentru săpunuri, ce fac parte din clasa 3 de produse; afirmația este justificată pentru aceea că înregistrarea mărcii conferă titularului ei drepturi exclusive, conform art. 35 alin. 1 din Legea 84/1998, iar pe de altă parte, deși intimata avea posibilitatea ca în cadrul procedurii de opoziție și, evident, și în căile de atac, să pretindă titularului mărcii dovada că în cursul unei perioade de 5 ani care precede publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau că există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziția (Regula 19 alin. 8 lit a și b din Regulament), în ce privește produsele farmaceutice și igienice.
Pe de altă parte, așa cum s-a menționat anterior, recurenta deține o marcă verbală, așadar, nu combinată, cu element figurativ sau culori revendicate, însă, Curtea va avea în vedere modalitatea în care recurenta a dovedit că își folosește propria marcă, date fiind prevederile art. 46 alin. 1 lit. b din lege care stabilesc că este asimilată folosirii efective a mărcii "folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia", întrucât elementele de particularizare prin triplarea, de regulă, tricoloră și alugirea piciorului stând al literei "X", sunt de natură a spori distinctivitatea acesteia, elementul dominant verbal rămânând nealterat, constatări valabile pentru clasa 3 de produse.
Pentru demersul de comparație a celor două semne în conflict, din perspectiva art. 6 lit. c) din Legea 84/1998 se impune constatarea similarității semnului cu marca anterioară, a similarității produselor cărora le este destinat a se aplica, constatarea riscului de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere, comparație ce presupune raportarea la criteriul comsumatorului mediu, rezonabil de atent, de bine informat și de diligent, din segmentul de public vizat.
În ce privește semnele, se impune compararea din punct de vedere fonetic, vizual și conceptual, fiind necesar a se avea în vedere percepția de ansamblu a consumatorului care de regulă, nu se confruntă cu mărcile concomitent, ci păstrează în memorie elementul dominant al semnului utilizat cu funcțiile mărcii.
s-a arătat că marca recurentei fiind verbală, însușirea de element dominant se impune de la sine în ce privește cuvântul, chiar în varianta particularizată de utilizare a mărcii, pentru săpunuri.
Semnul combinat solicitat spre înregistrare de intimată este compus din același element verbal cu piciorul stând al literei X prelungit, la care se adaugă particula descriptivă (prezervative, din engleză), plasată în subsolul primului cuvânt, ambele încadrate într-o elipsă; în acest ansamblu, Curtea apreciază că, de asemenea, funcția de element dominant o are elementul (cu particularitatea literei X), celelalte amănunte nefiind de natură a conferi distinctivitate semnului, în ansamblul său.
Comparând auditiv, vizual și conceptual aceste elemente identificate ca cele pregnante pentru fiecare dintre cele două mărci, Curtea apreciază un înalt grad de similaritate între ele, asemănările fiind majore, iar detaliile de grafiere a particulei verbale din semnul intimatei ca și triplarea și alungirea aceluiași picior stâng al literei X, în forma în care recurenta folosește marca pentru clasa 3, sunt amănunte care pot să fie ignorate de consumatorul mediu; și conceptual, se constată o similaritate ridicată, deoarece, deși imaginativ termenul, induce ideea de protejare, de protecție în cazul recurentei, iar pentru intimată, prin adăugarea cuvâtului, de mijloc contraceptiv și protejare împotriva bolilor cu transmitere sexuală.
În ce o privește pe recurentă însă, Curtea reține că prin probele administrate în dovedirea ipotezei art. 6 lit. e) din lege, probându-se investițiile realizate pentru publicitatea mărcii pentru săpunuri, cifra vânzărilor, contractele de sponsorizare încheiate de aceasta, campaniile sub forma unor programe de igienă ditribuite în școli, instituții de învățămând universitar și preuniversitar, cota de piață a săpunurilor, cele dovedite se circumscriu tezei distincțivității ridicate a mărcii dobândite prin amploarea folosirii, astfel încât marca, pentru săpunuri, intră în categoria "mărcilor tari", cărora le este proprie un grad de protecție mai mare.
Și clasele de produse se constată a fi similare, avându-se în vedere că recurenta deține titlul de proprietate intelectuală pentru clasa 3 - săpunuri și clasa 5 - produse farmaceutice și igienice, iar intimata dorește înregistrarea pentru clasa 10 - prezervative.
Deși produsele enumerate fac parte din clase diferite, este consacrată regula că se poate constata că din aceeași clasă pot face parte produse diferite, după cum în clase diferite se pot constata produse sau servicii similare, cu observarea și a criteriului complementarității, consecință a funcției exclusiv administrative a de la.
Concluzia este permisă, apreciază Curtea, datorită împrejurării că prezervativele pot fi incluse în categoria produselor igienice, deoarece înainte de a fi un mijloc contraceptiv, funcția de împiedicare a transmiterii pe cale sexuală a unor boli diferite care proliferează astfel, este mult mai importantă (având în vedere consecințele nu de puține ori letale ale unor asemenea boli), aceasta, cu atât mai mult cu cât, atare funcție este menționată în orice context sau demers de educație sexuală, fie în școli, fie în mass media, prin diverse campanii publicitare.
Și cum protecția recurentei poate fi opusă în virtutea drepturilor sale exclusive, obținute prin înregistrarea mărcii pentru cele trei categorii de produse, deci, și pentru produsele farmaceutice, concluzia similarității produselor se impune în cauză.
de asociere al semnului cu marca există, întrucât dacă un consumator mediu după ce a perceput anterior pe piață marca, confruntat fiind ulterior cu marca, va asocia, va face legătura în mod reflex cu marca anterioară pe care a reținut-o în elementele sale esențiale, cu referire la elementul verbal (precizarea fiind utilă în contextul formei utilizare a mărcii de către recurentă pentru săpunuri).
de confuzie pentru public față de cele deja reținute, este concluzia care decurge în cauză (riscul de asociere nefiind o alternativă a acestuia, ci un criteriu în conturarea lui), întrucât consumatorul mediu percepând produse marcate, fie cu marca recurentei, fie cu semnul intimatei pe care intenționa să și-l aproprie, va putea să considere că produsele au aceeași origine comercială și să le atribuie aceluiași producător, în speță, verificându-se chiar un risc de confuzie directă, în condițiile în care recurenta deține marca și pentru produse igienice, iar intimata ar comercializa sub un semn similar prezervative.
Față de cele ce preced, Curtea constată că semnul cerut la înregistrare de intimată, încalcă marca anterioară opusă de recurentă, fiind astfel întrunite cerințele motivului relativ de refuz al înregistrării, în condițiile art. 6 lit. c) din Legea 84/1998, cererea de înregistrare a intimatei urmând a fi respinsă, după modificarea deciziei instanței de apel, a Hotărârii, ca și a deciziei de Examinare Opoziții din cadrul OSIM, prin admiterea recursului în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. 1 și 3 cu ref. la art. 304 pct. 6 și 7 Cod procedură civilă.
Apărările intimatei privind existența pe piața anterioară anilor 1989 "prezervativelor chinezești cu fluturaș", este una fără relevanță în cauză în măsura în care nu s-a pus această afirmație în vreo relație de orice fel cu intimata însăși, eventual din perspectiva art. 5 alin. 2 din lege.
Pe de altă parte, motivele de recurs formulate de recurentă pentru susținerea ipotezei art. 6 lit. e) din lege, au rămas fără obiect, astfel că nu se mai impune cercetarea acestora, din perspectiva art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.
Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
În opinie majoritară:
Admite recursul formulat de către recurentul - apelant împotriva sentinței civile nr. 848/17.06.2008, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Modifică în tot decizia.
Admite apelul.
Schimbă în tot hotărârea nr. 380/14.12.2006 a de pe lângă OSIM, astfel:
Admite contestația.
Schimbă în tot decizia nr. 1646/27.02.2006, iar pe fond:
Respinge, ca neîntemeiată cererea formulată de petenta SRL privind înregistrarea mărcii internaționale, ca element figurativ, nr. MI 823 784/7.04.2004 pentru clasa 10 de produse - prezervative.
Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 28.05.2009.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR
- - - - -
GREFIER
Red. CN
.red.
2 ex./23.07.2009
Jud. Apel Secția a IV-a Civilă
,
Cu opinia separată a doamnei judecător, în sensul respingerii recursului, ca nefondat.
In mod corect instanta de apel a analizat apelul doar prin prisma dispozitiilor art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998, intrucat in motivele de apel se mentioneaza de catre apelanta ca si-a intemeiat opozitia pe dispozitiile art. 6 lit. c si e din Legea nr. 84/1998, dar si imprejurarea ca si-a intemeiat contestatia impotriva hotararii comisiei de examinare doar pe dispozitiile art. 6 lit. e din aceeasi lege. Or, apelul are in vedere hotararea comisiei de reexaminare, care, asa cum sustine si apelanta, a fost investita cu analiza hotararii comisiei de examinare doar din perspectiva conditiilor impuse de art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998, aspect pe care l-a analizat.
De asemenea, tot in motivele de apel se arata de catre apelanta ca "nu negam faptul ca produsele protejate de marcile in conflict sunt diferite". Mai mult, in dezvoltarea motivelor de apel s-a sustinut si argumentat teza ca produsele in conflict sunt diferite.
Ca atare, motivul de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 6.proc.civ. este nefondat, intrucat instanta de apel a analizat cauza in limitele investirii, fiind evident ca, in masura in care apelanta arata ca si-a intemeiat contestatia ce a fost solutionata prin hotararea apelata pe dispozitiile art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998 si, totodata, achieseaza la sustinerea ca "produsele protejate de marcile in conflict sunt diferite", apelanta a inteles sa renunte a mai invoca in favoarea sa dispozitiile art. 6 lit. c si d din legea sus-mentionata, aceste din urma dispozitii avand in vedere ca situatie premisa aplicarea marcilor in conflict unor produse sau servicii identice sau similare, iar nu unor produse diferite.
In ce priveste motivul intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 7.proc.civ. acesta este tot nefondat, intrucat, desi nu a motivat decat succint concluzia ca notorietatea dovedita este de 22,6%, din motivare rezulta suficient de clar rationamentul avut in vedere de instanta cand a ajuns la aceasta concluzie. Astfel, instanta de apel a aratat ca nu poate fi primita sustinerea apelantei in sensul ca notorietatea sa este de 67,6% intrucat procentul indicat de apelanta este rezultat din aditionarea procentului de notorietate asistata cu cel al notorietatii spontane, iar o astfel de maniera de aditionare este incorecta.
Imprejurarea ca aditionarea celor doua procente este incorecta este evidenta, intrucat ambele tipuri de "notorietati" au rezultat prin analiza raspunsurilor aceluiasi esantion, notorietatea spontana fiind rezultata din indicarea spontana a marcii de catre cei intervievati, in timp ce "notorietatea asistata" a rezultat din recunoasterea marcii de catre cei intervievati dintr-o lista pusa la dispozitia lor de catre realizatorii sondajului. Or, in aceste conditii este evident ca notorietatea spontana se suprapune peste cea asistata, fiind inclusa in aceasta, acelasi individ care a recunoscut spontan marca indicand in mod cert aceasta marca ca fiindu-i cunoscuta dintre marcile prezentate din lista de marci prestabilite folosita pentru analiza "notorietatii" asistate.
Aceasta imprejurare nu necesita o analiza amanuntita facuta de catre instanta de apel, intrucat consecintele ce decurg in mod necesar din aspectele retinute de instanta nu necesita o argumentare detaliata.
Cat priveste motivul pentru care instanta de apel a retinut nivelul notorietatii ca fiind acela de 22,6%, corespunzator notorietatii spontane, si acest aspect este evident si rezulta din modul de argumentare al instantei de apel, respectiv din precizarea "tipurilor de notorietati" avute in vedere in sondaj. Este evident ca "notorietatea asistata" nu este notorietate propriu-zisa, denumirea folosita fiind gresita, in realitate fiind vorba de gradul de recunostere dintr-o lista de marci a marcii, recunoasterea facuta in acest mod neavand legatura cu notorietatea, ci cu posibilitatea consumatorului respectiv de a isi aminti de respectiva marca. Or, notorietatea presupune ca marca respectiva sa fie reprezentativa si de referinta pentru un anumit tip de produse, consumatorul de astfel de produse raportandu-se in mod spontan la ea.
Cat priveste motivul de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 309 pct. 9.proc.civ. si acesta este nefondat.
Astfel, nu poate fi retinuta ca intemeiata sustinerea recurentei in sensul ca datele din sondajul ar lega instanta. Totodata, este fara relevanta imprejurarea ca datele din acest sondaj nu au fost contestate in cursul procesului, intrucat analiza pertinentei si concludentei acestor date intra in atributiile instantei si, totodata, este facuta avand in vedere ansamblul probatoriilor administrate.
Nu poate fi retinuta ca temeinica nici sustinerea ca ar fi corecta aditionarea cele doua nivele procentuale de "notorietati", avand in vedere ca notorietatea presupune o raportare spontana a consumatorului la marca respectiva, consumatorul percepand-o ca fiind de referinta pentru tipul de produse la care este aplicata.
De asemenea, este eronata sustinerea recurentei in sensul ca "notorietatea asistata este si ea relevanta in speta, deoarece aceasta este ipoteza in care se vor afla consumatorii". Astfel, imprejurarea ca in retelele de distributie consumatorul este pus in fata mai multor produse, nu inseamna ca toate acele produse dobandesc caracter notoriu. Mai mult, recunoasterea unei marci, astfel cum este facuta in cadrul "notorietatii asistate" nu aduce nici o informatie despre optiunea consumatorului, ci doar despre imprejurarea ca a luat cunostinta la un moment dat de existenta pe piata a unui produs cu marca respectiva. In schimb, notorietatea spontana implica si o anumita apreciere a consumatorului cu privire la respectivul produs.
Ca atare, in mod corect a fost retinut procentul de 22,6 % ca fiind cel ce reflecta in mod real notorietatea de care se bucura in randul consumatorilor produsele comercializate sub marca.
Or, raportat la criteriile de determinare a gradului de cunoastere prevazute in regula 16 din regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, este de retinut ca sapunurile comercializate de recurenta sub marca fac parte din categoria produselor de larg consum, potential consumator al acestora putand fi orice persoana, indiferent de varsta sau sex.
Totodata, recurenta a facut dovada ca a promovat produsele sub marca printr-o publicitate la nivel national si, totodata, comercializarea acestora s-a realizat pe tot teritoriul tarii.
Datele infatisate de recurenta in recurs cu privire la nivelul vanzarilor nu pot fi luate in considerare, intrucat privesc anul 2007, in timp ce notorietatea, invocata ca temei de respingere a cererii de intregistrare a marcii intimatei, trebuie analizata la momentul formularii cererii de inregistrare a marcii, respectiv la nivelul anilor 2003-2004.
Or, din raportul de piata ce constituie anexa 2 la recurs rezulta ca in anii mentionati cantitatea de sapunuri vandute sub marca raportat la cantitatea totala al vanzarilor de sapunuri a fost de 4,68% (313x100/6680) in anul 2003 si de 5,84% (444.4x100/7608) in anul 2004, iar valoarea sapunurilor vandute sub marca mentionata raportat la valoarea totala a sapunurilor vandute pe piata romaneasca a fost de 6,34% in anul 2003 si, respectiv, 7,3% in anul 2004.
Or, o ocupare a pietei sapunurilor de sub 10%, coroborata cu o notoritate de 22,6% (procent inregistrat oricum in anul 2006, la doi ani dupa formularea de catre intimata a cererii de inregistrare) nu poate conduce la concluzia ca, la momentul cererii de inregistrare a marcii formulata de intimata, marca apartinand recurentei era larg cunoscuta in Romania astfel incat sa poata fi considerata marca notorie.
In consecinta, in mod corect instanta de apel a apreciat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998.
Pe de alta parte, chiar in ipoteza in care s-ar aprecia ca marca ar fi fost notorie in anul 2004, oricum in cauza nu sunt indeplinite celelalte conditii prevazute de art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998.
Astfel, marca este inregistrata pentru produse din clasa 3 - sapunuri si din clasa 5 - produse farmaceutice si de igiena, in timp ce marca se solicita a fi inregistrata pentru produse din clasa 10 - prezervative.
Cum recurenta nu a facut dovada utilizarii pe teritoriul Romaniei a marcii pentru produse din clasa 5, este evident ca nu se poate pune problema notorietatii acestei marci pentru produsele din aceasta clasa.
Cele doua marci nu sunt identice, insa pot fi considerate ca fiind similare avand in vedere ca au in continut acelasi cuvant =.
Insa, pentru a constitui temei de refuz la inregistrare in baza art. 6 lit. e din Legea nr. 84/1998, pe langa notorietatea marcii anterioare si identitatea ori similaritatea marcilor in conflict, este necesar sa se faca dovada fie a faptului ca prin folosirea nejustificată a marcii ulterioare s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii, fie a faptului ca folosirea marcii ulterioare ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.
Or, produsele in litigiu sunt diferite. Astfel, compozitia, destinatia, scopul si modul in care sunt folosite cele doua tipuri de produse sunt total diferite. De asemenea, cerintele si asteptarile pe care consumatorii le au de la cele doua produse sunt diferite, ca si criteriile aplicate de consumatori in alegerea acestora. Nu se poate retine nici faptul ca ar fi produse complementare, avand in vedere ca nu exista o relatie de interdependenta sau de accesorialitate intre ele.
In conditiile in care produsele in litigiu sunt diferite, recurenta avea obligatia sa faca dovada ca prin folosirea de catre intimata a marcii intimata ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele marcii notorii. Recurenta nu a facut o astfel de dovada. De altfel, este greu de conceput ca prin inregistrarea unei marci pentru prezervative s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele unei marci de sapunuri, atat timp cat distinctivitatea se apreciaza in raport cu produse sau servicii de acelasi tip, deci produse indentice sau similare, doar in cadrul acestor categorii fiind necesara distingerea prin marca a produselor provenind de la producatori diferiti, pentru restul produselor distinctivitatea fiind data de chiat natura diferita a produselor, iar de renumele unei marci de sapunuri nu poate profita decat tot un producator de sapunuri sau produse complementare sau un prestator de servicii, servicii care sa presupuna folosirea in activitatea sa de sapunuri sau produse similare sapunurilor.
Astfel, ipoteza avuta in vedere de art. 6 lit. e teza I din Legea nr. 84/1998 ar fi incidenta spre exemplu in situatia in care un service auto sau o societate care ofera servicii de asistenta rutiera ar solicita inregistrarea ca marca pentru serviciile pe care le ofera a unei denumiri identice sau similare cu o marca notorie de autoturisme sau daca un salon de cosmetica ar solicita inregistrarea ca marca pentru serviciile pe care le ofera o denumire sau semn identic cu o marca notorie apartinand unui producator de cosmetice. Aceasta ipoteza nu ar fi insa incidenta in situatia in care un producator de surubelnite solicita inregistrarea ca marca pentru produsele sale o denumire identica sau similara cu marca notorie a unui producator de bauturi racoritoare.
Ca atare, pentru a fi incidenta ipoteza analizata este necesar ca intre produsele diferite respective sa poata fi creata o legatura prin care consumatorul sa aleaga al doilea produs sau serviciu fara a aplica criteriile normale pe care le aplica in mod obisnuit pentru produsele de acelasi tip, aplicand drept criteriu de selectie determinant legatura pe care o face cu primul produs, cel sub marca notorie (cumparatorul crezand ca serviciile oferite de service-ul auto sunt prestate de lucratori pregatiti de producatorul de autoturisme sau folosind tehnologiile puse la dispozitie de acesta). Lipsa unei astfel de legaturi inlatura posibilitatea ca, prin folosirea marcii ulterioare, sa se profite de caracterul distinctiv sau renumele marcii notorii.
In prezenta cauza o astfel de legatura nu exista, intrucat criteriile de alegere ale unui sapun si cele de alegere ale unui prezervativ sunt total diferite, astfel ca, oricat ar fi de multumit de sapunul, nici un cumparator nu ar cumpara un prezervativ doar pentru ca ar crede ca este produs de aceleasi producator cu cel al sapunului, intrucat calitatea sapunului nu este de natura sa determine credinta ca si prezervativul ar fi de aceeasi calitate, cele doua produse fiind de naturi diferite, din materiale diferite, raspunzand unor necesitati diferite, iar criteriile de apreciere a calitatii fiind de asemenea, total diferite. Din aceasta perspectiva nu poate fi retinuta nici sustinerea recurentei potrivit careia intimata ar profita de publicitatea facuta de recurenta pentru marca. Astfel, publicitatea a privit exclusiv produsele comercializate sub acesta marca, respectiv sapunurile. Or, familiarizarea publicului cu sapunurile sub marca nu are cum sa determine acelasi public sa prefere prezervativele marca, intrucat calitatile si caracteristicile sapunurilor promovate prin publicitate nu sunt caracteristici ale prezervativelor si, deci, criterii de alegere a acestora din urma. Datorita naturii si destinatiei total diferite a celor doua produse, este evident ca si publicitatea facuta acestora nu se poate realiza decat in mod diferit. Ca atare, chiar daca s-ar accepta ca marca ar fi una notorie in Romania, nu se poate retine ca prin folosirea marcii pentru prezervative s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii pentru sapunuri.
In ce priveste a doua ipoteza avuta in vedere de art. 6 lit. e teza II din Legea nr. 94/1998, nici aceasta nu este incidenta in cauza, intrucat nu s-a facut in nici un mod dovada ca folosirea marcii ar putea produce prejudicii titularului marcii.
Astfel, recurenta are inregistrata marca pentru sapunuri, materiale farmaceutice si de igiena. A folosit marca doar pentru sapunuri si, ca atare, in contextul aplicarii art. 6 lit. e, care presupune ca marca sa fie notorie, analiza posibilitatii incidentei ipotezei a II-a din art. 6 lit. e urmeaza a fi facuta doar prin raportare la sapunuri. Recurenta nu produce prezervative, iar pana la acest moment nu a realizat produse cu o compozitie identica sau similara cu compozitia prezervativelor. Ca atare, prezervativele, indiferent de marca sub care sunt comercializate, nu fac concurenta produselor fabricate de recurenta in general si, prin urmare, nici produselor fabricate de recurenta sub marca.
Nu ar putea fi retinut nici prejudiciul rezultat din dilutia marcii invocat de recurenta, intrucat intrarea pe piata a prezervativelor sub o marca similara nu poate determina scaderea caracterului distinctiv al marcii pe piata sapunurilor, piata pe care aceasta marca a fost folosita de recurenta.
Recurenta a mai invocat prejudiciul rezultat din diminuarea reputatiei marcii sale, insa nu a explicat si nici nu a dovedit in ce fel reputatia marcii sale s-ar putea produce prin comercializarea de prezervative sub marca.
Ca atare, se constata ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile prevazute de regula nr. 15 alin. 4 lit. b din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, astfel ca nu sunt intrunite conditiile art. 6 lit. e din legea mentionata.
In ce priveste criticile formulate din perspectiva aplicarii dispozitiilor art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998, acestea nu pot fi formulate in recurs, intrucat nu au format obiectul criticilor in apel, aspecte retinute la analiza motivului de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 6.proc.civ.
Dar, chiar trecand peste acest impediment de ordin procedural, criticile formulate din aceasta perspectiva nu sunt intemeiate.
Astfel, doar una din conditiile prevazute de art.6 lit. c este intrunita in cauza, insa pentru a exista un impediment la inregistrare intemeiat pe dispozitiile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998 conditiile prevazute de articolul mentionat trebuie indeplinite cumulativ.
Astfel, conditia indeplinita este aceea ca cele doua marci in conflict sunt similare.
Insa, produsele la care cele doua marci se aplica sunt diferite si nu exista risc de confuzie sau asociere.
In ceea ce priveste produsele, marca recurentei este protejata pentru produse din clasa 3 - sapunuri si clasa 5 - produse farmaceutice si de igiena. Marca intimatei se solicita a fi inregistrata pentru produse din clasa 10 - prezervative. Este evident ca marcile urmeaza a se aplica unor produse care nu sunt indentice. Recurenta sustine insa ca produsele ar fi totusi similare.Aceasta sustinere nu poate fi insa primita intrucat nu se poate retine un raport de complementaritate intre sapunuri, produse farmaceutice si de igiena, pe de o parte, si prezervative, pe de alta parte.
Astfel, plecand de la definitia notiunii de farmaceutic- farmaceutica ("propriu farmaciei, referitor la farmacie", "stiinta care studiaza compozitia, prepararea si folosirea medicamentelor"), este evident ca prezervativele nu pot fi considerate similare produselor farmaceutice, intrucat nu se prepara in farmacie, nu pot fi asimilate cu medicamentele si, chiar daca se comercializeaza si in farmacii, nu sunt intr-o atat de stransa legatura cu farmaciile incat sa poata fi considerate produse farmaceutice. Astfel, din punct de vedere al comercializarii si in cadrul farmaciilor, prezervativele au acelasi regim cu lacul de unghii sau cu guma de mestecat ce se comercializeaza, de asemenea, in farmacii, in sensul ca locul de comercializare nu determina in nici un caz posiblitatea asimilarii respectivului produs cu un produs propriu domeniului farmaceutic.
De asemenea, prezervativele nu pot fi asimilate cu produsele de igiena, intrucat in categoria produse de igiena intra acele produse care sunt destinate asigurarii igienei, respectiv sunt destinate curatirii proprii sau a mediului inconjurator. Or, prezervativele nu au aceasta destinatie, ele neavand o functie de curatire. Este adevarat ca in notiunea de igiena lato sensu poate fi inclusa orice regula sau masura destinata pastrarii sanatatii, insa in categoria produselor de igiena nu pot fi incluse toate produsele care in mod indirect ar contribui la pastrarea sanatatii, intrucat o astfel de abordare ar putea conduce la concluzia ca aproape toate produsele sau serviciile din clasificarea de la contribuie in mod direct sau indirect la pastrarea sanatatii (ex. produsele de imbracaminte, produsele de incaltaminte, echipamentele sportive, apa imbuteliata, produsele destinate izolarii termice a constructiilor, utilajele si ustensilele de preparare a hranei, etc.).
De altfel pentru produsele din clasa 5 pentru care recurenta este titulara de marca nu se poate analiza in concret similitudinea si din perspectiva riscului de confuzie sau asociere, intrucat recurenta nu a comercializat produse din clasa 5 sub marca, iar din punct de vedere au unui risc teoretic este greu de conceput produsul farmaceutic sau de igiena care, comercializat sub marca, sa determine in randul consumatorilor confuzia intre acest produs farmaceutic sau de igiena si prezervativele comercializate sub marca sau sa ii determine pe consumatori sa asocieze prezervativele cu producatorul -.
In plus, in clasa 5 exista o serie de produse care sunt complementare produsului din clasa 10 - prezervative, intrucat raspund in parte acelorasi scopuri ca si prezervativele. Aceste produse din clasa 5 sunt "preparatele si substantele anticonceptionale", "creme, lichide si geluri spermicide". Ca atare, chiar daca aceste produse au compozitii diferite si se obtin prin folosirea unor tehnologii diferite, pentru aceste produse s-ar fi putut retine un risc de asociere prin folosirea unei marci similare, datorita destinatiei comune a produselor care ar fi indreptatit consumatorul sa perceapa produsele ca fiind ale unui aceluiasi producator specializat in fabricarea unor produse cu scop anticonceptional. Insa, recurenta nu este titulara unei marci inregistrata pentru aceste produse din clasa 5, ci doar pentru "produse farmaceutice si igienice" si, in plus, nu a comercializat sub marca nici un produs care sa poata fi incadrat in aceasta categorie - produs farmaceutic si igienic" - si care, prin raportare la destinatia respectivului produs sa se poata sustine ca acesta indeplineste o functie indentica cu vreuna din cele doua functii principale ale prezervativelor - functia de impiedicare a transmiterii bolilor cu transmitere sexuala si functia anticonceptionala.
In ce priveste sapunurile, acestea nu pot fi considerate ca fiind produse similare cu prezervativele intrucat tehnologia de fabricatie, compozitia, destinatia, scopul si modul de folosire sunt total diferite.
Ca atare, nu se poate pune nici problema unui risc de confuzie intre cele doua tipuri de produse, chiar daca acestea ar fi comercializate sub marcile in conflict in prezenta cauza, intrucat este evident ca orice cumparator face distinctia intre un sapun si un prezervativ, fiind imposibil ca un cumparator care doreste sa cumpere un sapun sa cumpere, datorita confuziei, un prezervativ.
De asemenea, in cazul sapunurilor riscul de asociere este exclus intrucat nu exista nici un temei pentru care un cumparator sa considere ca recurenta, care pana in prezent a comercializat sub marca doar sapunuri, si-ar fi extins gama de produse la prezervative, avand in vedere diferentele de compozitie, consistenta si tehnologie de fabricatie. Astfel, pentru orice consumator sunt evidente aceste diferente, asa incat nu ar exista nici un motiv pentru care vreun consumator sa creada ca producatorul de sapun sa fi inceput producerea si comercializarea de prezervative, intrucat in acest caz nu este vorba de extinderea gamei de produse sau de realizarea unui produs din aceeasi familie cu produsele comercializate anterior, ci este vorba de un produs cu totul diferit, care necesita materii prime diferite si tehnologii de fabricatie total diferite de tehnologiile specifice sapunurilor. Mai mult, recurenta comercializeaza, sub alte marci, si alte tipuri de produse decat sapunuri, respectiv produse de igiena de tip sampon, pasta de dinti, etc. insa nici unul dintre aceste produse nu presupune materii prime si tehnologii de fabricatie asemanatoare celor specifice prezervativelor, astfel ca si din acest punct de vedere consumatorul nu ar avea nici un temei sa considere ca prezervativele ar fi produse de - - producatorul sapunurilor.
In consecinta, fata de cele retinute in analiza motivelor de recurs invocate, se impunea respingerea recursului ca nefondat.
Judecator
Președinte:Carmen Georgeta NegrilăJudecători:Carmen Georgeta Negrilă, Georgeta Stegaru, Melania
