Refuz soluționare cerere institutii publice. Decizia 448/2009. Curtea de Apel Bucuresti
| Comentarii |
|
DOSAR NR. 47172//3/2008
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
DECIZIA CIVILĂ NR.448
Ședința publică din data de: 29.10.2009
Curtea constituită din:
PREȘEDINTE: Georgeta Stegaru
JUDECĂTOR 2: Elena Viviane Tiu
JUDECĂTOR 3: Ileana
GREFIER -
Pe rol se află soluționarea cererii de recurs formulată de către recurenta apelantă SC SRL prin mandatar SC 3 AGENȚIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ SRL împotriva deciziei civile nr.167/05.02.2009 pronunțată de Tribunalul București - Secția a Va Civilă în contradictoriu cu intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la 22.10.2009 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta; Curtea - pentru a da posibilitate părților să depună la dosar concluzii scrise - a amânat pronunțarea la 29.10.2009, când în aceeași compunere a dat următoarea decizie:
CURTEA
Asupra recursului civil de față:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul București Secția a IX-a, sub nr-, apelanta SC SRL a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci, desființarea hotărârii nr. 81/27.05.2008 și a deciziei nr. -/29.08.2007, emisă de Comisia de Mărci din cadrul OSIM, să se dispună înregistrarea mărcii individuale verbale,100 de personalități" pentru clasele solicitate: 09, 16, 35, 38,41.
În motivarea apelului a arătat apelanta că a depus la OSIM cererea de înregistrare a mărcii individuale verbale,100 de personalități", pentru produsele și serviciile din clasele anterior menționate, la 21.08.2006 constatându-se îndeplinite condițiile minime de constituire a depozitului național reglementar. Astfel s-a emis decizia nr. - de admitere a cererii și înscrierea mărcii în registrul mărcilor sub nr. M 2006 07210, decizie transmisă cu adresa nr. -/21.08.2006.
Apelanta a susținut că, prin cererea înregistrată la OSIM la 23.08.2006, a solicitat efectuarea unei cercetări documentare pentru denumirea,100 de personalități", primind rezultatul cercetării la 12.10.2006 și, văzând că această denumire nu este protejată, a transmis intimatului ordinul de plată, pentru achitarea taxelor de examinare.
Prin adresa nr. -/14.05.2007, OSIM i-a transmis avizul de refuz provizoriu nr. -, în care menționează că denumirea nu poate fi înregistrată ca marcă, avizul fiind motivat pe prevederile art. 5 alin. 1 lit. d din Legea nr. 84/1998. Ulterior i-a fost comunicată decizia de respingere nr. -, împotriva căreia a formulat contestație la 22.11.2007.
Prin hotărârea nr. 81/27.05.2008, Comisia de Mărci a respins contestația astfel formulată.
A susținut apelanta că din cercetarea documentară se observă că există mărci cu același caracter ca și marca sa și care au fost protejate, astfel că și denumirea solicitată de apelantă putea fi înregistrată ca marcă. În prezent. denumirea menționată este o marcă activă, a fost deja editat un catalog în care sunt prezentate 100 de personalități locale botoșănene, fiind în lucru o colecție de 100 de personalități naționale și una de 100 de personalități internaționale. S-a făcut publicitate cu această denumire, urmând a fi creat un site, și anual se organizează o manifestare cultural-artistică.
Apelanta a susținut că hotărârea apelată este netemeinică deoarece intimatul nu a ținut cont că apelanta folosește această denumire.
În drept, au fost invocate prevederile art. 5 al. 2, art. 46, 47 din Legea nr. 84/1998.
Intimatul a formulat întâmpinare, solicitând declinarea competenței în favoarea unei secții civile a tribunalului, față de dispozițiile art. 81 din Legea nr. 84/1998 și de dispozițiile Legii nr. 303/2004.
Prin încheierea din 17.11.2008, Secția a IX-a a Tribunalului Bucureștia admis excepția necompetenței funcționale și a trimis cauza spre competentă soluționare secției civile a tribunalului, pe rolul secției a V-a civilă cauza fiind înregistrată în dosar nr-
Prin decizia civilă nr. 167/A/05.02.2009, a fost respins apelul astfel formulat, ca nefondat.
Pentru a dispune astfel, instanța a reținut în esență că:
Prin Decizia nr. -/29.08.2007, intimatul OSIM a respins cererea de înregistrare a mărcii individuale, verbale,100 DE ", cerere formulată de societatea apelantă. În motivarea acestei decizii, intimatul a reținut existența avizului provizoriu de respingere nr. -/14.05.2007 și faptul că sunt incidente prevăzut. art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998.
Comisia de Mărci, prin Hotărârea nr. 81/27.05.2008, a respins contestația formulată de către apelantă împotriva menționatei Decizii. Pentru a hotărî astfel, Comisia a reținut că sunt incidente prev. art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998 și că marca solicitată a fi înregistrată este o marcă verbală, simplă, alcătuită din trei elemente verbale - 100 de personalități - neavând nici un element care să îi confere distinctivitate. Comisia a mai reținut că, din căutările efectuate pe, și alți competitori folosesc această expresie, ceea ce demonstrează că denumirea solicitată este una lipsită de distinctivitate, nefiind în măsură să deosebească produsele/serviciile unei întreprinderi de cele ale altora.
Cu privire la susținerea contestatoarei, în sensul că există înregistrată o marcă,100 de personalități care au schimbat destinul lumii", nr. -, clasele 09, 16, 35, 41, având ca titular pe DE, Comisia a constatat că această marcă este combinată, cu element figurativ și a fost înregistrată conform Regulii 17.4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 pentru elementele verbale "100 de personalități".
Motivele invocate prin apelul pendinte constau în principal în aceea că, potrivit cercetării documentare efectuate, există și alte mărci cu același caracter și care au fost protejate, context în care s-ar impune și înregistrarea mărcii solicitate de apelantă. În al doilea rând, apelanta a invocat existența unui catalog editat de ea, care prezintă 100 de personalități botoșănene, fiind în lucru un alt asemenea catalog, astfel că marca solicitată la înregistrare este considerată de apelantă ca una activă. Apelanta a subliniază faptul că și-a făcut publicitate și reclamă cu această denumire, urmând să realizeze și un site, ca și o manifestare cultural - artistică sub această denumire.
Cu privire la existența și a altor mărci cu același caracter, a apreciat instanța de apel că un atare motiv nu este de natură a atrage schimbarea hotărârii intimatului câtă vreme hotărârea acestuia s-a întemeiat pe incidența în cauză a dispozițiilor art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998. Chiar dacă apelanta a invocat în fața Comisiei și această apărare, ea a fost analizată, fiind temeinic înlăturată, cu motivarea că o altă marcă purtând o denumire asemănătoare poartă un element distinctiv și a fost înregistrată potrivit Regulii 17.4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.
A mai reținut instanța că nici motivul referitor la folosirea efectivă a denumirii nu poate atrage schimbarea hotărârii Comisiei de Mărci, societatea apelantă nefăcând dovada îndeplinirii cerințelor art. 5 al. 2 din lege, normă potrivit căreia "dispozițiile alin. 1 lit.. d nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv". Deși apelanta a tăcut trimitere la un catalog editat, nu a administrat nici o probă în susținerea apelului, neprezentându-se la dezbateri la nici un termen de judecată.
Potrivit art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998 "mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora".
A conchis instanța de apel că OSIM a făcut o corectă aplicare a textului de lege menționat, astfel că apelul, prin prisma motivelor invocate în memoriul de apel, este nefondat.
Cu privire la susținerea apelantei potrivit căreia s-ar fi făcut o greșită aplicare, de către intimat, a art. 47 din lege, s-a constatat că această susținere este neîntemeiată nu numai pentru aceea că intimatul nu a tăcut trimitere la această prevedere legală, dar și pentru aceea că art. 47 se referă la dovada folosirii mărcii în legătură cu acțiunea în decăderea din drepturile conferite de marcă, reglementată de art. 45 din aceeași lege.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs apelanta.
În motivarea recursului se susține în esență că:
Instanța de apel ar fi trebuit să constate, ținând seama de datele concrete ale pricinii, că:
1. Decizia OSIM nr. - din 29.08.2007 și Hotărârea OSIM nr. 81 din 27.05.2008 nu sunt temeinice deoarece ambele fac trimitere afirmativă la prevederile art. 5 lit. d, neaducând probe palpabile de natură să elimine interpretările.
Faptul că denumirea de 100 DE a fost și este folosită de recurentă de mult timp, astfel neluându-se în seamă prevederile art. 47 din Legea nr. 84/1998, "Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia, și poate fi făcută prin orice mijloc de probă".
Recurenta a făcut dovada folosirii efective conform art. 47 și art. 46. lit. c din Legea nr. 84/1998.
2. Nu a luat în seamă invocarea de către recurentă a prevederilor art. 5, alin 2 din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice potrivit cărora "dispozițiile alin. 1 lit. b), c) și d) nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv".
3. Nu a ținut cont de faptul că, așa cum a arătat recurenta-apelantă, marca este activă, ea folosindu-se atât înainte de depunerea la OSIM cât și după depunerea la OSIM și respectiv la această dată, ceea ce arată că marca - parte integrantă a oricărei strategii comerciale - este un semn distinctiv care permite unui fabricant sau unui comerciant, în raporturile sale cu clientela, să-și identifice produsele sau serviciile în raport de cele ale concurenților săi.
Creșterea rolului publicității în activitatea de marketing, în scopul atingerii și păstrării clientelei, a determinat ca noțiunea de distinctivitate, condiție esențială a registrabilității mărcii, să fie nuanțată.
Astfel, aplicarea dispozițiilor alin. (1), lit. b, din Legea 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, potrivit cărora mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate, este înlăturată dacă înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit caracter distinctiv (art. 5, alin 2 din Legea 84/1998.
Această dispoziție semnifică - în susținerea recurentei - că, urmare a folosirii mărcii, în speța de față 100 DE, aceasta a dobândit caracter distinctiv în sensul ca publicul să fie capabil să distingă produsul în baza sa, ca provenind de la o anume societate comercială. Rezultă astfel că pentru o fracțiune importantă din publicul vizat, marca 100 DE - a devenit capabilă să indice proveniența bunului ca fiind de la societatea.
Având în vedere că marca a fost folosită și anterior depunerii cererii la OSIM, înlăturarea deplină a dovezilor privind consecințele campaniei de promovare a societății prin produs, înseamnă înfrângerea unei cerințe determinante a comerțului, concurența loială în sensul ca de efortul financiar, de concepție, să profite doar comerciantul investitor în marketing și nu ceilalți comercianți pe piața acelorași produse.
Așadar, caracterul distinctiv al mărcii, deși existent la momentul depozitului doar în fază germinală, a fost dobândit ulterior prin folosirea sa intensivă
4. Nu a ținut cont de faptul că marca "100 DE - care au schimbat destinul lumii" nr. - protejată de OSIM pe clasele 09,16,35 și 41, având ca titular pe DE este o marcă depusă ulterior datei la care a fost depusă marca recurentei, și anume: Marca 100 DE a fost depusă la data de 27.06.2006 iar marca 100 DE - care au schimbat destinul lumii nr. -, având ca titular pe DE a fost depusă la data de 19.02.2007, când recurenta deja editase și promovase această marcă pe piață.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 299 - 328 din Codul d e procedură Civilă, precum și Legea 84/1998 - Lege privind mărcile și indicațiile geografice.
În privința probelor, a arătat recurenta că își rezervă dreptul de a chema martori și a depune înscrisuri, precum și alte probe a căror necesitate va reieși din dezbateri.
Anexat cererii de recurs, a fost depus un înscris, respectiv extras din registrul on-line al mărcilor înregistrate la OSIM cu referire la marca individuală combinată "100 DE care au schimbat destinul lumii" având ca titular DE.
Prin ședința publică din data de 22.10.2009, OSIM a invocat excepția nulității recursului, susținând în esență că, prin motivele de recurs expuse de către recurentă, se reiau argumentele susținute în fața instanței de apel, fără a se face vreo referire la motivele reglementate prin art. 304.pr.civ.
Analizând cu precădere excepția astfel formulată, conform exigențelor art. 137 alin. 1.pr.civ. Curtea constată caracterul ei nefondat.
Considerentele avute în vedere sunt următoarele:
Dincolo de expunerea făcută în prima parte a cererii de recurs cu privire la situația litigiului, recurenta a formulat și motive de recurs prin care susține greșita aplicare a unor prevederi legale (respectiv art. 5 alin. 2, art. 46 și 47 din Legea 84/1998, a celor care privesc sarcina probei în proces). Aceste critici sunt susceptibile de încadrare în rigorile art. 304 pct. 9.pr.civ. chiar dacă recurenta nu a făcut o referire expresă la vreunul dintre motivele de recurs din conținutul acestei norme.
În aceste condiții, potrivit cu prevederile art. 306 alin. 3.pr.civ. nu poate opera sancțiunea nulității recursului, instanța urmând a-l analiza potrivit încadrării care se impune din dezvoltarea criticilor concret aduse deciziei atacate.
Analizând recursul în raport de actele și lucrările dosarului, de criticile formulate și de limitele impuse de art. 304.pr.civ. Curtea constată caracterul nefondat al acestuia.
Considerentele avute în vedere sunt următoarele:
Recurenta reproșează instanței de apel că nu ar fi reținut netemeinicia hotărârii apelate (și implicit a Deciziei OSIM nr. -/29.08.2007) pentru considerentul că acestea "fac trimitere afirmativă la prevederile art. 5 lit. d neaducând probe palpabile de natură să elimine interpretările".
O asemenea critică adusă deciziei apelate este formulată cu neobservarea exigențelor art. 1169.civ. normă în raport de care recurentei-apelante îi revenea sarcina probei în susținerea apelului pe care l-a promovat.
Procedura de înregistrare a unei mărci este una care cunoaște o regelementare specială, și se declanșează printr-o cerere depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, această instituție având, potrivit cu prevederile art. 19-22 din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, obligația ca la examinarea în fond a cererii de înregistrare să verifice și să decidă dacă există vreunul dintre motivele de refuz enumerate la art. 5 și 6 din același act normativ.
În acord cu această obligație legală, intimatul a examinat cererea recurentei, reținând existența unui motiv de refuz constând în aceea că marca solicitată la înregistrare - cu denumirea "100 de personalități" - este una descriptivă și lipsită de caracter distinctiv, fiindu-i aplicabile prevederile art. 5 lit. d din Legea 84/1998.
Având în vedere poziția conferită de lege OSIM-ului în această procedură specială, susținerea recurentei potrivit cu care considerentele hotărârii ar constitui simple "trimiteri afirmative" este consecința ignorării valorii juridice - de act administrativ jurisdicțional supus controlului judecătoresc - a acestei hotărâri.
Prin raportare la atribuțiile ce revin din perspectiva reglementărilor speciale menționate OSIM-ului (prin comisiile care funcționează în structura acestuia) o eventuală constatare a instanței de apel în sensul necesității depunerii de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci unor "probe palpabile" relative la caracterul descriptiv al semnului spre a susține expunerea de motive din actul de dispoziție apelat (Hotărârea ) ar fi constituit o încălcare nejustificată a normelor juridice menționate, norme ce au un caracter imperativ și sunt, în consecință, obligatorii.
Instanța de apel, corespunzător prevederilor art. 81 din Legea 84/1998 raportat la art. 295 și 129 alin. ultim pr.civ. avea a analiza temeinicia și legalitatea hotărârii din cadrul OSIM, apelanta fiind cea căreia îi icumba obligația de a susține (inclusiv prin posibilitatea administrării unor probe noi) criticile aduse hotărârii atacate.
Simpla afirmație a recurentei, formulată pa parcursul procedurii pendinte, în sensul că marca solicitată la înregistrare ar fi dobândit caracter distinctiv prin utilizare nu era de natură a înlătura incidența prevederilor art. 5 lit. d din Legea 84/1998, prin efectul celui de-al doilea alineat al art. 5 în condițiile în care s-a reținut că nu s-a probat utilizarea susținută.
Potrivit cu exigențele art. 1169.civ. "cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să o dovedească".
Astfel, recurenta era cea care trebuia să facă dovada distinctivității dobândite prin utilizare.
Prin art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998 se stabilește că "dispozițiile art. 1 lit. d) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv".
Din economia normei enunțate reiese fără echivoc împrejurarea că înlăturarea motivului de refuz reglementat prin art. 5 lit. d) operează numai în condițiile în care marca adobândit un caracter distinctiv prin utilizare, deci a devenit cunoscută consumatorilor cărora li se adresează produsele/serviciile pentru care marca se solicită a fi înregistrată prin folosirea ei și servește acestor consumatori spre a deosebi produsele/serviciile solicitantului de cele aparținând altor persoane.
Deci, utilizarea la care face referire norma menționată constituie mijlocul prin care semnul dobândește caracterul distinctiv a produce o asemenea consecință, această finalitate nefiind atinsă printr-o utilizare izolată (cum ar fi aceea a tipăririi unui album).
art. 46-47 din Legea 84/1998 nu sunt unele care să își găsească aplicarea în procedura derulată în vederea înregistrării ca marcă a unui semn ( procedură anterioară dobândirii protecției legale recunoscută mărcii), cum judicios a reținut instanța de apel, ele fiind proprii proceduri anulării unei mărci ce se bucură de protecție, pentru nefolosirea ei efectivă în cursul unei perioade de 5 ani ulterior înregistrării.
Curtea constată că recurenta, evocând prevederile alin. 1 lit. b) și alin. 2 ale art. 5 din Legea 84/1998, ajunge la concluzia eronată că "această dispoziție semnifică împrejurarea că, urmare a folosirii mărcii, în speța de față 100 de personalități - aceasta a dobândit un caracter distinctiv în sensul ca publicul să fie capabil să distingă produsul în baza sa, ca provenind de la o societate comercială. Rezultă astfel că pentru o fracțiune importantă din publicul vizat, marca 100 personalități - a devenit capabilă să indice proveniența bunului ca fiind de la societatea ".
Dispozițiile legale invocate nu sunt unele care, prin conținutul lor, să instituie o prezumție legală în sensul că orice nivel și mod de utilizare a unui semn este de natură a conferi acestuia un caracter distinctiv, ci dimpotrivă pune în corelație necesară utilizarea semnului cu dobândirea unui caracter distinctiv, deci impune deopotrivă probarea utilizării care să fi avut în mod efectiv ca rezultat cunoașterea semnului de către publicul căruia se adresează produsele sau serviciile ce ar urma să fie marcate cu respectivul semn.
Nu a făcut obiectului judecății în faza apelului raporturile comerciale eventuale ale recurentei cu alți comercianți, în legătură cu utilizarea semnului "100 de personalități", așa încât criticile prin care aceasta face referire la regulile concurenței loiale ce ar opera în aceste raporturi nu sunt apte a constitui suport al unei analize de (ne) legalitate a deciziei recurate, corespunzător limitelor impuse prin partea introductivă a art. 304.pr.civ.
Fără temei se impută instanței de apel faptul că nu ar fi ținut seama de marca înregistrată nr. - cu denumirea "100 de personalități -oameni care au schimbat destinul lumii", aparținând titularului De. în condițiile în care instanța nu era investită - în condițiile art. 295 alin. 1 raportat la art. 129 alin. ultim pr.civ. - să verifice temeinicia și legalitatea Hotărârii din cadrul OSIM. Limitele devoluțiunii în calea de atac a apelului sunt determinate de criticile concret formulate de partea care promovează această cale de atac, judecata în fața instanței de apel neputând să se extindă la elemente ale speței care nu au fost criticate de apelant.
În speță, instanța de apel a soluționat apelul cu respectarea acestor limite legale.
Având în vedere considerentele expuse și dispozițiile legale menționate, Curtea constată caracterul nefondat al criticilor aduse de către recurentă deciziei atacate, urmând a dispune, în conformitate cu prevederile art. 312 alin. 1.pr.civ. respingerea recursului astfel susținut.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge excepția nulității recursului, ca neîntemeiată.
Respinge recursul formulat de către recurenta apelantă SC SRL prin mandatar SC 3 AGENȚIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ SRL împotriva deciziei civile nr. 167/05.02.2009 pronunțată de Tribunalul București - Secția a V-a Civilă în contradictoriu cu intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, ca nefondat.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 29.10.2009.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR - - - - - -
-
GREFIER
Red.GS
.red.
2 ex./11.11.2009
Jud Apel Secția a V-a Civilă
,
Președinte:Georgeta StegaruJudecători:Georgeta Stegaru, Elena Viviane Tiu, Ileana
