Conflict între marcă şi nume comercial
| Comentarii |
|
Utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial similar cu o marcă aparţinând altuia (V.S.-V.) poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianţi, susceptibilă de a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.
Secţia civilă, Decizia nr. 231 din 8 septembrie 2010
Prin cererea formulată, reclamanta SC V. SRL, a chemat în judecată pârâta SC V.S. SRL, pentru ca pe cale de hotărâre judecătorească să se constate că denumirea de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al SC V. SRL, să se interzică utilizarea mărcii V. ca nume comercial și să fie obligată pârâta să modifice denumirea. în motivarea acțiunii reclamanta a arătat că denumirea sa este înregistrată la Registrul Comerțului, iar marca „V.” este înregistrată la OSIM. Cum prin înregistrarea mărcii a dobândit exclusivitate, pârâta încalcă dreptul său la marcă și trebuie să i se interzică utilizarea având în vedere dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998. Totodată prin înregistrarea denumirii de „V.S.” pârâta a încălcat dispozițiile art. 8 din Legea nr. 148/2000, care interzice publicitatea de a crea confuzie pe piață. Cum pârâta are în obiectul de activitate codurile CAEN pentru care a înregistrat marca, a solicitat obligarea pârâtei la schimbarea denumirii.
Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. A arătat că reclamanta face confuzie între marcă și firmă, care deși fac parte din sfera drepturilor de proprietate industrială au funcții și natură juridică diferită. Faptul că are în denumire cuvântul „V.” nu înseamnă că folosește în activitatea comercială un semn ce este perceput de consumatori ca o marcă. Denumirea pe care pârâta o folosește în operațiunile și actele sale nu are rolul unei mărci, iar numele comercial este protejat potrivit art. 8 din Convenția de la Paris, pentru protecția proprietății industriale, indiferent dacă face parte dintr-o marcă sau nu. Nu sunt aplicabile nici dispozițiile art. 8 din Legea nr. 148/2000, pentru că pârâta nu a făcut niciun act de publicitate de natură a afecta în vreun fel pârâta.
Prin sentința comercială pronunțată de Tribunalul V., Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
Sentința a fost menținută de Curtea de Apel Galați prin respingerea ca nefondat a apelului declarat de reclamanta SC V. SRL.
înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială, a admis recursul declarat de reclamantă și, casându-se atât decizia Curții de Apel Galați, cât și sentința comercială a Tribunalului V., Secția comercială, a fost trimisă cauza spre rejudecare Tribunalului V., Secția civilă. Pentru a decide astfel, Instanța Supremă a stabilit, din oficiu, că natura juridică a litigiului este civilă, nu comercială, pentru că acțiunea, având ca obiect încălcarea dreptului la marcă, este fundamentată pe dispozițiile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și vizează materia proprietății industriale, care conform art. 2 alin. (1) lit. e) C.proc.civ. este de competența instanței civile. în consecință, înalta Curte a admis excepția necompetenței materiale a instanței comerciale pusă în discuție din oficiu.
în rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului V., Secția civilă.
Tribunalul V., Secția civilă a respins ca neîntemeiată acțiunea.
Pentru a decide astfel, instanța a reținut următoarele:
SC V. SRL: Reclamanta și-a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, începând cu data de 18.12.2003, marca ce constă în imaginea în ocru și verde a unei jumătăți de sticlă răsturnată sub care este înscrisă denumirea de V., împrejurare atestată de certificatul de înregistrare a mărcii acordat în baza Legii nr. 84/1998. Marca a fost înregistrată pentru activitățile de comercializare, ambalare, depozitare și transport al băuturilor alcoolice.
SC V.S. SRL Focșani: Pârâta s-a înregistrat cu această denumire la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul V. la data de 10.03.2006, având ca activitate principală comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor, astfel cum rezultă din certificatul de înregistrare. Obiectul secundar de activitate al societății include și activități similare claselor pe care reclamanta și-a înregistrat marca, astfel cum rezultă din adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului. Pârâta a precizat însă că activitatea sa se bazează pe importul de utilaje și tehnologie oenologică din spațiul Uniunii europene, pe care le comercializează în cele două incinte și că nu produce utilaje sub sigla proprie, nu folosește etichetă proprie, cu însemnele firmei, vânzarea realizându-se sub denumirea tehnică a produsului importat, în ambalajele originale, cu însemnele specifice fiecărui producător, utilizându-se documentele de însoțire a mărfii. Pârâta a mai precizat că denumirea sa este utilizată exclusiv pe documentele financiar-contabile emise de societate, iar reclamanta nici nu a susținut și nici nu a dovedit contrariul.
Temeiul juridic invocat de petentă este în principal art. 36 din Legea nr. 84/1998 potrivit căruia: înregistrarea mărcii conferă titularului sau un drept exclusiv asupra mărcii. Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului: a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată; b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul; c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.
în aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
De asemenea, s-a invocat art. 8 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, care însă a fost abrogat de art. 23 Cap. IV din Legea nr. 158/2008.
Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, ratificată de România prin decretul nr. 1177/1968, în art. 1 alin. (2) care stabilește că „Protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale”, iar conform art. 8 „Numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică de comerț”.
Noțiunea de semn. Instanța trebuie să stabilească dacă noțiunea de semn la care se referă alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 84/1998 poate avea înțelesul de denumire sub care pârâtul comerciant își exercită comerțul și sub care semnează, pentru a putea verifica susținerea reclamantei că această denumire de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei. Chiar din cuprinsul art. 3 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice rezultă că și denumirea comercială poate avea înțelesul de semn. Astfel, potrivit acestui text de lege, în înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului sau combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.
Așadar, legea exemplifică în ce poate consta un semn distinctiv, care, între altele, poate fi reprezentat de un cuvânt. Or, denumirea comercială, respectiv firma în înțelesul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 cuprinde cuvinte, astfel cum rezultă din 39 din lege care interzice folosirea unor anumite cuvinte.
întrunirea condițiilor prevăzute de alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 84/1998: în cuprinsul acestui text de lege sunt stabilite trei ipoteze diferite în care un semn poate încălca dreptul la marcă al titularului.
a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată
în această ipoteză, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile:
- semnul să fie identic cu marca, în cazul nostru cuvântul din denumirea comerciantului să fie identic cu marca. Or, pe de o parte, marca reclamantei, pe lângă cuvântul V., mai cuprinde și alt semn reprezentat grafic și colorat deosebit, iar pe de altă parte denumirea pârâtei, pe lângă cuvântul V., mai cuprinde și specificația S., în concordanță cu dispozițiile art. 38 din Legea nr. 26/1990 potrivit căruia orice firma nouă trebuie să se deosebească de cele existente; iar când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod.
Așadar, denumirea pârâtei nu este identică cu marca.
- produsele sau serviciile oferite de cei doi comercianți să fie identice. Or, am stabilit anterior că cele două societăți nu comercializează produse identice și nu oferă servicii identice, iar reclamanta nici nu a invocat acest lucru, împrejurare pe care o confirmă în cererea de apel îndreptată împotriva primei sentințe.
Nefiind îndeplinită niciuna dintre condiții, această ipoteză nu se verifică.
b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul
Față de prima ipoteză, aceasta lasă posibilitatea ca între semn și marcă sau între produse sau servicii să existe doar o asemănare, nu numai identitate, adăugând însă condiția ca această asemănare să producă în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Or, dacă asemănarea denumirii pârâtei cu marca reclamantei nu poate fi contestată, având în vedere faptul că un element component al fiecăreia dintre acestea, cuvântul V., este identic, iar asemănarea dintre produsele și serviciile ce fac obiectul comerțului fiecăreia dintre părți ar putea acceptată, având în vedere că toate au legătură cu alcoolul, respectiv vinul, riscul de confuzie sau de asociere dintre denumire și marcă nu a fost considerat de instanță evident, cu motivarea că atât denumirea comercială, cât și marca cuprind și alte elemente cu caracter distinctiv.
în concluzie a reținut că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b).
Curtea de Apel Galați a admis apelul, a schimbat în tot sentința, în sensul că a admis acțiunea și a constatat că numele comercial al pârâtei SC C.S. SRL încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei SC V. SRL. A fost obligată pârâta să înceteze folosirea denumirii ca nume comercial în activitatea economică.
Principiile de drept stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție în aprecierea conflictului dintre marcă și nume comercial sunt aplicabile în speță, scopul art. 5 alin. (1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 (devenit art. 36 în urma numerotării din 2010), fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.
în toate situațiile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terț se aplică regulile din art. 36 indiferent dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.
în situația în care semnul este un nume comercial, sunt avute în vedere prevederile art. 6 din Directivă (corespunzător art. 39 din legea română), care impun o condiție suplimentară: verificarea folosirii de către terț conform bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.
După cum rezultă din jurisprudența constantă a Curții, titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE, numai dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiții:
1. utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului;
2. utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii;
3. utilizarea să aibă loc pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca;
4. utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care este de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor, ca urmare a unui risc de confuzie în percepția publicului (cauzele C-17/2006 Celine, C-48/2005 Adam Opel, C-120/2004 Medion).
Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie în sensul acestei dispoziții riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic (Cauza C-342/1997, Lloy Schuhfabrik Mayer). Astfel utilizarea unui sistem identic sau similar cu marca, ce generează un risc de confuzie în percepția publicului, aduce atingere sau poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii.
în speță, toate aceste condiții sunt îndeplinite.
1. Astfel, nu s-a contestat că pârâta își folosește numele comercial, în activitatea comercială. De altfel e evident că toate înscrisurile utilizate în activitatea comercială (de exemplu, facturi, chitanțe), precum și materiale publicitare conțin denumirea societății;
2. De asemenea, pârâta nu a afirmat că ar fi existat consimțământul titularului mărfii pentru utilizare
3. E îndeplinită și cea de a treia condiție și anume: utilizarea să aibă loc pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca.
în speță, reclamanta și-a înregistrat marca (ce constă în imaginea în ocru și verde a unei jumătăți de sticlă răsturnată pe care e înscrisă denumirea V.) pentru activități de comerciale, ambalare, depozitare și transport al băuturilor alcoolice.
E adevărat că pârâta, al cărei nume comercial este SC V.S. SRL are ca domeniul principal de activitate comerț cu produse destinate industriei viei și vinului, importând și comercializând utilaje și tehnologiei oenologică din spațiul UE.
Dar, așa cum rezultă din relațiile furnizate de ONRC în obiectul secundar de activitate sunt incluse activități similare celor pentru care reclamanta și-a înregistrat marca (comerț cu ridicata și cu amănuntul a băuturilor alcoolice).
4. Este îndeplinită și cea de-a patra condiție privind atingerea adusă funcției esențiale a mărcii, ca urmare a unui risc de confuzie în percepția publicului câtă vreme elementele dominante ale mărcii și semnului sunt identice (V.), existența riscului de confuzie neputând fi pusă la îndoială.
Adăugarea apelativului „service” nu este de natură să înlăture riscul de confuzie prin asocierea denumirii cu marca, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu are nicio legătură cu activitatea principală desfășurată de pârâtă.
în concluzie, instanța reține că folosirea numelui comercial de către pârâtă în relațiile cu clienții și partenerii de afaceri (chiar dacă acesta nu este fixat efectiv pe produsul oferit spre comercializare) creează riscul ca publicul să creadă că produsele provin de la aceeași firmă sau, eventual, firme legate din punct de vedere economic (cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Mayer).
| ← Insolvenţă. Admiterea contestaţiei formulate de DGFP.... | Acordarea cheltuielilor de procedură efectuate de lichidatorul... → |
|---|
