Spete contestatie la executare comercial. Încheierea /2008. Curtea de Apel Bucuresti
| Comentarii |
|
DOSAR NR-
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI -SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU
CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
ÎNCHEIERE
Ședința publică de la 13.11.2008
Curtea compusă din:
PREȘEDINTE: Elena Viviane Tiu
JUDECĂTOR 2: Carmen Georgeta Negrilă
JUDECĂTOR - - -
GREFIER -
Pe rol judecarea cererii de recurs formulată de recurenta-intimata - - împotriva deciziei civile nr. 569.A din 23.04.2008 pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă în dosarul nr- în contradictoriu cu intimata-apelanta - - și intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurenta-intimata - - prin avocat fără împuternicire avocațială la dosar, intimata-apelanta - - prin consilier juridic ce depune delegația nr. 33652 la dosar și intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI prin consilier juridic cu delegație nr.- 12.11.2008 la dosar.
Procedura de citare legal îndeplinită.
Grefierul de ședință făcut referatul cauzei după care:
Reprezentantul recurentei-intimată - - învederează instanței că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită cuvântul pe recursul declarat.
Reprezentantul intimatei-apelante - -, învederează instanței că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită cuvântul pe recursul declarat.
Intimatul OSIM, prin consilier juridic, învederează instanței că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită cuvântul pe recursul declarat.
Curtea, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pe recursul declarat.
Reprezentantul recurentei-intimată - - solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea deciziei civile recurate în sensul respingerii apelului formulat de către - - și în consecință, menținerea Hotărârii Comisiei de Mărci din cadrul OSIM nr.163 din 22.05.2007, să se dispună respingerea de la înregistrare a mărcii nr.67223 pentru clasa 5. În susținerea recursului, precizează că hotărârea instanței de apel este nelegală și netemeinică, invocând în apărare dispozițiile art. 304 pct. 9. pr.civ. deoarece, instanța de apel greșit a stabilit că în cauză nu sunt îndeplinite toate cele trei condiții cumulative pentru a se reține incidența în cauza de față a dispozițiilor art. 6 lit.c din Legea nr.84/1998. Astfel, instanța de apel nu numai că a aplicat greșit textul de lege dar, a și omis să analizeze anumite aspecte esențiale, astfel încât se impune admiterea recursului, fără cheltuieli de judecată, depunând totodată și concluzii scrise.
Reprezentantul intimatei-apelante - -, solicită respingerea recursului astfel cum a fost formulat și motivat de recurenta-intimată - -, menținerea deciziei civile recurate prin care a fost desființată Hotărârea Comisiei de Mărci din cadrul OSIM nr.163 din 22.05.2007 și s-a admis înregistrarea mărcii ca fiind legală și temeinică nr.67223 pentru clasa 5.În susținerea poziției sale precizează că, instanța de apel, corect a stabilit că în speța de față este vorba despre două mărci distincte atât din punct de vedere conceptual cât și din punct de vedere vizual, eliminându-se astfel posibilitatea de confuzie sau asociere între cele două denumiri.
Intimatul OSIM, prin consilier juridic, pune concluzii de admitere a recursului astfel cum a fost formulat de recurenta-intimată - -. În susținerea poziției sale, precizează că în opinia sa, hotărârea pronunțată de Comisia de Mărci din cadrul OSIM este legală și temeinică întrucât s-a stabilit corect faptul că între marca și marca există o similaritate,ambele făcând parte din clasa 5 - produse farmaceutice. De asemenea, arată că nu există vreun temei legal aplicabil în speța de față pentru a reține criteriul conceptual ca fiind criteriul unic și totodată, suficient pentru analiza similitudinilor sau diferențelor între cele două mărci în litigiu,astfel încât se impune admiterea recursului și modificarea hotărârii pronunțate de instanța de apel.
CURTEA
Pentru a da posibilitate părților să depună concluzii scrise,
DISPUNE
Amână pronunțarea pentru data de 20.11.2008 în cauza ce are ca obiect recursul declarat de recurenta-intimata - - împotriva deciziei civile nr. 569.A din 23.04.2008 pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă în dosarul nr- în contradictoriu cu intimata-apelanta - - și intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Dată în ședința publică de azi, 13 noiembrie 2008.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR
- - - - - - - -
GREFIER
-
DOSAR NR-
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI -SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU
CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 494.
Ședința publică de la 20.11.2008
Curtea compusă din:
PREȘEDINTE - - - -
JUDECĂTOR - - - -
JUDECĂTOR - - -
GREFIER -
Pe rol pronunțarea asupra cererii de recurs formulată de recurenta-intimata - - împotriva deciziei civile nr. 569.A din 23.04.2008 pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă în dosarul nr- în contradictoriu cu intimata-apelanta - - și intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Dezbaterile pe fondul cererii de recurs au avut loc în ședința publică din data de 13.11.2008, când părțile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie și când Curtea, având nevoie de timp pentru delibera și pentru da posibilitate părților să depună concluzii scrise, a amânat pronunțarea pentru data de 20.11.2008 - data pronunțării prezentei decizii civile.
CURTEA
Asupra recursului civil de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a III a Civilă sub nr- la 31.12.2007, - - în contradictoriu cu intimatele OSIM și - -, a declarat apel împotriva Hotărârii nr. 163/22.05.2007 a din cadrul OSIM, solicitând desființarea acestei hotărâri și dispunerea înregistrării mărcii "" având ca titular pe apelantă, referitoare la clasa 5, produse farmaceutice.
În motivarea apelului, se arată că hotărârea atacată este nefondată, apelanta apreciind că între marca solicitată spre înregistrare - "" și marca opusă "" nu există un risc de confuzie de ordin fonetic, realizându-se o diferențiere clară la nivelul primelor două silabe.
Se mai menționează că în România sunt înregistrate peste 400 de mărci verbale care încep cu particula "DI", relative la clasa 5 de produse farmaceutice, și mai mult, produsele și respectiv, denumirile comerciale ale acestora, se adresează în principal profesioniștilor - medici și farmaciști - astfel că riscul unei confuzii între cele două denumiri este inexistent.
Dat fiind faptul că eliberarea medicamentelor la care se referă cele două mărci se face numai în baza unei prescripții medicale, este evident că posibilitatea creării unei confuzii nu trebuie apreciată ținând cont de percepția consumatorului mediu, ci de cunoștințele de specialitate ale unui profesionist medic sau farmacist.
opuse diferă atât ca număr de litere, ca structură și fonetică a primelor două silabe (din trei) cât și ca semnificație indusă, asemănarea urmând a fi apreciată din punctul de vedere al unui specialist.
În drept s-au invocat dispozițiile art. 28, 81 și 82 din Legea nr. 84/1998.
Intimata - - a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea apelului ca nefondat arătând că între cele două mărci există risc de confuzie deoarece singura diferență existentă se realizează la nivelul silabei a doua: TI versus
În ceea ce privește restul părții verbale a celor două mărci, o privire comparativă relevă faptul că ultimele două silabe sunt identice, iar între primele silabe există o suprapunere aproape totală, în raport matematic de 2/3, diferența constând într-o singură literă, cea finală a silabei mărcii apelantei,
Astfel, se imprimă mărcilor o sonoritate de ansamblu accentuat similară, generând un risc evident de confuzie și asimilare pentru consumator, cu atât mai mult cu cât mărcile încep identic, fiind cunoscut faptul că partea de debut a mărcii este partea cu cel mai puternic impact în memoria consumatorului.
Faptul că în România ar exista în acest moment un număr de peste 400 de mărci verbale înregistrate care încep cu particula "DI" este lipsit de orice relevanță, dat fiind faptul că asemănarea dintre mărci nu se reduce doar la faptul că ambele debutează cu particula "DI", ci elementele de similaritate sunt mult mai numeroase și pregnante: ambele sunt mărci verbale, fără elemente de grafică sau coloristică, pentru a permite diferențierea lor, se termină identic sub aspect fonetic, au aceeași lungime metrică, iar din punct de vedere conceptual, ambele transmit aceeași idee - marca "" sugerează termenul de diureză, iar marca "", pe cel diluție, ambele făcând așadar trimitere la ideea de substanțe lichide, de soluții, respectiv la ideea de produse farmaceutice cu influență asupra echilibrului lichidelor corporale. Așa cum se sugerează și conceptual, cele două mărci se aplică unor produse identice sub aspectul destinației și al prescripțiilor farmaceutice: diuretice.
Contrar celor susținute de apelantă, în cazul produselor farmaceutice de acest gen, consumatorul are acces direct la produs, întrucât eliberarea lor din farmacie se face, în mod concret și obișnuit, la simpla cerere a cumpărătorului, fără a se solicita prescripție medicală. Astfel, riscul de confuzie și asociere trebuie analizat și raportat în funcție de consumatorul mediu neavizat, dat fiind faptul că persoanele obișnuite și fără cunoștințe medicale de specialitate, utilizează frecvent și pe cont propriu astfel de produse, pe care și le pot procura din farmacie liber și neîngrădit.
În concluzie, intimata apreciază că marca "" nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi înregistrată, întrucât se află în situația de refuz prevăzută de art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.
Prin decizia civilă nr. 569A/23.04.2008, Tribunalul București, Secția a III-a Civilă a admis apelul, a dispus desființarea hotărârii nr. 163/22.05.2007 pronunțată de Comisia de Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, astfel că s-a respins contestația formulată de - - și a fost menținută Decizia nr. 1717/26.06.2006 a Comisiei de Examinare Opoziții.
Pentru a pronunța această decizie, instanța de apel a reținut că prin Hotărârea nr. 163/22.05.2007 pronunțată de Comisia de Mărci din cadrul OSIM, a fost admisă în parte contestația formulată de - -, a fost modificată Decizia Comisiei de examinare a opoziților nr. 1717/26.06.2006 prin care s-a decis respingerea opoziției și s-a dispus continuarea procedurii de înregistrare a mărcii individuale verbale " " nr. 67223, la solicitarea apelantei - - -, în sensul admiterii în parte a opoziției și respingerii mărcii la înregistrare pentru produse farmaceutice și igienice, substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru, plasturi, materiale pentru pansamente, produse din din clasa 5 de la.
Pentru admiterea contestației, Comisia a considerat concludente în parte argumentele formulate de contestatorul oponent în favoarea admiterii contestației, și analizând mărcile aflate în conflict a constatat că ambele sunt mărci verbale, care din punct de vedere fonetic încep la fel, respectiv cu particula "DI" și se termină cu sufixul "".
Cele două mărci au același număr de silabe, -TI-, respectiv DI-U-, având aceeași lungime metrică.
Din punct de vedere conceptual, prefixul "" al mărcii "" sugerează ideea de diluție, termen aparținând aceluiași domeniu chimicofarmaceutic, ca și termenul diureză, pe care îl sugerează marca "". Conform al limbii române, diluția reprezintă raportul dintre o cantitate de soluție și cantitatea de substanță dizolvată în această soluție.
În concluzie, s-a apreciat că atât marca "" cât și marca "", transmit aceeași idee, de soluții, de lichide, respectiv de medicamente cu influență asupra echilibrului lichidelor corporale.
Analizând produsele acoperite de cele două mărci, Comisia a constatat că o parte din acestea sunt identice, respectiv "produse farmaceutice", iar produsele igienice, substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru, plasturi, materiale pentru pansamente, sunt similare cu produsele acoperite de marca opusă.
Astfel s-a constatat cu majoritate că sunt aplicabile prevederile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998, iar semnul solicitat trebuie respins de la înregitrare ca marcă.
În opinia divergentă s-a considerat însă, că nu sunt aplicabile prevederile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1996 în cazul mărcii "", doarece în examinarea riscului de confuzie, mărcile aflate în discuție trebuie comparate având în vedere o apreciere de ansamblu a similarității acestora din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, sens în care s-a constatat că marca opusă are doar șapte litere, iar marca solicitată la înregistrare are nouă litere, și au comună doar ultima silabă "".
Din punct de vedere conceptual, marca opusă induce în mintea consumatorilor ideea că produsele protejate sunt destinate a fi folosite pentru tratarea unor probleme ale aparatului urinar, pentru diureză, iar marca examinată nu induce în mintea consumatorilor ideea unei anumite destinații a produselor protejate.
În concluzie, s-a considerat că marca solicitată la înregistrare este constituită dintr-un cuvânt fantezist, iar marca anterioară opusă, sugerează produse pentru tratarea diurezei, astfel încât dacă marca ar fi utilizată pentru alte produse decât cele destinate diurezei, ar fi o marcă deceptivă, concluzionându-se că mărcile sunt diferite din punct de vedere fonetic și semantic.
Instanța de apel a apreciat că soluția anterior redată este nelegală întrucât cele două mărci aflate în conflict nu sunt similare și între acestea nu există un risc de confuzie, care să includă și riscul de asociere.
Tribunalul a reținut că art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998 prevede refuzul la înregistrare a unei mărci dacă este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.
Norma citată (ca de altfel, întregul art. 6) vizează condiția disponibilității semnului succeptibil de apropriere ca marcă, condiție esențială pentru înregistrarea mărcii, indisponibilitate derivând din existența unei mărci anterior înregistrate, în contextul descris în fiecare dintre ipotezele din art. 6, ceea ce se constituie în motive relative de refuz la înregistrare.
În prezenta cauză, pentru a se constata indisponibilitatea semnul ales ca marcă, este necesară îndeplinirea cumulativă a trei cerințe, respectiv: similaritatea mărcilor "" și "", similaritatea produselor/serviciilor pentru care sunt destinate mărcile, și existența riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.
În ceea ce privește produsele, s-a reținut că ambele mărci vizează clasa 5 de produse, însă acest fapt ce nu este suficient în sine pentru a se constata existența similarității în contextul de art. 6, conform Regulii 10 alin. 2, din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, deoarece pentru a se aprecia întrunirea cerinței în discuție, se impune a fi luată în considerare și legătura dintre produse.
Tribunalul a constatat însă că produsele pentru care s-a cerut protecția de către solicitant (produse farmaceutice, veterinare și igienice; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante) sunt în mare măsură diferite de produsele din aceeași clasă a mărcii opuse (produse farmaceutice, medicamente sub formă de capsule), dar că în ceea ce privește produsele farmaceutice, natura acestor produse este similară, scopul lor este similar, ca de altfel și modul de utilizare.
În examinarea riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară, mărcile aflate în conflict trebuie a fi comparate avându-se în vedere o apreciere de ansamblu a similarității acestora, din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual.
Tribunalul a avut în vedere faptul că un consumator mediu percepe marca în mod normal, ca întreg, fără o evaluare atentă a detaliilor; el nu compară, de regulă, mărcile una lângă alta, ci are în față, de obicei, numai marca frauduloasă pe care o compară cu amintirea avută despre marca anterioară, păstrând în minte elementul care induce mărcii caracterul distinctiv.
În speța de față, date fiind produsele pentru care s-a solicitat protejarea mărcii, trebuie determinat și segmentul de public relevant căruia i se adresează marca, astfel că în cazul medicamentelor, se poate face o diferentiere între medicamentele vândute pe bază de rețetă și cele vândute fără prescripție. În cazul celor dintâi, având în vedere că cei ce folosesc mărcile sunt niște specialiști, riscul va fi mai redus, chiar dacă mărcile sunt mai asemănătoare; pe când în cazul celor din urmă, riscul de confuzie trebuie apreciat foarte strict, date fiind nivelul mediu de atenție al unui consumator neavizat și eventualele consecințe ale unei confuzii între medicamente.
Apelanta a susținut că medicamentele la care se referă cele două mărci s-ar face numai în baza prescripției medicale, susținere care însă nu a fost dovedită în speță, astfel că tribunalul urmează a reține că analiza riscului de confuzie trebuie efectuată pornind de la nivelul mai scăzut, acela al consumatorului mediu pentru a se acoperi ambele clase de beneficiari ai produselor, respectiv specialiștii și consumatorii fără o calificare medicală.
De asemenea, instanța de apel a avut vedere criteriul potrivit căruia în cazul în care marca și semnul au un element comun, trebuie văzut dacă acel element este foarte distinctiv sau, dimpotrivă, puterea sa distinctivă nu este atât de mare, în prima situație, riscul de confuzie fiind unul mai mare. În cea de a doua situație (de exemplu, acel element este descriptiv sau este comun - în mod normal un prefix sau un sufix - mai multor mărci aparținând unor titulari diferiți) riscul de confuzie va fi mai mic, atenția cumpărătorului concentrându-se asupra restului elementelor.
În prezenta cauză, mărcile aflate în conflict "" și "" au în comun atât particula de început "DI", cât și ultima silabă "", elemente care sunt comune, unui număr mare de mărci verbale înregistrate în România și care vizează clasa 5 de produse, așa cum se poate constata din înscrisurile aflate în dosarul OSIM.
În ceea ce privește restul elementelor, care sunt diferite, tribunalul constată că sunt esențiale în determinarea similarității celor două mărci, întrucât definesc mărcile din punct de vedere conceptual, criteriu în raport de care se înlătură în mod evident riscul de confuzie.
Astfel, marca opusă "", induce în mintea consumatorilor ideea că produsele protejate (medicamente) sunt destinate a fi folosite pentru tratarea unor probleme ale aparatului urinar, respectiv pentru diureză.
Marca solicitată pentru înregistrare "", în opinia instanței de apel, nu se poate reține că induce în mintea consumatorilor ideea unei anumite destinații a produselor acoperite de marcă, iar opinia Comisiei potrivit căreia marca ar sugera ideea de diluție, nu poate fi susținută în speță.
Concluzia reiese din aceea că, în aprecierea riscului de confuzie se pornește de la nivelul mai scăzut, acela al consumatorului mediu, iar cuvântul "diluție" nu este accesibil acestui segment, nu este folosit în mod curent de consumatorul mediu, fiind în mod evident destinat specialiștilor, cu atât mai mult cu cât, conform dicționarului explicativ al limbii române, diluția reprezintă raportul dintre o cantitate de soluție și cantitatea de substanță dizolvată în această soluție.
În nici un caz nu se poate aprecia că marca "" și marca "" transmit aceeași idee, în mintea consumatorului de nivel mediu, produsele cu efect diuretic neputând fi asociate cu produsele mărcii "" care ar sugera ideea de diluție, întrucât cele două cuvinte: diluție și diureză nu sunt sinonime, chiar dacă aparțin aceluiași domeniu chimico-farmaceutic.
A concluziona că cele două mărci transmit aceeași idee, de soluții, de lichide, respectiv de medicamente cu influență asupra echilibrului lichidelor corporale, înseamnă a aprecia că aceste medicamente s-ar comercializa doar pe bază de prescripție medicală, pentru că doar unor specialiști cu cunoștințe în domeniu, cele două mărci le-ar putea induce ideea menționată, situație în care în mod evident riscul de confuzie, este inexistent.
Însă, în evaluare riscului de confuzie s-a avut în vedere consumatorul mediu, care întâlnește des cuvântul diuretic (diureză), cum ar fi la efectul unor ceaiuri sau medicamente, pe când cuvântul diluție este un cuvânt care, în raport de definiție, aparține domeniului fabricării produselor chimico- farmaceutice, neavând nimic în comun cu produsele protejate de marca "", destinate pentru a fi folosite în tratarea unor probleme ale aparatului urinar, pentru diureză.
De altfel, tribunalul a mai apreciat că marca examinată "", prin conținutul său, nu induce în mintea consumatorilor ideea unei anumite destinații a produselor protejate, cum în mod evident induce marca opusă "".
Celelalte elemente cu privire la lungime metrică a celor două cuvinte sau la numărul literelor care compun cele două mărci, instanța de apel a considerat că nu sunt relevante în cauză în contextul în care s-a apreciat că din punct de vedere conceptual, între cele două mărci nu există un risc de confuzie care să includă și riscul de asociere cu marca anterioară, astfel că nu sunt îndeplinite toate cele trei condiții cumulative pentru a se reține incidența în cauză a dispozițiilor art. 6 lit. c din Legea 84/1998.
În termen legal, împotriva acestei decizii oponenta - - a formulat recurs, întemeiat pe motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.
Astfel, s-a arătat în dezvoltarea motivelor de recurs că instanța de apel în motivarea deciziei recurate a făcut o analiză detaliată a celor trei condiții ce decurg din dispozițiile art. 6 lit. c din Legea 84/1998 pentru a reține conflictul dintre două mărci și anume: similaritatea sau identitatea mărcilor, similaritatea sau identitatea produselor și existența riscului de confuzie.
În analiza sa, tribunalul a început cu cea de-a doua condiție și anume similaritatea sau identitatea produselor. Astfel, s-a constatat că, cel puțin în ceea ce privește "produsele farmaceutice", acestea se regăsesc în listele de produse ale ambelor mărci, fiind astfel îndeplinită condiția impusă de textul legal. În ceea ce privește celelalte produse incluse în lista mărcii ulterioare -, instanța a apreciat că acestea sunt diferite de produsele protejate de marca anterioară și, în consecință, pentru aceste produse, condiția impusă de textul legal, nu este îndeplinită.
Față de această din urmă concluzie a instanței, recurenta susține faptul că o mare parte din produsele protejate de marca ulterioară sunt în fapt produse similare "produselor farmaceutice" protejate de către marca anterioară.
Astfel, în opinia sa, după cum de altfel s-a constatat și de către Comisia de din cadrul OSIM, se poate reține îndeplinirea condiției de similaritate și pentru "produse veterinare și igienice, substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru, plasturi, materiale pentru pansamente". După cum se poate observa, toate aceste medicamente sunt comercializate prin intermediul farmaciilor unde sunt comercializate și "produsele farmaceutice" purtând marca anterioară, acest aspect fiind de natură a contribui la sporirea riscului de confuzie în cadrul publicului consumator.
Instanța de apel s-a oprit apoi la analizarea celor două mărci din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, dar înainte de a se trece la analizarea propriu-zisă a acestor mărci din aceste puncte de vedere, tribunalul pornit de la premisa că publicul consumator percepe marca ca un întreg, având o privire de ansamblu asupra acesteia și nefăcând o analiză detaliată a fiecărui element component al semnului.
Recurenta mai arată că în mod corect s-a reținut apoi că un consumator mediu nu are ocazia de a compara cele două marci față în față, fiind în situația de a compara marca frauduloasă cu imaginea mentală, de multe ori inexactă, a mărcii căutate, imagine în cadrul căreia domină elementul care este de natură a conferi distinctivitate mărcii anterioare.
Totodată, instanța de apel a reținut că segmentul de public relevant care trebuie luat în considereare în speță este format atât din specialiști cât și din consmatori obișnuiți, fără pregătire medicală, aspect care este deosebit de important în analizarea efectivă a celor două mărci.
Trecând la analiza mărcilor, instanța de apel a constatat că acestea au în comun particula de început "DI" cât și ultima silabă ", elemente care sunt comune unui număr mare de mărci verbale înregistrate în România pentu clasa 5 de produse, astfel cum reiese din înscrisurile cauzei, instanța de apel concluzionând însă greșit că celelalte elemente care nu sunt comune, sunt cele definitorii în aprecierea similarității dintre cele două mărci.
Tribunalul procedând la analizarea celor două mărci, deși a menționat faptul că, pentru consumatorul obișnuit este foarte importantă imaginea de ansamblu și nu disecarea mărcilor în litere, particule și silabe, nu a procedat la efectuarea unei astfel de evaluări privind imaginea de ansamblu a celor două mărci. Dacă ar fi procedat în consecință, s-ar fi observat că cele două mări debutează și, respectiv, se termina în mod identic.
Este recunoscut atât în doctrină cât și în jurisprudență faptul că diferențele aparute la începutul unei mărci sunt susceptibile de a avea un efect mai important în înlăturarea similarității dintre două mărci, decât diferențele apărute la mijlocul sau la sfârșitul mărcii. În cazul de față, diferențele apar la mijlocul celor două mărci, având astfel un impact redus asupra eliminării similarității între cele două mărci. Totodată, imaginea de ansamblu, foarte importantă pentru publicul consumator, este dată într-o proporție foarte importantă de începutul și de sfârșitul mărcii, ceea ce în cazul de față sunt identice, creând astfel două imagini de ansamblu foarte asemănătoare.
Totodată, instanța de apel a reținut faptul că elementele comune "DI" și, respectiv "", sunt întâlnite în cadrul multor alte mărci și, în consecintă nu pot fi considerate distinctive.
Însă, ceea ce instanța de apel a constatat este faptul că există un mare număr de mărci care debutează cu particula "DI" precum și un mare număr de mărci care se termină cu particula "", iar nu faptul că există un număr important de mărci care și încep cu particula "DI", dat se și termină cu sufixul "".
Or, această analiză era necesară tocmai datorită corolarului cu privire la importanța imaginii de ansamblu în aprecierea riscului de confuzie în rândul publicului consumator. O asemenea analiză nu a fost efectuată de către instanța de apel, iar dacă s-ar fi realizat, ar fi fost lesne de observat că în România sunt înregistrate doar două mărci care debutează cu particula "DI" și se termină cu particula "" și anume marca "" și marca "", cele două mărci care fac obiectul prezentului litigiu.
Elementul considerat de către instanța de fond ca fiind hotărâtor în eliminarea similarității dintre cele două marci este analiza din punct de vedere conceptual.
Astfel, instanța de apel a constatat că în timp ce marca anterioară "" induce în mintea consumatorului ideea unei anumite destinații a produselor respectiv, pentru diureza, marca ulterioară "", nu ar fi de natură a induce în mintea consumatorului o astfel de idee, deoarece cuvântul diluție, care ar putea fi asociat cu această marcă, nu este accesibil publicului larg fiind un cuvânt utilizat de către specialiști.
Este adevarat ca termenul "diluție" este mai puțin întâlnit în limbajul comun decât termenul de "diureză". Totuși, când se analizează diferențele conceptuale dintre cele două mărci, atenția ar tebui concentrată în primul rând asupra impactului acestor diferențe asupra publicului consumator. Cu alte cuvinte, ar trebui analizată care este ponderea asupra acestor elemente conceptuale în imaginea mărcii în mintea consumatorului mediu. Or, în opinia sa, mai arată recurenta, consumatorul mediu, cu educație și o atenție medie, nu va acorda o mare importanță acestui element și nu va identifica automat medicamentul cu destinația acestuia: pentru diureză. Mult mai importante pentru consumatorul mediu sunt, similaritațile de ordin vizual și asemănările dintre imaginile de ansamblu ale celor două mărci.
Chiar dacă s-a accepta concluzia tribunalului și s-ar considera că cele două mărci sunt diferite din punct de vedere conceptual, recurenta susține că acestă singură diferență nu poate ea singură, fără a fi coroborată cu alte elemente, să înlature similaritatea celor două mărci.
O astefel de concluzie ar fi de natură a genera rezultate nedorite, deoarece pornind de la acest raționament, s-ar putea considera că pentru a înregistra o marca asemanatoare cu o marcă sugestivă (cum este marca ""), tot ceea ce ar trebui făcut, ar fi modificarea elementului verbal prin introducerea unei litere sau a unei particule, astfel încât marca, deși similară din punct de vedere vizual sau auditiv, să nu mai fie sugestivă sau la fel de sugestivă, pentru publicul consumator.
Or, o astfel de poziție nu poate fi primită și în consecință, aceste diferențe de ordin conceptual, chiar dacă sunt acceptate, nu pot conduce, în absența coroborării cu alte elemente, la înlăturarea similarității celor două mărci.
Intimata - - - a formulat întâmpinare la motivele de ecurs, solicitând respingerea acestuia ca nefondat; și intimatul OSIM a formulat un puct de veder prin care a solicitat admiterea recusului formulat și modificarea decziei recurate în sensul respingerii apelului ca nefondat.
În această etapă procesuală nu s-au administrat alte probe.
Recursul formulat este nefondat.
Analizând materialul probator administrat în cauză, vazând criticile formulate prin motivele de recurs și examinând decizia recurată pe baza acestora, Curtea constată că nu este întrunit motivul de modificare reglementat prin dispozițiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.
Astfel, prin cererea depusă la OSIM la data de 22.11.2004, intimata - - - a solicitat să se dipună înregistrarea mărcii verbale, individuale "", pentru clasa 5 de produse, astfel: Produse farmaceutice, veterinare și igienice; substan-e dietetice de uz medicinal; alimente pentru; plasturi, materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
Recurenta oponentă - -, care prin formularea opoziției pe temeiul art. 23 din Legea 84/1998, s-a prevalat de dispozițiile art. 6 lit. c din același act normativ, a solicitat respingerea cererii de înregistrarea a semnului anterior menționat, invocând drept anterioritate propria sa marcă asupra căreia are protecție în baza certificatului de înregistrare nr. 47953/17.09.2001 -, pentru produse din clasa 5: produse farmaceutice, medicamente sub formă de capsule.
Opoziția a fost respinsă ca neîntemeiată prin decizia nr. 1717/26.06.2006 de Comisi de Examinare opoziții din cadrul OSIM, apreciindu-se că nu se verifică dispozițiile art. 6 lit. c din Legea 84/1998, pentru a se decide în sensul respingerii cererii de înregistrare a mărcii, similaritatea dintre marca opusă și semn fiind una scăzută.
Contestația formulată de oponentă a fost însă admisă în parte prin Hotărârea 163/22.05.2007 a din cadrul OSIM, dispunându-se respingerea mărcii la înregistrare pentru: "produse farmaceutice și igienice; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru, plasturi, materiale pentru pansamente."
Instanța de apel a admis apelul formulat de - -, dispunând respingerea contestației, întrucât a apreciat că nu sunt întrunite cerințele pentru validarea acestui motiv relativ de refuz al înregistrării.
Curtea constată că tribunalul a stabilit corect premisele analizei presupuse de aplicarea art. 6 lit. c din Legea 84/1998: similaritatea sau identitatea produselor sau serviciilor, similaritatea semnului cu marca anterioară și riscul de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere, condiții ce trebuie întrunite cumulativ.
În acest context, ținând cont de faptul că analiza riscului de confuzie implică o apreciere globală a mărcilor în conflict, nu poate fi ignorată evaluarea comparativă a produselor/serviciilor cărora le sunt destinate semnele, întrucât judecătorul care le examinează pe acestea din urmă nu poate face abstracție de principiul specialității mărcii.
Relativ la prima condiție a identității sau similarității de produse, dată fiind lista produselor protejate prin marca aparținând recurentei și a celor pe care intimata dorește să le marcheze cu semnul verbal, tribunalul a reținut că acestea sunt similare în ce privește produsele farmaceutice, datorită naturii, scopului și modului lor de utilizare asemănătoare, reținând însă că cele enumerate în restul listei de produse (cu excepția celor farmaceutice) pentru care petenta solicită protecția, sunt în mare măsură diferite de produsele din aceeași clasă a mărcii opuse, pentru cele din urmă nefiind îndeplinită condiția textului.
Curtea urmează a înlătura această constatare a instanței de apel, întrucât restul produselor pentru care s-a apreciat că nu sunt similare cu cele pentu care recurenta deține marca înregistrată, respectiv, produse veterinare și igienice, substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru, plasturi, materiale pentru pansamente, sunt asimilabile în categoria "produselor farmaceutice" pentru care recurenta opune anterioritatea înregistrării sale, între cele din urmă și cele anterioare, fiind un raport de la gen la specie, astfel că se impune, conform susținerilor recurentei, reținerea îndeplinirii cel puțin a condiției similarității produselor.
Astfel, cum a decis și Curtea de Justiție a Comunităților Europene în spețaCanon(hotărârea din 29.09.1998), un nivel scăzut al similarității între produse sau servicii poate fi compensat printr-un nivel ridicat al similarității semnelor și invers.
O precizare importantă în contextul similarității este aceea relevată tot de o hotărâre a Curții de la Luxemburg în speța (hotărârea din 22.06.1999), în care s-a arătat că poate subzista un risc de confuzie, chiar în condițiile unei similarități vagi între mărci, nu numai pentru că similaritatea produselor/serviciilor este accentuată, însă și datorită unui caracter distinctiv puternic al mărcii anterioare.
Prin prisma acestor precizări, se reține în speță că produsele pentru care este înregistrată mărca recurentei, pe de o parte, și cele pentru care se intenționează protecția de către intimată a semnului, sunt similare sau chiar identice.
Identitatea este asigurată în privința mărcii, însă nu datorită încadrării în aceeași clasă 5 din Clasificarea de la, ci naturii produselor pentru care sunt destinate semnele în conflict, respectiv produse farmaceutice, menționate generic pe lista de produse a ambelor părți.
Din perspectiva celorlalte produse pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii intimatei, există doar similaritate, tot prin natura produselor, în considerarea destinației și utilizării lor (precum produsele veterinare, igienice, alimentele pentru, etc.), caracterului complementar al produselor în raport cu produsele farmaceutice și vânzării în aceleași punct de distribuție (precum materiale pentru pansamente, pentru plombarea dinților și mulaje dentare, nu mai puțin, dezinfectantele sau chiar produsele pentru distrugerea animalelor dăunătoare, în legătură cu produsele veterinare, dar și cele farmaceutice).
Din cele arătate, Curtea apreciază că se verifică cerința similarității produselor vizate de semnele în conflict, dată fiind chiar identitatea unora dintre acestea, cu referire la produsele farmaceutice.
Pentru a se statua asupra similarității mărcilor în conflict, este necesar a se proceda la compararea lor, funcție de tipul mărcii: verbală, figurativă sau combinată, prin raportare la percepția consumatorul mediu cu un nivel rezonabil de informare, diligență, prudență, inteligență și perspicacitate și cu o doză moderată de cinism, urmând a se da o interpretare conceptului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie.
Două mărci sunt considerate asemănătoare atunci când prezintă similitudini auditive, vizuale sau conceptuale de natură a crea in abstracto posibilitatea ca cineva confruntat cu ele, să poată face asocieri cu marca ce-i este cunoscută și pe care o păstrează în memorie, în trăsăturile sale esențiale.
Pentru un asemenea rezultat este utilă aprecierea globală mărcilor, deoarece similaritatea vizuală, auditivă sau conceptuală are la bază impresia de ansamblu creată de mărci, instrumentul esențial de apreciere în acest sens, fiind capacitatea de orientare a publicului cu pregătire medie, public care, percepe marca, în mod obișnuit, ca pe un tot și nu-i analizează diferitele detalii; pe de altă parte, percepția sa nu operează simultan, ci pe baza unei percepții anterioare a unei mărci acționează reflexul consumatorului mediu de a asocia o nouă marcă cu una din memorie, cu care ar putea-o confunda; un simplu risc de asociere între mărcile în conflict, nu este însă suficient pentru a se constata riscul de confuzie, neexistând probabilitate de confuzie decât dacă publicul poate fi indus în eroare asupra originii produselor sau serviciilor în cauză; conceptul probabilității de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci servește la definirea scopului acestuia.
În ce privește însă evaluare similarității semnelor în conflict, Curtea apreciază că tribunalul a ajuns la o corectă concluzie.
Astfel, între și nu se poate reține nici similaritate vizuală, nici fonetică și cu atât mai puțin, conceptuală.
Este reală susținerea recurentei că, în aprecierea comparativă a două semne în conflict, mult mai importante sunt asemănările constatate decât diferențele și ele sunt cu atât mai pregnante în măsura în care, pentru situația mărcilor verbale (sau în cazul mărcilor combinate, atunci când elementul verbal este cel dominant), acest element comun se regăsește la începutul cuvântului, cum este cazul particulei DI, pentru ambele semne; în plus, mai subliniază recurenta, nu numai începutul cuvântului este identic, ci și sufixul atașat îndeplinește aceeași condiție; ambele precizări interesând în contextul aprecierii similarității vizuale și fonetice.
Astefel, chiar dacă la ambele mărci elementul "DI" este comun și se situează la începutul cuvântului, în cazul mărcii recurentei el se constituie totodată și în prima silabă a cuvântului, situație care nu se verifică în ce o privește pe intimată, în semnul căreia prima silabă este, iar nu DI, ceea ce prezintă semnificație în statuarea cu privire la neîntrunirea similarității fonetice și vizuale; în acest context, devine incidentă constatarea instanței de apel că acest element de început DI intră în conținutul multor mărci înregistrate în România, de asemenea pentru produse din clasa 5, al căror prefix (DI) este identic, constatare care permite concluzia lipsei de distinctivitate a particulei (fila 37 dosar apel), aceasta având semnificație numai în contextul ansamblului semnului; pe de altă parte, faptul că se constată la nivel vizual că și sufixul este comun, aceasta devine lipsită de relevanță, întrucât în evaluarea copmarativă pe acest criteriu mai importante sunt prefixele decât sufixele.
În plus, la cele anterior reținute se constată că ambele semne au câte trei silabe, dar semnul solicitat spre înregistrare de către intimată este reprezentat de un cuvânt mail -TI- ( 8 litere), față de DI-U- (6 litere), ceea ce este de natură să îi confere distinctivitate.
În fine, cea mai importantă lipsă de similaritate rămâne cea la nivel conceptual, similaritate despre care se poate afirma că are un ascendent în ansamblul celor trei planuri de comparație a similarității semnelor, similaritate evaluată în legătură cu riscul de confuzie.
Așa cum a reținut tribunalul, marca opusă "", induce în mintea consumatorilor ideea că produsele protejate (medicamente) sunt destinate a fi folosite pentru tratarea unor probleme ale aparatului urinar, respectiv pentru diureză, constatare pe care recurenta nu a contrazis-o prin motivele de recurs.
Marca solicitată pentru înregistrare "", nu poate fi asociată unei anumite destinații a produselor, iar sugestia interpretării sale prin luarea în considerare a rădăcinii cuvântului (dil) ca provenind de la "diluție", într-adevăr nu are vreun suport în acest demers semantic și etimologic.
Așa fiind, rezultă că se impune constatarea că termenul este unul fantezist și prin urmare, cu atât mai distinctiv, în opoziție cu marca la care "mesajul" sau "sugestia" transmise cu privire la produsele pe care le marchează, sunt destul de transparente, cu consecința unei protecții mai scăzute datorită caracterului slab al mărcii sau slabei distinctivități, derivând din constatarea anterioară.
În concluzie, deși s-a reținut similaritatea produselor, ea nu este suficientă (în absența constatării și a similarității semnului cu marca), pentru a se conchide în sensul probabilității confuziei, astfel încât recurenta să se opună cu succes, în temeiul drepturilor sale anterioare, la înregistrarea mărcii în favoarea intimatei, în baza art. 6 lit. c din Legea 84/1998.
Față de cele ce preced, Curtea, în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta-oponentă - -, împotriva deciziei civile nr. 569A/23.04.2008 pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimata-petentă - - și intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 20.11.2008.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR
- - - - - -
GREFIER
Tehnored. CN
2 ex./07.01.2009
Tribunalul București, Secția a III-a Civilă
Judecători - I și C
Președinte:Elena Viviane TiuJudecători:Elena Viviane Tiu, Carmen Georgeta Negrilă
