Spete ordonanta presedintiala in drept comercial. Decizia 194/2009. Curtea de Apel Bucuresti
| Comentarii |
|
DOSAR NR-
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 194
Ședința publică din data de: 02.04.2009
Curtea constituită din:
PREȘEDINTE: Georgeta Stegaru
JUDECĂTOR 2: Elena Viviane Tiu
JUDECĂTOR 3: Carmen
GREFIER -
Pe rol se află soluționarea cererii de recurs formulată de către recurenta - reclamantă L împotriva sentinței civile nr-, pronunțată de Tribunalul București - Secția a III-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimata - pârâtă
La apelul nominal, făcut în ședință publică, au răspuns recurenta - reclamantă L, reprezentată de avocat cu împuternicire avocațială nr. -/11.03.2009, aflată la fila nr. 30 din dosar și intimata - pârâtă, reprezentată de avocat, cu împuternicire avocațială nr. -/11.03.2009, aflată la fila nr. 29 din dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că la termenul de judecată anterior s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru a da posibilitatea intimatei - pârâte să ia cunoștință de înscrisurile depuse de către apelanta - reclamantă și apelantei - reclamante L să ia cunoștință de conținutul întâmpinării formulate de către intimata - pârâtă
Reprezentantul recurentei - reclamantă L, în raport de consemnările din încheierea de ședință de la termenul de judecată anterior, precizează că în urma conexării despre care a făcut vorbire, numărul dosarului de fond a devenit -.
Curtea ia act de precizarea formulată de către reprezentantul recurentei - reclamantă L.
Curtea, constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat și nici probe de administrat, acordă cuvântul cu privire la cererea de recurs.
Reprezentantul recurentei - reclamantă L solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinței recurate, iar pe fondul cauzei, admiterea cererii de ordonanță președințială.
Învederează că argumentul esențial al primei instanțe a fost lipsa de folosință a mărcii părții care o reprezintă și necunoașterea acesteia de către consumatorii din România, apreciindu-se că nu există risc de confuzie.
Precizează că recurenta - reclamantă, în faza procesuală a recursului, a depus dovezi privind folosirea mărcii în România, dar subliniază că își menține poziția că astfel de dovezi nu erau necesare, întrucât dovada folosinței nefăcând parte din condițiile impuse de lege pentru ordonanța președințială.
Reiterează susținerea potrivit căreia partea pe care o reprezintă a probat, în faza recursului, folosința mărcii, deși nu împărtășește opinia instanței de fond cu privire la acest aspect.
Învederează că la nivel național, comunitar și internațional, mărcile se bucură de protecție prin simplul fapt al înregistrării lor, neexistând o obligație care să incumbe titularului de a face dovada folosinței pentru a avea acces la exercițiul dreptului său.
Apreciază că, în speța de față, trebuie cercetată doar aparența dreptului titularului, elementul folosinței având relevanță numai în materia decăderii, acest aspect neputând fi pus în discuție în calea ordonanței președințiale.
Totodată, învederează că instanța nu se poate autosesiza cu analizarea valabilității unui drept pe fondul acestuia, trebuind fi cercetată numai aparența dreptului.
Subliniază că instanța de fond a stabilit, prin analiza folosinței mărcii, o condiție suplimentară în privința admisibilității unei ordonanțe președințiale.
Reiterează susținerea potrivit căreia, aspectul folosinței nu-și găsește incidența în prezenta cauză.
În ceea ce privește cerința urgenței, apreciază că urgența este pe deplin justificată, în procedura ordonanței președințiale pendinte.
Precizează că dreptul la marcă al părții pe care o reprezintă este influențat de luarea sau nu a unei măsuri vremelnice pe calea ordonanței președințiale.
De asemenea, solicită Curții să înlăture orice apărare care, prin natura ei, este o critică la adresa admisibilității în general a ordonanței președințiale în materia încălcării drepturilor asupra unei mărci înregistrate și nu apărări specifice cauzei.
Mai învederează că partea adversă a făcut referire, prin întâmpinare, despre preconstiuirea unui titlu și menționează că singurele titluri pe care recurenta - reclamantă le invocă sunt cele de înregistrare a mărcilor, dovedind astfel, în favoarea sa aparența situației juridice legale.
În ceea ce privește aspectele referitoare la similaritate și la riscul de confuzie, precizează că recurenta - reclamantă își menține susținerile formulate în faza procesuală a fondului.
Concluzionând, solicită admiterea recursului, iar pe fondul cauzei admiterea ordonanței președințiale, fără cheltuieli de judecată și depune concluzii scrise.
Reprezentantul intimatei - pârâtă solicită respingerea recursului promovat de către recurenta - reclamantă L ca neîntemeiat.
De asemenea, învederează că prin întâmpinarea formulată în cauză, partea pe care o reprezintă a răspuns criticilor cu caracter general formulate de către recurenta - reclamantă și arată că instanța de fond a respins acțiunea reținând absența urgenței.
Continuând, arată că dispozițiile art. 581 Cod procedură civilă, prevăd că instanța va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și car nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.
Totodată, învederează că actele săvârșite nu sunt de natură a aduce atingere dreptului la marcă al părții adverse.
Apreciază că, prin raportare la funcția mărcii, marca conferă o serie de prerogative titularului, urmând a fi folosită potrivit scopului ei.
Subliniază că paguba iminentă nu poate fi analizată decât în raport de folosința mărcii, caracterul vătămător în abstract, neputând duce la sancționarea unei așa zise încălcări a unei mărci ce nu a fost niciodată folosită.
Precizează că parte adversă nu a folosit, timp de cinci ani, marca pe teritoriul României.
De asemenea, se întreabă ce urgență justifică recurenta - reclamantă, atâta timp cât a formulat ordonanța președințială la trei luni după introducerea acțiunii în contrafacere și apreciază că în speța de față nu există urgență.
Totodată, învederează că lipsa prejudiciului este o certitudine și arată că partea adversă a depus un set de înscrisuri în susținerea folosinței mărcii, dar apreciază că acestea fac referire la alte mărci, ce nu au legătură cu cauza.
Concluzionând, solicită respingerea recursului promovat de către recurenta - reclamantă L, arătând că intimata - pârâtă își rezervă dreptul de a solicita cheltuielile de judecată pe cale separată.
Reprezentantul recurentei - reclamante L învederează că în prima fază a judecății partea pe care o reprezintă nu a dorit să administreze probe cu privire la folosința mărcii, întrucât această obligație nu incumbă părții în această materie, dar a depus înscrisuri în faza recursului care dovedesc folosirea mărcii.
Totodată, apreciază că orice act de cercetare dincolo de limita aparenței este inadmisibil, iar în situația în care se va trece de această aparență se mai merge mai departe la o analiză aprofundată.
Curtea dispune încheierea dezbaterilor și reține cauza în vederea pronunțării asupra cererii de recurs formulată de către recurenta - reclamantă L împotriva sentinței civile nr-, pronunțată de Tribunalul București - Secția a III-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimata - pârâtă
CURTEA
Asupra recursului civil de față:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a III a Civilă, sub nr-, reclamanta în contradictoriu cu pârâta SC SRL, a solicitat ca, pe calea ordonanței președințiale, să se dispună încetarea de îndată, pe teritoriul României, a actelor de comerț, import, export, distribuție, publicitate, precum și orice altă folosire în scop comercial d e către pârâtă a însemnelor JA- DE, JA - DE ( cu element figurativ), GA-DE sau a oricăror alte însemne similare, în legătură cu produsele din clasa 3, conform de la; cu cheltuieli de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este titularul dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii verbale, bucurându-se de protecție și pe teritoriul României. Pârâta desfășoară, printre altele, activitatea comercială de import, publicitate și de distribuție a produselor cosmetice purtând însemnele arătate în pețitul acțiunii, fără a deține vreo autorizare din partea reclamantei, încălcând astfel drepturile exclusive de proprietate intelectuală ale acesteia.
Reclamanta a susținut că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale.
Cu privire la urgență, a arătat reclamanta că a pierdut și este în continuare în pericolul iminent de a pierde, până la definitivarea litigiului pe fond dintre părți, credibilitatea consumatorilor fideli ai produselor reclamantei și, pe cale de consecință, chiar a unei părți dintre aceștia.
Pârâta produce societății reclamante un prejudiciu imediat și ireparabil prin actele sale de import, distribuție a produselor inscripționate cu însemnele identice sau similare cu marca reclamantei - - precum și prin campania publicitară susținută pentru aceste produse. Rezultatul direct al apariției pe piață a produselor pârâtei, identice cu produsele pe care este aplicată marca reclamantei și în legătură cu care se creează un risc de confuzie în percepția consumatorului, constă în scăderea reputației produselor reclamantei, ceea ce va conduce la scăderea cifrei de afaceri. Mai mult, iminența unui prejudiciu rezultă și din scăderea distinctivității mărcii reclamantei, a imaginii dobândite, acest prejudiciu fiind practic imposibil de recuperat.
Referitor la caracterul vremelnic al măsurii, reclamanta a susținut că și această condiție este îndeplinită, măsura ce va fi luată pe cale de ordonanță președințială urmând a produce efecte până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului de fond ce are ca obiect cererea reclamantei de încetarea a folosirii de către pârâtă a însemnelor disputate și în prezenta cauză, însemne identice sau similare cu marca, cauza fiind înregistrată sub nr- pe rolul Tribunalului București - Secția a Va Civilă.
Reclamanta a arătat că este îndeplinită și condiția neprejudecării fondului având în favoarea acesteia aparența unei situații juridice legale, ea fiind titulară a dreptului exclusiv asupra mărcii, drept încălcat de pârâtă. Reclamanta consideră că justifică și un interes legitim pentru menținerea stării de drept.
Prin "pipăirea fondului" se poate observa că pârâta încalcă drepturile reclamantei asupra mărcii înregistrate, situația juridică creată oferind aparența de nelegalitate a actelor efectuate de pârâtă până la acest moment. Sunt evidente elementele clasice ale unei fapte de contrafacere, constând în actele de folosire, în activitatea comercială, de către pârâtă a unor însemne identice sau similare cu marca protejată a reclamantei, acte ce se încadrează între acelea pe care titularul mărcii le poate interzice terților.
În drept, s-au invocat dispozițiile art. 581 și urm. pr.civ. art. 9 alin. 1 litera a, art. 10 alin. 1 din OUG 100/2005, art. 35 alin. 2 lit. b din Legea 84/1998.
Pârâta a formulat întâmpinare, prin aceasta solicitând în principal respingerea cererii ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, respectiv ca fiind lipsită de interes, și în subsidiar ca neîntemeiată.
În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale active, aceasta a fost respinsă de către instanță în ședința publică de la 8.10.2008, pentru considerentele menționate în încheierea de ședință de la acea dată.
Pârâta a susținut că reclamanta săvârșește un abuz de drept prin deturnarea mărcii de la funcția ei primordială, folosind-o exclusiv ca marcă de baraj, în condițiile în care marca nu a fost exploatată pe teritoriul României în termenul neîntrerupt de 5 ani prevăzut de Legea 84/1998.
Reclamanta nu justifică în cauză caracterul urgent al cererii față de momentul formulării acesteia, susținerile invocate în acțiune pentru a justifica îndeplinirea acestei condiții nefiind reale atâta timp cât aceasta nu comercializează în prezent pe piața din România nici un produs purtând marca.
de confuzie/asociere pretins trebuie apreciat în contextul folosirii mărcilor JA-DE cu element figurativ și pe piață. În contextul în care marca nu apare pe piața din România riscul de confuzie/asociere și distinctivitatea mărcii, invocate de către reclamanta, nu se naște în absența suportului comercializării produselor și, implicit, al necunoașterii denumirii de către consumatori. Consumatorul nu a avut și nu are posibilitatea să cunoască și să compare produsele JA-DE cu element figurativ, pe care pârâta le-a promovat pe piața din România, cu produse care ar putea purta marca, dar pe care nu le-a văzut în magazinele de specialitate din România.
Anterior formulării oricărei solicitări de către reclamantă, aceasta trebuia să demonstreze că în prezent, pe piața românească, clientela este pusă în situația de a alege între produsele comercializate de către sub marca și produsele pretins contrafăcute comercializate de pârâtă și care poartă semnul JA-DE cu element figurativ.
În realitate prin formularea acestei acțiuni, reclamanta încearcă să-și preconstituie un titlu cu privire la folosirea mărcilor, pe care să îl folosească ulterior în litigiile dintre părți, astfel că instanța sesizată cu prezenta cerere nu va putea să o soluționeze fără a prejudeca fondul.
A fost depus la dosar certificat eliberat de grefa Secției a Va Civilă a Tribunalului București privind dosarul nr-.
Prin sentința civilă nr. 1742/02.12.2008 a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de ordonanță președințială astfel formulată.
Pentru a dispune astfel, instanța a reținut în esență că:
Reclamanta este titulară a dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii verbale, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare nr. -/6.02.2004 eliberat de, pentru clasa 3 de produse.
Această marcă a reclamantei se bucură de protecție inclusiv pe teritoriul României, prin înregistrările nr. 75101/24.02.1954, -/24.12.1966 și -/22.08.1974 reînnoite succesiv până în 2014,2016 și respectiv 2014 - conform extraselor.
Pârâta SC SRL este distribuitor de produse cosmetice în România, comercializând și produse purtând marca JA-DE cu element figurativ aparținând unei alte societăți, respectiv -Israel, marca fiind înregistrată sub numerele 64787/22.09.1992 și 85752/14.05.1995 în Registrul de Mărci din Israel pentru clasa 3 de produse.
Această marcă a fost admisă la înregistrare și pe teritoriul României prin decizia nr. -/21.11.2007 emisă de OSIM.
Pentru a putea dispune măsura solicitată de către reclamantă, instanța a procedat laverificarea îndeplinirii în cauză a condițiilor de admisibilitate a ordonanței președințiale reglementate de art. 581 și urm. pr.civ.
Urgența este prima condiție care justifică folosirea ordonanței, art. 581.pr.civ. prevăzând că există urgență atunci când măsura solicitată este necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, respectiv pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara.
În prezenta cauză, reclamanta a argumentat îndeplinirea acestei condiții prin faptul că pârâta ar produce societății un prejudiciu imediat și ireparabil, care ar rezulta din riscul de confuzie în percepția consumatorului între produsele sale pe care este aplicată marca și produsele comercializate de pârâtă. De asemenea a mai susținut că a pierdut, și este în continuare în pericol iminent de a pierde credibilitatea consumatorilor fideli ai produselor reclamantei și chiar a unei părți dintre aceștia, iminența prejudiciului rezultând și din scăderea distinctivității mărcii sale.
Așa cum rezultă însă din probele administrate în această cauză, reclamanta nu a comercializat și nici nu comercializează în prezent pe piața din România nici un produs purtând marca.
Or, riscul de confuzie/asociere invocat de către reclamantă se apreciază în contextul folosirii mărcilor în conflict pe piață; un astfel de risc nu se poate naște în absența comercializării produselor și implicit al necunoașterii mărcii de către consumatorii din România.
Chiar dacă s-ar putea constata o scădere a distinctivității mărcii, astfel cum a susținut reclamanta, a apreciat instanța că numai acest argument nu justifică urgența măsurii solicitate câtă vreme consumatorul nu a avut și nu are posibilitatea să cunoască produse purtând marca și să compare astfel de produse cu produsele comercializate de pârâtă purtând marca JA - DE sau GA - DE, pentru a se putea constata o scădere a reputației produselor reclamantei cu consecința scăderii cifrei de afaceri și a se stabili că singura modalitate de înlăturare a acestor pierderi iminente ar fi calea ordonanței președințiale.
Instanța a mai reținut că prejudiciul reclamantei ar fi putut rezulta din folosul ilicit pe care pârâta l-ar fi putut obține profitând de confuzia creată și de larga cunoaștere a produselor comercializate de reclamantă putând marca, sau din faptul că percepția în rândul consumatorilor ar fi putut suferi modificări cu privire la produsele comercializate de reclamantă, dat fiind că produsele comercializate de către pârâtă pot fi diferite sub aspect calitativ. Însă toate aceste împrejurări ar fi avut relevanță în cauză numai în cazul în care ar fi rezultat neîndoielnic faptul că reclamanta a comercializat și comercializează produse purtând marca și că aceste produse sunt cunoscute pe piață de către publicul avizat.
Reclamanta a susținut că cererea de încetare de îndată a actelor de încălcare a drepturilor acesteia exclusive asupra mărcii este legată de prima ipoteză în care ordonanța președințială este justificată și anume aceea a păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere.
Această ipoteză presupune cu atât mai mult o dovadă a folosirii mărcii pe teritoriul României, respectiv aducerea la cunoștința consumatorilor a acestei mărci și a produselor pentru care a fost înregistrată.
Chiar dacă, "pipăind fondul", se constată că reclamanta este titulara mărcii, și că în virtutea acestei calității poate recurge la orice măsură pentru apărarea drepturilor sale asupra mărcii, totuși, în speță, nu a administrat probe din care să rezulte existența urgenței măsurii solicitate pe cale de ordonanță președințială, iar aspectele privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală se pot rezolva între părțile în cauză pe calea dreptului comun. În lipsa comercializării produselor purtând marca sau în lipsa unor dovezi din care să rezulte concret această împrejurare, nu se poate constata în cauză nici crearea unui prejudiciu ireparabil titularului dreptului de către pârâtă.
Constatând că în cauză nu este îndeplinită condiția urgențeia reținut instanța că este de prisos analizarea îndeplinirii a celorlalte două condiții prevăzute de art. 581.pr.civ.
Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta.
În motivarea recursului se susține în esență că:
Motivarea instanței este vădit nelegală. Marca are vechime, fiind larg cunoscută și apreciată, produsele purtând această marcă fiind comercializate pe teritoriul României de-a lungul anilor.
Analiza folosirii mărcii sau a cunoașterii acesteia de către consumatori este nelegală, excede obligației instanței de a cerceta îndeplinirea condițiilor de admitere a ordonanței președințiale, a celei privind aparența dreptului (" pipăirea fondului"). Folosirea mărcii și gradul de cunoaștere de către public sunt aspecte care țin de cercetarea judecătorească a cauzei pe fond, în sens contrar instanța prejudecând fondul. Tocmai de aceea critica adusă hotărârii recurate este independentă de dovada folosirii mărcii, și numai în raport de condițiile impuse de lege în procedura de ordonanță președințială.
fundamentală de la care pleacă instanța este aceea că "riscul de confuzie/asociere invocat de reclamantă se apreciază în contextul folosirii mărcilor în conflict pe piață, iar în condițiile în care marca nu apare pe piața din România un astfel de risc nu se poate naște în absenta comercializării produselor și implicit al necunoașterii mărcii de către consumatorii din România".
Argumentele instanței au - în susținerea recurentei - un caracter inconstant în condițiile în care, în aceeași pagină a sentinței arată că,(. ) marca asupra căreia reclamanta invocă drepturi exclusive și în raport de care reclamanta era obligată să administreze probe că marca este cunoscută de către publicul vizat de produsele comercializate de pârâtă".
Toate mărcile înregistrate se bucură de protecție în România, indiferent dacă sunt sau nu cunoscute de publicul vizat. O asemenea condiție suplimentară pentru acordarea protecției normale unei mărci înregistrate contravine dreptului comunitar. O asemenea condiție nu rezultă din legislație și nu a fost anterior menționată în jurisprudența constantă a instanțelor interne sau internaționale. Ideea că o marcă înregistrată se bucură de protecție numai dacă este cunoscută pe piață contravine chiar spiritului sistemului român de protecție a mărcilor, sistem în care mărcile se bucură de protecție prin simplul fapt al înregistrării lor.
Marca înregistrată este protejată împotriva creării unui risc de confuzie în aceleași condiții legale, indiferent dacă este sau nu folosită. De altfel, ideea de "risc" în sine exprimă caracterul potențial al unui eventual conflict între semne; dacă acel conflict ar fi unul real, nu am mai vorbi despre "risc", ci despre confuzie de-a dreptul. De aceea, comercializarea propriu-zisă a unor produse purtând marca nu este o condiție necesară a existenței riscului de confuzie; acest element ar trebui avut în vedere numai dacă se analizează existenta unei confuzii propriu-zise, ceea ce nu este cazul, legea română - în acord cu dreptul comunitar - prevăzând numai existența riscului de confuzie.
Cu privire la prejudiciu, la caracter imediat și ireparabil al acestuia, se arată că premisa instanței este greșită în analiza îndeplinirii acestei condiții. Marca a fost folosită de-a lungul anilor, fiind cunoscută de public, produsele distribuindu-se în rețelele de magazine specializate în comercializarea cosmeticelor.
În ceea ce privește problema prejudiciului, recurenta-reclamantă susține că este în continuare în pericolul iminent de a pierde, până la definitivarea litigiului pe fond dintre reclamantă si pârâtă, distinctivitatea mărcii sale. Câtă vreme marca reclamantei este folosită pe piață de un terț pentru produse identice cu cele pentru care este înregistrată, consumatorii vor asocia marca reclamantei cu produsele terțului; în acest fel marca respectivă își va pierde caracterul distinctiv, nemaifiind în măsură să creeze o legătură între producător și consumatori prin intermediul produselor.
Prejudiciul există, și poate fi unul chiar mai important decât pierderile financiare rezultate din furtul de clientelă asociat folosirii mărcii de către terț. În acest gen de situație prejudiciul constă în pierderea distinctivității mărcii, în faptul că aceasta nu va mai fi în măsură să desemneze originea comercială a produselor pentru care este înregistrată, ci va desemna - pentru publicul deja obișnuit cu produsele purtând același semn - un terț. În acest fel reclamanta va pierde practic marca înregistrată, nemaiputând să o exploateze în condiții normale, deoarece pe piață există produse identice purtând un semn identic și publicul deja este familiarizat cu asocierea semn/ produs ca distingând o altă întreprindere economică.
Punctul de vedere al primei instanțe legitimează - în opinia recurentei reclamante - un fel de "uzucapiune" în materie de marcă. Or, acest mecanism juridic nu numai că nu este prevăzut de lege, ci, dimpotrivă, este de-a dreptul interzis, legiuitorul prevăzând reguli clare în cazul "riscului" de confuzie.
Pârâta produce societății reclamante un prejudiciu imediat și ireparabil prin actele sale de import, distribuție a produselor inscripționate cu însemnele identice sau similare cu marca, precum și prin campania publicitară susținută pentru aceste produse. Rezultatul direct al apariției pe piață a produselor pârâtei identice cu produsele pe care este aplicată marca este scăderea/pierderea distinctivității mărcii reclamantei, a imaginii dobândite, acest prejudiciu fiind, practic, imposibil de recuperat.
Singura modalitate de înlăturare a acestor iminente pierderi este calea ordonanței președințiale care să conducă la încetarea pe cale silită a actelor de încălcare a drepturilor noastre exclusive asupra mărcii.
Subliniază recurenta că pierderea distinctivității unei mărci nu se realizează numai în situația în care se aduce atingere reputației sale, ci și atunci când capacitatea sa de a indica originea comercială a produselor este afectată. În consecință, faptul că nu se poate constata o scădere a reputației produselor din pricina necomercializării acestora nu exclude atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii în alt mod. De altfel, chiar și în legea română, atingerea adusă reputației mărcii și atingerea adusă caracterului distinctiv sunt două forme diferite de încălcare.
Pe de altă parte, faptul că un consumator nu are posibilitatea de a compara produsele care poartă marca cu cele comercializate de pârâtă sub semnele JA-DE, JA-DE, GA-DE și JA-DE este un element care conduce la slăbirea/ pierderea distinctivității mărcii reclamantei recurente și nu, așa cum reține prima instanță, un argument în sensul lipsei urgenței. Tocmai faptul că legătura pe care publicul o face, prin intermediul mărcii, între produsele reclamantei și întreprindere (originea lor comercială) este una potențială, conduce la un risc crescut de pierdere a distinctivității prin imposibilitatea concretizării acestui potențial într-o legătură veritabilă. Dacă publicul va asocia marca reclamantei cu pârâta, atunci legătura potențială - definitorie pentru marcă - dintre produse și titularul mărcii nu se va mai putea concretiza niciodată.
Atingerea adusă caracterului distinctiv nu este condiționată de eventuale scăderi ale cifrei de afaceri sau alte tipuri de pierderi; afectarea caracterului distinctiv al mărcii este un tip de prejudiciu suficient în sine și independent de eventuale alte tipuri de prejudiciu. Faptul că marca nu va mai putea niciodată desemna, pentru publicul consumator, originea comercială reală a produselor (cele care provin de la titularul mărcii) este în sine un prejudiciu enorm, egal cu pierderea dreptului la marcă în sine prin fapta ilegală a unui terț.
Mai susține recurenta că soluția primei instanțe încalcă articolul 1 al Protocolului nr. 1 din CEDO, care face parte din dreptul intern potrivit cu prevederile art. 20 din Constituția României.
Jurisprudența CEDO protejează, prin articolul 1 al primului Protocol, drepturile conferite de o marcă înregistrată. n aprecierea întregului cadru procesual, trebuie avut în vedere faptul că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a interpretat în mod extensiv noțiunile de "bunuri" și "proprietate", conferindu-le acestora un sens specific dreptului internațional al drepturilor omului.
Respingerea cererii de ordonanță președințială încalcă dreptul reclamantei la bun.
Orice ingerință în dreptul la "bun" trebuie să fie "prevăzută de lege".
Marca are vechime, este larg cunoscută și apreciată, fiind folosită de ani de zile pe teritoriul României, cu toate acestea protecția invocată este în baza înregistrării mărcii, care conferă dreptul de proprietate industrială, și nu a folosinței, notorietății sau a gradului de cunoaștere, folosința nefiind o condiție a probării dreptului.
Or, ideea că o marcă înregistrată, dar nefolosită nu poate fi protejată pe calea ordonanței președințiale nu este una prevăzută în vreo lege sau care ar putea rezulta dintr-o practică constantă a instanțelor naționale. Această nouă condiție de protecție a unei mărci înregistrate este creată de prima instanță. În cauza Bock și Palade României, instanța supremă a aplicat pentru prima dată teoria aparenței în drept pentru a motiva dobândirea unui drept de superficie, ceea ce a condus Curtea la concluzia încălcării articolului 1 al Protocolului nr. 1, deoarece ingerința nu era prevăzută de lege.
În drept s-au invocat prevederile art. 582 alin. 1, art. 303 alin. 2 și art. 3041. pr. civ.
Intimata a formulat întâmpinare, pe această cale arătând în esență că prima instanță a apreciat în mod corect că riscul de confuzie invocat în susținerea condiției urgenței nu se poate naște în contextul inexistenței unor dovezi de comercializare și cunoaștere pe piață a produselor reclamantei purtând marca. Noțiunea de "produse pentru care marca a fost înregistrată" vizată de art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea 84/1998 se referă, în mod logic, la produse pe care marca este aplicată și care sunt comercializate în circuitele comerciale, de vreme ce funcția mărcii este aceea de a permite unui comerciant să își identifice produsele în raport de cele ale concurenților.
Împrejurarea că instanța de fond a apreciat că riscul de confuzie nu se poate naște în absența comercializării de către reclamantă a produselor purtând marca, și implicit al necunoașterii mărcii de către consumatorii din România, nu poate fi considerată - în opinia intimatei - drept prejudecare a fondului. Instanța s-a limitat la "pipăirea fondului", prin verificarea aparenței dreptului, în aceste condiții apreciind că simpla existență a mărcii nu poate duce, în absența unor dovezi referitoare la folosirea efectivă și cunoașterea ei de către consumatori, nu poate duce la admiterea cererii de ordonanță președințială.
Noțiunea de risc de asociere/confuzie, astfel cum s-a conturat în doctrină și jurisprudență, presupune evaluarea percepțiilor mărcilor comparate în mintea consumatorului, cunoașterea de către consumator a mărcii opuse fiind o cerință esențială în aprecierea riscului de confuzie.
Și în privința condiției prejudiciului, se susține că prima instanță a făcut o analiză corectă a cererii reclamantei, în continuare reluând argumentele expuse cu referire la condiția urgenței.
Consideră intimata că admiterea cererii reclamantei ar duce la prejudecarea fondului, iar formularea cererii de ordonanță președințială pendinte reprezintă o încercare a reclamantei de a-și preconstitui un titlu cu privire la folosirea mărcilor.
Se susține inexistența unei încălcări a prevederilor art. 1 din primul Protocol adițional la CEDO, arătându-se că prin această normă nu se protejează clientela unei firme.
În recurs, s-a administrat de către recurentă proba cu înscrisuri pe aspectul legat de folosirea mărcii pe teritoriul României.
De asemenea, a depus recurenta copia încheierii de ședință pronunțată la data de 24.02.2009 în dosarul nr. - al Tribunalului București secția a IV-a civilă, prin care s-a dispus conexarea la acest dosar a celui cu numărul - (având ca obiect acțiunea în contrafacere promovată de către SC împotriva SC SRL).
Analizând recursul în raport de actele și lucrările dosarului, de criticile formulate și de limitele impuse prin art. 304 ind. 1 raportat la art. 129 alin. ultim pr.civ. Curtea constată caracterul fondat al acestuia.
Considerentele avute în vedere sunt următoarele:
Reclamanta-recurentă este titulară a mărcii "" înregistrată pe cale internațională pentru clasa de produse 03 (produse de parfumerie,cosmetice) bucurându-se de protecția legală dată de această calitate și pe teritoriul României, care este stat desemnat.
Pe de altă parte, pârâta comercializează în România produse cosmetice care poartă un semn similar mărcii menționate (respectiv JA-DE cu element figurativ sau GA-DE cu element figurativ și în cadrul căruia litera G are o scriere stilizată într-o astfel de modalitate încât poate fi cu ușurință confundată cu litera J), aceste produse fiindu-i furnizate - potrivit propriilor susțineri - de un partener comercial d e naționalitate israeliană care nu are înregistrat semnul utilizat ca marcă (având protecție legală corespunzătoare) și pe teritoriul României.
Prin raportare la prevederile art. 4 din Legea 84/1998 (conform căruia "dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci") cât și la art. 34 alin. 1 din același act normativ ( conform căruia "înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii) reclamanta este îndreptățită să pretindă oricărui terț (inclusiv pârâtei) să îi respecte dreptul exclusiv dobândit prin înregistrarea mărcii.
Altfel spus, cercetând la nivelul aparenței - așa cum se impune în procedura ordonanței președințiale - dreptul invocat de către reclamantă, Curtea constată că aceasta justifică dreptul pretins și beneficiul protecției legale reclamate.
Fapta pârâtei de a comercializa produse care poartă un semn cu un nivel ridicat de asemănare cu cel înregistrat ca marcă de către reclamantă, fără a avea un drept asupra semnului utilizat, este în mod evident contrară obligației corelative dreptului consacrat în favoarea reclamantei prin norma enunțată anterior.
Împrejurarea dacă reclamanta utilizează sau nu, în mod efectiv, marca înregistrată nu poate fi de natură a slăbi protecția conferită de lege titularului ei în condițiile în care legiuitorul nu a stabilit o asemenea condiționare.
În mod eronat prima instanță a tras concluzia, în planul condiției urgenței ce se impune a fi analizată în procedura ordonanței președințiale, că neutilizarea de către reclamanta a mărcii pe teritoriul României ar avea semnificația neîndeplinirii acestei condiții atâta vreme cât legiuitorul nu a stabilit consecințe legate de forța protecției acordate titularului prin prisma modului ori a frecvenței utilizării mărcii.
Mai mult, prin modul în care cererea de ordonanță președințială pendinte a fost tratată de prima instanță nu s-a dat eficiență prevederilor art. 9 din OUG 100/2005 potrivit cărora "instanța judecătorească competentă poate, la cererea motivată a reclamantului, să ordone măsuri provizorii împotriva persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, în scopul de a preveni orice încălcare iminentă cu privire la acest drept, respectiv -".
Astfel cum se observă din enunțul normei speciale enunțate, cererea motivată prin care titularul unui drept de proprietate industrială pretinde o încălcare iminentă a acestui drept de către un terț este îndestulătoare pentru a justifica demersul primului de a solicita instanței competente luarea unor măsuri provizorii în scopul prevenirii/încetării unei asemenea conduite a terțului.
Prin urmare, reglementarea menționată pornește de la o premisă, de principiu, de urgență a cererilor formulate în materia drepturilor de proprietate industrială pentru luarea unor măsuri provizorii ce au ca finalitate prevenirea oricărei încălcări iminente a unor asemenea drepturi.
Așa fiind, față de conținutul acestei reglementări speciale și de situația concret reținută în cauză - aceea că reclamanta este titulară exclusivă a dreptului asupra mărcii înregistrate pentru produse din clasa 03, iar pârâta comercializează produse care poartă un semn similar pentru produse din aceeași clasă - Curtea apreciază că încălcarea reclamată prin cererea de ordonanță președințială nu numai că este iminentă, dar s-a și produs, iar activitatea prin care produce această încălcare nu s-a fi epuizat, și ca atare condiția urgenței se verifică pe deplin în speță.
Chestiunea legată de utilizarea sau nu a mărcii reclamantului, ca și criteriu de evaluare a riscului de confuzie/asociere este specifică unei judecăți pe fondul unei acțiuni în contrafacere, ea neputând restrânge dreptul titularului de marcă înregistrată de a utiliza căile procedurale legale pentru a beneficia de măsurile provizorii pe care legea le-a conceput pentru protecția dreptului său.
Și condiția neprejudecării fondului este apreciată ca îndeplinită în speță atâta vreme cât instanța - potrivit considerentelor anterior expuse - a verificat existența dreptul invocat de către reclamantă la nivelul aparenței lui, și tot astfel obligația legală corelativă ce icumbă pârâtei-intimate și conduita acesteia, printr-o sumară verificare a probatoriului administrat de părți cât și a susținerilor acestora.
Condiția vremelniciei măsurilor solicitate a fi luate pe calea ordonanței președințiale este de asemenea îndeplinită de vreme ce între părți există un litigiu asupra fondului (care face obiectul dosarului nr. - aflat pe rolul Tribunalului București secția a IV-a civilă), litigiu în cadrul căruia se analizează nu numai contrafacerea imputată societății pârâte, ci și cererea prin care s-a solicitat aplicarea față de reclamantă a sancțiunii decăderii din drepturile asupra mărcii pentru neutilizarea ei în condițiile legii.
Cât privește apărarea intimatei în sensul că cererea de ordonanță președințială pendinte constituie un demers prin care reclamanta-recurentă urmărește să își preconstituie "un titlu cu privire la folosirea mărcii ", pe care să îl utilizeze în litigiile ulterioare, Curtea apreciază că nu poate fi primită în condițiile în care dreptul de a utiliza o astfel de procedură judiciară este conferit de lege, iar măsurile care se iau pe această cale sunt în limitele celor permise legiuitor, nefiind în competența instanței investite cu cererea de ordonanță președințială să anticipeze asupra interpretării pe care părțile, sau instanțele ce vor judeca respectivele litigii în fond, o vor da hotărârii din cauza pendinte.
Având în vedere considerentele expuse și dispozițiile legale menționate, cât și dispozițiile art. 312 alin. 1 și 3.pr.civ. Curtea va admite recursul formulat de reclamanta-recurentă împotriva sentinței civile nr. 1742/2008 pronunțată de Tribunalul București secția a III-a civilă și va dispune modificarea acestei sentințe în sensul admiterii cererii de ordonanță președințială.
Va fi obligată pârâta să înceteze deîndată, pe teritoriul României, actele de comerț, import, export, distribuție, publicitate și orice altă formă de folosire în scop comercial a semnelor JA-DE, GA-DE, GA-DE cu element figurativ în legătură cu produsele din clasa 3 de la, până la soluționarea irevocabilă a dosarului - al Tribunalului București secția a III-
Se va lua act că nu s-au solicitata cheltuieli de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Admite recursul formulat de către recurenta - reclamantă L împotriva sentinței civile nr-, pronunțată de Tribunalul București - Secția a III-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimata - pârâtă
Modifică în tot sentința recurată, în sensul că:
Admite cererea de ordonanță președințială.
Obligă pârâta să înceteze deîndată, pe teritoriul României, actele de comerț, import, export, distribuție, publicitate și orice altă formă de folosire în scop comercial a semnelor JA-DE, GA-DE și și în legătură cu produsele din clasa 3 clasificării de la până la soluționarea irevocabilă a dosarului nr. -.
Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 02.04.2009.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR
- - - - - - -
-
GREFIER
Red. GS
.red. AP
2 ex./05.05.2009
Judecător fond - Secția a III-a Civilă
I
Președinte:Georgeta StegaruJudecători:Georgeta Stegaru, Elena Viviane Tiu, Carmen
