Spete pretentii comerciale. Decizia 152/2009. Curtea de Apel Bacau
| Comentarii |
|
DOSAR NR-
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI -SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU
CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
DECIZIA CIVILĂ NR.152 R
Ședința publică de la 12.03.2009
Curtea compusă din:
PREȘEDINTE: Georgeta Stegaru
JUDECĂTOR 2: Elena Viviane Tiu
JUDECĂTOR 3: Carmen
GREFIER -
Pe rol judecarea cererii de recurs formulată de recurentul apelant SC SRL împotriva deciziei civile nr.787A/ din 22.05.2008 pronunțată de Tribunalul București -Secția a V-a Civilă în contradictoriu cu intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns recurenta apelantă SC SRL prin avocați și cu împuternicirea avocațială nr.40397/11.02.2009 aflată la fila 9 și administrator cu delegație de reprezentare la fila 11 din dosar, intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI prin consilier juridic cu delegație de reprezentare la dosar.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care,
Reprezentantul recurentei apelante depune la dosar un set de înscrisuri, un exemplar al acestora fiindu-i înmânat și reprezentantului intimatului OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI prin reprezentant învederează Curții că solicită lăsarea cauzei la ordine pentru a lua cunoștință de înscrisurile ce i-au fost comunicate la termenul de judecată de astăzi.
Curtea, dispune lăsarea cauzei la ordine.
La strigarea cauzei la ordine, părțile prezente învederează Curții că nu mai sunt alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fondul cererii de recurs.
Reprezentantul recurentei apelante SC SRL, avocat solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea cu trimitere spre rejudecare, întrucât instanța de fond trebuia să administreze proba cu expertiză pentru lipsa distinctivității și a însemnului avion, iar în subsidiar modificarea deciziei civile recurate. În susținerea motivelor de recurs solicită a se avea în vedere că distinctivitatea trebuie cercetată prin raportare la conținutul cererii solicitantului, la produsele/serviciile pe care încearcă să le identifice prin raportare la marca rezervată, la denumirea/numele solicitantului, la modul în care publicul percepe produsele/serviciile prin raportare la marcă.
Reprezentantul recurentei apelante SC SRL, avocat solicită, de asemenea admiterea recursului astfel cum a fost formulat și a se avea în vedere motivele de recurs detaliate în scris. Cu privire la cheltuielile de judecată arată că își rezervă dreptul de a le solicita pe cale separată.
Reprezentantului intimatului OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI solicită respingerea recursului ca nefondat, menținerea deciziei civile pronunțată de Tribunalul București. Solicită a se avea în vedere că aceste statistici depuse la termenul de judecată de astăzi nu sunt relevante în speță, iar cu privire la cealaltă înregistrare a mărcii însuși recurenta a renunțat la elementul verbal, iar astăzi susține că nu a renunțat. Depune la dosar concluzii scrise.
Reprezentantul recurentei apelante SC SRL, în replică mai arată că a nu se face o confuzie între marca combinată și verbală întrucât nu s-a renunțat niciodată la înregistrarea acestei mărci și că în cauză se impune administrarea unei expertize.
Curtea reține cauza în pronunțare ce are ca obiect judecarea cererii de recurs formulată de recurentul apelant SC SRL împotriva deciziei civile nr.787A/22.05.2008 pronunțată de Tribunalul București -Secția a V-a Civilă în contradictoriu cu intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
CURTEA
Asupra recursului civil de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a V-a Civilă sub nr. 10949/3/18.03.2008, SC SRL, în contradictoriu cu OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII SI MĂRCI, a formulat apel împotriva Hotărârii 265/05.12.2007 a Comisiei de Mărci, pronunțată în dosarul 264/2007, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, solicitând admiterea apelului și să dispună înregistrării mărcii individuale, verbale pentru clasa 39 "transport, ambalarea si depozitarea mărfurilor, organizarea de calatorii" și clasa 35 "publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comerciala, lucrări de birou".
În dezvoltarea criticilor pe care apelanta le susține, aceasta învederează că motivul pentru care Comisia de a respins contestația pe care a formulat-o și implicit, cererea de înregistrare a mărcii, a fost lipsa caracterului distinctiv al expresiei "".
Pentru a stsbili această concluzie, Comisia a reținut faptul că elementul verbal " avion" face parte din vocabularul limbii franceze și semnifică voiaj cu avionul, concluzionând că " avion" este o expresie uzuală folosită pentru a descrie serviciile care vor fi prestate sub această denumire. Totodată, în mod eronat Comisia a reținut pretinsa recunoaștere cu a apelantei contestatoare cu privire la caracterul nedistinctiv al denumirii "paravion" în raport cu serviciile solicitate la protecție.
În opinia apelantei, Comisia nu a aplicat legea în mod corect și nu a făcut o analiză exhaustivă și pertinentă a cererii în sensul că distinctivitatea mărcii în opoziție cu caracterul generic al unui semn, trebuia cercetatăin abstracto, prin căutarea cuvântului în toate limbile cunoscute de către examinatori sau în motoarele de căutare de pe internet, tocmai că destinctivitatea unei mărci verbale nu presupune că acel cuvânt sau expresie nu a mai fost folosită niciodată anterior sau că este o invenție, ceva cu totul original și nou, creația solicitantului.
trebuia cercetată prin raportare la conținutul cererii solicitantului, la produsele/serviciile pe care acesta încearcă sa le identifice prin raportare la marca rezervată, la denumirea/numele solicitantului, la modul în care publicul percepe produsele/serviciile prin raportare la marcă.
Niciunul dintre aceste argumente nu a fost cercetat de către Comisie, ci practic, Comisia s-a poziționat în locul publicului și a analizat cererea în vid, desprinsă de realitatea concretă.
În analiza raportului serviciu - marca "" - public - așa cum apelanta a arătat și în contestație și concluziile scrise depuse la OSIM, trebuia să se constate că elementul verbal "" a fost folosit de companie din anul 2005, el fiind prezent, de la acel moment pe antetul tuturor documentelor societății, pe site-ul acestuia, intitulat www.paravion.ro. Clienții identifică compania prin raportare la denumirea "" în ambele sensuri: dacă văd numele se gândesc la, iar dacă văd cuvântul, se raportează, din nou, la societatea și la serviciile acestora, existând astfel, cunoștința colectivă, a publicului, un raport foarte clar între servicii și companie, în ce privește indicarea provenienței serviciilor.
Or, o marcă ce permite ca bunurile și serviciile pentru care a fost înregistrată să fie distinse în privința originii lor, va fi considerată ca având caracter distinctiv. Nu este necesar în acest sens ca marca să transmită informații exacte despre identitatea producătorului bunului sau furnizorul serviciului.
Este suficient ca marca să permită membrilor publicului vizat să distingă bunul sau serviciul pe care îi desemnează de cele care au o origine comercială diferită" (Curtea Europeana de Justiție, Hotărârea Curții în Primă Instanță, 2001,Cazul KgaAvs. ).
Comisia de a considerat însă că "" este o denumire generică. O denumire generică în accepțiunea doctrinei se desprinde și din următorul citat "suntem de acord să excludem de o manieră absolută de la beneficiul mărcilor legale pe acelea care nu au o formă a lor, care sunt de o asemenea simplitate [. ] încât ele nu constituie un veritabil semn caracteristic. Astfel, un cerc, un pătrat sau o linie, literele inițiale, imprimate în caractere ordinare, fără a avea o formă anume, nu ne par suficiente, ele singure, pentru a specifica un produs. La fel și despre cifre [. ]" ( " signes distinctifs", 1997). "Prin mărci lipsite de caracter distinctiv trebuie să înțeleagă că mărcile care, prin chiar natura lor, independent de orice dispoziție legală și fără a avea în vedere particularitățile produsului pe care sunt chemate să-l distingă, apar unui observator ca inapte să servească drept marcă" (, de marques de fabriques de commerce., 1935).
Marca pe care apelanta a solicitat-o spre înregistrare este în strânsă legătură cu compania, cu serviciile pe care aceasta le prestează și semnifică rapiditate, călătorie, turism, etc.
Dacă lipsa de distinctivitate a fost motivul pentru care a fost respinsă cererea, apelanta nu își explică de ce pentru clasa 42 fost admisă la înregistrare. Marca, elementul ei verbal este același, doar zona de protecție, este diferită. Dacă s-ar accepta raționamentul Comisiei, ar însemna că mărci precum, xerox, zeiss, să fie lipsite de protecție pentru că acum fac parte din vocabularul comun.
În ce privește argumentul referitor la o pretinsă recunoaștere a lipsei destinctivității cu ocazia altei înregistrări, apelanta susține că atunci a precizat doar că nu solicită și înregistrarea elementului verbal, ci doar a celui figurativ, denumirea dorind să o înregistreze separat.
Apelanta mai arată că la acel moment, în acordul dat OSIM s-a precizat în mod explicit că păstrează dreptul de a revendica protecția verbală a mărcii printr-o cerere distinctă. Nu a renunțat în mod expres și într-o formă valabilă la un drept al său, renunțare de care să se poată prevala astăzi Comisia.
Față de cele arătate, se solicită admiterea apelului și să se dispună înregistrarea mărcii solicitate și pentru clasele 35 și 39, conform cererii sale.
Prin decizia civilă nr. 787A/22.05.2008, Tribunalul București, Secția a V-a Civilă a respins apelul ca nefondat.
Pentru a pronunța această decizie instanța de apel a reținut că problema asupra căreia este chemată a se pronunța, privește registrabilitatea mărcii - individuală, combinată, pentru serviciile din clasa 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou) și 39 (transport, ambalare și depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii) - cu mențiunea că pentru elementul verbal "" nu se invocă un drept exclusiv.
S-a apreciat că problema se pune din punct de vedere al distinctivității semnului ales pentru identificarea serviciilor. Din această perspectivă, marca în litigiu - în partea sa verbală - este calificată de OSIM ca și descriptivă (fiind, alcătuită din termeni cu un înțeles în dicționar, iar nu inventată) și este folosită pentru servicii direct legate de acest înțeles.
Împotriva acestei concluzii privind lipsa distinctivității pentru motivul că marca este descriptivă, s-a reținut că apelanta a invocat două apărări, anume:
- marca nu este descriptivă (fiind cel mult sugestivă);
- iar dacă se va reține că este descriptivă, urmează să se rețină că s-a probat că natura distinctivă a fost dobândită prin larga folosire anterioară a mărcii pe piață. (din probele administrate în această materie, trebuind să rezulte că publicul asociază în mod exclusiv marca, astfel cum este folosită pentru identificarea serviciilor, cu titularul semnului).
În legătură cu "efortul de imaginație" al consumatorului pe care îl presupune marca în discuție (care trebuie să fie semnificativ pentru ca semnul să fie doar sugestiv, iar nu descriptiv), tribunalul a reținut următoarele:
"paravion" desemnează în limba franceză modalitatea de livrare a serviciilor poștale ("cu avionul"), fiind un termen internațional pentru conceptul de poștă aeriană. Prin procedeul metonimiei, expresia, folosită în legătură cu transporturile organizate, a căpătat un înțeles specific, de sine stătător; primul înțeles (în mintea consumatorului) al expresiei, folosită separat de orice context este acesta - de livrare a trimiterilor poștale cu avionul - iar nu cel general - care desemnează orice modalitate de transport. În legătură cu serviciile din clasa 39, termenul ce se dorește a fi înregistrat ca marcă - în partea sa verbală - este descriptiv. Atât în ce privește înțelesul specific, cât și cel din limbajul comun, expresia "par avion" trimite la activități de transport sau calatorii. S-a apreciat că este lipsită de relevanță împrejurarea că expresia nu mai este folosită ca indicație internațională pentru serviciile poștei de scrisori și a coletelor poștale internaționale, deoarece în cauză se pune problema înțelesului cuvintelor în corelație cu serviciile indicate în cererea de înregistrare.
Cât privește serviciile din clasa 35, având în vedere că acestea sunt servicii comerciale cu caracter general și că pot cuprinde activități de transport sau calatorii, pentru aceleași considerente anterior redate, s-a reținut caracterul descriptiv al semnului.
În ce privește aplicabilitatea dispozițiilor art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998, potrivit cu care "Dispozițiile alin. 1. lit. d) nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv", tribunalul a reținut că nu s-au făcut dovezi în acest sens.
Pentru determinarea distinctivității dobândite, s-au reținut și verificat următoarele criterii dezvoltate în jurisprudență:
- o proporție însemnată din publicul căruia îi sunt destinate serviciile identifică serviciile ca fiind furnizate de o anumită persoană din cauza mărcii;
- recunoașterea semnului ca fiind un indiciu pentru serviciile furnizate de către un comerciant trebuie să fie rezultat al folosirii semnului ca marcă;
- în ce privește percepția consumatorului mediu - care trebuie luată în considerare -, aceasta se evaluează în funcție de "educația" pe care comerciantul a făcut-o publicului cu privire la faptul că semnul folosit pentru identificarea serviciilor este marca sa.
Tribunalul a constatat că apelanta a depus înscrisuri din care rezultă accesările site-ului www.paravion.ro (site creat de aceasta în colaborare cu alte două societăți comerciale pentru plata on - line prin card bancar, a biletelor de avion), însă din această împrejurare nu rezultă că apelanta a înțeles să identifice serviciile sale cu semnul depus spre înregistrare, mai ales în partea sa figurativă.
. unui nume de domeniu pentru plata biletelor de avion, atât timp cât serviciile apelantei sunt de agenție de turism, nu face în niciun fel să se prezume ca expresia folosită induce în mintea consumatorului ideea că un anumit serviciu ce poartă acest semn este "proprietatea" apelantei. Singura conexiune pe care se poate presupune că publicul o face în legătură cu expresia în litigiu, este aceea legată de plata on-line a biletelor de avion. Acest serviciu nu este în exclusivitate al apelantei, astfel că nu o identifică pe aceasta, potrivit cerințelor enumerate anterior.
În termen legal, împotriva acestei decizii, petenta contestatoare a promovat recurs fără a indica ipoteza de nelegalitate pe care se întemeiază, însă Curtea apreciază că este posibilă încadrarea criticilor în ipoteza prevăzută de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, în măsura în care se critică modalitatea de aplicare a unor concepte legale din materia mărcilor.
În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta susține că instanța de apel s-a aflat în eroare la momentul pronunțării soluției, eroare decurgând dintr-o înțelegere insuficientă a conceptului de marcă.
Astfel, caracterul distinctiv al mărcii "paravion", ca opus caracterului generic, trebuie cercetatăin abstracto, prin căutarea cuvântului în toate limbile cunoscute de către examinatori sau în motoarele de căutare de pe internet, pentru că distinctivitatea unei mărci nu înseamnă că acel cuvânt sau expresie nu a mai fost folosită niciodată anterior și că este o invenție, ceva cu totul original și nou, creația solicitantului.
trebuie cercetată prin raportare la conținutul cererii solicitantului, la produsele/serviciile pe care acesta încearcă să le identifice prin raportare la marca rezervată, la denumirea/ numele solicitantului, la modul în care publicul percepe produsele/serviciile prin raportare la marcă.
Recurenta mai arată că semnul "paravion" a fost folosit de aceasta încă din anul 2005, ea fiind prezentă, de la acel moment pe antetul tuturor documentelor societății ca și pe site-ul său intitulat www.paravion.ro.
Pe de altă parte, clienții recurentei o identifică pe aceasta prin raportare la denumirea "paravion" în ambele sensuri: dacă văd numele se gândesc la "paravion", iar dacă văd cuvântul "paravion", se raportează la societate și la serviciile sale, existând astfel, în cunoștința colectivă, a publicului, un raport foarte clar, de tip proveniență, între servicii și companie.
"O marcă ce permite ca bunurile și serviciile pentru care a fost înregistrată să fie distinse în privința originii lor, va fi considerată ca având caracter distinctiv. Nu este necesar în acest sens ca marca să transmită informații exacte despre identitatea producătorului bunului sau furnizorul serviciului. Este suficient ca marca să permită membrilor publicului vizat să distingă bunul sau serviciul pe care îl desemnează, de cele care au o origine comercială diferită" (Curtea Europeana de Justiție, Hotărârea Curții în Prima Instanță, 2001, CazulKgaAvs.).
Recurenta mai susține că s-a considerat că "paravion" este o denumire generică, iar pentru a indentifica acest concept de denumire generică, doctrina reține următoarele:
"Suntem de acord să excludem de o manieră absolută de la beneficiul mărcilor legale pe acelea care nu au o formă a lor, care sunt de o asemenea simplitate [. ] încât ele nu constituie un veritabil semn caracteristic. Astfel, un cerc, un pătrat sau o linie. inițiale, imprimate în caractere ordinare, fără a avea o formă anume, nu ne par suficiente, ele singure, pentru a specifica un produs. La fel și despre cifre [. ]" ( " signes distinctifs", 1997).
"Prin mărci lipsite de caracter distinctiv trebuie să înțelegem mărcile care, prin chiar natura lor, independent de orice dispoziție legală și fără a avea în vedere particularitățile produsului pe care sunt chemate să-l distingă, apar unui observator de bun-simț ca inapte să servească drept marcă" (, de marques de fabriques de commerce., 1935)
Recurenta conchide, susținând că marca solicitată spre înregistrare este în strânsă legătură cu cu compania sa, cu serviciile pe care le prestează și semnifică rapiditate, călătorie, turism, etc.
Intimatul OSIM a formulat concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Recurentei i s-a admis în această etapă procesuală proba cu înscrisuri noi, în baza art. 305 Cod procedură civilă, sens în care a depus la dosar două studii efectuate de Agenția de Monotorizare a, astfel: Cercetare documentară asupra popularității siglei și denumirii "paravion" cu element figurativ și Cercetare documentară asupra portalului de rezervări de bilete de avion www.paravion.ro, însoțite de extrse de pe internet, înscrisuri încuviințate în susțienerea tezei distinctivității dobândite prin folosirea mărcii, înainte de cererea de înregistrare a acesteia, apărare invocată de recurentă pe teiul art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998.
Recursul formulat este nefondat.
Analizând materialul probator al cauzei, văzând criticile formulate prin motivele de recurs și examinând decizia recurată pe temeiul acestora, Curtea constată că nu este întrunită teza de nelegalitate descrisă de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.
Astfel, la data de 14.02.2006 recurenta petentă a depus la OSIM cererea de înregistrare a mărcii individuale, verbale "paravaion" pentru clasele de servicii 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou), clasa 39 (transport, amabalare, depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii) și clasa 42 (servicii științifice și tehnologice, precum și servicii de cercetare și de creație referitoare la acestea; servicii de analiză și de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de calculator; servicii juridice) ale Calificării de la.
Prin decizia nr. -/11.05.2007 a Comisia de Examinare Mărci, după primirea răspunsului petentei în urma avizului de refuz provizoriu, s-a admis în parte cererea de înregistrare, respectiv doar pentru clasa 42 de servicii, clasa 35 și 39 fiind refuzate la protecție, pentru motivul absolut de refuz la întegistrare prevăzut de art. 5 alin. 1 lit. d din Legea 84/1998: mărci compuse exclusiv din semne sau indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, cantitatea, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora, apreciindu-se că pentru cele două clase de servicii excluse de la protecție, semnul este descriptiv deoarece indică tipul prestării serviciului.
Contestația formulată de petentă a fost respinsă ca neîntemeiată de din cadrul OSIM prin Hotărârea nr. 265/5.12.2007, reținându-se că elementul verbal "par avion" face parte din vocabularul limbii franceze și înseamnă "călătorie cu avionul", apreciindu-se că în speță, "paravion" este o expresie uzuală folosită pentru a descrie serviciile care vor fi prestate sub această denumire și nicidecum o invenție lexicală, potrivit susținerilor contestatoarei, iar faptul că aceasta înțelege să reprezinte într-un cuvânt această expresie, nu schimbă cu nimic concluzia enunțată.
Au fost înlăturate de către Comisie apărările contestatoarei privind incidența prevederilor art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998, respectiv dobândirea distictivității prin folosire, anterior depunerii cererii de înregistrare a semnului ca marcă, reținându-se că nu s-au administrat probe în acest sens.
Instanța de apel, prin decizia recurată, deși s-a referit la cererea anterioară a recurentei prin care a solicitat la 5.10.2005 înregistrarea pentru aceleași clase a mărcii individuale, combinate, cu element figurativ (a cărei reprezentare grafică se regăsește la fila 13 dosar apel), marcă în ansamblul căreia elementul verbal "paravion" era însă cel dominant, evaluarea realizată este pe deplin valabilă în cauză.
Aceasta întrucât, marca solicitată spre înregistrare de recurentă prin cererea din cauza de față, formulată la 14.02.2006, este verbală - "paravion" (publicarea cererii - fila 15 dosar apel), iar analiza tribunalului, chiar dacă avea în vedere marca anterioară, s-a referit la exclusiv la elementul verbal "paravion" element care, în întregul mărcii anterioare, era elementul dominant al acesteia, marca fiind înregistrată cudisclaimerpentru componenta sa verbală.
Curtea apreciză că tribunalul în mod legal a stabilit la rândul său că marca solicitată spre înregistrarea are un caracter descriptiv prin raportare la serviiciile cărora este destinată a se aplica, respectiv, cele din clasa 35 și 39 pentru care s-a reținut că operează un motiv absolut de refuz la înregistrare, iar pe de altă parte, că nu se poate reține situația de excepție reglementată de art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998 (dobândirea distinctivității prin folosire anterior datei cererii de înregistrare), cea din urmă concluzie rămânând valabilă chiar și în raport de probele noi administrate de recurentă în această etapă procesuală, după cum se va arăta.
Caracterul distinctiv al unei mărci nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către public, marca aflându-se într-o relație atât cu produsul sau serviciul, cât și cu publicul, relație care, în ansamblu, determină validitatea ei, o marcă având caracter distinctiv dacă are aptitudinea de a distinge produsele sau serviciile vizate. Cu alte cuvinte, nu există semne nedistinctive în sine,a priori, in abstracto,datorită banalității sau simplității lor intrinseci, ci aprecierea distinctivității trebuie realizată doar în raport de produsul sau serviciul pe care semnul are menirea de a-l individualiza, așadar,in concreto.
Pe de altă parte, este necesar ca văzând semnul, publicul vizat să atribuie produsul sau serviciul respectiv unei anume origini comerciale, chiar dacă nu este conștient de acest lucru.
Semnele care evocă anumite calități ale produsului sau serviciului, sunt semne lipsite de distinctivitate, motiv pentru care legea le exclude de la protecție ca mărci, astfel cum reiese din dispozițiile art. 5 alin. 1 lit. d din Legea 84/1998, lipsa distinctivității susbzistând atât atunci când sugerează doar calitățile produsului sau serviciului, fără a-l descrie într-o manieră directă și explicită (termenii evocatori), dar și atunci când indică primordial caracteristicile unui produs sau serviciu (termenii descriptivi), fără a fi nevoie ca aceia să fie singurii termeni care pot descrie acele caracteristici, pentru că în caz contrar, orice termen care are un sinonim, nu ar permie concluzia descriptivității lui; prin urmare, legea instituie o adevărată prezumție de nedistinctivitate în privința semnelor descriptive, chiar dacă excepția este una relativă -juris tantum, date fiind prevederile art. 5 alin. 2 din lege.
Prin urmare, punând marca în discuție ("paravion") în relație cu serviciile (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou - clasa 35 și transport, amabalare, depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii - clasa 39, pentru care i s-a refuzat înregistrarea) și pentru care recurenta intenționează să o folosească, dar și în relație cu publicul consumator mediu, rezonabil de bine informat, de circumspect și de atent, Curtea apreciază drept legală concluzia instanței de apel privind caracterul evocator, chiar dacă nu tocmai descriptiv al semnului și inaptitudinea lui de a individualiza serviciile cărora le sunt destinate a i se aplica, fiind puternic sugestiv în privința tipului prestării serviciului, anume, cu avionul.
Așa cum deja s-a arătat, chiar dacă un semn a cărui aproprierea ca marcă se solicită este numai evocator, iar nu neapărat descriptiv, concluzia este indentică în ce privește nedistinctivitatea sa din perspectiva art. 5 lit. d din lege, astfel că este lipsită de relevanță concesia recurentei din apărarea sa, în sensul că termenul poate fi calificat cel mult ca sugestiv, iar nu descriptiv, relația dintre cele două concepte fiind de la specie la gen, consecința fiind însă aceeași: a neregistrabilității semnului ca marcă.
Folosind criteriul consacrat în jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene pentru determinarea termenilor descriptivi, respectiv, criteriul asocierii directe și concrete, un termen este considerat descriptiv, atunci când el permite unui consumator mediu din segmentul relevant de public, rezonabil informat, atent și circumspect să stabilească o asociere directă și concretă, fără nicio reflecție în plus, între termenul folosit și bunurile sau serviciile pentru care acesta este folosit, ceea ce în privința termenului "paravion" se verifică în raport de oricare dintre serviciile pe care recurenta dorește să le marcheze astfel.
Nu aceeași este situația serviciilor din clasa 42, astfel cum argumentează prin analogie recurenta (susținând că termenul trebuia să fie calificat descriptiv sau evocator și pentru acestea), deoarece tipul prestării respectivelor servicii, respectiv, servicii științifice și tehnologice, precum și servicii de cercetare și de creație referitoare la acestea; servicii de analiză și de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de calculator; servicii juridice nu poate fi asociat direct și concret de consumatorul mediu, ca gest mental reflex, cu termenul de "paravion", motiv pentru care descriptivitatea nu se verifică în acest caz.
Prezumția de nedistinctivitate a unui semn evocator sau descriptiv poate fi într-adevăr răsturnată în condițiile art. 5 alin. 2 din Legea 84/1998, respectiv, dacă solicitantul dovedește că înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv.
Așadar, pentru a obține beneficiul aplicării acestei excepții de la regulă, recurenta era ținută să probeze că anterior datei de 14.02.2006 (data cererii de înregistrare) marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii acesteia, distictivitatea dobândită prin folosire trebuind să se verifice așadar, înainte de înregistrare, iar nu după acest moment.
Curtea constată însă că prin cele două studii de cercetare documentară (dintre care doar cel referitor la "popularitatea siglei și denumirii "paravion" interesa în cauză față de obiectivul probațiunii ce trebuia urmărit, nu și cel asupra "portalului de rezervări de bilete de avion www..ro", numele de domeniu având un alt regim juridic de protecție), recurenta nu a probat dobândirea distinctivității prin folosire, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii.
Cu privire la studiul realizat de Agenția de Monitorizare a "" asupra popularității siglei și denumirii "paravion" (titlul acestui studiu cuprinzând și o trimitere la marca anterioară a recurentei, individuală, combinată, cu element figurativ, înregistrată cudisclaimerpentru elementul verbal "paravion", astfel că se induce un dubiu asupra obiectului cercetării despre care nu se poate afirma ca a avut în vedere doar elementul verbal "paravion", obiect al cererii de față), se poate constata că el s-a efectuat pentru perioada 1.01.2005 - 31.12.2008, respectiv, de la momentul la care recurenta susține că funcționează pe piața de profil, până la o dată aleasă aleatoriu (de vreme ce nu i se poate determina o semnificație aparte), astfel că, respectivul studiu nu oferă vreo informație utilă cu privire la situația folosirii mărcii de o manieră care să conducă la dobândirea distinctivității înainte de data ce interesa în cauză, 14.02.2006, respectiv, data depunerii cererii de înregistrare la OSIM.
Pe de altă parte, simpla folosire a mărcii nu are nicio relevanță, ci important este ca în urma acestei folosiri, semnul respectiv să fi dobândit caracter distinctiv, adică publicul să fie capabil să distingă în baza sa produsele sau serviciile pe care este aplicat de alte produse sau servicii de pe piață, în privința provenienței acestora de la o anume sursă comercială, adică publicul să-i recunoască efectiv capacitatea de a identifica originea unui produs sau serviciu.
În consecință, trebuie ca semnul respectiv să fi dobândit prin folosire o semnificație secundară (secondary meaningdin dreptul anglo-saxon) care permite distingerea produselor sau serviciilor pe care le desemnează de cele ale concurenților; de aceea, nu numai simpla folosire trebuie probată, ci însăși dobândirea caracterului distinctiv al semnului.
Or, chiar presupunând că studiul depus ca probă era corect efectuat, pentru perioada sau data relevantă în cauză, el trebuia să permită instanței concluzia că un consumator mediu, pentru serviciile pentru care recurenta a cerut înregistrarea o identifică pe aceasta ca sursă comercială a lor, pe baza unei alte semnificații decât cea principală a termenului, semnificație datorată tocmai modalității de folosire a lui de către solicitantul care dorește să și-l însușească cu titlu de marcă.
Față de cele ce preced, în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat, întrucât instanța de apel în mod legal a confirmat soluția pronunțată în temeiul art. 5 alin. 1 lit. d din Legea 84/1998.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul apelant SC SRL împotriva deciziei civile nr. 787A/22.05.2008 pronunțată de Tribunalul București - Secția a V-a Civilă în contradictoriu cu intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 12.03.2009.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR
- - - - - - -
GREFIER
Red.CN
.red.
2 ex./3.06.2009
Jud Apel Secția a V-a Civilă
,
Președinte:Georgeta StegaruJudecători:Georgeta Stegaru, Elena Viviane Tiu, Carmen
