Nume de domeniu înregistrat abuziv. Aplicarea prevederilor Legii nr. 84/1998 in materia conflictelor marcă-nume de domeniu. Anularea înregistrării numelui de domeniu
| Comentarii |
|
Prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice sunt aplicabile nu numai în conflictele intermărci ci şi în conflictele dintre o marcă şi un nume de domeniu.
înregistrarea unui nume de domeniu identic cu o marcă înregistrată la OSIM de către o altă persoană constituie contrafacere şi conduce la anularea respectivei înregistrări. Chiar dacă se constată dreptul exclusiv al reclamantului asupra denumirii
respective şi, în consecinţă, se dispune anularea înregistrării efectuate de către pârât, instanţa nu poate atribui reclamantului denumirea care corespunde dreptului său demarcă.
(Tribunalul Municipiului Bucureşti, sentinţa civilă nr. 597 din 16 iunie 2003)
TRIBUNALUL
Prin cererea înregistrată pe rolul T.B. Secţia Comercială la data de 4.04.2002 reclamanta SC ASIGURAREA ROMANEASCĂ - ASIROM SA a chemat în judecată INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ -RNC - NETWORK şi SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL solicitând constatarea dreptului exclusiv al ASIROM SA asupra denumirii de domeniu INTERNET WWW ASIROM RO, denumire folosită de pârâţi cu încălcarea prevederilor legale şi pe cale de consecinţă anularea înregistrării abuzive a numelui de domeniu precizat şi atribuirea proprietarului de drept al denumirii SC ASIROM SA.
în motivarea cererii reclamantul susţine ca denumirea societăţii SC ASIGUFiAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM SA este înregistrată la Oficiul registrul comerţului sub nr. J 40/304/1991 cu respectarea prevederilor Legii 26/1990 şi codul unic de înregistrare 336290 potrivit OUG 76/2001, iar marca cuprinzând denumirea ASIROM este înregistrată şi protejată de către OSIM potrivit dispoziţiilor Legii 84/1998 având dreptul de a se folosi şi dispune de acestea.
în ceea ce priveşte fapta pârâtei Institutul de Informatica RNC NetWork de a fi permis înregistrarea numelui de domeniu www Asirom ro este culpabilă prin încălcarea dispoziţiilor legale ceea ce atrage răspunderea solidară a acestuia cu celălalt pârât.
în drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii 26/1990, Legea 84/1998, Legea 148/2000, Legea 298/2001 şi art. 111,112 Cod pr. Civ.
în dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar, certificatul de înregistrare a firmei ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM SA seria A 139849 cu anexa, Certificatul de înregistrare nr. 19620 eliberat de OSIM, Regulamentul de înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona ro.
Prin încheierea de şedinţă din 5.06.2002 s-a dispus scoatarea cauzei de pe rol şi înaintarea ei Secţiei civile a T.B.
Cererea a fost înregistrată la secţia a II l-a a T.B. sub nr. 1830/2003.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Potrivit actelor depuse la dosar, reclamanta este proprietară a denumirii de firmă şi marcă, având un drept exclusiv de a se folosi şi dispune de acestea. Acest drept este reglementat de dispoziţiile art. 35 alin. 2 din Legea 84/1998 care prevede că „Titularii mărcii pot cere instanţei judecătoreşti competente, să interzică terţilor, să folosească în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului”.
Potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol „în aplicarea alin.2, titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate”.
în înţelesul Legii 84/1998 marca este definită ca un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.
Prin înregistrarea de către pârâţi a domeniului de internet www asirom ro, au fost încălcate dispoziţiile art. 8 din Legea 148/2000 care interzice publicitatea de natură a creea confuzie pe piaţa între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială şi creând astfel prejudicii reclamantului.
Prin fapta ilicită a pârâtei SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL de a achiziţiona numele de domeniu Internet www asirom ro s-a realizat o împiedicare a reclamantei de a-şi deschide o pagină cu acest nume în spaţiul Internet.
în baza considerentelor arătate Tribunalului reţine că acţiunea reclamantei este fondată în parte, fiind evidentă uzurparea denumirii acesteia şi imposibilitatea de a-şi folosi propriul nume pe Internet în scopul prezentării sale şi promovării unei oferte partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului datorită conduitei culpabile a pârâtei.
în ceea ce priveşte cererea reclamantei privind atribuirea denumirii de domeniu Internet www asirom ro, cererea reclamantei va fi respinsă având în
vedere că potrivit Regulamentului de înregistrare a numelor de domeniu şi subdomeniu din zona „ro”, atribuirea denumirii de Internet se face la cererea persoanei care îndeplineşte condiţiile legale şi cu condiţia achitării unor taxe.
Atâta vreme cât nu s-a făcut dovada unui refuz al pârâtei INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ -RNC - NETWORK, instanţa nu va obliga pârâta la înregistrarea denumirii reclamantei.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite cererea formulată de reclamanta SC ASIROM SA-Bucureşti, Bd. Carol I, nr. 31-33 sector
2 în contradictoriu cu pârâţii INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - Bd. Mareşal Averescu nr. 8 -10 sector 1 si SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION -Bucureşti, I. Slavici nr.3 ap.2, sector 1.
Constata dreptul exclusiv al SC ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM SA asupra denumirii de denumire Internet www asirom ro şi pe cale de consecinţă dispune încetarea înregistrării acestei denumiri pe numele pârâtei.
Respinge cererea privind atribuirea denumirii proprietarului de drept al denumirii ca neîntemeiată.
Cu apel.
Pronunţată în şedinţa publică azi 16.06.2003.
NOTA
Numele de domeniu litigios, „asirom.ro”, fusese înregistrat de către pârât prin intermediul Reţelei Naţionale de Calculatoare pentru Cercetare-Dezvoltare (RNC), care este o structură fără personalitate juridică din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti). ICI administrează domeniul cod ţară de cel mai înalt nivel „.ro”1.
în consecinţă, reclamanta Asirom SA a promovat o acţiune împotriva pârâţilor Media Services and Information SRL şi ICI Bucureşti, prin care a solicitat: (a) constatarea dreptului său de folosinţă exclusiv asupra denumirii „asirom" şi, pe cale de consecinţă, (b) anularea înregistrării abuzive a numelui de domeniu şi (c) atribuirea numelui de domeniu reclamantei. Instanţa a admis numai primele două dintre aceste cereri.
Cu ocazia acestui litigiu, instanţele judecătoreşti române au abordat pentru a doua dată problema înregistrării unor nume de domenii care corespund unor mărci. Sentinţa este interesantă deoarece se îndepărtează într-o anumită măsură de la soluţia anterioară.
în prima hotărâre pronunţată în materia înregistrărilor abuzive de nume de domeniu, care a vizat numele de domeniu „airfrance.ro”2, instanţa a dispus anularea înregistrării prin aplicarea principiilor care guvernează răspunderea civilă delictuală.
în această hotărâre, instanţa a ajuns la aceeaşi soluţie prin aplicarea prevederilor specifice din materia dreptului proprietăţii intelectuale.
1. Prima problemă care se pune este determinarea naturii juridice a acţiunii în justiţie promovate. în opinia noastră, acţiunea reclamantei trebuie calificată drept acţiune în constatare, reglementată de art. 111 din C. pr. civ, în ceea ce priveşte capătul principal de cerere, şi ca acţiune civilă în contrafacere, în ceea ce priveşte cererile subsidiare. Având în vedere această calificare, este normal ca litigiile de acest tip să revină spre soluţionare tribunalului,
care este competent să judece în primă instanţă „procesele şi cererile în materie de proprietate industrială”. Mai puţin clar este însă motivul pentru care s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul secţiei comerciale şi înaintarea ei către secţia civilă.
2. Pentru a constata dreptul exclusiv al reclamantei asupra denumirii „asirom”, instanţa a avut în vedere faptul că respectiva denumire era înregistrată atât ca denumire comercială (firmă), la Registrul Comerţului, cât şi ca marcă, la OSIM.
Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea nr. 84/19983, „înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii”.
Acest raţionament constituie un progres evident faţă de hotărârea pronunţată cu privire la numele de domeniu „airfrance.ro”, unde instanţa nu a avut în vedere decât faptul că „s-a profitat în mod incorect de renumele denumirii comerciale Air France” care „este de largă notorietate bucurându-se de un real succes şi de apreciere din partea unei pături numeroase de consumatori din întreaga lume”. Instanţa nu a făcut referire la marca Air France, ceea ce este regretabil având în vedere că Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind numele de domenii4 (UDRP) propusă de OMPI şi adoptată de ICANN nu se aplică decât la conflictele între mărci şi nume de domenii.
3. Un alt element inovator este faptul că tribunalul a făcut aplicarea art. 35 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 84/1998 în materia conflictelor dintre o marcă şi un nume de domeniu. Aceste dispoziţii arată că folosirea de către un terţ, în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului mărcii, a unui semn identic sau asemănător cu marca respectivă este contrafacere. Art. 35 alin. 3 precizează cu titlu exemplificativ ce fel de acte sunt considerate „folosire”. Dintre acestea, instanţa a reţinut „utilizarea semnului pe documente sau pe publicitate”.
Calificarea înregistrării unui nume de domeniu drept o formă de publicitate este însă discutabilă, mai ales în situaţia în care acesta este inactiv (adică nu conduce la un site internet). Pentru cazurile când numele de domeniu ar fi activ s-ar putea avea în vedere folosirea prin „oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn”.
în motivarea soluţiei sale, instanţa a reţinut şi dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 148/20005, care interzic publicitatea comparativă („orice publicitate care identifică explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta”) dacă „se creează confuzie pe piaţă între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive [...] ale celui care îşi face publicitate şi cele aparţinând unui concurent” sau dacă „se profită în mod incorect de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială sau de alte semne distinctive ale unui concurent”. Este însă de remarcat că aceste prevederi nu sunt aplicabile decât în măsura în care este vorba despre un litigiu între doi concurenţi, ceea ce nu era însă cazul în speţă.
în cazul în care ar exista un proces între două entităţi care îndeplinesc criteriile legale pentru a fi considerate concurente, devin incidente şi dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 11/1991 conform cărora constituie un act de concurenţă neloială „întrebuinţarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant". Numele de domenii pot fi considerate că se
încadrează în noţiunea de „desemnări speciale”. Textul este aplicabil şi unor conflicte între nume de domenii şi alte atribute de identificare în afară de mărci (firmă, emblemă).
4. Un ultim aspect care se impune a fi discutat este respingerea cererii reclamantei privind atribuirea numelui de domeniu litigios. Motivarea instanţei cu privire la acest aspect este, în opinia noastră, eronată.
Argumentul avansat a fost faptul că, „potrivit Regulamentului de înregistrare a numelor de domenii şi subdomenii din zona .ro, atribuirea denumirii de internet se face la cererea persoanei care îndeplineşte condiţiile legale şi cu condiţia achitării unor taxe” şi nu s-a făcut dovada unui refuz din partea RNC de a înregistra denumirea reclamantei.
în primul rând, Regulamentul la care se face referire se afla încorporat în contractele de
înregistrare care se încheie între RNC şi solicitantul numelui de domeniu, astfel că acesta nu este opozabil reclamantei, care este un terţ faţă de acest act juridic.
în al doilea rând, nu se poate vorbi despre îndeplinirea „condiţiilor legale” deoarece
modalităţile prin care poate fi înregistrat nu sunt stabilite prin acte normative ci de către RNC.
în al treilea rând, cererea reclamantului există (reclamantul a solicitat înregistrarea numelui de domeniu respectiv pe numele său prin chiar cererea de chemare în judecată) iar taxele au fost plătite de către primul pârât. Mai mult, există şi refuzul RNC de a proceda la înregistrare, deoarece potrivit propriului său Regulament, acesta are obligaţia să refuze înregistrarea unui nume de domeniu dacă acesta este deja înregistrat de o altă persoană.
Aşadar, instanţa putea dispune atribuirea numelui de domeniu reclamantei, ceea ar fi echivalat cu transferul acestuia de la primul pârât la reclamantă. Sancţiunea transferului, prevăzută expres de UDRP, este aplicată de completele administrative ale OMPI şi de instanţele judecătoreşti străine în peste 90 % din cazurile în care se dă câştig de cauză reclamantului. Sancţiunea înregistrării anulării este pronunţată numai atunci când reclamantul nu doreşte să preia numele de domeniu (de ex., pentru că acesta este ofensator).
în sfârşit, să mai menţionăm şi faptul că titularul mărcii prejudiciat prin contrafacere are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Admiterea transferului numelui de domeniu ar constitui o reparaţie adecvată, având în vedere că taxa plătită de către pârât pentru înregistrarea numelui de domeniu nu îi va fi returnată.
Mai mult decât atât, condamnarea ICI nu este necesară. Pe de o parte, deoarece acesta nu are n „i posibilitatea şi nici obligaţia să verifice dacă denumirea pe care o persoană doreşte să o înregistreze ca nume de domeniu încalcă drepturile unei terţe persoane asupra acelei denumiri. Pe de altă parte, fiindcă, în calitate de registrator, acesta are obligaţia să procedeze la anularea sau transferul numelui de domeniu, dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens. Era suficient ca instanţa să constate că pentru repararea integrală a prejudiciului este necesară anularea sau transferul.
5. Această hotărâre constituie un progres incontestabil însă mai există încă numeroase aspecte care reflectă neînţelegerea problematicii conflictelor între mărci şi nume de domenii (de ex., terminologia folosită de instanţă). Trebuie însă remarcat că instanţele judecătoreşti române, prin două abordări complet distincte, au sancţionat înregistrarea abuzivă de nume de domenii, si aceasta în absenta oricăror prevederi legale specifice.
| ← Apartament donat statului. Animus donandi. Nulitate absolută.... | Contestaţie la executare. Bilete la ordin emise de... → |
|---|
