Acțiune în contrafacere. Încheierea /2009. Curtea de Apel Bucuresti

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (Jurindex)

ROMÂNIA

DOSAR NR-

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A IX-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

ÎNCHEIERE

Ședința publică de la 19 mai 2009

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE: Melania Stanciu

JUDECĂTOR 2: Ileana Ruxandra Dănăilă

GREFIER - - -

Pe rol se află soluționarea cererii de apel formulată de apelanta - reclamantă - 2000 SRL împotriva sentinței civile nr. 515/13.03.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimații - pârâți - SRL și OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă apelanta - reclamantă - 2000 SRL, prin avocat, în baza împuternicirii avocațiale nr. -/19.01.2009, aflată la fila 12 din dosar, intimata - pârâtă - SRL, prin avocat, în baza împuternicirii avocațiale încheiată în baza contractului de asistență juridică nr. 416/2006 și intimatul - pârât OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, prin consilier juridic, cu delegație la fila 46 din dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Reprezentantul apelantei - reclamante - 2000 SRL depune ordinul de plată nr. 836/08.05.2009, cu care face dovada achitării diferenței de taxa judiciară de timbru în cuantum de 12230,63 lei și un set de înscrisuri, reprezentând probe în completarea imaginii produsului " de icre" și comunică un exemplar al acestora reprezentantului intimatei - pârâte - SRL.

Reprezentantul intimatei - pârâte - SRL nu solicită amânarea cauzei și acordarea unui termen de judecată, pentru a lua cunoștință de conținutul înscrisurilor care i-au fost comunicate în ședința publică de astăzi. Depune practică judiciară.

Părțile prezente, prin reprezentanți învederează instanței că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul asupra cererii de apel.

Reprezentantul apelantei - reclamante - 2000 SRL solicită admiterea apelului formulat împotriva sentinței civile nr. 515/13.03.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, modificarea sentinței apelate, în sensul admiterii acțiunii, obligarea pârâtei - SRL la plata sumei de 4.225.490 lei reprezentând despăgubiri materiale și morale pentru prejudiciul cauzat societății - 2000 SRL prin acte de contrafacere și menținerea dispozițiilor cu privire la respingerea cererii de chemare în garanție formulate de - SRL. Continuând, arată că deși reține că prin actele de comercializare făcute de - SRL s-a folosit ca semn distinctiv atât modelul, cât și marca înregistrată, instanța de fond a constatat că nu există prejudiciu și nici legătură de cauzalitate. Mai arată că - 2000 SRL a introdus pe piață produsul "salată de icre" din anul 1996, iar pentru a evita acțiunile de contrafacere și concurență neloială, a obținut protecția mărcii nr. -/10.11.2000 și a modelelor industriale nr. -/10.11.2000 și nr. -/19.07.2002, iar primul litigiu s-a ivit între părți la data de 21.05.2002, când a formulat plângere penală împotriva administratorului - SRL pentru săvârșirea faptelor de contrafacere și de concurență neloială. La data de 16.07.2002, pârâta a depus cererea de înregistrare la OSIM a modelului industrial pe care îl folosea în activitatea comercială, model similar cu modelele și cu marca înregistrate deja de - 2000 SRL.

Totodată, arată că asupra modului de calcul a prejudiciului moral și material cauzat în materia proprietății intelectuale, despăgubirile sunt rodul unei munci de apreciere. În aceste situații, legiuitorul a pregătit cadrul legal, respectiv OUG nr. 100/2005. În determinarea beneficiului nerealizat s-a efectuat expertiză contabilă și s-a ales varianta de profit cea mai mică dintre cele făcute de expertul contabil. Din actele depuse la dosarul cauzei rezultă că societatea pârâtă a ajuns la un volum de producție și activitate capabil să fie concurent pe piața românească. Susține că încălcarea drepturilor sale s-a făcut în mod vădit, aspect ce rezultă din cronologia prezentată.

Referitor la daunele morale, arată că reprezintă acea categorie de daune care exced zonei cuantificabile, iar instanța poate acorda despăgubiri morale triplul sumelor reprezentând prejudiciul cauzat prin fapta ilicită.

Reprezentantul intimatei - pârâte - SRL solicită respingerea apelului formulat împotriva sentinței civile nr. 515/13.03.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, ca nefondat. Continuând, arată că trebuia demonstrată existența faptei ilicite, iar litigiul durează din anul 2003. precizează că în cazul de față nu se poate vorbi de o încălcare a dreptului obiectiv, atât timp cât societatea pârâtă și-a exercitat în mod legal drepturile derivate din certificatul de protecție deținut. Arată că nu se poate pune în cauza de față problema existenței unei fapte ilicite, astfel încât nu poate exista intenția. Totodată, susține că nu a fost dovedit prejudiciul, iar din înscrisurile depuse în ședința publică de astăzi de către reprezentantul apelantei - reclamante rezultă că cifra de afaceri a acesteia a crescut.

În ceea ce privește cererea de chemare în garanție a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, solicită admiterea acesteia, în cazul admiterii cererii principale. Cu cheltuieli de judecată, pe care le va solicita pe cale separată.

Reprezentantul intimatul - pârât OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI solicită respingerea cererii de chemare în garanție ca neîntemeiată.

CURTEA,

Având nevoie de timp pentru a delibera, față de dispozițiile art.260 alin. 1 Cod procedură civilă, urmează să dispună amânarea pronunțării asupra cererii de apel.

DISPUNE:

Amână pronunțarea asupra cererilor de apel la data de 26.05.2009.

Pronunțată în ședință publică, azi, 19.05.2009.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR,

- - - - -

GREFIER

- -

ÎNCHEIERE

Ședința publică de la 26 mai 2009

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE - - -

JUDECĂTOR - - - -

GREFIER - - -

CURTEA

În aceeași compunere și pentru aceleași motive, urmează să dispună amânarea pronunțării asupra cererii de apel.

DISPUNE:

Amână pronunțarea asupra cererii de apel la data de 02.06.2009.

Pronunțată în ședință publică, azi, 26.05.2009.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR,

- - - - -

GREFIER

- -

ÎNCHEIERE

Ședința publică de la 2 iunie 2009

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE - - -

JUDECĂTOR - - - -

GREFIER - - -

CURTEA

În aceeași compunere și pentru aceleași motive, urmează să dispună amânarea pronunțării asupra cererii de apel.

DISPUNE:

Amână pronunțarea asupra cererii de apel la data de 09.06.2009.

Pronunțată în ședință publică, azi, 02.06.2009.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR,

- - - - -

GREFIER

- -

ROMÂNIA

DOSAR NR-

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A IX-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 117A

Ședința publică de la 9 iunie 2009

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE - - -

JUDECĂTOR - - - -

GREFIER - - -

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 19.05.2009 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 26.05.2009, la data de 02.06.2009 și apoi la data de 09.06.2009.

CURTEA,

Deliberand asupra apelului de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a V-a Civilă sub nr. 19631/3/31.05.2006, astfel cum a fost precizată la termenul din 14.02.2008, reclamanta - 2000 SRL, a solicitat obligarea pârâtei - SRL la plata sumei de 2.127.745 ron reprezentând despăgubiri materiale și a sumei de 2.127.745 ron despăgubiri morale pentru prejudiciul cauzat societății - 2000 SRL, constând în beneficiul nerealizări de reclamantă, ca urmare a actelor de contrafacere ale pârâtei.

În motivarea cererii, se arată că Societatea 2000 SRL a introdus pe piața produsul "salata de icre" din anul 1996, produs care la acea data era ca și inexistent pe piața româneasca, iar în prezent datorită cheltuielilor foarte mari făcute cu promovarea acestui produs, s-a ajuns la consacrarea firmei - 2000 ca lider necontestat pe piața, iar produsul "salata de icre" se găsește în toate marile magazine, fiind notoriu cunoscut de către consumatori, bucurându-se de o larga apreciere in rândul acestora.

În scopul de a dobândi o puternică distinctivitate pe piața si pentru a evita acțiunile de contrafacere și concurență neloială, reclamanta a protejat aspectul floral de ambalare a salatei de icre, obținând dreptul asupra modelului industrial prin eliberarea de către OSIM a certificatului de înregistrare nr. -/03.12.2001 și a certificatului de înregistrare numărul -/09.06.2003. Certificatele de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României pe o perioada de 5 ani.

A obținut de asemenea și protecția mărcii cu titlul "Produse alimentare de tip " prin înregistrarea acesteia sub nr. -/17.07.2001 cu respectarea dispozițiilor Legii 84/1998, această marcă având rolul de a diferenția produsele și serviciile de cele de același tip ale concurentei, de a garanta calitatea produselor.

Reclamanta mai arată că a semnalat atât direct cât și de la partenerii comerciali și de la clienți ca - SRL B încălcă dreptul exclusiv al societății de exploatare a modelului de prezentare și comercializare a salatei de icre sub forma florală, protejat conform Legii 129/1992, comercializând produse similare care poartă un model industrial identic cu cel protejat, în scopul de a obține profit ilicit prin comercializarea produselor prin inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la proveniența și calitatea acestora.

Reclamanta a mai arătat că a acționat în judecată pe pârâta - SRL solicitându-i printr-o acțiune în contrafacere să sisteze comercializarea acestor produse care aduc atingere drepturilor sale de proprietate intelectuală.

Acțiunea a fost soluționată favorabil de Tribunalul București în cadrul dosarului nr. 4329/2003, admițându-se acțiunea în contrafacere și dispunându-se interzicerea comercializării produselor care poartă modelul industrial incriminat.

Dosarul de contrafacere se află în recurs, urmând să fie soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reclamanta a arătat și că pârâta - SRL a înregistrat la OSIM modelul industrial nr. -/17.0 2003 care este identic cu modelele industriale nr. -/03.12.2001 și nr. -/09.06.2003.

Acest model industrial a fost anulat prin sentința civilă nr. 123/17.02.2005 pronunțata de Tribunalul București în dosarul nr. 4329/2003, sentință menținută de instanța de apel în ceea ce privește dispoziția de anulare.

Reclamanta a arătat și că la data de 21 mai 2002 înregistrat la Inspectoratul General al Poliției - Direcția Poliției Economico Financiară, plângerea nr. P 101-108/2002 formulată împotriva administratorului firmei SRL - B, respectiv numitul, sub aspectul infracțiunii de contrafacere a mărcii prevăzută de art. 83 din Legea nr. 84/1998 și a celei de concurență neloială prevăzută de art. 5 lit. a, b și g din Legea nr. 11/1991, modificată prin Legea nr. 298/2001, art. 86 din Legea nr. 84/1998 și de art. 301. pen.

Reclamanta a arătat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale a pârâtei.

Astfel,în ce privește fapta ilicită, arată că faptele săvârșite de societatea - SRL prin reprezentanții săi sunt acte de contrafacere a modelelor nr. -/03.12.2001 și nr. -/09.06.2003, incriminate de dispozițiile Legii 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale.

Potrivit art. 33 din Legea 129/ 1992 "Pe întreaga perioadă de valabilitate, certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul industrial este incorporat sau la care acesta se aplică".

De asemenea, potrivit art. 35 alin. 2 lit. b "Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului: un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul."

Textele de lege consacră caracterul exclusiv și absolut al dreptului de proprietate industrială. . caracterului exclusiv și absolut al dreptului reprezintă un act ilicit sancționat de lege atât pe cale civilă, cât și penală.

Tot astfel, potrivit art. și din Legea 129/1992 și art. 83 alin. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 constituie infracțiune (iar pentru dreptul privat constituie delict civil) reproducerea, fără drept, a desenului industrial respectiv a mărcii în scopul fabricării de produse cu aspect identic și celelalte activități conexe, fabricarea, oferirea spre vânzare.

Fapta de contrafacere a fost reținută atât de Tribunalul București în cadrul sentinței pronunțate în acțiunea în contrafacere, dar rezultă și din numeroase probe, înscrisuri și expertize.

Faptele de comercializare a unor produse purtând modele industriale contrafăcute rezultă dintr-o serie de facturi în care sunt indicate produse comercializate de către pârâtă, precum și din fotografii ale produselor contrafăcute.

În ceea ce privește prejudiciul, arată că întinderea acestuia urmează a fi stabilită printr-o expertiză contabilă, care va avea în vedere la stabilirea prejudiciului criteriile prevăzute de art. 14 lit. a din OUG 100/2005, ținându-se cont de volumul total al vânzărilor pârâtei pe o perioadă de 3 ani calculați anterior până la data introducerii prezentei cereri de chemare în judecată.

În ceea ce privește forma de vinovăție cu care au fost săvârșite faptele de contrafacere este intenția. În materia răspunderii delictuale, forma de vinovăție nu este un element care să poată exonera de răspundere pe autorul faptei, întrucât, potrivit doctrinei, distincția dintre formele culpei, în dreptul nostru civil, nu prezintă interes practic, fiindcă răspunderea civila are la baza principiul reparării integrale a pagubei. În materie de contrafacere toate daunele provocate titularului dreptului protejat sunt de principiu previzibile, astfel încât invocarea bunei credințe nu exonerează de răspundere pe contrafăcător și nu este de natură să restrângă răspunderea acestuia. Pârâta avea cunoștință de faptul că încălcă un drept de proprietate intelectuală protejat, dar a continuat să comercializeze produse contrafăcute și după ce reclamanta i-a adus la cunoștință faptele de încălcare și după ce a început demersurile în justiție.

În ceea ce privește raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu, acesta rezultă ex re. Art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 100/2005 prevede că "La cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune - interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real ca urmare a încălcării săvârșite".

Prin întâmpinarea formulată la 27.09.2006, pârâta a invocat excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului București în soluționarea cauzei în raport de dispozițiile art. 10 alin. 8 Cod de procedură civilă iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată arătând că producerea și comercializarea salatei, de icre de către pârâtă nu pot fi în nici un caz considerate acte de contrafacere atâta timp cât pârâta folosește un model industrial diferit de cel al reclamantei, produsele fiind ambalate în caserole purtând marca "".Pârâta a mai arătat că într-un litigiu anterior părțile și-au opus reciproc titlurile de protecție deținute care le conferă drepturi exclusive de exploatare a modelelor industriale folosite în activitatea profesională astfel că Tribunalul București nu putea reține existența unor fapte de contrafacere. A arătat că dosarul penal arătat de către reclamantă a fost soluționat în mod irevocabil prin respingerea plângerii.

Prin cererea formulată la 27.09.2006 pârâta SRL a chemat în garanție Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând ca în cazul în care va fi admisă acțiunea reclamantei, să fie obligată chemata în garanție la plata către pârâtă a despăgubirilor acordate pentru prejudiciul pe care reclamanta l-ar fi suferit ca urmare a comercializării de către SRL a salatei de icre ornate conform modelului industriale ce face obiectul certificatului de înregistrare nr. -/9.06.2003 eliberat de către chemata în garanție.

În motivarea cererii de chemare în garanție s-a arătat că potrivit dispozițiilor art. 3 din HG nr. 578/2003, OSIM este autoritatea unică națională în domeniul proprietății industrială care eliberează titluri de protecție care să confere titularilor drepturi exclusive de exploatare pe teritoriul României. În exercitarea acestor atribuții, chemata în garanție trebuie să verifice, anterior eliberării titlului de protecție, respectarea de către acesta a tuturor cerințelor legale de valabilitate. În aceste condiții OSIM este datoare să suporte toate pierderile suferite de către titularii drepturilor de protecție ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligației de verificare a legalității titlurilor de protecție eliberate.

Prin întâmpinare la cererea de chemare în garanție formulată la 27.10.2006, OSIM a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibilă arătând că potrivit art. 1 alin. 2 din HG nr. 573/1998 competențele OSIM sunt strict limitate la acordarea protecției drepturilor de proprietate industrială în România și nu la valorificarea acestora. A mai arătat că între OSIM și părțile din cauză nu a existat vreun contract cu titlu oneros, astfel că nu poate avea calitatea de chemat în garanție în raport de prevederile art. 60 alin. 1 Cod de procedură civilă, faptul că OSIM a acordat un titlu de protecție neputând constitui un motiv pentru chemarea sa în garanție.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și proba cu expertiză contabilă.

Prin sentinta civila nr. 515/13.03.2008 pronuntata de Tribunalul București - Sectia a V-a Civilă a fost espinsa ca neîntemeiată cererea principală formulată de reclamanta - 2000 SRL în contradictoriu cu pârâta - SRL, a fost espinsa ca lipsită de interes cererea de chemare în garanție formulată de pârâta - SRL împotriva chematului în garanție Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci si a fost obligată reclamanta la 4.247,20 lei cheltuieli de judecată către pârâta - SRL.

Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut urmatoarele:

"Reclamanta 2003 este titulara drepturilor de proprietate industrială asupra modelelor industriale nr. - și -, salată de icre în formă de cu un număr variabil de petale, începând cu 10.11.2000 pentru primul model și cu 19.07.2002 pentru cel de al doilea model, astfel cum rezultă din certificatele de înregistrare a desenului sau modelului industrial nr. - și nr. - eliberate de OSIM (filele 6-8 și 10-13 dosar).

Reclamanta este de asemenea titulara drepturilor conferite de marca figurativă nr. 43942 pentru clasele 29 și 30 începând cu 10.11.2000, astfel cum rezultă din certificatul de înregistrare cu același număr eliberat de OSIM (filele 14-15 dosar).

Potrivit art. 30 din Legea nr. 129/1992, "pe întreaga durată de valabilitate a înregistrărilor desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a utiliza și de a împiedica utilizarea lor de o terță parte care nu dispune de consimțământul său. Titularul are dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri ".

Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998 "înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului: a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul; c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu. În aplicarea alin. 2, titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate ".

n calitate de titulară a drepturilor conferite de art. 30 (fost 33) din Legea nr. 129/1992 și de art. 35 din Legea nr. 84/1998, reclamanta a solicitat prin prezenta acțiune repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat de pârâtă prin încălcarea drepturilor sale exclusive asupra modelelor industriale nr. - și - și asupra mărcii figurative nr. 43942.

Astfel cum a fost formulată, acțiunea are o natură juridică complexă, atât a unei acțiuni în contrafacere, (în condițiile în care contrafacerea nu a fost constatată până în prezent) cât și a unei acțiuni în despăgubire, fiind întemeiată pe dispozițiile art. 14 din OUG nr. 2005 cu raportare directă la art. 35 și art. 83 din Legea nr. 84/1998 și art. 30 din Legea nr. 129/1992 și pe dispozițiile art. 998 - 999 Cod civil, cerându-se a fi întrunite pentru admitere cele patru condiții ale răspunderii civile delictuale, respectiv existența unei fapte ilicite care să poată fi calificată drept o faptă de contrafacere, a unui prejudiciu produs titularului dreptului de proprietate industrială, a legăturii de cauzalitate între faptă și prejudiciu și a vinovăției pârâtei.

n ceea ce privește fapta ilicită, reclamanta o arată ca fiind comercializarea de produse, respectiv salată de icre, purtând un model industrial contrafăcut respectiv forma de de tip "" protejată prin certificatele nr. - și - și prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 43942.

Din probele administrate, rezultă într-adevăr că pârâta a comercializat produsul "salată de icre" purtând un model floral asemănător până la identitate cu cel protejat în favoarea reclamantei.

Tribunalul apreciază însă că această faptă nu poate fi considerată a avea caracter ilicit, întrucât pârâta a avut recunoscut la rândul său un drept de proprietate industrială asupra modelului industrial nr. - reprezentând "salată de icre dozată în formă stea de mare cu șase brațe drepte muchiate, douăsprezece brațe drepte turtite, sau două stele de mare cu unsprezece brațe, începând cu data de 16.07.2002, data constituirii depozitului reglementar, astfel cum rezultă din certificatul de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. - eliberat de OSIM.

Este adevărat că acest certificat a fost anulat prin decizia civilă nr. 26A/16.02.2006 a Curții de Apel București - Secția a IX-a Civilă și pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală, prin care s-a constatat că nu era îndeplinită condiția noutății cerută de art. 9 din Legea nr. 129/1992, întrucât modelul industrial al pârâtei este identic cu modelele industriale ale reclamantei nr. - și -, singurul detaliu de diferențiere reprezentat de numărul de brațe fiind insuficient pentru a produce o altă impresie globală asupra utilizatorului avizat decât modelele protejate în favoarea reclamantei.

Este adevărat și că una din regulile generale care definesc instituția nulității este aceea a efectelor retroactive, constatarea nulității lipsind de efecte actul juridic încheiat cu nerespectarea condițiilor legale, încă de la încheierea sa.

Numai că în această materie a protecției drepturilor de proprietate industrială regimul nulității și efectelor sale este nuanțat prin chiar regimul juridic distinct reglementat de legiuitor.

Astfel, potrivit art. 30 din Legea nr. 129/1992 pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenului sau modelului industrial, titularul are un drept exclusiv de a-l utiliza, iar potrivit art. 36 lit. b din aceeași lege, dreptul exclusiv de exploatare încetează prin anularea certificatului de înregistrare.

Prin urmare chiar dacă la un moment ulterior recunoașterii unui drept de proprietate industrială, se constată că nu erau întrunite condițiile recunoașterii, actele de exploatare efectuate de titularul acestui drept pe perioada cât dreptul său a fost recunoscut, nu un caracter ilicit, întrucât la momentul săvârșirii acestea aveau un temei legal.

În speță, pârâta a efectuat acte de comercializare a salatei de icre purtând modelul asupra căruia pârâta avea recunoscut un drept exclusiv de exploatare, ci nu fără drept.

Or, acțiunea în contrafacere circumscrisă la condițiile speței ar reprezenta acțiunea pârâtei de a fi folosit fără drept unul din modelele sau marca aparținând reclamantei, ceea ce nu este cazul, chiar dacă ulterior s-a constatat că modelul, său este asemănător putând fi apreciat chiar identic cu cele ale reclamantei.

Ne aflăm în situația în care sunt aplicabile mai multe reguli de drept comun cu caracter de principiu, întrucât dispozițiile legii speciale (Legea nr. 129/1992, 84/1998 și OUG nr. 100/2005) nu reglementează situația actelor efectuate de titularul unui drept de proprietate industrială anulat ulterior, pe perioada dintre recunoașterea dreptului și anularea acestuia.

Astfel pe de o parte, este aplicabil principiul efectelor retroactive ale nulității, consecința fiind aceea că în condițiile anulării certificatului de înregistrare actele efectuate în temeiul acestuia, rămân lipsite de suport legal.

Pe de altă parte, este aplicabil principiul ocrotirii bunei credințe, cu consecința recunoașterii în favoarea titularului a dreptului de a păstra fructele rezultate din exploatarea dreptului său subiectiv, după regulile reglementate de art. 483 - 487 Cod civil.

Este esențial deci a se stabili dacă pârâta a fost de bună sau de rea credință în săvârșirea actelor de producere și de comercializare a salatei de icre sub modelul menționat, chiar dacă atitudinea subiectivă a pârâtei se analizează distinct, la verificarea condiției vinovăției.

Din această perspectivă, Tribunalul apreciază că pârâta a fost de bună credință utilizând un model industrial asupra căruia i se recunoscuse de către autoritatea competentă, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, după parcurgerea procedurii administrative impuse de lege, un drept exclusiv de proprietate industrială.

Prin urmare în condițiile în care această autoritate a apreciat că modelul său întrunește cerințele de noutate pentru a putea fi protejat, împrejurarea că s-a solicitat de către pârâtă recunoașterea drepturilor asupra acestui model după ce împotriva sa reclamanta a formulat o plângere penală pentru contrafacerea mărcii sale și pentru concurență neloială, este nerelevantă.

Nu existau deci temeiuri pentru ca pârâta să nu utilizeze acest model, chiar dacă între părți se purta litigiul civil având ca obiect cererea formulată de reclamantă pentru interzicerea fabricării, comercializării produsului salată de icre prin folosirea modelului protejat în favoarea reclamantei prin certificatele -/3.12.2001, -/9.06.2003 și -/17.07.2001 eliberată de OSIM.

Tribunalul apreciază deci că actele săvârșite de pârâtă sunt întemeiate pe dreptul recunoscut în favoarea acesteia și nu au fost fără drept, că aceste acte nu caracter ilicit prin anularea ulterioară a certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. -, astfel că nu sunt întrunite condițiile pentru a se aprecia că aceste acte ar avea natura unor acte de contrafacere pe perioada solicitată.

Tot la analiza condiției vinovăției pârâtei, Tribunalul are în vedere faptul că într-adevăr în materia răspunderii civile delictuale este suficientă vinovăția chiar sub forma culpei celei mai ușoare. Numai că în cauză această condiție nu este întrunită, întrucât pârâta a acționat pentru protejarea unui drept propriu în limitele permise de lege, iar în condițiile concurentei de piață nu se poate impune exigența opririi activității proprii până la soluționarea litigiului cu părțile concurente, pentru a se aprecia că atitudinea sa exclude chiar cea mai ușoară formă de culpă.

Tribunalul apreciază de asemenea că nu este dovedită nici condiția legăturii de cauzalitate între fapta pârâtei și prejudiciul produs reclamantei.

Astfel dacă sub aspectul prejudiciului art. 14 alin. 2 lit. a din OUG nr. 100/2005, reglementează și un criteriu abstract cum ar fi beneficiul nerealizat de titular sau beneficiul realizat injust de către persoana care încălcat un drept de proprietate industrială, în ceea ce privește legătura de cauzalitate, în speță nu s-a făcut nici o probă din care să rezulte că beneficiul pârâtei ar fi fost realizat ca urmare a folosirii modelelor florale menționate și nu ca urmare a activității sale intrinseci de a produce și de a pune pe piață un produs similar, cu caracteristici proprii. Nu pot fi reținute argumentele reclamantei în sensul că pârâta a profitat de recunoașterea calității produselor "", întrucât din probele, administrate rezultă că produsele pârâtei au fost ambalate în caserole care purtau în mod vizibil elementele de identificare a producătorului și produsului, neexistând un risc de confuzie din acest punct de vedere.

De asemenea din perspectiva celuilalt criteriu instituit de art. 14 alin. 2 lit. a din OUG nr. 100/2005, respectiv consecințele economice negative suferite de reclamantă, nu s-a făcut dovada faptului că vânzările și deci profitul reclamantei ar fi scăzut ca urmare a introducerii pe piață a produselor pârâtei și cu atât mai puțin a faptului că asemenea eventuale consecințe ar fi fost cauzate de folosirea modelului floral protejat în favoarea reclamantei și nu de apariția pe piața unei concurente important, producător de produse similare.

În ceea ce privește prejudiciul moral invocat, constând în diluția modelelor și a mărcii protejate în favoarea reclamantei și la pierderea valorii acestora, Tribunalul apreciază că nu poate fi reținut, dată fiind larga utilizare a acestui model la alte categorii de produse alimentare în special de cofetărie și patiserie.

Față de toate aceste aspecte Tribunalul va aprecia că acțiunea reclamantei este neîntemeiată și o va respinge ca atare.

Față de soluția dată cererii principale Tribunalul apreciază cererea de chemare în garanție ca rămasă fără interes, pârâta ne-mai obținând nici o folos practic prin această cerere, astfel încât această cerere va fi respinsă ca lipsită de interes, fără a mai fi analizată pe fond.

În baza art. 274 Cod de procedură civilă, Tribunalul va obliga reclamanta la 4247,2 lei cheltuieli de judecată către pârâtă."

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta - 2000 SRL, prin care solicită admiterea apelului, modificarea sentinței apelate și prin urmare să se dispuna admiterea acțiunii, obligarea pârâtei - SRL la plata sumei de 4.255.490 RON, reprezentând despăgubiri materiale și morale pentru prejudiciul cauzat societății - 2000 SRL prin acte de contrafacere, obligarea pârâtei - SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, menținerea dispozițiilor cu privire la respingerea cererii de chemare în garanție formulate de - SRL.

Dupa expunerea situatiei de fapt si a stadiului procesual, apelanta a formulat urmatoarele critici:

") Fapta ilicită

8. Deși hotărârea nu este extrem de clară, există două mari motive pentru care instanța a considerat că nu există o faptă ilicită: pe de o parte, reglementări speciale din materia proprietății industriale ar anihila principiul retroactivității efectelor anulării (A) și, pe de altă parte, reclamanta are dreptul de a păstra fructele rezultate din exploatarea dreptului său subiectiv în virtutea principiului ocrotirii bunei credințe (B).

A) principiului retroactivității efectelor nulității

1) Raționamentul instanței

9. După ce enunță principiul general al retroactivității efectelor nulității, prima instanță arată că acesta se aplică nuanțat în materia proprietății industriale din pricina regimului juridic distinct reglementat de legiuitor. Instanța amintește dispozițiile art. 30 din Legea 129/1992 "Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza și de a împiedica utilizarea lor de o terță parte care nu dispune de consimțământul său", precum și pe cele ale art. 36 "dreptul exclusiv de exploatare încetează (. ) prin anularea certificatului de înregistrare". Instanța deduce de aici că,(. ) chiar dacă la un moment ulterior recunoașterii unui drept de PI se constată că nu erau întrunite condițiile recunoașterii, actele de exploatare, efectuate de titularul acestui drept pe perioada cât dreptul său a fost recunoscut, nu caracter ilicit, întrucât la momentul săvârșirii acestea aveau un temei legal". Altfel spus, în opinia instanței, dreptul de a folosi modelul a subzistat până la pronunțarea hotărârii de anulare, el dispărând cu efect pentru viitor (ex tunc) numai din acest moment; actele de folosire până la acest moment au fost efectuate "cu drept", având așadar temei legal.

2) Critică

a) Critica diferențiată pe perioade de timp diferite în funcție de legea aplicabilă

i) Textele indicate de instanță nu sunt aplicabile în perioada iulie 2002 - ianuarie 2003

10. În raport de data înregistrării modelului de către pârâtă - 16.07.2002 este aplicabilă legea 129/1992 așa cum a fost modificată și republicată în nr. 1 din 08.01.1993.

11. Trebuie subliniat faptul că, în această variantă a legii nu există textele indicate de instanță, articolele respective având alt conținut și nu există alte prevederi echivalente.

12. Astfel, art. 30 așa cum era în vigoare la momentul depozitului național reglementar al modelului pârâtei - iulie 2002 - conținea cu totul alte reglementări:

" Art. 30. cazul cererii de înregistrare, publicată în conformitate cu art. 20, persoana fizică sau persoana juridică îndreptățită la eliberarea certificatului beneficiază provizoriu de aceleași drepturi conferite titularului, în conformitate cu prevederile art. 2 și 29, începând cu data constituirii depozitului reglementar al cererii până la eliberarea certificatului de înregistrare. Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligația de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial."

13. La fel și art. 36:

"Art. 36. - Autorul are dreptul să i se menționeze numele, prenumele și calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum și în orice acte sau publicații privind desenul sau modelul industrial. Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă."

14. În reglementarea atunci în vigoare, nu existau reglementări similare celor indicate de instanță, în special art. 36.

15. Abia în urma mai multor modificări, textele indicate de instanță apar în varianta legii republicată în 2003. De aceea, textele respective nu sunt aplicabile în perioada iulie 2002 - ianuarie 2003.

ii) Critica raționamentului instanței pentru legea aplicabilă după ianuarie 2003

16. Este aplicabilă legea 129/1992 așa cum a fost modificată și republicată în 193 din 26.03.2003.

17. Articolul 33 din varianta modificată a legii cuprinde un text asemănător, dar nu identic cu articolul 30 indicat de instanță: "Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte (. )." De asemenea, art. 39 din varianta republicată a legii stabilește că " Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului industrial încetează în următoarele situații: (. ) a) la expirarea perioadei de valabilitate; b) prin anularea certificatului de înregistrare;"

18. Acestea sunt textele legale față de care trebuie analizată teza instanței privind faptul că actele de exploatare erau efectuate "cu drept" între înregistrarea și anularea certificatului.

a) Interpretarea teleologică a dispozițiilor legale: art. 39 nu reglementează momentul din care se produce efectul nulității

19. Conform art. 39, dreptul de exploatare încetează "prin" anulare și nu,la" anulare. Se observă că în cazul prevăzut de art. 39 la lit. a) ("la expirarea perioadei de valabilitate") prepoziția,la" desemnează momentul exact când încetează dreptul. În cazul care ne interesează, lit. b), legiuitorul folosește o prepoziție diferită" prin", și nu "la". Altfel spus, lit. b) determină numai un mod de stingere a dreptului de exploatare, fără însă a încerca să determine și momentul propriu-zis în care se stinge dreptul. În comparație cu litera a), prepoziția "prin" din lit. b) semnifică numai faptul că anularea certificatului conduce la stingerea dreptului, fără însă a determina și momentul de la care se consideră că dreptul ar fi fost stins, căci dacă ar fi dorit să facă acest lucru legiuitorul ar fi utilizat prepoziția,la", așa cum a făcut la art. 39 litera a).

β) Interpretarea sistematică a articolului 39, lit. b) cu articolul 33

20. Așa cum arătam anterior, conform art. 33, "Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploata re (. )." Articolul 33 arată condiția în care ia naștere un drept exclusiv de exploatare - aceea să existe un certificat de înregistrare valabil. Conf. art. 39, "Dreptul exclusiv de exploatare (. ) încetează (. ) prin anularea certificatului de înregistrare". Art. 39 reprezintă o aplicare a art. 33 deoarece, prin anularea certificatului de înregistrare, dispare condiția esențială a existenței dreptului exclusiv. Certificatul de înregistrare nu a existat niciodată din punct de vedere juridic, el nu a fost niciodată" valabil" din punct de vedere juridic și, în consecință, nu a existat niciodată un drept de exploatare născut în temeiul acelui certificat.

b) Argumente critice comune pentru ambele perioade

i) Instanța se contrazice, pe aceeași pagină

21. Așa-zisa "nuanțare" a efectelor nulității din pricina existenței unor reglementări speciale nu poate fi reținută fiind combătută chiar de prima instanță,(. ) dispozițiile legii speciale (Legea nr. 129/1992, 84/1998 și OUG nr. 100/2005) nu reglementează situația actelor efectuate de titularul unui drept de proprietate industrială anulat ulterior, pe perioada dintre recunoașterea dreptului și anularea acestuia". Altfel spus, instanța însăși recunoaște că nu există dispoziții speciale care să reglementeze situația actelor de folosință între momentul înregistrării și momentul anulării înregistrării, astfel încât nu vedem de ce ar trebui "nuanțat" efectul retroactiv al nulității.

ii) Interpretarea logică a legii

22. Principiul "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" nu permite interpretului să facă o distincție ce nu se regăsește în legea însăși. Așa cum arătam anterior, instanța însăși recunoaște că nu există dispoziții legale speciale; altfel spus, legea nu distinge între efectele nulității în dreptul comun și efectele nulității unui certificat de înregistrare a unui model. Nici instanța nu ar fi trebuit să o facă și, de altfel, așa cum arătam anterior, pe aceeași pagină, instanța aplică regulile dreptului comun.

iii) Soluția primei instanțe încalcă dreptul Ia o jurisprudență unitară

23. Doctrina și jurisprudența română au admis constant aplicarea principiului retroactivității efectelor anulării certificatelor de înregistrare atât în cazul modelelor cât și în cazul mărcilor. Astfel, într-o cauză având ca obiect o cerere de anulare model industrial, Tribunalul Bucureștia decis că efectele anulării certificatului de înregistrare sunt în sensul că titularul modelului industrial anulat nu a avut niciodată drepturi cu privire la acest model industrial, astfel încât nu poate să exercite drepturile conferite de certificatul de model industrial", De asemenea, cu privire la producerea efectelor retroactive în situația anulării unui certificat de înregistrare cu privire la un drept de proprietate intelectuală este și decizia civilă ICCJ nr. 2815 din 30 martie 2007 care arată că: "În materia specială a mărcilor, sistemul de protecție fiind unul atributiv (protecția este acordată de către stat, pe teritoriul său, în urma unei proceduri administrative de înregistrare), anularea înregistrării are ca efect inexistența, cu efect retroactiv, a mărcii (. )."

24. În considerarea unei jurisprudențe coerente și unitare - această soluție ar fi trebuit aplicată și menținută și de prima instanță; aceasta a preferat însă o altă abordare, încălcându-ne astfel dreptul la o jurisprudență unitară.

iv) Soluția primei instanțe echivalează cu un refuz de aplicare a nulității modelului pârâtei

2.25. Soluția primei instanțe nu poate fi acceptată deoarece pentru restabilirea legalității ce a fost încălcată în momentul emiterii certificatului de înregistrare a desenului aparținând societății pârâte, se impune și înlăturarea efectelor produse în baza acelui certificat. Dacă ar fi să acceptăm teza emisă de instanță, în sensul că nulitatea nu produce în speța de față efecte retroactive, ne-am afla în situația paradoxală în care, deși ordinea de drept a fost încălcată, totuși, efectele ce i-au adus atingere ar fi menținute. Or, după constatarea nulității unui act, părțile ar trebui să se afle în situația în care ar fi fost dacă nu s-ar fi încheiat acel act, în cazul nostru, dacă nu s-ar fi emis certificatul de înregistrare în favoarea pârâtei. să aplice efectele nulității, prima instanță lipsește de efecte practice hotărârile definitive și irevocabile prin care a fost anulat modelul pârâtei, ceea ce, de asemenea, este de natură să încalce articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

3) Concluzie

26. În concluzie, considerăm că efectele retroactive sunt deplin aplicabile în urma anulării modelului pârâtei. Aplicând acest principiu, urmare a constatării nulității certificatului de înregistrare al modelului nr. -/16.07.2002, acesta nu a beneficiat niciodată de protecție. Consecințele care decurg de aici sunt următoarele:

1. Nu a existat niciodată dreptul de proprietate asupra modelului anulat;

2. Efectele exercitării de către - SRL a dreptului de proprietate asupra modelului anulat sunt de asemenea înlăturate;

3. Actele de folosire de către pârâtă a modelului anulat au fost săvârșite fără drept.

27. Prin urmare, chiar dacă pârâta a avut recunoscut un drept de proprietate asupra modelului nr. -, prin anularea acestui model, fapta pârâtei un caracter ilicit și așadar, se impune sancționarea acesteia.

B) B credință a pârâtei

28. Deși în prima parte a motivării, instanța învederează existența unui regim juridic nuanțat în domeniul drepturilor de proprietate industrială, ulterior revine și arată că, de fapt, dispozițiile legii speciale "nu reglementează situația actelor efectuate de titularul unui drept de proprietate industrială anulat ulterior, pe perioada dintre recunoașterea dreptului și anularea acestuia", ajungând astfel la concluzia că ne aflăm în situația în care sunt aplicabile mai multe reguli de drept comun (. )". După ce menționează principiul efectelor retroactive ale nulității și principiul dobândirii fructelor de către posesorul de bună credință, instanța optează pentru cel din urmă, fără a motiva în vreun fel motivele care au determinat-o să procedeze în acest mod și să ajungă la această concluzie.

29. Considerăm că buna credință nu este de natură să transforme fapte ilicite în fapte licite (1), că nu este aplicabil principiul dobândirii fructelor de către posesorul de bună credință (2) și că, oricum, pârât a nu a fost de bună credință (3).

1) B credință nu transformă o faptă ilicită în faptă licită

30. Fapta ilicită este o condiție distinctă de vinovăție, iar acest ultim factor este singurul în care se analizează elementul subiectiv al făptuitorului. Dacă buna credință are sau nu vreun rol în determinarea vinovăției, acest lucru va fi discutat mai jos, atunci când vom discuta despre condiția vinovăției. De aceea, în aplicarea regulilor privind răspunderea civilă delictuală, buna-credință a făptuitorului nu are nici o relevanță în aprecierea caracterului licit sau ilicit al faptei.

2) modului de dobândire a proprietății fructelor de către posesorul de bună credință

a) Nu există o posesie a unui model sau a unei mărci deoarece acestea sunt bunuri incorporale

31. Așa cum se arată în literatura de specialitate, posesia este o putere de fapt pe care o persoană o exercită cu privire la un bun corporal. Posesia este o stare de fapt, care constă în stăpânirea unui lucru și care este compusă din două elemente, un element material - corpus și un element psihologic - animus. În această situație ne interesează elementul material care "presupune contactul direct cu lucrul, concretizat în orice fel de acte materiale." Marca ori modelul industrial sunt bunuri incorporale, caracteristica ce exclude ab initia posibilitatea exercitării posesiei și, pe cale de consecință, posibilitatea dobândirii,fructelor" în acest mod.

b) Aplicarea modului de dobândire în cazul mărcilor încalcă articolul 1 al Protocolului 1 la CEDO nefiind prevăzut de lege

32. În cauza Bock și Palade României, aplicarea pentru prima dată de Curtea Supremă a teoriei aparenței în drept la dobândirea dreptului de superficie e considerată de C ca nefiind "prevăzută de lege" (în sensul pe care această sintagma îl are în Convenție). În cazul nostru, aplicarea pentru prima dată de instanță a principiului dobândirii fructelor de către posesorul de bună credință în materia mărcii sau a modelului industrial este de asemenea de natură să ne încalce dreptul la bun prevăzut de articolul 1 al Protocolului nr. 1, nefiind prevăzut de lege.

3) Pârâta nu a fost de bună credință

33. Prima instanță a respins cererea formulată de reclamantă, pornind însă de la o premisă greșită și anume aceea că pârâta a fost de bună credință în săvârșirea actelor de producere și de comercializarea salatei de icre sub modelul nr. -. Tribunalul apreciază că pârâta a fost de bună credință deoarece a folosit un model asupra căruia i se recunoscuse de către un drept exclusiv de proprietate industrială, motiv pentru care i se cuvin fructele rezultate din exploatarea modelului.

34. Potrivit art. 485 posesorul nu câștigă proprietatea fructelor decât atunci când posedă cu bună credință. B credință se apreciază nu doar în momentul dobândirii bunului, ci ea trebuie să existe și în momentul fiecărei perceperi a fructelor. Deși aprecierea bunei credințe revine instanței de judecată, în nici un caz, nu se va mai putea reține buna credință a unui posesor din momentul în care împotriva acestuia s-a formulat o acțiune în justiție, acțiune care este de natură să pună capăt prezumției de bună credință.

35. În acest sens, învederăm instanței că subscrisa am obținut pentru prima dată protecția modelului nostru industrial încă din data de 10.11.2000. La data de 21.05.2002 subscrisa am formulat plângere penală împotriva administratorului - SRL pentru săvârșirea faptelor de contrafacere și de concurență neloială. În urma declanșării acestui litigiu, pârâta a depus la data de 16.07.2002 cererea de înregistrare a modelului industrial pe care îl folosea în activitatea comercială și care era identic cu cel al subscrisei, model ce este în prezent anulat în mod irevocabil.

36. Deci, la momentul la care pârâta a solicitat înregistrarea la OSIM a modelului industrial, între cele două părți exista un litigiu, fapt ce este de natură să demonstreze reaua credință a pârâtei, și nicidecum că aceasta a fost de bună credință în desfășurarea activității sale comerciale. Pârâta a avut cunoștință de caracterul ilicit al faptelor sale și a încercat să le dea o aparență de legalitate prin demararea procedurilor de înregistrare a modelului industrial la OSIM. Singura concluzie pertinentă care poate fi dedusă prin analizarea cronologica a șirului de evenimente, este aceea că pârâta a încercat acoperirea faptelor sale de contrafacere prin înregistrarea la OSIM a unui model industrial, înregistrare ce a fost de altfel anulată de către instanțele de judecată. Or, acest "modus operandi", exclude buna credință a pârâtei.

37. Concluzia primei instanțe în sensul că solicitarea înregistrării modelului după ce se formulase plângerea penală nu prezintă relevanță în condițiile în care OSIM a apreciat că modelul pârâtei întrunește cerințele de noutate pentru a putea fi protejat, este complet eronată. Din contră, acest aspect poate fi considerat o premisă în aprecierea relei credințe a pârâtei și nicidecum în sens contrar, având în vedere că prin plângerea respectivă pârâta a luat cunoștință, în mod oficial, de afirmațiile noastre în sensul că ne încalcă drepturile de proprietate intelectuală protejate.

38. Astfel, pe de o parte, este de observat că OSIM a decis cu privire la "noutate" numai în 17 iulie 2003 când procedura de înregistrare a luat sfârșit; este adevărat că, printr-o ficțiune juridică, dreptul se consideră născut din momentul constituirii depozitului național reglementar, dar această ficțiune nu poate conduce la ideea că și buna credință se apreciază retroactiv, pe aceeași perioadă. Altfel spus, între perioada depozitului național reglementar și perioada confirmării propriu-zise de către OSIM prin înregistrare a "noutății", atitudinea subiectivă a pârâtei de negare a faptului că ne încalcă drepturile nu avea nici un fel de sprijin. și numai pentru această perioadă faptul că exista o plângere penală pentru contrafacere și concurență neloială nu are cum să fie irelevant.

39. Pe de altă parte, așa cum arătam în partea introductivă, pe 21.11.2003, am introdus acțiunea în anularea modelului pârâtei ce avea și un capăt de acțiune în contrafacere. Or, așa cum se arată în literatura de specialitate, posesorul încetează să mai fie de bună credință la momentul introducerii acțiunii cu condiția ca reclamantul să-și dovedească pretenția. Noi ne-am dovedit pretenția definitiv și irevocabil (modelul pârâtei a fost anulat) și, în consecință, măcar din 21.11.2003 pârâta a încetat să mai fie de buna credință.

40. Mai mult, concluzia OSIM cu privire la îndeplinirea condițiilor la înregistrare a fost răsturnată de instanțe, în cadrul acțiunii în anulare, acestea apreciind că în cauză era vorba despre o identitate aproape perfectă între modelul înregistrat de pârâtă și modelele și marca noastră, diferențele fiind nesemnificative: "modelele, fiind identice (deoarece diferă numai prin detalii nesemnificative), rezultă că modelul pârâtei reclamante ( a - SRL) nu are nici caracter individual, deoarece detaliile nesemnificative sunt, potrivit definiției legale cuprinse în art. 2 lit. C- acele elemente grafice sau de forma care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului industrial" (p. 11 din decizia nr. 26 A/16.02.2006). Cu toate acestea, instanța a acordat o greutate mai mare constatărilor OSIM decât celor reținute de instanțe. Probabil că pentru prima instanță, faptul că modelele erau identice - lucru intrat în puterea lucrului judecat - este și el irelevant în aprecierea relei credințe, altfel nu înțelegem de ce nu a fost tratat la rândul său.

41. De asemenea, conform unei jurisprudențe constante, "este calificată drept frauda cunoașterea de către deponentul cererii de înregistrare a folosirii anterioare a aceluiași semn pentru produse identice și similare de către un concurent. Pârâtul a înregistrat marca cu rea-credință, întrucât a avut cunoștință cu mult timp înainte de data înregistrării." Câtă vreme simpla cunoaștere a folosirii reprezintă o rea credință, cu atât mai mult (argument a fortiori) cunoașterea modelului și a mărcii anterior înregistrate (cvasi-identice, diferențiate numai de detalii nesemnificative) trebuie să reprezinte rea-credință. Înregistrarea modelului pârâtei nu poate conduce la o altă soluție tocmai pentru că această înregistrare a fost anulată ulterior pe motivul identității cu modelul/marca noastră.

42. În sfârșit, dacă ar fi acceptată, opinia primei instanțe ar conduce la rezultate greu de acceptat. Astfel, comercializarea de către pârâtă - SRL a produselor purtând modelul protejat de - 2000 SRL a început înainte ca pârâta să dobândească protecție pentru modelul folosit; ulterior, când pârâta a constatat că încalcă dreptul lui - 2000 SRL, a demarat procedurile de înregistrare a modelului industrial folosit în activitatea comercială cu scopul de a da o aparență de legalitate acestor fapte; pe tot parcursul procedurilor de înregistrare a modelului industrial nr. - pârâta - SRL a avut cunoștință de încălcarea drepturilor deținute de - 2000 SRL asupra modelelor nr. -/03.12.2001, nr. -/09.06.2003 și a mărcii nr. -/17.07.2001. Din această înșiruire de fapte se poate trage o singură concluzie: pârâta - SRL a încercat acoperirea faptelor sale de contrafacere prin înregistrarea la OSIM a unui model industrial, înregistrare considerată nelegală de către instanțele de judecată. Prin înregistrarea modelului industrial, pârâta - SRL a reușit să întârzie intervenția justiției pentru oprirea actelor de contrafacere, obținând cu succes o întârziere de ordinul anilor. Prin hotărârea sa, prima instanță nu face altceva decât să valideze această fraudare a legii.

II) Vinovăția

43. Conform unei doctrine și jurisprudențe constante, în materia răspunderii civile delictuale, buna credință nu este exoneratoare de răspundere. În literatura juridică și în practica judecătorească sunt reținute, drept împrejurări principale care înlătură vinovăția: fapta victimei înseși, fapta unui terț, pentru care autorul nu este ținut a răspunde, cazul fortuit, stricto sensu, cazul de forță majoră!". Niciuna dintre aceste situații nu poate fi invocată - și nu a fost invocată - de pârâtă în favoarea sa ca și cauză de înlăturare a vinovăției. B credință nu are relevanță în materie și, în consecință, nu ar fi trebuit analizată de instanță. În orice caz, așa cum am arătat pe larg anterior, pârâta nu a fost de bună credință la momentul înregistrării modelului său.

44. Răspunderea civilă operează, în principiu, pentru cea mai ușoară culpă. Atâta timp cât există o culpă în sarcina societății - SRL, indiferent de gravitatea ei, atunci se poate declanșa răspunderea civilă pentru fapta ilicită de contrafacere.

45. Cu privire la aprecierea elementului vinovăției în cadrul răspunderii civile delictuale s-a pronunțat și Curtea de Apel București prin decizia nr. 101A din 07.04.2005 (irevocabilă prin decizia nr. 5053/19.05.2006 a.), în care instanța arată că "Prin derogare de la regulile de drept comun prevăzute de art. 998 și 999 Cod civil, în materia proprietății intelectuale, titularul unui astfel de drept este scutit de obligația dovedirii culpei în săvârșirea faptei ilicite, legiuitorul prezumând existența vinovăției autorului, în considerarea statutului de comerciant în exercițiul căruia a fost săvârșită fapta. Lipsa intenției de prejudiciere este fără relevanță, în materia răspunderii civile delictuale comerciantul răspunzând pentru culpa levissima."

III) Raportul de cauzalitate

46. Instanța a reținut că nu există un raport de cauzalitate între faptele ilicite și prejudiciul pretins deoarece:

- nu a existat risc de confuzie intre produse deoarece pe ambalaj apăreau elementele de identificare ale paratei și ale produselor sale;

- nu s-a făcut dovada că vânzările și profitul reclamantei ar fi scăzut ca urmare a introducerii pe piață a produselor pârâtei și cu atât mai puțin a faptului că asemenea eventuale consecințe ar fi fost cauzate de folosirea modelului floral protejat în favoarea reclamantei și nu de apariția pe piață a unui concurent în acest domeniu;

- nu s-a administrat nici o probă din care să rezulte că beneficiul pârâtei ar fi fost realizat ca urmare a folosirii modelului subscrisei și nu ca urmare a activității sale de a produce și de a pune pe piață un produs similar cu caracteristici proprii.

47. Dacă primul punct existența riscului de confuzie din pricina modului de folosire a modelului cvasi-identic cu modelul marca noastră (A), ultimele două consideră că stabilirea încălcării drepturilor noastre nu este suficientă pentru a exista un prejudiciu (B).

A) Nu a existat risc de confuzie deoarece pe ambalaj apăreau elementele de identificare ale pârâtei și ale produselor sale

48. Din punctul nostru de vedere, acest element nu ține de raportul de cauzalitate ci de existența faptei ilicite: câtă vreme nu există "risc de confuzie", nu există încălcare, deci nu există faptă ilicită. Dat fiind însă faptul că instanța folosește acest argument în contextul analizei riscului de confuzie, îl vom analiza și noi tot aici, pentru ușurința urmăririi argumentației în paralel cu hotărârea.

1) Hotărârea instanței nu ține seama de existența modelului industrial

49. Analiza prejudiciului în baza existenței sau inexistenței riscului de confuzie este specifică mărcii deoarece numai în cazul mărcii încălcarea dreptului se stabilește în funcție de existența sau inexistența unui risc de confuzie.

50. În cazul unui model industrial, încălcarea rezultă din reproducerea identică (adică ce diferă numai prin detalii nesemnificative) ce nu produce asupra unui utilizator avizat o impresie vizuală globală diferită. 12 De asemenea, potrivit art. 51 din lege, reproducerea modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, vânzarea constituie infracțiunea de contrafacere a desenului sau a modelului industrial.

51. Din aceste texte legale rezultă cu claritate faptul că încălcarea dreptului la un model industrial nu se apreciază după criteriul riscului de confuzie, ca în materie de mărci.

52. Subliniem, pe scurt, următoarele diferențe notabile:

- încălcarea nu se apreciază în funcție de consumatorul mediu, rezonabil de atent și informat ca în cazul mărcilor, ci în funcție de un "utilizator avizat";

- în stabilirea încălcării nu se are în vedere gradul de similaritate a produselor ca în cazul mărcilor;

- nu se analizează similaritatea semnelor pe cele trei domenii (vizuală, auditivă, conceptuală) ci numai impresia vizuală de ansamblu care trebuie să fie diferită;

- nu se are în vedere faptul că un anume model industrial este bine-cunoscut de publicul consumator așa cum, în cazul mărcilor, caracterul distinctiv ridicat al mărcii anterioare sporește riscul de confuzie.

53. În cazul desenului și modelului ceea ce contează este impresia vizuală de ansamblu produsă asupra consumatorului de aspectul produsului, adică, în cazul nostru, chiar de către model. Faptul că pe model există o anumită marcă nu conduce la o impresie vizuală de ansamblu diferită (dacă pe un BMW X5 am înlocui marca BMW cu "", automobilul ar arăta tot ca un BMW X5). Trebuie făcută o diferență între marcă (semn distinctiv) și un semn ce intră în compunerea imaginii vizuale de ansamblu a unui produs. Or, mulțumindu-se să afirme că nu ar exista risc de confuzie, instanța neglijează în totalitate drepturile noastre asupra modelelor industriale. În cel mai bun caz, hotărârea este totalmente nemotivată sub acest aspect.

2) Hotărârea instanței este greșită din punctul de vedere al protecției mărcii

a) Pentru a profita de renumele sau reputația unei mărci nu este nevoie de risc de confuzie, fiind suficient un simplu risc de asociere

54. Această formă de încălcare a mărcii, se regăsește în art. 35, alin. 2lit. c) din Legea nr. 84/1998, care reprezintă transpunerea în dreptul român a facultății oferite de art. 5 (2) din Directiva Europeană a mărcilor de a acorda o protecție suplimentară mărcilor care se bucură de renume. Menționăm că, prin hotărârea Adidas/ obligatorie pentru toate autoritățile statelor membre, Curtea Europeană de Justiție a stabilit, într-o procedură preliminară, că

,1. Atunci când un stat membru exercită facultatea oferită de art. 5 par. 2 al primei directive 89/104/CEE (. ), este obligat să acorde protecția specifică în cauză în caz de folosire de către un terț a unei mărci sau a unui semn posterior, identic sau similar cu marca renumită înregistrată, atât pentru produse sau servicii ne-similare, cât și pentru produse sau servicii identice sau similare celor desemnate de marcă."

55. Altfel spus, în baza acestei hotărâri a, obligatorie pentru statele membre, art. 35 alin. 2 lit. c) privește nu numai produsele diferite, ci și, ca în cazul nostru, produsele identice.

56. Prin aceeași hotărâre, Curtea a stabilit că, pentru a exista protecția conferită de art. 35 al. 2 lit. c), nu este necesar să există un risc de confuzie, fiind suficient ca similaritatea semnelor să permită publicului să stabilească o legătură între semn și marcă.

57. În consecință, raportându-se la riscul de confuzie, instanța română a interpretat legea altfel decât ar fi trebuit să o facă în baza jurisprudenței CJCE.

b) de confuzie nu este înlăturat de folosirea numelui comercial sau al mărcii cunoscute a contrafăcătorului

58. Chiar presupunând că se analizează existența riscului de confuzie, hotărâre a instanței este greșită. Astfel, argumentul instanței în sensul că faptul că pe caserole figura marca sau numele comercial al pârâtei este de natură să înlăture riscul de confuzie contravine aceleiași jurisprudențe comunitare.

59. În hotărârea Life/ Life, CJCE a stabilit că riscul de confuzie poate exista în situația în care semnul ce încalcă marca înregistrată este constituit din marca înregistrată și numele comercial sau marca contrafăcătorului iar marca înregistrată, fără să creeze singură imaginea de ansamblu a semnului compus, își conservă în acesta o poziție distinctivă autonomă. Altfel spus, simplul fapt că un contrafăcător, folosește, alături de marca pe care o încalcă, și numele său comercial sau marca proprie, nu poate conduce la înlăturarea riscului de confuzie, dacă marca își păstrează o poziție autonomă.

60. Or, instanța română nu a aplicat această jurisprudență, interpretând legea română în contradicție cu dreptul comunitar.

c) În cauză există risc de confuzie

61. Deși nu acceptăm că, pentru a se analiza dacă folosirea semnului identic profită de renumele și reputația mărcii ar trebui analizată existența riscului de confuzie, vom arăta totuși, că, în cauză, un asemenea risc chiar există.

62. De altfel, stabilirea riscului de confuzie este necesară oricum pentru protecția obișnuită, în baza art. 35 alin. 2 lit. b, protecție de care beneficiază orice marcă înregistrată, inclusiv marca "". Așa cum vom arăta în continuare, produsele fiind identice și semnul fiind identic cu marca, nu ar fi necesară analiza riscului de confuzie (i). Totuși, ad absurdum, chiar presupunând că nu s-ar reține identitatea perfectă a mărcii cu semnul folosit, riscul există (ii).

i) Produse identice, semne identice, nu se analizează riscul de confuzie

63. salata de icre comercializat de către parată este identic cu cel pentru care este înregistrată marca " ". Mai mult, produsul se adresa aceluiași segment de consumatori, prezenta elemente grafice comune, era prezent în magazine alături de produsele - 2000 SRL, având și ambalaj aproape identic.

64. Semnul folosit de pârâtă - modelul acesteia - este identic celui înregistrat ca marcă de "" așa cum rezultă cu putere de lucru judecat din decizia nr. 26 A/16.02.2006. Într-adevăr, stabilind că modele sunt identice, instanța a stabilit, de asemenea, că marca este identică cu semnul înregistrat ca model de pârâtă. Potrivit prezumției lucrului judecat, o hotărâre irevocabilă exprimă realitatea raporturilor juridice dintre părți, neputându-se primi vreo dovadă contrară, față de caracterul absolut al prezumției.

65. În consecință, conform art. 35 alin. 2 lit. a), riscul de confuzie se prezumă absolut.

ii) În caz că se aplică art. 35 alin. 2lit. b), există risc de confuzie

66. Presupunând, ad absurdum, că nu se ține seama de puterea de lucru judecat a deciziei nr. 26 A/16.02.2006, astfel încât nu se consideră că între semnul folosit de pârât și marcă există identitate, totuși, acest lucru nu înseamnă că marca noastră nu a fost încălcată.

67. Doctrina a arătat că riscul de confuzie nu se stabilește analizându-se fiecare detaliu, ci, din contră, analizând întregul și elementele acestuia dominante. Consumatorul păstrează în memorie, în special, componentele distinctive și dominante și felul în care acestea interacționează cu ansamblul, deoarece acesta percepe marca ca pe un întreg, și nu îi analizează diferitele detalii?". De aceea, este important de stabilit dacă impresia de ansamblu este similară, pentru a stabili existența riscului de confuzie".

68. Chiar dacă nu sunt identice (potrivit ipotezei), semnul este totuși foarte similar cu marca înregistrată de. Gradul înalt de similaritate combinată cu identitatea produselor conduce la reținerea riscului de confuzie în sensul art. 35 alin. 2 lit. b) și, în consecință, la încălcarea dreptului la marcă.

B) Existența încălcării nu este suficientă pentru a dovedi prejudiciul

69. Instanța arată că în cauză nu s-a făcut dovada că vânzările și profitul reclamantei ar fi scăzut ca urmare a introducerii pe piață a produselor pârâtei și cu atât mai mult că asemenea eventuale consecințe ar fi fost cauzate de folosirea modelului floral protejat în favoarea reclamantei și nu de apariția pe piață a unui concurent în acest domeniu; de asemenea, nu s-a administrat nici o probă din care să rezulte că beneficiul pârâtei ar fi fost realizat ca urmare a folosirii modelului subscrisei și nu ca urmare a activității sale de a produce și de a pune pe piață un produs similar cu caracteristici proprii.

70. Din aceste fragmente rezultă că, pentru prima instanță, simpla încălcare a dreptului de PI nu este suficientă pentru a conduce la crearea unui prejudiciu. În opinia instanței este necesar ca atât beneficiul nerealizat de titularul dreptului cât și profitul injust realizat de contrafăcător să fi rezultat din folosirea de către pârâtă a modelului floral anulat, trebuind să fie excluși orice alți factori. Altfel spus, trebuie demonstrat că, din pricina confuziei semnului cu marca ori din pricina imaginii de ansamblu similare a modelelor produselor, a avut loc o migrație de clientelă de la un agent economic la altul, astfel încât titularul mărcii a pierdut clienți în favoarea contrafăcătorului. Această migrațiune de clientelă ar fi cauzat nerealizarea unui câștig de către titularul dreptului și realizarea unui beneficiu injust de către contrafăcător. câștigului sau beneficiul nu trebuie așadar să se datoreze altor factori, cum ar fi intrarea pe piață a unui comerciant de produse similare.

71. Acest raționament nu poate fi acceptat deoarece introduce condiții neprevăzute de lege (1), inexistente în practica judecătorească (2), produce o inversare a sarcinii probei încălcând CEDO (3) și nu poate fi aplicată în cazul modelului industrial (4).

1) Raționamentul primei instanțe introduce condiții neprevăzute de lege

72. Acordarea despăgubirilor este reglementată de art. 14 din OUG 100/2005,(1) La cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite.

(2) La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puțin suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză."

73. Am redat textul de lege pentru a demonstra că legiuitorul, prin reglementarea oferită de OUG nr. 100/2005 stabilește faptul că instanța va obliga persoana care a săvârșit o activitate de contrafacere să plătească prejudiciile cauzate în acest mod. Potrivit dispoziției citate, în cazul constatării unor acte de contrafacere instanța va acorda despăgubiri, iar modul de calcul al acestor despăgubiri va trebuie să țină cont de criteriile stabilite prin alin. 2 al art. 14 din ordonanța mai sus amintită. În situația în care cuantumul prejudiciului este greu de stabilit, ordonanța prevede posibilitatea acordării unor daune stabilite prin fixarea unei sume forfetare (art. 14 alin. 2, lit. b).

74. Așadar, în situația în care cuantumul prejudiciului nu poate fi stabilit cu exactitate spre exemplu când contrafăcătorul nu și-a ținut cum trebuie contabilitate a, instanța nu poate respinge cererea pentru acest motiv, ci va trebui să acorde o sumă forfetară. De aceea, dacă există alți factori care ar putea justifica o parte din prejudiciu dar acest lucru nu se poate cuantifica, instanța nu poate respinge cererea de plano, ci trebuie să acorde o sumă forfetară. Abordarea legiuitorului nu este așadar una potrivit căreia revine titularului dreptului obligația de a demonstra că prejudiciul nu se putea produce din pricina altor factori economici sau de altă natură. Dimpotrivă, în sistemul OUG 100/2005, prejudiciul rezultă ex re din încălcarea dreptului de proprietate intelectuală; dacă este dificil de stabilit cuantumul efectiv al prejudiciului real suferit din pricina faptului că există mai mulți factori economici care ar putea influența acest cuantum, soluția nu este respingerea cererii ci, acordarea unei sume forfetare. În consecință, soluția primei instanțe nu este prevăzută de lege.

2) Condiția stabilită de instanță nu rezultă din practica judecătorească anterioară

75. În cauză a fost efectuată o expertiză contabilă care a stabilit că valoarea beneficiului nerealizat de - 2000 SRL, raportat la valoarea vânzărilor produsului salată de icre a pârâtei - SRL este de 2.127.745 RON. Deci, în urma analizării documentelor contabile, expertul numit de instanță a putut să constate existența unor prejudicii, în valoarea mai sus menționată. Așadar, daunele materiale pe care le solicităm pârâtei sunt în cuantumul fixat de expertiza contabilă.

76. În acest sens s-au pronunțat în mod constant instanțele judecătorești, care au acordat despăgubiri civile către titularii drepturilor de proprietate intelectuală, în baza unor expertize contabile ce au fost întocmite în respectivele cauze. În aceste cauze titularii dreptului nu au fost obligați să dovedească faptul că pierderea câștigului sau beneficiul injust nu puteau proveni decât din migrația de clientelă rezultată.

77. În considerarea unei jurisprudențe coerente și unitare această soluție ar fi trebuit aplicată și menținută și de prima instanță; aceasta a preferat însă o altă abordare, încălcându-ne astfel dreptul la o jurisprudență unitară.

3) Răsturnarea sarcinii probei

78. Este greu de înțeles și de urmat logica primei instanțe care îl transformă pe contrafăcător într-un fel de " bea possidendi": acesta poate să stea liniștit atât în procesul de contrafacere cât și în cel de despăgubiri, revenindu-i titularului dreptului sarcina de a dovedi absolut orice aspect al cauzei, inclusiv legătura de cauzalitate între încălcare și prejudiciu în sensul că nu există nici un alt factor - altul decât încălcarea - care să fi produs prejudiciul. Nu credem că acesta este sensul legislației europene transpusă în dreptul român prin OUG 100/2005 și vom demonstra în cele ce urmează absurditate a poziției instanței.

79. Așa cum arătăm anterior, în cazul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, legătura de cauzalitate nu trebuie dovedită, ea rezultă în mod implicit din constatarea faptei ilicite. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu rezultă "ex re". Fapta ilicită produce fără dubii un prejudiciu, indiferent de întinderea acestuia. Acest prejudiciu este inerent și rezultă în mod automat din simpla producere a faptei de contrafacere. Revine contrafăcătorului obligația să demonstreze că prejudiciul s-a produs nu din pricina încălcării dreptului ci din cauza altor factori.

80. Presupunând, ad absurdum, că lucrurile nu ar sta așa în general, nu trebuie neglijat faptul că, în cauza de față, între modelul și marca noastră și modelul pârâtei există o identitate aproape perfectă (diferențele fiind nesemnificative), acest lucru fiind stabilit cu putere de lucru judecat. Considerăm că tocmai din pricina acestei identități, se prezumă faptul că în urma folosirii modelului respectiv de către pârâtă ne-au fost cauzate prejudicii comerciale și că pârâta a realizat un beneficiu injust.

81. Desigur, prezumția nu ar fi decât una relativă, pârâta putând să o răstoarne dacă dovedește în vreun fel că, în realitate, noi nu am suferit nici un prejudiciu din pricina folosirii modelului său ori că beneficiul realizat de aceasta nu se datora folosirii modelului ci "activității sale comerciale normale". Sarcina probei în vederea răsturnării prezumției îi revine în totalitate.

82. Un alt argument în sensul că sarcina probei nu ne poate reveni nouă ci pârâtei este acela că nu ar trebui să dovedim un fapt general negativ: ar trebui să probăm că prejudiciul nu rezultă din nici un alt factor decât încălcarea drepturilor noastre. Este destul de evident că nu putem face o asemenea probă, dar că pârâta poate dovedi, dacă este cazul, că prejudiciul (câștigul pierdut și beneficiul injust) rezultă din alți factori economici sau de altă natură și nu are nici o legătură cu faptul că ne-a încălcat drepturile protejate legal.

83. sarcina probei, instanța a aplicat legea internă greșit și ne-a obligat să facem o probă pe care nu o putem face, încălcând astfel și CEDO. Potrivit jurisprudenței Curții, principiul egalității armelor constituie un element al noțiunii mai largi de proces echitabil care include de asemenea dreptul fundamental la caracterul contradictoriu al procedurii penale (Barbera, și Jabardo Spaniei; Brandstetter Austriei). "egalității armelor" are sensul unui "just echilibru" între părți (Dombo Beheer Olandei) și implică obligația de a oferi fiecărei părți o posibilitate rezonabilă de a-și prezenta cauza - inclusiv probele - în condiții care să nu o plaseze într-o situație de net dezavantaj în raport cu adversarul său (Dombo Beheer Olandei; Kress Franței; Yvon Franței). Or, imputându-ne că nu am făcut o probă care nu ne revenea și pe care oricum nu o puteam face, instanța ne-a pus într-o evidentă situație de net dezavantaj în raport de partea adversă.

4) Raționamentul instanței nu se poate aplica în cazul modelelor industriale

84. În cazul mărcilor, încălcarea dreptului rezultă din existența unui risc de confuzie între semnul folosit de contrafăcător și marcă. Tocmai pentru că este vorba despre un "risc", o "probabilitate", se poate pune, din punct de vedere teoretic, problema dacă există posibilitatea ca acest risc sa nu se materializeze în funcție de condițiile de pe piață. Altfel spus, o ipoteză de discuție ar fi aceea dacă este posibil ca în anumite circumstanțe, deși se poate considera că există un risc de confuzie, studiindu-se piața, să se constate că publicul nu face nici o confuzie între semn și marcă. În acest gen de situație s-ar putea considera că nu există un prejudiciu din pricina faptului că, neproducându-se nici o confuzie efectivă în piață, nu a existat o migrație de clientelă între un agent economic și altul.

85. Totuși, acest raționament nu este aplicabil în cazul altor drepturi de proprietate intelectuală. Astfel în cazul brevetului de invenție, orice produs ce încalcă un brevet anterior sau rezultat din folosirea unui procedeu brevetat anterior va conduce la prejudiciu-s: nu interesează absolut deloc dacă există sau nu vreo "migrație" de clientelă, câtă vreme acel produs al contrafăcătorului nu ar fi trebuit să existe deloc. De asemenea, în cazul dreptului de autor, reproducerea și vânzarea copiei operei conduce ipso facto la un prejudiciu deoarece copia respectivă nu ar fi trebuit să existe deloc.

86. Diferențele între cele două tipuri de drepturi de proprietate intelectuală rezultă din rolul și funcția diferită pe care o au fiecare. Astfel, în materie de marcă, CJCE a stabilit că,35. Rezultă de asemenea din jurisprudența Curții că funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă fără nici o confuzie posibilă acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă proveniență, și că, pentru ca marca să își poată îndeplini rolul său de element esențial al sistemului de concurență nedistorsionată pe care tratatul CE încearcă să o stabilească, ea trebuie să constituie garanția că toate produsele sau serviciile pe care ea le desemnează au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice căreia îi poate fi atribuită responsabilitatea calității lor (a se vedea mai ales hotărârea din 19 noiembrie 1997, C-349/95, paragrafele 22 și 24; hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, paragraful 28 și hotărâre a din 18 iunie 2002, Philips, C-299/99, paragraful 30)". În schimb, funcția brevetului de invenție ori a dreptului de autor este aceea de a încuraja procesul creativ acordând monopoluri de exploatare celor care creează "idei" sau "forme" ce ajută umanitatea să progreseze."

87. În consecință, în cazul dreptului de inventator sau a celui de autor, încălcarea nu mai rezultă dintr-un "risc de confuzie" a consumatorului care ar putea fi indus să creadă că produsul ar avea o altă origine comercială; încălcarea dreptului rezultă din "copierea" obiectului dreptului respectiv (invenția sau opera) și orice beneficiu tras de contrafăcător din încălcarea respectivă este unul injust care produce o pierdere de profit pentru titularul dreptului.

88. Raționamentul este unul similar și pentru modelul industrial. Încălcarea dreptului nu rezultă dintr-un "risc de confuzie" a consumatorului cu privire la "originea comercială" a produsului, ci din "copierea" modelului protejat. Numai titularul dreptului are dreptul legal să fabrice un produs care să aibă forma modelului protejat; dacă o altă persoană fabrică produse ce au forma modelului protejat, acele produse, ca și în cazul brevetului de invenție sau dreptului de autor, încalcă prin simpla lor existență dreptul la model. De altfel, așa se și explică dubla protecție acceptată de legiuitor în cazul desenelor și modelelor industriale, acestea putând fi protejate nu numai ca desene și modele industriale ci și în virtutea dreptului de autor.

89. În plus, această concepție cu privire la modelul industrial rezultă din chiar condițiile protecției și sfera protecției: la o analiză atentă a acestor elemente, rezultă că protecția nu vizează protejarea consumatorului de confuzie, ci protejează procesul creator care a dus la existența unei forme cu aplicabilitate industrială. Este foarte important de subliniat aici faptul că încălcarea dreptului la model se apreciază nu în funcție de un consumatorul mediu, rezonabil de atent și informat ca în cazul mărcilor, ci în funcție de un "utilizator avizat", adică mult mai strict. De asemenea noutatea modelelor este apreciată strict, identitatea fiind definită în funcție de detaliile nesemnificative ce diferă de la un model la altul, iar sfera de protecție este definită de "imaginea vizuală diferită", nu în funcție de "similaritatea" unui model similar sau riscul de confuzie între acestea în mintea unui consumator.

90. Din cele arătate anterior rezultă că instituirea prin lege a unui monopol de exploatare pentru creatorul unui model industrial nou, cu caracter individual și aplicabilitate industrială, urmărește încurajarea pe viitor a creației în domeniul formelor industriale și nu protejarea consumatorului de existența unei confuzii între producători. Desigur, în măsura în care forma bunurilor este una identică (în sensul legii desenelor și modelelor industriale) consumatorul va ajunge să confunde bunul "original" și cel "contrafăcut", ajungându-se astfel la o "confuzie" similară celei directe în cazul mărcilor. De aceea, în cazul modelelor, simpla reproducere a modelului respectiv conduce la încălcare, încălcare ce nu mai poate fi disociată de prejudiciu; din acest punct de vedere modelul industrial se bucură de o protecție asemănătoare cu brevetul de invenție ori cu dreptul de autor. De altfel, menirea lui este aceeași - încurajarea creației intelectuale.

91. De aceea, în cazul modelelor industriale, titularul dreptului nu trebuie decât să dovedească faptul că dreptul său a fost încălcat de un terț care a comercializat modele identice (care nu produc o impresie globală vizuală diferită asupra unui utilizator avizat). Acest lucru este stabilit cu putere de lucru judecat în cazul nostru. Simplul fapt al încălcării implică existența prejudiciului, la fel ca în cazul brevetelor sau al dreptului de autor, nemaifiind necesar ca titularul să dovedească faptul că prejudiciul său a rezultat din confuzia propriu-zisă făcută de consumatori între cele două modele cu rezultatul migrației de clientelă comercială de la titular la contrafăcător.

92. În consecință, raționamentul instanței nu este aplicabil în cazul modelelor industriale.

IV) Prejudiciul

93. Instanța a considerat pe de o parte că "nu s-a făcut dovada ca vânzările și profitul reclamantei ar fi scăzut ca urmare a introducerii pe piață a produselor pârâtei (. )" (A) și, pe de altă parte, că prejudiciul moral constând în diluția mărcii și modelelor nu poate fi reținut deoarece modelul are o largă utilizare (B).

A) Nu s-a dovedit că a scăzut profitul nostru

94. Faptul că pârâta a vândut un model similar nu conduce, necesarmente, la scăderea vânzărilor noastre. Din punct de vedere logic, ele nu se presupun cu necesitate, fiind posibil, spre exemplu ca, din cauza creșterii pieței sau a câștigării de cotă de piață de la alți concurenți, cota noastră de piață sau vânzările să nu fi fost mai scăzute în urma intrării pe piață a pârâtei.

95. Un lucru este însă cert: câtă vreme pârâta a vândut un produs cu o formă identică modelului nostru, noi nu am putut realiza vânzările respective; în consecință, nu am putut realiza câștigul reprezentat de cota noastră de profit raportată la vânzările respective. În plus, așa cum arătam anterior, simplul fapt că pârâta a pus pe piață produse cu un model ce îl încalcă pe al nostru produce, ipso facto, un prejudiciu, deoarece pârâta nu avea dreptul să vândă produsele respective.

B) Prejudiciul moral prin diluție nu poate fi reținut deoarece modelul are o larga utilizare

96. Această soluție a instanței semnifică pur și simplu că modelul și marca noastră nu beneficiază de protecție legală deși sunt înregistrate conform legilor române. Astfel, instanța susține că nu există prejudiciu moral constând în diluția modelelor și a mărcii deoarece acestea sunt deja larg utilizate. Practic, argumentul instanței revine la a spune că nu există "diluție" pentru că marca și modelele noastre sunt deja diluate din pricina largii folosiri. Altfel spus, ele sunt deja "diluate", deci nu mai contează faptul că există un contrafăcător care folosește un model identic cu cele protejate prin înregistrare.

97. Acest tip de abordare lipsește de protecție drepturi valide în România, o marcă și două modele industriale valide, neanulate. În acest fel instanța încalcă din nou CEDO care, prin articolul 1 al Protocolului nr. 1 protejează dreptul la "bun" în care sunt incluse și drepturile de proprietate intelectuală.

98. Potrivit art. 14 alin. 2 din OUG 100/ 2005, "La stabilirea daunelor interese instanța judecătoreasca va lua în considerare a) [.. ] prejudiciul moral cauzat titularului dreptului [. ]".

99. Existența unui prejudiciu moral este fără putință de tăgadă, rămânând ca instanța să aprecieze, în raport de împrejurările concrete ale cauzei, valoarea prejudiciului moral suferit de titularul dreptului protejat, ca urmare a actelor de contrafacere. Unul dintre factori poate fi diluția, dar, în mod sigur, el nu poate conduce la lipsa de protecție a unor drepturi valide.

100. Ținând cont de toate argumentele de fapt și de drept ce au fost prezentate mai sus, putem conchide că există o răspundere civilă delictuală a pârâtei, motivat de existența:

- faptei ilicite ce a constat în comercializarea de către pârâta - SRL a unor produse similare purtând un model industrial identic cu modelele și marca noastră. Prin această modalitate de desfășurare a activității sale, - SRL a încălcat dreptul exclusiv al societății noastre de exploatare a modelelor și a mărcii protejate conform legii, în scopul de a obține profit ilicit prin inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la proveniența și calitatea produselor. Așa cum am arătat deja, nulitatea certificatului de înregistrare al modelului aparținând pârâtei a fost constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, astfel că devine aplicabil principiul retroactivității efectelor nulității, în sensul că acesta nu a beneficiat niciodată de protecție, fapt ce vine de asemenea, în susținerea existenței unei fapte ilicite. Chiar dacă pârâta ar fi fost de bună credință, așa cum susține instanța de fond, fapta își menține caracterul ilicit deoarece buna credință nu are nici o relevanță în materia răspunderii civile delictuale.

- vinovăției în sarcina pârâtei: conform legii, răspunderea civilă operează chiar și pentru cea mai ușoară culpă, buna credință nefiind exoneratoare de răspundere în această materie. Chiar dacă s-ar admite contrariul, pentru motivele anterior enumerate, buna credință a pârâtei a încetat în momentul în care împotriva acesteia s-a formulat o acțiune în justiție, adică încă din anul 2002.

- raportului de cauzalitate: conform OUG 100/2005, prejudiciul rezultă ex re din încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, astfel că legătura de cauzalitate nu trebuie dovedită, ea rezultă în mod implicit din constatarea faptei ilicite.

- prejudiciului: simplul fapt că pârâta a comercializat produse purtând un model ce încalcă drepturile noastre, produce în mod automat un prejudiciu, deoarece pârâta nu avea dreptul să vândă produsele respective. Deși legea prevede condiții diferite pentru reținerea producerii unui prejudiciu ca urmare a încălcării dreptului la marcă, respectiv la model, în cazul de față, gradul înalt de similaritate a semnului folosit de pârâtă combinat cu identitatea produselor conduce oricum la reținerea unui risc de confuzie. De asemenea, fără putință de tăgadă, s-a produs și un prejudiciu moral, rămânând ca instanța să aprecieze, în raport de împrejurările concrete ale cauzei, valoarea acestuia.

101. Astfel, considerăm că în speța de față sunt întrunite toate condițiile solicitate de lege pentru atragerea răspunderii civile delictuale a pârâtei, având în vedere motivele arătate mai sus, drept pentru care solicităm admiterea apelului,"

Analizand lucrarile dosarului in raport cu motivele de apel formulate, curtea retine urmatoarele:

In ceea ce priveste caracterul faptei paratei de a comercializa produsul salata de icre intr-o maniera de prezentare asemanatoare pana la identitate cu cea ocrotita prin modele industriale si marca a caror titulara este reclamanta, curtea apreciaza ca in mod gresit prima instanta a apreciat ca aceasta fapta nu ar avea caracter ilicit.

Astfel, prima instanta, desi a retinut ca modelul industrial inregistrat de parata a fost anulat, a apreciat ca efectele nulitatii s-ar produce de la momentul anularii, iar nu de la cel al inregistrarii, invocand ca argument in acest sens dispozitiile art. 36 din Legea nr. 129/1992, potrivit carora "dreptul exclusiv de exploatare încetează (. ) prin anularea certificatului de înregistrare". Or, textul sus-mentionat stabileste un mod de incetare a dreptului conferit de certificatul de inregistrare, fara insa a preciza momentul de la care dreptul inceteaza sau daca efectele anularii se produc doar pentru viitor sau si pentru trecut, de la momentul inregistrarii.

Ca atare, fiind vorba de o nulitate a certificatului de inregistrare care conferea dreptul exclusiv de exploatare a modelului industrial, nulitate generata de neindeplinirea conditiilor legale pentru inregistrarea acestuia, nulitatea opreaza la momentul declararii ei, dar cu efect retroactiv pana la momentul inregistrarii.

De altfel, certificatul de inregistrare anulat a avut perioada de valabilitate 16.07.2002 - 16.07.2007, iar pentru perioada 16.07.2002 - intrarea in vigoare a Legii nr. 585/2002 (7.02.2003), Legea nr. 129/1992 nu cuprindea textul invocat de prima instanta in fundamentarea sustinerii ca nulitatea in aceasta materie produce efecte numai pentru viitor.

Mai mult, prin anularea certificatului de inregistrare pentru neindeplinirea conditiilor legale de inregistrare s-a confirmat caracterul nelegal al inregistrarii. Or, fapta paratei de a incalca drepturile de proprietate intelectuala ale reclamantei nu poate dobandi caracter licit prin invocarea exercitiului unui drept care a fost dobandit in mod ilicit, nelegalitatea dobandirii acestui drept fiind constatata si remediata prin anularea certificatului de inregistrare dobandit cu incalcarea dispozitiilor legale, cu consecinta considerarii dreptului ilegal obtinut ca si cum nu ar fi existat niciodata. Totodata, in prezenta cauza, folosirea de catre parata a modalitatii de prezentare a produselor in forma quasi-identica cu cele ale reclamantei a inceput anterior inregistrarii de catre parata a modelului industrial ulterior anulat, asa incat, daca s-ar accepta sustinerea primei instante, fapta paratei ar avea caracter ilicit si ar constitui contrafacere in perioada de pana la momentul inregistrarii modelului industrial ulterior anulat si in perioada ulterioara anularii acestui model, avand insa caracter licit intre cele doua momente mentionate, desi inregistrarea a fost constatata ca fiind facuta cu incalcarea conditiilor legale de inregistrare. Ca atare, acceptarea sustinerilor primei instante ar echivala cu a sustine ca o ilegalitate (inregistrarea ilegala a modelului industrial de catre parata) ar inlatura caracterul ilicit al unei alte fapte (aceea de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale reclamantei), concluzie care nu poate fi primita.

In consecinta, folosirea de catre parata a modalitatii de prezentare a produselor sale in maniera in care aceasta prezentare incalca drepturile exclusive ale reclamantei, rezultate din certificatele de inregistrare -/3/12.2001 si -/9.06.2003 si din calitatea de titulara a marcii 43942, s-a realizat fara drept, astfel ca fapta paratei are caracter ilicit, iar in cauza nu s-a dovedit existenta nici unei cauze care sa ilature caracterul ilicit al faptei.

In mod gresit prima instanta a apreciat ca in cauza parata a fost de buna-credinta, considerand ca aceasta buna-credinta decurgea din imprejurarea ca parata a obtinut inregistrarea unui model industrial si, pana la anularea certificatului de inregistrare a acestuia, folosirea acestui model s-a facut cu buna-credinta.

Astfel, buna-credinta este reprezentarea subiectiva a unei persoane care, intemeindu-se pe toate datele pertinente ce ii sunt accesibile intr-un mod rezonabil, actioneaza de o asemenea maniera incat, raportat la datele respective, nu i se poate reprosa nimic.

Prima instanta a apreciat asupra existentei bunei-credinte a paratei doar prin raportare la imprejurarea ca aceasta a obtinut inregistrarea la OSIM a unui model industrial. Insa, in prezenta cauza exista si alte elemente care contureaza reprezentarea subiectiva a paratei cu privire la folosirea modelului industrial ce ulterior a fost anulat.

Astfel, la momentul la care parata a solicitat inregistrarea modelului industrial ce ulterior a fost anulat, reclamanta comercializa deja produsul "salata de icre" de sase ani si folosea deja modalitatea de prezentare sub forma unui model floral.

De asemenea, reclamanta era deja titulara marcii figurative nr. -/10.11.2000 si a modelului industrial -/10.11.2000, ambele reprezentând un model floral pentru prezentarea și individualizarea salatelor și produselor de icre.

Anterior datei la care parata a solicitat inregistrarea modelului industrial ulterior anulat, reclamanta formulase plângere penală împotriva administratorului - SRL pentru săvârșirea faptelor de contrafacere și de concurență neloială, plangere determinata de faptul ca - SRL comercializa produse similare purtând un model industrial identic cu modelul și marca reclamantei.

Chiar presupunand ca parata nu ar fi cunoscut modul de prezentare al produselor reclamantei, din momentul formularii plangerii penale impotriva directorului paratei, aceasta a avut cunostinta de imprejurarea ca o societate concurenta pretinde ca detine drepturi de proprietate intelectuala cu privire la un anumit mod de prezentare a produselor sale si pretinde ca modul de prezentare a produselor paratei incalca drepturile de proprietate intelectuala invocate.

Cererea de inregistrare a modelului industrial a fost formulata de parata dupa acest moment, asa incat nu se poate retine ca la formularea cererii de inregistrare parata ar fi actionat cu buna-credinta, din moment ce a solicitat inregistrarea unui model industrial cu privire la care stia ca o societate concurenta pretinde ca este extrem de asemanator cu modelul si marca asupra carora aceasta era deja titulara. Imprejurarea ca asemanarea invocata era una serioasa a fost confirmata de faptul ca, ulterior, a fost admisa cererea reclamantei privind anularea certificatului de inregistrare a modelului industrial al paratei. In plus, nu numai ca paratei i s-a adus la cunostinta ca modul de prezentare a produselor sale este extrem de asemanator cu modul de prezentare al produselor reclamantei, dar prin formularea plangerii penale s-a invocat chiar caracterul ilicit al faptelor paratei, astfel ca la momentul formularii de catre parata a cererii de inregistrare a modelului industrial, aceasta cunostea ca este contestat caracterul licit al activitatii sale de comercializare a produselor in modalitatea de prezentare conforma cu modelul industrial solicitat a fi inregistrat.

De altfel, chiar daca, in ciuda celor mai sus constatate, ar putea fi retinuta buna-credinta paratei, aceasta nu ar fi de natura sa determine aplicarea efectelor nulitatii numai pentru viitor si nici nu ar fi de natura sa inlature caracterul ilicit al faptei.

B sau reaua-credinta ar avea relevanta doar din perspectiva aplicarii art. 14 din OUG 100/2005, respectiv a aplicarii directe a dispozitiilor art. 13 pct. 2 din Directiva CE 48/2004 in concurs cu alin. 3. al art. 14 din OUG 100/2005, aceste dispozitii diferentiind modalitatea si intinderea despagubirilor cuvenite pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor de proprietatea industriala in raport de atitudinea subiectiva avuta de cel care a incalcat drepturile respective.

Ca atare, curtea retine ca fapta paratei de a comercializa produse de aceeasi natura cu produsele reclamantei intr-o maniera de prezentare care incalca drepturile de proprietate industriala ale reclamantei constituie contrafacere si a fost savarsita de parata cu vinovatie, aceasta urmarind sau doar acceptand ca, prin fapta sa, incalca drepturile reclamantei.

In cauza nu s-a invocat si nu s-a dovedit existenta nici unei cauze care sa inlature vinovatia paratei.

In ceea ce priveste cea de-a treia conditie pentru angajarea raspunderii civile delictuale, curtea constata ca in mod eronat prima instanta a apreciat ca in cauza nu s-ar fi facut dovada unui prejudiciu prin faptul ca nu s-a facut dovada de catre reclamanta a diminuarii vanzarilor si, implicit, a profitului reclamantei si, totodata, ca nu s-ar fi facut dovada unui prejudiciu rezultat din dilutia marcii.

Diminuarea sau nu a vanzarilor reclamantei in urma faptei paratei de a comercializa produse prezentate intr-o maniera quasi-identica cu produsele reclamantei nu este esentiala in aprecierea existentei sau nu a prejudiciului material, intrucat vanzarile pot ramane la aceeasi cota sau pot creste, chiar in conditiile mentionate, ca urmare a unor strategii de marketing si publicitate, prin care poate fi atrasa o noua clientela, dupa cum vanzarile pot scadea, dar aceasta scadere sa fie cauzata de alti factori decat deturnarea clientelei reclamantei de catre parata, cum ar fi intrarea pe piata a unor terte firme, diminuarea vanzarilor datorita crizei economice etc.

In plus, in cazul faptelor de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala prejudiciul material are, de regula, o structura complexa, derivand din atingeri aduse patrimoniului sub mai multe aspecte: beneficiul nerealizat, dilutia marcii, pierderea sau diminuarea caracterului distinctiv al modelului industrial in cazul in care modelului industrial respectiv i se conferise o preponderent o astfel de functie distinctiva, cu consecinta diminuarii valorii economice a marcii, respectiv a modelului industrial, diminuarea eficientei in folos propriu a publicitatii datorita imprejurarii ca de aceasta publicitate profita si contrafacatorul, necesitatea unor noi investitii in strategiile de marketing si publicitate pentru recastigarea clientelei pierdute ca urmare a actelor de contrafacere, etc.

In prezenta cauza, prejudiciul material suferit de reclamanta este dat de imprejurarea ca o parte a clientelei reclamantei a cumparat produsele paratei crezand ca acestea apartin de fapt reclamantei, datorita aspectului aproape identic intre aceste produse.

De asemenea, prejudiciul material suferit de reclamanta este dat de imprejurarea ca parata a profitat de investitiile in publicitate realizate de reclamanta, publicitate prin care clientii si potentialii clienti erau familiarizati cu forma produselor reclamantei, si a comercializat produse folosind o forma quasi-identica cu produsele reclamantei, determinand astfel cumparatorii sa cumpere produsele sale ca urmare a confuziei cu produsele reclamantei, confuzie determinata de forma quasi-identica cu cea cu care fusesera familiarizati prin publicitate.

Mai mult, prin comercializarea pe parcursul a mai multi ani a unor produse cu aspect quasi-identic cu cele ale reclamantei, prejudiciul material suferit de reclamanta este dat si de dilutia marcii sale, respectiv scaderea capacitatii distinctive a acesteia, ceea ce determina scaderea valorii economice a respectivei marci. In egala masura, modelele industriale ale caror titulara este reclamanta si-au pierdut din valoarea economica prin faptul ca, timp indelungat, modelele respective au fost folosite si de parata pentru produse similare, astfel ca, desi au avut functia de a conferi distinctivitate din punct de vedere al aspectului si prezentarii produselor reclamantei, aceasta functie a fost diminuata.

In consecinta, curtea constata ca in prezenta cauza este intrunita si conditia existentei unui prejudiciu material.

Cat priveste insa prejudiciul moral pretins de reclamanta, curtea constata ca reclamanta nu a invocat nici o atingere adusa atributelor sale morale, respectiv imagine, nume, reputatie, etc. Astfel, reclamanta nu a invocat nici o imprejurare care sa conduca la concluzia ca, prin fapta de contrafacere savarsita de parata imaginea sau reputatia comerciala a reclamantei ar fi avut de suferit, ori ca numele acesteia a fost asociat sau implicat in activitati care, datorita circumstantelor speciale ale acestor activitati, ar conduce la afectarea vreunuia din atributele morale ale reclamantei.

marcii si a modelor industriale are reflectare economica si, ca atare, o astfel de consecinta se analizeaza din perspectiva prejudiciului material, iar nu din perspectiva prejudiciului moral, acesta din urma avand in vedere doar atingerile aduse atributelor morale ale persoanei juridice, iar nu atingerile aduse elementelor cu valoare patrimoniala.

Mentionarea in art. 14 alin. 2 din OUG 100/2005 a prejudiciului moral printre criteriile care trebuie avute in vedere de instanta la stabilirea despagubirilor pentru faptele de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala nu scuteste pe cel vatamat de o astfel de fapta de a face dovada ca prin fapta respectiva s-a adus atingere si atributelor sale morale, respectiv nume, renume, reputatie, iar in prezenta cauza reclamanta nu a facut o astfel de dovada.

Ca atare, curtea constata ca in prezenta cauza nu s-a facut dovada existentei unui prejudiciu moral.

In ce priveste conditia existentei unui raport de cauzalitate intre fapta de contrafacere a paratei si prejudiciul suferit de reclamanta, curtea constata ca si aceasta conditie este indeplinita.

Astfel, nici una din consecintele negative suferite de reclamanta, retinute la analiza prejudiciului, nu s-ar fi produs in lipsa faptei de contrafacere savarsita de parata. Altfel spus, daca parata nu ar fi incalcat drepturile de proprietate intelectuala a caror titulara este reclamanta, prejudiciile mentionate nu s-ar fi produs.

Ca atare, curtea constata ca in cauza sunt intrunite toate conditiile legale pentru angajarea raspunderii civile delictuale.

In ce priveste intinderea prejudiciului material cauzat prin fapta de contrafacere a paratei, raportat la circumstantele concrete ale prezentei cauzei, este evident ca parata a urmarit ca produsele sale sa fie cat mai asemanatoare cu produsele reclamantei, determinand astfel clientela reclamantei, indusa in eroare de aspectul aproape identic, sa cumpere produse ale paratei crezand ca sunt produse ale reclamantei, profitand astfel de popularitatea de care se bucurau produsele reclamantei, popularitate ce a fost obtinuta si prin publicitatea facuta acestor produse. Ca acesta a fost scopul urmarit de parata este evident, intrucat altfel nu s-ar putea explica de ce o firma ar incepe sa comercializeze produsele sale intr-o modalitate de prezentare asemanatoare pana la identitate cu produsele similare ale altei firme si, avertizata asupra acestui fapt, nu numai ca nu inceteaza aceasta modalitate de comercializare, cautand sa realizeze o forma de prezentare prin care sa individualizeze produsele sale, ci chiar formuleaza cerere de inregistrare ca model industrial a formei asupra careia reclamanta invoca drepturi exclusive.

Ca atare, in aceste conditii, avand in vedere chiar scopul care rezulta din conduita paratei, se poate prezuma ca acest scop a si fost atins, astfel ca cel putin o parte din produsele sale au fost vandute nu datorita calitatilor proprii sau imprejurarii ca erau produse de parata si alese de cumpratori avand in vedere aceste criterii, ci datorita formei in care erau prezentate, forma care a determinat cumparatorii sa creada ca, de fapt, cumpara produse ale reclamantei.

Chiar daca nu exista nici un temei pentru a considera ca in totalitatea lor produsele paratei au fost cumparate ca urmare a confundarii acestora cu produse apartinand reclamantei, curtea apreciza ca este justificata solicitarea reclamantei ca la calcularea prejudiciului sa fie avuta in vedere cota sa de profit, cota care sa fie aplicata la cuantumul sumelor obtinute de parata din vanzarea produselor respective. Astfel, aceasta solicitare este in concordanta cu dispozitiile art. 14 alin. 2 din OUG 100/2005, tinde la acoperirea beneficiului nerealizat de reclamanta si, totodata, modalitatea propusa este justificata si din perspectiva faptului ca in calculul prejudiciului material trebuie avuta in vedere si despagubirea pentru diminuarea valorii economice a marcii si a modelelor industriale a caror titulara este reclamanta. De asemenea, aceasta modalitate de calcul al prejudiciului este de natura sa inlature si posibilitatea paratei de a obtine profit de pe urma faptei de contrafacere, cerinta consacrata si de art. 14 alin. 2 din OUG 100/2005.

Ca atare, avand in vedere raportul de expertiza efectuat in cauza in fata primei instante, curtea va retine ca despagubirile datorate de parata pentru prejudiciul material suferit de reclamanta prin fapta de contrafacere savarsita de parata sunt in cuantum de 2.127.745 ron, suma ce acopera atat beneficiul nerealizat de reclamanta, cat si celelalte prejudicii de natura materiala retinute mai sus.

Totodata, curtea constata ca cererea reclamantei de obligare a paratei la plata de despagubiri pentru prejudiciul moral este neintemeiata.

In consecinta, curtea va admite apelul si, chimband în parte sentința apelată, va admite în parte acțiunea, va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.127.745 lei (ron) reprezentând despăgubiri materiale pentru prejudiciul cauzat prin contrafacere, va respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtei la daune morale si, in temeiul art. 274.proc.civ. va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 13926,53 lei reprezentând cheltuieli de judecată parțiale, proporțional cu admiterea acțiunii.

Totodata, vand in vedere ca parata-intimata nu a inteles sa formuleze cerere de apel in conditiile art. 293¹.proc.civ. curtea constata ca nu este investita a se pronunta asupra cererii de chemare in garantie formulata de parata impotriva OSIM, asa incat va mentine dispozitiile sentintei apelate referitoare la acest aspect.

De asemenea, in temeiul art. 298 rap. la art. 274.proc.civ. curtea va obliga pârâta-intimata la plata către reclamanta-apelanta a sumei de 6362,56 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de apelanta - reclamantă - 2000 SRL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la &, cu sediul în B, strada -. - nr. 62, sector 5, împotriva sentinței civile nr. 515/13.03.2008 pronunțată de Tribunalul București Secția a V-a Civilă în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimata - pârâta - SRL, cu sediul ales la Av., în B,-,. 2,.. 4, județ și in contradictoriu cu chematul in garantie OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, cu sediul în B,-, sector 3.

Schimbă în parte sentința apelată în sensul că:

Admite în parte acțiunea formulata de reclamanta - 2000 SRL impotriva paratei - SRL.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.127.745 lei (ron) reprezentând despăgubiri materiale pentru prejudiciul cauzat prin contrafacere.

Respinge cererea de obligare a pârâtei la daune morale, ca neîntemeiată.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 13926,53 lei reprezentând cheltuieli de judecată parțiale, proporțional cu admiterea acțiunii.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

Obligă pârâta-intimata la plata către reclamanta-apelanta a sumei de 6362,56 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 09.06.2009.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR GREFIER

Red. MS/24.07.2009

.red. /02.07.2009

5 ex

Jud Fond Secția a V-a Civilă

Președinte:Melania Stanciu
Judecători:Melania Stanciu, Ileana Ruxandra Dănăilă

#Judecator Melania Stanciu

Acțiune în contrafacere. Încheierea /2009. Curtea de Apel Bucuresti

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Acțiune în contrafacere. Încheierea /2009. Curtea de Apel Bucuresti