ICCJ. Decizia nr. 3828/2005. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Decizia nr. 3828
Dosar nr. 38.825/2/2005
Şedinţa publică din 11 mai 2007
Asupra recursului de faţă:
Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 23 martie 2005, reclamanta SC M. BV a chemat în judecată pe pârâta SC M.T. SRL, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa:
- să interzică folosirea de către pârâtă, în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca M., respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare ori deţinerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, sub sancţiune unor daune cominatorii de 100 Euro pe zi de întârziere;
- să dispună efectuarea înregistrării în registrul comerţului a modificării firmei pârâtei, în sensul eliminării din numele comercial a mărcii M.;
- să dispună publicarea hotărârii de către pârâtă, pe cheltuiala ei, într-un ziar de mare tiraj şi
- să o oblige pe pârâtă la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii reclamanta a arătat că este titulara mărcilor M., înregistrate internaţional, iar pârâta foloseşte fără drept semnul M. în numele său comercial.
Prin folosirea unui semn identic sau similar cu mărcile M. se aduce atingere dreptului exclusiv al reclamantei asupra mărcilor sale.
Folosirea de către pârâtă a mărcii M. în cadrul numelui său comercial a creat confuzie în mintea publicului şi chiar imaginea că cele două societăţi sunt legate din punct de vedere juridic.
În drept a invocat prevederile art. 3 alin. (2) lit. b)-c), art. 35, art. 83, art. 86 din Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 30 din Legea nr. 26/1990.
Prin sentinţa civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:
Reclamanta este titulara mărcilor M., înregistrate internaţional, România fiind ţară desemnată.
Reclamanta nu a pretins în cuprinsul cererii sale de chemare în judecată şi pe cale de consecinţă, nici nu a probat împrejurarea că pârâta foloseşte semnul M. în activitatea sa comercială, altfel decât prin includerea acestuia în numele său comercial.
Au fost avute în vedere dispoziţiile art. 35 alin. (1)-(2), precum şi cele ale art. 38 din Legea nr. 84/1998, reţinându-se faptul că titularul mărcii nu poate să interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială marca, urmând a fi avută în vedere şi condiţionarea din alin. (2), în sensul ca folosirea elementelor de la lit. a) şi b) să fie conform practicilor loiale.
Tribunalul a arătat că prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privitoare la denumirea titularului nu pot fi interpretate decât în spiritul reglementării, în sensul că acestea se referă la imposibilitatea interzicerii folosirii de către terţ a denumirii comerciale proprii, iar nu a celei a titularului mărcii.
Împotriva acestei sentinţe reclamanta a declarat apel motivat, în termen legal.
Prin Decizia civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei.
Pentru a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere următoarele considerente:
Într-adevăr, aşa cum susţine reclamanta, tribunalul a procedat la o interpretare nesistematică a prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, inaplicabile de altfel, în speţă.
Prevederile art. 38 din lege se referă la utilizarea de către terţ a denumirii comerciale a titularului mărcii, iar nu a denumirii sale (a terţului), precum şi la folosirea (în sensul de menţionare) de către terţ a mărcii titularului dacă folosirea (menţionarea) mărcii este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau serviciului, în special pentru accesorii şi piese detaşabile, iar nu folosirea mărcii de către terţ pentru a-şi marca propriile produse/servicii sub aspectul indicării provenienţei.
În speţă, nu se pune însă, problema aplicării prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, ci problema conflictului dintre o marcă şi o denumire comercială şi a căii prin care acest conflict poate fi soluţionat.
Dreptul conferit de marcă fiind un drept civil, chiar şi atunci când titularul acestuia este un comerciant, sfera acţiunilor în justiţie, ca mijloace procesuale pentru protecţia mărcii anterioare, în caz de conflict cu o denumire comercială ulterioară, este determinată atât de caracterul civil al dreptului la marcă, cât şi de caracterul comercial al denumirii.
Acţiunea specială în contrafacere, formă a acţiunii în angajarea răspunderii civile delictuale, aşa cum rezultă din interpretarea sistematică, a fortiori şi extensivă a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, priveşte exclusiv conflictul dintre marcă şi un semn distinctiv folosit ca marcă de către un comerciant.
Art. 35 alin. (2)-(3) din Legea nr. 84/1998 se referă la conflictul dintre marcă şi un semn pentru produse sau servicii, adică un semn care ar îndeplini condiţiile de registrabilitate de fond, prevăzute de art. 3 lit. a) raportat la art. 5 interpretat per a contrario, din Legea nr. 84/1998, pentru a fi înregistrat ca marcă, prin ipoteză neînregistrat însă, ca marcă, folosit ca atare de către un comerciant în activitatea sa comercială.
Prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, invocate implicit de către apelanta-reclamantă ca temei al cererii sale, conţin doar o enumerare exemplificativă a măsurilor a căror instituire o poate solicita titularul mărcii (înregistrate) prin cererea de chemare în judecată ce declanşează acţiunea în contrafacere.
În cazul conflictului dintre o marcă aparţinând unui comerciant şi o denumire comercială aparţinând unui comerciant concurent, titularul mărcii nu are deschisă calea unei acţiuni în contrafacere, ci exclusiv calea acţiunii comerciale în anularea înregistrării firmei.
Acţiunea civilă în interzicerea folosirii firmei comerciale, ca formă a acţiunii în răspundere civilă delictuală, prin care titularul mărcii urmăreşte repararea în natură a prejudiciului viitor, dar cert, pune în conflict două drepturi recunoscute în baza legii, ambele beneficiind de recunoaştere (fiind dobândite) întotdeauna (cu excepţia drepturilor conferite de marca notorie) în cadrul unei proceduri administrative de înregistrare, reglementată de lege.
Atât sistemul de protecţie a mărcii, cât şi cel de protecţie a firmei comerciale, sunt sisteme atributive, dreptul asupra acestora fiind dobândit într-o procedură administrativă, respectiv acordat de către autoritatea administrativă competentă.
În conflictul declanşat trebuie invocată şi dovedită anterioritatea mărcii, impunându-se cercetarea legitimităţii folosirii firmei comerciale.
Valabilitatea înregistrării firmei nu poate fi pusă în discuţie ca o chestiune prejudicială de fond într-o acţiune în contrafacere, ci exclusiv pe calea acţiunii comerciale speciale în anularea înregistrării firmei comerciale, în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată şi completată, aplicabil a fortiori şi pentru ipotezele de înregistrare a firmei cu nerespectarea condiţiilor de fond pentru registrabilitatea acesteia, faţă de prevederile art. 25 alin. (2) şi (6) din Norma metodologică nr. 773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor.
În speţă, pârâtul titular al firmei comerciale înregistrate se bucură, tocmai în virtutea înregistrării, de prezumţia de legitimitate în folosirea acesteia, cât timp aceasta nu a fost răsturnată într-o acţiune în anularea înregistrării firmei comerciale, singurul mijloc procesual prin care prezumţia de legalitate a dobândirii dreptului la firmă poate fi răsturnată, dat fiind caracterul atributiv al sistemului de dobândire a dreptului respectiv.
Numai după anularea înregistrării firmei comerciale, se pune problema conflictului dintre marcă şi un semn, apreciat ca distinctiv pentru activitatea comerciantului (pentru comerciant) sau ca distinctiv pentru produse şi servicii (sub aspectul indicării provenienţei acestora), folosit ca atare, dar neînregistrat în nici una dintre cele două proceduri. Orice precizări suplimentare sub acest aspect, cât timp pornesc de la o ipoteză inexistentă în speţă, exced cadrului procesual.
Aşa cum în mod temeinic a reţinut instanţa de fond, apelanta-reclamantă nu a invocat şi nici nu a dovedit folosirea de către intimata-pârâtă a semnului similar mărcii sale înregistrate ca semn distinctiv pentru produsele/serviciile identice sau similare prestate, respectiv folosit de către intimata-pârâtă pentru a-şi marca produsele/serviciile şi a le distinge astfel sub aspectul provenienţei, caz în care s-ar fi pus problema existenţei unui conflict în sensul art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv problema contrafacerii.
Deşi în petitul cererii de chemare în judecată apelanta-reclamantă solicită interzicerea folosirii de către intimata-pârâtă a tuturor semnelor identice sau similare cu marca, pentru a distinge produse/servicii sub aspectul provenienţei, în motivarea cererii se referă la firma comercială, înregistrată, a intimatei-pârâte, fără a invoca vreun aspect legat de modul de folosire în concret a firmei de către intimata-pârâtă.
Or, nu se confundă firma comercială, semn distinctiv al activităţii comerciale, respectiv semn identificare a comerciantului, cu marca, semn distinctiv pentru produsele/serviciile comercializate de către acesta, ce disting produsele/serviciile sub aspectul provenienţei lor.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, „firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează".
Curtea de apel a mai arătat că folosirea firmei comerciale cu nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (2)-(3) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată şi completată, nu poate constitui în sine un act de contrafacere a mărcii identice/similare.
Doar folosirea semnului, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele şi serviciile comercializate de către titularul emblemei, poate fi în conflict cu o marcă identică sau similară anterioară, pentru produse/servicii identice/similare.
În acest caz însă, doar dacă modul în care este folosită în concret firma denotă folosirea acesteia ca semn distinctiv pentru produse/servicii, pentru a le distinge sub aspectul provenienţei lor, iar nu ca firmă, semn de identificare a comerciantului, chiar dacă nu se respectă prevederile art. 43 alin. (2)-(3) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată şi completată.
Or, pentru a declanşa o acţiune în contrafacere sub acest aspect, petitul cererii şi motivarea acesteia (motivele de fapt în invocarea acesteia), ar fi trebuit să fie altele.
Sub aspectul modului de folosire a firmei comerciale, reclamanta nu a invocat faptul că, în concret, intimata-pârâtă ar folosi un semn, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele şi serviciile pe care le comercializează ca titular al emblemei, semn identic/similar mărcii sale.
Prin urmare, în speţă nu se pune problema unui conflict între o marcă anterioară înregistrată şi un semn identic/similar neînregistrat ca marcă, dar folosit ca atare de către comerciantul concurent, pentru produse/servicii identice sau similare, în scopul indicării provenienţei acestora. Semnul opus de către intimata-pârâtă este o firmă comercială, înregistrată ca atare, folosirea acesteia de către intimata-pârâtă fiind una legitimă.
Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, invocând în drept dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ.
În motivarea cererii recurenta susţine că:
Aşa cum prevede Convenţia de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1777/1968, numele comercial, denumirea sau firma fac obiect al dreptului proprietăţii industriale.
Fără să ţină seama de acest aspect şi calificând greşit caracterul juridic al numelui comercial, curtea de apel interpretează restrictiv noţiunea de „semn" utilizată în art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, deşi nu există vreo dispoziţie legală care să definească această noţiune.
În opinia recurentei, prin „semn" trebuie să se înţeleagă orice simbol/semn care aduce atingere unei mărci, inclusiv numele comercial, ceea ce face ca dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 să fie aplicabile în speţă.
Dacă, prin absurd, s-ar împărtăşi punctul de vedere al instanţei de apel, conform căruia în speţă s-ar putea urma exclusiv calea acţiunii speciale comerciale în anularea înregistrării firmei comerciale, în Legea nr. 26/1990 indicată de curte nu s-ar putea găsi un temei juridic pentru admiterea acţiunii.
Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 republicată, modificată şi completată prevede că orice persoană fizică sau juridică prejudiciată printr-o înmatriculare ori printr-o menţiune în Registrul Comerţului are dreptul să depună o cerere la acest registru, numai dacă nu sunt alte căi legale de atac, iar Registrul Comerţului o înaintează la tribunalul competent.
Dar, dispoziţiile legii menţionate nu reprezintă o bază legală pentru a soluţiona un potenţial conflict între o marcă şi un nume comercial, ci cel mult între două nume comerciale.
Or, în speţă reclamanta nu invocă dreptul asupra numelui comercial M., ci dreptul asupra mărcii M.
Cum pârâta îi încalcă dreptul la marcă prin utilizarea numelui comercial, acţiunea sa întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 este admisibilă.
Recurenta mai invocă faptul că motivarea hotărârii instanţei de apel estre sumară şi confuză, ceea ce, în opinia sa, echivalează cu o nemotivare, în înţelesul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
De asemenea, arată că instanţele nu s-au pronunţat asupra celorlalte capete de cerere.
Deşi curtea de apel reţine că tribunalul a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate, acestea nu au fost analizate.
Nu a fost analizată nici incidenţa art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, din perspectiva faptului că una din funcţiile mărcii este identică celei îndeplinite de numele comercial şi anume, aceea a diferenţierii serviciilor prestate de o persoană juridică de cele prestate de o alta.
Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.
În recurs, reclamanta a completat proba cu înscrisuri, depunând la dosar un extras din Registrul Comerţului, din care reiese obiectul de activitate al pârâtei, care include şi comerţul cu băuturi alcoolice şi mai multe hotărâri judecătoreşti prin care urmăreşte să demonstreze că, în alte cauze cu acest obiect, instanţa s-a considerat competentă să analizeze pricina pe fond, iar în altele, partea adversă a înţeles să-şi modifice denumirea, iar acţiunea a rămas fără obiect.
Analizând Decizia atacată, Înalta Curte constată că numai o parte din criticile formulate de recurentă la adresa acesteia sunt întemeiate.
Astfel, critica circumscrisă motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. nu poate fi primită, deoarece, contrar susţinerilor recurentei, hotărârea curţii de apel este amplu şi temeinic motivată, atât în fapt cât şi în drept.
De asemenea, nu se poate reţine incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., deoarece instanţa nu a avut a se pronunţa asupra naturii juridice sau a înţelesului unui act juridic dedus judecăţii, pe care să-l fi putut denatura.
În ceea ce priveşte aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de proprietate industrială, Înalta Curte constată că, într-adevăr, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislaţia internă, această aptitudine trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) şi (8) din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968, cum corect a susţinut recurenta.
De altfel, curtea de apel nu a negat această aptitudine, după cum nu a negat posibilitatea ca între un nume comercial şi o marcă să se ivească un conflict.
Pentru situaţia în care înregistrarea mărcii aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială protejat, printre care se numără, pentru considerentele arătate, şi dreptul asupra numelui comercial, art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 consacră soluţia anulării înregistrării mărcii.
Nu există o dispoziţie legală simetrică pentru ipoteza în care înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă, ceea ce nu înseamnă însă că un atare conflict ar putea rămâne nesoluţionat, câtă vreme este vorba despre drepturi de proprietate industrială deopotrivă protejate legal.
Referitor la calea de urmat pentru rezolvarea unui atare conflict, curtea de apel a arătat, pe de o parte că acesta nu poate fi soluţionat în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998, iar pe de altă parte că, pentru interzicerea utilizării numelui comercial care încalcă dreptul la marcă, partea interesată trebuie să obţină, mai întâi, anularea înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare se bucură de prezumţia de legitimitate.
Sub primul aspect, constatarea curţii de apel este corectă.
Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii", identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condiţiile alin. (1).
Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcţie specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăţi comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Cu toate acestea, utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători şi, implicit, un conflict, caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiţie, după cum corect a reţinut curtea de apel.
În ceea ce priveşte calea de urmat, nu poate fi primit punctul de vedere al curţii de apel conform căruia, atunci când numele comercial este înregistrat la Registrul Comerţului, titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990.
O analiză a legalităţii înregistrării numelui comercial întemeiată exclusiv pe dispoziţiile legii comerciale menţionate s-ar limita la verificarea condiţiilor de registrabilitate strict prevăzute de respectiva lege.
În ceea ce priveşte condiţia disponibilităţii, singura care ar putea fi luată în discuţie într-un litigiu ca cel de faţă, aceasta nu ar putea fi verificată decât din perspectiva art. 38 al Legii nr. 26/1990, care prevede că orice firmă nouă, în sensul de nume sau denumire sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi semnează, trebuie să se deosebească de cele existente.
Prin urmare, la verificarea disponibilităţii firmei, termen sinonim în doctrină cu acela de „nume comercial", Registrul Comerţului verifică existenţa unora identice sau asemănătoare, şi nicidecum existenţa unor alte drepturi de proprietate industrială pe care o atare înregistrare le-ar putea încălca.
Aceasta înseamnă că, în speţă, calea indicată de curtea de apel nu ar fi aptă să asigure reclamantei valorificarea dreptului pretins.
În ceea ce priveşte calea aleasă de reclamantă, Înalta Curte constată că, fără a solicita anularea înregistrării numelui comercial al pârâtei, reclamanta a înţeles să solicite, prin cel de-al doilea capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul Comerţului a firmei M.S TEN R.R.L., în sensul eliminării din acest nume a cuvântului M.S, care aduce atingere mărcii M. aparţinând reclamantei.
Or, câtă vreme reclamanta consideră că scopul urmărit de ea prin intentarea acţiunii poate fi atins prin obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se poate pretinde de către instanţă să solicite anularea în întregime a înregistrării acestuia.
Înalta Curte constată că, pentru considerente parţial diferite, nici tribunalul şi nici curtea de apel nu au analizat pe fond existenţa conflictului între mărcile înregistrate de reclamantă şi numele comercial înregistrat de pârâtă şi nu au verificat dacă înregistrarea numelui comercial al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al reclamantei.
Înalta Curte nu poate proceda în primă şi în ultimă instanţă la evaluarea probatoriului, inclusiv a înscrisurilor depuse la dosar în recurs, şi la stabilirea situaţiei de fapt, deoarece, potrivit art. 314 C. proc. civ., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie hotărăşte asupra fondului în toate cazurile în care casează hotărârea atacată numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite.
În ce priveşte lipsa de preocupare a instanţelor de a analiza litigiul din perspectiva art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale concurenţei neloiale, Înalta Curte constată că nu acesta a fost temeiul juridic al cererii reclamantei, aşa încât această critică se vădeşte a fi nefondată.
Pentru celelalte considerente anterior expuse, în baza art. 304 pct. 9 şi art. 314 şi art. 297 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte urmează să admită recursul, să caseze Decizia, să admită, apelul şi să trimită cauza spre rejudecare la acelaşi tribunal.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Admite recursul declarat de reclamanta S.C. M. BV împotriva sentinţei civile nr. 121 A din 20 iunie 2006 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Casează Decizia.
Admite apelul declarat de aceeaşi reclamantă împotriva sentinţei nr. 1118 din 13 octombrie 2005 a Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă.
Desfiinţează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare a acelaşi tribunal.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11 mai 2007.
| ← ICCJ. Decizia nr. 443/2005. Civil. Legea 10/2001. Recurs | ICCJ. Decizia nr. 357/2005. Civil. Contestatie la executare.... → |
|---|
