ICCJ. Decizia nr. 859/2005. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
-SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ-
Decizia nr. 859
Dosar nr. 32140/3/2005
Şedinţa publică de la 12 februarie 2008
Deliberând, în condiţiile art. 256 C. proc. civ., asupra cauzei civile de faţă, a reţinut următoarele:
1. Cererea de chemare în judecată
1.1. Obiect
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, la 26 septembrie 2005, reclamanta C. GMBH & Co. KG a chemat în judecată pe pârâta SC D. SRL pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună:
- obligarea pârâtei să înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea şi orice alte acte privind folosirea denumirii F. sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29;
- obligarea pârâtei să îşi retragă de îndată de pe piaţa românească toate produsele din clasa 29 care poartă denumirea F. sau o denumire similară acesteia;
- publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în ziarele „Evenimentul zilei" şi „Ziarul financiar".
1.2. În fapt
În motivarea cererii de chemare în judecată s-a arătat că reclamanta este titulara mărcii F. nr. 589780. Marca a fost înregistrată internaţional la 24 iulie 1992, pentru clasa de produse 29, conform clasificării de la Nisa. Prin mecanismul prevăzut de Aranjamentul de la Madrid din 1891 cu privire la înregistrarea internaţională a mărcilor, ratificat de România prin Decretul nr. 1176/1968, protecţia mărcii a fost extinsă şi pe teritoriul României încă din anul 1992 şi este protejată până la 24 iulie 2012.
Deşi nu există înregistrată o marcă cu denumirea F., pârâta comercializează pe piaţa românească iaurturi cu această denumire. Prin aceasta are loc o contrafacere a mărcii reclamantei prin modalitatea imitării frauduloase, de natură să producă în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu produsul.
1.3. În drept
În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 35, art. 83 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998, art. 11 şi art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.
2. Întâmpinarea
Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea acţiunii deoarece folosirea combinaţiei D.F. nu constituie o încălcare a mărcii înregistrate F. În cadrul ansamblului de cuvinte folosite ca marcă, D. este elementul principal, care îndeplineşte rolul de marcă principală. F. este termenul sugestiv, care face trimitere la gama de produse comercializate sub acest însemn. Este adevărat că F. nu este încă marcă înregistrată, dar simpla folosire a unui însemn de către o societate, pentru anumite produse pe care le produce sau le comercializează, respectând drepturile exclusive de proprietate intelectuală ale altor titulari de mărci, nu este condiţionată de înregistrarea respectivului însemn ca marcă.
F. este un însemn verbal menit a sugera consumatorului abundenţa fructului din compoziţia iaurtului, iar datorită sensului de superlativ pe care îl are şi a modului de prezentare a dobândit în scurt timp o mare putere de distincţie. Marca F. a reclamantei are aceeaşi valoare sugestivă indicând, în primul rând, conţinutul produsului şi nu producătorul.
Descriptiv, marca folosită de pârâtă este „D.F.-O nebunie de fructe" cu element figurativ şi scris stilizat.
3. Hotărârea de primă instanţă
Prin sentinţa civilă nr. 605 din 2 mai 2006 Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că produsele comercializate de pârâtă, indiferent de gamă, sunt prezentate sub marca D.. Cuvântul F. este alăturat mărcii D., reieşind că în fapt, pentru gama de produse iaurturi de fructe pârâta foloseşte combinaţia D.F., aptă a asigura distinctivitate acesteia.
Distinctivitatea unei mărci se evaluează atunci când marca este capabilă să distingă bunurile şi serviciile în privinţa originii lor. Este fără discuţie, în acest caz, că folosirea combinaţiei D.F., continuând marca D., ce se regăseşte şi în numele comercial al pârâtei, asigură cunoaşterea de către consumatorul mediu a originii produsului comercializat sub această denumire, înlăturând totodată riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere.
Marca folosită de pârâtă este una figurativă combinată având un caracter distinctiv faţă de cea a reclamantei. Aprecierea globală a similarităţii globale auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci, ce păstrează în memorie în special componentele lor distinctive şi dominante.
Din punct de vedere descriptiv, marca folosită de pârâtă este „D.F.-O nebunie de fructe", având element figurativ şi scris stilizat, elementul central şi dominant fiind D., apt prin el însuşi de a asigura distinctivitate mărcii. Elementul F. apare în contextul imaginii întregii mărci ca un element circumstanţial menit a defini gama de produse căreia i se aplică şi având rol evocator, acela de a sugera conţinutul bogat de fructe din compoziţia iaurtului.
4. Hotărârea din apel
Apelul declarat de reclamantă a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr. 35 A din 13 februarie 2007 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Instanţa de apel a arătat că elementul F., prin modul de dispunere pe ambalajul produsului, este perceput ca semn distinctiv, distinct de semnul D., acesta din urmă păstrându-şi individualitatea prin încadrarea într-un contur (perceput ca parte componentă a mărcii), şi dispunerea în partea centrală sus a ambalajului. Faptul că un comerciant alege să îşi marcheze produsele prin mai multe semne distinctive sub aspectul provenienţei produsului, dispuse distinct şi individual pe ambalaj, nu echivalează cu considerarea tuturor acestor semne ca elemente compunând un singur semn distinctiv sub aspectul provenienţei, cât timp consumatorul mediu, în percepţia de ansamblu, nu ar reţine caracterul unitar al semnelor. În speţă, consumatorul mediu nu reţine semnele distinctive pe care le poartă ambalajul produsului ca fiind un semn unitar, dat fiind modul de dispunere a acestora pe ambalaj. Situaţia celui care foloseşte mai multe semne distinctive individuale, distincte prin poziţionare, pentru a marca acelaşi produs, este diferită de aceea a celui care îşi înregistrează o marcă combinată complexă.
Semnele conflictuale analizate sunt F., marca anterioară protejată prin înregistrare, şi F., semnul conflictual folosit de pârâtă.
Sub aspectul similarităţii vizuale, ambele semne conflictuale debutează cu radicalul F., iar F. conţine integral literele ce compus marca F. Faptul că litera T nu este dublată, în schimb este dublată litera S nu prezintă nicio relevanţă, acestea constituind deosebiri nesemnificative, nepercepute în impresia de ansamblu a semnelor de către consumatorul mediu. Datorită sufixului „issima", ceea ce consumatorul mediu percepe în ansamblul semnului aflat în conflict este lungimea cuvântului ce reprezintă grafic semnul distinctiv F.. Diferenţa de trei litere dintre cele două semne este suficientă, dat fiind elementul grafic al fontului folosit, pentru a percepe vizual, ca diferenţă semnificativă, lungimea semnului F.
Sub aspect fonetic, dată fiind identitatea de litere ce compun radicalul comun, semnele sunt similare, fiind diferenţiate sub aspectul ultimelor silabe. Rezonanţa originii italiene a cuvântului F., dată fiind terminaţia „issima", este pregnantă în percepţia de ansamblu a semnului, chiar dacă nu se poate reţine calitatea consumatorului mediu din România de cunoscător al limbii italiene sau latine, sub aspectul semnificaţiei lingvistice şi gramaticale a terminaţiei.
Sub aspect conceptual, ambele semne sugerează faptul că produsul conţine fructe, datorită rezonanţei radicalului comun „fruf', astfel că ele sunt similare sub acest aspect. Faptul că radicalul comun are caracter evocator produce consecinţe deosebite în planul aprecierii similarităţii semnelor conflictuale, în legătură cu riscul de confuzie, sub aspectul provenienţei produselor.
Marca F. este o marcă slab distinctivă, cu un caracter evocator în raport de produsul marcat, ceea ce atrage o protecţie slabă a acesteia în caz de conflict.
Chiar dacă produsele sunt identice şi sunt comercializate în aceleaşi locuri şi prin aceleaşi canale de distribuţie, caracterul slab distinctiv al mărcii anterioare, diferenţele sub aspect vizual, fonetic şi conceptual, gradul de cunoaştere a semnului conflictual F. de către consumatorii potenţiali, exclud existenţa unui risc de confuzie.
5. Recursul reclamantei-apelante
5.1. Motive
Reclamanta-apelantă a declarat recurs critica, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., vizând următoarele aspecte:
Instanţa de apel nu a sesizat faptul că semnul folosit de către pârâtă este F. iar nu „F." şi că acest semn are doar 9 litere iar nu 10 cum s-a reţinut.
Marca F. folosită pe teritoriul României este similară cu marca anterioară F. a recurentei. Aplicarea criteriilor pe care practica judecătorească şi administrativă le are în vedere pentru a decide că există similaritate între două mărci ar fi dus la concluzia că există un risc de confuzie, astfel că pârâta săvârşeşte delictul de imitare frauduloasă a mărcii F.
În cuprinsul hotărârii recurate, după analize teoretice interminabile, presărate cu contraziceri de la o pagină la alta, instanţa de apel a reţinut eronat că nu este posibilă confuzia între semnele F. şi „F."
Instanţa de apel a reţinut şi a analizat ca element verbal comun al semnelor aflate în conflict radicalul F., deşi a constatat că denumirea F. conţine integral literele ce compun marca F.
Din punct de vedere fonetic elementul comun al celor două semne este F., iar nu doar F. Singura deosebire de ordin fonetic dintre cele două semne o reprezintă terminaţia „- ima".
Nici în privinţa percepţiei vizuale instanţa de apel nu a făcut o analiză corectă de vreme ce a reţinut că „issima" s-ar scrie cu dublu s.
În ceea ce priveşte terminaţia inexistentă „issima", printr-un raţionament ilogic, instanţa de apel îi acordă o relevanţă eronată în percepţia de ansamblu a semnului de către consumatorul mediu, atât din punct de vedere fonetic, cât şi conceptual.
În mod greşit s-a reţinut că marca recurentei are un nivel scăzut de distinctivitate care ar atrage o protecţie slabă în caz de conflict. Marca F. se află la limita între mărcile arbitrare, de fantezie, şi mărcile sugestive. Pentru un consumator român instruit, cu un nivel de inteligenţă şi perspicacitate ridicat, marca F. este aluzivă deoarece sugerează faptul că iaurturile conţin fructe. Pentru un consumator cu un nivel de pregătire mai slab, cu atenţie şi perspicacitate mai reduse, cuvântul F. reprezintă o denumire de fantezie. Atâta timp cât marca F. nu se foloseşte pentru fructe în stare brută sau prelucrată, nu poate fi considerată nici măcar ca fiind o marcă la limita descriptivităţii, ci este o marcă cu o individualitate puternică, care s-a impus în conştiinţa consumatorilor de iaurturi din România ca urmare a folosirii sale după anul 1992.
5.2. Întâmpinarea
Prin întâmpinare intimata pârâtă a solicitat respingerea recursului invocând, în esenţă, faptul că riscul de confuzie, ca o chestiune de fapt, nu poate fi analizat de instanţa de recurs.
În cazul în care instanţa de recurs va analiza totuşi riscul de confuzie, faţă de principiile stabilite în aprecierea riscului de confuzie în practica instanţelor europene, se impune respingerea recursului. Instanţa de apel a considerat că între marca F. şi semnul F. există un risc de asociere, dar nu un risc de confuzie.
Intimata nu poate fi de acord cu raţionamentul şi soluţia instanţei de apel în determinarea seninului supus comparaţiei, în întâmpinarea depusă în apel argumentându-se amplu de ce semnul intimatei nu este F. ci „D.F., nebunie de fructe".
Instanţa de apel a adoptat o soluţie greşită şi nemotivată deoarece nu a răspuns argumentelor pârâtei atunci când a decis că semnul acesteia este numai F. Problema aprecierii caracterului unitar al unui semn complex, în componenta căruia intră şi o marcă înregistrată anterior care reprezintă şi numele comercial al agentului economic respectiv este o problemă esenţială, de a cărei corectă soluţionare depinde cauza de faţă. De asemenea, ea trebuie să fie soluţionată pe baza unor reguli comune la nivel comunitar.
5.3. Dovezile în recurs
În dovedirea şi în combaterea recursului, în condiţiile art. 305 C. proc. civ., părţile au depus la dosarul cauzei înscrisuri în copie respectiv, decizii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci date în opoziţia la înregistrarea mărcii F., adrese ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privitoare la contestaţiile declarate de Companie G.D. împotriva soluţiilor date asupra opoziţiei la înregistrare. La notele scrise depuse după închiderea dezbaterilor, ambele părţi au anexat practică judiciară pe care instanţa nu a luat-o în considerare, în respectarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare. în plus, intimata a depus înscrisuri în limba franceză şi engleză netraduse, fiind încălcate dispoziţiile art. 112 pct. 5, aplicabile conform art. 316 C. proc. civ., astfel încât, şi pentru acest motiv, au fost înlăturate.
5.4. Analiza făcută de instanţa de recurs
Analizând hotărârea atacată, în limitele criticii formulate prin motivele de recurs şi în raport de dovezile administrate în toate etapele procesuale, Înalta Curte
a apreciat că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente:
1. Prin cererea introductivă de instanţă s-a solicitat să se interzică pârâtei să producă, să comercializeze, să facă publicitate precum şi orice alte acte privind folosirea denumirii F. sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29, pe teritoriul României.
Temeiul de drept al cererii 1-a constituit art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Conform acestui text, titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Faţă de acest temei de drept, este de analizat dacă între marca F. înregistrată de reclamantă pentru clasa de produse 29, conform Clasificării de la Nisa, şi semnul folosit de pârâtă în comercializarea de iaurturi, există o asemănare de natură să producă în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Cât priveşte semnul folosit de pârâtă, în raport de care se verifică riscul de confuzie ori de asociere cu marca a cărei titulară este reclamanta, în mod corect instanţa de apel a stabilit că acesta este F. şi nu „D. F. -Nebunie de fructe".
Faptul că pârâta foloseşte pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializează atât elementul D. cât şi elementele F. şi „Nebunie de fructe" nu înseamnă că cele trei pot fi considerate ca părţi componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul provenienţei întrucât, prin modul în care sunt dispuse şi sunt realizate nu sunt apte să creeze în percepţia de ansamblu a consumatorului mediu ideea caracterului unitar al seninelor, de natură a fi considerate că alcătuiesc o marcă complexă combinată.
Astfel, semnul D. este poziţionat în partea de sus a ambalajului şi este încadrat într-un chenar care îi conferă individualitate în raport cu semnul F. dispus în partea centrală. Tocmai de aceea, el este perceput separat, distinct de 8 elementul F., care este în mod evident elementul dominant, şi cu atât mai mult este perceput separat faţă de elementul situat în partea de jos a etichetei. Între caracterele folosite la scrierea celor trei elemente există o diferenţă foarte mare, iar prin modul în care sunt poziţionate nu sugerează că alcătuiesc un tot unitar.
Faptul că cele trei elemente sunt folosite întotdeauna împreună şi că sunt utilizate identic pe toate ambalajele, având exact aceeaşi poziţie şi aceeaşi grafie, aşa cum se arată în întâmpinarea depusă de pârâtă, nu este suficient pentru ca publicul să le perceapă ca atare, ca reprezentând împreună o marcă. Astfel, înscrisurile depuse la filele 50-64 din dosarul de apel demonstrează că pentru inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru ziarişti şi pentru cei care postează pe diferite site-uri informaţii cu privire la mărcile companiei D., există marca F. şi nu „D. F. - Nebunie de fructe".
Pe de altă parte, faptul că singurul element pentru care pârâta doreşte să beneficieze de protecţie este F., şi că, deci, în dispută sunt semnele F. şi F., rezultă şi din aceea că la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci s-a solicitat înregistrarea mărcii F. şi nu a mărcii „D. F. - Nebunie de fructe".
Nu în ultimul rând este de menţionat că pârâta intimată, dacă era nemulţumită de considerentele deciziei în care s-a reţinut că semnul conflictual este altul decât cel indicat de ea, trebuia să declare recurs, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., şi nu să „critice" doar prin întâmpinare faptul că instanţa de apel „a adoptat o soluţie greşită şi nemotivată" [filele 37-40 din dosarul de recurs]. În acest caz nu este vorba de considerente care cuprind motivele de fapt şi de drept pentru care instanţa a pronunţat soluţia înscrisă în dispozitiv, şi care să poată fi înlăturate sau modificate de instanţa de control judiciar doar pe baza apărărilor intimatului, ci de o motivare dată unei dezlegări în drept, care vizează semnele care pot crea sau nu un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, care nu apare evidenţiată în soluţia înscrisă în dispozitiv şi care, prin nerecurare au intrat în puterea lucrului judecat. Deşi apelul reclamantei a fost respins, pârâta avea interes să declare recurs împotriva dezlegării din considerente pentru a obţine o soluţie irevocabilă în privinţa semnelor aflate în conflict. Dacă ar fi fost găsit întemeiat un recurs prin care se invocau astfel de motive, pentru ca părţile să beneficieze de dublul grad de jurisdicţie în analiza semnelor F. şi „D. F. - o nebunie de fructe", în temeiul art. 312 alin. (3) C. proc. civ. instanţa ar fi dispus casarea cu trimitere spre rejudecare. Cu alte cuvinte, pârâta nu poate deduce ca simple apărări, într-o cale de atac nedevolutivă, aspecte care, pentru a fi schimbate, trebuie să formeze obiect de critică printr-o cerere de recurs proprie.
Nu a putut fi primită apărarea pârâtei în sensul că acţiunea în contrafacere nu este admisibilă în cauză deoarece sunt în conflict două mărci înregistrate, astfel încât reclamanta trebuia să exercite o acţiune în anulare a mărcii F.
Inconsecvenţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care, după ce, prin Decizia nr. 1878 din 7 decembrie 2006 admite opoziţia formulată de C. GMBH & CO. KG la înregistrarea mărcii F. şi respinge înregistrarea mărcii cu motivarea că semnele F. şi F. sunt similare iar din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual creează un potenţial risc de confuzie pentru consumator, [la 10 decembrie 2007 respingându-se contestaţia formulată de C.G.D. împotriva acestei hotărâri], la 17 decembrie 2007 admite contestaţia făcută de C.G.D. şi desfiinţează Decizia nr. 1878, dispunând trimiterea dosarului la Serviciul Mărci în vederea punerii în aplicare a hotărârii, nu poate profita părţii care invocă faptul că este titulara unei mărci, iar Înalta Curte nu-şi poate întemeia soluţia pe înscrisuri contradictorii emanând de la autoritatea română cu atribuţii de verificare şi înregistrare a mărcilor într-un sistem atributiv.
În fine, faptul că pârâta a înregistrat ca desene industriale etichete ce cuprind şi cuvântul F. nu o îndreptăţeşte să beneficieze de protecţia acestui cuvânt şi ca marcă, cu atât mai mult cu cât data constituirii depozitului reglementar pentru desenul industrial se situează în perioada în care reclamanta începuse să întreprindă demersuri pentru a opri comercializarea iaurturilor sub denumirea F. Marca şi desenul industrial au funcţii diferite, astfel încât nu se pot susţine reciproc atunci când sunt analizate condiţiile prevăzute de lege pentru înregistrarea lor.
La data dezbaterilor în fond asupra recursului pârâta nu a făcut dovada, în condiţiile art. 28 din Legea nr. 84/1998, că marca F. era înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor şi că Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci îi eliberase certificatul de înregistrare, pentru a putea beneficia de dreptul exclusiv asupra acestui semn;
2. Mărcile evocatoare sunt acelea care nu fac decât să sugereze calităţile produsului sau serviciului, fără a-1 descrie într-o manieră directă şi necesară.
Marca F. nu este evocatoare şi nu a putut fi primită apărarea pârâtei în sensul că marca este slabă deoarece radicalul F. sugerează conţinutul de fructe şi nu producătorul.
Marca este înregistrată pentru clasa 29, conform Clasificării de la Nisa (6), care cuprinde produse din lapte fermentat, în special iaurturi; brânză albă şi preparate din brânză albă; deserturi făcute din lapte având adăugată gelatină şi/sau amidon; băuturi din lapte fără alcool.
Marca F. nu este folosită pentru fructe, astfel încât să se considere că elementul F. ar fi evocator. Fructele sunt numai o componentă a unor iaurturi şi, oricum, nu s-a probat că reclamanta ar comercializa toate tipurile de produse din clasa 29 având în conţinutul lor fructe. Tocmai pentru că nu este folosită pentru fructe, marca permite membrilor publicului vizat să distingă produsele pe care le vizează de cele care au o origine comercială diferită şi să concluzioneze că toate produsele pe care le desemnează au fost fabricate, comercializate sau furnizate sub controlul titularului mărcii şi că titularul este responsabil pentru calitatea lor.
Pe de altă parte, din înscrisul intitulat „Informare" emanând de la SC W.I.E. SRL rezultă că în anul 2004 reclamanta a vândut 619,3 tone produse F., în anul 2005 - 647,4 tone, în anul 2006 - 635,5 tone iar în perioada ianuarie - noiembrie 2007, 551 tone. De asemenea, prin întâmpinare nu s-au contestat afirmaţiile din cererea de chemare în judecată în legătură cu volumul vânzărilor marca F. şi cu cel al cheltuielilor legate de publicitate. S-a dovedit astfel că marca F. este cunoscută de un număr mare de consumatori, care pot fi induşi în eroare prin folosirea celor două semne.
Prin dovezile administrate pârâta a urmărit acreditarea ideii că semnul său
„D. F. - o nebunie de fructe" a dobândit distinctivitate prin folosinţă. Instanţa de recurs a considerat că un sondaj efectuat în rândul a 303 persoane din Bucureşti, cu vârste între 18-50 ani nu poate fi luat în considerare pentru că datele oferite în aceste condiţii nu sunt relevante. Sondajul trebuia efectuat pe un număr mult mai mare de persoane, din toată ţara, cuprinzând o paletă de vârstă mai largă, inclusiv sub 18 ani şi peste 50 de ani, unde riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, la produse de larg consum, cum sunt iaurturile, este mai mare, şi fără să se pună la dispoziţia repondenţilor produse purtând ambele semne întrucât, în mod obişnuit, consumatorul nu are în faţă decât marca deceptivă pe care o compară cu amintirea avută despre marca anterioară;
3. în analiza semnelor aflate în conflict s-a pornit de la regula că similaritatea şi riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază prin prisma asemănărilor şi nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur domeniu - fie vizuală, fie auditivă, fie conceptuală - dacă induce publicul în eroare.
În mod normal prefixele comune sunt mult mai importante iar dacă două semne sunt foarte asemănătoare la început, există o mai mare posibilitate de confuzie.
Elementul dominant în ambele semne conflictuale este prefixul „f." chiar dacă sub aspect grafic marca conţine un dublu „t". Acesta este elementul principal comun deoarece cuvântul folosit nu este unul românesc, astfel încât scrierea lui să constituie un criteriu pentru realizarea distincţiei. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi citeşte cuvântul şi, constatând identitatea fonetică a prefixului, poate bănui că semnul cu care se confruntă este cel pe care îl cunoaşte. Se poate ajunge la acest rezultat deoarece consumatorul nu compară, de regulă, mărcile una lângă alta, nu vede produsul ce poartă marca pe care el o cunoaşte şi pe care şi-o aminteşte cu acurateţe mai mare sau mai mică. De obicei, el are în faţă numai semnul fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre marca anterioară şi întrucât, în cazul semnelor din speţă, impactul fonetic este mare, „f." având o rezonanţă puternică, poate considera că achiziţionează produsul original pe care vrea de fapt să-1 cumpere.
Faptul că din punct de vedere vizual semnul folosit de pârâtă este compus din mai multe litere - 9, faţă de 7 câte are marca - nu înseamnă că nu poate să apară riscul de confuzie directă, incluzând şi riscul de asociere, sufixul ,,-ima" putând genera aprecierea că produsele vândute sub marca pe care consumatorul o preferă
de obicei - şi nu s-a contestat că reclamanta foloseşte marca F. în România încă din anul 1992 - au fost modernizate şi, implicit, că produsele au aceeaşi origine.
Gradul de similaritate fonetică între „frutis" şi F. fiind foarte mare, chiar dacă este evitată asemănarea în scris prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai contează atunci când, faţă de cele reţinute anterior, cele două semne sunt comparate oral.
La data judecăţii, ambele părţi folosesc semnele conflictuale pentru iaurturi, deci pentru produse de larg consum oferite în magazine cu autoservire. Fiind produse de consum zilnic, nivelul de atenţie acordat de către consumatorul mediu deosebirilor dintre semne nu este ridicat. De vreme ce segmentul de public relevant căruia i se adresează produsul nu este unul foarte atent, prima impresie este cea decisivă. Or, prima impresie este cea reţinută sub aspect fonetic. Astfel de produse sunt cumpărate nu numai de un public instruit, cunoscător al limbii latine, pentru care, eventual, marca F. poate fi aluzivă, conducând la ideea că este folosită pentru iaurturi care conţin fructe, ci şi de consumatorii simpli, slab educaţi precum şi de copii. Aceştia sunt mai expuşi la confuzii pentru că ei pot doar să bănuiască faptul că semnul pe care îl au în faţă este cel pe care îl cunosc.
Având în vedere cele mai sus arătate, Înalta Curte a considerat că instanţele de fond au făcut aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/1998, prin folosirea semnului F. pentru comercializarea de iaurturi pârâta imitând fraudulos marca F. aparţinând reclamantei, în condiţii susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, pentru consumatori.
A fost înlăturată apărarea intimatei în sensul că instanţa de recurs nu poate să analizeze riscul de confuzie, care este o chestiune de fapt. Existenţa sau inexistenţa riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, constituie fundamentul chestiunii de drept consacrate de textul menţionat anterior.
Aşadar, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. recursul va fi admis, conform art. 312 alin. (1) C. proc. civ., şi hotărârea dată în apel va fi modificată.
În temeiul art. 296 C. proc. civ. va fi admis apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 605 din 2 mai 2006 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sentinţa fiind schimbată în tot în sensul reţinut în dispozitiv.
Întrucât instanţa civilă soluţionează un conflict concret iar hotărârile sale nu pot avea caracter general, nu a fost admisă solicitarea de a se interzice pârâtei folosirea unei denumiri similare denumirii F. cu privire la produse din clasa 29, cu atât mai mult cu cât chiar reclamanta a recunoscut că nu a formulat opoziţie la înregistrarea de către pârâtă a altei mărci în care apare radicalul F.
În temeiul art. 998-999 C. civ. a fost admisă cererea de publicare a dispozitivului prezentei hotărâri, pe cheltuiala pârâtei, ca o măsură necesară pentru repararea prejudiciului moral adus titularului mărcii F. şi totodată pentru a preveni producerea unui nou prejudiciu în viitor, prin aducerea la cunoştinţa publicului a semnului fraudulos în detrimentul mărcii ce se bucură de protecţia legii şi a urmărilor imitaţiei frauduloase.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Admite recursul exercitat de reclamanta C. GMBH & Co. KG împotriva deciziei civile nr. 35 A din 13 februarie 2007 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, şi în consecinţă:
Modifică decizia în sensul că admite apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 605 din 2 mai 2006 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Schimbă în tot sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea şi o obligă pe pârâta SC D. SRL să înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea şi orice alte acte privind folosirea denumirii F. cu privire la produse din clasa 29.
Obligă pe pârâtă să retragă de îndată de pe piaţa românească produsele din clasa 29 care poartă denumirea F.
Dispune publicarea în ziarele „Evenimentul Zilei" şi „Ziarul Financiar" a dispozitivului prezentei decizii, pe cheltuiala pârâtei.
Respinge cererea privitoare la interzicerea folosirii de către pârâtă a unor denumiri similare denumirii F.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 februarie 2008.
| ← ICCJ. Decizia nr. 7095/2005. Civil | ICCJ. Decizia nr. 2194/2005. Civil → |
|---|
