ICCJ. Decizia nr. 3089/2013. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 3089/2013
Dosar nr. 28990/3/2009
Şedinţa publică din 4 iunie 2013
Prin acţiunea din 06 iulie 2009, reclamanta SC S. SA a solicitat instanţei de judecată să oblige pârâta să înceteze de îndată orice act de comerţ, precum importul, comercializarea şi distribuţia în România a produselor „L.”, care îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală conferite de mărcile din 18 ianuarie 2000 şi din 20 februarie 2003.
Reclamanta a arătat că deţine drepturi exclusive de proprietate intelectuală, reprezentate de marca internaţională din 18 ianuarie 2000 şi de marca internaţională din 20 februarie 2003.
Pârâta SC G.C. SRL desfăşoară activitatea pe piaţa românească prin importul, distribuirea şi vânzarea dulciurilor, printre care se număra şi produsele „L.”, care reproduc pe ambalajele lor elemente grafice ce încalcă în mod vădit drepturile reclamantei de proprietate intelectuală. Astfel, pralinele comercializate de pârâtă au acelaşi aspect şi aceeaşi formă cu pralinele Raffaello, protejate de mărcile reclamantei, în ambele cazuri fiind vorba de aceleaşi praline rotunde acoperite cu fulgi de cocos, praline ce sunt reprezentate şi pe ambalajul produselor.
Prin sentinţa nr. 1800 din 23 noiembrie 2010 Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea reclamantei SC S. SA în contradictoriu cu pârâta SC G.C. SRL şi a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată.
Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluţionarea apelurilor declarate de ambele părţi, prin Decizia nr. 205/A din 12 iulie 2011, a respins apelul reclamantei, a admis apelul pârâtei şi a schimbat în parte sentinţa în sensul obligării reclamantei către pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39.804,75 lei. Totodată au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei, cu obligarea reclamantei la plata sumei de 30.717,90 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, pentru considerentele ce urmează.
Anterior analizării datelor specifice ale speţei, Curtea a apreciat necesar a face câteva consideraţii cu caracter teoretic privitoare la caracteristicile distinctivităţii, ce nu vor mai fi redate la prezentarea conţinutului deciziei.
În speţă, se arată în decizie că pentru a aprecia asupra existenţei încălcării dreptului la marcă al reclamantei se arată că Tribunalul era obligat să analizeze caracteristicile de distinctivitate ale mărcii chiar dacă nu a fost investit cu o acţiune în anularea acesteia.
Marca invocată de către reclamantă constă în imaginea unor praline de forma rotundă îmbrăcate în fulgi de nucă de cocos.
Forma rotundă este caracteristică produselor de cofetărie constând în praline, fie că sunt din vafă sau nu şi îmbrăcarea acestora în învelişuri de fulgi sau pudră sunt produse specifice cofeturilor.
Prin urmare, nici forma şi nici aspectul exterior al bomboanei nu prezintă caracteristici care să-i permită consumatorului mediu să identifice fără greşeală că bomboana provine de la un anumit producător. Bila de vafă nu are un caracter care să o deosebească de alte produse similare prezente pe piaţă.
Marca reclamantei are prin urmare un nivel redus de distinctivitate, în raport cu formele uzuale ale produselor ce se vând în aceleaşi lanţuri comerciale şi pot fi protejate conform aceloraşi clase de produse.
Această constatare nu echivalează cu o invalidare, câtă vreme reclamanta este îndreptăţită în continuare să folosească marca în scopul în care a fost înregistrată, însă analiza distinctivităţii şi a caracterului slab distinctiv al mărcii în speţă este o analiză intrinsecă a speţei de faţă.
Protecţia conferită mărcii va fi însă afectată de nivelul redus de distinctivitate al mărcii, dând naştere unei aşa numite mărci slabe privitor la care, dovada încălcării drepturilor exclusive se face în condiţii mult mai dificile.
Curtea a reţinut că însăşi reclamanta a luat în calcul nivelul redus de distinctivitatea al mărcii sale, câtă vreme a invocat şi distinctivitatea dobândită.
Or, dobândirea distinctivităţii prin folosire este o instituţie menită să atenueze severitatea prevederilor privind refuzul de înregistrare a mărcilor lipsite de caracter distinctiv. Între semnele al căror caracter distinctiv poate fi atenuat prin probarea distinctivităţii dobândite se numără şi mărcile „constituite exclusiv din forma produsului” refuzate la înregistrare conform art. 5 lit. e).
Privitor la dovedirea dobândirii distinctivităţii pentru marca în cauză, Curtea a reţinut că nu este necesar să analizeze argumentele apelantei deoarece, prevederile art. 5 alin. (2) din lege îşi găsesc aplicabilitatea doar „înainte de data cererii de înregistrare”. Mai precis, distinctivitatea dobândită se poate invoca doar privitor la semne privitor la care se solicită recunoaşterea unui drept exclusiv iar nu şi privitor la mărci.
O altă modalitate prin care apelanta însăşi recunoaşte caracterul slab distinctiv al mărcii sale este aceea de a indica faptul că marca protejează forma produsului.
Or, potrivit prevederilor art. 5 lit. e) din Lege „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile compuse exclusiv din forma produsului.”
În ceea ce priveşte încălcarea dreptului la marca reclamantei, Curtea a reţinut că dată fiind natura de marcă tridimensională ce rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii, aceasta protejează nu forma produsului, ci ambalajul astfel cum este redat în cuprinsul certificatului de înregistrare.
În ceea ce priveşte ambalajul produsului pârâtei în raport cu care reclamanta invocă încălcarea dreptului său, acesta este protejat de asemenea de recunoaşterea unui drept exclusiv la marcă tridimensională conform certificatului din 03 decembrie 2009 astfel că se bucură de prezumţia de legalitate.
Prin urmare, nu se pot analiza argumentele apelantei privind încălcarea dreptului său la marcă câtă vreme pârâta însăşi are înregistrat un drept exclusiv asupra ambalajului produsului său iar acesta se bucură de prezumţia de legalitate pe toată durata existenţei sale.
Cât priveşte aplicarea de către pârâtă pe ambalajele produselor sale a mărcii bidimensionale a reclamantei, Curtea a reţinut că semnele ce identifică provenienţa produsului sunt în primul rând mărcile nominale şi numai în plan secund eventuale alte semne existente pe ambalajul produselor.
Mai mult, semnele folosite de către pârâtă nu reprezintă marca reclamantei, ci sunt reproduceri ale pralinelor (o pralină întreagă şi o jumătate a altei praline care lasă să se vadă umplutura pralinei din vafă) în forma în care acestea se găsesc în general pe piaţă, formă sferică dar redată în formă bidimensională.
În sfârşit, în ceea ce priveşte încălcarea dreptului la marcă aparţinând reclamantei prin comercializarea de către pârâtă a produselor a căror formă se poate vedea prin ambalajul transparent al cutiilor în care sunt puse pe piaţă, Curtea a reţinut din nou distincţia între finalitatea diferită urmărită de reglementările legale ale mărcilor de comerţ şi ale modelelor industriale.
Astfel, dată fiind funcţia mărcii de identificare a originii şi provenienţei produsului, ea nu poate fi recunoscută asupra formei produselor în sine. Dreptul exclusiv de care se bucură reclamanta nu este recunoscut pentru forma produsului şi deci nici nu se poate reţine încălcarea dreptului său la marcă prin forma produselor comercializate de către competitori.
Chiar dacă marca reclamantei este o reproducere a unei praline, ea poate fi folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei şi nu pentru a împiedica alţi comercianţi să comercializeze produse de aceeaşi formă.
Cu privire la apelul pârâtei s-a reţinut că prin întâmpinarea depusă la dosar pârâta a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată efectuate de către acesta în faţa instanţei de fond, iar prin concluziile scrise, în anexa 8 a indicat şi documentele justificative ale acestor cheltuieli efectuate.
Cu toate acestea, Tribunalul, deşi a respins acţiunea reclamantei şi deci aceasta este partea care a căzut în pretenţii, a omis să acorde pârâtei cheltuielile efectuate.
Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ., solicitând, în principal, în esenţă, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, iar în subsidiar, casarea deciziei apelate cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru motivele de mai jos.
Distinctivitatea dobândită a unei mărci este o situaţie de fapt căreia legea îi asociază efecte juridice cu privire la întinderea protecţiei, conform practicii constante C.J.U.E.
Curtea de Apel susţine că distinctivtatea dobândită ar putea fi analizată doar în cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci, nu şi ulterior înregistrării mărcii.
Astfel, jurisprudenţa constantă europeană arată că, „mărcile cu un caracter distinctiv ridicat, fie în mod inerent sau din cauza reputaţiei pe piaţă, se bucură de protecţie mai extinsă decât mărcile cu un caracter mai puţin distinctiv. Caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi, în special, reputaţia sa, prin urmare, trebuie luate în considerare atunci când se apreciază dacă există un risc de confuzie".
Faptul că distinctivitatea dobândită se apreciază la momentul evaluării riscului de confuzie (nu la momentul înregistrării) şi că produce efecte la momentul riscului de confuzie rezultă inclusiv din criteriile C.J.U.E. de stabilire a nivelului distinctivităţii dobândite: cota de piaţă deţinută de marcă, modul în care a fost utilizată, întinderea geografică, utilizarea de lungă durată sau intensivă, suma investită de întreprindere în promovarea mărcii, proporţia de clasă relevanta a persoanelor care, datorită mărcii, identifică bunuri ca provenind de la o întreprindere determinată sau ca urmare a declaraţiilor camerelor de comerţ şi industrie sau ale altor asociaţii profesionale.
Conform regulii C.J.U.E., în cadrul acţiunii în contrafacerea mărcii constând în bomboana neambalată R., Curtea ar fi trebuit analizeze riscul de confuzie, ţinând cont de caracterul distinctiv dobândit al mărcilor invocate şi să-l evalueze în concret în funcţie de factorii şi valorile invocate în apel şi cu ocazia fondului cauzei, astfel cum rezultă din studiile de piaţă ataşate cererii de chemare în judecată.
Refuzul analizării distinctivităţii dobândite înseamnă un refuz al analizării fondului cauzei, câtă vreme instanţa de apel a reţinut că marca, din pricina lipsei distinctivităţii sale inerente, nu poate fi opusă terţilor care folosesc semne identice sau cvasi-identice în comerţul cu aceleaşi bunuri; procedând în acest fel, instanţa nu a analizat riscul de confuzie sau încălcarea reputaţiei mărcii, ci a considerat pur şi simplu că aceasta nu poate fi opusă.
O marcă redând aparenţa uneia din multiplele forme posibile ale unui produs nu conduce la un monopol asupra pieţei respectivului tip de produs şi încălcarea art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Forma unui produs poate face obiectul înregistrării ca marcă, însă cu respectarea condiţiilor impuse de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998: forma să nu fie impusă de natura produsului, să nu fie necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului.
Ambele părţi au depus la dosar numeroase probe demonstrând că pot exista o multitudine de forme, aspecte, aparenţe, pe care le poate îmbrăca o pralină/bomboană cu nucă de cocos: bomboane albe, rotunde cu înveliş fondant, cu înveliş din batonaşe crocante dreptunghiulare, cu înveliş din glazură ce dă un aspect lucios, bomboane acoperite cu bucăţi mai mari de glazură din nucă de cocos, (cu aspect de plăci care se suprapun parţial) sau bomboane învelite cu fulgi de cocos dispuşi rarefiat, fără aspect franjurat, pufos, bomboane de alte culori.
Produsul tip la care niciun comerciant nu ar putea avea acces exclusiv este produsul „pralină" în general: prin înregistrarea mărcii redând imaginea unei anume forme de pralină nu este îngrădit în nici un fel accesul comercianţilor pe piaţa pralinelor.
Forma unui produs poate fi marcă înregistrată, contrar opiniei instanţei – încălcarea art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998, deoarece se redă trunchiat textul de lege. „Potrivit prevederilor art. 5 lit. e din lege, „Sunt excluse de la proiecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile compuse exclusiv din forma produsului".
Conform reglementării în vigoare, dispoziţiile art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998 sunt:
„Art. 5. alin. (1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:
e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului";
Rezultă astfel că nu s-a ţinut cont că regula stabilită de legiuitor e aceea că pot face obiceiul înregistrării ca marcă formele produselor, iar excepţiile sunt prevăzute de acelaşi text.
Constatând că imaginea de ansamblu a bomboanei sferice este marcă înregistrată şi nu cade sub incidenţa vreuneia dintre situaţiile de excepţie, instanţa trebuia să analizeze existenţa actelor de încălcare a mărcii, pe calea acţiunii în contrafacere.
Instanţa arată că „ chiar dacă marca reclamantei este o reproducere a unei praline, ea poate fi folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei şi nu pentru a împiedica alţi comercianţi să comercializeze produse de aceeaşi formă".
Dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu exclud de la protecţie nicio marcă înregistrată, categorie de mărci, ci vorbeşte doar de marcă înregistrată.
Instanţa trebuia să purceadă la analiza încălcării, având în vedere următoarele reguli: analiza mărcii şi semnului în conflict, potrivit impresiei de ansamblu a acestor semne; să dea efect juridic distinctivităţii dobândite a mărcii care acordă acesteia un nivel ridicat al protecţiei; dacă se reţine dubla identitate a semnelor şi a produselor, riscul de confuzie nu ar mai trebui analizat, potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 sau astfel cum prevede expres art. 16 din Acordul T.R.I.P.S.
Instanţa nu a analizat deloc riscul de confuzie, întrucât a refuzat să recunoască protecţia pe motiv că nu se poate interzice folosinţa semnului de către terţi.
Cu privire la marca tridimensională, instanţa a identificat greşit care sunt semnele în conflict atât semnul protejat ca marcă, dar şi semnul folosit de către pârâtă.
Privind semnul protejat de marca reclamantei, în mod greşit instanţa reţine că obiectul protecţiei mărcii tridimensionale îl reprezintă doar ambalajul produsului. Marca tridimensională invocată protejează imaginea de ansamblu a unei bomboane sferice ambalate: ambalaj transparent + forma sferică a bomboanei albe (vizibilă prin ambalaj).
Instanţa, nu a analizat imaginea de ansamblu a mărcii, ci a analizat similaritatea doar în raport cu un element al ansamblului - ambalajul, excluzând din protecţie forma produsului (vizibilă prin ambalaj).
Privind celălalt semn în conflict, în mod nelegal instanţa introduce în analiza comparativă un semn drept al pârâtei care este înregistrat ca marcă (marca tridimensională din 03 decembrie 2009) şi nu semnul astfel cum este folosit de către pârâtă şi care face obiectul acţiunii în contrafacere.
Dacă instanţa ar fi comparat imaginea de ansamblu a mărcii reclamantei (ambalaj transparent + formă sferică produs) şi semnul folosit de către pârâtă (bomboana sferică vizibilă prin ambalajul transparent al produselor L.), ar fi ajuns la una dintre următoarele două concluzii: forma produsului face parte din ansamblul protejat ca marcă al reclamantei şi este preluată ca atare de către pârâtă, fiind vizibilă prin ambalajul transparent al produsului în conflict; imaginea de ansamblu înregistrată ca marcă de către pârâtă nu conferă protecţie asupra formei produselor şi nu se suprapune/nu acoperă actele de folosinţă nelegală efectuate de către pârâtă.
Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, deoarece potrivit instanţei de apel „este cunoscut faptul că forma rotundă este caracteristică produselor de cofetărie constând în praline, fie că sunt din vafă sau nu, şi îmbrăcarea acestora în învelişuri de fulgi sau pudră din produse specifice cofeturilor”.
Pentru instanţă, acest fapt este cunoscut, însă pentru părţi acest aspect de fapt a fost unul disputat, formulându-se probe şi contra-probe.
Instanţa de apel a reţinut o situaţie de fapt aplicabilă speţei, privind existenţa unui anume tip de produs având forma şi aspectul mărcii recurentei, fără a arăta care este tipul produsului reluat ca atare de marcă. De asemenea, instanţa nu a arătat care sunt probele în baza cărora a ajuns la această concluzie.
Înalta Curte, analizând decizia, prin prisma criticilor formulate, reţine caracterul fondat al recursului pentru argumentele ce succed.
Recurenta este deţinătoarea mărcilor din 18 ianuarie 2000, ce reprezintă o pralină învelită într-un ambalaj pe care este desenată o pamblică de culoare roşie şi un şerveţel dantelat pe care este înscris numele produsului şi din 20 februarie 2003 ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de cocos.
Prin recurs se invocă nelegalitatea deciziei cu referire la jurisprudenţa C.J.U.E în aprecierea distinctivităţii, jurisprudenţă obligatorie pentru statele membre ale U.E.
Într-adevăr, interpretarea dată de C.J.U.E. este obligatorie pentru statele membre ale U.E., de la data aderării şi pentru mărcile înregistrate ulterior aderării.
În cauză se discută distincitivitatea unor mărci înregistrate anterior aderării: marca combinată este înregistrată în anul 2000, iar marca figurativă este înregistrată în anul 2003.
Drept urmare, se aplică legea naţională, respectiv art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Potrivit acestui text de lege, dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) - d) referitoare la refuzul de înregistrarea/declararea ca nulă dacă sunt înregistrate, a mărcilor lipsite de caracter distinctiv, ori care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici sau cele constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care să o valoarea substanţială produsului, nu se aplică în cazul în care înainte de data de depozit a cererii de înregistra, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.
Legea română nu aplică decât parţial teoria dobândirii caracterului distinctiv prin folosinţă, prevăzând posibilitatea dobândirii caracterului distinctiv înainte de înregistrare, nu şi după înregistrare.
Drept urmare critica vizând încălcarea jurisprudenţei C.J.U.E cu privire la aprecierea distinctivităţii şi după data depunerii cererii de înregistrare sau după data înregistrării, distinctivitatea invocată de recurentă, este nefondată.
Forma produsului poate fi protejată însă cu anumite condiţii prevăzute expres de art. 5 lit. e) din legea mărcilor.
Astfel, potrivit art. 5 lit. e) sunt refuzate la înregistrarea şi pot fi declarate nule, dacă sunt înregistrare mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau alte caracteristici.
Or, în cauză, marca nu este constituită exclusiv din forma produsului-bomboană ci este vorba de o pralină acoperită cu fulgi de cocos.
Deşi instanţa analizează distinctivitatea formei, nu a analizat marca sub aspectul ei exterior, câtă vreme este vorba de un înveliş în fulgi de cocos.
Caracterul distinctiv al mărcii nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către public, existând o relaţie trilaterală semn-produs-public. Semnul este distinctiv pentru bunurile la care este aplicat atunci când este recunoscut de cei cărora le este adresat ca identificând bunurile dintr-o anumită sursă comercială sau poate fi recunoscut ca atare.
Este deci necesar ca, văzând semnul, publicul vizat să atribuie produsul sau serviciul respectiv unei întreprinderi determinate.
Dacă semnele pot fi percepute de publicul vizat ca identificând şi diferenţiind bunurile produse de reclamantă de bunurile altor producători, care fac parte din aceeaşi categorie şi care sunt identificate prin acelaşi semn.
Drept urmare, instanţa trebuia să cerceteze marca prin raportare la criticile privind contrafacerea produselor şi a modului de folosire a mărcii reclamantei.
Cât priveşte marca tridimensională (ambalaj prin care se vede o pralină), instanţa de apel nu a mai făcut analiza din perspectiva contrafacerii, susţinută de reclamantă, respectiv de a analiza marca reclamantei în ansamblul ei, ci s-a limitat la analiza mărcii pârâtei.
Din cele expuse, rezultă că instanţa de apel nu a analizat toate motivele de apel invocate de reclamantă, ceea ce semnifică că situaţia de fapt nu a fost pe deplin stabilită.
Cum Înalta Curte, potrivit dispoziţiilor art. 314 C. proc. civ., hotărăște asupra fondului pricinii numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite, recursul va fi admis iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi curţi de apel.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Admite recursul declarat de reclamanta SC S. SA împotriva Deciziei nr. 205/A din data de 12 iulie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 4 iunie 2013.
| ← ICCJ. Decizia nr. 2432/2013. Civil. Evacuare. Recurs | ICCJ. Decizia nr. 3100/2013. Civil. Marcă. Acţiune în... → |
|---|
