ICCJ. Decizia nr. 3372/2013. Civil. Marcă. Recurs

Decizii civile ICCJ 2013

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 3372/2013

Dosar nr. 42210/3/2007*

Şedinţa publică din 14 iunie 2013

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa nr. 1469 din 18 septembrie 2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, s-a respins excepţia tardivităţii cererii, s-a admis acţiunea reclamantelor K.K.C. şi W.S.K.SC, în contradictoriu cu pârâţii A.R. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi s-a dispus, în consecinţă, anularea mărcilor „B.”.

În motivarea cererii, s-a reţinut, în esenţă, că reclamantele sunt titularele mărcilor comunitare „A.” înregistrată la data de 9 decembrie 1998 şi înregistrată la data de 7 ianuarie 1999, iar pârâtul este titularul mărcile contestate, prima fiind înregistrată marca „B.I.C.”.

Cât priveşte excepţia tardivităţii invocată de către pârât, s-a apreciat că este neîntemeiată, atât cu privire la cererea în anulare pentru motivul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, deoarece acţiunea poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii, cât şi în privinţa cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, data formulării cererii - 28 noiembrie 2007 – situându-se în interiorul termenului de 5 ani de la data înregistrării mărcii (3 aprilie 2003 – a celei mai vechi mărci a pârâtului).

Pe fondul cauzei, în ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998, s-a constatat că mărcile „A.” şi „B.” sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât şi pe cel de asociere.

Astfel, deşi mărcile „B.” mai conţin şi alte elemente verbale, acestea din urmă nu sunt de natură a identifica în mod individual produsele respective, ci au doar o aparenţă de indicativ tehnic care diferenţiază între ele produsele comercializate sub mărcile „B.”. În plus, la înregistrarea mărcii „B.I.C.” s-a depus declaraţie de renunţare la exclusivitate pentru sintagma „industria construcţiilor”, aşa încât singurul element al mărcii pentru care se poate aprecia asupra distinctivităţii este elementul verbal „B.” şi elementul grafic.

Ca atare, elementele verbale auxiliare individualizează produsele doar în cadrul „familiei” de produse „B.”, fără ca existenţa lor în cadrul mărcii să confere acesteia caracter distinctiv în raport cu orice altă marcă. În schimb, elementul verbal „B.” din cadrul mărcilor are rolul de a diferenţia „familia” de produse „B.” de alte produse comercializate sub alt nume sau altă marcă. Însă, întrucât acest element este similar cu elementul verbal „A.” din cadrul mărcilor reclamantelor, prezenţa în ambele familii de mărci a elementelor „A.” şi „B.” este de natură să determine consumatorul fie să confunde produsele comercializate sub cele două mărci (având în vedere că, din punct de vedere fonetic, cele două elemente verbale principale ale celor două familii de mărci sunt aproape identice, diferind doar ultima literă), fie să asocieze produsele comercializate sub mărcile respective (considerând că sunt produse ale aceluiaşi producător).

Pe de altă parte, elementul verbal principal al mărcilor - „A.” şi „B.” - este asociat unui element grafic identic ca formă, respectiv unui pătrat, acest fapt sporind riscul de confuzie.

La data înregistrării mărcilor „B.”, mărcile „A.” nu erau protejate pe teritoriul României, însă, din probele administrate rezultă că la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor „B.” produsele identificate prin mărcile „A.” erau deja comercializate în România şi dobândiseră notorietate pentru consumatorii din domeniu, dovadă fiind facturile fiscale prin care s-a probat comercializarea de către reclamantă a produselor sale pe teritoriul României începând cu anul 1995, activităţile desfăşurate de reclamantă în România începând din anul 2001, respectiv participarea intensă la târguri şi expoziţii, organizarea de seminarii şi concursuri probată cu înscrisuri, precum şi locurile 1 şi 2 pe piaţă ocupate de reclamantă începând cu anul 2003, astfel cum rezultă din studiul realizat de I.G., inclusiv locul 2 în topul firmelor specializate realizat în raport cu cifra de afaceri.

În ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, aşa cum a recunoscut la interogatoriu, pârâtul a deţinut funcţia de director de vânzări şi marketing în cadrul H.B. Romania până în anul 2003.

În topul firmelor specializate întocmit de I.G., această firmă apărea începând cu anul 2003 ca ocupând locul 1 în raport cu cifra de afaceri, reclamanta ocupând locul 2. De asemenea, ambele firme îşi disputau primele locuri raportat la alte criterii (cote de piaţă pentru diverşi adezivi, productivitate etc.). Ca atare, cele două firme erau principali competitori pe piaţa specializată, iar din funcţia de director de vânzări şi marketing la firma competitoare, pârâtul a avut în mod cert posibilitatea de a cunoaşte produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”. Ulterior, pârâtul a înregistrat mărcile „B.” pentru aceleaşi produse ca şi cele comercializate de reclamante sub marca „A.”.

De altfel, pârâtul nu a oferit nicio explicaţie asupra modului în care a ajuns la alegerea elementului verbal „B.”, ceea ce întăreşte prezumţia că alegerea acestui element verbal s-a făcut tocmai în vederea asocierii produselor comercializate sub mărcile ce cuprind acest element verbal cu produsele comercializate sub mărcile „A.”, beneficiind astfel de notorietatea acestora din urmă, aspect care conturează reaua-credinţă a pârâtului A.R. la înregistrarea mărcilor „B.”.

În plus, la înregistrarea primei mărci „B.” s-a emis aviz de refuz provizoriu, unul din motivele invocate în acest aviz fiind şi existenţa mărcii internaţionale „A.”, însă pârâtul a invocat în procedura de înregistrarea că nu ar avea cunoştinţă că s-ar comercializa în România produse sub marca respectivă. Or, este evident că la momentul derulării procedurii de înregistrare a mărcii „B. Industria Construcţiilor”, pârâtul cunoştea de existenţa pe piaţa românească a produselor „A.”, susţinerea contrară fiind făcută în martie 2003, moment la care pârâtul era încă director de vânzări la principalul competitor pe piaţa de profil pentru produsele comercializate sub mărcile „A.”.

Prin decizia nr. 59 din 18 februarie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamante împotriva sentinţei menţionate şi s-a admis apelul declarat de pârâtul A.R. împotriva aceleiaşi sentinţe, în sensul schimbării în parte şi a respingerii cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, păstrându-se celelalte dispoziţii ale sentinţei, cu obligarea reclamantelor la cheltuieli de judecată în fond şi apel.

Prin decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, în dosarul nr. 42210/3/2007, au fost respinse cererile de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a fost admis recursul declarat de către reclamante împotriva deciziei menţionate, dispunându-se casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În motivarea deciziei, s-a arătat că nu s-au avut în vedere în analiza cauzei apărările formulate de ambele părţi sub aspectul conversiei mărcilor comunitare în mărci naţionale, deoarece cererea cu acest obiect, cu invocarea protecţiei anterioare conferite de data de depozit, inclusiv din depozitul mărcilor internaţionale, reprezintă o cerere formulată după închiderea dezbaterilor în faţa instanţei de recurs, prin concluziile scrise şi, totodată, o cerere nouă, inadmisibil a fi formulată în dosarul de recurs, cu aplicarea art. 316 coroborat cu art. 294 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte cererile de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, s-a reţinut că aspectul esenţial din cererea formulată în cauză vizează aplicarea dreptului comunitar şi recunoaşterea efectelor unei mărci comunitare anterior aderării României la Uniunea Europeană, or nu poate fi acceptată o cerere preliminară în interpretarea unor norme europene cu privire la elemente care au avut loc în întregime anterior datei aderării României la Uniunea Europeană. Aceasta deoarece România a devenit membră a Uniunii Europene în anul 2007, astfel încât numai din acest an îi este aplicabilă legislaţia comunitară în mod direct, conform art. 3 şi 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.

În aceste condiţii, s-a apreciat că nu se mai justifică sesizarea Curţii cu celelalte întrebări preliminare formulate, care depindeau de prima întrebare formulată în cauză.

În ceea ce priveşte legalitatea deciziei, s-a constatat că reclamantele nu deţin o marcă înregistrată în România, care să beneficieze de protecţie pe teritoriul României, potrivit art. 4 din Legea nr. 84/1998, şi, de altfel, nici nu au pretins prin acţiune că s-ar afla. O astfel de apărare, prin invocarea protecţiei conferită de o marcă naţională, a fost formulată după punerea în discuţie de către pârât a conversiei mărcilor comunitare, nefiind primită de Înalta Curte pentru argumentele arătate.

Pe de altă parte, instanţa de apel a reţinut că protecţia de care se bucurau mărcile internaţionale nu mai avea printre ţările desemnate România la data formulării cererii de chemare în judecată din cauză.

Astfel, potrivit extraselor din Registrul Internaţional al Mărcilor (depuse în vol. III al dosarului de fond), la datele de 17 martie 1997, respectiv 19 martie 1997, au fost înregistrate pe cale internaţională, de către K.K.C. W.S.K.SC, marca „A.” cu element figurativ, respectiv marca verbală „A.”, România fiind printre ţările desemnate prin aceste înregistrări.

La datele de 17 martie 2007, respectiv 19 martie 2007, reclamantele au solicitat şi obţinut reînnoirea înregistrării pentru un număr mai mic de state decât cele pentru care se realizase înregistrarea iniţială, România nemaifiind printre cele desemnate.

În aceste condiţii, protecţia conferită reclamantelor pe teritoriul României, unde produc efecte mărcile a căror anulare o solicită, de înregistrarea celor două mărci internaţionale a încetat în luna martie 2007.

Reclamantele nu au contestat considerentele deciziei de apel sub acest aspect, însă s-au prevalat de dispoziţiile art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, ca fiind aplicabil la data introducerii acţiunii şi care instituie principiul seniorităţii mărcilor comunitare în baza unor înregistrări anterioare internaţionale.

Cum în mod corect a reţinut instanţa de apel, acest aspect nu prezintă relevanţă pentru soluţionarea litigiului de faţă, atât timp cât la data înregistrării în România a mărcilor a căror anulare se solicită România nu devenise membră a Uniunii Europene, calitate pe care a dobândit-o la data de 1 ianuarie 2007, condiţii în care o marcă comunitară înregistrată înainte de această dată nu poate reprezenta o marcă anterioară, care să-şi producă efectele pe teritoriul României şi în raport cu care să se poată analiza un posibil conflict, în sensul normei legale incidente.

Reclamantele urmăresc să extindă protecţia mărcilor comunitare de la datele de depozit ale mărcilor internaţionale, cu mult înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, ceea ce nu le creează niciun folos practic faţă de perioada de timp în care s-au înregistrat mărcile a căror anulare se solicită.

În condiţiile în care la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită nu erau aplicabile dispoziţiile comunitare pe teritoriul României, trebuie analizată protecţia de care ar fi beneficiat marca pretins notorie de către reclamantele recurente, atât timp cât, p otrivit art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, se poate solicita anularea unei mărci care este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

În aplicarea normelor incidente, respectiv art. 3 lit. c) şi art. 20 din lege, precum şi regula nr. 15 pct. 4 lit. a) şi 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în aprecierea notorietăţii unei mărci este necesară stabilirea ponderii cunoaşterii în cadrul segmentului de public relevant din România, utilizator al produselor/serviciilor protejate sub semnul respectiv, şi nu în raport de clasele de produse/servicii, sau toate acestea, protejate prin mărcile a căror anulare se solicită. În condiţiile existenţei unei mărci notorii, se impune refuzul de înregistrare sau anularea mărcii înregistrate, total sau parţial, în funcţie de gradul de suprapunere cu cea notorie.

După cum susţin şi reclamantele recurente, utilizarea mărcilor în fiecare teritoriu naţional în mod direct şi nemijlocit de către titularii mărcilor ar fi cu neputinţă având în vedere condiţiile în care se exercită în practică raporturile de comerţ internaţional, distribuţia mărfurilor sau prestarea serviciilor.

Astfel, reclamantele fac trimitere în susţinerea acestui mod de derulare a operaţiunilor de comerţ la dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 84/1998, în numerotarea iniţială, care asimilează cu folosirea efectivă a unei mărci folosirea de către un terţ cu consimţământul titularului, arătând că ar fi dovedit încă de la prima instanţă că filiala din România – SC A.C. SRL- este o societate deţinută de către cele două recurente şi că aceasta este licenţiată, iar în baza unei astfel de licenţieri a utilizat şi utilizează şi în prezent mărcile „A.” în România. Modul de derulare a activităţilor în România prin filiala SC A.C. SRL a fost detaliat, de altfel, şi prin cererea de chemare în judecată, cu referire inclusiv la grupurile de companii din care fac parte reclamantele recurente, printre care şi grupul de companii A.W.

În acest context, deşi analizează numai o parte dintre actele materiale de utilizare a mărcii, reţinute de tribunal, instanţa de apel face acest lucru în raport de o societate comercială apreciată ca fiind terţ, fără a lămuri raporturile comerciale ale societăţii persoană juridică română şi fără a se pronunţa asupra relevanţei în cauză a dispoziţiilor legale susmenţionate relative la folosirea efectivă a unei mărci.

Totodată, deşi le reţine printre considerentele care au justificat sentinţa primei instanţe, instanţa de apel nu a analizat toate modalităţile de utilizare a mărcilor, care ar fi atras notorietatea mărcilor în faţa tribunalului, o analiză a acestora neputând fi făcută direct în faza recursului.

În ceea ce priveşte cererea de anulare a mărcilor pentru înregistrare cu rea – credinţă, în temeiul art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, a fost analizată de instanţa de apel făcându-se distincţie între titularii mărcilor a căror anulare se solicită.

Astfel, s-a reţinut că înregistrarea primei mărci ce conţine cuvântul „B.”, respectiv “B. Industria Construcţiilor”, nu s-a realizat de către pârât, ci de către SC B. SRL, pârâtul devenind asociat la această din urmă societate ulterior momentului la care s-a finalizat procedura de înregistrare a acestei mărci, fără a se evoca şi dovedi existenţa vreunei legături între activitatea acestei societăţi şi conduita avută de către pârât anterior momentului la care acesta din urmă a devenit asociat la această persoană juridică.

Referitor la celelalte mărci deţinute de către pârât, în privinţa cărora reclamantele au solicitat anularea, instanţa de apel a apreciat că atâta vreme cât, la data promovării acţiunii, reclamantele nu erau titulare ale drepturilor pe care le invocă, respectiv titulare ale unor mărci anterior înregistrate şi/sau ale unor mărci devenite notorii anterior înregistrării mărcilor deţinute de pârât, nu există temei spre a se reţine că pârâtul ar fi înregistrat aceste mărci cu intenţia ilicită de a prejudicia drepturile anterioare ale reclamantelor.

Sub primul aspect, reclamantele recurente s-au apărat prin întâmpinarea formulată în dosarul de apel, faţă de critica de apel referitoare la titularul primei mărci în discuţie, subliniind reaua credinţă a antecesorului - SC B. SRL şi preluarea mărcii cu toate viciile acesteia de către noul titular - pârâtul A.R., apărare asupra căreia curtea de apel nu s-a pronunţat.

Pe de altă parte, înregistrarea mărcii cu rea credinţă, prevăzută de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, reprezintă un motiv de anulare distinct de conflictul cu marcă anterioară.

Dacă s-ar condiţiona dreptul la acţiune în anularea înregistrării pentru rea credinţă de calitatea de titular al unei mărci anterioare, reglementarea din art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 ar deveni superfluă, deoarece titularul mărcii anterioare are la dispoziţie acţiunea în anulare întemeiată pe art. 48 alin. (1) lit. b) din lege, în care nu este ţinut să facă decât dovada conflictului, nu şi a relei credinţe.

Fiind vorba de anularea înregistrării cu rea credinţă şi nu despre încălcarea unui drept la marcă anterior protejat, pentru a justifica acţiunea, reclamantele nu trebuie să facă dovada că deţineau, la data înregistrării cererilor de către pârât, o marcă anterior înregistrată sau o marcă notorie.

Limitându-se la aspectul reţinut în motivare, instanţa de apel nu a făcut o cercetare a fondului nici în ceea ce priveşte valabilitatea, în contextul juridic relevant, a mărcilor înregistrate de către pârât.

Pe de altă parte, deşi instanţa de apel a reţinut că este real reproşul reclamantelor în sensul că prima instanţă ar fi apreciat în mod eronat faptul că mărcile „A.” nu erau protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită, în sensul art. 304 pct. 7 C. proc. civ., acest aspect nu este de natură să ducă la schimbarea soluţiei faţă de cele reţinute mai sus cu privire la critica aferentă de recurs.

Nu s-au încălcat dreptul la apărare şi principiul contradictorialităţii în analizarea drepturilor conferite de mărci anterioare, imputat a fi în conflict cu mărci înregistrate ulterior, din perspective deţinerii unor astfel de mărci, o asemenea cercetare fiind impusă de norma legală invocată în susţinerea acţiunii de către reclamantele recurente.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr. 42210/3/2007*, iar prin decizia nr. 114 din 11 iulie 2012, această instanţă a respins ca nefondate apelurile declarate de reclamante şi pârâtul A.R.

Pentru a decide astfel, s-a reţinut că reclamantele au invocat drepturile asupra următoarelor mărci:

- marca comunitară „A.” (marcă verbală), protejată în România, cu prioritatea de care se bucură marca înregistrată internaţional IR 672.607, conform art. 34 al Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la marca comunitară (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 19 martie 1997 acordat cu privire la produse din clasa 1: chimicale şi materiale de construcţii, adezivi pentru construcţii; clasa 2 pentru vopsele şi coloranţi şi clasa 19 pentru materiale de construcţii (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos si pietriş; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt şi amestecuri pentru pavaje;

- marca comunitară „A.” (marcă figurativă), protejată în România, cu prioritatea de care se bucură marca înregistrată internaţional IR 671.403 conform art. 34 al Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la marca comunitară (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 17 martie 1997 acordat cu privire la produse din clasa 1: chimicale şi materiale de construcţii, adezivi pentru construcţii; clasa 2 pentru vopsele si coloranţi şi clasa 19 pentru materiale de construcţii (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos şi pietriş; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt şi amestecuri pentru pavaje.

Prin decizia de casare, s-a reţinut cu putere de lucru judecat că Înalta Curte nu a avut în vedere apărările formulate de ambele părţi sub aspectul conversiei mărcilor comunitare în mărci naţionale, întreaga analiză a cauzei, inclusiv prin prisma criticilor formulate prin cererea de recurs, s-a grefat pe cererea reclamantelor prin care acestea au invocat în cauză drepturile conferite de mărci comunitare, cu senioritatea invocată a celor internaţionale.

S-a mai reţinut că protecţia conferită reclamantelor, pe teritoriul României, unde produc efecte mărcile a căror anulare o solicită, de înregistrarea celor două mărci internaţionale a încetat în luna martie 2007, în timp ce mărcile pârâtului au fost înregistrate în perioada 2003-2006. Astfel, pentru perioada de referinţă, 2003-2006, reclamantele erau titularele celor două mărci internaţionale, cu protecţie inclusiv pe teritoriul României.

Pârâtul a înregistrat mărcile B. I.C.; „B.” ADT 90; „B.” GLC 46; „B.” ADX 12; „B.” ADF 35; „B.” CHR 15; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI GLF 48; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI GLI 49; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI MTI 80; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI GLC 46; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI GRD 05; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI LTZ 85; „B.” PENTRU PROFESIONIŞTI SAP 71, prima fiind înregistrată marca „B.I.C.”, la data de 3 aprilie 2003, iar ultima în 2006.

În ceea ce priveşte apelul reclamantelor, Curtea a constatat că problema de drept invocată a fost deja soluţionată prin considerentele deciziei de casare pronunţate de instanţa supremă, în sensul că reclamantele nu pot opune pârâtului o marcă anterioară, în absenţa unei mărci naţionale (şi în condiţiile înlăturării susţinerilor privind conversia mărcii comunitare în marcă naţională) şi ale lipsei de relevanţă a dispoziţiilor art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, invocate atât prin recurs, cât şi prin apel, privind principiul seniorităţii mărcilor comunitare în baza unor înregistrări anterioare internaţionale, pentru argumentele dezvoltate în decizia de casare.

Argumentul din apelul reclamantelor, în sensul că mărcile „A.” erau mărci anterioare opozabile mărcilor „B.”, solicitate ulterior la înregistrare de către pârât, este un argument incomplet, deoarece nu face distincţia cu privire la care dintre mărci se referă: internaţionale sau comunitare, apelul reclamantelor fiind ambiguu formulat şi motivat sub acest aspect.

În esenţă, reclamantele au invocat prin apelul formulat o extindere a protecţiei mărcilor comunitare de la datele de depozit ale mărcilor internaţionale, cu mult înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, chestiune rezolvată deja de către instanţa supremă prin considerentele deciziei de casare în sensul respingerii sale.

De asemenea, reclamantele au invocat, în esenţă, şi calitatea lor de titulare ale mărcilor internaţionale cu protecţie pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor pârâtului, aspect recunoscut de instanţa supremă prin considerentele deciziei de casare, fără ca prin aceasta să se impună o modificare a dispozitivului sentinţei, apelul acestora apărând ca lipsit de interes procesual faţă de aspectul deja constatat de instanţa supremă. De altfel, din cererea de chemare în judecată, reiese că reclamantele au invocat atât mărcile internaţionale, cât şi senioritatea mărcilor comunitare dedusă din înregistrarea mărcilor internaţionale, apărarea pârâtului în sens contrar nefiind susţinută de conţinutul cererii introductive de instanţă.

În ceea ce priveşte apelul pârâtului, s-a apreciat că sunt nefondate criticile legate de motivul de nulitate reglementat de art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în sensul că, în mod corect, prima instanţă a reţinut că mărcile „A.” şi „B.” sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât şi pe cel de asociere.

Sub aspectul similarităţii mărcilor, instanţa de apel a reţinut că, din punct de vedere verbal, deşi mărcile „B.” mai conţin şi alte elemente verbale, acestea din urmă nu sunt de natură a identifica în mod individual produsele respective, ci au doar o aparenţă de indicativ tehnic care diferenţiază între ele produsele comercializate sub mărcile „B.”. În plus, la înregistrarea mărcii „B.” I.C. s-a realizat declaraţia de renunţare la exclusivitate pentru sintagma I.C., aşa încât singurul element al mărcii pentru care se poate aprecia asupra distinctivităţii este elementul verbal „B.” şi elementul grafic.

Faptul că ambele denumiri provin din acelaşi cuvânt („bau”) face ca cele două denumiri să se prezinte ca forme similare, fiind omonime onomastice parţiale; cele două forme se deosebesc doar printr-un sunet în poziţie finală, fapt care le apropie de paronimele lexicale de substituţie; dacă la paronimele lexicale sensul cuvintelor diferenţiază cele două cuvinte, la paronimele onomastice, lipsa de sens, specifică numelor proprii, apropie cele două forme care devin omonime. La paronimele lexicale, dar mai ales la cele onomastice, similitudinea de formă creează fenomenul de confuzie paronimică.

Din punct de vedere vizual, elementele dominante sunt, în cazul mărcilor în litigiu, cele verbale, elementele grafice, constând în esenţă în încadrarea în pătrate sau dreptunghiuri, nefiind suficient de sugestive pentru a atrage atenţia consumatorului asupra lor în principal. În plus, elementul verbal principal al mărcilor „A.” şi „B.” este asociat unui element grafic identic ca formă, respectiv unui pătrat, acest fapt sporind similaritatea vizuală.

Din punct de vedere conceptual, argumentele pârâtului nu pot fi reţinute, deoarece acesta face o analiză pe litere, iar nu pe structura logică a mărcilor verbale; ambele mărci conţin particula „bau”, care potrivit limbii germane înseamnă „construcţie”. Însă, întrucât acest element este similar cu elementul verbal „A.” din cadrul mărcilor reclamantelor, prezenţa în ambele familii de mărci a elementelor „A.” şi „B.” este de natură să determine consumatorul fie să confunde produsele comercializate sub cele două mărci (având în vedere că, din punct de vedere fonetic, cele două elemente verbale principale ale celor două familii de mărci sunt aproape identice, diferind doar ultima literă), fie să asocieze produsele comercializate sub mărcile respective (considerând că sunt produse ale aceluiaşi producător).

În ceea ce priveşte marca 069xxx, Curtea a reţinut că elementul grafic reprezentat de pătratul negru este comun ambelor mărci aflate în conflict, aşa ca nu numai că nu reprezintă un element de distincţie, ci un element de asemănare vizuală care se adaugă elementelor verbale comune, sporind riscul de confuzie.

Este nefondat şi argumentul pârâtului, în sensul că, din punct de vedere conceptual, nu reiese cu claritate existenţa unui element verbal „A.”; se susţine că fontul special cu care este redactat acest element verbal este de natură a crea confuzie între „A.” şi IT 3 AU.

Or, un consumator specializat se informează mai întâi la nivel verbal despre marca produselor pe care doreşte să le achiziţioneze, astfel că primul impact este cel auditiv (fonetic), dedus din cunoaşterea elementului verbal component al mărcii, indiferent de modul de scriere sau de aşezare a scrierii; după impactul auditiv, forma sau aşezarea scrierii nu face decât să ataşeze o imagine elementului verbal, imagine care nu mai poate suferi neclarităţi în ceea ce priveşte descifrarea elementului verbal, deja asimilat.

Cât priveşte susţinerea că elementele verbale BAU si MIX sunt editate cu un font specific, de natură a genera o distinctivitate vizuală între cele două mărci combinate, Curtea a constatat că fontul de scriere a literelor nu este un caracter cu putere de distincţie propriu-zisă între cele două mărci în conflict; pe lângă faptul că mărcile reclamantelor conţin combinaţie de litere mari cu litere mici, iar mărcile pârâtului litere mari (identitate parţială), fonturile nu sunt esenţial diferite; pe de altă parte, chiar şi esenţial diferite, scrierea cu fonturi diferite nu reprezintă un element care să înlăture riscul de confuzie în mintea consumatorului, deoarece acesta poate în mod natural considera că reprezintă o nouă înfăţişare a mărcii mai vechi cunoscute, iar nu neapărat o altă marcă aparţinând unul alt comerciant.

Sub aspectul similarităţii produselor, s-a constatat că există identitate între produsele pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantelor şi cele pentru care sunt înregistrate mărcile pârâtului. Sub acest aspect, pârâtul nu a invocat un contraargument pertinent, singura apărare formulată de acesta fiind aceea că marca „A.” reprezintă în fapt numele comercial al producătorului (A.B.G.), iar produsele de tip adezivi, mortar şi tencuieli sunt comercializate sub marca M., iar nu sub marca „A.”; societăţile reclamante sunt în fapt deţinătoarele drepturilor de control asupra societăţilor „A.” din Europa, fără însă ca acestea să producă în mod efectiv produse; marca sub care aceste produse sunt comercializate este M.

Întrucât pentru compararea mărcilor în conflict se au în vedere mărcile astfel cum au fost înregistrate de către părţi şi cum au fost invocate, Curtea a constatat că reclamantele au invocat cele două mărci „A.”, iar nu modul de folosire combinat cu alte semne sau denumiri, cu atât mai puţin semnul M.

Cât priveşte susţinerea pârâtului în sensul că hotărârea instanţei de fond conţine referiri la mărci care nu au format cadrul procesual al judecăţii de fond, respectiv marca 063xxx, s-a constatat că, nici în cuprinsul considerentelor, nici în dispozitivul sentinţei, nu există vreo referire la această marcă.

Curtea a respins şi susţinerea că particula „bau” nu poate fi protejată în mod individual, deoarece se regăseşte în peste 10 mărci comunitare şi peste 400 de mărci internaţionale, dintre care peste 60 anterioare mărcilor reclamantelor, respectiv nu mai are caracter distinctiv, fiind utilizată în mod curent pentru a desemna produsele vizate, respectiv materialele de construcţii. Mărcile reclamantelor sunt formate din elementul verbal „A.”, iar fragmentarea acestuia şi analizarea doar a elementului „bau” este neconformă raţionamentului necesar pentru verificarea conflictului de mărci.

Pe de altă parte, Curtea a considerat că, în mod corect, prima instanţă a apreciat că celelalte elemente ale mărcilor, respectiv elementele verbale precum „industria construcţiilor”, nu sunt distinctive, reprezentând coduri sau prescurtări aferente produselor cu înţeles slab cunoscut consumatorilor, a căror atenţie nu va fi reţinută în principal de aceste coduri: cu atât mai mult, situându-se spre finalul mărcilor, în privinţa lor se poate aplica prin analogie raţionamentul referitor la sufixe; sufixele şi terminaţiile cuvintelor nu au caracter distinctiv, acest aspect fiind stabilit deja în mod repetat în practica instanţei europene.

Această concluzie nu intră în contradicţie cu regula statuată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în sensul că „riscul de confuzie trebuie analizat în mod global din punctul de vedere al percepţiei consumatorului asupra mărcilor şi produselor sau serviciilor, fiind necesar a fi luate în considerare toate elementele care intră în compoziţia mărcilor, de natură vizuală, auditivă, fonetică, conceptuală”; concluzia că terminaţiile cuvintelor sau partea finală a mărcilor pârâtului nu au caracter distinctiv vine tocmai în urma aplicării raţionamentului de mai sus, deoarece în ansamblul mărcilor pârâtului, aceste elemente finale nu au caracter esenţial şi nici dominant.

Cât priveşte invocarea de către pârât a faptului că, din perspectiva analizei desfăşurate atât asupra produselor M., cât şi a întregii activităţi comerciale desfăşurate în conexiune indirectă cu marca „A.”, reiese că raţiunea juridică a protecţiei mărcii „A.” a fost aceea de a întări protecţia unui nume comercial, Curtea a constatat că o asemenea susţinere nu este relevantă; chiar dacă există şi numele comercial „A.”. Ceea ce se invocă de către reclamante în prezenta cauză este protecţia mărcilor, iar existenţa unui nume comercial omonim nu înlătură dreptul la protecţia mărcii. Curtea a reţinut deja că nu M. este marca invocată de reclamante ca fiind încălcată, ci „A.”; faptul că pe anumite produse sunt folosite concomitent nu este de natură să înlăture dovada folosirii distinctive a mărcii „A.”.

Pe de altă parte, reclamantele nu au numele comercial „A.”, ci K.K.C. şi W.S.K.S.C., astfel că susţinerea legată de folosirea mărcii ca şi nume comercial este nefondată.

În ceea ce priveşte riscul de confuzie, s-a constatat, în primul rând, că publicul relevant este unul specializat, al cărui grad de atenţie este ridicat, fiind vorba despre materiale de construcţii, care nu reprezintă o categorie de bunuri de larg consum, ce sa fie achiziţionate prin alegere simplă sau rapidă. Astfel, publicul specializat se va informa în prealabil, dar chiar şi aşa, faţă de identitatea de produse şi similaritatea ridicată a mărcilor, există un risc de confuzie, inclusiv în forma riscului de asociere, foarte ridicat.

Odată înlăturată susţinerea pârâtului referitoare la marca M., rezultă că ceea ce se compară sunt mărcile „A.” şi „B.”, care sunt similare din punct de vedere verbal, vizual şi conceptual şi sunt aplicate aceloraşi categorii de produse.

Astfel, nu se poate evita crearea în mintea consumatorului, fie şi specializat în domeniul pieţei relevante – mortare şi adezivi de construcţii - şi bine informat, a asocierii între producători sau a confuziei între producători; cu atât mai mult, câtă vreme raţionamentul trebuie să privească consumatorul mediu informat (din cadrul categoriei specializate de pe piaţa relevantă), faptul că acest consumator este mai diligent nu este de natură să îl apere de riscul de confuzie sau de asociere, în raport de similaritatea ridicată a mărcilor aplicate unor produse din categorii identice. Similaritatea fonetică este de natură chiar să ducă considerarea celor două tipuri de produse ca aparţinând aceluiaşi producător, deoarece un consumator specializat este atent la produs, iar nu neapărat la micile diferenţe vizuale sau fonetice dintre mărci.

Curtea a constatat, astfel, că sunt îndeplinite condiţiile din art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, pentru anularea unei mărci, respectiv similaritatea cu o marcă anterioară, este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.

Curtea a reţinut, însă, în subsidiar, că sunt întrunite şi condiţiile de anulare a unei mărci prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa supremă a statuat deja, prin decizia de casare, că în raport cu aceste dispoziţii legale şi Regulamentul de aplicare a legii se analizează protecţia de care ar fi beneficiat marca pretins notorie de către reclamantele recurente, întrucât la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită nu erau aplicabile dispoziţiile comunitare pe teritoriul României.

În raport de considerentele instanţei de casare, s-au analizat, în primul rând, raporturile comerciale ale societăţii persoană juridică română cu reclamantele şi relevanţa în cauză a dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 84/1998 relative la folosirea efectivă a unei mărci.

S-a reţinut că, prin declaraţia autentică dată sub prestare de jurământ („affidavit”), având valoarea unei declaraţii autentice notariale, reprezentantul reclamantelor a arătat că marca „A.” este o marcă de bază a concernului W. şi este folosită în România de către societatea SC „A.” R.C. SRL, pe baza unei licenţe încheiate cu deţinătorii drepturilor de marcă. SC „A.” R.C. SRL este o filială 100% deţinută de „A.” B.G., societate de tip holding a concernului W./A., aceasta utilizând de la înfiinţarea sa din 1995 mărcile „A.” în România. La dosarul de primă instanţă a fost depus şi contractul de licenţă din 15 iulie 2004 încheiat între reclamante şi societatea română.

Din înscrisurile depuse la dosarul de primă instanţă, reiese că SC „A.” R.C. SRL este o filială 100% deţinută de „A.” B.G., societate de tip holding a concernului W./A., aceasta utilizând de la înfiinţarea sa din 1995 mărcile „A.” în România. De la înfiinţarea sa în anul 1995, societatea a utilizat şi exploatat în mod continuu mărcile „A.” în România pentru materiale şi sisteme de construcţii (adezivi, mortare, gleturi, sape, tencuieli decorative). Aceste aspecte reies din declaraţia numitului L.C.L., care a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii din 1995 şi până în prezent.

Se mai reţine că investiţiile şi fabricile „A.” din România se cifrează la cca. 20 milioane de Euro până în prezent, cu o investiţie preconizată într-o nouă fabrică de cca. 12 milioane Euro. Prima fabrică din Bucureşti a fost inaugurată în iunie 2001 şi a început să producă şi să pună pe piaţă produse „A.” începând cu aceeaşi dată. În anul 2000, produsele „A.” au pătruns în lanţul de magazine M.C.C., la un an de la deschiderea în România. În anii 2001 şi 2002, SC „A.” R.C. SRL a stabilit raporturi similare şi a vândut produsele „A.” prin intermediul lanţurilor B. şi P., imediat ce acestea s-au stabilit în România. Societatea a primit de-a lungul timpului numeroase diplome de recunoaştere profesională: diploma de onoare acordată de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, locul III, în cadrul Topului Naţional al Firmelor ediţia 2002 pe baza rezultatelor economico-financiare obţinute în anul 2001; diploma pentru locul I acordată de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în cadrul Topului Naţional al Firmelor ediţia 2004, pentru activitatea desfăşurată în anul 2003; diploma pentru locul II, acordată de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în cadrul Topului Naţional al Firmelor ediţia 2005, pentru activitatea desfăşurată în anul 2004, în industria altor produse din minerale nemetalice.

De asemenea, s-a dovedit că cifra de afaceri şi a bugetului de marketing „A.” Romania a crescut din 2001 de la cca. 8 milioane Euro şi respectiv de cca. 217.613 Euro la cca. 46 milioane Euro respectiv 1.824.000 Euro pentru anul 2008.

Produsele marca „A.” au fost folosite pentru restaurarea câtorva obiective de importanţă istorică, cum ar fi Muzeul de Istorie din Alba Iulia, Teatrul de Stat din Oradea, Teatrul de Stat din Arad, Opera Naţională Bucureşti.

Din studiul I.G., intitulat „Piaţa adezivilor şi mortarelor”, România, 2001-2011, reiese că societatea românească „A.” R.C. SRL se afla pe locul II în cadrul competitorilor specializaţi, după H.B.R. SRL, în acelaşi top 10 pe locul 9 aflându-se „B.” SRL, pentru perioada relevantă (2001-2011).

S-a mai făcut dovada desfăşurării a numeroase campanii publicitare, în anul 2005 fiind deschisă în România de către societatea românească „A.” R.C. SRL cea mai mare fabrică de mortare uscate; marca este aplicată pe mijloace de transport de mare tonaj; au fost depuse la dosar facturi pentru sume mari de vânzare aferente anilor 2001-2003, facturi emise de societatea românească „A.” R.C. SRL.

Astfel, mărcile „A.” erau larg cunoscute pe teritoriul României şi pentru segmentul de public din România căruia i se adresau produsele sau serviciile la care se referă marca, respectiv consumatorii de pe piaţa materialelor de construcţii, la momentul înregistrării mărcilor pârâtului (2002-2005).

Astfel, categoria de consumatori potenţiali era reprezentată de consumatorii de materiale şi sisteme de construcţii (adezivi, mortare, gleturi, sape, tencuieli decorative); desfacerea produselor se făcea prin centre proprii (magazine) de distribuire a produselor la care se referă marca (în revistele de reclamă sun evidenţiate pe harta României cel puţin 8 magazine mari de desfacere care acoperă toate regiunile ţării); s-a dovedit şi desfăşurarea de activităţi de promovare a produselor la care se referă marca, inclusiv publicitatea şi prezentarea acestora în târguri, seminarii, evenimente speciale şi proiecte.

În ceea ce priveşte întinderea utilizării, în raport de cantitatea de produse cărora li se aplică marca şi care sunt comercializate, s-a constatat că această întindere acoperea întreaga ţară, fiind comercializate cantităţi mari, în raport de cifra de afaceri în creştere a societăţii româneşti.

Curtea a apreciat că s-a dovedit şi cunoaşterea largă, la nivelul teritoriului României, pentru perioada relevantă, a mărcii a cărei protecţie este solicitată ca notorie şi chiar în afara acestui teritoriu (a se vedea declaraţia preşedintelui consiliului de administraţie din care reiese comercializarea în ţările vecine). Gradul de cunoaştere a mărcii notorii rezultând din măsura în care o marcă ocupă piaţa românească, ca urmare a utilizării pentru anumite produse, este ridicat, faţă de locul 2 ocupat pe piaţa relevantă în raport de cifra de afaceri şi cea a bugetului de marketing; Curtea a reţinut, astfel, că această cunoaştere era cvasiunanimă în rândul consumatorului specializat, cu un grad mediu de atenţie şi informare.

S-a mai constatat că societatea românească SC „A.” R.C. SRL este terţ faţă de reclamante, dar folosirea mărcilor de către aceasta s-a făcut în mod clar cu consimţământul reclamantelor; consecinţa logică a acestei împrejurări este aceea că s-a dovedit folosirea efectivă a mărcilor notorii „A.” de către reclamante prin intermediul societăţii româneşti, în sensul art. 46 alin. (1) lit. a) din lege, potrivit cu care este asimilată folosirii efective a mărcii şi folosirea mărcii de către un terţ, cu consimţământul titularului acesteia.

Astfel, sunt îndeplinite şi condiţiile art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce priveşte invocarea pasivităţii reclamantelor vreme de 5 ani, Curtea a constatat că, prin neatacarea soluţiei date excepţiei tardivităţii acţiunii în anulare, acest aspect nu mai poate fi repus în discuţie; or, indirect, pârâtul invocă situaţia reglementată de art. 49 din lege. Acest articol este în strânsă legătură cu art. 48 alin. (3) din lege; dacă s-a constatat cu titlu irevocabil şi cu putere de lucru judecat că termenul de 5 ani de la înregistrarea mărcilor pârâtului reglementat de art. 48 alin. (3) din lege nu a fost depăşit, rezultă că nici termenul de 5 ani din art. 49 nu s-a împlinit, susţinerile pârâtului fiind nefondate sub acest aspect.

Apelanta a mai invocat gradul de distinctivitate scăzut al mărcilor „A.”, fiind mărci slabe, evocatoare, ca urmare a faptului că au în compunere elementul verbal „Bau”, care este descriptiv, însemnând construcţie în limba română.

Curtea a reţinut drept contraargument aspectele declarate în cadrul expertizei lingvistice depuse la dosarul de primă instanţă, din care reiese că denumirile „A.” şi „B.” au la bază cuvântul german „bau”, substantiv masculin cu semnificaţia „construcţie, clădire, construire, structură, mod de construcţie”, denumirile analizate fiind transparente pentru utilizatorul german (vorbitor de limbă germană) şi obscure pentru utilizatorul român, cu excepţia cunoscătorilor de limbă germană.

Astfel, semnificaţia cuvântului „bau” este necunoscută consumatorului vorbitor de limbă română (care reprezintă cvasiunanimitatea consumatorului din România de pe piaţa relevantă), motiv pentru care nu se poate susţine lipsa de distinctivitate a particulei „bau”.

Cât priveşte argumentul că produsele comercializate de către SC „B.” SRL au devenit larg cunoscute, iar riscul de confuzie cu produse comercializate sub mărcile „A.” ori M. este practic inexistent, Curtea a constatat că acest aspect prezintă o relevanţă subsumată problemei dacă mărcile sub care sunt comercializate produsele de către SC „B.” SRL au fost legal înregistrate, fără încălcarea unui drept de proprietate intelectuală anterior; altfel spus, eventuala dobândire de către mărcile pârâtului a unei importanţe pe piaţă nu are relevanţă sub aspectul verificării legalităţii înregistrării lor, deoarece renumele ulterior nu poate acoperi viciile de înregistrare a mărcilor.

În ceea ce priveşte reaua credinţă, în raport de considerentele deciziei de casare, s-a reţinut că, într-adevăr, SC „B.” SRL a fost înfiinţată în anul 2002, având ca obiect principal de activitate producţia de materiale destinate industriei construcţiilor, în special adezivi, fiind o societate deţinută de către numita A.M.R. Marca naţională 052xxx, I.C. a fost înregistrată la data de 30 mai 2002 şi utilizată începând cu această dată de către societate.

La data de 07 octombrie 2003, pârâtul apelant a devenit asociat al acestei societăţi cu o participare de 80%.

Curtea a reţinut că, deşi nu pârâtul a fost cel care a înregistrat această marcă, ea fiind înregistrată la data de 30 mai 2002, nu poate fi ignorat principiul potrivit căruia preluarea mărcii pe cale de cesiune se face cu toate viciile ei.

Or, la data de 30 mai 2002, societatea SC „B.” SRL avea cunoştinţă de existenţa pe piaţă a competitorului direct SC A. R.C. SRL, acest aspect reieşind din studiul I.G., intitulat „Piaţa adezivilor şi mortarelor”, România, 2001-2011; acesta a reţinut că societatea românească A. R.C. SRL se afla pe locul II în cadrul competitorilor specializaţi, după H.B.R. SRL, în acelaşi top 10 pe locul 9 aflându-se B. SRL. Este o prezumţie simplă aceea că în cadrul primelor 10 firme de top de pe piaţa relevantă, acestea se cunoşteau între ele; astfel, nu se poate reţine buna-credinţă la momentul înregistrării mărcii naţionale 052xxx, I.C., preluarea de către pârât fiind făcută cu toate viciile acesteia.

Pe de altă parte, reclamantele nu au dovedit legătura dintre societatea SC B. SRL şi pârât anterior efectuării cesiunii, simpla prezumţie că au existat anumite raporturi premergătoare cesiunii nefiind suficientă. Cu toate acestea, acest aspect nu duce la înlăturarea relei credinţe reţinute deja la înregistrarea mărcii 052xxx.

Cât priveşte reaua credinţă la înregistrarea celorlalte mărci, aşa cum a recunoscut la interogatoriu, pârâtul a deţinut funcţia de director de vânzări şi marketing în cadrul H.B.R. până în anul 2003, firmă direct competitoare a SC A. R.C. SRL şi SC B. SRL. De asemenea, ambele firme îşi disputau primele locuri raportat la alte criterii (cote de piaţă pentru diverşi adezivi, productivitate etc.). Ca atare, cele două firme fiind principali competitori pe piaţa specializată, iar pârâtul ocupând funcţia de director de vânzări şi marketing la firma competitoare, din această funcţie a avut în mod evident posibilitatea de a cunoaşte produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”. Ulterior, pârâtul a înregistrat mărcile „B.” pentru aceleaşi produse ca şi cele comercializate de reclamante sub marca „A.”.

Cât priveşte explicaţiile oferite de pârât pentru alegerea denumirii „B.”, acestea au fost contradictorii şi insuficiente, astfel că nu pot oferi temeiuri pentru a dovedi buna sa credinţă, faţă de calitatea sa de persoană extrem de informată în domeniul pieţei relevante la momentul înregistrării mărcilor.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs, în termen legal, pârâtul A.R., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 6, 7 şi 9 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

1. Instanţa de apel a depăşit cadrul procesual fixat prin cererea de chemare în judecată, acordând ceea ce nu s-a cerut.

Dispoziţiile legale invocate drept temei al cererii introductive, respectiv art. 48 alin. (1) lit. b) şi art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998, impun pentru reclamante obligaţia de a identifica în mod expres drepturile anterioare cu care mărcile a căror anulare se solicită intră în conflict.

Reclamantele au invocat anterioritatea numai în raport de mărcile comunitare „A.” (marcă verbală) şi (marcă figurativă), fără a indica mărcile internaţionale „A.” ca drepturi anterioare. Marca internaţională „A.” (verbală) este menţionată cu titlu exemplificativ.

Abia prin motivele de apel, reclamantele au invocat anterioritatea decurgând din mărcile internaţionale, or o asemenea modificare a cadrului procesual este de natură să încalce dispoziţiile art. 294 C. proc. civ.

În aceste condiţii, instanţa de apel şi-a depăşit atribuţiile în identificarea situaţiei de fapt, respectiv a conflictului de mărci prin determinarea ca drepturi anterioare a mărcilor internaţionale „A.”, cu toate că instanţa de apel a reţinut că aceste drepturi nu au fost invocate de către reclamante ca drepturi anterioare.

Cel mult, s-ar putea considera că ar fi putut fi avută în vedere marca verbală „A.”, deşi anularea unei mărci în temeiul unor drepturi anterioare nu poate fi realizată prin indicarea cu titlu exemplificativ a unei mărci.

De altfel, prin decizia de casare pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a reţinut că valabilitatea înregistrării unei mărci se realizează în raport cu data înregistrării unei mărci, şi nu cu data formulării cererii de chemare în judecată, motiv pentru care s-a apreciat că instanţa de apel a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului.

Referirile reclamantelor la mărcile internaţionale au privit numai aplicarea principiului seniorităţii acestora în cadrul sistemului de protecţie comunitar, astfel încât nu pot fi considerate de către instanţa de judecată ca invocări distincte ale unor drepturi derivând din protecţia internaţională.

Invocarea seniorităţii în temeiul dispoziţiilor art. 34 din Regulamentul privind marca comunitară nu poate fi interpretată ca o protecţie independentă sau ca o constituire de drepturi distincte.

În ceea ce priveşte conflictul cu mărcile comunitare, care includ senioritatea mărcilor internaţionale, atât Curtea de Apel Bucureşti cât şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au stabilit în mod legal că o marcă comunitară înregistrată anterior datei aderării României la Uniunea Europeană, chiar şi cu beneficiul seniorităţii mărcii internaţionale, nu produce efecte în România decât după această dată.

2. Instanţa de apel nu a analizat toate modalităţile de utilizare a mărcilor „A.” invocate de către reclamante, ceea ce echivalează cu nerespectarea îndrumării obligatorii date de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu necercetarea fondului, impunând casarea hotărârii şi trimiterea spre rejudecare, în raport de dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi ale art. 315 alin. (1) C. proc. civ., art. 312 alin. (3) şi (5) C. proc. civ.

Prin decizia de casare, s-a dispus ca instanţa de apel să analizeze toate modalităţile de utilizare a mărcilor, care ar fi atras notorietatea acestora, or instanţa de apel, faţă de apărările formulate de pârât în faţa instanţelor de fond, ar fi trebuit să analizeze conflictul între mărcile pârâtului şi semnul astfel cum a fost folosit de către reclamante, prin inscripţionarea produselor comercializate în mod efectiv, respectiv „M.”, şi nu „A.”. Astfel, atât compararea semnelor şi a produselor, existenţa unui grad de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, cât şi utilizarea efectivă a mărcilor „A.” pentru clasele de servicii şi produse pretins aflate în conflict cu produsele pârâtului trebuiau să aibă în vedere denumirea „M.”.

Constatarea instanţei de apel în sensul că marca „M.” nu a fost invocată este greşită, atât timp cât din motivele de apel rezultă contrariul, dar reprezintă şi o gravă încălcare a dreptului la apărare al recurentului, prin refuzul de a lua în considerare apărările acestuia şi determinarea doar a apărărilor intimatelor-reclamante.

De altfel, instanţa de apel s-a raportat în analiza notorietăţii şi a relei-credinţe la documente care conţin referiri exprese la produsele „M.” (raportul I.G.).

3. Instanţa de apel nu a realizat o cercetare a fondul cauzei prin raportare la protecţia mărcilor pretins aflate în conflict, făcând o greşită aplicare şi interpretare a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998, ceea ce atrage incidenţa atât a cazului prevăzut de art. 304 pct. 9, cât şi a dispoziţiilor art. 312 alin. (3) şi (5) C. proc. civ.

Astfel, instanţa de apel a realizat o analiză separată a elementelor mărcilor pârâtului, ceea ce contravine dispoziţiilor legale aplicabile în materia mărcilor cât şi principiilor generale statuate de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, potrivit cărora consumatorul mediu percepe marca în ansamblu, fără a face o examinare a diferitelor detalii.

Componentele verbale din cadrul mărcilor au caracter distinctiv şi sunt de natură a identifica produsele recurentului şi de a le diferenţia de produselor altor competitori pe piaţă.

În cadrul reprezentărilor grafice ale mărcilor recurentului acestea sunt dispuse pe jumătatea din imaginea mărcii, în partea stângă, cu litere de tipar, fiind compuse din combinaţii de litere şi cifre. Instanţa de apel nu oferă nicio motivare lipsei caracterului distinctiv al acestor elemente componente din cadrul mărcilor recurentului decât prin reţinerea că acestea se află la sfârşitul mărcii şi reprezintă sufixe.

Elementele nu pot fi reţinute ca terminaţii sau sufixe ale mărcilor „B.”, ci reprezintă un tot unitar în cadrul acestora, reprezentând o structură unitară şi conceptuală. Aceste denumiri nu reprezintă denumiri uzual acceptate pe piaţă, iar combinaţia între litere şi cifre, alese în mod fantezist, are caracter distinctiv în structura componentă a mărcilor recurentului. Fiecare producător de astfel de materiale de construcţii foloseşte în cadrul mărcilor un element fantezist de natura a identifica originea produsului.

Instanţa de apel le recunoaşte parţial caracterul distinctiv în cadrul familiei de mărci. Deşi o parte a mărcilor pârâtului pot fi incluse în cadrul noţiunii de „familie” sau serie de mărci, astfel cum această noţiune a fost dezvoltată de practica naţională şi comunitară, acest fapt nu înlătură riscul de confuzie din perspectiva elementelor verbale în discuţie, dimpotrivă, în aplicarea principiilor statuate de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, riscul de confuzie trebuie analizat cu o mai mare atenţie în cazul unei familii de mărci.

În ceea ce priveşte mărcile reclamantelor, în mod greşit a reţinut instanţa de apel că reprezintă o familie de mărci şi nici nu prezintă elemente similare de serie care ar putea determina confuzia cu mărcile pârâtului.

În acest sens, Curtea de Justiţie a reţinut că marca ce intră în conflict cu familia de mărci trebuie nu doar să fie asemănătoare mărcilor care aparţin seriei, ci să aibă caracteristici susceptibile de a avea legătură cu seria. Spre exemplu, nu aceasta ar putea fi situaţia atunci când elementul comun mărcilor de serie este utilizat în cadrul mărcii care se opune într-o poziţie diferită de cea în care figurează în mod obişnuit în cadrul mărcilor care aparţin seriei sau cu un conţinut semantic diferit.

Raportat la mărcile pretins aflate în conflict în cauză, rezultă că mărcile reclamantelor „A.” nu conţin nicio caracteristică susceptibilă de a avea legătură cu seria mărcilor pârâtului, iar reprezentarea elementului „B.” încadrat într-un pătrat negru în partea dreaptă sus a mărcii şi reprezentarea elementului fantezist de natură a diferenţia produsele, pe toată partea stângă, nu poate determina existenţa unui risc de confuzie directă sau indirectă cu mărcile reclamantelor.

Recurentul a mai susţinut că instanţa de apel a acordat o importanţă sporită elementelor verbale, considerând în mod neîntemeiat că elementele grafice, constând în esenţă în încadrarea în pătrat sau dreptunghi, nu sunt suficient de sugestive pentru a atrage atenţia consumatorului. Or, marca figurativă „B. industria construcţiilor” nu conţine niciun pătrat sau dreptunghi, din contră conţine o reprezentare care la nivel vizual şi conceptual exclude orice grad de similaritate.

Preluarea doar a unora dintre elemente, considerate dominante şi neglijarea celorlalte elemente protejate din cuprinsul mărcii aduce o atingere gravă protecţiei acordată mărcilor în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Pe de altă parte, în cadrul analizei instanţa de apel nu a luat în considerare protecţia legală acordată culorii mărcilor.

În ceea ce priveşte determinarea elementului dominant ca fiind particula „B.”, instanţa de apel a reţinut acest caracter prin interpretarea eronată a declaraţiei de neinvocare drepturi exclusive asupra unor elemente ca fiind o declaraţie de renunţare la distinctivitate. Faptul că titularul mărcii nu poate invoca drepturi exclusive şi de a se opune utilizării de către alte persoane nu înseamnă că aceste elemente sunt excluse în analiza globală a unor mărci aflate în conflict.

Indicarea de către instanţa de apel a elementului „B.” ca fiind dominant s-a realizat în cadrul analizei verbale. Întrucât analiza vizuală şi conceptuală conţin referiri la analiza auditivă, reiese că celelalte elemente, precum „pentru profesionişti”, „industria construcţiilor”, au fost considerate, în mod eronat, ca elemente de neglijat în impresia de ansamblu produsă de aceste mărci, în special pe plan fonetic, vizual şi conceptual.

Dimpotrivă, caracterul distinctiv al mărcilor recurentului rezultă în mod determinat din combinarea acestor elemente care formează împreună o unitate logică şi conceptual distinctă. Nimic nu permite să se aprecieze că un consumator mediu normal informat şi suficient de atent şi de avizat va neglija în mod sistematic partea a doua a elementului verbal al unei mărci, astfel cum reţine instanţa de apel.

Sub aspectul analizei auditive şi fonetice, instanţa de apel a ignorat că mărcile pârâtului se disting de mărcile intimatelor prin structura silabică şi prin ritmul sonor diferit determinat în principal de consoana „X”, cât şi de elementele componente „pentru profesionişti”, „pentru profesionişti GLF48”, „pentru profesionişti GLI49”, „ADX 12”. Din punct de vedere fonetic, nu se poate reţine un grad ridicat de similaritate între „A.” (element scurt, fără nicio literă de rezonanţă) şi, de exemplu, „B. ADX 12” (identificabilă prin repetarea consoanei tari „X” şi alăturarea unor litere cu rezonanţă şi a unor cifre).

Recurentul a criticat analiza instanţei de judecată prin raportare doar la publicul specializat, în condiţiile în care riscul de confuzie trebuie raportat la percepţia asupra mărcilor a consumatorului mediu al produselor în cauză.

S-a mai susţinut că decizia recurată conţine argumente contradictorii în raport de particula „A.”. Astfel, dacă în cadrul analizei conceptuale aceasta este analizată separat ca element de similaritate în cadrul mărcilor recurentului, în cadrul analizei produselor se susţine că mărcile reclamantelor sunt formate din elementul verbal „A.”, deoarece „fragmentarea acestuia şi analizarea doar a elementului BAU este neconformă raţionamentului necesar pentru verificarea conflictului de mărci”.

Recurentul a arătat, de asemenea, că instanţa de apel a constatat în mod eronat identitatea produselor şi serviciilor, ceea ce demonstrează că instanţa de apel nu a cercetat cauza, fiind aplicabile dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 312 alin. (5) C. proc. civ., fiind necesară compararea efectivă a produselor, din perspectiva similarităţii.

Marca „B.I.C.” este înregistrată pentru clasele de servicii şi produse de la 1-45 conform Clasificării de la Nisa, în timp ce marca „B. pentru profesionişti GLC46” este înregistrată numai pentru clasa 35 de servicii şi produse, ceea ce exclude identitatea produselor în ambele cazuri.

Recurentul a formulat critici şi în legătură cu analiza riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, deoarece acesta nu a fost apreciat global, ţinând seama de toţi factorii pertinenţi în cauză, respectiv: vânzarea acestor produse pe piaţa românească nu implică obligatoriu comunicarea verbală (între vânzător şi consumator), fiind frecvent vândute în sistem de magazine care permit autoservirea; atât comercializarea, cât şi prezenţa acestora în astfel de magazine atrage impactul vizual mult mai puternic asupra elementelor figurative ale mărcii, cât şi asupra elementelor fanteziste (combinaţia fantezistă de litere şi cifre); modalitatea efectivă de utilizare a produselor vizate, respectiv sub marca „M.”.

4. În ceea ce priveşte notorietatea mărcilor reclamantelor, s-a susţinut că instanţa de apel nu a cercetat fondul cauzei în raport de indicaţiile obligatorii din decizia de casare, anume sub aspectul modalităţii de utilizare a mărcilor invocate de către intimate care ar putea să atragă notorietatea acestora, totodată, a făcut o aplicare şi interpretare greşită a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 şi a Regulii nr. 15 pct. 4 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

De altfel, instanţa de apel nu a luat în considerare niciuna din apărările formulate de către recurent, realizând o enumerare a documentelor depuse de către intimate în susţinerea mărcilor pretins invocate.

În aplicarea dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, analiza notorietăţii trebuie să se raporteze la produsele şi serviciile protejate de către mărcile recurentului, respectiv produse şi servicii din clasele 1, 19, 35, excepţie făcând marca „B. I.C.”, care este înregistrată pentru clasele cuprinse de la 1-45.

Recurentul a dezvoltat pe larg susţineri în sensul că niciunul dintre documentele menţionate de către instanţa de apel nu atestă o largă cunoaştere a vreuneia dintre mărcile „A.” pentru produsele asupra cărora se susţine că a fost folosită, pentru anii 2002, 2004, 2005 şi 2006, ceea ce demonstrează, în opinia recurentului, că nu s-a intrat în cercetarea fondului.

5. În ceea ce priveşte reaua - credinţă la înregistrarea mărcilor pârâtului, s-a susţinut că instanţa de apel a făcut o aplicare şi interpretare greşită a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, totodată, nu a determinat situaţia de fapt pe acest aspect, fiind aplicabile dispoziţiile art. 312 alin. (5) C. proc. civ.

În primul rând, reţinând reaua-credinţă în raport de împrejurarea că funcţia deţinută de către pârât până în anul 2003 la o altă societate concurentă, instanţa de apel a omis să analizeze reaua-credinţă a SC B. SRL la momentul înregistrării mărcii „B.I.C.”, respectiv în anul 2002, înainte ca pârâtul să fie asociat în cadrul acesteia.

Chiar în condiţiile în care principiul invocat de către instanţa de apel, acela al preluării mărcii cu toate viciile ei, şi-ar găsi aplicabilitatea, reaua-credinţă trebuia dovedită în persoana celei care a depus marca spre înregistrare, respectiv SC B. SRL.

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit că SC B. SRL avea cunoştinţă de existenţa pe piaţă a competitorului direct SC „A.” R. SRL, aspect ce ar rezulta din studiul I.G. „Piaţa adezivilor şi mortarelor din România 2001-2011”.

Întreaga analiză a instanţei de apel se raportează la un raport, care deşi indică perioada relevantă 2001-2011, analiza competitorilor se realizează în special pentru anii 2004-2006, având doar câteva informaţii privind cifra de afaceri pentru anul 2003.

Astfel acest raport nu determină că SC B. SRL avea cunoştinţă de existenţa pe piaţă a produselor în România pentru perioada relevantă, respectiv 30 mai 2002. De asemenea, din acest raport reiese numai utilizarea unui nume comercial, respectiv A. R.C. SRL, şi nu utilizarea efectivă a unei mărci de servicii şi produse „A.”, astfel cum invocă recurentele şi reţine în mod eronat instanţa de apel.

Mai mult, în susţinerea inexistenţei relei-credinţe au fost formulate apărări concrete de către recurent care indică originea denumirii „B.” şi ulterior a mărcilor înregistrate, care nu au fost analizate.

Utilizarea efectivă a acestei denumiri, cât şi desfăşurarea activităţii de către societate reies din relaţiile comerciale pe care aceasta le avea cu o societate din Italia. Prin cererea de înregistrare a mărcii B. I.C., SC B. SRL a urmărit crearea unei extensii naţionale a denumirii italiene, aparţinând SC B. SRL Italia, ca atare, atât interesul, cât şi legitimitatea în înregistrarea acestei mărci sunt dovedite, fiind excluse orice elemente care ar putea contura reaua-credinţă a SC B. SRL.

Recurentul a susţinut, totodată, că reaua-credinţă implică îndeplinirea cumulativă a două cerinţe distincte: cunoaşterea faptului relevant, respectiv a existenţei şi folosirii unei mărci anterioare, şi intenţia frauduloasă. Practica judecătorească a definit frauda ca fiind săvârşirea unor acte de atingere a drepturilor altuia pentru a obţine foloase injuste.

Or, instanţa de apel a analizat cauza numai în raport de cunoaşterea faptului relevant, fără a avea în vedere că pentru reţinerea relei-credinţe trebuie analizată şi intenţia frauduloasă.

Or, pârâtul nu a obţinut niciun folos injust din urma înregistrării mărcilor sale, acestea au fost înregistrate şi sunt utilizate în mod efectiv şi serios cu respectarea funcţiilor specifice, respectiv de identificare a produselor pentru care a fost obţinută protecţia şi de garantare a calităţii acestora, exploatarea comercială a produselor marcate se realizează exclusiv pentru produsele înregistrate, spre deosebire de marca „A.”, care este o marcă de identificare a denumirii comerciale, nu a produselor. De asemenea, pârâtul a dezvoltat şi promovat continuu mărcile înregistrate, aspecte dovedite de înscrisurile depuse la dosar constând în contracte de publicitate.

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit că, având posibilitatea de a cunoaşte produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”, ulterior pârâtul a înregistrat mărcile pentru aceleaşi produse ca şi cele comercializate de reclamante, această reţinere relevând premisa eronată a identităţii produselor.

Recurentul a făcut referire şi la hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene pronunţată în cauza C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH, din care rezultă criteriile de apreciere a relei – credinţe, în aplicarea cărora rezultă că în cauză nu poate fi reţinută existenţa niciunuia dintre factorii care ar putea conduce la conturarea relei-credinţe a recurentului-pârât.

De asemenea, nici în ceea ce priveşte intenţia frauduloasă a SC B. SRL, intimatele nu au prezentat nicio bază probatorie, astfel încât aceste susţineri, deşi speculative, au fost reţinute cu aplicarea şi interpretarea greşită a dispoziţiilor legale aplicabile.

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate şi actele dosarului, Înalta Curte constată că recursul este fondat.

Cu toate că s-a indicat drept temei juridic al motivelor de recurs dispoziţiile art. 304 pct. 6, 7 şi 9 C. proc. civ., din dezvoltarea criticilor formulate, rezultă că acestea se încadrează în cazurile de recurs descris de art. 304 pct. 7 şi 9.

Nu este incident cazul descris de art. 304 pct. 6 C. proc. civ., deoarece instanţa de apel nu s-a pronunţat ea însăşi asupra cererii de chemare în judecată, în sensul admiterii ori a respingerii acesteia, pentru a se reţine, eventual, depăşirea limitelor fixate de către reclamante prin cererea introductivă de instanţă, ci doar a menţinut hotărârea primei instanţe, prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată. În fapt, pârâtul susţine nerespectarea de către instanţa de apel a limitelor propriei învestiri în evocarea fondului, ceea ce atrage incidenţa art. 304 pct. 9 C. proc. civ., cu referire la prevederile art. 315 alin. (1) C. proc. civ.

Motivele de recurs nu vor fi cercetate în ordinea în care recurentul le-a structurat, ci în succesiunea impusă de argumentarea logică a soluţiei adoptate prin prezenta decizie, după cum urmează:

1. limitele învestirii instanţei de apel în evocarea fondului, în raport de dezlegările deciziei de casare şi de dispoziţiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ.;

2. legalitatea deciziei din perspectiva cerinţelor art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998;

3. criteriile de apreciere a notorietăţii mărcii, în contextul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998;

4. criteriile de evaluare a relei – credinţe la înregistrarea mărcii, în contextul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

1. În ceea ce priveşte prima critică relevată în motivarea recursului, se constată că nu este fondată, deoarece cadrul procesual obiectiv în limitele căruia trebuie soluţionate pretenţiile reclamantelor a fost stabilit prin decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ciclul procesual anterior, decizie prin care a fost casată decizia de apel, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare Curţii de Apel, iar instanţa de rejudecare a respectat decizia de casare pe acest aspect.

Astfel, în cadrul primului motiv de recurs analizat prin decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011, s-a constatat că instanţa de apel a procedat greşit examinând perioada de protecţie pe teritoriul României a mărcilor internaţionale ale reclamantelor în raport de data formulării cererii de chemare în judecată (când încetase protecţia mărcilor internaţionale), şi nu de data înregistrării mărcilor pârâtului, când mărcile reclamantelor beneficiau încă de protecţia conferită prin înregistrare internaţională.

Instanţa de casare a apreciat că acest mod nelegal de examinare a pretenţiilor reclamantelor echivalează cu necercetarea fondului şi atrage incidenţa art. 312 alin. (5) C. proc. civ.

Pentru a se releva importanţa considerentelor expuse în decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 asupra cadrului rejudecării, se impune a se preciza modul în care cauza fusese soluţionată în primul ciclu procesual parcurs.

Prin sentinţa civilă nr. 1469 din 18 septembrie 2008, tribunalul a admis cererea de chemare în judecată şi a dispus anularea înregistrării a 14 mărci „B.” aparţinând pârâtului.

Instanţa de apel din primul ciclu procesual a considerat că tribunalul a analizat cererea în anularea înregistrării doar din perspectiva art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 (preexistenţa unei mărci notorii), precum şi a art. 48 lit. c) (înregistrare cu rea – credinţă), nu şi în raport de motivul de anulare prevăzut de art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din lege (preexistenţa unei mărci înregistrate). Instanţa a confirmat legalitatea unei astfel de aprecieri, în condiţiile încetării protecţiei conferite de mărcile internaţionale „A.” încă înainte de formularea cererii de chemare în judecată, chiar dacă aceste mărci erau protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor a cărei anulare se solicită în cauză, instanţa reţinând ca fiind real reproşul adus sentinţei de către reclamante, pe acest aspect.

Dispunând casarea deciziei de apel, instanţa supremă a apreciat că, în mod greşit, instanţa de apel nu a intrat în cercetarea fondului cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din lege, atât timp cât mărcile internaţionale „A.” erau protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor pârâtului.

Prin decizia de casare, s-a tranşat, aşadar, chestiunea mărcilor anterioare, în sensul că acestea sunt reprezentate în cauză de mărcile internaţionale „A.” nr. 671xxx (cu protecţie în România din data de 17 martie 1997) şi nr. 672xxx (cu protecţie în România din data de 19 martie 1997), dar şi cea a obiectului cererii de chemare în judecată, din moment ce s-a dispus rejudecarea cauzei în ceea ce priveşte conflictul dintre mărcile internaţionale „A.”, ca mărci anterioare, şi mărcile pârâtului, pe temeiul art. 48 lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din lege.

Această dezlegare a deciziei de casare a fost inserată distinct de aprecierile regăsite în aceeaşi hotărâre a Înaltei Curţi asupra datei de protecţie în România a mărcilor comunitare, respectiv de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, şi nu de la data depozitului mărcilor internaţionale, respingându-se susţinerile reclamantelor referitoare la pretinsul efect de acest fel al revendicării seniorităţii mărcilor internaţionale la înregistrarea mărcilor comunitare, în temeiul art. 34 din Regulamentul privind marca comunitară.

După cum rezultă din considerentele deciziei nr. 6920 din 7 octombrie 2011, instanţa de casare a apreciat că faptul protecţiei mărcilor comunitare doar de la data de 1 ianuarie 2007 (perioadă ce nu acoperă data cererii de înregistrare a mărcilor naţionale ale pârâtului), chiar cu beneficiul mărcilor internaţionale (aşadar, chiar dacă s-ar accepta susţinerea reclamantelor în sensul că revendicarea seniorităţii la înregistrarea mărcilor comunitare ar permite prevalarea de vechimea mărcilor internaţionale în România), nu contrazice constatarea că mărcile internaţionale reprezintă, totuşi, „mărci anterioare”, în sensul art. 6 din Legea nr. 84/1998, atât timp cât acestea beneficiau de protecţie în România la data cererii de înregistrare a mărcilor pârâtului, a căror înregistrare se solicită a se anula în prezenta cauză, fiind posibilă cercetarea conflictului dintre mărci în temeiul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (la care trimite art. 48 lit. b) din lege), contrar celor reţinute în decizia de apel casată.

Întrucât considerentele deciziei de casare au intrat în puterea lucrului judecat, cele redate anterior - reflectând raţionamentul juridic pe care s-a fundamentat decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 a Înaltei Curţi – se impun ca atare în cauză, nefiind posibilă nicio altă verificare a obiectului cererii de chemare în judecată - astfel cum se urmăreşte prin motivele de recurs - şi nici reaprecierea statutului mărcilor internaţionale ale reclamantelor nr. 671xxx şi nr. 672xxx de „mărci anterioare” faţă de mărcile pârâtului.

În aplicarea art. 315 alin. (1) C. proc. civ., în mod corect, instanţa de rejudecare a analizat elementele conflictului cu o marcă anterioară, în condiţiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în caz contrar, ajungându-se la consecinţa inacceptabilă a încălcării dezlegărilor din decizia de casare.

Este lipsit de relevanţă, din acest punct de vedere, faptul că instanţa de apel nu a făcut referire expresă la mărcile internaţionale, ci tot la mărcile comunitare, din moment ce acestea din urmă sunt înregistrate pentru semne identice cu cele din înregistrările internaţionale, pentru produse/servicii identice (mai puţin pentru produse din clasa 8 din Clasificarea de la Nisa, care se regăsesc exclusiv la mărcile internaţionale).

Se impune a se preciza că legalitatea deciziei din perspectiva arătată anterior nu este infirmată de respingerea, prin decizia recurată în cauză, a apelului reclamantelor, ca nefondat, neexistând vreo contradicţie între această dispoziţie şi modul de analiză a apelului pârâtului.

Astfel, din motivarea soluţiei asupra apelului reclamantelor, rezultă că instanţa de apel a considerat că, din perspectiva susţinerilor referitoare la calitatea de titulare ale mărcilor internaţionale cu protecţie pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor pârâtului, apelul este lipsit de interes, din moment ce această calitate a fost recunoscută prin decizia de casare şi i s-au dat efecte juridice în cadrul apelului pârâtului, prin recunoaşterea mărcilor ca fiind „anterioare” în sensul legii, în raport de mărcile înregistrate ale pârâtului.

Drept urmare, primul motiv de recurs este nefondat şi va fi respins în consecinţă.

2. În ceea ce priveşte legalitatea deciziei din perspectiva cerinţelor art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, analiza legalităţii înregistrării unei mărci, în raport de o marcă preexistentă, presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: similaritatea semnelor reprezentate de mărcile în conflict; identitatea sau similaritatea produselor ori serviciilor cărora mărcile în conflict le sunt destinate a fi aplicate; existenţa unui risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.

Se constată că, în mod corect, instanţa de apel a apreciat că este întrunită condiţia similarităţii semnelor (cu precizările ce vor fi expuse), însă se observă că nu a analizat, în fapt, cerinţa referitoare la identitatea sau similaritatea produselor ori serviciilor, implicit, nu a examinat în mod corespunzător nici condiţia riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între mărci.

În ceea ce priveşte identitatea sau similaritatea produselor/serviciilor, se constată că decizia de apel este nemotivată, în absenţa inserării vreunui argument din care să reiasă că această cerinţă esenţială de aplicare a normei în discuţie ar fi fost analizată în mod efectiv, fiind fondate criticile pe acest aspect, prin care se tinde la casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Este adevărat că instanţa de apel a reţinut identitatea de produse, dar pentru unicul argument că pârâtul nu ar fi contestat, prin motivele de apel, constatarea cu acest obiect a primei instanţe.

Or, în considerentele sentinţei tribunalului nu se regăseşte o asemenea apreciere, de fapt, prima instanţă nici nu a făcut o analiză comparativă a produselor sau serviciilor vizate de mărcile reclamantelor, respectiv ale pârâtului, acesta fiind motivul pentru care, prin apelul declarat, pârâtul a susţinut că tribunalul a conchis în mod greşit în sensul întrunirii cerinţelor de aplicare ale art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din lege, în absenţa vreunei analize a produselor sau a serviciilor vizate de mărcile în conflict.

În acest context, evocarea fondului de către instanţa de apel – conform deciziei de casare – presupunea şi examinarea produselor sau a serviciilor vizate de mărcile în conflict, prin raportare la mărcile înregistrate de ambele părţi, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, întrucât instanţa de apel nu a comparat în mod efectiv produsele vizate de mărcile înregistrate.

Este evident că identitatea poate fi reţinută în concret pentru o parte dintre produsele vizate de unele dintre mărcile pârâtului (de exemplu, produse chimice pentru construcţii şi adezivi pentru construcţii – din clasa 1 din Clasificarea de la Nisa; vopsele şi coloranţi, răşini naturale în stare brută – din clasa 2; materiale de construcţie nemetalice, asfalt, smoală, bitum sau, după caz, ciment, var, nisip – din clasa 19 etc.).

Există, însă, alte produse pentru care mărcile pârâtului au fost înregistrate şi care nu se regăsesc printre cele pentru care mărcile reclamantelor au fost înregistrate şi invers, pentru care s-ar fi impus stabilirea unei legături în sensul similarităţii (de exemplu, produse chimice destinate fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ, produse chimice destinate conservării alimentelor – din clasa 1; tencuieli, mortar – din clasa 19).

Se observă, de asemenea, că marca nr. 052xxx „B.I.C.”, cu protecţie din data de 30 mai 2002, a fost înregistrată pentru toate produsele şi serviciile din toate clasele 1 – 45 din Clasificarea de la Nisa, spre deosebire de mărcile reclamantelor, protejate prin înregistrare doar pentru produse din clasele 1, 2 şi 19.

În acelaşi timp, majoritatea mărcilor pârâtului au fost înregistrate şi pentru servicii din clasa 35, iar constatarea identităţii, regăsită în motivarea deciziei de apel, a fost făcută doar în privinţa produselor.

În aceste condiţii, se constată că instanţa de apel nu a analizat în mod efectiv cerinţa esenţială impusă de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, aceea a identităţii sau a similarităţii produselor/serviciilor, din perspectiva mărcilor anterioare ale reclamantelor.

Neanalizarea comparativă a produselor ori a serviciilor vizate de mărcile în conflict alterează şi modul în care instanţa de apel a examinat celelalte condiţii de aplicare a aceleiaşi norme, respectiv riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, precum şi similaritatea semnelor.

Astfel, după cum s-a apreciat în mod constant în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, riscul de confuzie trebuie apreciat global, ţinându-se cont de toţi factorii pertinenţi în speţă, în special de gradul de cunoaştere a mărcii pe piaţă, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă şi semn, precum şi între produsele sau serviciile desemnate. Aşadar, pentru stabilirea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, trebuie determinată, în prealabil, identitatea/similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor, precum şi gradul de similaritate între acestea.

Or, neanalizarea cerinţei referitoare la produse/servicii conduce la concluzia neevaluării corespunzătoare a cerinţei privitoare la riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Pe de altă parte, aprecierea riscului de confuzie se realizează pe baza impresiei de ansamblu create de marcă asupra publicului relevant.

Aşadar, primul aspect ce ar trebui dezlegat în examinarea comparativă a mărcilor rezidă în determinarea „publicului relevant”, prin prisma căruia se apreciază riscul de confuzie, implicit similaritatea semnelor ce configurează mărcile în conflict, constatându-se că, prin motivele de recurs, este criticată aprecierea instanţei de apel pe acest aspect.

În mod obişnuit, interesează percepţia consumatorului mediu al produselor sau serviciilor vizate de marca anterioară, reprezentat de consumatorul cu un nivel normal de atenţie şi informare. Acesta percepe marca în ansamblul său, fără a examina detaliile, deoarece nu are decât în rare situaţii posibilitatea de a compara în mod direct mărcile, astfel încât el trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă a acestora, pe care o păstrează în memorie. Cu toate acestea, trebuie să se ia în considerare faptul că „nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse sau servicii şi de condiţiile în care acestea se comercializează” (hotărârea CJUE din data de 22 iunie 1999 pronunţată în cauza Lloyd Schuhfabrik C- 342/97).

Drept urmare, determinarea publicului relevant, în raport de care se apreciază riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, presupune stabilirea cu certitudine a produselor şi/sau serviciilor pentru care există identitate ori similaritate, ceea ce înseamnă că, prin neanalizarea acestei din urmă cerinţe, instanţa de apel nu a stabilit în mod corespunzător nici publicul relevant.

De altfel, acest aspect este important chiar în cadrul comparării produselor, în vederea stabilirii similarităţii, inclusiv în forma complementarităţii, întrucât un consumator profesionist (de exemplu, constructorul) este capabil să observe diferenţele ce pot exista între produse din punctul de vedere al naturii lor şi al metodei de utilizare. De aceea, se poate considera că elementele de diferenţiere sunt mai importante decât similitudinile, astfel cum apreciază în mod constant Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne de la Alicante (de exemplu, decizia din data de 8 aprilie 1999 în cauza nr. 175/1999).

Determinarea publicului relevant este esenţială şi pentru aprecierea similarităţii semnelor, deoarece, după cum s-a arătat, interesează impresia de ansamblu produsă asupra publicului relevant.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut că instanţa de apel nu a respectat criteriul de apreciere a similarităţii semnelor, rezultat din jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, din moment ce nu s-a raportat la impresia de ansamblu creată de marcă asupra publicului relevant, ci la percepţia de către public a diferitelor elemente componente ale mărcilor pârâtului. Recurentul a pornit de la premisa că „publicul relevant” este consumatorul mediu, şi nu cel specializat, motiv pentru care a criticat aprecierea cu acest obiect a instanţei de apel.

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa a procedat la examinarea comparativă a mărcilor în conflict doar în raport de denumirea „B.”, considerată a fi elementul dominant în cuprinsul mărcilor pârâtului.

Această apreciere nu este neapărat greşită, astfel cum pretinde recurentul, întrucât, deşi aprecierea similarităţii semnelor se realizează pe baza examinării mărcii în totalitatea sa, în cazul unei mărci complexe, trebuie să se ţină cont de elementele distinctive şi dominante. Astfel, aprecierea similarităţii se poate face exclusiv pe baza elementului dominant doar atunci când toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile în impresia de ansamblu produsă de către marcă (de exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Shaker C-334/05 şi Nestlé C-193/06).

Semnificaţia pe care instanţa europeană o dă caracterului „neglijabil” al unuia sau mai multor componente ale mărcii este aceea de lipsă de distinctivitate, în sensul de aptitudine a semnului de a identifica un produs astfel încât să permită publicului să îl recunoască şi să-i atribuie originea unei întreprinderi determinate. Este de necontestat că sunt lipsite de caracter distinctiv semnele uzuale, descriptive, generice ori necesare, astfel cum aceste noţiuni sunt explicitate în art. 5 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data înregistrării mărcilor pârâtului, a cărei anulare se solicită în cauză).

Or, această instanţă de recurs nu este în măsură să verifice legalitatea examinării comparative realizate de către instanţa de apel exclusiv pe baza elementului dominant din cuprinsul mărcilor pârâtului, atât timp cât aprecierea distinctivităţii celorlalte componente decât elementul verbal „B.” presupunea identificarea în prealabil a produselor identice sau similare din mărcile reclamantelor, respectiv ale pârâtului şi, pe această bază, a publicului relevant, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Ca atare, nu pot fi cercetate criticile recurentului – pârât referitoare la caracterul distinctiv al celorlalte elemente ale mărcilor „B.”, implicit la legalitatea înlăturării lor din examinarea comparativă a semnelor şi nici cele vizând publicul relevant ca fiind consumatorul mediu, şi nu cel specializat, urmând ca instanţa de apel să stabilească în mod corespunzător situaţia de fapt pe aspectele menţionate anterior, ţinând cont şi de susţinerile părţilor formulate în cursul judecăţii. Pentru determinarea publicului relevant, este necesar a se stabili, în primul rând, categoria de produse sau servicii şi condiţiile în care acestea se comercializează (inclusiv circuitele de distribuţie).

Cu toate acestea, se impune dezlegarea anumitor chestiuni relevate prin motivele de recurs, cu referire la modul de aplicare, de către instanţa de apel, fie a unor dispoziţii legale incidente, fie a unor criterii de apreciere a caracterului distinctiv al unor componente ale mărcii, aprecieri ce urmează a fi avute în vedere în cadrul rejudecării apelului.

În ceea ce priveşte marca „B.I.C.”, instanţa de apel a considerat că sintagma „I.C.” nu poate fi luată în considerare în evaluarea comparativă, întrucât, la momentul înregistrării mărcii, pârâtul a renunţat la exclusivitate asupra acestei sintagme (declaraţia cu acest obiect se află la fila 166 din dosarul primei instanţe).

Contrar susţinerilor recurentului, această apreciere este corectă, întrucât, potrivit Regulii 17 din H.G. nr. 833/1998 de aprobare a Regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 84/1998, declaraţia prin care solicitantul unei mărci arată că nu va invoca un drept exclusiv asupra unui anumit element este dată „în cazul în care marca include şi un element care este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii”.

Absenţa caracterului distinctiv al sintagmei în discuţie a reprezentat motivul pentru care Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a solicitat titularului cererii de înregistrare să dea respectiva declaraţie, în caz contrar, procedând la respingerea cererii de înregistrare, conform alin. (2) din Regula 17. Acceptarea semnării declaraţiei semnifică implicit recunoaşterea lipsei caracterului distinctiv (în mod evident, doar al componentelor vizate de declaraţie, nu al întregii mărci), situaţie în care titularul mărcii astfel înregistrate nu poate susţine contrariul în cadrul cererii în anularea mărcii.

Cu toate acestea, nu se poate ignora faptul că distinctivitatea se apreciază în legătură cu acele produse, vizate de marcă, ce sunt identice ori similare cu cele cărora le sunt destinate mărcile reclamantelor, ceea ce presupune stabilirea în prealabil, în cadrul rejudecării, a identităţii sau a similarităţii produselor ori serviciilor.

În privinţa mărcilor pârâtului care conţin combinaţia de litere şi numere, instanţa de apel a considerat că aceste din urmă elemente sunt verbale şi au doar aparenţa unui indicativ tehnic ce diferenţiază între ele produsele „B.”, fără a identifica, însă, produsele „B.” de cele ale altor producători. Totodată, aceste componente nu au caracter distinctiv şi din cauză că reprezintă sufixe sau terminaţii ale mărcilor.

După cum în mod corect s-a arătat prin motivele de recurs, grupurile de litere şi numere nu constituie sufixe, în sensul gramatical de particule de la sfârşitul unui cuvânt ce schimbă înţelesul acestuia, deoarece o asemenea funcţie poate fi îndeplinită doar în cadrul unei unităţi lexicale autonome, nu şi într-un ansamblu format din mai multe elemente verbale ce compun o marcă. Astfel, nu reprezintă sufixul mărcii şi nu este lipsit de caracter distinctiv doar pentru că este poziţionat după elementul verbal „B.”, astfel cum a apreciat instanţa de apel (în planul similarităţii fonetice), făcând, în mod greşit, referire la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ce vizează mărcile verbale formate dintr-un singur cuvânt.

Pe de altă parte, instanţa de apel ar trebui să demonstreze că elementele reprezentate de combinaţia de litere şi numere sunt descriptive (relevând specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea etc.), generice sau necesare pentru produsele vizate, ţinând cont de apărările pârâtului în sensul că, în realitate, acestea sunt fanteziste, neavând vreo legătură cu caracteristicile produselor desemnate de mărci. De asemenea, instanţa ar trebui să stabilească distinctivitatea acestora în funcţie de publicul relevant şi să demonstreze că atare elemente sunt neglijabile chiar şi pentru consumatorul specializat (dacă acesta alcătuieşte publicul relevant).

Nu mai puţin, ar trebui să se argumenteze dacă eventualul caracter nedistinctiv (din cauză că aceste elemente au aparenţa unui indicativ tehnic) prezintă relevanţă atât în privinţa similarităţii vizuale, cât şi a celei auditive.

În ceea ce priveşte similaritatea conceptuală, nu se poate ignora că riscul de confuzie (aşadar, şi similaritatea) trebuie apreciat în raport cu publicul de pe teritoriul în care marca anterioară a fost înregistrată, în speţă teritoriul românesc, astfel încât publicul relevant (mediu sau specializat) este alcătuit din consumatori români, ale căror cunoştinţe de limbă germană trebuie luate în considerare.

Astfel, ţinând cont şi de răspândirea limbii germane în România, este dificil de crezut că publicul român, în majoritatea sa, este avizat în privinţa sensului cuvântului „bau" („construcţie”, în limba germană), pentru a se reţine existenţa unei similarităţi conceptuale între mărcile „A.” şi „B.”, însă acest aspect urmează a se stabili cu ocazia rejudecării, ţinându-se cont de susţinerile părţilor şi de eventualele dovezi administrate.

Se impune a se sublinia, totodată, faptul că analiza comparativă trebuie să vizeze distinct fiecare marcă a pârâtului în raport de fiecare marcă a reclamantelor, fără a se combina elemente aparţinând unor mărci diferite. Aprecierea riscului de confuzie presupune determinarea nu numai a similarităţii semnelor, ci şi a gradului de similaritate, care trebuie stabilit cu referire la fiecare marcă în parte.

Or, este evident că gradul de similaritate este diferit în raport de marca internaţională nr. 672xxx, faţă de raportarea la marca internaţională nr. 671xxx, ambele înregistrate pe numele reclamantelor: în timp ce prima dintre ele este verbală („A.”), cea de-a doua este combinată, denumirea „A.” fiind grafiată într-o formă stilizată şi dificil de perceput de către consumatorul mediu.

Ţinând cont şi de faptul că produsele pentru care au fost înregistrate cele două mărci internaţionale se suprapun doar parţial, cu atât mai mult analiza riscului de confuzie implică aprecieri distincte pentru fiecare marcă în parte, nefiind exclusă chiar o concluzie diferită în raportul dintre mărcile pârâtului şi fiecare dintre mărcile reclamantelor.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte constată că sunt incidente prevederile art. 314 C. proc. civ., în condiţiile în care, în absenţa unei situaţii de fapt pe deplin lămurite în ceea ce priveşte similaritatea semnelor, identitatea/similaritatea produselor şi riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, nu este posibil controlul de legalitate al deciziei recurate.

Pe acest temei, această instanţă de recurs va casa decizia de apel şi va trimite cauza spre rejudecare, urmând a se ţine cont de dezlegările date prin prezenta decizie.

În evaluarea riscului de confuzie, pe lângă considerentele deja expuse, se va avea în vedere şi faptul că, astfel cum s-a arătat în mod constant în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, aprecierea acestuia implică o anumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare, în special, în ceea ce priveşte similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor. Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne şi invers.

Rejudecarea va viza exclusiv apelul pârâtului, deoarece dispoziţia de respingere a apelului reclamantelor a intrat în puterea lucrului judecat, instanţa de recurs nefiind învestită cu cercetarea legalităţii şi a acestei dispoziţii.

3. În ceea ce priveşte motivul de anulare a unei mărci înregistrate întemeiat pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 cu referire la art. 6 lit. d) din lege, instanţa de apel ar fi trebuit să verifice dacă mărcile pârâtului sunt identice sau similare cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcilor pârâtului.

Aşadar, cerinţele de aplicare a normei invocate drept temei al cererii de anulare a celor 14 mărci înregistrate vizează, în primul rând, existenţa identităţii/similarităţii atât a semnelor vizate de mărcile în conflict, dar şi aceea a produselor sau a serviciilor pentru care au fost înregistrate mărcile pârâtului, cu cele vizate de mărcile reclamantelor, pretins notorii în România.

În această ipoteză, protecţia recunoscută unei mărci larg cunoscute pe teritoriul României ar opera doar în limitele identităţii/similarităţii produselor, nu şi pentru produse/servicii diferite, astfel cum preconizează reclamantele, deoarece preexistenţa unei mărci notorii care vizează produse/servicii diferite reprezintă un alt motiv de anulare a înregistrării unei mărci, prevăzut de art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. e), în prezenta cauză invocându-se doar prevederile art. 6 lit. c) şi d).

Considerentele deja expuse la pct. 2 din prezenta decizie, în privinţa similarităţii semnelor, sunt valabile şi în contextul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d), astfel încât, cu ocazia rejudecării, concluzia pe aspectul similarităţii va fi utilă în ambele cazuri prevăzute de 6 lit. c) şi d).

În ceea ce priveşte, însă, identitatea sau similaritatea produselor şi a serviciilor, se constată că, şi de această dată, decizia de apel este nemotivată, deoarece nu a fost inserat vreun argument pe acest aspect, fiind fondate criticile prin care se tinde la casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru analizarea acestei cerinţe de aplicare a normei.

Este de precizat că examinarea comparativă a produselor are un alt obiect în ipoteza unei mărci anterioare notorii decât în ipoteza unei mărci înregistrate anterior, astfel încât analiza produselor sau a serviciilor va trebui realizată distinct în contextul art. 6 lit. c), respectiv lit. d).

În cazul unei preexistenţei unei mărci înregistrate, analiza trebuie să aibă în vedere produsele şi serviciile regăsite în certificatul de înregistrare a mărcii (comparativ cu cele din certificatul de înregistrare a mărcilor vizate de cererea în anulare), dat fiind că întinderea protecţiei este cea conferită prin înregistrare. Or, în cazul preexistenţei unei mărci notorii la data cererii de înregistrare a mărcilor pârâtului, compararea produselor sau a serviciilor trebuie să aibă în vedere, din perspectiva mărcii notorii, doar pe cele pentru care s-a dovedit notorietatea mărcii, independent de eventuala protecţie asigurată aceleiaşi mărci prin înregistrare.

În aceste condiţii, se constată că instanţa de apel nu a analizat în mod efectiv cerinţa esenţială impusă de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, aceea a identităţii sau a similarităţii produselor/serviciilor, din perspectiva mărcilor pretins notorii în România.

Această constatare conduce în mod necesar şi la concluzia necercetării corespunzătoare a notorietăţii în România a mărcilor reclamantei, în aplicarea şi a Regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, însă şi a art. 20 din lege, privind criteriile de apreciere a notorietăţii.

Examinând înscrisurile administrate de către reclamante în determinarea şi dovedirea notorietăţii, instanţa de apel ar fi trebuit să stabilească, în primul rând, produsele pentru care mărcile reclamantelor beneficiau, la data cererilor de înregistrare a mărcilor pârâtului, de o largă cunoaştere în România pentru publicul relevant şi, pornind de la această constatare, să cerceteze, prin comparaţie cu produsele şi serviciile pentru care mărcile pârâtului au fost înregistrate, dacă există identitatea sau similaritatea cerută de art. 6 lit. d) din lege.

Or, o asemenea analiză nu se regăseşte în considerentele deciziei recurate, în condiţiile în care niciuna dintre referirile instanţei la înscrisurile pe baza cărora a considerat că este dovedită notorietatea nu include şi aprecieri asupra produselor vizate de mărcile pretins notorii.

Nu s-ar putea prezuma că instanţa de apel a considerat că s-a dovedit notorietatea mărcilor „A.” pentru toate produsele pentru care au fost înregistrate mărcile internaţionale 671xxx şi 672xxx, protejate în România la data înregistrării mărcilor pârâtului.

Dacă s-ar fi reţinut o asemenea echivalenţă, ar fi trebuit inserată explicit în considerentele hotărârii, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, mai mult, prezumţia nici nu ar fi aptă să probeze faptul pretins, nefăcând parte din mijloacele de probă impuse de legiuitor pentru dovedirea notorietăţii.

Astfel, în aplicarea Regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, singurele mijloace de probă considerate pertinente, concludente şi utile sunt înscrisurile, anume cele din care reiese în mod direct şi neechivoc larga cunoaştere a mărcii în România, de către publicul relevant, în legătură cu anumite produse sau servicii.

Or, chiar dacă aceeaşi marcă este protejată în România prin înregistrare, protecţia astfel dobândită în legătură cu produsele şi serviciile vizate de înregistrare nu asigură, prin însuşi acest fapt, protecţia recunoscută de lege unei mărci notorii, adică unei mărci larg cunoscute în România (atunci când notorietatea este invocată de către titular în scopul simplificării probaţiunii pentru anularea înregistrării unei mărci posterioare, respectiv pentru a beneficia de prezumţia riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, care, altfel, ar trebui dovedit, conform art. 6 lit. c).

În aplicarea art. 20 din Legea nr. 84/1998 şi a regulii ce explicitează această normă, dobândirea notorietăţii în România a unei mărci este intrinsec legată de utilizarea mărcii în aria geografică expres prevăzută de legiuitor (pe teritoriul României sau, în mod excepţional, în afara acestui teritoriu, în condiţiile legii), utilizare care reflectă larga cunoaştere a mărcii în România, pentru produsele sau serviciile efectiv utilizate.

Aşadar, notorietatea poate fi recunoscută doar pentru produsele sau serviciile pentru care marca a dobândit, prin folosire, un anumit grad de cunoaştere de către publicul vizat, independent de eventuala utilizare şi a altor produse sau servicii pentru care marca a fost înregistrată, dacă acea utilizare nu este susceptibilă de a fi condus la o largă cunoaştere a mărcii în România.

Prin prisma acestor considerente, se constată că modul de examinare, de către instanţa de apel, a înscrisurilor administrate de către reclamante în dovedirea notorietăţii, nu permite nici verificarea respectării prevederilor art. 20 din lege şi a normei din Regulament care le explicitează, atât timp cât nu au fost relevate produsele pentru care marca a fost folosită şi în legătură cu care a apreciat că marca era notorie la data cererilor de înregistrare a mărcilor pârâtului.

Instanţa de apel a făcut referire generic la „produse A.”, ca fiind fabricate şi comercializate în România după inaugurarea primei fabrici din Bucureşti în anul 2001, prin intermediul mai multor lanţuri de magazine, ca fiind folosite pentru restaurarea unor obiective de importanţă istorică, în publicitate etc., fără a arăta în concret produsele în legătură cu care a apreciat că a fost dovedită notorietatea, pentru a justifica, prin comparaţie cu produsele/serviciile identice sau similare vizate de mărcile pârâtului, soluţia de anulare a înregistrării acestora din urmă pentru toate produsele şi serviciile, chiar şi pentru care evidentă absenţa oricărei legături cu cele vizate de mărcile reclamantelor.

Este de observat, astfel cum, în mod corect, se relevă prin motivele de recurs, că activitatea desfăşurată în România de către reclamante, prin intermediul SC A.C. SRL, nu s-a rezumat la utilizarea de produse inscripţionate cu marca „A.”, înseşi reclamantele recunoscând faptul că produsele sale sunt utilizate în concret pentru alte două mărci, „M.” şi „A.”, fapt ce reiese şi din înscrisurile depuse la dosar (de exemplu, facturile emise de către SC A.C. SRL pentru perioada 1995 – 2005 poartă menţiunea „M.”).

În acest context, referirea generică la „produse A.”” este ambiguă şi pentru motivul că induce o confuzie între produsele inscripţionate cu marca „A.”, care interesează cauza, şi cele utilizate în mod obişnuit de către SC A.C. SRL, sub numele comercial „A.”.

Faţă de considerentele expuse, se constată că instanţa de apel nu a relevat toate elementele de fapt necesare stabilirii identităţii/similarităţii produselor/serviciilor vizate de mărcile în conflict, precum şi a notorietăţii, astfel încât nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate presupus în sarcina acestei instanţe de recurs.

Drept urmare, şi din acest punct de vedere, este incident art. 314 C. proc. civ., pe temeiul căruia se impune casarea deciziei, cu trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului pârâtului.

4. În ceea ce priveşte reaua - credinţă la înregistrarea mărcilor pârâtului, în contextul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se reţine că, prin motivele de recurs, s-a susţinut că instanţa de apel nu a analizat toate criteriile de apreciere a relei – credinţe la înregistrarea celor 14 mărci, astfel cum acestea rezultă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în sensul că nu a cercetat existenţa unei intenţii frauduloase, în special prin evaluarea folosirii mărcilor după înregistrare, iar cu privire la marca 052xxx „B.I.C.”, s-a stabilit în mod greşit, pe baza unui singur înscris, chiar faptul că titularul cererii de înregistrare, SC B. SRL – ar fi avut cunoştinţă despre existenţa pe piaţă a competitorului SC A.R.C. SRL.

Este de precizat, în primul rând, că analiza relei – credinţe are drept premisă identitatea sau similaritatea atât a semnelor în conflict, cât şi a produselor sau a serviciilor vizate de mărci, precum şi riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, fără ca această premisă să conducă la vreo confuzie cu motivul de anulare a înregistrării unei mărci pentru preexistenţa unei mărci anterior înregistrate ori a unei mărci notorii, cele două motive fiind diferite, astfel cum s-a arătat şi prin decizia de casare nr. 6920 din 7 octombrie 2011 a Înaltei Curţi.

Nu este necesar, într-adevăr, ca reclamantul să fie titularul unei mărci anterioare ori al unei mărci notorii, însă reaua - credinţă ar fi exclusă în absenţa riscului de confuzie între semne. Sancţiunea anulării înregistrării cu rea – credinţă a unei mărci operează tocmai pentru încălcarea regulilor concurenţei loiale între comercianţii pe aceeaşi piaţă, atunci când titularul cererii de înregistrare a mărcii urmăreşte, în fapt, crearea unei confuzii între marca sa şi cea anterioară, prin încercarea, de regulă, a obţinerii unui avantaj comercial, profitând de semnul preexistent.

De altfel, cerinţele menţionate se regăsesc explicit în cuprinsul deciziei pronunţate la 11 iunie 2009 de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C – 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), în care s-au configurat factorii pertinenţi ce trebuie luaţi în considerare în aprecierea relei – credinţe la data depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă.

În condiţiile în care s-a reţinut deja, prin considerentele expuse anterior, că instanţa de apel nu a analizat în mod corespunzător cerinţele similarităţii semnelor şi a identităţii/similarităţii produselor, precum şi cea a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, nu poate fi verificată nici legalitatea concluziei asupra relei – credinţe, impunându-se rejudecarea cauzei şi pe acest aspect, exclusiv din perspectiva produselor şi a serviciilor pentru care se va reţine existenţa unei legături de natura celei menţionate.

Independent de această cerinţă, se constată că sunt fondate criticile recurentului referitoare la nerespectarea şi a altor criterii de apreciere a relei – credinţe regăsite în aceeaşi decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în special intenţia solicitantului de a‑l împiedica pe un terţ să utilizeze în continuare un semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare.

După cum rezultă din hotărârea Curţii de Justiţie, existenţa unei intenţii frauduloase nu poate fi prezumată din simpla cunoaştere a utilizării semnului similar pentru produse/servicii identice sau similare, atare intenţie trebuind a fi probată distinct de prima cerinţă şi apreciată ca atare.

Astfel, faptul reţinut de către instanţa de apel, anume că pârâtul ar fi putut cunoaşte, la momentul cererii de înregistrare a mărcilor (cu excepţia mărcii „B.I.C.”, ce a fost înregistrată pe numele altei persoane), despre existenţa produselor comercializate de către reclamante sub marca „A.”, dată fiind funcţia managerială îndeplinită la o societate competitoare a SC A.R.C. SRL, nu este suficient pentru existenţa relei – credinţe. Este necesar a se dovedi că intenţia pârâtului nu a fost aceea ca marca să-şi îndeplinească funcţiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior şi să o impună pe piaţă, ci a fost una frauduloasă, de a-şi crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent, pe care îl parazitează, în acest fel, sub o aparenţă de legalitate.

În evaluarea unei asemenea intenţii, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă şi în ce măsură marca şi-a îndeplinit funcţiile esenţiale specifice, observându-se că pârâtul a administrat probe pe acest aspect, ce se impune a fi evaluate ca atare.

Prin motivele de recurs, pârâtul a criticat nu numai nerespectarea criteriului referitor la intenţia reală la momentul cererii de înregistrare, dar şi modul de apreciere a criteriului cunoaşterii utilizării semnului similar.

În privinţa acestui criteriu, se constată că instanţa de apel a apreciat în mod corect că este suficient a se demonstra posibilitatea cunoaşterii, nefiind necesar a se dovedi că titularul cererii de înregistrare chiar a cunoscut faptul că un competitor era deja prezent pe aceeaşi piaţă a produselor sau serviciilor şi utilizează un semn similar.

Această posibilitate trebuie să rezulte, însă, din fapte neîndoielnice, susceptibile de a fi creat ocazii certe de cunoaştere a acestei utilizări.

S tudiul I.G. „Piaţa adezivilor şi mortarelor din România 2001-2011”, la care s-a raportat instanţa de apel, reflectă faptul cert al prezenţei pe piaţa menţionată atât a reprezentantei în România a reclamantelor, cât şi a pârâtului, dar şi a H.B.R., firmă în cadrul căreia pârâtul a deţinut, necontestat, funcţia de director de vânzări şi marketing până în anul 2003.

Ca atare, este plauzibil că pârâtul putea cunoaşte, la nivelul anilor 2003 – 2005 (în care s-au formulat cereri de înregistrare pentru 13 din cele 14 mărci vizate de prezenta cerere în anulare), despre utilizarea de către reclamante, prin intermediul SC A.R.C. SRL, de produse din categoria adezivilor şi mortarelor.

Acelaşi studiu nu este, însă, relevant şi în legătură cu prima marcă înregistrată „B.I.C.”, cu protecţie din data de 30 mai 2002, când s-a formulat cererea de înregistrare de către autoarea pârâtului, SC B. SRL.

Astfel, după cum, în mod corect, s-a susţinut prin motivele de recurs, deşi s tudiul I.G. menţionează că vizează perioada 2001-2011, analiza activităţii competitorilor pe piaţa respectivă se realizează pentru anii 2003-2006. Ca atare, nu acoperă momentul ce interesează în cauză, anume data de 30 mai 2002.

Rezultă că, în ceea ce o priveşte pe autoarea pârâtului, SC B. SRL (a cărei rea – credinţă trebuie dovedită la data de 30 mai 2002), urmează a se reanaliza, cu ocazia rejudecării, în primul rând aspectul cunoaşterii sau al posibilităţii de cunoaştere a „faptului relevant” (existenţa pe piaţă a reprezentatului titularului de mărci anterioare şi utilizarea de către acesta de produse identice sau similare) şi doar în măsura în care se va reţine întrunirea acestei cerinţe, se va analiza şi existenţa unei intenţii frauduloase.

Este de precizat, totodată, că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene face referire la o a treia cerinţă necesară pentru ca reaua –credinţă să subziste, distinct de condiţia cunoaşterii existenţei mărcii terţului şi de cea a intenţiei frauduloase, anume cerinţa gradului de protecţie juridică de care se bucură atât marca terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

Această cerinţă este, de asemenea, importantă pentru reţinerea relei – credinţe, fiind necesar a se evalua ca atare.

Faţă de considerentele expuse, se impune rejudecarea cauzei şi pe aspectul atitudinii subiective a titularului cererii de înregistrare a mărcilor vizate de cererea în anulare, urmând ca situaţia de fapt să fie pe deplin lămurită, ţinându-se cont şi de dezlegările date prin prezenta decizie.

În aplicarea art. 314 C. proc. civ., va admite recursul, va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, în vederea rejudecării apelului pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de pârâtul A.R. împotriva deciziei nr. 114A din 11 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 iunie 2013.

← ICCJ. Decizia nr. 3173/2013. Civil		ICCJ. Decizia nr. 3412/2013. Civil. Revendicare imobiliară.... →

ICCJ. Decizia nr. 3372/2013. Civil. Marcă. Recurs

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 3372/2013. Civil. Marcă. Recurs