ICCJ. Decizia nr. 4151/2013. Civil
| Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 4151/2013
Dosar nr. 3904/2/2009*
Şedinţa publică din 1 octombrie 2013
Asupra recursului de faţă:
Prin decizia civilă nr. 54A din data de 28 martie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins apelul formulat de pârâta SC I.I. SRL împotriva sentinţei civile nr. 711 din 30 mai 2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu reclamanta I.C. şi pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca nefondat. A fost obligată apelanta pârâtă să plătească intimatei reclamante sumele de 7.861,55 dolari SUA şi 94,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanța de apel a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 05 iunie 2003 pe rolul Tribunalului Bucureşti, ulterior precizată, reclamanta SC I.C. (I.) a chemat în judecată pe pârâta SC I.I. SRL (I.P.) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea înregistrării mărcii „I.P.” înregistrată pentru clasele 35 şi 41 şi interzicerea folosirii acestui semn, precum şi dispunerea altor măsuri complementare – invocând în susţinerea motivelor de nulitate dispoziţiile art. 17 şi 27 din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 48 lit. a) – c) şi e) şi art. 5 şi 6 din Legea nr. 84/1998.
Prin sentinţa civilă nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a admis acţiunea, a dispus anularea certificatului de înregistrare din 25 iunie 1996 privind marca „I.P.” şi a interzis pârâtei utilizarea în activitatea sa comercială şi/sau pentru publicitate a acestei mărci. Totodată, a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei a hotărârii judecătoreşti, după rămânerea definitivă, într-un ziar de largă circulaţie.
În motivarea sentinței s-au reţinut următoarele:
a. În anul 1993 a fost înregistrată la Braşov SC I.P. SRL, devenită ulterior SC I.I. SRL, având ca obiect de activitate servicii în domeniul tehnologiei informaţiei, iar la data de 25 iunie 1996 a cerut OSIM înregistrarea mărcii „I.P.” pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41 şi 42.
Cererea a fost soluţionată prin admiterea ei în parte, respectiv pentru două clase de servicii şi anume 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, muncă de birou şi 41 – educaţie, formare, divertisment, activitate sportivă şi culturală, înregistrarea acestei mărci fiind publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 6 din 30 iunie 2000.
Reclamanta a formulat opoziţie şi, deşi a recunoscut notorietatea mărcilor „I.”, OSIM nu a tras din această împrejurare consecinţele ce se impuneau. Cu toate că prin hotărârea 76 din 20 martie 2002 a Comisiei de Reexaminare Mărci s-a reţinut că „atât mărcile „I.” nr. AA şi „I.I.” cu element figurativ BB, cât şi numele comercial „I.” aparţinând firmei contestatoare I.C. sunt recunoscute la nivel mondial şi implicit în România ca mărci notorii, (…)”, s-a admis totuşi că marca „I.P.” poate fi înregistrată pentru două clase. Pârâta SC I.I. SRL nu a atacat această hotărâre.
Expertiza efectuată în cauză a concluzionat că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă, mărcile „I.” se bucurau de notorietate în România.
b. Semnele în conflict sunt similare din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic, cât şi conceptual. Astfel, marca „I.P.” este constituită prin adăugarea sufixului „P.” la numele „I.”, care reprezintă numele comercial al I. şi marca notorie „I.”. Elementul principal al mărcii „I.P.” este tocmai marca „I.”, iar sufixul „P.” nu conferă distinctivitate mărcii „I.P.” deoarece este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea de la „profesor”. Pentru consumatori, marca „I.P.” apare ca o variantă a mărcilor notorii ale I., generând confuzie prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile notorii ale „I.”, aceştia rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele şi serviciile pe care le identifică, au aceeaşi origine, fiind produse şi servicii ale SC I.C.
Aceeaşi similaritate există şi la nivelul claselor de produse şi servicii pentru care au fost înregistrate marca „I.P.” şi mărcile „I.”. Mărcile notorii „I.” au fost înregistrate pentru clasele 9, 16 şi 42, dar se bucură de protecţie lărgită pentru toate clasele de produse şi servicii, în vreme ce „I.P.” a fost înregistrată pentru clasele 35 şi 41 care sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat şi foloseşte mărcile „I.”. Pârâta foloseşte marca „I.P.” pentru servicii din aceeaşi familie cu bunurile şi serviciile pentru care reclamanta utilizează mărcile notorii „I.”, iar aceasta sporeşte riscul de asociere al mărcilor în conflict şi este de natură să inducă în eroare cu privire la originea produselor şi serviciilor ori să genereze asocierea între I.C. şi I.P.
În raport de probele administrate în cauză s-a concluzionat că există un risc de confuzie şi de asociere la nivelul consumatorilor între marca „I.P.” şi produsele şi serviciile sub această marcă pe de o parte şi mărcile notorii „I.”, respectiv produsele şi serviciile furnizate de reclamantă pe de altă parte.
c. Cererea de înregistrare a mărcii „I.P.” a fost făcută cu rea-credinţă.
Asociaţii SC I.P. SRL sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumaţi în consecinţă a fi la fel de buni cunoscători ai pieţei în care se desfăşoară, motiv pentru care conduita lor în raport cu concurenţa se analizează cu exigenţă sporită.
În perioada 1994-1996 revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor români produsele şi serviciile furnizate de I., precum şi noutăţile aduse pe piaţa de IT, iar numele „I.” era menţionat în majoritatea articolelor publicate.
Coroborând acest fapt cu împrejurarea că pârâta SC I.P. SRL a fost înfiinţată în anul 1993 de către doi ingineri români specializaţi în calculatoare, care sunt şi profesori universitari, nu este credibilă susţinerea acestora în sensul că nu au avut la dispoziţie astfel de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale universitare destinate studenţilor de la facultăţile cu profil informatic, în care numele mărcilor şi produselor „I.” sunt prezentate şi că nu cunoşteau produsele şi mărcile „I.”.
Aşa cum rezultă din extrasul din 27 noiembrie 2003 emis de Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti, activitatea principală a pârâtei SC I.P. SRL este de „consultaţii în domeniul echipamentelor de calcul”, cod CAEN 7210. Or, o astfel de activitate este denumită hardware, conform ordinului 601/2002 privind actualizarea codului CAEN şi include „consultaţii referitoare la tipul şi configuraţia echipamentului de prelucrare automată a datelor şi la sistemul de operare asociat. Consultanţii sunt implicaţi în analiza cerinţelor şi problemelor utilizatorilor şi în prezentarea celor mai eficiente soluţii”.
S-a înlăturat astfel apărarea pârâtei făcută la interogatoriu, prin care aceasta a susținut că nu ar fi avut cunoştinţă de existenţa societăţii reclamante, deoarece nu îşi desfăşoară activitatea în domeniul hardware.
Prin urmare, pârâta SC I.P. SRL a cunoscut sau cu minime diligenţe ar fi trebuit ori ar fi putut să cunoască existenţa societăţii I., reclamanta, mărcile sale notorii şi să se abţină de la însuşirea fără drept a acestora pentru a obţine foloase injuste de pe urma renumelui mărcilor reclamantei, determinate de asocierea pe care consumatorul mediu de produse IT o face între reclamantă şi pârâtă, între produsele şi serviciile oferite pe piaţă sub mărcile „I.” şi „I.P.”.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC I.I. SRL, iar prin decizia civilă nr. 217A di 25 septembrie 2007 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, l-a respins ca nefondat.
Prin decizia nr. 7323 din 21 noiembrie 2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, a admis recursul declarat de pârâtă, dispunând casarea deciziei de apel și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, în considerarea următoarelor argumente:
Chiar dacă înregistrarea s-a dispus sub imperiul legii noi, atât notorietatea mărcii reclamantei, cât şi atitudinea subiectivă a pârâtei se raportează la data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare.
În ceea ce priveşte problema notorietăţii mărcii reclamantei, deşi se reţine că marca „I.” era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant - date fiind referirile la această marcă în publicaţiile de specialitate, precum şi informaţiile diseminate prin Internet cu privire la marcă - nu se arată la ce proporţie din publicul relevant a ajuns informaţia referitoare la existenţa mărcii, aşa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Sunt nefondate criticile referitoare la lipsa de similaritate a produselor şi serviciilor şi a semnelor în conflict.
Marca „I.” beneficiază de protecţie pentru clasele de produse/servicii 9 (aparate şi instrumente ştiinţifice şi de învăţământ, echipamente pentru prelucrarea informaţiilor şi calculatoarelor), 16, 38 (telecomunicaţii), 42 (servicii ştiinţifice, şi tehnologice, conceperea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a soft-ului), 41 (educaţie, formare, divertisment, activitate sportivă şi culturală), iar marca „I.P.” a fost înregistrată pentru clasele de produse/servicii 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, muncă de birou etc.) şi 41.
În mod corect s-a constatat că aceste produse şi servicii sunt în parte identice şi în parte similare, similaritate dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software.
Publicul căruia se adresează aceste produse şi servicii - avut în vedere la analiza riscului de confuzie - este alcătuit din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalţi specialişti IT. Această referire la calitatea de specialişti a fost făcută de curtea de apel atunci când a analizat reaua-credinţă a pârâtei, ai cărei asociaţi i-a considerat ca făcând parte din categoria menţionată.
Similaritatea semnelor în conflict a fost corect reţinută, prin identificarea particulei „I.”, încorporată în marca „I.P.”, înregistrată de pârâtă.
Referitor la reaua-credinţă, instanţa de apel se mărgineşte să arate că, dată fiind înalta calificare în domeniul IT a asociaţilor societăţii comerciale pârâte, este de presupus că aceştia cunoşteau sau, cu minime diligenţe, ar fi trebuit să cunoască existenţa mărcii „I.”. Pârâta formulase însă în apel o serie de apărări pe acest aspect - legate de istoricul înfiinţării în anul 1993 a unei societăţi comerciale cu acelaşi nume ca cel al mărcii a cărei anulare se solicită, de activitatea desfăşurată şi de motivele care au stat la baza înregistrării mărcii etc - care nu au fost analizate, făcând astfel imposibil controlul judiciar.
S-a impus instanței ca la rejudecare, la situaţia de fapt pe care urmează a o lămuri în privinţele arătate şi în limitele motivelor de apel, să facă aplicarea textelor de lege incidente, nefiind ţinută de temeiul juridic incomplet indicat de parte – aceasta deoarece în motivare s-au arătat aspecte ce țin de motivul de anulare prevăzut de art. 6 lit. c) din lege, deși acest text legal nu a fost indicat.
Prin decizia civilă nr. 117A din 05 mai 2010, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins apelul formulat de către pârâtă ca nefondat și a obligat apelanta să plătească intimatei-reclamante sumele de 7861,55 dolari SUA şi 94,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.
Prin decizia nr. 8204 din 18 noiembrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a admis recursul, a casat decizia de apel şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, în considerarea următoarelor motive:
1. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în anularea mărcii „I.P.” pentru motivele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 [nu şi pentru motivul din art. 48 lit. c), ce constituie un caz expres de imprescriptibilitate a acţiunii] este inadmisibilă, deoarece a fost invocată în cursul judecăţii în primă instanţă şi respinsă de Tribunalul Bucureşti la termenul de judecată din 23 aprilie 2004, fără ca pârâta să declare apel împotriva acestei încheieri premergătoare odată cu apelul împotriva sentinţei primei instanțe.
Pe de altă parte, chiar dacă s-ar aprecia că excepţia este admisibilă, în virtutea faptului că a fost motivată diferit, în condiţiile în care, în faţa primei instanţe, pârâta a susţinut că termenul de prescripţie ar curge de la data cererii de înregistrare a mărcii — 25 iunie 1996, nu de la data înregistrării mărcii, excepţia este neîntemeiată. Ceea ce interesează în aprecierea termenului de formulare a cererii în anulare este data înregistrării mărcii, reper prevăzut de ambele reglementări succesive (ca şi termenul de 5 ani), în art. 27 lit. a) din Legea nr. 28/1967 şi în art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998. Înregistrarea mărcii s-a făcut în baza deciziei Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 103 din 22 decembrie 1999, iar până la data de 05 iunie 2003, când s-a formulat cererea de chemare în judecată din cauză, nu era împlinit termenul de 5 ani.
2. În ceea ce privește motivele de anulare a mărcii.
a. Instanţa de apel a conchis în sensul întrunirii cerinței riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, fără o analiză corespunzătoare, prin prisma criteriilor rezultate din jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, conturată, de exemplu, prin cauzele Sabel (C-251/95, hotărârea din 11.11.1997), Canon (C - 39/97, hotărârea din 29.09.1998) și Lloyd (C- 342/97, hotărârea din 22.06.1999).
Riscul de confuzie trebuie apreciat global, ţinându-se cont de toţi factorii pertinenţi în speţă, în special de gradul de cunoaştere a mărcii pe piaţă, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă şi semn, precum şi între produsele sau serviciile desemnate.
Aprecierea riscului de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare, în special, în ceea ce priveşte similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor. Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne şi invers.
Cu cât similaritatea între produse/servicii este mai mare, iar caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunţat, cu atât riscul de confuzie este mai crescut.
Aceste considerente extrase din jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg relevă modul în care trebuie apreciat riscul de confuzie, fie direct, fie indirect, iar în reținerea riscului de confuzie nu este suficientă simpla constatare a similarităţii între semnele în conflict, respectiv între produse/servicii – cerință apreciată ca suficientă prin decizia de apel, fiind necesară determinarea gradului de similaritate pentru fiecare element în parte, în scopul stabilirii interdependenţei între acestea.
Instanţa de apel a considerat că existenţa în sine a similarităţii între semne, respectiv între produse, astfel cum a fost stabilită prin decizia de casare, este de natură să creeze riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.
Asemenea analiză nu răspunde cerinţelor conturate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în condiţiile în care nu au fost identificaţi factorii relevanţi în aprecierea riscului de confuzie şi nu s-a procedat la evaluarea interdependentă a acestora, în primul rând, a nivelului de similaritate între semne, precum şi între produsele şi serviciile pentru care acestea au fost înregistrate.
Determinarea gradului de similaritate presupunea, în primul rând, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, analiza în concret a similarităţii pentru fiecare dintre elementele la care aceasta se raportează.
Această analiză implica identificarea concretă a semnelor în conflict, precum şi a produselor sau serviciilor supuse comparării, astfel cum rezultă, pe de o parte, din mărcile anterioare în raport de data cererii de înregistrare, respectiv mărcile verbale „I.” şi „I.I.S.”, cu protecţie de la 03 mai 1990 şi 05 august 1991, precum şi marca figurativă protejată cu începere de la data de 31 ianuarie 1994, toate înregistrate exclusiv pentru microprocesoare din clasa 9, iar, pe de altă parte, din marca „I.P.”, astfel cum a fost înregistrată după admiterea opoziţiei, respectiv doar pentru servicii din clasele 35 şi 41.
Recurenta-pârâtă nu contestă constatarea instanţei de rejudecare a apelului privind existenţa similarităţii semnelor, respectiv a produselor/serviciilor, ci modul de apreciere a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, formulându-se critici relative la nerespectarea criteriilor de apreciere relevate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene și în raport de indicaţiile date de instanţa de casare, în sensul necesităţii evaluării acestuia.
b. În ceea ce priveşte motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, privind reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii „I.P.”, instanţa de apel a constatat existenţa acesteia pe baza cunoaşterii existenţei mărcii „I.” de către asociaţii societăţii pârâte, specialişti IT cu o bună reputaţie profesională, dovedită prin probatoriile administrate.
Prin motivele de recurs nu s-a contestat că la momentul solicitării de înregistrare a mărcii societatea pârâtă cunoştea sau ar fi putut să cunoască despre existenţa mărcilor reclamantei, însă s-a arătat în mod corect că instanţa de apel a reţinut criterii de evaluare a relei-credințe, care nu sunt conforme jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG contra Franz Hauswirth GmbH).
Prin această decizie, instanţa europeană a arătat că intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanţe, să caracterizeze reaua-credinţă a solicitantului mărcii, situaţie întrunită, în special, în cazul în care se dovedeşte că solicitantul a înregistrat marca fără intenţia de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terţului comerciant pe piaţă, caz în care marca nu este aptă de a-şi îndeplini funcţiile esenţiale (parag. 41-45).
Doar intenţia frauduloasă poate determina aplicarea sancţiunii nulităţii, deoarece intenţia solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-şi îndeplinească funcţiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior şi să o impună pe piaţă, ci de a bloca accesul concurentului pe piaţă sau de a-şi crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant), asigurându-şi posibilitatea de a crea confuzie între marca sa şi cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparenţă de legalitate.
Nu este suficientă deci cunoaşterea de către solicitantul mărcii a existenţei unei mărci anterioare, fiind necesar a se dovedi că intenţia pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost aceea de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale.
În evaluarea unei asemenea intenţii, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă şi în ce măsură marca şi-a îndeplinit funcţiile esenţiale specifice.
Prin aceeași decizie se face referire la o a treia cerinţă necesară pentru ca reaua-credinţă să subziste, distinct de condiţiile cunoaşterii existenţei mărcii terţului şi de cea a intenţiei frauduloase, anume cea a gradului de protecţie juridică de care se bucură atât marca terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată, fiind necesar ca și aceasta să se evalueze ca atare.
Instanţa de apel nu a dat eficienţă criteriilor de apreciere a relei - credinţe rezultate din jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg, din moment ce a considerat că este suficientă simpla cunoaştere, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a existenţei mărcii anterioare şi nu a analizat susţinerile şi apărările pârâtei — reiterate în cererea de recurs - privind lipsa intenţiei acesteia de a fi urmărit, direct sau indirect, extragerea vreunui avantaj de orice fel de pe urma semnului anterior înregistrat.
3. În ceea ce priveşte notorietatea mărcilor reclamantei, instanţa de apel, deşi a apreciat că marca era larg cunoscută în România la data de referinţă, respectiv era cunoscută majorităţii covârşitoare a pieţei relevante, nu a analizat probatoriul complex administrat pe acest aspect, arătând explicit că existenţa ori inexistenţa notorietăţii este lipsită de relevanţă în contextul concluziei nulităţii mărcii „I.P.” pe temeiul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) şi al art. 48 alin. (1) lit. c).
Cercetarea aspectului notorietăţii nu era lipsită de importanţă pentru motivele de nulitate la care a făcut referire instanţa de apel, putând interesa, în egală măsură, evaluarea riscului de confuzie şi atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii „I.P.”.
În rejudecare, după casare, analizând materialul probator administrat în cauză prin raportare la motivele de apel, apărările intimatei-reclamante și ținând cont de considerentele deciziilor de casare, din perspectiva art. 315 C. proc. civ., Curtea a constatat ca fiind nefondat apelul, pentru considerentele expuse în cele ce urmează:
A. În ceea ce privește notorietatea mărcii ”I.” la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ”I.P.” (25 iunie 1996).
Există premisa similarității între cele două mărci și între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, așa cum s-a reținut în cadrul primei decizii de casare.
Comparând situaţiile de la lit. d) şi e) ale art. 6, rezultă că în cazul utilizării mărcii pentru produse sau servicii similare este prezumat faptul că prin folosirea mărci ulterioare s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii, în timp ce în cazul utilizării mărcii pentru produse sau servicii diferite îndeplinirea acestei condiţii trebuie verificată în mod distinct.
Pentru a se aprecia gradul de cunoaștere a mărcii „I.” este relevant publicul format din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalţi specialişti IT, așa cum s-a reținut în prima decizie de casare.
În cadrul expertizei efectuate în fața primei instanțe s-a reținut notorietatea mărcii „I.” în domeniul calculatoarelor în procent de 100% printre specialiștii IT pentru perioada de referință, fiind notorie pentru specialiştii în domeniul echipamentelor de calcul încă din 1979-1984, respectiv 1975.
Acest grad de cunoaştere printre specialiştii şi pasionaţii de echipamente electronice rezultă şi din revistele de specialitate din perioada anilor 1989-1996 depuse în copie la dosarul primei instanţe.
Faptul că microprocesoarele „I.” care echipau un calculator reprezentau încă de la nivelul anului 1993 garanţia unui produs de calitate rezultă şi din reclamele apărute în 1993, 1995. Această idee este susţinută şi de expertul D.G. care a arătat că în perioada 1990-1996, când era programator de aplicaţii informatic, calitate în care acorda consultaţii de specialitate privind dotarea calculatoarelor, menţionarea procesorului Intel asigura garanţia unui produs de calitate.
Același expert susține că pentru nespecialişti marca „I.” a devenit notorie mai ales după 1993 când ca urmare a apariţiei procesorului P., competiţia dintre procesoarele I. şi A. pentru supremaţie a devenit subiect de ştire în mass media.
Dată fiind perioada de timp destul de îndelungată care a trecut de la momentul iunie 1996 este aproape imposibil să se stabilească printr-un sondaj de opinie proporţia în care era cunoscută la acel moment marca „I.” de către consumatorul mediu potenţial de echipamente electronice, normal informat, suficient de atent şi avizat.
În acea perioadă, aşa cum rezultă de altfel şi din studiile de piaţă depuse la dosar, utilizarea calculatoarelor era la început în România, nu reprezenta un produs de larg consum şi nici un produs ieftin, iar în aceste condiții, cumpărarea lui presupunea apelarea la specialişti pentru consiliere asupra componentelor şi performanţelor care trebuie urmărite, idee susţinută şi de expertul D.G.
Ca atare, procentul de 100% notorietate a mărcii „I.” se răsfrângea în mod evident într-un procent semnificativ, dacă nu în acelaşi procent cu cel al specialiştilor, cel puţin la un nivel apropiat, de minim 70% asupra consumatorului mediu de echipamente electronice, fapt ce duce la concluzia largii cunoaşteri, deci a notorietăţii mărcii „I.”, la nivelul consumatorului mediu de produse electronice.
În considerarea acestor argumente, Curtea a constatat că s-a dovedit în speţă notorietatea mărcii „I.” la nivelul consumatorului mediu de echipamente electronice, necesară pentru a se dispune anularea înregistrării mărcii „I.P.”, în condițiile art. 6 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.
B. Pentru situaţia în care s-ar considera că nu ar exista dovezi certe privind proporţia cunoaşterii mărcii „I.” într-o măsură suficientă pentru a se reţine notorietatea acesteia la nivelul consumatorului mediu potenţial de produse electronice, Curtea a analizat îndeplinirea condiţiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Potrivit acestor dispoziții legale, coroborate cu art. 48 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, în forma în vigoare în procedura de înregistrare a mărcii pârâtei, dispoziții legale aplicabile prin raportare la prevederile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci poate fi anulată dacă este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
În prima decizie de casare s-a statuat că există în cauză similaritate între cele două mărci și între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, iar prin cea de-a doua decizie de casare s-a dispus, din punctul de vedere al aplicării acestui text de lege, analizarea riscului de confuzie în funcţie de mai multe criterii.
Între mărcile reclamantei, „I.”- marcă individuală, verbală, nr. AA, protejată începând cu data de 03 mai 1990 şi „I.I.S.” - marcă individuală, combinată, nr. BB, protejată începând cu data de 05 august 1991, ambele înregistrate pentru produse şi servicii din clasa 9 şi marca pârâtei „I.P.” - marcă individuală, combinată, nr. CC, protejată începând cu data de 25 iunie 1996, înregistrată pentru produse şi servicii din clasele 35, 41, există un înalt grad de asemănare.
În mărcile în conflict elementul dominant este reprezentat de particula „I.” care se află la început, acesta fiind cel care atrage atenţia consumatorului în primul rând, partea a doua a mărcii pârâtei, „P.”, neavând elemente figurative speciale care să îl distingă faţă de începutul mărcii, ca de altfel şi particula „I.S.” şi cercul întrerupt, din cadrul mărcii combinate a reclamantei. Mai mult, asemănarea dintre mărcile combinate aflate în conflict este sporită de faptul că ambele sunt scrise cu litere mici.
Marca „I.”, individuală, verbală, nr. AA, este protejată începând cu data de 03 mai 1990 pentru produse şi servicii din clasa 9 - microcalculatoare, microcontrolere şi microprocesoare, panouri prelucrate video; circuite integrate, memorii, programe de sisteme operaţionale, microcontrolere, computere, procesoare, CPUS, componente pentru calculatoare, dispozitive periferice pentru calculatoare, staţii de prelucrare, memorii, dispozitive de stocare date, programe înregistrate pentru calculatoare, echipament pentru testare şi programarea IC (calculatoare industriale), sisteme de memorie periferice, microcalculatoare, minicalculatoare, sisteme computerizate, modemuri, panouri memorie, echipamente de prelucrare şi reţele neurale.
Marca „I.I.S.”, individuală, combinată, nr. BB, este protejată începând cu data de 05 august 1991, pentru produse şi servicii din clasa 9 - microprocesoare.
Marca „I.P.”, marcă individuală, combinată, nr. CC este protejată începând cu data de 25 iunie 1996 pentru produse şi servicii din clasele 35 - publicitate și 41 - şcolarizare, forme şi perfecţionare cadre, organizare de conferinţe, seminarii, simpozioane.
Similaritatea între produsele şi serviciile pentru care au fost înregistrate mărcile în conflict este dată de faptul că produsele şi serviciile din clasele 35 şi 41 sunt complementare celor din clasa 9, prin prima decizie de casare reţinându-se complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software, serviciile de publicitate fiind în strânsă legătură cu toate celelalte clase.
Gradul de asemănare între produsele şi serviciile protejate prin mărcile în conflict este ridicat, având în vedere că un consumator mediu nu face o distincţie foarte clară între ceea ce este specific produselor hardware şi ce este specific serviciilor software, astfel că marca „I.P.” l-ar putea face să creadă că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesionişti I.” şi să creadă astfel că produsele/serviciile comercializate sub aceste mărci provin de la aceeaşi întreprindere sau de la întreprinderi legate economic.
În ceea ce priveşte riscul de confuzie, acesta există în cazul în care c umpărătorul, deşi distinge perfect produsele, crede, datorită caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate că acestea provin de la una şi aceeaşi întreprindere sau, deşi este conştient că provin de la întreprinderi diferite, consideră că între cele două există legături juridice, financiare sau economice.
Marca „I.” are un puternic caracter distinctiv, intrinsec, datorat faptului că este o marcă unică, creată pentru a desemna categoria de produse/servicii comercializate sub aceasta şi nu a fost folosită anterior pentru alte produse ale altui comerciant. Pe de altă parte, același caracter este datorat faptului că în decursul folosirii sale pentru a desemna produsele pentru care a fost înregistrată a dobândit un renume în domeniul produselor electronice, aşa cum s-a reţinut anterior.
Faptul că aportul imaginativ conceptual al mărcii reclamantei este mai ridicat, dat de modul de scriere, cercul întrerupt, nu este de natură să înlăture riscul de confuzie, întrucât consumatorul ar putea crede că marca pârâtei ar putea reprezenta o formă simplificată a mărcii reclamantei. Pe de altă parte, consumatorul mediu are rareori şansa de a face o comparaţie directă între mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte pe care o păstrează în memorie.
Ca atare, nu s-a reținut susţinerea apelantei în sensul că publicul relevant când ar vedea/auzi despre marca „I.P.” s-ar duce cu gândul la inteligenţă şi profesionalism, de la aceste cuvinte susţinând apelanta că vine numele acestei mărci, şi că nu ar face astfel vreo legătură cu marca „I.”. Acest raţionament ar putea fi valabil doar dacă marca „I.” nu ar fi avut un puternic caracter distinctiv intrinsec şi dobândit, aşa cum s-a reţinut anterior. Or, gradul mai mare de distinctivitate al mărcii anterioare măreşte probabilitatea de confuzie.
Pe de altă parte, gradul de atenţie al consumatorul mediu al serviciilor prestate sub marca „I.P.” - servicii educative în domeniul programelor de calculator nu este foarte ridicat, aceste servicii nefiind foarte scumpe, pentru a necesita o atenţie mai mare la detalii, astfel că prima impresie este cea decisivă.
Marca și semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune care ar putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un consumator obișnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Prefixele comune sunt mai importante decât sufixele comune, iar dacă două semne sunt foarte asemănătoare sau identice la început există o mai mare posibilitate a unei confuzii decât dacă ar fi asemănătoare la sfârșit. Cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune sunt confundate mult mai ușor decât cuvintele scurte, cu inițiale distincte.
Toate aceste situaţii care ar mări probabilitatea de confuzie se regăsesc şi în ceea ce priveşte mărcile în speţă.
Pentru aceste considerente, Curtea a constatat îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare în procedura de înregistrare a mărcii, pentru a se dispune anularea înregistrării mărcii „I.P.”.
C. Și motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind reaua credinţă la înregistrarea mărcii „I.P.” este fondat.
Apelanta-pârâtă, prin reprezentanţii săi, specialişti în domeniul informatic, a cunoscut despre existenţa mărcii „I.” şi a renumelui acesteia la nivel mondial cu mult înainte de înregistrarea mărcii „I.P.”. Marca „I.P.” este scrisă cu litere mici şi caractere asemănătoare mărcii combinate „I.” şi conţine în întregime în poziţie iniţială elementul verbal „I.”. Marca „I.P.” a fost solicitată la înregistrare şi pentru clasa 9, pentru care beneficia deja de protecţie marca „I.”.
Având în vedere că reprezentanţii pârâtei, specialişti în domeniul informatic, cunoşteau despre existenţa mărcii „I.” şi a renumelui acesteia la nivel mondial cu mult înainte de înregistrarea mărcii „I.P.”, dar şi despre echiparea calculatoarelor care se vindeau în România cu componente purtând marca „I.”, că marca „I.P.” este scrisă cu caractere asemănătoare mărcii „I.” folosită la nivel mondial și ţinând cont de situaţia de fapt expusă legat de analiza condiţiei notorietății mărcii „I.”, se poate ajunge la concluzia că s-a înregistrat marca în scopul de a-şi crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent, asigurându-şi posibilitatea de a crea confuzie între marca sa şi cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparenţă de legalitate, aşa cum se reţine în decizia de casare.
Faptul că apelanta-pârâtă a prestat servicii sub numele comercial SC I.C. începând din 1994, ulterior schimbându-şi denumirea în I.I. SRL, aşa cum apare la nivelul anului 1996, nu este de natură să înlăture concluzia intenţiei frauduloase, având în vedere că nu a înregistrat marca „I.I.”, conform denumirii societăţii, ci marca „I.P.” scrisă cu o anumită grafie, asemănătoare cu a mărcii „I.”, aşa cum s-a reţinut anterior. De altfel, pârâta susține că numele mărcii vine de la inteligenţă şi profesionalism, dar nu explică de ce cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii reclamantei.
Astfel, având în vedere şi gradul de cunoaştere a mărcii „I.” în România în rândul consumatorului mediu potenţial al produselor electronice, reţinut anterior, Curtea a constatat că sunt îndeplinite în cauză şi condiţiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind reaua-credinţă la înregistrarea mărcii „I.P.”.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC I.I. SRL, invocând motivele prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
A. În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.
a.1. Prin compararea conţinutului art. 6 lit. d) şi e) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a construit o prezumţie eronată, iar aceasta rezultă din neaplicarea prevederilor art. 6 bis alin. (1) din Convenţia de la Paris-care obligă la evaluarea riscului de confuzie în ipoteza unei mărci anterioare notorii şi a unor produse şi servicii identice sau similare, art. 16 TRIPS, Anexa 1C, reflectată şi de art. 6 lit. a) din Legea mărcilor - corect aplicabilă numai în cazul identităţii tripartite de semne, de produse, de servicii. H.G. nr. 833/1998, Regula 15 alin. (3) stabileşte,în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), că noţiunea de similitudine trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie şi de asociere ce se poate crea pentru public.
a.2. Concluzia notorietăţii este incorectă și este rezultatul unei situaţii de fapt analizată incomplet, deoarece: la dosar nu au fost depuse documente specifice probei notorietăţii din care să rezulte volumul vânzărilor, cota de piaţă şi cheltuielile directe ale reclamantei cu publicitatea și nici numărul utilizatorilor de echipamente electronice; prevederile existente în Legea nr. 84/1998, art. 20 şi Regula 16 din H.G. nr. 833/1998 stabilesc o serie de probe care ar putea fi administrate pentru dovedirea notorietăţii, iar acestea constituie mijloace de evaluare minime, atât cantitativă, cât şi calitativă; instanța de apel s-a mărginit la își adapta formal decizia, ajungând la o reaşezare în pagină a primei decizii pronunţate în apel .
Aceasta, deşi exigența unui nou probatoriu a fost stabilită prin decizia de casare, iar în Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), exemplu Cauza Chevy, C-375/97, precum și prin hotărârea OHIM în cauza I. v. l.L., s-au stabilit nevoia şi modalităţile de probațiune a notorietăţii, prin probe care să releve atât aspectele cantitative, cât şi pe cele calitative.
a.3. În prima decizie de casare s-a statuat că publicul care trebuie avut în vedere la analiza riscului de confuzie este alcătuit din persoane care utilizează echipament electronic la data de 25 iunie 1996, nu numai utilizatorii de computere personale.
Sfera echipamentelor electronice este indiscutabil semnificativ mai largă decât sfera calculatoarelor pe care o include aceasta din urmă, care este o submulțime a echipamentelor electronice, ceea ce înseamnă că nu s-a stabilit un număr de utilizatori de echipamente electronice rezonabil informaţi, suficient de atenţi şi de circumspecţi cât să cunoască existența mărcii „I.”.
Expertul IT M.C. a făcut o analiză construită pe reperele conţinutului etimologic al cuvântului notoriu în DEX şi nu a notorietăţii în sens legal, cum prescrie art. 3 lit. c) din Legea mărcilor. Pe de altă parte, în stabilirea notorietății s-a avut în vedere opinia a doi experţi judiciari în specialitatea tehnologiei informaţiei (IT), nu în specialitatea proprietate intelectuală.
S-a utilizat în mod eronat cunoaşterea mărcii „I.” de către specialiştii IT, deoarece aceștia ştiau şi nu puteau confunda un procesor (element hardware, tangibil) cu un curs atestat de Ministerul Învăţământului sau alte corporaţii, organizat pentru învățare/perfecționare a utilizării programelor software aparţinând M., N., B., A. etc., iar pentru același motiv nu puteau induce confuzie în rândul nespecialiștilor.
Din datele statistice disponibile aferente anilor 1996 și 1997 rezultă că rata de creştere a pieţei calculatoarelor era foarte lentă, iar pe baza acestor, din doi ani consecutivi, se poate prezuma că numărul PC-urilor din România la data de referinţă era de aproximativ 250.000. Nu toate acestea însă erau dotate cu procesoare „I.”, o parte, necunoscută datorită lipsei probelor cantitative, conținând procesoare A. sau R., C., M., iar existența pe piață la data de referință, semnificativ mai ieftine şi cu performante tehnice identice/similare cu ale procesoarelor intel, rezultă din revistele depuse la dosar de reclamantă.
Cifrele rezultate din probe conturează o situaţie de fapt care contrazice afirmaţia expertului IT D.G. privind "explozia pieţei PC-urilor, după anul 1993" şi subliniază şi premisa dubiului asupra cunoaşterii corecte a aspectelor privind materia mărcilor de comerţ, prin afirmaţia privind apariţia în același an a procesorului marca „P.”, nu marca „I.”, a cărei notorietate era interogată prin obiectivele expertizei.
Deşi pentru rejudecare s-au indicat mărcile reclamantei, toată motivarea în ce priveşte notorietatea se raportează la o marca desemnată generic "I.".
B. În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
b.1. S-a procedat la o construcţie a distinctivităţii dobândite a mărcilor anterioare, dar nu s-a verificat şi nu s-a pronunţat instanța asupra distinctivităţii inerente şi celei dobândite prin uz de către semnul ulterior, pe perioada coexistenţei sale cu mărcile anterioare.
În cauza C - 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, p.22, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat îndrumări în ceea ce priveşte evaluarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii anterioare după înregistrare, oferindu-se o listă neexhaustivă de factori relevanți.
b.2. Concluziile referitoare la notorietate s-au reținut ca atare şi în aceiaşi termeni în aplicarea art. 6 lit. c), deși acesta nu reglementează chestiuni privind notorietatea.
b.3. S-a apreciat că analiza notorietăţii exclude analiza cunoaşterii semnificative şi invers și s-a substituit publicul relevant indicat în decizia de casare, respectiv utilizatorii de echipamente electronice, cu consumatorul de produse electronice, reducându-se totodată analiza de la echipamente electronice la calculatoare.
În cele 17 reviste depuse la dosar se regăsesc un scurt articol analizând produse I. prin comparaţie cu alte procesoare, nu întotdeauna favorabil, şi câteva chenare publicitare în care diverse firme promovau în nume propriu vânzarea de calculatoare şi unde se indica că acestea aveau procesoare A., I., C. etc.
Nu s-au precizat chestiunile cu relevanță probatorie din conţinutul publicităţii pentru fiecare marcă anterioară (suma investită, durata şi intensitatea publicităţii), creând astfel o aparență de probe relevante opiniilor unor experţi fără specializare în domeniul proprietăţii intelectuale.
Totodată, s-au făcut referiri generale la marca „I.”, nu la marca verbală „I.” şi marca figurativă „I.I.S.”.
b.4. Curtea de Apel nu şi-a însuşit indicaţiile date de instanţa de recurs referitoare la criteriile de analiză a riscului de confuzie.
Astfel, s-a arătat că aceste criterii trebuie apreciate global, ţinându-se cont de toţi factorii pertinenţi în cauză, ce trebuie evaluaţi interdependent, în primul rând în funcţie de: gradul de cunoaştere a mărcilor pe piaţă, gradul de similaritate al mărcilor şi produselor/serviciilor protejate de acestea, natura bunurilor din clasa 9 şi natura serviciilor din clasele 35 şi 41, precum şi gradul de atenţie al consumatorului mediu utilizator de echipamente electronice.
Decizia nu conține o determinare obiectivă corectă, în concret, a elementelor de fapt ale speței, respectiv identificarea gradului de similaritate al mărcilor şi a gradului de similaritate al produselor şi serviciilor, prin aplicarea criteriilor de analiză impuse de instanța de recurs.
S-a omis părtinitor examinarea probelor pârâtei și, implicit, reţinerea oricăror circumstanţe de fapt ale mărcii „I.P.”.
b.4.1. Evaluarea similarităţii mărcilor trebuia efectuată prin examinarea în concret a similarităţilor semnelor din punct de vedere conceptual, auditiv/fonetic şi vizual, folosind mărcile în forma în care apar în certificatele de înregistrare emise de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Limitându-se strict la menţionarea particulei „I.”, instanţa a concluzionat că există un "înalt grad de asemănare între mărcile reclamatei şi marca pârâtei, urmare referirii la similaritatea auditivă generată de particula comună, ignorându-se complet prezența şi semnificaţia auditivă specială a particulei "P." în relaţia cu mărcile reclamantei, ca şi cum consumatorul ar percepe mărcile în mod fragmentar şi nu global.
Impresia auditivă generală este produsă şi influenţată de secvenţa silabelor şi de accent: la cuvântul I., accentul cade pe „i” în fonetica englezească şi pe „e” în pronunţia românească; pentru I.P. accentul cade pe „o”; I.I.S., la primul cuvânt accentul cade pe „i” în fonetica englezească şi pe „e” în pronunţia românească, iar în al doilea cuvânt pe „i”.
În măsura în care publicul relevant indicat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv utilizatorii de echipamente electronice, este un public familiarizat cu terminologia englezească, similaritatea fonetică există. Dacă însă acesta este un public românesc, ce nu a fost expus la data de referinţă pronunţiei limbii engleze în domeniul IT, acesta va pronunţa româneşte şi similaritatea este înlăturată: pe de o parte, aplicarea accentului românesc face ca e-ul accentuat din silaba „tel” să conducă, datorită familiarităţii, la o prescurtare notorie provenind de la cuvântul telefon, pronunţat identic; pe de altă parte, aplicarea accentului romanesc pe „o”-ul din silaba „P.” poate să conducă, datorită familiarităţii, la un acronim notoriu provenind de la cuvântul „profesor”, pronunţat identic.
De vreme ce legea aplicabilă şi limba jurisdicţiei sunt ambele româneşti, se va da prioritate pronunţiei româneşti şi astfel similaritatea fonetică este mult atenuată de pronunţia acronimelor notorii pentru publicul relevant.
Probele depuse la dosar de către pârâtă arată că „I.” este un cuvânt definit în dicţionare, la fel şi „I.S.”. Potrivit American Heritage Dictionary, Abbreviations & Acronyms, I. – intelligent, iar în alte dicţionare englezeşti cuvântul apare definit astfel: I. |intel|, noun [often as modifier ] informal; military intelligence; information: prewar I.
Este exclusă deci o concluzie generală a unei distinctivității inerente pornind din inexistența cuvântului în vocabular (argumentul privind inventarea cuvântului). În dicţionarele de limba română cuvintele „I.” şi „I.S.” nu există, nu sunt definite, aşa cum nu există nici cuvântul „I.P.”. La fel, cele două particule contopite în cuvântul „I.P.” nu au un înțeles, o definiţie semantică de dicţionar.
Există cuvântul "P." definit în DEX - dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană o semnificaţie şi o încărcătură socială care îngăduie reţinerea sa ca fiind relevantă în analiza similarităţii semnelor, deoarece are aptitudinea reducerii gradului de similaritate generată de particula comună, în analiza globală. Trebuia reţinut faptul notoriu al semnificaţiei conceptuale uzuale în ceea ce priveşte particula „P.”.
Prin urmare, evaluarea conceptuală concretă a mărcilor "I." şi "I.I.S.", formate din cuvinte având fiecare conţinut semantic definit de dicţionare englezeşti, prin comparaţie cu marca "I.P." care nu are conţinut semantic per se, denotă o nesimilaritate conceptuală în limba română.
Regula este percepţia mărcii de către publicul relevant ca întreg (în integralitatea sa) respectiv „I.P.”, iar analiza conţinutului semantic al componentelor este excepţia, întrucât din totalitatea elementelor componente ale mărcilor analizate, elementul „P.” este un cuvânt definit în dicţionar.
S-a reţinut similaritatea vizuală a mărcilor figurative "I.I.S." şi "I.P." datorită scrierii cu litere mici, omițând să se evalueze cele două mărci prin prisma grafiei diferite şi a cercului întrerupt - aspecte relevante şi cu greutate semnificativă în evaluarea vizuală globală a mărcilor figurative care conduc la concluzia nesimilarităţii vizuale.
Deşi s-a reţinut că particula „P.” nu poartă o încărcătură distinctivă deosebită, fiind plasată la sfârşitul mărcii figurative „I.P.”, evaluarea la nivel vizual a acesteia și a mărcii verbale „I.” relevă o similaritate globală atenuată de impresia vizuală asupra publicului relevant a cuvântului „P.”. Jurisprudența europeană a confirmat acest aspect, în sensul că stabilirea caracterului dominant implică faptul că o componentă este vizual remarcabilă prin comparaţie cu o altă componentă din cadrul mărcii. Dacă aceasta apreciere este dificil a fi făcută, este pentru că niciun element dominant nu este prezent.
Componenta „I.” din marca „I.P.” nu are un rol vizual remarcabil mult crescut prin comparaţie cu componenta „P.”.
Evaluarea la nivel vizual a mărcii figurative „I.I.S.” şi a mărcii figurative „I.P.” nu relevă similaritatea, întrucât stilizarea particulei comune produce o impresie vizuală diferită, puternic susţinută, tot ca element de stilizare, de scrierea suprapusă cuvântului I.S., ambele înconjurate de cercul întrerupt stilizat.
Faţă de lipsa de similaritate conceptuală, de similaritatea fonetică atenuată de particularitatea produsă de accentul în limba română, care generează o impresie auditivă suficient de diferită, rezultând din impresia auditivă a acronimelor arătate, notoriu cunoscute în România, precum şi față de similaritatea vizuală atenuată între marca verbală „I.” şi marca figurativă „I.P.” şi lipsa de similaritate vizuală între mărcile figurative, se poate concluziona un grad scăzut de similaritate a mărcilor analizate.
b.4.2. Evaluarea gradului de similaritate al produselor din clasa 9 şi al serviciilor din clasele 35 și 41 nu a fost realizată cu ocazia rejudecării, deşi a fost impusă prin decizia de casare.
În ciuda organizării oficiale a Clasificării de la Nisa în clase de produse de la 1 la 34 şi clase de servicii de la 35 până la 45, în motivarea deciziei se reţine clasa 9 ca fiind "protejată pentru produse şi servicii din clasa 9" şi că marca pârâtei este "protejată pentru produse şi servicii din clasele 35 şi 41".
În cauza Canon, expres menţionată de instanța de recurs, s-a statuat că în evaluarea similarităţii bunurilor/serviciilor trebuie luați în considerare toți factorii relevanţi - natura bunurilor/serviciilor, utilizatorii finali şi metoda de utilizare, dacă sunt în competiţie sau complementare.
Trebuia să se acorde o atenţie deosebită modului de percepere a sursei bunurilor şi serviciilor de către publicul relevant, modului de punere pe piaţă, precum şi atenţiei publicului relevant.
Dacă s-ar fi efectuat analiza comparativă a sursei bunurilor şi serviciilor şi nu s-ar fi ignorat complet circumstanţele de fapt ale mărcii „I.P.”, s-ar fi observat că în legătură strânsă cu serviciile prestate sub marcă se aflau mărcile notorii ale produselor software pentru care recurenta realiza activităţile de training, respectiv M., N., A., etc., aceasta cu autorizarea titularilor produselor software, fiindcă publicul relevant participă la cursurile respective cu scopul de a obţine o diplomă recunoscută pe piaţă.
Instanța de apel s-a mărginit să preia formularea instanței de recurs privind complementaritatea produselor hardware cu serviciile software, necomparând serviciile de şcolarizare, cursurile organizate sub marca „I.P.”, publicitatea cu procesoarele „I.”.
Singurul argument adus în sprijinul reţinerii unui grad ridicat de asemănare este acela că "un consumator mediu nu distinge între ceea ce este specific produselor hardware şi ceea ce este specific produselor software".
Argumentul citat este eronat întrucât a avut în vedere domeniul calculatoarelor şi nu pe cel al echipamentelor electronice, iar, pe de altă parte, un consumator mediu - rezonabil de bine informat, atent şi circumspect - de echipamente electronice era în mod sigur capabil să distingă între un produs hardware, tangibil prin natura sa, parte din componenta fizică a unui calculator şi un produs software, adică un program de calculator, imaterial prin natura sa, stocat în calculator sau pe o dischetă.
Nu s-a examinat gradul de atenţie al publicului față de serviciile de şcolarizare prestate sub marca „I.P.”, dar au fost calificate ca "nefiind foarte scumpe", prin comparaţie cu calculatoarele. Prin urmare, nefiind foarte scumpe, acestea erau scumpe şi justificau atenţie sporită generată de preţ, iar în aceste circumstanţe se impunea verificarea factorului comportamentului publicului relevant. Trebuia examinat astfel dacă utilizatorul de echipamente electronice putea fi confruntat cu cele două mărci şi produsele, respectiv serviciile aferente, în același timp, datorită canalului comun/similar de punere pe piață/livrare.
b.4.3. Instanța de apel a definit riscul de confuzie şi a enunţat o serie de reguli fără a le verifica la speţă şi l-a reţinut motivat nu prin gradul de similaritate al mărcilor şi semnelor, gradul de atenţie al utilizatorilor de echipamente electronice, ci prin două afirmaţii ale reclamantei, respectiv "profesioniştii I." şi "o formă simplificată a mărcii reclamantei.
Cea de-a doua decizie de casare a impus să se țină seama de jurisprudența europeană, cum ar fi Cauza Sabel C- 251/95, Cauza Canon C- 39/97 etc.
În hotărârea Sabel, parag. 22, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toţi factorii pertinenţi din cauză și, în special, cu privire la gradul de recunoaştere a mărcii pe piaţă, de asocierea pe care publicul ar putea-o face între cele două mărci şi gradul de similitudine între semne şi a bunurilor şi serviciilor.
În Cauza Canon, parag. 17, s-a subliniat principiul interdependentei factorilor, care implică utilizarea rezultatelor propriilor evaluări, alături de restul factorilor pertinenţi, pe care instanţa i-a omis în mod voit.
Riscul de asociere, ca şi sintagmă, lipseşte în motivarea deciziei.
b.4.4. Motivarea deciziei cuprinde elemente contradictorii față de practica constantă în domeniu în evaluarea riscului de confuzie, astfel:
- specialiştii nu pot fi supuşi riscului confuziei sau asocierii, fiind un public specializat; astfel, în raţionamentul Curţii, însăși reţinerea acordării de consiliere de către specialiştii IT este cea care înlătură riscul confuziei din partea publicului nespecializat, utilizator de echipamente electronice;
- în cazul bunurilor cu prețuri consistente şi care nu sunt bunuri de larg consum, atenţia consumatorului mediu crește, datorită preţului şi scopului utilizării bunului, iar acesta caută informaţii suplimentare care îl vor ajuta să discearnă între diversele surse de provenienţă şi diversele oferte;
- faptul neadministrării de către reclamantă a unor probe noi, după noiembrie 2008, din care să rezulte procentual gradul de cunoaştere a mărcilor „I.” în rândul persoanelor care utilizează echipament electronic, precum și motivarea prin raportare la afirmaţii procentuale din expertize judiciare, care nu au avut în vedere publicul relevant stabilit de instanța de recurs.
- reţinerea notorietăţii în cadrul publicului relevant - prin extrapolarea unei pretinse notorietăţi a mărcii „I.” în domeniul calculatoarelor, de 100% în rândul specialiştilor IT, prin trimiterea la fapte conexe aparente, fără legătura logică de cauzalitate,cu ignorarea probelor.
- limitarea Curții la enunţarea unor reguli în materia examinării mărcilor în faza de înregistrare fără a se avea în vedere că în speţă se analizează un conflict între mărci deja înregistrate.
C. În ceea ce priveşte motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege.
Examinarea cauzei în ceea ce privește aceste dispoziții legale s-a realizat cu încălcarea deciziei de casare şi a legii, precum și a jurisprudenței europene relevante.
Instanța de recurs a dispus să se verifice, pe baza probelor din dosar, conduita comercială a pârâtei, ulterioară înregistrării (dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru serviciile pentru care s-a obţinut înregistrarea), fiind necesar a se dovedi că intenţia acesteia, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale, în contextul clarificării nivelului de protecţie juridică atât al mărcilor reclamantei cât mărcii pârâtei, pe fondul cunoaşterii existentei mărcilor reclamantei.
Cu ocazia rejudecării, motivarea în fapt a analizei relei credinţe s-a poziţionat în zona cunoaşterii existen ţei mărcii anterioare şi la o perioadă anterioară datei de referinţă, respectiv 1993 -1994, chiar la o cunoaştere a renumelui mărcii „I.” la nivel mondial de către reprezentanţii pârâtei, făcându-se referiri şi la solicitarea de înregistrare a clasei 9.
S-a încălcat dispoziţia din decizia de recurs prin neexaminarea conduitei pârâtei după data înregistrării, pe baza probelor disponibile în dosar - certificate de autorizare a organizării cursurilor din partea M., N., A. C.D., articole de presă, interviuri, certificate ale reprezentanţilor pârâtei care au fost verificaţi şi acreditaţi ca trainer oficiali, lista clienţilor firme şi instituţii publice care au beneficiat de cursuri de perfecţionare în utilizarea diverselor programe software printre care W., N., F., D., A.C., C.D., precum şi a nivelului de protecţie juridică a mărcii „I.P.”.
S-au subliniat însă constant notorietatea şi distinctivitatea dobândită după înregistrarea mărcilor „I.”.
Reţinerea intenţiei frauduloase pe motivul creării unui avantaj comercial pentru a profita de semnul pre-existent trebuie susţinută de probe, de vreme ce instanța de recurs a subliniat nevoia verificării atitudinii subiective, respectiv a utilizării mărcii „I.P.” pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, deci după data înregistrării.
Reclamanta-intimată a formulat întâmpinare prin care a contestat criticile formulate pe calea recursului şi a subliniat că decizia de apel se conformează îndrumărilor date prin cele două decizii de recurs, reţinându-se totodată problemele de drept ce au fost dezlegate prin acestea, cu respectarea exigenţelor art. 315 C. proc. civ.
Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată următoarele:
A. Cu privire la motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
Potrivit art. 6 lit. d) din lege, o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Prin prima decizie de recurs pronunțată în cauză s-a constatat că, deşi instanța de apel a reţinut că marca „I.” era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant, nu se arată la ce proporţie din publicul relevant a ajuns informaţia referitoare la existenţa mărcii, aşa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Cu referire la probele apreciate ca fiind relevante, instanța de apel a reținut, în esență,
- o notorietate a mărcii „I.” de 100% printre specialiștii de echipamente electronice pentru perioada de referință și că,
- în ceea ce îl privește pe consumatorul mediu de echipamente electronice, dată fiind perioada de timp destul de îndelungată care a trecut de la momentul iunie 1996, este aproape imposibil să se stabilească printr-un sondaj de opinie proporţia în care era cunoscută la acel moment marca „I.” de către aceștia; în acea perioadă, utilizarea calculatoarelor era la început în România, nu reprezenta un produs de larg consum şi nici un produs ieftin și, astfel, cumpărarea unui astfel de produs presupunea apelarea la specialişti pentru consiliere asupra componentelor şi performanţelor care trebuie urmărite; ca atare, procentul de 100% notorietate a mărcii se răsfrângea într-un procent semnificativ, dacă nu în acelaşi procent cu cel al specialiştilor cel puţin la un nivel apropiat, de minim 70%, asupra consumatorului mediu de echipamente electronice, fapt ce duce la concluzia largii cunoaşteri, deci a notorietăţii mărcii „I.” la nivelul consumatorului mediu de produse electronice.
Acest mod de soluţionare nu este de natură a releva, prin probe concrete, proporția relevantă sub aspectul notorietății, în condiţiile impuse prin prima decizie de recurs pronunţată în cauză.
De altfel, instanța de apel a și recunoscut acest lucru, faţă de argumentul pentru care s-a arătat că se analizează şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Această deficiență este suficientă pentru a se înlătura soluția privind anularea mărcii în temeiul motivului prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, ceea ce face inutilă analiza celorlalte aspecte invocate relativ la acesta.
După cum rezultă din cele mai sus redate, instanţa a reţinut şi o imposibilitate obiectivă de stabilire a notorietăţii pentru utilizatorul mediu de echipamente electronice, situaţie de fapt ce nu poate fi cenzurată de instanţa de recurs, întrucât cercetarea cauzei sub acest aspect, inclusiv sub cel al reanalizării unor probe indicate în susținerea motivului de recurs, nu îi este permisă de dispozițiile art. 304 C. proc. civ.
Aceste considerente susţin caracterul fondat al motivului de recurs, însă nu sunt în măsură să determine schimbarea soluţiei pronunţată în cauză, în considerarea celor ce succed.
B. Cu privire la motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat art. 6 lit. c) din lege.
b.1. În ceea ce priveşte distinctivitatea mărcii incriminate, critica va fi analizată odată cu cea referitoare la riscul de confuzie, context în care acest aspect prezintă relevanţă.
b.2. Prin cea de-a doua decizie de recurs s-a subliniat faptul că analiza motivului de nulitate ce vizează notorietatea, reglementat de art. 6 lit. d) din lege, poate prezenta relevanță în evaluarea riscului de confuzie și a atitudinii subiective a pârâtei-recurente la data înregistrării mărcii – concluzie ce se impune din perspectiva dispozițiilor art. 315 C. proc. civ. Notorietatea mărcii anterioare a fost însă înlăturată, după cum s-a reţinut mai sus, însă aceasta nu a fost singurul argument care a susţinut decizia de apel în ceea ce priveşte motivul de anulare a mărcii în discuţie.
b.3. În condiţiile în care s-a reţinut notorietatea, acesteia i s-a acordat relevanţa cuvenită, apreciată astfel ca suficientă în sublinierea gradului de cunoaştere al mărcii, cu diferenţa însă că în analiza acestui motiv de nulitate a fost vizat utilizatorul mediu.
Aspectele invocate, inclusiv cu referire la probatorii, vizează notorietatea şi criteriile avute în vedere de instanţă în analiza acesteia și nu se impun a fi analizate, față de cele reținute mai sus sub pct. A. Deşi instanţa de apel a avut în vedere, uneori, atitudinea „consumatorului mediu” - noţiune general valabilă în materie, este vizat în mod evident utilizatorul de echipamente electronice, dat fiind specificul cauzei – diferenţă de terminologie care nu influenţează soluţia pronunţată în cauză.
b.4. În ceea ce privește riscul de confuzie, incluzând riscul de asociere, faţă de limitele fixate prin cererea de recurs, respectiv aspectele subliniate din perspectiva dispoziţiilor art. 315 C. proc. civ., se constată următoarele:
Cu referire la aceste dispoziţii procedurale, instanța de apel a reținut, în primul rând, că în cadrul primei decizii de casare s-a statuat că există în cauză similaritate între mărci și între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, în vreme ce prin ultima decizie de recurs s-a mai reţinut, cu referire la aspectele tranşate prin prima decizie de recurs, şi faptul că, oricum, pârâta nu a contestat aprecierea instanţei de rejudecare a apelului privind existenţa similarităţii semnelor, respectiv a produselor/serviciilor – context în care nu constituie obiect al controlului judiciar aspectul existenţei însăşi a similarităţii.
b.4.1. Instanţa de apel a analizat gradul de similaritate a semnelor, impus a fi analizat cu prioritate prin ultima decizie de recurs, acestea nefiind privite fragmentar, ci astfel cum au fost înregistrate.
Relevanța cuvântului „I.”, care constituie componenta exclusivă a uneia dintre mărcile reclamantei – marca „ I.”, s-a impus de prima decizie de recurs, prin care s-a reținut că similaritatea este determinată de includerea mărcii reclamantei în structura mărcii ulterioare. De altfel, importanţa acestui element, conturată de instanța de recurs din perspectiva similarităţi, fără nicio distincţie în privinţa diferitelor forme ale acesteia, a determinat ca analiza să se facă, în principal, în raport de acesta, cuprins de altfel și în marca „ I.I.S.” aparținând tot reclamantei.
Includerea totală a unei mărci (în speţă marca „I.”) în structura celeilalte atrage în mod inevitabil o similaritate ridicată a semnelor aflate în conflict, care nu este diminuată de celelalte componente ale mărcii incriminate, după cum s-a reţinut în cauză.
În ceea ce priveşte conflictul dintre mărcile combinate, similaritatea este determinată de elementul comun, ce ar putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un utilizator obișnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Gradul de similaritate este accentuat dacă elementul comun are un rol central, dominant în structura semnelor, pentru că astfel atenția utilizatorului este îndreptată asupra acestuia, cu ignorarea celorlalte componente, care au astfel un rol secundar.
În reținerea unui înalt grad de asemănare a mărcilor combinate în conflict instanţa de apel nu a omis a analiza apărările formulate de pârâta-recurentă.
Astfel, nu s-a ignorat particula „P.” din marca pârâtei, constatându-se că aceasta nu are elemente figurative speciale care să îl distingă faţă de începutul mărcii, iar în ceea ce privește semnificația, s-a apreciat că marca „I.P.” l-ar putea face să creadă pe utilizatorul vizat că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesionişti I.”.
Totodată, s-a reţinut în mod corect că particula comună, respectiv „I.”, reprezintă elementul dominant ce atrage atenția consumatorului şi nu celelalte particule din mărci – „I.S.” aparținând mărcii reclamantei și „P.” aparținând mărcii incriminate - analiza comparativă între mărcile reclamantei nici nu se impunea de altfel faţă de obiectul litigiului, însă sublinierea este făcută tocmai pentru a sublinia caracterul de element dominat al cuvântului „I.”.
În contestarea gradului de similaritate reţinut, pârâta-recurentă arată că în DEX cuvântul "P." este definit ca dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană o semnificaţie şi o încărcătură socială care îngăduie reţinerea sa ca fiind relevantă în analiza similarităţii semnelor, cu aptitudinea reducerii gradului de similaritate generată de particula comună, în analiza globală.
Fără a contesta semnificația particulei diferite din marca pârâtei, nu trebuie să se omită faptul că, aşa cum s-a subliniat mai sus, aflat în fața semnului incriminat, atenția utilizatorului mediu vizat este atrasă de particula comună, care are, într-adevăr, un rol dominant în concepția mărcilor şi care cu cât este mai distinctivă, cu atât mai mult atrage un risc de asociere şi de confuzie mai mare.
Notorietatea semnificaţiei şi încărcătura socială a particulei „P.”, subliniate de pârâta-recurentă, pentru care nu este nevoie de căutare în DEX, nu au abilitatea de a reduce gradul de similaritate, ci tocmai datorită acestor caractere nu este cea care atrage atenţia utilizatorului.
În analiza gradului de similaritate vizuală a mărcilor "I.I.S." şi "I.P." se reclamă de către pârâta-recurentă că instanţa s-a rezumat la reținerea scrierii cu litere mici, omițându-se să se evalueze cele două mărci prin prisma grafiei diferite şi a cercului întrerupt, aspecte pe care le susține ca fiind relevante şi cu greutate semnificativă în evaluarea vizuală globală a mărcilor figurative și care ar conduce la concluzia nesimilarităţii vizuale.
O concluzie în sensul criticii este exclusă, existenţa însăşi a similarităţii nemaifăcând obiectul judecăţii, aşa cum s-a reţinut prin ultima decizie de recurs.
Pe de altă parte, apreciind caracterul dominant al particulei comune, instanța de apel a reţinut rolul secundar al tuturor celorlalte elemente, care nu sunt cele care atrag atenţia utilizatorului; a reţinut astfel că partea a doua a mărcii pârâtei, reprezentată de particula „P.”, nu are elemente figurative speciale care să îl distingă faţă de începutul mărcii, ca de altfel şi particula „I.S.” şi cercul întrerupt, din cadrul mărcii combinate a reclamantei, în vreme ce nu se explică de ce cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii reclamantei.
În soluţionarea conflictului dintre semne, instanţa a reţinut în mod corect că gradul de similaritate este mai accentuat de prefixele comune (cum este cazul în speţă) decât de sufixele comune și, astfel, dacă semnele sunt asemănătoare sau identice la început, există o mai mare posibilitate a unei confuzii. Totodată, cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune (ca în speţă) sunt confundate mult mai ușor decât cuvintele scurte, cu inițiale distincte.
Oricum, conflictul semnelor combinate (corect reținut de altfel) reprezintă numai un argument suplimentar în susținerea soluției anulării mărcii pârâtei pentru motivul analizat, contrafacerea fiind susținută și analizată, în principal şi suficient, în raport de marca „I.” și elementul verbal pe care îl cuprinde, inclus integral, ca prefix, în componenta verbală a mărcii combinată deţinută de pârâta-recurentă.
În ceea ce priveşte gradul ridicat de similaritate auditivă, reţinut în mod corect de instanţa de apel, pârâta-recurentă omite faptul că în contextul în discuţie interesează poziţia utilizatorului mediu român, care rareori se află în prezenţa sau aude toate semnelor în conflict. De regulă, el are în faţă sau aude semnul incriminat şi nu face o descompunere în silabe şi nici o comparaţie pentru a distinge în funcţie de litera sau silaba pe care cade accentul. El operează cu semnul pe care îl are în față sau îl aude și cel pe care îl păstrează în memorie, trebuind să dea încredere imaginii lor imperfecte - existând risc de confuzie și atunci când va bănui că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște sau că între titularii acestora ar exista anumite legături juridice, financiare, tehnice sau economice.
În contextul în discuţie şi, în special, în contestarea distinctivităţii, pârâta-recurentă face referiri la dicționare americane și englezești, susținând că în evaluarea conceptuală concretă a mărcilor, şi implicit a gradul de similaritate, trebuie să se țină cont că acestea sunt formate din cuvinte având fiecare conţinut semantic definit, recunoscând totodată că niciuna dintre particulele mărcilor în conflict – cu excepția celei „P.” nu se regăsesc în dicționarele din limba română.
Analiza în cauză vizează însă mărci naționale, care își produc efectele pe teritoriul național și este vizat utilizatorul mediu, rezonabil de informat, rezonabil de circumspect și de atent – criteriu folosit de Curtea Europeană de Justiție, vorbitor de limba română. Chiar dacă nici cuvântul din marca pârâtei-recurente, integral sau pe particule, nu se regăsește în vocabularul limbii române, acest aspect nu prezintă relevanță în contextul în discuţie.
Faptul că în speţă sunt discutate mărci naţionale, cu efecte teritoriale limitate, influenţează şi relevanţa probatoriul administrat de pârâta-recurentă relativ la utilizarea elementului comun mărcilor în discuţie sub alte jurisdicţii.
Pe aceeaşi linie a contestării gradului de distinctivitate al mărcii anterioare, în cadrul criticii notată sub b.1. pârâta-recurentă reclamă faptul că s-a procedat la o construcţie a distinctivităţii dobândite a mărcilor anterioare, dar nu a verificat şi nu s-a pronunţat instanța asupra distinctivităţii inerente şi celei dobândite prin uz de către semnul ulterior, pe perioada coexistenţei sale cu mărcile anterioare.
În contextul în discuţie interesează, în primul rând, distinctivitatea mărcii anterioare, factor relevant în aprecierea riscului de confuzie, referiri la aceasta regăsindu-se şi în jurisprudenţa Curţii de Justiţia a Uniunii Europene indică de către pârâta-recurentă. Oricum, din considerentele deciziei rezultă că celelalte componente ale semnului incriminat, în afara celui comun, nu au abilitatea de a-i conferi acestuia o distinctivitate care să excludă riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.
În decizia de apel nu s-a făcut o analiză a distinctivităţii dobândite de marca anterioară, deşi se reţine că aceasta are şi un puternic caracter distinctiv dobândit – aspect care nu este în măsură să influenţeze soluţia.
Nu se pune în nici un caz problema unei distinctivităţii dobândite prin uz după data înregistrării unei mărci. Aceasta întrucât distinctivitatea este o condiţie de registrabilitate – interesând îndeplinirea acestei cerinţe la data înregistrării unei mărci, iar art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 prevede că dispoziţiile alin. (1) lit. b) (care prevăd că sunt refuzate la înregistrare mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv. Reglementând în acest fel distinctivitatea dobândită, legiuitorul a respectat Directiva comunitară în materie, în care la art. 3 pct. 3 se face distincţie între dobândirea caracterului distinctiv înainte de înregistrare şi după înregistrare, astfel: „ O marcă nu va fi refuzată de la înregistrare sau declarată invalidă conform paragrafului 1 lit. b), c) şi d) dacă, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare şi în urma folosirii care s-a făcut de ea, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. Orice stat membru poate, pe lângă aceasta, să prevadă că această prevedere se va aplica de asemenea când caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de înregistrare sau după data înregistrării”.
În cadrul recursului s-a făcut referire la cauza Lloyd şi s-a redat paragraful aferent care cuprinde criteriile de analizat, susţinând că acestea sunt necesare în speţă în evaluarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii după înregistrare. Faţă de cele mai sus reţinute relativ la distinctivitatea dobândită, această apărare nu se impune a fi analizată.
Instanța a făcut referire la distinctivitatea mărcii anterioare „I.”, deoarece cu cât este aceasta mai mare, cu atât și riscul de confuzie va fi mai mare. În ipoteza contrară, de exemplu în care acest cuvânt, care este element comun tuturor mărcilor aflate în conflict, este descriptiv sau este comun – un prefix sau un sufix al mai multor mărci aparținând unor titulari diferiți, riscul de confuzie se concentrează asupra restului elementelor.
Caracterul distinctiv puternic al mărcii reclamantei „I.”, cuprins și în structura semnelor combinate aflate în conflict, a fost justificat şi pe inexistența cuvântului în limbajul curent român, acesta fiind unul conceput, inventat, creat pentru a desemna categoria de produse comercializate sub aceasta, nefiind folosit anterior pentru alte produse ale altui comerciant.
Faptul că elementul ce compune marca ”I.” este unul arbitrar, inventat, iar acesta nici nu evocă caracteristici şi calităţi ale produselor pe care le protejează face ca aceasta să fie o marcă tare, puternică, ce atrage şi o protecţie corespunzătoare.
În cauza Lloyd, Curtea a subliniat că în stabilirea gradului înalt de distinctivitate al mărcii anterioare este necesar să se facă o apreciere globală a capacităţii mai mari sau mai mici a acesteia de a identifica produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit întreprinzător şi de a le distinge astfel de cele ale altor întreprinzători. În efectuarea acestei aprecieri, trebuie să se ţină seama de toţi factorii relevanţi şi, în special, de caracteristice intrinseci ale mărcii, inclusiv de faptul de a conţine sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată.
S-a mai reținut totodată că, datorită caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate, utilizatorul vizat crede că acestea provin de la una şi aceeaşi întreprindere sau, deşi este conştient că provin de la întreprinderi diferite, consideră că între cele două există legături juridice, financiare sau economice.
Instanţa a constatat astfel că utilizatorul vizat, aflat în faţa semnului deţinut de pârâta-recurentă, nu îi recunoaşte acestuia abilitatea de a sugera sursa de provenienţă, pe care o consideră tot reclamanta-intimată (pe care o cunoaşte deci), precum şi că, chiar şi atunci când îl recunoaşte ca fiind al pârâtei reclamante, crede că între aceasta şi reclamanta-intimată există anumite legături.
Cunoaşterea sau mai exact gradul semnificativ de cunoaştere a mărcii anterioare pentru utilizatorul mediu vizat – rezonabil informat, circumspect şi atent nu poate fi pusă la îndoială şi aceasta încă din perioada de timp în care se plasează data de înregistrare a mărcii pârâtei, aspect care rezultă din situaţia de fapt reţinută de instanţa de apel în aprecierea notorietăţii acesteia, care poate fi totuşi valorificată în acest context - în cazul acesteia din urmă art. 3 lit. c) din lege impunând ca marca să fie larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorităţii revendicate în cerere, cerinţă care se evaluează în condiţiile arătate în Regula 16 din H.G. nr. 833/1998 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Astfel, în vreme ce pentru specialişti gradul de cunoaştere este în afara oricărei discuţii, pentru nespecialişti gradul de cunoaştere a crescut semnificativ odată cu apariţia pe piaţă a altor tipuri de procesoare, când s-a pus problema supremaţiei pe piaţă – susţine expertul, consultant de specialitate şi specialist IT, persoană avizată astfel pentru a-şi exprima opinia.
În acest fel, instanţa a recunoscut un grad înalt de distinctivitate mărcii reclamantei, determinat de capacitatea mare a acesteia de a identifica produsele pentru care a fost înregistrată ca provenind de la reclamantă şi de a le distinge astfel de cele ale altor întreprinzători.
Gradul de atenţie al utilizatorului mediu al serviciilor prestate sub marca „I.P.” a fost avut în vedere de instanţa de apel, care a reţinut că acesta nu este foarte ridicat în condiţiile în care serviciile educative în domeniul programelor de calculator nu sunt foarte scumpe, pentru a necesita o atenţie mai mare la detalii, prima impresie fiind astfel decisivă.
Într-adevăr, aşa cum se arată şi în cererea de recurs sub pct. b.4.4., serviciile pe care le oferă pârâta-recurentă nu sunt de larg consum, ipoteză în care consumatorul mediu nu va fi foarte atent, dar nici cu preţuri mari, situaţie în care atenţia este cât se poate de sporită şi se înlătură astfel riscul de confuzie.
În cazul în speţă, într-adevăr, creşte atenţia utilizatorului mediu şi acesta face verificări suplimentare, care de cele mai multe ori ţin de serviciile prestate, performanţele ce trebuie urmărite şi furnizor. Însă, chiar şi în ipoteza în care acesta nu este confundat cu reclamanta-intimată, utilizatorul mediu poate crede că între cele două părţi există anumite legături economice, ceea ce caracterizează confuzia indirectă.
Chiar și lipsa uneia dintre similarităţi (ipoteză susținută în recurs privind-o pe cea conceptuală de către pârâta-recurentă şi cea vizuală dintre mărcile combinate) – imposibil a fi reţinut faţă de cele dispuse anterior în cauză, sub protecţia art. 315 C. proc. civ., gradul ridicat de similaritate vizuală și auditivă, alături de gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, sunt suficiente pentru a exista risc de confuzie. Posibilitatea ca simpla similaritate auditivă a mărcilor să creeze o probabilitate de confuzie a fost recunoscută de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Lloyd.
b.4.2. Produsele și serviciile protejate prin mărcile în conflict sunt din clasele 9, 35 și 41 ale Clasificării de la Nisa, iar referiri la produse și servicii deși clasa vizată se referă numai la una dintre acestea nu pot duce la infirmarea soluției în contextul analizat.
Instanța de apel a constatat că prin prima decizie de casare s-a reţinut că similaritatea între produse/servicii este dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software, serviciile de publicitate fiind în strânsă legătură cu toate celelalte clase, iar prin cea de-a doua decizie de recurs s-a impus analiza gradului de similaritate.
Concluzia în sensul că acesta este ridicat a fost argumentată pe faptul că un utilizator mediu nu face o distincţie foarte clară între ceea ce este specific produselor hardware şi ce este specific serviciilor software, astfel că marca „I.P.” l-ar putea face să creadă că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesionişti I.” şi astfel să creadă că produsele/serviciile comercializate sub marca anterioară şi cele comercializate sub marca ulterioară provin de la aceeaşi întreprindere sau de la întreprinderi legate economic.
Primul considerent nu este corect, întrucât utilizatorul vizat este cel mediu, rezonabil de informat, rezonabil de circumspect și de atent, care poate face distincția între cele două categorii de produse şi servicii.
Pe lângă acest aspect, în analiza gradului de similaritate a produselor/ serviciilor protejate prin cele două mărci, instanța de apel nu a respectat îndrumările din cea de-a doua decizie de recurs, cu referire şi la criteriile relevate de jurisprudența Curții de Justiție de la Luxemburg.
Nu se va proceda însă la o asemenea cercetare a cauzei pentru prima dată de instanța de recurs (aceasta nefiind permisă de dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.), dar nu se impune nici aplicarea art. 314, art. 315 și art. 304 pct. 5 C. proc. civ., în considerarea aceleași jurisprudențe a Curții de Justiție de la Luxemburg, care a impus o regulă relevantă în materie, subliniată de altfel și în cea de-a doua decizie de recurs.
Astfel, și în ipoteza în care s-ar aprecia un grad chiar scăzut de similaritate între produse și servicii, acesta este compensat prin gradul ridicat de similaritate al semnelor – reținut de instanța de apel și confirmat prin prezenta decizie.
b.4.3. Contrar celor susţinute în critica aferentă, riscul de confuzie a fost reținut de instanța de apel în raport de criteriile subliniate de către pârâta-recurentă – cenzurate mai sus prin prezenta decizie, interdependenţa acestora, făcându-se totodată o aplicare justificată pe datele particulare ale speţei a regulilor diriguitoare în materie.
În ceea ce priveşte riscul de asociere, imputat a fi omis de către instanţa de apel, acesta se conturează în motivarea deciziei.
Astfel, în analiza gradului de similaritate a semnelor, instanţa a apreciat că
marca „I.P.” l-ar putea face să creadă pe utilizatorul mediu că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesionişti P.”, iar faptul că aportul imaginativ conceptual al mărcii combinate a reclamantei este mai ridicat, dat de modul de scriere şi cercul întrerupt, l-ar putea face să creadă că marca pârâtei ar putea reprezenta o formă simplificată a mărcii reclamantei.
Oricum, riscul de asociere, singur, nu este suficient în reținerea cerinței analizată.
În Directiva Consiliului Comunităților Europene nr. 89/104 din 21 decembrie 1988 a fost introdusă condiția riscului de asociere, ca probabilitate de asociere inclusă în probabilitatea de confuzie, în art. 4 pct. 1 lit. b) în legătură cu temeiurile refuzului de înregistrare a mărcii și 52 din materia contrafacerii.
Clarificarea expresiei „probabilitate de confuzie care include probabilitatea de asociere” a fost făcută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în interpretarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Directivă, prilejuită de sesizarea unei instanțe germane în Cauza Puma/Sabel – indicată de altfel ca reper în cea de-a doua decizie de casare.
Răspunzând întrebării cu care a fost sesizată, Curtea a stabilit că acest criteriu trebuie interpretat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci nu este suficientă prin ea însăși pentru a se concluziona că există o probabilitate de confuzie în înțelesul acestei prevederi legale, respectiv în ceea ce privește originea produselor/serviciilor.
În acest fel, Curtea a subliniat faptul că simpla asociere nu este suficientă în contextul analizat și că trebuie stabilită probabilitatea de confuzie, conceptul probabilității de asociere nefiind o alternativă la cel al probabilității de confuzie, ci servește la definirea scopului acestuia.
Această interpretare a continuat în hotărârea Cannon, prin care, în interpretarea aceloraşi dispoziţii din directiva comunitară, s-a arătat că existenţa riscului de confuzie este exclusă dacă nu apare că publicul ar putea să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, după caz, de la întreprinderi legate economic. În consecinţă, nu există risc de confuzie, în sensul directivei asupra mărcilor, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor în cauză-un simplu risc de asociere între semnele în prezenţă nefiind suficient.
b.4.4. Se invocă relativ la acest motiv de anulare și contrarietatea motivării, critică ce ar putea fi analizată din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Cele mai multe dintre aspectele invocate vizează motivul de anulare vizând notorietatea, neprezentând relevanţă în condiţiile în care acest motiv nu a fost confirmat prin prezenta decizie.
Referiri în ceea ce priveşte gradul de atenţie al consumatorului s-au făcut mai sus, critica ţinând de legalitatea şi nu de contrarietatea motivării.
Critica în sensul că s-a depășit cadrul procesual al litigiului de față nu poate fi reținută, însă din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ., întrucât motivele de anulare fac trimitere la dispoziții legale care vizează şi condiții de registrabilitate a mărcilor.
Față de cele reținute mai sus, Înalta Curte urmează să confirme soluţia cu privire la motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
C. Cu privire la motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege.
a. Prin cea de-a doua decizie de recurs s-a reţinut că instanţa de apel a constatat reaua-credinţă la data înregistrării pe baza cunoaşterii existenţei mărcii „I.” de către asociaţii societăţii pârâte, specialişti IT cu o bună reputaţie profesională, dovedită prin probatoriile administrate, iar prin motivele de recurs nu s-a contestat că la momentul solicitării de înregistrare a mărcii societatea pârâtă cunoştea sau ar fi putut să cunoască despre existenţa mărcilor reclamantei.
b. Cu referire la jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, instanţa de recurs anterioară a mai subliniat că nu este suficientă cunoaşterea de către solicitantul mărcii a existenţei unei mărci anterioare, fiind necesar a se dovedi intenţia frauduloasă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii – cu sublinierea unor forme de manifestare şi a se cerceta gradul de protecţie juridică de care se bucură atât marca terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.
Dintre modalităţile de manifestare a relei credințe indicate s-a subliniat prin decizia de apel cea a creării unui avantaj comercial, prin profitarea de semnul preexistent, cu asigurarea posibilității de a se crea confuzie cu cea anterioară, care este astfel paralizată, sub o aparenţă de legalitate.
În aceste condiţii, nu se mai impunea analiza în sensul imputat de către pârâta-recurentă, cu privire la folosirea efectivă a mărcii pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, după data înregistrării cum susţine pârâta-recurentă, pentru înlăturarea forma intenției frauduloase de a bloca accesul reclamantei pe piaţă – nefiind necesar să fie verificate ambele circumstanțe de manifestare a relei-credinţe subliniate de instanţa de recurs.
Sub acest aspect sunt nerelevante înscrisurile depuse la dosar privind activităţile desfăşurate sub semnul în discuţie depuse la dosar de către pârâta-recurentă şi solicitate pentru a dovedi comportamentul onest, în sensul că nu a existat niciodată intenţia de parazitare a mărcii „I.”.
Cu privire la forma de manifestare a relei-credinţe reţinută de instanţa de apel, pârâta-recurentă a susţinut că prin înscrisurile depuse la dosar se face dovada că nu s-a intenţionat obţinerea unor avantaje economice prin profitarea de semnul preexistent – acte nerelevante faţă de argumentele reţinute sub acest aspect de instanţa de apel, în parte sub protecţia conferită de art. 315 C. proc. civ.
Astfel, s-a constatat că reprezentanţii pârâtei, specialişti în domeniul informatic, cunoşteau despre existenţa mărcii „I.” (reţinându-se chiar un grad de notorietate pentru aceştia de 100%) - urmând a se avea în vedere cele reţinute mai sus cu privire la acest considerent, sub protecția conferită de art. 315 C. proc. civ., precum şi faptul că s-a solicitat înregistrarea mărcii inclusiv pentru clasa 9 a Clasificării de la Nisa – singura protejată prin mărcile anterioare; că marca „I.P.” este scrisă cu caractere asemănătoare mărcii „I.”, cu o anumită grafie asemănătoare cu a mărcii „I.”, iar pârâta susține că numele mărcii vine de la inteligenţă şi profesionalism, dar nu explică de ce cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii reclamantei.
Toate aceste aspecte, apreciate ca relevante în susţinerea soluţiei, au capacitatea de a susţine probator concluzia instanţei şi înlătură astfel critica aferentă din recurs. În ceea ce priveşte faptul că s-a acordat relevanţă unor probatorii dintr-o perioadă cu mult anterioară datei de referinţă, acest aspect nu mai prezintă relevanţă atât timp cât s-a apreciat relevanţa acestora în susţinerea notorietăţii mărcilor anterioare pentru utilizatorul mediu – care nici nu a fost confirmată prin prezenta decizie, iar soluţia pentru motivul de nulitate în discuţie a fost susţinută şi pe alte argumente.
c. Considerente privind gradul de protecţie al mărcilor în conflict se regăsesc în motivarea deciziei, constatându-se existența unui grad de distinctivitate mai mare în favoarea celor deținute de reclamantă.
În ceea ce priveşte gradul de protecţie al mărcilor reclamantei, urmează a se avea în vedere cele reţinute mai sus, cu privire la motivul de anulare prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Relativ la marca pârâtei-recurentei s-a constatat că semnificaţia particulei distincte „P.” l-ar putea face să creadă pe consumatorul vizat că aceasta reprezintă o prescurtare a expresiei „profesionişti I.”. Chiar şi pârâta-recurentă susţine prin apărarea formulată un caracter descriptiv al particulei distincte din marca sa, ceea ce afectează gradul de distinctivitate şi atrage o protecţie mai slabă – se susţine astfel că există cuvântul "P." definit în DEX - dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană semnificaţie notorie şi o încărcătură socială.
În ceea ce priveşte distinctivitatea dobândită prin utilizarea după înregistrare, urmează a fi reţinute cele arătate mai sus sub acest aspect.
Pentru aceste argumente se confirmă decizia de apel privind anularea mărcii şi pentru acest motiv, inclusiv din perspectiva dispoziţiilor art. 315 C. proc. civ.
În consecință, în considerarea celor reținute în analiza motivelor de recurs referitoare la aplicarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) şi art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispozițiilor art. 304 pct. 5, pct. 9 și art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând respingerea recursului ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D I S P U N E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC I.I. SRL împotriva deciziei civile nr. 54A din data de 28 martie 2012 pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 1 octombrie 2013.
| ← ICCJ. Decizia nr. 3911/2013. Civil. Rectificare carte funciară.... | ICCJ. Decizia nr. 4165/2013. Civil → |
|---|
