ICCJ. Decizia nr. 1483/2014. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 1483/2014
Dosar nr. 39400/3/2009
Şedinţa publică din 20 mai 2014
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. 39400/3/2009, la data de 06 octombrie 2009, reclamanta B. SA a solicitat în contradictoriu cu pârâta A.F.T. A/S, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună interzicerea folosirii mărcii comunitare nr. xx - A. pe teritoriul României pentru produsele „lapte şi produse lactate” din clasa 29; cu cheltuieli de judecată.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 165 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 110 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 207/2009.
Pârâta A.F.T. A/S, prin mandatar R. SA, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca netemeinică a acţiunii formulate şi obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.
Pârâta A.F.T. A/S a invocat la data de 08 februarie 2011 excepţia inopozabilităţii drepturilor invocate de reclamanta ca nereprezentând drepturi anterioare, în acord cu dispoziţiile art. 110 şi 165 alin. (5) coroborate cu art. 8 din Regulamentul Consiliului (RC) nr. 207/2009 privind marca comunitară.
La data de 12 mai 2011, pârâta A.F.T. A/S, a depus la dosar cerere prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei A.F.T. A/S.
La data de 07 iunie 2011, reclamanta B. SA, a depus la dosar cerere prin care a solicitat în contradictoriu cu pârâţii A.F.T. A/S şi A.F.A., în temeiul art. 164 C. proc. civ., admiterea excepţiei conexităţii solicitând ataşarea Dosarului nr. 264461312011 prezentului dosar în vederea soluţionării lor împreună, de către instanţa mai întâi învestită.
Prin cererea conexă, formulată la data de 13 aprilie 2011, reclamanta a chemat în judecată pârâtele A.F.T. A/S şi A.F.A., solicitând instanţei să dispună interzicerea folosirii mărcii comunitare nr. xx - A. pe teritoriul României pentru produsele „lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile” din clasa 29.
Prin încheierea de şedinţă din data de 14 iunie 2011, tribunalul a respins ca neîntemeiate excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâta A.F.T. A/S; a admis excepţia conexităţii invocată de reclamanta B. SA şi a dispus conexarea Dosarului nr. 26446/3/2011 la Dosarul nr. 39400/3/2009.
Prin sentinţa civilă nr. 1636 din 04 octombrie 2011, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins ca neîntemeiate cererea principală şi cererea conexă şi a obligat reclamanta la plata către pârâte a echivalentului în RON al sumei de 6500 euro, cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta B. SA.
În dezvoltarea motivelor de apel, a susţinut apelanta reclamantă că, analizarea deciziei instanţei de fond a relevat faptul că aceasta a avut în vedere trei aspecte în luarea deciziei de a respinge acţiunea, şi anume: (1) inopozabilitatea drepturilor invocate de către apelanta-reclamantă ca nereprezentând drepturi anterioare, (2) existenţa în dreptul naţional a unor dispoziţii contrare care fac inaplicabil art. 110 şi respectiv art. 165 din Regulamentul 207/2009 şi (3) inexistenţa unei similarităţi între mărci precum şi inexistenţa unui risc de confuzie între acestea.
Aspectele prezentate mai sus sunt în fapt condiţii de aplicare ale art. 165 din Regulamentul 207/2009, concluzii care reies din analizarea coroborată a dispoziţiilor acestui articol, precum şi a dispoziţiilor art. 110 şi art. 8 din acelaşi act normativ.
După cum va rezulta din analiza tuturor acestor condiţii, susţine apelanta, instanţa de fond în mod eronat a concluzionat că acestea nu sunt îndeplinite în cauză.
1. Cu privire la excepţia inopozabilităţii drepturilor invocate de apelanta-reclamantă ca nereprezentând drepturi anterioare, soluţia de a se avea în vedere în mod absolut datele de depozit ale mărcilor în conflict, propusă de către instanţa de fond, nu poate fi primită deoarece se bazează pe o interpretare eronată a textelor legale relevante şi ignoră decizia Curţii de Apel invocate în cadrul acţiunii introductive.
Arată apelanta că art. 165 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, a avut drept scop să reglementeze potenţialele conflicte dintre drepturile deja existente în noile State Membre şi drepturile asupra mărcilor comunitare a căror efecte urmau să se extindă şi pe teritoriul acestor state, principiul de la care a pornit această reglementare a fost acela al respectării drepturilor deja existente pe teritoriul Statului Membru la momentul aderării.
Textul amintit a prevăzut posibilitatea tuturor titularilor de drepturi anterioare (definite în sensul acestui articol ca toate drepturile dobândite cu bună-credinţă înainte de data aderării) de a obţine prin intermediul instanţei interzicerea folosirii mărcii comunitare pe teritoriul respectivului Stat Membru.
Astfel, în cazul unui conflict între o marcă comunitară şi un drept naţional, anterioritatea nu se apreciază în termeni absoluţi, prin compararea datelor de depozit, ci în termeni relativi, în funcţie de data de aderare a respectivului Stat Membru. O soluţie contrară ar crea o situaţie inacceptabilă în care mărcile comunitare şi-ar produce efectele în noul Stat Membru înainte de data accesiunii, cu nesocotirea drepturilor deja dobândite în mod legal anterior aderării în respectivul Stat Membru.
A arătat apelanta că aprecierea instanţei de fond cu privire la cele două condiţii cumulative reţinute de aceasta nu poate fi de asemenea primită deoarece ar duce la un rezultat neintenţionat de către legiuitorul comunitar. Astfel, dacă se apreciază că, pe lângă condiţia obţinerii dreptului naţional anterior datei de aderare, este necesară îndeplinirea cumulativă a condiţiei anteriorităţii în termeni absoluţi ai dreptului naţional faţă de marca comunitară a cărei interzicere se solicită, rezultatul ar fi abrogarea implicită a art. 165 alin. (5).
Dacă aceasta era soluţia dorită de către legiuitor, nu mai era necesară reglementarea adusă prin intermediul art. 165 alin. (5), mergându-se pe principiile generale ce guvernează această materie.
Singura condiţie pentru aplicarea dispoziţiilor art. 165 alin. (5) este existenţa unui drept naţional obţinut cu bună-credinţă înainte de data aderării (în cazul în care mărcile sunt bineînţeles în conflict). Trimiterea la art. 110 şi respectiv la art. 8 sunt realizate doar pentru indicarea mijloacelor procedurale prin care interzicerea poate fi obţinută. Art. 165, un text destinat exclusiv problemelor aderării noilor State Membre, reglementează o anumită situaţie de fapt, făcând apoi trimitere la normele deja existente în cadrul Regulamentului de natură a pune în aplicare respectiva reglementare.
Definiţia drepturilor anterioare în aceasta situaţie specială este făcută chiar de către art. 165 alin. (5) ca fiind orice drept naţional obţinut cu bună-credinţă înainte de data aderării. Aşadar, trimiterea la art. 8 se referă doar la condiţiile de reţinere a unui conflict între drepturi (similaritate semne, similaritate produse/servicii, risc de confuzie) şi nu aşa cum propune instanţa de fond, la definiţia drepturilor anterioare, definiţie care nu este aplicabilă în această situaţie specială.
Cu privire la argumentul echităţii, invocat în cadrul apărărilor formulate în fond de intimatele-pârâte, apelanta reclamantă a susţinut că acesta nu poate fi primit deoarece, aşa cum s-a arătat anterior, prin reglementarea din art. 165 s-a urmărit păstrarea ordinii juridice interne a noului Stat Membru prin protejarea drepturilor deja obţinute înainte de aderare. Titularul mărcii comunitare nu este pus într-o situaţie dezavantajoasă, deoarece el nu avea niciun drept anterior aderării. Dimpotrivă, Regulamentul (CE) nr. 207/2009 prevede extinderea automată a efectelor mărcii comunitare, aceasta producându-şi efectele pe teritoriul noului Stat Membru, atâta timp cât titularul unui drept naţional obţinut anterior aderării nu solicită în instanţă interzicerea folosirii acesteia. Într-un astfel de caz, titularul mărcii comunitare nu se află deci în dezavantaj, deoarece el nu a avut niciodată vreun drept pe teritoriul Statului Membru respectiv.
Soluţia coexistenţei este o soluţie care se aplică în măsura în care titularul dreptului naţional obţinut înainte de aderare nu decide să solicite instanţei interzicerea folosirii mărcii comunitare. Aşadar, soluţia coexistenţei nu este una impusă de către lege, fiind lăsată la latitudinea titularului dreptului naţional dobândit anterior aderării.
2. Cu privire la existenţa în dreptul naţional a unor dispoziţii contrare care fac inaplicabil art. 110 şi respectiv art. 165 din Regulamentul nr. 207/2009, apelanta reclamantă arată că dispoziţia contrară este identificată de către instanţă în art. 38 din Legea nr. 84/1998 (în prezent art. 39 după republicarea legii), care stabileşte faptul că titularul unei mărci nu poate să interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială indicaţii care se referă la calitatea produsului sau orice alte caracteristici ale acestuia. Instanţa de fond a considerat că se face aplicabil în speţă acest articol deoarece se solicită interzicerea mărcii A. din cauza elementului verbal comun cu mărcile anterioare, respectiv „Ap.”, element care poate fi apreciat ca reprezentând o indicaţie care se referă la calitatea produsului.
Concluzia instanţei este eronată şi porneşte de la o premiză greşită. În primul rând, prin noţiunea de „dispoziţie contrară”, textul din art. 110 din Regulamentul 207/2009 se referă la o dispoziţie generală din cadrul legislaţiei naţionale care să se opună aplicării prevederilor acestui articol. Instanţa de fond nu identifică o astfel de dispoziţie generală, ci o dispoziţie care, în opinia instanţei, este aplicabilă doar în prezentul caz. Cu alte cuvinte în opinia instanţei, prevederile art. 110 sunt aplicabile în România, deoarece nu există o dispoziţie contară aplicării acestui articol în general, dar nu este aplicabil în prezentul caz datorită dispoziţiilor contrare ale art. 39 din Legea nr. 84/1998. În mod evident o astfel de interpretare nu poate fi primită.
Apelanta a susţinut că dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. b), nu au nicio legătură cu prezentul dosar în general şi cu atât mai mult cu folosirea de către intimatele-pârâte a mărcii A. în special.
3. Cu privire la inexistenţa unei similarităţi între mărci precum şi inexistenţa unui risc de confuzie între acestea:
3.1. Asupra caracterului distinctiv al mărcii anterioare aparţinând intimatelor-pârâte, apelanta susţine că într-adevăr, mărcile A.o. aparţinând apelantei-reclamante sunt construite din punct de vedere conceptual pornindu-se de la cuvântul de dicţionar „ap.”. Ca o consecinţă a acestei construcţii conceptuale, mărcile A.o. sunt într-o anumită măsură sugestive în legătură cu produsele alimentare pe care le protejează. Totuşi, aceste mărci nu descriu niciun fel de calitate, origine sau destinaţie a produselor protejate, având astfel un caracter distinctiv mai mult decât suficient pentru a se putea bucura de protecţie (valabilitatea acestor mărci nici nu a fost contestată de către intimatele-pârâte). Trebuie de asemenea reţinut faptul că gradul de distinctivitate nu se apreciază în mod abstract, ci în legătură directă cu produsele/serviciile protejate.
Aşadar, apelanta arată că, deşi nu se poate susţine că mărcile A.o. se bucură de o distinctivitate intrinsecă ridicată, acestea au totuşi un grad mediu de distinctivitate pentru produsele protejate, care le permite să fie înregistrate precum şi să se bucure de un grad de protecţie corespunzător.
Chiar dacă admite poziţia instanţei de fond, în sensul că mărcile A.o. se bucură doar de un grad scăzut de distinctivitate, care are ca rezultat un grad mai scăzut de protecţie, această constatare nu este de natură a afecta decizia finală a instanţei de fond în acest caz.
Un grad scăzut de distinctivitate poate avea ca rezultat obţinerea unei protecţii mai reduse, în sensul că această protecţie nu se poate întinde asupra unor produse similare, fiind de cele mai multe ori restrânsă la produse identice cu cele protejate de către marcă. În cazul de faţă, produsele protejate de către cele două mărci sunt identice, atât mărcile apelantei-reclamante cât şi marca intimatelor-pârâte fiind înregistrate şi folosite pentru „lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile”.
3.2. Cu privire la publicul relevant, instanţa de fond a considerat că, datorită particularităţii produselor de a fi perisabile, gradul de atenţie al consumatorul va fi unul ridicat.
Apelanta a contestat un asemenea punct de vedere, în opinia sa, gradul de atenţie a consumatorului relevant în speţă fiind unul redus, deoarece suntem în prezenţa unor bunuri de consum, cu un preţ în general scăzut şi care sunt achiziţionate în mod frecvent şi uzual de către un consumator mediu.
De altfel, în manualul OHIM privind practica în domeniul înregistrării mărcilor comunitare, este specificat faptul că în cazul produselor alimentare de bază publicul consumator relevant are un grad scăzut de atenţie. Concluzia manualului este bazată pe jurisprudenţa extensivă a OHIM dar şi a CJUE în acest domeniu, jurisprudenţă care a fost unitară în aprecierea gradului de atenţie ca fiind scăzut în cazul produselor de larg consum, inclusiv în cazul produselor alimentare de bază.
3.3. Susţine apelanta că prin analiza efectuată asupra riscului de confuzie, instanţa de fond a încălcat principiul aprecierii globale, principiu pe care tocmai instanţa l-a menţionat anterior în cadrul deciziei. Or, în aplicarea acestui principiu, instanţa de fond trebuia să stabilească în ce măsură, imaginea de ansamblu a celor două mărci este similară, având în vedere principiile statuate de jurisprudenţa europeană.
O astfel de analiză ar fi concluzionat că, deşi, sau poate tocmai pentru că cele două mărci sunt sugestive într-un sens identic, imaginea lor de ansamblu, chiar dominată de un element la rândul său sugestiv, este una extrem de asemănătoare, care este de natură a crea confuzie în mintea consumatorului mediu care, aşa cum a arătat CJUE, este pus de cele mai multe ori în situaţia de a alege un produs bazându-se, în mod exclusiv, pe imaginea mentală a produsului dorit. Această imagine mentală este de cele mai multe ori una mai puţin detaliată şi este influenţată în mod decisiv de elementele dominante ale mărcii produsului căutat.
Totodată, după cum s-a statuat în jurisprudenţa europeană (Cazul C-39/97 - Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.) aprecierea globală trebuie să aibă în vedere interdependenţa dintre diferitele elemente relevante, un grad mai mare de similaritate în ceea ce priveşte produsele putând compensa un grad mai mic de similaritate în ceea ce priveşte mărcile. Astfel, chiar dacă datorită unui presupus grad de distinctivitate redus, s-ar putea susţine un grad mai mic de similaritate în ceea ce priveşte mărcile în conflict, acesta ar fi cu uşurinţă compensat de gradul mare de similaritate (identitate în cazul de faţă) al produselor protejate.
De asemenea, slabul caracter distinctiv al unui element al unei mărci compuse nu semnifică în mod necesar că acel element nu poate reprezenta un element dominant din moment ce - datorită, în special, poziţiei sale în cadrul semnului - ar putea face impresie asupra consumatorilor şi să fie reţinut de către aceştia (vezi Cazul T-134/06 Xentral c. OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR 11-5213).
Mai mult, aşa cum a arătat şi mai sus, deşi caracterul distinctiv al mărcii anterioare trebuie luat în considerare în cadrul analizei riscului de confuzie, acesta este doar un element între altele antrenate în respectiva analiză. Astfel, chiar şi într-un caz privind o marcă anterioară cu slab caracter distinctiv, ar putea exista risc de confuzie în privinţa, în special, a unei similarităţi dintre semne şi dintre bunurile sau serviciile protejate (Cazul T-434/10 - Hrbek v OHIM, Cazul T-41/09 Hipp&Co KG v. OHIM - Beba v. Bebio).
Argumentul contrar ar face posibilă înregistrarea unei mărci conţinând un element care este identic sau similar cu cele ale unei mărci anterioare cu un slab caracter distinctiv, chiar şi în cazul în care celelalte elemente compunând marca sunt chiar mai puţin distinctive decât elementul comun şi în pofida unui risc conform căruia consumatorii ar crede că subtila diferenţă dintre semnele formând respectivele mărci reprezintă o variaţie în ceea ce priveşte natura bunurilor sau are originea în considerente de marketing, şi nu că indică bunuri provenind de la comercianţi diferiţi (ordinul din 27.04-2007 în Cazul C-235/05 P L"Oreal c. OHIM, nepublicat în ECR, parag. 45). Chiar dacă s-ar presupune că termenul „ap.” ar putea fi considerat a fi sugestiv în legătură cu bunurile în cauză, şi că, în consecinţă, marca anterioară ar putea fi ea însăşi percepută drept a avea un slab caracter distinctiv, natura identică a serviciilor protejate de mărcile supuse discuţiei în acest caz la care se face referire în parag. (14) al deciziei contestate, precum şi gradul de similaritate între respectivele mărci, analizate cumulativ, se dovedesc a fi suficient de ridicate pentru a justifica concluzia că există risc de confuzie (în acest sens vezi şi Cazul T-260/08 - Indo Internacional v OHIM).
Un ultim element pe care instanţa de fond l-a menţionat în motivarea deciziei sale a fost existenţa mărcii comunitare nr. zz – A.o. considerând că, coexistenţa acesteia cu marca comunitară A. aparţinând A.F. este un indiciu al inexistenţei unui risc de confuzie. După cum se ştie, sistemul înregistrării mărcilor comunitare nu presupune o examinare ex officio a cererilor pentru motive relative de refuz. O astfel de examinare se face doar în măsura în care titularul unei mărci anterioare consideră că dreptul său a fost încălcat şi decide să formuleze o opoziţie. O astfel de decizie este bazată pe un set întreg de raţiuni de ordin economic, juridic şi de oportunitate şi care sunt specifice fiecărui caz în parte. Decizia unui titular de a nu face opoziţie nu poate fi interpretată ca o dovadă a lipsei existenţei riscului de confuzie între două mărci.
4. Alte aspecte relevante pentru dezlegarea cauzei
Aşa cum apelanta a arătat prin cererea de chemare în judecată, intimatele-pârâte sunt şi titularele unei mărci internaţionale (MI nr. CC - A.) având România ca ţară desemnată.
Împotriva înregistrării în România a acestei mărci a formulat opoziţie în faţa OSIM apelanta-reclamantă, opoziţie bazată pe aceleaşi mărci A.o. pe care se bazează şi prezenta cerere de chemare în judecată.
La data depunerii acţiunii, opoziţia nu fusese soluţionată de către OSIM. Decizia Comisiei de Opoziţii a fost transmisă în cursul procedurilor în faţa instanţei de fond, aceasta fiind depusă la dosar. OSIM a considerat că cele două drepturi sunt similare, protejează produse identice şi există un risc de confuzie în cadrul publicului consumator, opoziţia fiind astfel admisă. Aşadar, suntem în prezenţa unei decizii într-un caz identic, în care OSIM a constatat existenţa conflictului între mărcile aflate în discuţie.
Astfel, în momentul de faţă, sunt depuse la dosar două decizii (una a Tribunalului din Praga şi una a OSIM), în cazuri identice, ambele soluţionate în favoarea apelantei-reclamante, în sensul reţinerii conflictului dintre mărcile analizate. De asemenea, cum a arătat prin acţiunea introductivă, deciziile Oficiilor din Cehia şi Slovacia, având ca obiect opoziţiile formulate la înregistrarea mărcii internaţionale nr. CC - A. sunt de asemenea în favoarea apelantei-reclamante. Avem astfel patru decizii, în cazuri identice, din trei jurisdicţii diferite care au ajuns la aceeaşi concluzie, favorabilă apelantei-reclamante din prezenta speţă. În acelaşi timp, nu avem nicio decizie contrară într-un astfel de caz. Practic, în toate jurisdicţiile unde mărcile A.o. aparţinând apelantei-reclamante sunt protejate a fost refuzată înregistrarea sau interzisă folosirea mărcii A. aparţinând intimatelor-pârâte. Aceste decizii sunt în opinia apelantei relevante şi trebuie luate în considerare în dezlegarea prezentei cauze.
Intimatele-pârâte A.F.T. A/S şi A.F.A. au formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat şi obligarea apelantei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată.
Prin decizia civilă nr. 145A din 11 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul că a admis cererea principală şi cererea conexă, a interzis pârâtelor A.F.T. A/S şi A.F.A. folosirea mărcii comunitare nr. xx - A. pe teritoriul României pentru produsele „lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile” din clasa 29. A obligat pârâtele să plătească reclamantei sumele de 47,6 RON şi 3825 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.
În motivarea deciziei s-au reținut următoarele.
Prima chestiune ce se impune a fi examinată, în ordinea logică a raţionamentului dedus judecăţii de apelanta reclamantă, este chestiunea aplicabilităţii la speţă a dispoziţiilor Regulamentului nr. 207/2009, art. 165 alin. (5) coroborat cu art. 110.
Din formularea alin. (5) al art. 165, rezultă cu claritate că singurele cerinţe impuse de această normă sunt acelea ca marca anterioară (prin aceasta înţelegându-se marca naţională în considerarea căreia se cere interzicerea folosirii mărcii comunitare) să fi fost: 1. înregistrată, solicitată sau obţinută cu bună-credinţă în noul stat membru 2. înainte de data aderării respectivului stat membru.
Buna-credinţă a apelantei reclamante la înregistrarea mărcilor sale nu a fost contestată în speţă, fiind deci prezumată a exista până la proba contrară.
Curtea de apel a constatat că art. 165 coroborat cu art. 110 din Regulament nu impun o altă condiţie de anterioritate decât aceea dată de însuşi conţinutul lor: ca înregistrarea mărcii naţionale în temeiul căreia se cere interzicerea utilizării mărcii comunitare să existe la data aderării statului respectiv la Uniune, adică la momentul extinderii efectelor mărcii comunitare pe teritoriul acelui stat membru.
Dispoziţiile art. 165 alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 207/2009, coroborate cu principiul efectului direct al regulamentului, conduc la concluzia că efectul extinderii pe teritoriul României a protecţiei mărcii comunitare înregistrate sau depuse spre înregistrare s-a produs cu începere de la data aderării, 1 ianuarie 2007, iar acest efect se produce exclusiv pentru viitor, în virtutea principiului neretroactivităţii actelor normative, recunoscut şi în dreptul comunitar.
Ulterior aderării, drepturile dobândite prin înregistrare la nivel naţional sunt pe deplin valabile şi continuă să producă efecte, iar soluţia conflictului dintre o marcă comunitară şi una naţională identice sau similare, înregistrate pentru produse/servicii identice sau similare, nu poate fi aceea a comparării datelor de depozit, cum susţin intimatele-pârâte, deoarece ar însemna că o marcă comunitară produce, pe teritoriul României, efecte anterior aderării, aşadar pentru trecut, pentru că numai în acest fel ar putea reprezenta o marcă anterioară cererii de înregistrare a mărcii naţionale.
Or, în niciun caz nu se poate considera că aceasta a fost intenţia legiuitorului comunitar, de a lipsi de efecte mărcile naţionale înregistrate pe teritoriile statelor membre la data aderării, fiind pertinentă susţinerea apelantei-reclamante în sensul că Regulamentul a urmărit identificarea unei soluţii pentru conflictul între mărcile în discuţie, care să nu lipsească total de efecte pe niciuna dintre acestea.
Curtea de apel nu a reţinut argumentul intimatelor-pârâte în sensul că dispoziţiile analizate impun şi cerinţa ca marca naţională anterioară să aibă data de depozit anterioară datei de depozit a mărcii comunitare, deoarece o asemenea interpretare ar duce tocmai la concluzia, inacceptabilă, de a conferi efecte mărcii comunitare pe teritoriul statului membru pentru trecut, adică anterior aderării.
Or, cum s-a subliniat, această concluzie nu poate fi primită. De altfel, soluţia ar atrage caracterul neprevizibil al legislaţiei şi ar da naştere arbitrariului, de vreme ce ar permite ca o marcă comunitară să primească efecte pe teritoriul statului membru pentru trecut, deci pentru o perioadă în care acesta nu aderase la Uniunea Europeană.
În plus, a reţinut Curtea de apel că soluţia rezultă şi din interpretarea per a contrario a prevederilor art. 165 alin. (5) din Regulament, în sensul că protecţia dreptului la marcă dobândit anterior aderării într-un nou stat membru (sau efectul cererii de înregistrare depuse anterior) este recunoscută, ca regulă, şi după data aderării, din moment ce, pe baza acestui drept, se poate solicita interzicerea utilizării mărcii comunitare pe teritoriul statului respectiv, iar în situaţiile în care marca naţională a fost înregistrată anterior aderării, după aderare, aceasta coexistă pe teritoriul acelui stat cu marca comunitară, nulitatea celei dintâi putând fi solicitată doar pentru reaua-credinţă a titularului mărcii naţionale, nu şi pentru motive decurgând din preexistenţa mărcii comunitare.
În consecinţa acestor argumente, a reţinut Curtea de apel că în mod greşit a dezlegat prima instanţă chestiunea privind aplicabilitatea la speţă a prevederilor analizate, constatând că se impune a se avea în vedere datele de depozit ale mărcilor în conflict.
În privinţa apărării pârâtelor în sensul că dispoziţia din dreptul intern care poate fi invocată pentru a interzice utilizarea unei mărci naţionale (în sensul tezei finale a art. 110 alin. (2) din Regulamentul nr. 207/2009) este reprezentată de art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (în forma sa republicată), Curtea a constatat că şi aceasta a fost în mod greşit apreciată de prima instanţă.
Curtea a reţinut că această normă este situată în lege în Capitolul VI - „Drepturi conferite de marcă”, succesiv art. 36 şi art. 37 (care reglementează drepturile exclusive izvorâte din înregistrarea mărcii, respectiv din formularea cererii de înregistrare, în raport cu terţii care utilizează semnul protejat) şi art. 38, care reglementează limite ale acestor drepturi exclusive, la fel ca şi art. 39, în discuţie.
Din economia reglementării rezultă cu claritate că textele se referă la protecţia mărcii în raport cu terţii care utilizează semnul protejat fără drept şi presupune, ca premisă faptică, existenţa unei mărci înregistrate (sau a unei cereri de înregistrare, pentru ipoteza art. 37) şi folosirea acesteia de către un terţ, pentru acesta din urmă marca fiind doar un semn.
Or, art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege nu este aplicabil pentru protecţia unui semn neînregistrat sau a unei particule dintr-o marcă, care să îmbrace forma unei „indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă”.
Mai mult decât atât, Curtea de apel a reţinut că reclamanta nu a solicitat interzicerea ca pârâta să utilizeze o astfel de indicaţie (în opinia pârâtei particula „ap.” reprezentând un asemenea element), ci a solicitat interzicerea utilizării mărcii A.
În acest context, norma reţinută de prima instanţă ca opunându-se la formularea acţiunii întemeiată pe art. 165 alin. (5) şi art. 110 din Regulamentul nr. 207/2009 nu îndeplineşte o asemenea condiţie, deoarece nu împiedică solicitarea de interzicere a utilizării mărcii, ci se opune unei cereri ce tinde la restricţia utilizării unui element cu valoare de indicaţie care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă.
În continuare instanța de apel a trecut la verificarea îndeplinirii celorlalte cerinţe ale art. 165 alin. (5) şi art. 110 din Regulament pentru interzicerea utilizării mărcii comunitare A.
În privinţa similarităţii mărcilor în conflict şi a produselor sau serviciilor pentru care sunt înregistrate, Curtea a reţinut că mărcile reclamantei apelante A.o. sunt mărci naţionale, una dintre acestea fiind verbală (nr. 94364, dată de depozit 27 decembrie 2005), iar celelalte combinate (A.o. super cremo nr. 94365, dată de depozit 20 noiembrie 2006, A.o. super cremo nr. 94366, dată de depozit 20 noiembrie 2006, A.o. o plâcere proaspătă smântănă, nr. 94367, dată de depozit 20 noiembrie 2006, A.o. Kidiboo, nr. 94368, dată de depozit 20 noiembrie 2006), toate înregistrate pentru produse din clasa 29 din clasificarea de la Nisa - lapte, brânză şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
Marca pârâtelor intimate nr. xx - A. este o marcă comunitară verbală, înregistrată pentru produse din clasa 29 (lapte şi produse din lapte; uleiuri şi grăsimi comestibile) şi 30 (produse din cereale, pâine; sosuri <condimente>; alimente gata preparate şi gustări incluse în această clasă) din Clasificarea de la Nisa.
Nu se impune nicio discuţie din perspectiva produselor pentru care cele două mărci justifică protecţia, reclamanta apelantă solicitând interzicerea folosirii mărcii A. exclusiv pentru produsele „lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile” din clasa 29, în acest plan fiind îndeplinită cerinţa identităţii de produse.
Sub aspectul similarităţii mărcilor în conflict, Curtea reţine că acestea au în comun au elementul verbal „ap.”, a cărui valoare în ansamblul distinctivităţii semnului a făcut obiectul disputei în cauză.
În opinia instanţei de apel sunt pertinente argumentele ambelor părţi: pe de o parte este adevărată susţinerea intimatelor pârâte că acest element reprezintă rădăcina cuvântului „ap.”, iar cuvântul în sine este descriptiv, conferind un caracter sugestiv mărcii, dar pe de altă parte este la fel de adevărată şi susţinerea apelantei reclamante în sensul că acesta este elementul dominant al mărcii, ceea ce atrage stabilirea similarităţii cu marca pârâtelor, A.
Nu este fondat argumentul intimatelor pârâte în sensul că marca este formată dintr-o expresie generică, cu caracter descriptiv, care ar lipsi astfel de protecţie mărcile reclamantei, deoarece, deşi un anume caracter descriptiv se reţine, prin adăugarea sufixului „to”, elementul verbal al mărcii A.o. capătă distinctivitate.
Împrejurarea că marca este protejată pentru produse din categoria alimentelor nu atrage de plano caracterul descriptiv al mărcii, cu negarea totală a oricărei protecţii, cum susţin intimatele pârâte, ci este de natură a restrânge protecţia, sub aspectul criteriilor de apreciere asupra similarităţii şi a riscului de confuzie.
De asemenea, se impune a fi înlăturat argumentul intimatelor pârâte în sensul că distinctivitatea mărcilor reclamantei apelante este dată de elementele figurative care însoţesc elementul verbal şi că în acest context se impune ca protecţia să nu îl privească pe acesta din urmă, deoarece cel puţin una dintre mărcile apelantei este marcă verbală, astfel încât în considerarea invocării acesteia se impune verificarea similarităţii şi exclusiv în planul elementelor verbale.
Reţinând deci că mărcile în conflict au o particulă comună în elementul verbal, Curtea constată că diferenţa rezultând din adăugarea unui sufix nu este de natură a diferenţia categoric mărcile din punct de vedere auditiv, A.o. şi A. fiind similare din acest punct de vedere.
Curtea a avut în vedere criteriile de apreciere a similarităţii conturate în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, unde s-a statuat că „aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce priveşte similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând cont în special de elementele lor distinctive şi dominante. Percepţia asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privinţă, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca un tot şi nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia” (a se vedea în acest sens Sabel-Puma C-251/95, punctul 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer Case C-342/97, punctul 25, Medion, punctul 28, Mülhens/OAPI, punctul 19).
În acelaşi timp, Curtea a statuat că „Această apreciere globală implică o anumită interdependenţă a factorilor luaţi în considerare şi în special a similitudinii mărcilor şi a celei a produselor sau serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci şi invers” (Hotărârea Curţii din 13 septembrie 2007, Il Ponte Finanziaria/OAPI, C-234/06 P, Rep., p. I-7333, punctul 48, a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotărârea Canon, punctul 17).
La nivel conceptual se constată că acelaşi caracter sugestiv pentru produsele din categoria alimentelor este întâlnit în cazul ambelor mărci, atât A.o., cât şi A. sugerând că produsele pe care le însoţesc sunt gustoase, apetisante.
Din punct de vedere vizual, deşi mărcile combinate ale reclamantei conţin numeroase alte elemente care să îi adauge distinctivitate (cum au susţinut intimatele-pârâte), în cazul mărcii verbale A.o. comparaţia cu marca (verbală) A. nu ridică probleme de analiză. În condiţiile în care cel puţin una dintre mărcile invocate de reclamanta apelantă întruneşte cerinţele referitoare la similaritatea semnelor şi a produselor, nu prezintă relevanţă împrejurarea că nu toate mărcile de care se prevalează reclamanta îndeplinesc aceleaşi condiţii.
Constatând, deci, existenţa unei similarităţi între mărci, se impune analizarea modului de percepţie de către publicul relevant, reţinut fiind deja că acesta are în vedere imaginea de ansamblu şi nu diferenţele nesemnificative, mai ales în cazul produselor alimentare, al căror mod de comercializare are drept specific că produsele ce poartă cele două mărci se vor găsi rareori împreună în câmpul vizual al consumatorului.
Astfel, potrivit aceleiaşi jurisprudenţe europene, „În vederea aprecierii globale a riscului de confuzie, consumatorul mediu al produselor vizate este prezumat a fi normal informat şi suficient de atent şi de avizat. Pe de altă parte, trebuie să se ia în considerare faptul că numai rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct diferitele mărci, trebuind să se bazeze pe imaginea imperfectă a acestora pe care a păstrat-o în memorie. Trebuie să se aibă în vedere şi faptul ca nivelul de atenţie al consumatorului mediu poate varia în funcţie de categoria de produse sau servicii în cauză” (Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2004, BMI Bertollo/OAPI – Diesel (DIESELIT), T-186/02).
În consecinţă, nivelul de atenţie a consumatorului variind în funcţie de categoria de produse sau servicii cărora marca li se aplică, instanţa reţine că produsele alimentare din categoria lactatelor, deşi sunt alimente uşor perisabile, cum susţin intimatele, sunt produse de valoare mică şi nu impun publicului relevant un grad ridicat de atenţie, astfel încât probabilitatea ca acesta să considere că produsele au o legătură cu marca anterioară este ridicată.
Împrejurarea că produsele alimentare în discuţie sunt uşor perisabile atrage o atenţie sporită a consumatorului cu privire la celelalte calităţi ale produsului (cum sunt prospeţimea, termenul de garanţie), în schimb implică şi achiziţionarea unei cantităţi mici din produsul respectiv, deci de o valoare redusă, ceea ce este de natură a scădea gradul de atenţie la originea produsului.
Asociind acestor constatări cele statuate de instanţa europeană, mai sus reproduse, în sensul că gradul scăzut de similaritate între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între mărci şi invers, Curtea constată că, deşi este real că asemănarea între mărci nu este foarte accentuată, acest criteriu de apreciere a riscului de confuzie este compensat de identitatea produselor cărora mărcile li se aplică.
Concluzia, care are în vedere atât similaritatea conceptuală şi auditivă a mărcilor în contextul unei distinctivităţii medii a ambelor mărci, dar şi modul de percepere de către publicul relevant, este că între cele două mărci în conflict există un grad de similaritate suficient pentru a da naştere riscului de confuzie, astfel cum a fost definit de hotărârile mai sus citate.
Curtea de apel nu a considerat determinante pentru dezlegarea raportului juridic dedus judecăţii argumentul derivat din coexistenţa pe piaţă a altor mărci care conţin elementul „ap.”, deoarece, cum s-a arătat, aprecierea asupra riscului de confuzie, ce include şi riscul de asociere, se face în raport de ansamblul global al celor două mărci, de publicul relevant cărora li se adresează produsele sau serviciile pentru care marca este protejată.
Prin urmare, din existenţa şi a altor mărci care conţin particula „ap.” pe piaţă nu poate rezulta concluzia că şi marca pârâtelor intimate trebuie să urmeze acelaşi regim juridic, analiza cu privire la similaritatea acelor mărci cu mărcile reclamantei nefăcând obiectul discuţiei în speţă.
Nici hotărârile pronunţate în alte jurisdicţii nu au rol determinant în lanţul logico-juridic ce fundamentează hotărârea instanţei, în primul rând pentru că majoritatea acelor proceduri sunt încă în curs de desfăşurare, nefiind finalizate.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs A.F.T. A/S şi A.F.A.
În motivarea recursului s-au arătat următoarele.
Instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit dispoziţiile Regulamentului CE nr. 207/2009 privind marca comunitară întrucât a omis să coroboreze prevederile art. 165 alin. (5) şi ale art. 110 din Regulament cu art. 8 din acelaşi regulament, text care se referă la definirea mărcilor anterioare.
Prevederea din art. 165 alin. (5) potrivit căreia se poate interzice utilizarea unei mărci comunitare în baza unei "mărci naţionale sau a unui alt drept anterior" este o prevedere care în fapt vizează în mod exclusiv o situaţie conflictuală nouă, apărută odată cu aderarea unui nou stat membru și se referă la crearea unei situaţii de echilibru în cadrul existenţei unor conflicte între mărcile naţionale şi cele comunitare.
Rezultă din aceste prevederi legale că mai multe condiţii trebuie îndeplinite pentru a fi aplicabile dispoziţiile art. 110 CTMR:
1. marca naţională a fost depusă la înregistrare sau înregistrată în noul stat membru înainte de data de aderare a acestui stat - condiţie ce rezultă din prevederile art 165 alin. (5). Această condiţie apare ca fiind îndeplinită în cadrul prezentei cauze întrucât intimata-reclamantă B. SA invocă drepturi ce beneficiază de protecţie din anul 2005 şi respectiv 2006, deci anterior datei de aderare a României la Uniunea Europeană.
2. marca comunitară trebuie să-şi fi extins efectele pe teritoriul statului membru - României - ulterior datei de protecţie a mărcii naţionale - condiţie ce rezultă din prevederile aceluiaşi art. 165 alin. (5). Şi această condiţie este îndeplinită deoarece România a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007.
3. marca naţională să reprezinte un drept anterior (condiţie ce rezultă atât din prevederile art. 165 alin. (5) cât şi din prevederile art. 110 în sensul art. 8 alin. (2). Adică să aibă o dată de depozit anterioară datei de depozit a mărcii comunitare. Această condiţie nu este îndeplinită în cauză de vreme ce marca comunitară beneficiază de protecţie din anul 1996 având deci o dată de depozit anterioară datei de depozit a mărcilor naţionale protejate din 2005 sau 2006.
Se poate observa că modalitatea în care legiuitorul comunitar a formulat textul art. 165 alin. (5) nu este întâmplătoare întrucât a preferat să utilizeze noţiunea de "marcă anterioară sau alt drept anterior", interpretarea sistematică a înţelesului dispoziţiilor art. 165 alin. (5) făcând astfel necesară raportarea la art. 8 din Regulament, care se referă la definirea mărcilor anterioare. Dacă nu dorea să facă o asemenea specificare, legiuitorul comunitar ar fi putut utiliza doar noţiunea de "marcă înregistrată înainte de data aderării".
În ceea ce priveşte interpretarea art. 8 din Regulament, acesta defineşte noţiunea de "drept anterior" astfel cum rezultă cu claritate din modalitatea de formulare a acestuia. Astfel fiind, prima instanţă de fond a concluzionat corect în sensul că anterioritatea dreptului se apreciază prin raportare la momentul datei de depozit a mărcilor aflate în conflict şi nu prin raportare la momentul aderării României la Uniunea Europeană.
Cu privire la existenţa în dreptul intern a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. b) care fac inaplicabile art. 110 şi 165 din Regulamentul CE nr. 207/2009, recurentele au arătat că textul art. 110 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede ca dispoziţiile interne din statul membru unde se solicită aplicarea normei comunitare să nu cuprindă o dispoziţie contrară. În cauză există dispoziţii naţionale contrare ce fac inaplicabile dispoziţiile art. 110 din Regulament și anume art. 38 alin. (1). Lit. b) din Legea nr. 84/1998.
Interpretarea de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit b) din Legea nr. 84/1998 este eronată.
Dispoziţiile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice reprezintă o prevedere generală potrivit căreia nu este posibilă interzicerea utilizării unor elemente verbale care se referă la calitatea produsului respectiv. Practic, ceea ce se solicită prin intermediul prezentei acţiuni este interzicerea utilizării mărcii comunitare A. tocmai datorită elementului verbal comun mărcilor a căror anterioritate o reclamă - respectiv "ap." - element pe care îl apreciem ca reprezentând o indicaţie ce se referă la calitatea produselor, prin raportare şi la natura produselor protejate de mărcile în conflict. Nu se poate susţine existenţa în cauză a unei confuzii între folosirea mărcii înregistrate A. şi folosirea indicaţiei descriptive "ap.".
La baza conflictului dintre mărcile A.o. şi A. se află tocmai indicaţia descriptivă "ap.". Caracterul generic al elementului "ap.", reținut chiar în decizia recurată, conduce la concluzia că A.o. face parte din categoria mărcilor slabe, formate din expresii generice care desemnează caracteristici generale ale produsului folosite uzual în comerţ în acelaşi sens, chiar instanţa de apel reţine că mărcile A.o. au caracter descriptiv şi un grad de protecţie mai restrâns sub aspectul criteriilor de apreciere a similarităţii şi a riscului de confuzie.
Instanţa de apel a interpretat eronat dispoziţiile ce se referă la noţiunea de risc de confuzie și risc de asociere între mărcile naţionale A.o. și marca comunitara A. omiţând să analizele şi să ţină seama de criterii esenţiale pentru evaluarea acestui risc.
a. Instanţa de apel face o greşită aplicare a prevederilor legale în ceea ce priveşte analiza riscului de confuzie între mărci neţinând seama de toţi factorii relevanţi în aprecierea acestui risc și în special de consecinţele caracterului generic al elementului verbal "ap.".
Instanţa de apel a omis să ia în considerare toţi factorii relevanţi în cauză, astfel cum au fost în repetate rânduri enunţaţi de una din cauzele diriguitoare la nivel comunitar în această materie, decizia Curţii de Justiţie a Comunităților Europene din 11 noiembrie 1997 în cauza Sabel-Puma Case C- 251/95, OJ OHIM No 1/1998, şi anume: gradul de distinctivitate al mărcilor, caracterul dominant al elementelor componente ale acestora, identitatea produselor, similaritatea dintre cele două mărci, toate acestea din perspectiva consumatorului obişnuit, rezonabil de bine informat, de circumspect şi de atent.
Instanţa nu a aplicat în mod corect în cauză principiile statuate de practica europeană. Deși, pe de o parte, instanţa a menţionat descriptivitatea elementului verbal "ap.", precum și faptul că mărcile A.o. au un grad de protecţie mai restrâns, totuşi, pe de altă parte, aprecierea similarităţii și a riscului de confuzie între mărci este efectuată ca și cum mărcile A.o. ar avea un grad de distinctivitate mediu.
Instanţa de apel reţine similaritatea auditivă şi vizuală cu motivarea că mărcile în conflict au o particulă comună în elementul verbal - particula "ap.", despre care aminteşte tangenţial că este în sine descriptivă, fără însă a conferi finalitate acestui considerent - respectiv aceea a acordării unui grad foarte redus de protecţie pentru partea generică din componenţă mărcilor A.o., la o întindere a protecţiei foarte restrânsă pentru aceste mărci ce conţin elementul descriptiv menţionat și la evaluarea similarităţii și a riscului de confuzie prin prisma unor criterii mai puţin restrânse.
Instanţa de apel nu a ţinut seama de toţi factorii relevanţi în cauză, interpretând legea eronat și a ajuns la o concluzie greşită. Caracterul generic al elementului "ap.", care este dominant în cadrul mărcilor A.o. (aspecte reţinute totuşi în decizia recurată), conduce la concluzia că mărcile A.o. sunt mărci foarte slabe, formate din expresii generice care desemnează caracteristici generale ale produsului și care sunt folosite în mod uzual în comerţ.
Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie a arătat în repetate rânduri faptul că mărcile care au un caracter distinctiv puternic, datorită elementelor componente (distinctivitate "per se") se bucură de o protecţie mai largă decât mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut. În cadrul acestei evaluări, este necesar să se ţină cont, în special, de caracteristicile intrinseci ale mărcii, inclusiv dacă conţine sau nu elemente descriptive pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată. Aşadar, cu cât nivelul de distinctivitate al mărcii anterioare este mai mare, cu atât mai puternică va fi protecţia de care beneficiază aceasta şi vice-versa, dacă gradul de distinctivitate al mărcii este redus, atunci protecţia conferită trebuie să fie mai mică. Mărcile care au caracter distinctiv limitat au o capacitate mai redusă de a servi ca indicator al originii produselor. Aprecierea unui caracter distinctiv limitat al mărcii anterioare poate constitui un argument că o confuzie a mărcii cu un alt semn este mai puţin probabil să apară în cazul mărcilor slabe decât în cazul mărcilor cu caracter distinctiv mai puternic.
b. În ceea ce priveşte analiza similarităţii mărcilor critică modul în care instanţa de apel a interpretat şi aplicat principiile de analiză a similarităţii, precum şi faptul că a omis luarea în considerare a caracterului distinctiv limitat al mărcilor anterioare A.o. Ca urmare a faptului că mărcile naţionale A.o. sunt mărci slabe şi au caracter distinctiv limitat, apreciază că elementele care diferă în cadrul mărcilor supuse analizei sunt apte a le diferenţia din punct de vedere vizual şi fonetic.
c. În determinarea publicului relevant şi a gradului de atenţie al acestuia cu privire la produsele alimentare din clasa 29 instanţa de apel nu a interpretat şi aplicat corect principiile statuate de practica CJCE în prezenta cauză. În considerentele deciziei recurate, instanţa reţine că nivelul de atenţie a consumatorului variază în funcţie de categoria de produse sau servicii cărora marca li se aplică, omiţând să ia în considerare un criteriu esenţial enunţat de practica CJCE - şi anume gradul de distinctivitate al mărcii.
Este unanim recunoscut faptul că determinarea publicului relevant pentru produsele alimentare din clasa 29 precum şi gradul său de atenţie se analizează în relaţie directă cu gradul de distinctivitate al mărcii. În acest sens, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie a reţinut că gradul de distinctivitate al mărcii este un factor esenţial care trebuie luat în considerare atunci când se stabileşte dacă similaritatea dintre semne sau între produse şi servicii este suficientă pentru a da naştere unui risc de confuzie. Curtea Europeană de Justiţie a enunţat criteriile esenţiale în funcţie de care trebuie analizat caracterul distinctiv al unei mărci, precizând că: "distinctivitatea sau caracterul descriptiv al unei mărci trebuie să fie analizate: în primul rând prin referire la produsele și serviciile pentru care se solicită protecţia mărcii și în al doilea rând în baza modului de percepţie a mărcii de către publicul relevant".
Cât priveşte produsele din clasa 29, aplicând criteriile enunţate mai sus şi având în vedere faptul că mărcile A.o. aparţinând intimatei-reclamante sunt protejate pentru „lapte, brânză şi produse lactate" din clasa 29, astfel cum a apreciat şi prima instanţă de fond, - a.o. - reprezintă un cuvânt cu un înţeles semantic cunoscut și uzual folosit de concurenți pentru astfel de produse și nu un cuvânt fictiv sau fantezist. Rezultă că elementul verbal "ap." este complet lipsit de distinctivitate în raport cu produsele din clasa 29, întrucât transmite în mod incontestabil informaţii cu privire la calitatea produselor.
Mai mult decât atât, după cum în mod corect a reţinut prima instanţa de fond, modul de percepţie a mărcii de către publicul relevant este determinat de natura produselor din clasa 29 ”lapte, brânză şi produse lactate", care sunt produse mai rapid perisabile, iar această calitate impusă de natura produsului determină consumatorul să fie atent în alegerea acestor produse prin verificarea datei fabricaţiei şi a datei de expirare a produsului care sunt înscrise pe ambalaj. Pe acest aspect, instanţa de apel reţine că "împrejurarea că produsele alimentare în discuţie sunt uşor perisabile atrage o atenţie sporită a consumatorului cu privire la celelalte calităţi ale produsului (cum sunt prospeţimea şi termenul de garanţie)" fapt ce atrage implicit și o atenţie sporită asupra ambalajului produselor în discuţie, pe care sunt menţionate informaţiile căutate şi pe care se indică inclusiv tipul produsului comercializat. Recurenta produce brânză „A." (un mix de brânză similara brânzei greceşti feta şi diferită substanţial de produsul intimatei-reclamante care este o brânză topită ce se întinde pe pâine) şi o comercializează în multe state ale Uniunii Europene de foarte multă vreme. În plus, marca „A." este utilizată pe produs împreună cu propriul design de ambalaj care este complet diferit de ambalajul produselor intimatei-reclamante.
Nu este corectă aprecierea instanţei conform căreia produsele uşor perisabile implică achiziţionarea unei cantităţi mici, deci o valoare redusă, de natură a scădea gradul de atenţie al consumatorilor. O atare concluzie a instanţei nu este justă pentru că se are în vedere numai criteriul preţului scăzut al produsului, fără a fi coroborat cu celelalte criterii relevante în cauză, respectiv atenţia la ambalaj, la termenul de garanţie, la tipul produsului (feta/brânză topită), la aşezarea produselor pe raft care, datorită naturii produselor (feta/brânză topită) determină plasarea lor în secţiuni diferite ale vitrinelor frigorifice, între produsele de acelaşi tip dar purtând mărci diferite (în hipermarketuri produsele sunt aşezate pe categorii generale, în diverse zone ale vitrinei frigorifice) etc. Pentru determinarea gradului de atenţie a consumatorului relevant al produselor din clasa 29 toate aceste criterii de apreciere trebuie avute în vedere în mod unitar prin aplicarea principiului interdependenţei factorilor, nicidecum desprinse din context, interpretate şi apreciate în mod izolat.
Din coroborarea acestor criterii, chiar şi în condiţiile unui preţ mai scăzut al produselor, în cauză prevalează ca importanţă pentru consumatori criteriul perisabilităţii produselor ce antrenează un grad sporit de atenţie al acestora, din considerente ce ţin atât de protecţia consumatorilor, cât şi pentru evitarea unor eventuale probleme de sănătate.
Într-o decizie de speţă relevantă pentru prezenta cauză (GURMET vs. LE GOURMET) care se referă tot la produse alimentare din clasele 29 şi 30, Comisia de Opoziţii OSIM a reţinut: "experienţa arată că produsele alimentare sunt alese în mod direct de către consumatori, care aleg produsele de pe rafturile supermarketurilor, aspectul vizual fiind decisiv în determinarea riscului de confuzie pentru consumatori". Drept urmare, însăşi natura produsului comercializat impune consumatorului rezonabil de atent să acorde o mai mare atente informațiilor de pe ambalaj, fapt ce susţine inexistenţa riscului de confuzie și asociere.
d. Critică înlăturarea de către instanţa de apel a argumentului derivat din coexistenţa pe piaţă a altor mărci ce conţin elementul "ap.” criteriu de evaluare pe care îl consideră pertinent şi de natură a conduce la dezlegarea prezentei cauze.
Coexistenţa pe piaţă a diverselor mărci care conţin elementul "ap." - cum ar fi A.o., Ap. şi Top Ap., sau mărci comunitare A.t., A., A.s., protejate pentru produse din clasa 29 (indicate în probatoriul administrat în etapa apelului) - este de natură a dovedi faptul că publicul din România este obişnuit cu acest cuvânt şi că acordă mai multă atenţie elementelor de diferenţiere existente între aceste mărci și că percepe elementul comun ca un semn descriptiv ce nu identifică produsul cu originea acestuia. Dovezi în acest sens au fost aduse prin probatoriul administrat în cadrul soluţionării în fond a cauzei .
De asemenea, la nivel comunitar marca A. coexistă pentru produse din clasa 29 cu o alta marcă comunitară - identică celei aparţinând reclamantei - A.o. Aceasta situaţie de fapt demonstrează încă o dată faptul că mărcile în conflict pot coexista şi pe teritoriul României de vreme ce elementul verbal comun „ap." are un înţeles clar în limba română (strâns legat de produsele din clasa 29 pentru care mărcile sunt protejate) şi, drept urmare, este extrem de perceptibil de consumatorul român.
Nu în ultimul rând, modul de percepţie a mărcii de către consumatori, precum şi caracterul descriptiv al elementului verbal "ap." rezultă şi din utilizarea frecventă a acestui cuvânt de diferite companii în desfăşurarea activităţilor din industria gastronomică şi alimentară (folosirea sa ca nume comercial, denumiri de pagini web, etc), astfel cum rezultă din probatoriul administrat în etapa soluţionării în fond a cauzei.
Întrucât aspectele indicate sunt intrinsec legate de modul de percepere a mărcii de publicul relevant - respectiv de consumatorii din România, consideră ca fiind nelegală înlăturarea din analiza riscului de confuzie a criteriului coexistenţei pe piaţă a unor mărci cu rădăcina ”ap.”. Or, astfel cum a Curtea de Justiţie a Comunităților Europene a precizat cu valoare de principiu în decizia nr. C-39/97 CANON vs. MGM, "riscul de confuzie este exclus dacă publicul nu percepe produsele și serviciile ca provenind de la acelaşi producător/furnizor", fapt dovedit de coexistenţa pe piaţă a mărcilor menţionate.
Ca urmare a concluziei statuate de Curtea de Justiţie a Comunităților Europene conform căreia nu există risc de confuzie între mărci dacă consumatorul nu percepe o origine comună a acestora, apreciază ca fiind pertinentă şi concludentă luarea în considerare a coexistenţei pe piaţă a altor mărci cu rădăcina "ap.".
e. Faţă de înlăturarea de către instanţa de apel a jurisprudenţei relevante, constând în hotărâri pronunţate în alte jurisdicţii şi considerată ca fiind nerelevantă cu motivarea că aceste hotărâri nu au rol determinant întrucât procedurile nu sunt finalizate, învederează că, în ceea ce priveşte conflictul între aceleaşi mărci A.o. și A. şi aceiaşi titulari ca în prezenta cauză, existent în Cehia şi Slovacia litigiu a cărui procedură nu fusese încă finalizată la momentul pronunţării deciziei recurate, în acest moment litigiul a fost soluţionat în mod irevocabil.
Astfel, prin decizia Curţii Supreme a Republicii Cehe din data de 22 august 2012, Cauza 23 Cdo 4046/2010, s-a apreciat că între cele două mărci în conflict A.o. şi A. nu există risc de confuzie.
Tot cu valoare de jurisprudenţă similară prezentei cauze, au invocat şi Deciziile Comisiei de Opoziţii din cadrul OSIM privind conflictul între mărcile naţionale "A.o. Crema Naturii" solicitate la înregistrare de către reclamantă, la care s-a opus A.o. AG în baza mărcii comunitare A.o., prin care opoziţiile au fost respinse tocmai datorită reţinerii lipsei de distinctivitate a elementului verbal comun "A.o." pentru produse din clasa 29.
f. În ceea ce priveşte practica judiciară relevantă a Oficiului Comunitar ce a fost depusă la dosarul cauzei, deşi rămâne la latitudinea instanţei opţiunea de a avea sau nu în vedere o atare practică în soluţionarea unei cauze, nu este mai puţin adevărat faptul că deciziile înlăturate au totuşi la bază principii stabilite de Curtea de Justiţie a Comunităților Europene care au aplicabilitate directă în cauză.
De pildă, existenţă în cauză a unor considerente de ordine publică privind libera folosire de către comercianţi a indicaţiilor descriptive, coroborată cu caracterul generic al elementului "ap." constatat chiar în decizia recurată, poate constitui un criteriu ce ar fi trebuit avut în vedere de instanţă de apel, indiferent dacă a fost sau nu reţinut de practica judiciară și indiferent dacă procedura în care se află hotărârea invocată de subscrisa a fost sau nu finalizată.
Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului în esență pentru aceleași motive reținute de instanța de apel.
La interpelarea instanței de recurs de la termenul din 1 aprilie 2014, intimata reclamantă a precizat, aspect susținut și în motivele de apel, că art. 165 alin. (5) din Regulament reglementează situația existenței unui conflict între mărcile comunitare extinse cu efecte pe teritoriul unui nou stat membru și mărcile naționale deja existente și face trimitere la art. 110 doar ca mijloc procedural prin care dispozițiile art. 165 alin. (5) urmează a fi aplicate. Trimiterea la art. 110 și apoi la art. 8 este făcută doar către mijlocul procedural în baza căruia se poate interzice folosirea mărcii comunitare. Art. 110 se referă la două posibilități în temeiul cărora instanța poate să interzică folosirea unei mărci, și anume fie prin dispoziții legale naționale, fie prin dispoziții comunitare. S-a raportat la art. 110 alin. (2) care trimite la dispozițiile dreptului comunitar, reprezentate în acest caz tocmai de art. 165 alin. (5).
Înalta Curte a constatat fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.
Este nefondat motivul de recurs prin care se susține interpretarea eronată a prevederilor art. 110 raportat la prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.
Recurenta pârâtă susține că prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 ar înlătura de la aplicare art. 165 alin. (1) și situațiile regulă prevăzute de art. 110 alin. (1) şi (2) din Regulamentul CE nr. 207/2009, întrucât această normă ar reprezenta excepția la care se face trimitere în partea introductivă a alin. (1) şi (2) ale art. 110.
Această susținere este greșită, având în vedere că sintagma ”cu excepția cazului în care există o dispoziție contrară” se referă la eventualele dispoziții contrare din regulament, iar nu din orice altă normă de drept intern.
Această interpretare rezultă mai clar din forma în engleza a regulamentului:”This Regulation shall, unless otherwise provided for, not affect the right (…)”. Atunci când s-a dorit să se facă trimitere la o excepție din dreptul național care ar putea afecta aplicarea unor dispoziții din regulament, s-a menționat expres, cum e cazul art. 90 din Regulament.
Atâta timp cât s-a făcut trimitere în art. 110 alin. (1) la dreptul intern, acesta, dacă era invocat, se aplica potrivit normelor de interpretare interne, cu regulile și excepțiile specifice.
Dat fiind faptul că art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu poate constitui o dispoziție derogatorie de la aplicarea art. 110 din Regulamentul CE nr. 207/2009, în general, este inutilă analiza pe fond a îndeplinirii condițiilor prevăzute de această normă de drept în acest caz.
Este nefondat motivul de recurs prin care se susține interpretarea eronată de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 165 alin. (5) raportat la art. 110 coroborat cu art. 8 din Regulamentului (CE) nr. 207/2009 cu referire la determinarea noțiunii de marcă anterioară, în sensul art. 165 alin. (5).
Potrivit alin. (5) al art. 165 (Dispoziții privind extinderea Comunității) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ”utilizarea unei mărci comunitare conform alin. (1) poate fi interzisă în temeiul art. 110 și 111, dacă marca anterioară sau alt drept național au fost înregistrate, solicitate sau obținute cu bună-credință în noul stat membru înainte de data aderării respectivului stat membru; sau, dacă este cazul, la o dată de prioritate anterioară datei de aderare a respectivului stat membru.”
Recurenta pârâtă susține că din trimiterea, prin dispozițiile menționate anterior, la art. 110 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, care la rândul său face trimitere la drepturi anterioare în sensul art. 8 alin. (2) din Regulament, ar trebui să se înțeleagă faptul că o condiție a aplicării art. 165 alin. (5) este ca marca națională anterioară să aibă data de depunere anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
Această susținere nu este corectă având în vedere că art. 165 alin. (5) reprezintă o normă specială care conține dispoziții speciale derogatorii de la dreptul comun la care face trimitere, în speță art. 110, și anume ca marca anterioară să fi fost înregistrată cu bună credință și ca marca anterioară să fi fost înregistrată înainte de data aderării respectivului stat membru.
Această ultimă condiție reprezintă o excepție de la prevederile art. 8 alin. (2) la care face trimitere art. 110, nefiind astfel necesar să se verifice, pentru a fi încadrată în noțiunea de drept anterior în sensul art. 165 alin. (5), dacă marca națională a fost depusă spre înregistrare anterior cererii de înregistrare a mărcii comunitare opuse, ci doar dacă marca națională a fost înregistrată înainte de data aderării respectivului stat membru.
Înregistrarea cu bună credință a mărcii naționale a reclamantului nu a fost contestată în prezenta cauză, astfel că pentru a se analiza temeinicia acțiunii trebuia să se verifice îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de art. 110 din Regulament, la care face trimitere art. 165 alin. (5), pentru a se putea dispune interzicerea utilizării mărcii comunitare.
Reclamanta a invocat în cererea de chemare în judecată faptul că din cauza asemănării mărcii sale naționale anterioare cu marca comunitară a pârâtei și din cauza identității produselor pe care le desemnează cele două mărci există un risc de confuzie pe teritoriul pe care este protejată marca anterioară.
Această situație, conform prevederilor comune ale Regulamentului, ar fi putut constitui un motiv relativ de refuz a înregistrării unei mărci comunitare, potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau o cauză de nulitate relativă, conform art. 53 alin. (1).
Totuși, potrivit lit. b) a alin. (4) al art. 165 intitulat ”Dispoziții privind extinderea Comunității” o marcă comunitară în sensul alineatului (1) nu poate fi declarată nulă conform art. 53 alin. (1) și (2), dacă dreptul național anterior a fost înregistrat, solicitat sau obținut într-un nou stat membru înainte de data aderării.
Ca atare, reclamanta în baza mărcii sale naționale înregistrate în noul stat membru anterior aderării nu ar putea solicita pentru acest motiv nulitatea mărcii comunitare, care, dacă ar fi îndeplinite condițiile, ar avea efecte pe întreg teritoriul Uniunii europene.
În schimb, potrivit dispozițiilor speciale din Regulament, aplicabile în cazul extinderii Comunității, ar putea obține interzicerea utilizării mărcii comunitare pe teritoriul statului membru în care a fost înregistrată marca națională anterior aderării, în condițiile art. 165 alin. (5) care face trimitere la art. 110 din Regulament, aplicabil cu cele două derogări, așa cum s-a menționat mai sus.
Art. 110 din Regulament este situat în Secțiunea 2 intitulată ”Aplicarea dreptului intern în scopul interzicerii utilizării mărcilor comunitare” din Titlul XI intitulat ”Efecte asupra legislației statelor membre”.
Art. 110 prevede condițiile în care poate fi interzisă utilizarea unei mărci comunitare, chiar dacă nu a fost anulată, în cazul în care, în principal, există dispoziții în dreptul intern al statelor membre în acest sens.
La alin. (1) se prevăd condițiile în care poate fi interzisă utilizarea unei mărci comunitare prin formularea unei acțiuni în încălcarea drepturilor anterioare prin aplicarea dreptului intern specific, iar la alin. (2) condițiile în care poate fi interzisă utilizarea unei mărci comunitare prin aplicarea dreptului intern în general, și a dreptului comunitar. Având în vedere că la alin. (1) este menționat un caz particular în mod logic alin. (2) vizează alte situații decât cele prevăzute expres la alin. (1).
În ceea ce privește alin. (1) al art. 110 din Regulament care face trimitere la dispozițiile aplicabile acestei situații din dreptul intern, este de precizat că potrivit dreptului român (art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998), așa cum a fost interpretat în jurisprudența constantă a instanțelor române, nu se poate cere interzicerea utilizării unei mărci înregistrate, pentru aceasta trebuind urmată procedura anulării, ci doar a unui semn (neînregistrat ca marcă).
În ceea ce privește alin. (2) al art. 110, prin această dispoziție se acceptă posibilitatea formulării unei cereri de interzicere a utilizării unei mărci comunitare prin aplicarea dreptului intern al statului membru sau a unor eventuale dispoziții de drept comunitar, cu condiția ca aceste norme să poată fi invocate pentru a interzice utilizarea unei mărci naționale.
Astfel, prin această reglementare se instituie interdicția aplicării unui regim discriminatoriu în privința interzicerii utilizării unei mărci comunitare legal înregistrate față de o marcă națională.
Pe de altă parte, alin. (2), așa cum s-a menționat mai sus, se referă la alte materii decât cea prevăzută expres în alin. (1) al art. 110 (acțiune în încălcarea drepturilor anterioare).
La interpelarea instanței de recurs de la termenul din 1 aprilie 2014, intimata reclamantă a arătat, așa cum a susținut și în apel, că art. 165 alin. (5) din Regulament reglementează situația existenței unui conflict între mărcile comunitare extinse cu efecte pe teritoriul unui nou stat membru și mărcile naționale deja existente și face trimitere la art. 110 doar ca mijloc procedural prin care dispozițiile art. 165 alin. (5), în baza căruia se poate interzice folosirea mărcii comunitare, ar urma a fi aplicate și că s-a raportat la art. 110 alin. (2) care trimite la dispozițiile dreptului comunitar, reprezentate în acest caz tocmai de art. 165 alin. (5).
Susținerea reclamantei potrivit căreia trimiterea din art. 165 alin. (5) din Regulament la art. 110 ar fi făcută în scopul reglementării unui mijloc procedural prin care dispozițiile primului articol ar urma să fie aplicate este corectă. Într-adevăr, prin trimiterea la art. 110 și art. 111 din Regulament s-a dorit să se reglementeze modalitatea în care poate fi interzisă utilizarea mărcii comunitare extinse pe teritoriul noilor state membre, la cererea titularilor mărcilor naționale înregistrate înainte de aderare, cum e cazul reclamantei.
Dar aceste articole urmează să fie aplicate cu toate condițiile pe care le prevăd mai puțin cele excluse expres de art. 165 alin. (5), menționate mai sus. Dacă nu s-ar fi dorit acest lucru legiuitorul comunitar ar fi dispus expres, așa cum a făcut cu reglementarea celor două excepții.
Or, pe de o parte, art. 110 alin. (2) invocat de către reclamant nu se referă la situația acțiunii în încălcarea drepturilor anterioare care este reglementată expres de alin. (1), iar pe de altă parte, eventualele dispoziții de drept comunitar amintite în alin. (2), în temeiul cărora s-ar putea cere interzicerea mărcii comunitare, trebuie să poată fi invocate pentru a interzice utilizarea unei mărci naționale, ceea ce nu e cazul în speță, reclamantul și instanța de apel susținând că acest drept comunitar ar fi reprezentat chiar de dispozițiile art. 165 alin. (5).
Pe de altă parte, nu se poate susține întemeiat că dreptul comunitar la care se referă art. 110 alin. (2) ar fi chiar dispozițiile art. 165 alin. (5) având în vedere că nu este conform normelor de interpretare să se ajungă la aplicarea aceleiași norme de trimitere trecând prin norma la care s-a trimis. Dacă art. 165 alin. (5) era suficient în sine pentru a se dispune interzicerea utilizării mărcii comunitare extinse nu mai era necesar să se trimită la art. 110. De altfel, art. 165 alin. (5) nici nu conține dispozițiile de drept material în baza cărora să se poată interzice utilizarea unei mărci comunitare, tocmai de aceea nu poate fi aplicat singur.
Reclamanta a invocat în cererea de chemare în judecată faptul că din cauza asemănării mărcii sale naționale anterioare cu marca comunitară a pârâtei și din cauza identității produselor pe care le desemnează cele două mărci există un risc de confuzie pe teritoriul pe care este protejată marca anterioară.
Acestea sunt susțineri specifice acțiunii în contrafacere care în Regulament sunt conținute în dispozițiile art. 9. Dacă legiuitorul comunitar dorea să se aplice în acest caz aceste dispoziții, fără alte condiții speciale care se regăsesc în art. 110, ar fi făcut trimitere la art. 9, iar nu la art. 110.
Această interpretare se regăsește și în comunicarea nr. 5/2003 emisă de președintele OAPI (OHIM), a cărei valabilitate și în cazul aderării României și Bulgariei a fost arătată în comunicarea nr. 2/2006 a aceluiași președinte, la care a făcut trimitere reclamanta în acțiune.
În această comunicare, la capitolul II pct. 3 intitulat Respectarea drepturilor dobândite în noile state membre, în parag. 3 și 4 se arată că dreptul de a interzice utilizarea unei mărci comunitare care este în conflict cu un drept național anterior este prevăzut de art. 106 și 107 din Regulamentul 40/1994 (art. 110 și art. 111 din Regulamentul nr. 207/2009 aplicabil prezentei cauze) cu cele două excepții, evidențiate în prezenta hotărâre mai sus, și că titularul unui drept național anterior are dreptul de a chema în judecată utilizatorul unei mărci comunitare extinse în fața instanțelor naționale, urmând ca determinarea competenței instanței, a regulilor de procedură ca și a dreptului material aplicabil să se facă potrivit dreptului național.
În lipsa acestor dispoziții naționale mărcile naționale și cele comunitare extinse în noile state membre coexistă, nici titularii mărcilor comunitare și nici titularii mărcilor naționale înregistrate anterior aderării neputând formula acțiuni în contrafacere prin care să ceară interzicerea utilizării celeilalte pe teritoriul acelui stat membru.
Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 110 din Regulament, prin neindicarea dreptului material aplicabil în prezenta cauză, atrăgea în sine respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
În ceea ce privește motivul de recurs prin care se susține greșita analiză a similarităţii și a riscului de confuzie între mărcile în conflict - mărcile naţionale A.o. şi marca comunitară A., Înalta Curte l-a constatat fondat pentru considerentele expuse mai jos.
În acțiune au fost opuse mărcii comunitare A., nr. xx, individuală verbală, mai multe mărci naționale A.o., individuale, verbale și combinate.
În analiza ce se va face în continuare va fi avută în vedere, în principal, marca individuală verbală A.o., întrucât, dacă se ajunge la concluzia că nu există risc de confuzie cu privire la aceasta, este inutilă analiza riscului de confuzie în raport cu mărcile combinate, în cazul cărora similaritatea ar fi mult mai redusă, și astfel riscul de confuzie mai puțin probabil.
Reclamanta a invocat în cererea de chemare în judecată faptul că din cauza asemănării mărcii sale naționale anterioare cu marca comunitară a pârâtei și din cauza identității produselor pe care le desemnează cele două mărci există un risc de confuzie pe teritoriul pe care este protejată marca anterioară.
Recurenta nu a formulat critici cu privire la identitatea produselor pentru care au fost înregistrate cele două mărci, în discuție fiind categoria laptelui, brânzei și a produselor lactate din clasa 29.
Riscul de confuzie reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97 CJCE, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., parag. 29).
Riscul de confuzie trebuie apreciat global ținând cont de toate circumstanțele cazului. Riscul de confuzie implică o anumită interdependență între factorii relevanți, și în particular similaritate între mărci și între bunuri sau servicii. Astfel, un grad de similaritate scăzut între bunuri sau servicii poate fi compensat de un grad mai mare de similaritate între mărci și viceversa. Mai mult, cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Mărcile cu un caracter distinctiv puternic, ori per se, ori datorită reputației pe care o posedă pe piață, se bucură de o mai mare protecție decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab. (Canon, parag. 17 și urm).
În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, parag. 49).
În cadrul acestei evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă include sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale. (C-342/97 Loyd Schuhfabrik parag. 28 și urm.)
Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 și 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17)
În ceea ce priveşte aprecierea riscului de confuzie se porneşte de la ideea că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse şi de servicii în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie şi că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect. Acest consumator obişnuit nu are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse şi servicii în discuţie. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, parag. 26.)
Legat de criticile privind gradul de similaritate al celor două mărci și celelalte criterii de apreciere a riscului de confuzie, într-adevăr, instanța de apel, deși a reținut că marca reclamantelor este compusă din cuvântul ap., despre care a constatat că este în sine descriptiv, nu a avut în vedere acest aspect la aprecierea riscului de confuzie.
Instanța de apel a reținut că marca reclamantelor ar fi căpătat distinctivitate prin adăugarea sufixului –to. În realitate, privind această marcă din prisma consumatorului român, la cuvântul ap., care are sensul cunoscut publicului larg ”poftă de mâncare”, a fost adăugată doar litera o, la sfârșitul cuvântului.
Pe de altă parte, instanța de apel a reținut că, deși cuvântul ap. este descriptiv, conferă un caracter sugestiv mărcii, considerând că marca reclamantei ar fi compusă doar din rădăcina cuvântului ap., adică a., și sufixul -to. Această analiză ar fi putut fi valabilă eventual pentru marca pârâtei, care este compusă doar din o parte a cuvântului cunoscut de consumator ”ap.”, și anume Ap. și terminația - NA, iar nu pentru marca reclamantei care este compusă în integralitate din cuvântul Ap. și terminația - O.
Sunt descriptive semnele care descriu trăsături ale unor produse sau servicii, iar sugestive semnele care sugerează trăsături ale produselor sau serviciilor, fără a descrie în mod direct aceste trăsături.
Or, cuvântul Ap. este descriptiv, așa cum a reținut și instanța de apel, ceea ce atrage și un grad foarte mare de descriptivitate a mărcii A.o. Chiar dacă s-a adăugat litera ”O” la final, ca element distinctiv, această alipire nu ar fi de natură să transforme caracterul descriptiv în unul sugestiv, așa cum susține instanța de apel, având în vedere noțiunile distincte prezentate anterior.
Cuvântul Ap. (poftă de mâncare) descrie calitatea esențială a produsului lactat (și a produselor alimentare în general) de a fi gustos, apetisant, astfel că este descriptiv. Fiind elementul component majoritar al mărcii reclamantei, atrage un grad foarte mare de descriptivitate și asupra acesteia. Astfel, această marcă este slab distinctivă.
Problema dacă marca reclamantei este sau nu lipsită de distinctivitate nu face obiectul acestui dosar, în cadrul căruia nu s-a cerut constatarea nulității mărcii reclamantei pentru acest motiv.
În schimb, gradul de distinctivitate al unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive.
Elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public și nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului. Elementele distinctive în cazul mărcilor slabe au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existență autonomă și își produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive.
De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest sens distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terți a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic.
Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială chiar diferențele minore între această marcă și cea ulterioară vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.
Nu se poate susține întemeiat că publicul în cauză este constituit doar din consumatori de produse lactate, acest gen de produse nefiind destinate unui public profesionist sau specializat. Ca atare, publicul avut în vedere la aprecierea riscului de confuzie în cauză este reprezentat de publicul larg (consumatorii care achiziționează produse și servicii pentru a-și satisface nevoile personale). În aceste condiții, este relevant faptul că marca anterioară, în speță marca verbală invocată de reclamantă, este constituită dintr-un cuvânt utilizat frecvent în industria alimentară pentru a desemna calitatea alimentelor de a fi gustoase, apetisante.
Astfel, era relevantă coexistența pe piața alimentară a mărcilor având în componența cuvântul ap. sau rădăcina acestuia, în mod greșit instanța de apel înlăturând de la evaluarea riscului de confuzie acest aspect important.
Vizual și fonetic cele două mărci au în comun cuvântul inițial ap., diferențiindu-se prin terminațiile mărcilor, ”-to”, în cazul mărcii reclamantei, și ”-na” în cazul mărcii pârâtei, existând un grad mediu de similaritate vizuală și auditivă.
Conceptual cele două mărci sunt identice, ambele având ca sursă de inspirație cuvântul ap. (poftă de mâncare), care duce cu gândul la calitatea alimentului de a fi gustos, apetisant.
Categoria de bunuri și servicii implicată poate crește importanța unuia dintre aspectele similarității dintre semne (vizual, fonetic sau conceptual) în funcție de cum bunurile sunt comandate sau cumpărate. Similaritatea auditivă sau conceptuală dintre semne poate fi de mai mică importanță în cazul bunurilor care sunt de obicei examinate vizual înainte de a fi cumpărate. În acest caz impresia vizuală contează mai mult în examinarea riscului de confuzie. (C-342/97 Loyd Schuhfabrik parag. 27).
Acesta este și cazul în speță unde produsele protejate de mărcile în cauză sunt cumpărate de regulă din magazine, fiind alese direct de pe rafturi de către cumpărător.
Conținutul semantic (conceptual) analog poate produce risc de confuzie când marca anterioară are un caracter deosebit distinctiv, fie în sine, fie prin reputația de care se bucură în rândurile publicului. (CJUE, Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24-25). Or, nu acesta este cazul în speță.
Raportat la gradul de distinctivitate intrinsecă foarte scăzut al mărcii A.o. în speță, nu s-a susținut și, ca atare, nici nu s-au administrat probe în dovedirea unui eventual grad de distinctivitate mai ridicat dobândit prin utilizare. În cererea de chemare în judecată s-a menționat faptul că brânzeturile purtând marca A.o. și-ar fi câștigat un public fidel în România, dar nu s-a insistat pe acest aspect neadministrându-se probe privind partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii.
Produsele lactate, brânzeturile fac parte din categoria bunurilor de larg consum de utilizare frecventă, care nu sunt atât de scumpe ca să necesite un grad ridicat de atenție din partea consumatorului mediu, cum pretind recurentele. Atenția consumatorului îndreptată către termenul de valabilitate nu atrage automat un nivel de atenție ridicat asupra mărcii produsului, care este plasată în alt loc decât informațiile despre produs. Astfel, gradul de atenție al consumatorului este mai degrabă unul scăzut.
În analiza riscului de confuzie există și regula potrivit căreia cu cât sunt mai asemănătoare mărcile la început cu atât e mai mare riscul de confuzie, dar în cazul de față elementul verbal situat la începutul mărcilor fiind un cuvânt uzual în industria alimentară, ușor de înțeles de către consumatorul mediu, ca desemnând o calitate a produselor alimentare, consumatorul va fi atent în special la alte porțiuni ale mărcilor în conflict și nu va exista riscul de confuzie, existând alte porțiuni ale mărcilor care nu sunt similare.
Astfel, consumatorul este posibil să își amintească de marca anterioară dar fără să existe un risc de confuzie cu aceasta. Elementul Ap. fiind un cuvânt bine cunoscut și utilizat frecvent în industria alimentară consumatorul nu îl asociază unui singur producător, fiind obișnuit să se concentreze pe diferitele terminații ale mărcilor. Această obișnuință compensează gradul scăzut de atenție al consumatorului mediu al acestor produse.
Chiar în cazul identității produselor nu este necesar un grad mai redus de similaritate între mărci atâta timp cât similaritatea apare doar din prezența în cadrul fiecărei mărci a elementului verbal care este descriptiv și nedistinctiv.
În consecință, cererea de chemare în judecată prin care se solicită interzicerea utilizării mărcii comunitare nr. xx A. pe teritoriul României pentru produsele „lapte şi produse lactate” din clasa 29 este neîntemeiată.
În temeiul art. 312 alin. (1)-(3) C. proc. civ. raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ. va admite recursul, va modifica decizia, în baza art. 296 raportat la art. 295 C. proc. civ., va respinge, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta B. SA.
În temeiul art. 274 C. proc. civ. va obliga pe intimata-reclamantă la plata către recurentele-pârâte a sumei de 3000 euro, echivalent în RON la data plăţii, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul pentru redactarea și susținerea recursului, conform facturii din 30 iulie 2013 emisă de R. şi a extrasului de cont din 20 decembrie 2013.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D I S P U N E
Admite recursul declarat de pârâtele A.F.T. A/S şi A.F.A. împotriva deciziei nr. 145A din data de 11 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Modifică decizia, în sensul că respinge, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta B. SA împotriva sentinţei nr. 1636 din data de 4 octombrie 2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Obligă pe intimata-reclamantă către recurentele-pârâte la plata sumei de 3000 euro, echivalent în RON la data plăţii, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 mai 2014.
| ← ICCJ. Decizia nr. 1488/2014. Civil. Revendicare imobiliară.... | ICCJ. Decizia nr. 2153/2014. Civil. Acţiune în revendicare.... → |
|---|
