ICCJ. Decizia nr. 3846/2010. Civil. Marcă. Recurs

Comentarii

0

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Decizia nr. 3846/2010

Dosar nr. 17404/3/2005

Şedinţa de la 18 iunie 2010

Asupra cauzei civile de faţă,

Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin Decizia nr. 74 A din 3 aprilie 2008, a respins ca nefondate apelurile formulate de reclamanta SC Z. SA, pârâta O.L.L. şi pârâta SC O.L. SRL împotrivi Sentinţei civile nr. 713 din 30 mai 2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă în contradictoriu cu pârâtele SC M. SRL, SC S. SRL, SC F. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

A fost obligată apelanta-reclamantă SC Z. SA la plata cheltuielilor de judecată, astfel: 8.181 RON către ambele apelante-pârâte (O.L.L. şi SC O.L. SRL) şi la 1750 euro (echivalent în RON la data plăţii, la cursul BNR) către apelanta-pârâtă O.L.L.

S-a respins ca neîntemeiată cererea apelantei-reclamante privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut argumentele ce succed:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă sub nr. 2613/2005, la data de 5 iulie 2005, reclamanta SC S. SA a chemat în judecată pe pârâtele SC O.L. SRL, O.L.L., SC M.E. SA, SC S. SRL, SC F. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:

- anularea certificatului de înregistrare a mărcii "A." al cărei titular este pârâta O.L.L. (capăt de cerere formulat în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. b) şi lit. d) din Legea nr. 84/1998);

- interzicerea comercializării produselor purtând însemnele A., A.V., A.N. şi D., întrucât aduc atingere mărcilor înregistrate ale reclamantei "A.L.", "A.G." şi "D.M.", sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;

- obligarea pârâtelor la publicarea într-un ziar de circulaţie naţională a dispozitivului hotărârii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;

- obligarea pârâtelor să retragă imediat de pe piaţă toate produsele ce poartă marca "A." şi însemnele A.V., A.N. şi D., sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei.

Prin Sentinţa civilă nr. 713 din 30 mai 2006, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta SC Z. SA (continuatoarea reclamantei iniţiale) şi a dispus:

- măsura interzicerii comercializării de către pârâte a produselor purtând semnele A.N., D. şi A.V. care aduc atingere mărcilor înregistrate A.G. şi D.M., proprietatea reclamantei, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;

- obligarea pârâtelor să retragă de pe piaţă toate produsele purtând denumirile A., D. şi A.V., sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;

- publicarea pe cheltuiala pârâtelor a dispozitivului hotărârii, după rămânerea definitivă a acesteia, într-un ziar de largă circulaţie;

- obligarea pârâtelor să plătească reclamantei suma de 85.916 RON cheltuieli de judecată.

S-a respins cererea privind anularea certificatului de înregistrare nr. 53574, pentru marca A.

Pentru a dispune în acest sens, prima instanţă a reţinut următoarele:

Este neîntemeiat capătul de cerere privind anularea certificatului de înregistrare nr. 53574 a mărcii "A.".

Pentru înregistrarea mărcii "A." cu încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998 şi pentru a se constata în speţă nulitatea acesteia este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv similaritatea mărcilor "A.L." şi "A.", similaritatea produselor pentru care sunt folosite mărcile şi existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere în rândul consumatorilor.

Referitor la similaritatea mărcilor:

Ambele mărci au ca element comun prefixul "al.", element descriptiv, cu semnificaţia "referitor la durere", "dureros", care se regăseşte şi în denumirea altor mărci din clasa 5 - produse farmaceutice înregistrate în România, iar ca elemente de diferenţiere, terminaţiile: "lm." pentru prima şi "(o)z." pentru cea de-a doua marcă, terminaţii care, atât sub aspect semantic, cât şi fonetic, nu pot fi apreciate ca identice sau similare, neexistând risc de confuzie sub acest aspect; în cazul primei mărci terminaţia are o semnificaţie de natură medicală "pentru calmare", "calmant", în timp ce în cazul celei de-a doua, terminaţia "(o)z." este fantezistă şi are directă legătură cu numele producătorului sau face trimitere eventual la "ozon" (corp gazos de culoare albăstruie, cu miros caracteristic, a cărui moleculă se compune din trei atomi de oxigen, care se găseşte în natură sau se poate obţine prin descărcări electrice în aer şi este folosit ca antiseptic şi la sinteze organice" DEX, Ed. Academiei, 1984).

Având în vedere aceste argumente, s-a apreciat că independent de împrejurarea că au fost înregistrate pentru aceeaşi clasă de produse, cele două mărci nu sunt similare.

În ceea ce priveşte identitatea sau similaritatea produselor care se comercializează sub cele două mărci:

Această condiţie este îndeplinită în speţă, ambele mărci fiind aplicate pe produse farmaceutice, respectiv medicamente destinate combaterii durerii, cuprinse în clasa 5 de produse, conform Clasificării de la Nisa.

În ceea ce priveşte riscul de confuzie, ce include şi riscul de asociere:

Acesta este exclus tocmai datorită diferenţelor fonetice şi semantice între cele două mărci, astfel cum acestea au fost expuse anterior, precum şi, în contextul lungimii inegale a celor două denumiri, care nu pot crea confuzie în rândul consumatorului mediu, mărcile fiind aplicate pe produse care se distribuie doar prin farmacii, în condiţiile unor practici comerciale loiale.

Cererea de contrafacere a mărcilor A.G. şi D.M. prin folosirea semnelor similare A.V. şi D. este întemeiată, procedându-se la analizarea simultană a acestora.

Conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanţei de judecată să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, fie un semn identic mărcii pentru produse identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată (lit. a), fie un semn care, dată fiind identitatea ori asemănarea sa cu marca ori identitatea/asemănarea produselor/serviciilor ce poartă semnul cu cele pentru care a fost înregistrată marca, ar crea un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul (lit. b).

Norma citată reprezintă temeiul acţiunii civile în contrafacere, iar incidenţa sa în cauză presupune verificarea întrunirii cerinţelor răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.

Existenţa unei fapte ilicite în această materie presupune săvârşirea de către terţ a unui act ori fapt de comerţ de natura celor prevăzute exemplificativ de art. 35 alin. (3) din lege, în vreuna din formele enumerate în art. 83 alin. (1), cu referire la 35 alin. (2) - în cauză constatându-se că fapta constă în imitarea frauduloasă a mărcilor protejate, reprezentând o contrafacere deghizată, care reproduce doar elementele esenţiale ale mărcii protejate, noţiune ce trimite la ipoteza similarităţii.

În acest context este necesară analiza similarităţii şi a existenţei unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcilor protejate ale reclamantei cu cea folosită fără drept de pârâtă, cerinţe prevăzute de art. 35 alin. (2) din lege, esenţiale pentru a subzista fapta de contrafacere.

Reclamanta este titulara dreptului de proprietate asupra mărcilor, iar existenţa faptelor de folosire a unui semn similar cu mărcile înregistrate este necontestată.

În analiza acestor condiţii s-a avut în vedere consumatorul mediu al produselor în discuţie (medicamente), rezonabil de bine informat în domeniu şi de precaut în alegerea produsului, însă cu un nivel mediu de inteligenţă şi atenţie în distingerea produselor similare, cu menţiunea că produsele în cauză se distribuie numai prin farmacii.

Din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, între marca înregistrată A.G. şi semnul A.N., precum şi între marca înregistrată D.M. şi semnul D. folosit de pârâtă există risc de confuzie sau, cel puţin, de asociere, ele fiind aplicate pe aceleaşi categorii de produse, denumirile acestora fiind cvasiidentice, ambele mărci având un puternic renume în rândul consumatorilor - ceea ce conduce la concluzia că pârâta nu a dorit altceva decât să profite de pe urma acestora.

Împotriva sentinţei primei instanţe au formulat cereri de apel reclamanta şi pârâtele O.L.L., SC O.L. SRL .

Apelanta-reclamanta a formulat critici în legătură cu respingerea cererii de anulare a mărcii "A.", ce face obiectul certificatului din 30 septembrie 2002 emis de OSIM.

Temeiul juridic al acestui capăt de cerere a fost reprezentat de dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998. Se impune această precizare deoarece în cuprinsul cererii de chemare în judecată apelanta-reclamantă, pentru acest capăt de cerere, indică prevederile art. 6 lit. b) şi d) din lege, premisa lit. b) din text fiind aceea identităţii mărcii cu marca ulterior înregistrată, dacă norma se plasează în contextul art. 48 alin. (1) lit. b), pe temeiul căreia se formulează o cerere de anulare a mărcii pentru încălcarea unei anteriorităţi; or, identitatea dintre A.L. şi A. este o ipoteză inexistentă în speţă; pe de altă parte, se poate concluziona că din eroare reclamanta a invocat art. 6 lit. b) deoarece nu formulează în apel critici din perspectiva neanalizării anteriorităţii opuse şi pe acest temei, ci motivele sale de apel sunt concentrate pe temeiurile analizate de prima instanţă pe acest capăt de cerere, respectiv art. 6 lit. c) şi d) din lege, ca norme de trimitere din art. 48 alin. (1) lit. b).

Se poate cere anularea unei mărci ulterior înregistrate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. c) la momentul acordării protecţiei, atunci când marca ulterioară este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară - în speţă, mărcile în conflict fiind A.L. şi A.

Pentru constatarea îndeplinirii cerinţelor de anulabilitate pe temeiul invocat este necesar a se constata similaritatea mărcilor, identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor cărora le sunt destinate a fi aplicate, riscul de asociere între mărcile cu titulari diferiţi, inclus (sau nu) de riscul de confuzie pentru public în ce priveşte originea comercială a produselor şi/sau serviciile astfel marcate.

Apelanta-reclamantă este titulară a mărcii A.L., potrivit certificatului de înregistrare din 23 octombrie 1997 (reînnoit), pentru produse din clasa 5 a Clasificării de la Nisa - medicament sub orice formă farmaceutică, în timp ce apelanta-pârâtă O.L.L. a obţinut titlul de protecţie din 30 septembrie 2002 eliberat de OSIM pentru aceeaşi clasă de produse (clasa 5) - produse farmaceutice şi igienice, substanţe dietetice de uz medicinal, alimente pentru sugari, plasturi, materiale pentru pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante.

Astfel, este îndeplinită cerinţa identităţii de produse cărora le sunt destinate cele două mărci, de vreme ce protecţia obţinută de pârâtă include produsele farmaceutice în care sunt incluse medicamentele ce fac obiectul titlului reclamantei, produsele farmaceutice fiind genul, iar medicamentele specia.

Ambele mărci sunt verbale, prin raportare la percepţia consumatorul mediu cu un nivel rezonabil de informare, diligentă, prudenţă, inteligenţă şi perspicacitate, urmând a se da o interpretare conceptului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie.

Două mărci sunt considerate asemănătoare atunci când prezintă similitudini auditive, vizuale sau conceptuale, de natură a crea în abstracto posibilitatea ca cineva confruntat cu ele să poată face asocieri cu marca ce-i este cunoscută şi pe care o păstrează în memorie, în trăsăturile sale esenţiale, situaţie ce relevă necesitatea determinării elementului dominant al fiecăreia dintre mărci sau a caracteristicilor distinctive ale acestora.

Pentru un asemenea rezultat este utilă aprecierea globală a mărcilor, deoarece similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală are la bază impresia de ansamblu creată de mărci, instrumentul esenţial de apreciere în acest sens fiind capacitatea de orientare a publicului cu pregătire medie, public care percepe marca, în mod obişnuit, ca pe un tot şi nu-i analizează diferitele detalii; pe de altă parte, percepţia sa nu operează simultan, ci pe baza unei percepţii anterioare a unei mărci, acţionând reflexul consumatorului mediu de a asocia o nouă marcă cu una din memorie, cu care ar putea-o confunda; un simplu risc de asociere între mărcile în conflict nu este însă suficient pentru a se constata riscul de confuzie, neexistând probabilitate de confuzie decât dacă publicul poate fi indus în eroare asupra originii produselor sau serviciilor în cauză; conceptul probabilităţii de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci serveşte la definirea scopului acestuia.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în speţa Canon (hotărârea din 29 septembrie 1998) a decis că un nivel scăzut al similarităţii între produse sau servicii poate fi compensat printr-un nivel ridicat al similarităţii semnelor şi invers, pe când în speţa Lloyd (hotărârea din 22 iunie 1999) s-a arătat că poate subzista un risc de confuzie chiar în condiţiile unei similarităţi vagi între mărci, nu numai pentru că similaritatea produselor/serviciilor este accentuată, însă şi datorită unui caracter distinctiv puternic al mărcii anterioare - ceea ce în realitate a intenţionat apelanta reclamantă să invoce, prevalându-se şi de temeiul reprezentat de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Ambele mărci în discuţie sunt mărci verbale, iar în evaluarea similarităţii lor importante sunt asemănările, iar nu deosebirile, comparaţia trebuind a fi realizată mai întâi din punct de vedere fonetic, vizual şi apoi conceptual.

Prima parte a celor două mărci este identică, aceasta fiind reprezentată de prefixul "al." şi care, în legătură cu produsele farmaceutice (şi, implicit, medicamentele cărora le sunt destinate a fi aplicate) îndeplineşte un rol sugestiv, întrucât este un derivat al cuvântului "algie", care, potrivit DEX, reprezintă o durere apărută spontan sau în urma excitării patogenice a nervilor senzitivi; în aceste condiţii, pentru niciuna dintre cele două mărci, nu acesta este elementul de la care decurge distinctivitatea, distinctivitate care se apreciază în contextul ansamblului fiecăreia.

Pentru apelanta-reclamantă, rădăcina cuvântului - "cl." constituie elementul cheie în întregul mărcii, pe când rezonanţa distinctă a mărcii pârâtei derivă din particula "oz.", care reprezintă chiar parte din numele comercial aparţinând apelantelor-pârâte, dar şi marcă înregistrată a pârâtei O.L.L.; or, între acestea, după eliminarea particulei aluzive şi căreia nu i se poate reţine însuşirea conferirii distinctivităţii mărcilor, există importante diferenţe care exclud riscul de confuzie.

Contrar celor susţinute de apelanta-reclamantă prin motivele de apel, nu se verifică în cauză că elementul "al." este cel dominant în compunerea mărcii sale, la concluzia contrară conducând şi proba pe care apelantele-pârâte au făcut-o în faţa primei instanţe, respectiv a înregistrării în România a unui număr de alte 14 mărci pentru aceeaşi clasă de produse (clasa 5), mărci care au aceeaşi particulă plasată la începutul cuvântului; o asemenea poziţionare, ipotetic, are avantajul de a rămâne în percepţia consumatorului mediu, dar care în cazul de faţă nu constituie componenta dominantă a mărcilor şi nu îndeplineşte acest rol. În acest context, s-a apreciat că în speţă nu se verifică nici riscul de asociere dintre cele două mărci, condiţie care, şi îndeplinită de ar fi fost, nu era suficientă prin ea însăşi pentru reţinerea cerinţelor art. 6 lit. c), în absenţa aprecierii existenţei riscului de confuzie asupra originii comerciale a produselor astfel marcate.

În consecinţă, s-a conchis în sensul inexistenţei similarităţii dintre cele două mărci, astfel încât nu poate fi reţinută ca incidenţă nici teza gradului ridicat de distinctivitate a mărcii reclamantei, de natură a creşte forţa de protecţie conferită prin titlul său.

Construcţia expusă de apelanta-reclamantă (privind distinctivitatea puternică a mărcii sale) ar fi fost utilă în contextul în care instanţa reţinea fie şi măcar o similaritate redusă, vagă, între mărci, putere distinctivă care, dată fiind identitatea de produse, ar fi fost în măsură să compenseze acest nivel redus de similaritate la nivelul mărcilor.

În ceea ce priveşte analiza cererii de anulare a mărcii pârâtei O.L.L. şi pe temeiul art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, cu referire la ipoteza mărcii A.L. ca marcă notorie, apelanta reclamantă a intenţionat să susţină invocarea unui anumit grad de cunoaştere a mărcii de către public, un renume al acesteia şi, prin urmare, sublinierea unei distinctivităţi ridicate a semnului, de natură a împiedica înregistrarea unei mărci identice sau similare acestuia, cum s-a afirmat că ar fi marca A. Acest aspect a interesat, de asemenea, evaluarea similarităţii mărcilor în conflict, presupusă de art. 6 lit. "c", reprezentând una dintre condiţiile cerute pentru existenţa probabilităţii confuziei.

Ipoteza explicită a notorietăţii mărcii reclamantei nu a fost susţinută de aceasta prin probe concludente în acest sens, studiul efectuat de G. România vizând percepţia mărcii A.L. (probă neanalizată de prima instanţă, după cum a susţinut reclamanta) la nivelul anului 2005, pe când ipoteza art. 6 lit. d) din lege presupunea demonstrarea notorietăţii mărcii la momentul depunerii cererii pentru înregistrarea mărcii ulterioare (30 septembrie 2002), ca motiv de anulabilitate a acesteia; cauza anulării trebuie să existe contemporan momentului înregistrării mărcii incriminate, puterea distinctivă a unei mărci variind în timp.

Pârâtele au criticat greşita admitere a cererii de contrafacere pentru semnele "A.", "A.N" şi "D.D.", în privinţa celui din urmă semn procedându-se la încadrarea lui în categoria medicamentelor, iar nu în cea a suplimentelor alimentare, cum au susţinut constant pe parcursul soluţionării cauzei.

- În ceea ce priveşte contrafacerea mărcii apelantei-reclamante "A.G.", în opoziţie cu semnul "A.N.", pârâtele au susţinut că deţin marca înregistrată A.N., astfel încât nu li se poate interzice folosirea propriei mărci. Împrejurarea nu este reală, întrucât în apelul promovat de reclamanta din cauză împotriva deciziei Comisiei de Reexaminare Mărci, prin care se respinsese opoziţia formulată de SC S. SA (actualmente, SC Z. SA) a fost schimbată soluţia, la acest moment fiind pronunţată o soluţie cu putere relativă de lucru judecat (hotărârea Tribunalului fiind definitivă, conform certificatului de grefa de la dosar apel), prin care opoziţia apelantei reclamante s-a dovedit a fi una eficientă; consecinţa acestei constatări este aceea că apelantele pârâte se află în situaţia de a folosi semnul "A.N.", iar nu o marcă înregistrată.

- Reclamanta, pe lângă cererea de anulare a mărcii A.L. (ce a făcut obiectul analizei în apelul reclamantei) a formulat capete de cerere distincte în contrafacerea mărcilor sale înregistrate A.G. şi D.M., în opoziţie cu semnele folosite de pârâte în activitatea lor comercială, respectiv D. şi A.V., A.N., prevalându-se de prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Titularul unei mărci poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.

- Apelanta-reclamantă este titulara mărcii înregistrate D.M., potrivit certificatului de înregistrare din 25 ianuarie 1999, pentru produse din clasa 5 - preparat medicamentos cu acţiune antiacidă, de uz uman, sub orice formă farmaceutică, iar apelantele pârâte folosesc în activitatea lor comercială semnul D. în asociere cu marca înregistrată D.G., conform certificatului de înregistrare marcă din 29 aprilie 2004, pentru clasa 5 de produse - produse farmaceutice pentru tractul digestiv şi metabolism, veterinare şi igienice, substanţe dietetice de uz medicinal, alimente pentru sugari, plasturi, mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

În măsura în care protecţia reclamantei poartă asupra preparatelor medicamentoase cu acţiune antiacidă, de uz uman, sub orice formă farmaceutică, iar apelantele pârâte folosesc semnul incriminat tot pentru un produs farmaceutic sub semnul D. - antiarsuri gastrice (potrivit ambalajelor folosite ca probe în cauză de reclamantă de la dosar fond şi dosar apel), Curtea a constatat că în cauză se verifică cerinţa identităţii de produse.

Nu poate fi reţinută apărarea apelantelor-pârâte în sensul că ceea ce folosesc referitor la aceste produse cu titlu de marcă este D.D., supliment alimentar, deoarece din cercetarea ambalajelor anterior menţionate reiese în mod evident că ceea ce apelantele folosesc cu titlu de marcă (în scopul de a-şi distinge produsele şi de a le indica provenienţa) este reprezentat de semnul D., semn care este plasat central pe ambalaj, iar ceea ce apelanta O.L.L. deţine cu titlu de marcă înregistrată (D.G.) este poziţionat în partea stângă sus, abia perceptibil, amănunt care intră în sfera detaliilor ce scapă consumatorului mediu cu un nivel rezonabil de informare, de diligentă şi prudenţă, ceea ce exclude folosirea acestei mărci potrivit funcţiilor ei; indicaţia că respectivul preparat ar fi un supliment alimentar decurge doar din lecturarea prospectului produsului, astfel că acest mesaj nici nu intră în sfera elementelor percepute de consumatorul mediu, iar, pe de altă parte, compoziţia preparatului comercializat de pârâte include aceleaşi substanţe active principale ca şi D.M.-ul, respectiv carbonat de calciu şi carbonat de magneziu, ambele fiind comprimate masticabile, contrar celor susţinute de apelantele pârâte, astfel încât acestea sunt în mod evident sustituibile.

Mai mult decât atât, nu există niciun argument de natură a impune instanţei constatarea excluderii suplimentelor alimentare din sfera preparatelor medicamentoase, apelantele pârâte neoferind vreun criteriu care să conducă la constatarea neîntrunirii cerinţei identităţii de produse în afara acestei afirmaţii, care, de altfel, este contrazisă de constatarea identităţii de substanţe active în ambele cazuri şi permite concluzia că şi suplimentele alimentare sunt produse farmaceutice.

Analiza similarităţii mărcii D.M. (marcă verbală) cu semnul D. presupune a se determina gradul de asemănare dintre ele, iar în măsura în care se evidenţiază că semnul D. este conţinut în totalitate în marca înregistrată a reclamantei se poate stabili un grad ridicat de similaritate între marcă şi semn, care generează riscul de asociere, însă acesta nu este suficient fără constatarea probabilităţii confuziei în privinţa originii comerciale a produselor cărora li se aplică.

Este reală susţinerea apelantelor pârâte în sensul că marca D.M. nu are, la nivelul aprecierii globale, elemente distinctive de natură a-i conferi o puternică protecţie (din perspectiva aprecierii fonetice, vizuale şi conceptuale), astfel că nu este o marcă tare, direct proporţională cu gradul de protecţie pe care îl antrenează.

În măsura în care apelanta-reclamantă dovedeşte prin studiul efectuat de compania G. România (anexat la dosarul de fond) că la nivelul percepţiei consumatorului mediu mai mult de 90% din respondenţi (93%) au declarat că marca D.M. şi semnul D. seamănă şi, în acelaşi timp, că 35% din aceeaşi respondenţi au indicat producătorul D.M. ului ca fiind SC S. SA (actuala SC Z. SA), în timp ce doar 1% din respondenţi au asociat semnul D. cu producătorul O.L.L. Curtea a apreciat că aceste date sunt de natură a indica probabilitatea de confuzie din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în aceste limite funcţionând protecţia chiar slabă a mărcii reclamantei; o protecţie slabă nu înseamnă absenţa oricărei protecţii, protecţie care operează dacă se constată că semnul încriminat reproduce parte integrantă din marca înregistrată şi că acestei mărci consumatorul mediu îi acordă o anume origine comercială a produselor astfel marcate, în detrimentul semnului care nu este recunoscut cu funcţiile mărcii, în special aceea de indicare a provenienţei produsului perceput.

Pentru aceste motive s-a apreciat că în mod legal şi temeinic prima instanţă a admis cererea în contrafacerea mărcii D.M.

- În ce priveşte contrafacerea mărcii A.G., marcă înregistrată aparţinând reclamantei, conform certificatului de înregistrare a acesteia din 26 mai 1997 (reînnoit), protecţie ce poartă asupra produselor din clasa 5 a Clasificării de la Nisa - medicament sub orice formă farmaceutică, folosit ca analgezic, antipiretic, antimigrenos şi stimulent psihomotor, Curtea a apreciat ca fiind corectă soluţia primei instanţe.

Apelantele-pârâte folosesc în activitatea lor comercială semnul A. A., potrivit susţinerilor lor, dar în ce priveşte semnul A.N. acestea au invocat prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că această se regăseşte pe produsele comercializate de ele doar cu titlu de cuvânt comun ce caracterizează efectul scontat al medicamentului şi nu reprezintă altceva decât o indicaţie referitoare la calitatea, destinaţia şi caracteristicile produsului.

Invocarea art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este o apărare de care apelantele-reclamante s-au prevalat în dosarul de fond, fiind menţionată ca atare în cuprinsul întâmpinării la cererea de chemare în judecată; drept urmare, aceasta se constituie într-o apărare neanalizată de prima instanţă, ceea ce în virtutea caracterului devolutiv al apelului, obligă instanţa de apel să suplinească motivarea primei instanţe sub acest aspect.

Pe de altă parte, apelatele-reclamante sunt în eroare cu privire la noţiunea de normă de ordine publică, textul anterior citat neavând un atare caracter, astfel încât, în absenţa invocării lui de către partea însăşi, instanţa nu avea obligaţia de a supune dezbaterii aplicarea lui în cauză.

Folosirea denumirii A.V. (fără sinonime în limba romană) în contextul art. 38 alin. (2) din lege n-a fost conformă practicilor comerciale oneste, iar folosirea acestei menţiuni descriptive nu s-a realizat de către apelantele pârâte pentru a indica anumite calităţi şi caracteristici ale produselor, semnul A.N. (cu varianta "A.-N.", iar cu titlu de indicaţie terapeutică "A.V.") a fost cel uzitat de pârâte pentru a-şi marca propriile produse, acestea fiind semnele evidenţiate cu funcţiile mărcii pe ambalajele produselor comercializate de acestea.

În ambele variante, atât A.N. cât şi A.-N., semnele folosite de pârâte sunt susceptibile a genera probabilitatea confuziei în ce priveşte originea comercială a produselor apelantelor reclamante marcate cu marca A.G. şi cele ale apelantelor pârâte, astfel cum rezultă din studiul de piaţă efectuat de G. România, din care reiese că 27% dintre respondenţi ştiu că A.G. este produs de S. SA (succedată de SC Z. SA) şi doar 1% dintre respondenţi au indicat ca producător al A.G.-ului pe SC O.L.L.

Similaritatea mărcii cu semnele decurge şi din concluzia desprinsă din acelaşi raport G. România, din care reiese că procedându-se la compararea directă între A.G. şi A.-N., 89% dintre respondenţi au declarat că cele două semne seamănă, iar 32% că seamănă foarte mult, iar în ce priveşte asemănarea dintre A.G. şi A.N., 77% dintre respondenţi au afirmat că acestea seamănă, iar 15% că această asemănare este una foarte mare.

Aceste concluzii, coroborate cu cele anterior expuse, cu privire la originea comercială a celor două produse cu titulari diferiţi (şi recunoaşterea acestei provenienţe de către consumatorul mediu) este în măsură a confirma nu numai riscul de asociere ci şi probabilitatea confuziei în privinţa atribuirii unei anume origini comerciale produselor astfel marcate.

Concluzia, similară celei referitoare la contrafacerea mărcii D.M., este aceea că şi în cazul mărcii A.G. - deşi A.G. este o marcă slabă, de natură să sugereze într-o mare măsură caracteristicile medicamentelor pe care le desemnează, asocierea acestei mărci în mintea consumatorului (într-o proporţie semnificativă) cu producătorul acestora este de natură a conduce la concluzia reţinerii distinctivităţii mărcii aparţinând reclamantei; aceasta are o putere distinctivă, chiar scăzută, dar care conferă acesteia dreptul de a reclama şi contrafacerea mărcii A.G. în opoziţie cu semnele A.N. şi A.V. (ceea ce a făcut obiectul cererii de chemare în judecată, nu şi "A.-N."), ambele cu o descriptivitate considerabilă, dar care nu s-au impus în mintea consumatorului mediu, astfel încât acestea nu sunt apte de a atribui o anumită origine comercială şi produselor marcate cu ele.

- S-a respins ca nefondată şi critica apelantelor privind neanalizarea cererii şi pe temeiul concurenţei neloiale, singura parte care avea interes a invoca un astfel de viciu al sentinţei primei instanţe fiind doar reclamanta; susţinerea unei critici cu un atare obiect, realizată de apelantele pârâte, este contra interesului lor procesual, deoarece dacă instanţa de apel ar găsi întemeiată şi această cauză a cererii, aceasta ar avea drept rezultat agravarea situaţiei apelantelor pârâte în propria lor cale de atac, contrar dispoziţiilor art. 296 C. proc. civ.

- Ultima critică a apelantelor-pârâte a vizat greşita rezolvare a chestiunii cheltuielilor de judecată acordate de prima instanţă reclamantei, în condiţiile în care doar 3 din cele 4 capete de cerere ale acesteia au fost admise, fără a se face aplicarea prevederilor art. 276 şi 277 C. proc. civ. În măsura în care cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă la fond s-au situat la nivelul sumei de 114.318,97 RON (conform dovezilor), pretenţiile reclamantei fiind admise numai în parte, coroborat cu împrejurarea absenţei unor pretenţii proprii ale pârâtelor formulate împotriva reclamantei (pe calea unei cereri reconvenţionale), în mod legal prima instanţă a făcut aplicarea prevederilor art. 274 şi art. 276 C. proc. civ., reducând cheltuielile de judecată acordate reclamantei, proporţional pentru partea din cererea de chemare în judecată care a fost găsită neîntemeiată.

Pe de altă parte, obligarea pârâtelor, fără a se menţiona solidaritatea, la plata unei sume către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată, are semnificaţia aplicării regulii în materia obligaţiilor, în sensul că obligaţia este una divizibilă sau conjunctă (împărţindu-se în mod egal între pârâtele cauzei), conform art. 1060 C. civ., în timp ce solidaritatea este excepţia şi ea poate decurge din lege sau din convenţia părţilor (art. 1034 - 1056 C. civ.), condiţii neîntrunite în speţă; astfel, şi din acest punct de vedere, aplicarea art. 277 C. proc. civ. a fost corect realizată.

În apel s-a făcut aplicarea art. 274 C. proc. civ., ambele părţi fiind căzute în pretenţii, astfel încât fiecare dintre ele au fost obligate la cheltuieli de judecată, putându-se realiza şi compensarea lor, în temeiul art. 276 C. proc. civ. Cum însă numai apelantele pârâte sunt cele care au dovedit efectuarea cheltuielilor de judecată în cauză, reclamanta nedepunând dovezi în apel, s-a dispus obligarea apelantei reclamante la cheltuieli către apelantele pârâte, rezultând că aceasta datorează 8.181 RON către ambele apelante pârâte (deci, divizibil) cât şi 1750 euro pentru apelanta SC O.L.L. (echivalent în RON la cursul BNR, la data plăţii).

Împotriva deciziei de apel au formulat cereri de recurs apelanţii.

I. Reclamanta SC Z. SA a criticat decizia de apel pentru următoarele motive:

A. Sub aspectul anulării mărcii "A.".

a.1. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină (indicându-se art. 304 pct. 7 C. proc. civ. cu referire şi la art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.).

Prin cererea de apel reclamanta a susţinut că elementul "cl." are un caracter aluziv, aspect care nu se regăseşte în hotărârea atacată, iar această apărare prezintă importanţă în soluţionarea dosarului, în stabilirea elementului cheie al mărcii.

Ignorând şi neanalizând apărarea privind caracterul aluziv al elementului "cl.", instanţa de apel a reţinut că acesta este elementul cheie al întregii mărci, deşi acest caracter îl are elementul "al.".

a.2. Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal (indicându-se art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).

- Instanţa de apel nu a apreciat riscul de confuzie ţinând cont de imaginea de ansamblu a semnelor, în care elementul "al." este cel dominant şi dă funcţie distinctivă mărcii, fiind susceptibil să domine singur imaginea acestei mărci pe care publicul vizat o păstrează în memorie, în vreme ce celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile.

Atenţia publicului cade asupra părţii de început a unui semn verbal compus din mai multe elemente.

În aplicarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CE nr. 40/1994 privind marca comunitară (ale cărei dispoziţii au fost transferate în art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) a statuat cu privire la aprecierea caracterului dominant al unuia sau mai multor componente ale unei mărci complexe, în sensul că în afară de calităţile intriseci ale fiecărui element component, se va lua în considerare poziţia relativă a diferitelor elemente componente în ansamblul mărcii compuse (cauza T -147/03, hotărârea din 12 ianuarie 2006, Devinlec Developpment Innovation Leclerc SA vs Office for Harmonisation in the Internal Market).

În general, consumatorii sunt mai atenţi la partea de început a cuvintelor decât la partea finală a acestora şi este de obicei înţeles că, de principiu, o marcă verbală se remarcă prin partea de început care predomină în amintirea imperfectă a consumatorilor, în special pe piaţa consumatorilor de produse în masă (Cauza T - 112 /03 L"Oreal v. OHIM-Revlon (FLEXI AIR) - CSJE).

Soluţia este nelegală sub aspectul extragerii elementului dominant al mărcii anterioare, încălcându-se criteriile de apreciere a similarităţii vizuale, fonetice şi conceptuale dintre semne în analiza riscului de confuzie.

Din punct de vedere vizual, componentul dominant al mărcii anterioare, elementul verbal "al." este reluat în integralitatea sa în cuprinsul mărcii "A.", reprezentând jumătate (4 litere) din aceasta, fiind poziţionat chiar la începutul cuvântului.

Sub aspect fonetic, identitatea părţilor de început, uşor de memorat, a mărcilor în conflict permite substituirea cu uşurinţă în mintea consumatorilor a celor două cuvinte.

- Poate exista şi situaţia ca toate elementele (verbale) ale unei mărci (verbale) să fie aluzive sau descriptive, niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în aşa măsură atenţia consumatorului încât să conducă la neglijarea totală a celuilalt, iar astfel toate elementele joacă un rol în impresia de ansamblu produsă de semn. În această situaţie, neglijarea totală a unuia din elemente este de natură să conducă la o apreciere greşită a riscului de confuzie.

Relevantă în acest sens este Hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (din 12 iunie 2007, în cauza Limoncheloţ/Limoncello della Costiera Amalfitana), în care s-a sancţionat modul de soluţionare dispus de Tribunalul de Primă Instanţă, în sensul că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să fie fundamentată pe impresia de ansamblu produsă de semnele în discuţie. S-a subliniat jurisprudenţa Curţii în sensul că în cadrul examinării existenţei unui risc de confuzie, aprecierea asemănării între două mărci nu se poate limita la luarea în consideraţie a unui singur component din marca complexă; din contră, este cazul de a opera comparaţia prin examinarea mărcilor în cauză, considerate fiecare în ansamblul său, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu produsă în memoria publicului pertinent de o marcă complexă, în anumite circumstanţe, să fie dominată de una sau mai multe dintre componentele sale. Doar în cazul în care toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile, aprecierea similitudinii ar putea să se facă doar pe baza elementului dominant.

Ca o ultimă variantă, ambele elemente în discuţie au caracter aluziv. În mod evident elementul "cl." este în realitate mai aluziv, fiind mult mai uşor pentru public să facă legătura "calmin-calmare" decât "algo-algie", iar elementul "al." are o poziţie privilegiată, deoarece este poziţionat la începutul cuvântului, atenţia consumatorului fiind atrasă asupra sa. Ambele elemente "al.-cl."" - "calmarea durerii" au un rol important, fără unul dintre ele pierzându-se semnificaţia cunoscută publicului consumator. De aceea, elementul "al." nu are cum să fie neglijabil şi nu poate fi ignorat în aprecierea riscului de confuzie.

În aceste condiţii, instanţa trebuia să distingă în funcţie de gradul aluziv al elementelor componente. Dacă în privinţa elementului "cl." caracterul aluziv este evident - calmare, elementul "al." nu va fi perceput de consumator ca un derivat al cuvântului "algie", neprezentându-se la farmacie spunând că are "o algie" ci că că are "o durere", gândindu-se la un medicament de "calmare".

b) Hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea normelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. (2) C. proc. civ. (art. 304 pct. 5 C. proc. civ.).

Una dintre criticile principale pe care recurenta le-a formulat în cuprinsul motivelor de apel şi care vizau anularea mărcii A. se referă, în principal, la caracterul notoriu al mărcii anterioare A.L., arătându-se că acesta are un rol foarte important în aprecierea atât a similarităţii dintre semnele în conflict cât şi a riscului de confuzie, în raport de gradul de distinctivitate a mărcii anterioare, instanţa fondului omiţând să analizeze acest aspect în cuprinsul considerentelor sentinţei.

Date fiind considerentele hotărârii de apel sub acest aspect şi întrucât studiul G. România a fost administrat de către recurentă ca probă pilot în susţinerea notorietăţii mărcii A.L. la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, instanţa de apel, în virtutea rolului activ, avea îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală în aflarea adevărului; trebuia să pună în discuţia părţilor orice nelămurire asupra notorietăţii mărcii A.L. la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii ulterioare - văzând şi dispoziţiile art. 129 alin. (5) C. proc. civ.

B. Sub aspectul capetelor de cerere privind contrafacerea mărcilor "D.M. şi "A.N." (indicându-se dispoziţiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ.) se susţine că în soluţionarea acestora instanţa de apel nu face nicio referire asupra gradului foarte mare de distinctivitate dobândită a mărcilor în discuţie, acest factor deţinând un rol deosebit de important în aprecierea confuziei dintre semne. Se arată totodată în susţinerea criticii că se pot ataca considerentele unei hotărâri atunci când se tinde la modificarea sau înlăturarea considerentelor în susţinerea dezlegării în drept date de instanţa de apel, cu referire la Decizia civilă nr. 859 din 12 februarie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală.

II. Pârâtele SC O.L. SRL şi O.L.L. au criticat decizia de apel pentru următoarele motive:

a. În mod nelegal instanţa de apel a considerat că la momentul introducerii acţiunii pârâtele O. nu se bucurau de protecţia oferită de Legea nr. 84/1998 pentru semnul A.N. folosit de acestea în activitatea lor comercială.

Aşa cum au probat şi tribunalul a constatat, la momentul introducerii acţiunii era depusă spre înregistrare marca A.N. şi se dispusese înscrierea mărcii în Registrul naţional al mărcilor sub nr. M 2004 03787, fiind publicată în BOPI nr. 1/2004. În urma respingerii opoziţiei formulate de SC Z., decizia de înregistrare a mărcii a devenit definitivă, creând astfel titularului O.L.L., în temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, îndreptăţirea utilizării acestei mărci.

În consecinţă, exercitarea de către solicitantul mărcii publicate A.N. a drepturilor conferite de lege nu poate intra în sfera ilicitului şi nu poate fi percepută ca o atingere a drepturilor altei persoane, atât timp cât, la momentul contestării actelor de utilizare prin acţiune, protecţia asigurată de OSIM se afla în vigoare, chiar dacă ulterior, pe cale jurisdicţională, marca a fost respinsă la înregistrare.

Instanţa de apel a luat în considerare un moment ulterior introducerii acţiunii, cel al pierderii protecţiei mărcii, ceea ce echivalează cu o modificare a acţiunii în alte condiţii decât cele prevăzute limitativ de art. 132 C. proc. civ.

b. În mod nelegal instanţa de apel a apreciat că suplimentele alimentare fac parte din sfera preparatelor medicamentoase.

Pentru suplimentele alimentare există reglementări speciale: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 244/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare. În art. 1 din Normele tehnice sunt definite suplimentele alimentare ca preparate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide care au în compoziţia lor nutrienţi şi/sau alte substanţe comestibile care sunt consumate în condiţii definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit.

Suplimentele alimentare nu pot fi incluse în sfera preparatelor medicamentoase şi, pe cale de consecinţă, semnul D., alături de marca D.G., s-a folosit pentru o categorie de produse diferită de cea pentru marca D.M., ceea ce exclude riscul de asociere şi de confuzie, cum în mod greşit a reţinut instanţa de apel.

c. În mod nelegal şi contrar regulilor silogismului, Curtea de apel a constatat că:

- în faţa primei instanţe, prin întâmpinare, a invocat excepţia reglementată prin dispoziţiile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, iar tribunalul nu s-a pronunţat asupra ei, dar a apreciat că apelantele O. ar fi în eroare cu privire la noţiunea de ordine publică a excepţiei invocate, deoarece textul respectiv nu ar avea un astfel de caracter - astfel încât, în absenţa invocării lui de către partea însăşi, instanţa nu avea obligaţia de a supune dezbaterii aplicarea lui în cauză.

Se afirmă că excepţia invocată nu are un caracter de ordine publică, pe de o parte, iar că aceasta nu a fost ridicată de partea însăşi, pe de altă parte.

- o a doua contradicţie în argumentarea instanţei de apel rezultă din împrejurarea că judecătorii, deşi au constatat descriptivitatea denumirii A.V. fără nici o dovadă, au susţinut că apelantele-intimate O. nu ar fi folosit cu onestitate această denumire în activitatea lor comercială, ci pentru a "marca propriile produse, acestea fiind semne evidenţiate cu funcţiile mărcii."; aceasta este o motivare profund nelegală, faţă de împrejurarea necontestabilă că denumirile descriptive nu pot îndeplini funcţia de marcă, fiind lipsite de distinctivitate.

- modalitatea de soluţionare a cererilor pârâtelor de către instanţa de apel, opinia acesteia privind o aşa-zisă activitate neonestă a apelantelor O. rezidă din aprecierea greşită şi inadmisibilă a concluziilor studiului de piaţa extrajudiciar întocmit de compania G., pe care l-au contestat pentru subiectivitate şi modul neştiinţific de realizare.

Judecata în dosarul de recurs.

Prin încheierea din şedinţa de la 16 aprilie 2010 instanţa de recurs a constatat următoarele:

- recurenta SC O.L. SRL a decis prin hotărârea AGA nr. 8 din 31 iulie 2009 schimbarea denumirii în O.Z.L. SRL.

- recurenta SC O.L.L. (Marea Britanie) a cesionat marca "A. remediu clasic pentru orice durere" în favoarea O.L.P. SA, prin contractul încheiat la 23 iulie 2009. Prin decizie, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a admis cererea de înscriere în Registrul Naţional al Mărcilor a cesiunii totale a mărcii, iar în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 1/2010 s-a publicat această cesiune. Pentru aceste motive a fost citată în cauză cesionara O.L.P. SRL, în calitate de succesoare în drepturi a recurentei O.L.L.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că ambele recursuri formulate în cauza sunt nefondate.

I. Recursul declarat de reclamantă.

A. În ceea ce priveşte anularea mărcii "A.".

a.1.a.2. În ceea ce priveşte semnele în conflict "A.L." şi "A.", în considerentele deciziei de apel s-a făcut referire la caracterul descriptiv al particulei comune "al.".

În mod evident şi particula "cl." din marca deţinută de recurenta-reclamantă are acelaşi caracter descriptiv, indicând caracteristicile produsului care se comercializează sub această marcă. Acest cuvânt are un rol sugestiv, este un derivat al cuvântului "calma" care, potrivit DEX, are înţelesul de "a linişti" sau "a potoli" (din fr. calmer).

Într-adevăr, instanţa de apel nu analizează acest aspect, dar acest lucru nu este în măsură să ducă la schimbarea soluţiei, în considerarea celor ce succed - critica încadrându-se în art 304 pct. 7 C. proc. civ.

Ambele particule ale cuvântului ce reprezintă marca deţinută de recurenta-reclamantă sunt descriptive, însă acestea, împreună, sunt în măsură să asigure caracter distinctiv mărcii - cerinţă îndeplinită dealtfel din moment ce constituie o marcă valabilă. Deşi ambele componente, dat fiind caracterul lor descriptiv, au fost iniţial foarte slabe, în această asociere au dobândit în timp un grad mare de distinctivitate, devenind o marcă tare. Astfel, publicul îşi aminteşte mai uşor de ea, ca provenind de la recurenta-reclamantă, iar câmpul de protecţie este mai mare. Caracterul distinctiv al mărcii rezultă de altfel nu din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de public şi numai în legătură cu produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea - publicul vizat atribuind cu uşurinţă produsele pe care este aplicată marca unei întreprinderi determinate, respectiv recurentei reclamante.

Dat fiind acest lucru, se pune problema consecinţelor în ipoteza în care o terţă persoană îşi însuşeşte o parte din componentele unei asemenea mărci, iar prin simpla adăugire a unui alt element se prevalează de existenţa unui semn distinct - cu alte cuvinte, se pune problema identităţii sau similarităţii acestor semne.

Întrucât este indispensabil să se dea o interpretare a conceptului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie, instanţa de apel a procedat în consecinţă, făcând o apreciere globală a semnelor în conflict şi o analiză a similarităţii din perspectiva asemănărilor din punct de vedere fonetic, vizual şi conceptual, cu referire şi la jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, reţinând că prima parte a celor două mărci este identică, fiind reprezentată de prefixul "al.", atribuind însă acestuia poziţia de element secundar al mărcilor în conflict.

Dat fiind faptul că ambele semne sunt verbale compuse dintr-un singur cuvânt, format însă prin asocierea a două cuvinte (derivate), trebuie într-adevăr să se ţină seama de faptul că unul dintre acestea este identic, determinând necesitatea aprecierii caracterului acestuia de element de bază al mărcii, întrucât numai în lipsa unor cuvinte identice se stabilesc apropierile între elementele verbale ca şi în cazul mărcilor compuse dintr-un singur cuvânt.

Într-adevăr, în percepţia de ansamblu a semnelor aflate în conflict, ceea ce se impune în mintea consumatorului român mediu, vizat de produsele în cauză (identice, iar sub acest aspect se vor avea în vedere şi cele reţinute în analiza celuilalt recurs) este elementul verbal (perceput şi vizual) dominant al fiecăruia dintre acestea.

După cum s-a arătat mai sus însă, ambele componente ale mărcii deţinute de reclamanta recurentă, al cărora caracter descriptiv nu poate fi contestat, deşi foarte slabe privite separat, în asociere şi în această formulă au dobândit în timp o distinctivitate semnificativă, consumatorul mediu percepând produsele cărora li se aplică ca provenind de la aceasta.

În aceste condiţii, ambele elemente au rol în impresia/percepţia de ansamblu a semnului aparţinând reclamantei recurente, iar neglijarea unuia dintre ele determină aprecierea greşită a riscului de confuzie.

De principiu, preluarea unuia dintre aceste elemente şi adăugarea altuia diferit, urmate de susţinerea caracterului distinctiv al semnului rezultat nu sunt permise date fiind distinctivitatea mărcii anterioare în componenţa sa, precum şi generarea astfel a similarităţii semnelor în conflict. Cu toate acestea, soluţia de respingere a cererii de anulare a mărcii deţinute de pârâta-recurentă se impune a fi menţinută, nefiind îndeplinite în totalitate cerinţele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b), cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în numerotarea legii de la data soluţionării cauzei în apel).

Potrivit normelor legale menţionate, se poate cere anularea unei mărci dacă aceasta este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.

Neputând fi reţinută o identitate a semnelor în conflict (nesusţinută de altfel de niciuna dintre părţi), acestea sunt totuşi similare, dată fiind asemănarea dintre acestea generată de particula comună "al.". Similaritatea nu poate fi însă reţinută într-o măsură substanţială, dat fiind caracterul descriptiv al elementului comun şi rolul său, ca particulă, în componenţa mărcii reclamantei.

Deşi semnele în conflict sunt similare, iar produsele cărora li se aplică sunt identice, nu se poate reţine riscul de confuzie, cerinţă impusă cumulativ de norma legală incidenţă.

După cum s-a reţinut în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în interpretarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 89/104/CE din 21 decembrie 1998 (înlocuită în prezent de Directiva nr. 2008/95/CE), începând cu cauza Sabel vs. Puma AG., nu există risc de confuzie, în sensul directivei asupra mărcilor, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor în cauză, un simplu risc de asociere între semnele în conflict nefiind suficient.

Având în vedere interpretarea dată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, ar trebui să se considere, în aplicarea art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, că pentru a constitui motiv de refuz de înregistrare a unei mărci şi implicit de anulare faţă de dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b), similaritatea acesteia cu o marcă anterioară trebuie să creeze în mod obligatoriu un risc de confuzie, riscul de asociere nefiind el însuşi suficient. Cu alte cuvinte, asocierea care se poate crea în mintea consumatorilor între cele două mărci trebuie să fie doar mijlocul prin care aceştia să poată ajunge în situaţia de a le confunda, direct sau indirect. Astfel, dacă legătura pe care o face consumatorul între mărcile similare se opreşte la o simplă asociere, fără a se produce rezultatul la care se referă legea, respectiv confuzia, această simplă asociere nu poate constitui motiv de anulare a mărcii ulterior înregistrate.

Aplicând acest raţionament la mărcile în prezenţă, se poate constata că văzând marca indicată ca fiind frauduloasă (deţinută de pârâta recurentă), consumatorul îşi aminteşte de marca anterioară (deţinută de reclamanta-recurentă), dar nu poate ajunge la o confuzie cu privire la provenienţa produselor.

Consumatorul mediu, obişnuit, vizat al categoriei de produse comercializate, chiar identice fiind, care percepe marca în întregul ei, face numai o asociere între cele două mărci, iar acest lucru datorită prefixul identic "al.", fără a face o confuzie în ceea ce priveşte originea, producătorul. Aceasta întrucât consumatorul, citind marca deţinută de pârâta-recurentă, se duce cu gândul la producătorul "O.", această particulă reprezentând parte din numele comercial aparţinând pârâtei-recurente. Văzând semnul, consumatorul are în faţă un alt medicament de remediu împotriva durerii (al.), dar care provine de la producătorul "O.", în marca incriminată având caracter dominant acest element. Confuzia este evitată întrucât elementul comun, care are în mod evident un caracter descriptiv, chiar dacă într-un grad mai redus decât elementul "cl.", nu este în măsură ca, singur, să confere distinctivitate mărcii anterioare, ci numai în asociere cu acesta. Mai mult, instanţa de apel a reţinut că s-au înregistrat în România alte 14 mărci pentru aceeaşi clasă de produse (clasa 5), mărci care au aceeaşi particulă plasată la început.

Aşa cum a susţinut reclamanta-recurentă, aspect confirmat şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene indicată, criteriile de apreciere a similarităţii mărcilor în raport cu riscul de confuzie sunt reprezentate de caracterul dominant al unuia dintre componente şi poziţia acestora în componenţa mărcii. Numai că aceste criterii, aplicate la situaţia particulară în speţă (ceea ce s-a şi făcut mai sus) converg spre concluzia înlăturării riscului de confuzie, cu toate că se constată similaritatea mărcilor în prezenţă.

b) În ceea ce priveşte notorietatea mărcii "A.L.", care constituie un motiv distinct de anulare prevăzut de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a reţinut că acest aspect este invocat în cauză şi pentru dovedirea gradului de cunoaştere şi renumelui acestei mărci de către public, cu generarea astfel a unei distinctivităţi ridicate a acestui semn.

Contrar celor invocate de către reclamanta recurentă, apărarea din apel a fost analizată de instanţă, reţinându-se că nu este susţinută probator în raport cu data înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită - aceasta fiind data în raport de care se analizează îndeplinirea cerinţelor impuse de lege pentru valabilitatea înregistrării. S-a reţinut astfel că ipoteza notorietăţii mărcii anterioare la momentul depunerii cererii pentru înregistrarea mărcii ulterioare (30 septembrie 2002) nu este susţinută probator în cauză în condiţiile în care studiul efectuat de G. România reflectă anul 2005.

Rolul activ al magistratului reglementat de art. 129 alin. final C. proc. civ. nu trebuie absolutizat, probatoriul în cazul analizat neputând viza decât perioada anterioară cererii de înregistrare a mărcii contestate.

B. Ultima critică de recurs, ce se circumscrie dispoziţiilor art. 304 pct. 7 C. proc. civ. nu va fi primită deoarece partea nu justifică un interes în formularea acesteia în condiţiile în care prin sentinţa primei instanţe s-a dispus măsura interzicerii comercializării de către pârâte a produselor purtând semnele A.N., D. şi A.V., considerate ca aducând atingere mărcilor înregistrate A.G. şi D.M., proprietatea reclamantei.

Considerentele dobândesc putere de lucru judecat numai în măsura în care explică dispozitivul şi se reflectă în acesta, astfel că acele considerente care nu justifică dispozitivul (greşite) pot fi repuse în discuţie şi justifică un interes în desfiinţarea lor. Sunt avute în vedere, prin urmare, considerentele cuprinse în motivarea hotărârii.

Numai că, în speţă, recurenta reclamantă impută instanţei de apel lipsa unor considerente rezultată din neanalizarea unei apărări formulate în susţinerea acţiunii în contrafacere - admisă dealtfel, situaţie în care nu se justifică interesul. Prin decizia Înaltei Curţi indicată în cadrul criticii este vizată de altfel modalitatea procedurală prin care se poate contesta motivarea dată unei dezlegări în drept care nu apare evidenţiată în soluţia înscrisă în dispozitiv.

II. Recursul declarat de pârâte.

a. După cum a reţinut instanţa de apel, împotriva deciziei Comisiei de Reexaminare Mărci prin care se respinsese opoziţia formulată de SC S. SA (actuala SC Z. SA) privind înregistrarea mărcii A.N. s-a formulat apel de către reclamantă, fiind schimbată soluţia din opoziţie prin Decizia civilă nr. 158A din 6 februarie 2008. Recursul formulat de către recurenta SC O.L.L. împotriva acestei decizii a fost respins ca nefondat prin Decizia civilă nr. 358R din 16 septembrie 2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

În condiţiile în care înregistrarea mărcii era în procedura de contestare, nefiind finalizată în sensul confirmării şi retroactivării protecţiei de la data constituirii depozitului naţional reglementar -conform art. 29 din Legea nr. 84/1998 (care prevede că înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar) pârâtele nu se pot prevala de nicio protecţie, fiind puse în situaţia de a utiliza un semn fără legitimare.

Acest mod de dispunere nu echivalează cu o modificare a acţiunii, în sensul criticii, întrucât în lipsa unei protecţii la data sesizării - urmând a fi avute în vedere şi cele din alineatul precedent, folosirea unei mărci înregistrate fără acordul titularului este nelegitimă din perspectiva art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

b. Prin cea de-a doua critică se susţine că suplimentele alimentare, pentru care există reglementări speciale, nu pot fi incluse în sfera preparatelor medicamentoase, făcând parte din categorii diferite de produse, ceea ce exclude riscul de confuzie între semnele D. asociat cu marca D.G. (utilizată de către pârâte) şi marca D.M. (aparţinând reclamantei).

Argumentul susţinut de recurente, cu referire la norme generale în domeniul suplimentelor alimentare, nu este în măsură să contrazică cele reţinute de instanţa de apel, nerelevând elemente de excludere a suplimentelor alimentare din categoria produselor medicamentoase sau privind substanţele active principale, faţă de care s-a susţinut caracterul substituibil al acestora.

c. Cea de-a treia critică de recurs vizează aspecte contradictorii din motivarea deciziei de apel, din perspectiva art. 304 pct. 7 C. proc. civ., care nu se confirmă.

- decizia nu este contradictorie sub aspectul reţinerii lipsei caracterului de normă de ordine publică a art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 invocată prin întâmpinare de către pârâte, pe de o parte, şi a faptului că instanţa nu avea obligaţia analizării în absenţa invocării de parte, pe de o parte. Aceasta întrucât în considerentul în discuţie instanţa face referiri cu valoare de principiu la normele de ordine publică şi cele de ordine privată, acestea din urmă trebuind invocate de parte pentru a fi analizate.

- nici motivarea contradictorie referitoare la caracterul descriptiv al semnului A.V. şi utilizarea acestuia ca marcă pentru comercializarea produselor nu se confirmă. Ceea ce a avut în vedere instanţa de apel a fost utilizarea acestui semn de către pârâte pe ambalajele produselor cu scopul distingerii acestora de altele, aptă să genereze confuzie, şi nu înregistrarea legală a acestui semn ca marcă, ocazie cu care se analizează distinctivitatea semnului ales ca marcă. Recurentele nu se pot prevala de un caracter descriptiv al semnului folosit atât timp cât în cauză s-a reţinut probabilitatea confuziei în ce priveşte originea comercială a produselor şi similaritatea cu o marcă înregistrată.

- modul de apreciere a probelor de către instanţa de apel nu se circumscrie dispoziţiilor art. 304 C. proc. civ., ceea ce face să nu poată fi primită nici ultima critică de recurs.

În considerarea argumentelor reţinute mai sus, Înalta Curte constată că sunt nefondate criticile formulate prin ambele recursuri (ce se circumscriu art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.) urmând ca, făcând aplicarea şi a art. 312 alin. (1) C. proc. civ., să dispună în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de reclamanta SC Z. SA (fostă SC S. SA) şi de pârâtele S.C O.Z.L. SRL (fostă SC O.L. SRL.) şi SC O.L.L. împotriva Deciziei nr. 74/A din 3 aprilie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 iunie 2010.

← ICCJ. Decizia nr. 5833/2010. Civil. Anulare act. Recurs		ICCJ. Decizia nr. 3354/2010. Civil. Pretenţii. Recurs →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

ICCJ. Decizia nr. 3404/2010. Civil. Reparare prejudicii erori judiciare. Recurs ICCJ. Decizia nr. 3845/2010. Civil. Drept de autor şi drepturi conexe. Recurs ICCJ. Decizia nr. 5833/2010. Civil. Anulare act. Recurs