ICCJ. Decizia nr. 1169/2011. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Decizia nr. 1169/2011
Dosar nr.43123/3/2006
Şedinţa din 11 februarie 2011
Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Judecata în primă instanţă
Prin acţiunea înregistrată la 1 august 2006, sub nr. 26752/3/2006, reclamanta SC F.C.P.T. SA a chemat în judecată pe pârâta U.P.T., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa să interzică pârâtei folosirea mărcii „P.T." în legătură cu activitatea sportivă de fotbal, pârâta având înregistrată marca.
Pârâta U.P.T. a formulat cerere reconvenţională, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate că reclamanta este cea care i-a încălcat dreptul său de folosinţă exclusivă asupra mărcii P.T., desfăşurând activităţi sportive sub marca protejată, să o oblige pe reclamantă să înceteze de îndată aceste activităţi şi să folosească un semn identic sau asemănător cu marca sa, să distrugă de îndată toate materialele promoţionale şi documentele care poartă marca în litigiu şi să plătească despăgubiri pentru perioada de folosire nelegală a mărcii.
Printr-o cerere înregistrată distinct sub nr. 43123/3/2006 la 15 noiembrie 2006, U.P.T., în calitate de reclamantă, a chemat-o în judecată pe pârâta SC F.C.P.T. SA, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate că pârâta i-a încălcat dreptul său de folosinţă exclusivă asupra mărcii P.T., desfăşurând activităţi sportive sub marca protejată, să o oblige pe pârâtă să înceteze de îndată aceste activităţi şi să folosească un semn identic sau asemănător cu marca sa, să distrugă de îndată toate materialele promoţionale şi documentele care poartă marca în litigiu şi să plătească despăgubiri pentru perioada de folosire nelegală a mărcii.
În acest dosar, pârâta SC F.C.P.T. SA a formulat la rândul său cerere reconvenţională, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să anuleze înregistrarea mărcii „P.T." efectuată în favoarea reclamantei, să-i interzică folosirea mărcii în legătură cu activitatea sportivă de fotbal şi să o oblige la plata de daune.
Prin încheierea din 20 martie 2007, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a dispus conexarea celor două dosare.
Prin încheierea din 17 aprilie 2007, aceeaşi instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamantei SC F.C.P.T. SA, a respins cererea formulată de această reclamantă în dosarul nr. 26752/3/2006 ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, a respins excepţia lipsei de interes în formularea cererii reconvenţionale de către pârâta SC F.C.P.T. SA precum şi excepţia exercitării abuzive a drepturilor procesuale invocate de această pârâtă.
Pentru a admite excepţia lipsei calităţii procesuale active, tribunalul a reţinut, în esenţă, că reclamanta SC F.C.P.T. SA nu face dovada calităţii de titulară a vreunui drept asupra mărcii pe care să-l poată invoca conform art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Or, acţiunea în contrafacere este reglementată de acest text de lege doar în beneficiul titularilor mărcilor, motiv pentru care reclamanta, neavând această calitate, nu poate solicita interzicerea folosirii mărcii de către pârâta U.P.T.
Prin sentinţa civilă nr. 381 din 17 martie 2009, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a reluat soluţia admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei SC F.C.P.T. SA în dosarul nr. 26752/3/2006, şi, în plus, a respins ca nefondate toate celelalte cereri, principale sau reconvenţionale, formulate de părţi.
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:
Reclamanta-pârâtă U.P.T. este titulara mărcii „P.T.", conform certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, începând cu data de 29 noiembrie 2004.
Sub denumirea P.T. a fost organizat clubul P.T. pe lângă institutul cu acelaşi nume, nume folosit din anul 1920, odată cu înfiinţarea instituţiei Ş.P.T.
În anul 1995 s-a înfiinţat sub girul acestei universităţi, A.S.P.T., prin sentinţa civilă nr. 373/1995.
Aşadar, reclamanta, care are în denumirea sa elementul verbal P.T., a înregistrat această marcă pe care o foloseşte în mod legal în legătură cu activităţile sale educative şi sportive în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 şi ale Legii nr. 68/2001 a Educaţiei fizice şi sportului.
La rândul său, pârâta SC F.C.P.T. SA foloseşte în mod legal denumirea „P.T." conţinută în denumirea sa comercială.
Prin Ordinul nr. 163 din 24 ianuarie 1991 a Ministerului Sportului s-a înfiinţat începând cu data de 1 februarie 1991, pârâta F.C.P.T., subordonată Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, unitate autofinanţată prin separarea secţiei de fotbal de celelalte secţii ale clubului sportiv P.T.
Prin sentinţa nr. 94 din 11 iunie 1993 a Judecătoriei Timişoara, s-a înregistrat ca persoană juridică, Asociaţia F.C.P.T.
Prin hotărârea nr. 369 din 9 martie 2000 a Consiliului local al municipiului Timişoara s-a aprobat asocierea acestuia cu Asociaţia F.C.P.T., iar prin hotărârea nr. 433 din 18 aprilie 2000, s-a asociat celor două şi I.C.S. S.M., care s-a obligat să suporte cheltuielile necesare activităţii echipei de fotbal.
La 10 decembrie 2001, s-a hotărât transformarea asociaţiei non-profit în societate comercială pe acţiuni cu denumirea SC F.C.P.T. SA.
Aşa fiind, tribunalul a reţinut că nici pârâta nu poate fi obligată să înceteze folosirea denumirii P.T. în legătură cu activitatea proprie.
Referitor la cererea reconvenţională având ca obiect anularea înregistrării mărcii în temeiul art. 5 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 84/1998, respectiv 48 lit. c) din aceeaşi lege, tribunalul a reţinut că nu sunt incidente dispoziţiile legale menţionate.
Marca verbală a reclamantei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, deoarece este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor şi serviciilor reclamantei, este distinctivă şi nu există vreun motiv absolut sau relativ de refuz la înregistrare.
Totodată, reaua-credinţă a reclamantei la înregistrarea mărcii nu a fost dovedită de către pârâtă, dat fiind că reclamanta are în propria denumire elementele verbale înregistrate ca marcă, iar printre activităţile sale se numără şi cele sportive, fiind legală astfel înregistrarea mărcii.
Judecata în apel
Prin Decizia nr. 71/A din 4 martie 2010, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de U.P.T. împotriva sentinţei civile nr. 381 din 17 martie 2009 a Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, a admis apelul declarat de SC F.C.P.T. SA împotriva aceleiaşi sentinţe; a schimbat în parte sentinţa, în sensul că a admis în parte cererea reconvenţională din dosarul nr. 43123/3/2006; a anulat în parte înregistrarea mărcii pentru activităţi sportive – fotbal din clasa de produse şi servicii 41; a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.
Pentru a decide astfel, curtea de apel a reţinut următoarele:
Corect a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei SC F.C.P.T. SA, câtă vreme aceasta nu este titulara unei mărci P.T., cu atât mai mult cu cât sintagma se regăseşte în denumirea universităţii.
Simplul fapt că reclamanta are în denumirea sa comercială acest element verbal şi că îşi desfăşoară activitatea sub semnul P.T. nu îi conferă calitatea de a interzice terţilor folosirea aceleiaşi denumiri.
Competenţa instanţelor judecătoreşti de a soluţiona prezenta cauză a fost de asemenea corect stabilită, litigiul nefiind unul care să vizeze activitatea sportivă a două cluburi de fotbal, ci unul privind înregistrarea şi folosirea unei mărci.
Nu există autoritate de lucru judecat în raport de cauza soluţionată de Tribunalul arbitrar Sportiv de la Lausanne, prin hotărârea din 5 decembrie 2006, nefiind îndeplinită condiţia triplei identităţi: de părţi, de obiect şi de cauză.
În ceea ce priveşte înregistrarea cu rea-credinţă de către Universitatea P.T. a mărcii, susţinerile apelantei SC F.C.P.T. SA sunt întemeiate.
Din probele administrate rezultă că la momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii, U.P.T. cunoştea că activitatea de fotbal desfăşurată sub denumirea solicitată a fi înregistrată ca marcă era în mod notoriu desfăşurată de o altă entitate, notorietatea fiind dată atât de durata îndelungată a folosirii denumirii cât şi de cunoaşterea acestei activităţi sub această denumire de către fanii acestui sport, precum şi de către forurile naţionale şi internaţionale în domeniul fotbalului.
Chiar dacă şi în cadrul Universităţii P.T. se poate desfăşura activitatea de fotbal, pentru această activitate nu poate fi folosită o denumire notoriu utilizată de o altă entitate.
Nici dispoziţiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu au fost respectate la momentul formulării cererii de înregistrare deoarece marca din litigiu nu servea Universităţii P.T. la deosebirea activităţii sale de fotbal de activitatea desfăşurată de alte entităţi, ci dimpotrivă era generatoare de confuzie.
Judecata în recurs
Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta pârâtă Universitatea P.T., solicitând în principal, admiterea recursului şi casarea în parte a deciziei, iar, în subsidiar, admiterea recursului şi modificarea în parte a deciziei, în sensul respingerii apelului declarat de pârâta reclamantă, admiterii apelului propriu, admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată prin cererea reconvenţională şi cea conexă.
În motivarea cererii, recurenta invocă următoarele:
1. Instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti în momentul în care a reţinut art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 ca motiv de anulare a înregistrării mărcii, în condiţiile în care anularea se poate dispune numai pentru motivele prevăzute de art. 48 din Legea nr. 84/1998.
Anulând înregistrarea mărcii pentru clasa 41 activităţi sportive-fotbal, instanţa a stabilit o nouă categorie de servicii din această clasă,care nu se regăseşte în Clasificarea dela Nisa.
Pe de altă parte, Legea nr. 69/2000 reglementează posibilitatea instituţiilor de învăţământ superior de a desfăşura activităţi în toate ramurile de sport sub denumirea proprie, în care sunt incluse respectivele structuri sportive.
2. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii.
În hotărâre nu au fost expuse motivele în vaza cărora instanţa a reţinut că înregistrarea mărcii P.T. a fost făcută cu rea-credinţă în ceea ce priveşte activităţile sportive-fotbal.
Instanţa de apel nu a motivat cum o societate comercială prin acţionarii acesteia persoane fizice ar fi avut vreodată legătură cu U.P.T., atât timp cât din patrimoniul acesteia nu poate exista vreun drept asupra U.P.T. sau asupra unei structuri care intră în componenţa acesteia, susceptibil de a fi transferat societăţii comerciale care a luat fiinţă la peste 80 de ani de la data înfiinţării universităţii.
Curtea de apel reţine în mod contradictoriu că reclamanta pârâtă a înregistrat marca P.T. cu rea-credinţă şi, totodată, că are dreptul de a desfăşura activitatea de fotbal.
În ceea ce priveşte motivele pentru care s-a respins apelul declarat de reclamanta pârâtă, în considerentele hotărârii nu se regăsesc elementele de fapt şi de drept care au condus la această soluţie.
3. Hotărârea este lipsită de temei legal şi a fost dată cu aplicarea greşită a legii.
Art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, se referă la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă şi anume posibilitatea semnului ales ca marcă de a fi reprezentat grafic şi capacitata acestuia de a servi la deosebirea produselor sau serviciilor unor persoane de cele aparţinând altora, adică distinctivitate.
Instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a acestui text de lege, deoarece marca P.T. îndeplineşte condiţia distinctivităţii, serviciile de educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive şi culturale desfăşurate de această universitate, fiind individualizate de aceleaşi servicii desfăşurate de alte instituţii de învăţământ superior.
4. Instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii a schimbat natura şi înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.
În dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta se referă la Ordinul Ministrului Sportului nr. 163 din 24 ianuarie 1991, precum şi la actul constitutiv al SC F.C.P.T. SA din care rezultă că nu s-a aprobat înfiinţarea asociaţiei F.C.P.T., ci înfiinţarea unei unităţi din structura U.P.T. cu numele F.C.P.T. care a funcţionat în subordinea universităţii în baza unor acte normative şi nu în baza unei simple voinţe a unei persoane fizice.
Intimaţii SC F.C.P.T. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, deşi legal citaţi nu au depus la dosar întâmpinare.
Recurenta a formulat şi o cerere de suspendare a judecăţii până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat nulitatea absolută parţială a actului constitutiv al SC F.C.P.T. SA.
Înalta Curte urmează să respingă această cerere deoarece, chiar dacă rezultatul procesului ce face obiectul dosarului nr. 4944/3/2009 ar putea interesa prezenta cauză, există alte argumente pentru care recursul va fi găsit fondat, cu consecinţa casării deciziei şi trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.
Analizând criticile formulate de recurentă, Înalta Curte constată că parte din acestea sunt greşit încadrate în drept respectiv cele referitoare la depăşirea limitelor puterii judecătoreşti – art. 304 pct. 4 C. proc. civ. şi la interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii – 304 pct. 8 C. proc. civ.
În realitate, prima critică vizează aplicarea greşită a legii şi urmează a fi analizată împreună cu cea de-a treia critică, de nelegalitate, încadrată în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., iar motivul privitor la interpretarea greşită a actului juridic vizează în realitate situaţia de fapt stabilită pe baza probelor administrate.
În ceea ce priveşte motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., acesta este fondat, pentru următoarele considerente:
1. Contrar susţinerilor recurentei, art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii în litigiu, prevedea că orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii făcute cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din lege.
Potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. a)
Art. 3 lit. a) din aceeaşi reglementare prevedea că marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.
Aşadar, pentru faptul că marca nu ar fi îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, se putea solicita anularea înregistrării, fiind unul din motivele de anulare prevăzute de art. 48 din lege.
Art. 3 lit. a) prevede două condiţii de registrabilitate a unui semn ca marcă, respectiv condiţia reprezentabilităţii grafice şi condiţia distinctivităţii, adică a capacităţii semnului de a distinge produsele sau serviciile din punctul de vedere al provenienţei lor.
Atunci când un semn nu îndeplineşte cea de-a doua condiţie, aceasta înseamnă că el nu ar putea fi folosit şi, în consecinţă, înregistrat ca marcă de nicio persoană fizică sau juridică reprezentând un motiv absolut de refuz la înregistrare.
În speţă, Curtea de apel nu a arătat de ce semnul „P.T." nu ar fi apt în sine să distingă produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de ale alteia, ci s-a referit, în realitate, la posibilitatea ca prin înregistrarea unui semn utilizat deja în activitatea unui alt întreprinzător, să se creeze confuzie între marcă şi semn, ceea ce ar fi putut constitui un alt motiv de anulare a înregistrării mărcii respectiv cel prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b), care nu a fost invocat în speţă.
Reţinând incidenţa art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, curtea de apel a aplicat greşit textul de lege menţionat.
2. Faptul că instanţa de apel a anulat parţial înregistrarea mărcii, numai pentru o anumită categorie de servicii determinate şi nu pentru o întreagă clasă, din cele pentru care reclamanta a obţinut înregistrarea, nu atrage nelegalitatea hotărârii şi, de altfel, în cazul în care s-ar considera fondată această critică, în funcţie de soluţia ce s-ar prefigura cu privire la celelalte motive de recurs, ar putea avea drept consecinţă chiar agravarea situaţiei recurentei în propria cale de atac.
3. În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate privitor la greşita aplicare a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte constată următoarele:
Motivul de anulare constând în înregistrarea mărcii cu rea-credinţă este prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, şi, aşa cum corect susţine recurenta, în reţinerea incidenţei acestui motiv, argumentarea instanţei de apel este contradictorie şi incompletă.
Astfel, curtea de apel reţine legitimitatea folosirii semnului P.T. de către U.P.T. nu doar pe considerentul existenţei în patrimoniul acesteia a unei mărci înregistrate – pe care ulterior o consideră anulabilă pentru rea-credinţă – dar şi pe considerentul că sintagma incriminată se regăseşte în denumirea U.
În acelaşi timp, pentru a reţine reaua-credinţă la înregistrare curtea de apel se limitează la a constata că, la data formulării cererii, solicitanta U.P.T. cunoştea că semnul pe care dorea să-l înregistreze ca marcă era utilizat de o altă entitate juridică.
În realitate, simpla cunoştinţă a existenţei şi folosirii mărcii anterior depozitului nu este suficientă pentru întrunirea condiţiei relei – credinţe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă.
Reaua – credinţă implică îndeplinirea cumulativă a două cerinţe distincte, vizând, pe de o parte, cunoaşterea „faptului relevant" - existenţa şi folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenţia frauduloasă.
Astfel concepută, reaua – credinţă, ce interesează dispoziţiile art. 48 lit. c), este asimilabilă întotdeauna fraudei.
Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, reflectate în Decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009.
Instanţa de apel nu a ţinut seama de jurisprudenţa Curţii Europene şi a făcut o aplicare necorespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile concurenţiale între părţi, din perspectiva cărora trebuie evaluată atitudinea subiectivă a solicitantului mărcii, reguli confirmate prin Decizia instanţei europene.
Revenind la Decizia menţionată, este de menţionat că instanţa europeană a arătat că intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanţe, să caracterizeze reaua – credinţă a solicitantului mărcii, situaţie întrunită, în special, în cazul în care se dovedeşte că solicitantul a înregistrat marca fără intenţia de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terţului comerciant pe piaţă, caz în care marca nu este aptă de a-şi îndeplini funcţiile esenţiale.
Raportând aceste aprecieri teoretice la datele speţei, rezultă că nu este suficientă cunoaşterea de către solicitantul mărcii a „faptului relevant", fiind necesar a se dovedi că intenţia frauduloasă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii.
Cât priveşte criteriile de apreciere a acestor cerinţe, implicit, mijloacele de dovedire a intenţiei frauduloase, această instanţă apreciază că simpla cunoaştere a „faptului relevant" nu prezumă, prin ea însăşi, existenţa unei intenţii frauduloase, astfel cum rezultă din considerentele deciziei de apel, atare intenţie trebuind a fi probată distinct de prima cerinţă şi apreciată ca atare.
În evaluarea unei asemenea intenţii, este relevant istoricul constituirii celor două părţi litigante, activitatea desfăşurată de acestea anterior cererii de înregistrare a mărcii, ca şi actele de utilizare a semnelor în raport cu produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării - în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată -, pentru a se determina dacă şi în ce măsură marca şi-a îndeplinit funcţiile esenţiale specifice.
Este de precizat, totodată, că Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene face referire la o a treia cerinţă necesară pentru ca reaua, credinţă să subziste, distinct de condiţia cunoaşterii existenţei mărcii terţului şi de cea a intenţiei frauduloase, anume cerinţa gradului de protecţie juridică de care se bucură atât marca terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.
Această cerinţă este, de asemenea, importantă pentru reţinerea relei - credinţe, fiind necesar a se evalua ca atare.
Se constată, din cele expuse, că instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, din perspectiva conţinutului conceptual al relei - credinţe şi a criteriilor de apreciere a acestuia, analiza sa vădind, în acelaşi timp, prin prisma celor redate prin prezentele considerente, că situaţia de fapt şi de drept nu este pe deplin şi în mod corect stabilită.
Faţă de cele reţinute, în baza art. 312 şi art. 304 pct. 9 şi 7 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei, va casa Decizia şi va trimite cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeaşi curte de apel.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei formulată de recurenta – reclamantă Universitatea P.T.
Admite recursul declarat de reclamanta U.P.T. împotriva deciziei civile nr. 71/A din 4 martie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Casează Decizia şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11 februarie 2011.
| ← ICCJ. Decizia nr. 1170/2011. Civil. Drept de autor şi drepturi... | ICCJ. Decizia nr. 1080/2011. Civil. Legea 10/2001. Recurs → |
|---|
