Marcă. Decizia nr. 100/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Curtea de Apel BUCUREŞTI - Sentințe și decizii civile / 2013

Decizia nr. 100/2013 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 16-05-2013 în dosarul nr. 58029/3/2011

ROMÂNIA

DOSAR NR._

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI –SECȚIA a IX-a CIVILĂ ȘI PENTRU

CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.100A

Ședința publică de la 16.05.2013

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE – S. T.

JUDECĂTOR – M. D. O.

GREFIER - I. P.

Pe rol soluționarea apelului declarat de apelanții-reclamanți . și . împotriva sentinței civile nr.1395/28.06.2012, pronunțate de Tribunalul București - Secția a V-a Civilă în dosarul nr._, în contradictoriu cu intimata-pârâtă . (.).

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns apelanții-reclamanți . și ., prin avocat, cu împuternicire avocațială nr._/2012 și împuternicire avocațială nr._/2012, lipsind intimata-pârâtă . (.) PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE INSOLVENȚĂ CC INSOL S.P.R.L.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Apărătorul apelanților-reclamanți . și . arată că înțelege să se folosească de probele aflate la dosar.

Curtea constată administrat probatoriul în prezenta cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea acordă cuvântul asupra cererii de apel.

Apelanții-reclamanți . și ., prin avocat, solicită admiterea apelului, admiterea cererii de chemare în judecată și pe cale de consecință obligarea intimatei-pârâte la încetarea oricăror acte de folosire în activitatea sa comercială a unor semne identice sau similare cu mărcile P., cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Apărătorul apelanților-reclamanți învederează că în mod greșit Tribunalul București a apreciat asupra motivelor privind contrafacerea și arată că chiar și o singură operațiune de umplere a unei butelii inscripționată cu marca P. de către intimata-pârâtă constituie un act de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale O. P. și P. L., sentința apelată fiind lipsită de temei legal în calificarea unei asemenea încălcări pe criterii cantitative.

CURTEA

Deliberând asupra apelului civil de față:

Prin cererea înregistrată la data de 25.08.2011, pe rolul acestui Tribunal sub nr._, reclamantele S.C. O. P. S.A. și S.C. P. L. S.A. au chemat în judecată pe pârâta S.C. ANTARES GAS S.R.L., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța să dispună obligarea pârâtei să înceteze orice act de folosire în activitatea sa comercială a unor semne identice sau similare cu Mărcile P. pentru:

(a) oferirea, comercializarea sau deținerea în vederea comercializării a oricăror produse identice sau similare cu produsul gaz petrolier lichefiat (GPL) încărcat în butelii;

(b) oferirea sau prestarea unor servicii identice sau similare cu serviciile de transport, depozitare și distribuție a produsului GPL încărcat în butelii, respectiv cu serviciile de colectare a buteliilor GPL și ambalare (umplere) a GPL-ului în butelii.

Obligarea pârâtei să retragă, pe cheltuială proprie, din rețelele circuitelor sale comerciale toate buteliile GPL care poartă semne identice sau similare cu Mărcile P..

Obligarea pârâtei la publicarea hotărârii judecătorești într-un cotidian de circulație națională, pe cheltuiala sa, cu cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii, reclamantele au arătat următoarele:

1. Drepturile O. P. și P. L. asupra Mărcilor P.. Folosirea legitimă a Mărcilor P. în activitatea comercială a reclamantelor

1.1 P. L. și acționarul său majoritar O. P. sunt membre ale grupului de societăți O.. Principala activitate comercială a societății P. L. constă în comercializarea pe piața din România a combustibilului pentru uzul consumatorilor casnici, respectiv a produsului gaz petrolier lichefiat ambalat în recipiente metalice sub presiune transportabile și reîncărcabile („butelii”). Această activitate presupune colectarea buteliilor după golire, transportul lor către stația specială de umplere a P. L., reîncărcarea cu GPL și transportul buteliilor reumplute cu GPL către punctele de vânzare autorizate ale P. L., unde sunt oferite spre vânzare beneficiarilor finali.

În scopul diferențierii produselor și serviciilor oferite și prestate de societățile noastre în activitatea de comercializare a GPL-ului încărcat în butelii de produsele și serviciile oferite și prestate de alți operatori economici pe piața GPL din România, dar și pentru protejarea comerțului cu GPL, reclamantele reclamante ne-am înregistrat începând cu anul 1998 mărci combinate - verbale și figurative - la care ne vom referi în mod generic sub denumirea de „Mărcile P.”. Mărcile P. includ atât mărci naționale, cât și mărci comunitare.

Aceste mărci au fost înregistrate, printre altele, conform Clasificării Internaționale de la Nisa, pentru următoarele produse:

- Clasa 4 - combustibili sub formă de GPL;

- Clasa 6 - butelii metalice pentru depozitarea GPL; respectiv pentru următoarele servicii:

- Clasa 35 - publicitate, regruparea în avantajul terților a produselor cu GPL

permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod, administrație comercială în domeniul GPL;

- Clasa 39 - servicii de ambalare, încărcare, depozitare, distribuție și transport în special a GPL.

Mărcile P. înregistrate la nivel național sunt enumerate și prezentate mai jos:

Dovada înregistrării acestor mărci rezultă din certificatele atașate cererii în Anexa nr. l.

În cazul Mărcilor P. al căror titular este O. P., P. L. a obținut toate drepturile de a le folosi și exploata în activitatea sa comercială în temeiul a două contracte de licență, după cum urmează:

a. Prin contractul de licență neexclusivă din data de 01.09.2009, încheiat între O. P. - în calitate de licențiator (sub fosta denumire S.C. P. S.A., astfel cum rezultă din extrasul de la Oficiul Registrului Comerțului, atașat cererii în Anexa nr. 3) și P. L. - în calitate de licențiat, P. L. a dobândit dreptul de folosire a mărcilor naționale înregistrate la OSIM sub nr._,_,_,_,_,_,_ (a se vedea Anexa nr. 4);

b. Prin contractul de licență neexclusivă din data de 20.04.2010, încheiat între O. P. - în calitate de licențiator - și P. L. - în calitate de licențiat, P. L. a dobândit dreptul de a folosi mărcile naționale înregistrate la OSIM sub nr._,_,_,_,_,_,_,_,_ (a se vedea Anexa nr. 5).

Activitatea de comercializare a produselor proprii și serviciile suport de colectare, umplere, transport și depozitare sunt realizate de către P. L. folosind Mărcile P.. Mărcile P. au o îndelungată tradiție pe piața GPL din România, marca națională P. nr._ (reprezentată figurativ ca butelie galbenă) fiind înregistrată încă din anul 1998 pentru clasele 4, 6, 35 și 39, la solicitarea S.C. Shell Gas România S.A. („Shell Gas”). Ambalarea, depozitarea, transportul, distribuția și comercializarea GPL-ului în butelii de către Shell Gas sub marca P. a reprezentat primul pas în construirea renumelui și distinctivității acestei mărci pe piața de GPL din România.

După preluarea Shell Gas de către grupul O. în 2007, P. L. (fostă Shell Gas) și-a extins activitatea de comercializare a GPL-ului îmbuteliat, prin creșterea volumului produselor și diversificarea acestora. De asemenea, prin alinierea la standardele grupului O., P. L. a implementat în activitatea sa comercială standarde calitative ridicate, obținute prin investițiile tehnologice realizate, în strânsă legătură cu această activitate extinsă și îmbunătățită, distinctivitatea produselor GPL în butelii și a serviciilor de încărcare, transport, distribuție și depozitare oferite de P. L. a fost protejată prin înregistrarea la OSIM de către O. P. a unor mărci noi - incluse în obiectul cererii -, ceea ce a consolidat renumele și distinctivitatea Mărcilor P. pe piața GPL din România.

1.2 Natura volatilă a GPL-ului permite vânzarea sa către consumatori numai în condițiile ambalării acestuia în butelii. Sub acest aspect, cu toate că GPL-ul încărcat în butelie constituie un produs unic, numai butelia poate constitui suportul material pentru aplicarea Mărcilor P.. Astfel, acest produs unic este protejat prin inscripționarea Mărcilor P. pe butelii.

În acest context, reclamantele au efectuat investiții considerabile pentru comandarea fabricării și achiziționarea buteliilor Marca P.. P. L. deține în proprietate aceste butelii Marca P., pe care le încarcă cu GPL în stațiile sale speciale de umplere. Acestea sunt oferite spre vânzare consumatorilor în baza unor condiții comerciale adaptate specificității produsului, utilizate atât în activitatea Shell Gas din trecut, cât și în activitatea actuală a P. L.. Contractul dintre P. L. și consumatorii casnici de GPL se încheie pe o durată de 20 ani, reglementând următorul regim juridic al produsului: P. L. pune la dispoziția clienților săi buteliile cu titlu de depozit, acestea urmând a fi restituite la încetarea relației contractuale, întrucât buteliile sunt și rămân proprietatea P. L.. Pe parcursul derulării contractului, societățile noastre au obligația de a furniza clienților la prezentarea unei butelii goale purtând Marca P. o butelie încărcată cu GPL sub Marca P., în schimbul achitării prețului GPL, iar clienții au obligația de a prezenta respectiva butelie GPL goală numai la punctele de lucru ale reclamantelor, dreptul de reumplere a acesteia fiind rezervat exclusiv P. L. (Anexa nr. 9).

2. Inexistența vreunui drept al pârâtei asupra Mărcilor P.. Folosirea ilicită a Mărcilor P. în activitatea sa comercială

Pârâta Antares Gas este de asemenea un operator economic pe piața GPL din România, având ca principal obiect de activitate „comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate” (cod CAEN 4671), iar printre obiectele secundare de activitate „intermedieri în comerțul cu combustibili” (CAEN 4612), „activități de ambalare” (CAEN 8292), „manipulări” (CAEN 5224), „depozitări” (CAEN 5210), „transporturi rutiere de mărfuri” (CAEN 4941), astfel cum rezultă din extrasul de la Oficiul Registrului Comerțului, atașat cererii (Anexa nr. S), în cadrul comerțului său, pârâta vinde GPL pentru uz casnic încărcat în butelii, respectiv prestează servicii de colectare a buteliilor goale de la consumatori, de reumplere a buteliilor în stațiile sale de încărcare GPL, transport, depozitare și distribuție a acestor produse.

Fără a fi dobândit vreun drept de la reclamante, pârâta folosește în mod constant în activitatea sa Mărcile P., cu încălcarea drepturilor exclusive de proprietate industrială ale O. P. și P. L. conferite prin înregistrarea la OSIM și OHIM.

În fapt, pârâta colectează de pe piață, în principal de la consumatori, butelii care poartă Mărcile P. pe care le umple cu GPL. pârâta transportă aceste produse obținute cu încălcarea drepturilor reclamantelor și le distribuie sub Marca P. prin circuitul rețelei sale comerciale. Produsele contrafăcute sunt astfel depozitate în punctele de vânzare ale pârâtei și comercializate consumatorilor sub Mărcile P.. Aceste fapte sunt dovedite prin procesul-verbal de constatare a stării de fapt încheiat de executorul judecătoresc Proroc O. G. în data de 23 august 2011, în baza încheierii pronunțate de Judecătoria D. la data de 20 august 2011 în dosarul nr._ prin care a fost încuviințată cererea de asigurare de dovezi formulată de reclamanta P. L..

3. Întrunirea condițiilor legale pentru interzicerea folosirii de către pârâtă a Mărcilor P. în activitatea sa de comercializare a GPL-ului în butelii

3.1 Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată („Legea nr. 84/1998”), „înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii”. De asemenea, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, „drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență sau pe cale succesorală”.

Din dispozițiile legale mai sus enunțate și din certificatele de înregistrare a mărcii precum și din contractele de licență anexate cererii, rezultă că drepturile exclusive asupra Mărcilor P. recunoscute de lege aparțin titularei O. P., respectiv P. L.. în baza dreptului la marcă, reclamantele sunt singurele societăți comerciale îndreptățite să comercializeze produsul GPL în butelii sub Marca P., precum și singurele societăți comerciale autorizate să presteze serviciile conexe comercializării GPL-ului încărcat în butelii sub aceste mărci.

Esența dreptului la marcă constă în protecția conferită prin înregistrarea mărcii. Această protecție este asigurată prin reglementarea principalelor prerogative ale titularului dreptului la marcă, respectiv dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul protejat ca marcă pentru produsele și serviciile desemnate, și dreptul de a interzice folosirea de către terți a unui semn identic sau similar pentru produse și servicii identice sau similare (jus prohibendi).

În funcție de procedura de înregistrare a mărcii, respectiv la nivel comunitar sau la nivel național, dreptul la marcă este protejat prin instrumente juridice diferite, însă având un conținut identic.

Regimul comunitar al mărcilor care se bucură de o protecție uniformă și produc efecte pe întreg teritoriul Comunității2 este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind mărcile comunitare.

Astfel cum am arătat mai sus, două dintre Mărcile P. care fac obiectul cererii sunt mărci comunitare (Marca comunitară P. MOTOR OIL nr._ și Marca comunitară P. MOTOR OIL nr._), ceea ce atrage aplicabilitatea prevederilor regulamentului mai sus enunțat în acest caz, în concret fiind garantat dreptul reclamantelor de a solicita protecția mărcilor comunitare P. în temeiul art. 9 par. l și 2 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, care prevede următoarele:

„(1) O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț, să folosească, fără acordul său, în comerț:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;[...]

(2) în temeiul alineatului (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele: [...]

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;[...J”

În ceea ce privește mărcile înregistrate la nivel național, subliniem că importanța dreptului la marcă a condus la armonizarea completă la nivelul Uniunii Europene a conceptului de „încălcare” a dreptului la marcă, fiind esențial să se garanteze că mărcile înregistrate beneficiază de aceeași protecție în legislația tuturor statelor membre. Astfel a fost adoptată Prima Directivă 89/104/CEE cu privire la mărci5 („Directiva 89/104/CEE”), în prezent abrogată ca urmare a adoptării noii Directive 2008/95/CE cu privire la mărci5 („Directiva 2008/95/CE”). Actuala directivă a preluat fără modificări reglementarea anterioară a drepturilor conferite de marcă, art. 5 par. l și 3 din Directiva 2008/95/CE având următorul conținut:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă. [...]

(3) în temeiul alineatelor (î) și (2), poate fi interzis, printre altele:

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;[...]”

Drepturile reclamantelor la mărcile naționale P. sunt protejate, în principal, prin dispozițiile art. 36 alin. (1) - (3) din Legea nr. 84/1998 - care transpun în dreptul intern dispozițiile art. 5 alin. (1) și (3) din Directiva 2008/95/CE menționate mai sus - cu următorul conținut:

„(1) înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;

(3) în aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: [...]

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;”

3.2 Situația de fapt dedusă judecății se încadrează, în general, în ipotezele de încălcare a drepturilor reclamantelor la Mărcile P. prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 și art. 5 par. l din Directiva 2008/95/CE, și în particular, în ipoteza prevăzută la art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 5 par. 3 lit. b din Directiva 2008/95/CE, dispoziții legale mai sus enunțate.

Astfel cum vom demonstra în cele ce urmează, pârâta utilizează în activitatea sa de comercializare a GPL-ului în butelii, fără consimțământul reclamantelor, semne identice Mărcilor P. pentru produse sau servicii identice celor pentru care Mărcile P. au fost înregistrate, respectiv semne care creează un risc de confuzie în percepția publicului consumator de GPL în butelii, din cauză că aceste semne sunt identice sau asemănătoare cu Mărcile P. și sunt folosite pentru produse și servicii identice cu produsele și serviciile reclamantelor care poartă Mărcile P..

Înainte de a arăta că toate condițiile de exercițiu ale prezentei acțiuni sunt îndeplinite, vom face câteva precizări referitoare la conținutul drepturilor exclusive ale O. P. asupra Mărcilor P. dobândite prin înregistrare și acordate P. L. prin licență.

În primul rând, exclusivitatea conferită de Mărcile P. în folosirea și exploatarea acestora se referă, în speță, la dreptul exclusiv al reclamantelor de a fabrica produsul GPL în butelie sub Marca P., GPL-ul care provine de la reclamante încărcat în buteliile reclamantelor pe care este aplicată de către reclamante Marca P. reprezentând produsul original Marca P. în mod corespunzător, reclamantele au dreptul exclusiv de a comercializa produsul GPL în butelie sub marca P..

De asemenea, protecția conferită de înregistrarea Mărcilor P. include și dreptul exclusiv al reclamantelor de a presta sub Marca P. serviciul de umplere a GPL-ului în butelii, în sensul că numai reclamantele au dreptul de a încărca buteliile inscripționate cu Marca P., prestarea acestui serviciu sub marca protejată fiind materializată prin rezultatul său. Această modalitate de prestare de către reclamante a serviciului protejat poate fi identificat drept serviciul original de îmbuteliere Marca P..

Mărcile P. înregistrate desemnează și serviciile de transport, depozitare și distribuție, ceea ce conferă reclamantelor exclusivitate pentru prestarea tuturor acestor servicii conexe comercializării GPL-ului în butelie sub Mărcile P..

Astfel cum a arătat CJUE în hotărârea preliminară din cauza Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte AG7, art 5 par. l din Directiva 95/2008/CE trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii poate solicita instanței naționale aplicarea măsurilor de protecție inclusiv în ceea ce privește serviciile conexe comercializării bunurilor ce poartă marca sa. în acest sens, CJUE a arătat că scopul comerțului cu amănuntul este acela al vânzării produselor către consumatori. Acest comerț include, în afara tranzacției de vânzare, toate activitățile desfășurate de către comerciant în scopul încurajării încheierii unei astfel de tranzacții. Aceste activități includ, inter alia, selectarea și aranjarea bunurilor oferite spre vânzare, respectiv oferirea unor varietăți de servicii având ca scop convingerea consumatorului să încheie tranzacția menționată cu comerciantul respectiv, mai degrabă decât cu un competitor al său Rezultă că protecția conferită Mărcilor P. se extinde și asupra serviciilor oferite și prestate de reclamante, acestea fiind inerente scopului comercializării GPL-ului în butelii pentru uz casnic.

În al doilea rând, exclusivitatea drepturilor conferite de Mărcile P. fundamentează și introducerea prezentei cereri pentru interzicerea actelor pârâtei de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale reclamantelor, în temeiul art. 36 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) din Legea nr. 84/1998. Aceste dispoziții transpun în dreptul intern prevederile art. 5 par. l din Directiva 2008/95/CE, care au fost interpretate în jurisprudența CJUE prin hotărârea pronunțată în cauza Caline, în sensul că - în cazul folosirii de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată - titularul mărcii poate interzice această folosire, dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiții:

- folosirea să aibă loc în cadrul comerțului;

- folosirea să aibă loc pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca;

- folosirea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii, și

- folosirea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care este de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor, ca urmare a unui risc de confuzie în percepția publicului.

Cea de-a patra condiție de mai sus este specifică numai cazului în care terțul folosește un semn similar cu marca. Protecția mărcii este absolută în cazul unei duble identități între semnul terțului și marcă, respectiv între produsele și serviciile terțului și cele ale titularului, riscul de confuzie fiind prezumat.

Hotărârea din cauza Celine reprezintă o hotărâre cadru în materie, care sintetizează jurisprudența constantă a CJUE în privința dreptului de a interzice folosirea fără drept a unei mărci înregistrate de către un terț și enunță principii care trebuie avute în vedere de către instanțele naționale, în acest sens s-a pronunțat și înalta Curte de Casație și Justiție, statuând că, în aplicarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 (art. 35 în numerotarea anterioară) referitoare la folosirea neautorizată a unui semn, instanțele trebuie să țină seama de jurisprudența Curții de Justiție Europene, respectiv de hotărârea-cadru pronunțată în cauza Celine.

În speță, actele pârâtei îndeplinesc toate condițiile pentru ca instanța să facă aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 și să oblige pârâta la încetarea încălcării Mărcilor P., după cum urmează:

3.2.1 pârâta folosește semne identice și semne asemănătoare cu Mărcile P.

Semnele distinctive protejate ca Mărci P.

Semnul distinctiv care diferențiază produsele și serviciile reclamantelor în activitatea de comercializare a GPL-ului în butelii de produsele și serviciile altor comercianți pe piața GPL din România este un semn complex, care poate fi perceput vizual prin reprezentarea grafică a cuvântului „P.” (elementul verbal) combinat cu elementul figurativ extrem de stilizat constând în litera „P” în interiorul căreia este prezentată figura unui cap de lup. Aceste două elemente - verbal și figurativ - se regăsesc în cazul tuturor Mărcilor P. care fac obiectul prezentei cereri.

În plus, anumite Mărci P. utilizate în comerțul reclamantelor cu combustibili pentru uz casnic sunt reprezentate grafic prin imaginea aplicării cuvântului „P.” și a literei „P” conținând capul de lup pe o butelie, având de asemenea culoarea protejată (ex. pentru marca națională_ este revendicată culoarea galben; pentru marca națională_ sunt revendicate culorile albastru cod pantone11 5405C și roșu cod pantone 485C; marca națională_ include culorile protejate galben și roșu). Subliniem faptul că în cazul acestor mărci protejate în mod suplimentar prin „poza” buteliei, imaginea în ansamblu per se are caracter distinctiv, fiind o reprezentare clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă, caracteristici subliniate de CJUE prin hotărârea sa preliminară în cauza Sieckmann.

Capacitatea Mărcilor P. de a distinge GPL-ul în butelii comercializat de reclamante, respectiv caracterul distinctiv al Mărcilor P. rezultă fără de putință de tăgadă din faptul înregistrării acestora de către OSIM/OHIM, întrucât numai semnele de natură să distingă bunurile și serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi pot constitui o marcă, astfel cum a statuat CJUE prin hotărârea sa preliminară în cauza Merz & Krell.

CJUE a arătat că mărcile reprezintă un element esențial al sistemului de concurență nedistorsionată pe care Tratatul încearcă să îl instituie și să îl mențină, într-un astfel de sistem, întreprinderile trebuie să fie capabile să își atragă și păstreze clientela prin calitatea bunurilor și serviciilor lor, ceea ce este posibil numai prin existența unor semne distinctive care să permită identificarea acestora.

Semnele folosite de pârâtă

Pârâta este o societate care a fost înființată în anul 1999. în decursul desfășurării activității sale comerciale, pârâta nu a considerat necesar să existe un semn distinctiv care să servească la diferențierea de către public a produselor și serviciilor sale cu GPL în butelii de produsele și serviciile altor comercianți cu GPL în butelii, motiv pentru care nu și-a înregistrat până în prezent nici un semn distinctiv ca marcă care să desemneze aceste produse și serviciile asociate. Prin urmare, nefiind titulara vreunei mărci, pârâta este îndreptățită să utilizeze în activitatea sa de comercializare a GPL-ului în butelie numai numele său comercial.

În fapt, pârâta oferă spre comercializare, comercializează și deține în acest scop GPL în butelii sub semne identice sau similare cu Mărcile P., respectiv oferă și prestează servicii de colectare a buteliilor GPL goale, de transport, de reumplere a buteliilor cu GPL și de depozitare sub semne identice sau similare cu Mărcile P..

Săvârșirea de către pârâtă a acestor acte de încălcare a drepturilor noastre de proprietate industrială a fost surprinsă la cererea reclamantelor în procedura asigurării de dovezi. Astfel, P. L. a înregistrat pe rolul Judecătoriei D. o cerere de asigurare de dovezi, care a fost admisă prin încheierea din data de 20 august 2011, când instanța a delegat un executor judecătoresc să constate, de urgență și fără citarea părților, că pârâta depozitează, transportă, pune în circulație, oferă spre vânzare, vinde și distribuie către consumatori produse Marca P., respectiv reîncarcă cu combustibilul achiziționat de ea butelii de tip GPL, purtând Marca P..

În consecință, executorul judecătoresc Proroc O. G., însoțit de un reprezentant al reclamantei P. L., s-a deplasat la punctul de lucru al pârâtei Antares Gas din comuna I., ., unde a procedat la constatarea stării de fapt în data de 23 august 2011, la orele 15:00, fiind întocmit procesul-verbal de asigurare de dovezi (atașat prezentei în Anexa nr. 7). Conform acestui proces-verbal, s-a constatat următoarea stare de fapt: „în incintă era staționat un camion pentru transportul buteliilor cu nr._ ce era încărcat cu butelii marca „P.”, în număr de aproximativ 12 bucăți. Buteliile erau încărcate și sigilate, purtând etichetă de producător cu marca ANTARES GAS S.R.L. Buteliile respective erau de culoare albastru, prevăzute cu gardă și purtau marca P. inscripționată atât pe recipient cât și pe gardă. Reprezentantul reclamantei P. L. SA a realizat fotografii ale buteliilor marca P. găsite în camionul sus menționat, mașină ce urma să plece pentru comercializarea acestor butelii”.

Identitatea sau similaritatea semnelor pârâtei cu Mărcile P.

Prin procesul-verbal de asigurare de dovezi se constată folosirea de către pârâtă a unor semne identice cu Mărcile P.. Având în vedere nivelul de expertiză al executorului judecătoresc în domeniul proprietății industriale, este firească lipsa unei descrieri detaliate a semnului folosit de pârâtă, în măsură să probeze fără urmă de îndoială identitatea semnelor folosite de pârâtă cu Mărcile P..

Cu toate acestea, constatarea irefragabilă a executorului judecătoresc în ceea ce privește folosirea de către pârâtă a „Mărcilor P.”, prin inscripționarea „P.” pe butelii, precum și prin prezența semnelor și a culorilor protejate de reclamante prin înregistrarea mărcilor, rezultă că semnele folosite de pârâtă sunt identice sau cel puțin similare cu semnele protejate sub Mărcile P..

Astfel, în ceea ce privește cuvântul „P.” și elementul figurativ al literei „P” cuprinzând capul de lup, se poate reține existența identității între semnele folosite de pârâtă și Mărcile P.. în ceea ce privește diferitele modalități de aplicare a acestor mărci combinate pe butelii, respectiv raportarea semnelor pârâtei la semnele protejate ca imagine a buteliilor de diferite culori prin Mărcile P. înregistrate ca atare, se poate reține existența unui grad mare de similaritate.

Aceste fapte rezultă fără putință de tăgadă și din fotografiile realizate cu prilejul efectuării constatării de fapt în cadrul procedurii de asigurare de dovezi.

Pentru a asigura garanția de origine - ce constituie funcția esențială a mărcii -reclamantele trebuie să fie protejate față de concurenții care încearcă să obțină avantaje neloiale din statutul și reputația Mărcii P. prin vânzarea unor produse care poartă marca în mod nelegal, cum este și cazul pârâtei.

În asemenea circumstanțe, folosirea semnului identic cu Marca P. pentru GPL în butelii este în măsură să pericliteze garanția de origine care constituie funcția esențială a mărcii, constituind astfel acte de folosire care pot fi interzise de către titularul mărcii în temeiul art. 5 par. l din Directivă, potrivit hotărârii CJUE în cauza Arsenal v. Reedl&.

3.2.2 Folosirea acestor semne se realizează în activitatea comercială a pârâtei

Astfel cum a arătat CJUE în hotărârea preliminară pronunțată în cauza Arsenal v. Reed17, folosirea semnului identic sau asemănător cu marca se realizează în cadrul comerțului atunci când are loc în contextul activității comerciale cu scopul obținerii unui avantaj economic, și nu ca o chestiune privată. Mai mult, în hotărârea preliminară din cauza Radetzky18, CJUE a arătat că această condiție nu presupune obținerea efectivă a unui avantaj economic din actele de folosire cu încălcarea dreptului la marcă.

În speță, astfel cum rezultă din extrasul de la Oficiul Registrului Comerțului, atașat prezentei cereri (Anexa nr. 8), principalul obiect de activitate al pârâtei constă în „comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate” (cod CAEN 4671), Antares Gas îndeplinind ca activități secundare și „intermedieri în comerțul cu combustibili” (CAEN 4612), „activități de ambalare” (CAEN 8292), „manipulări” (CAEN 5224), „depozitări” (CAEN 5210), „transporturi rutiere de mărfuri” (CAEN 4941), respectiv activități de umplere a GPL-ului în butelii și activități de depozitare și transport a acestui produs în vederea comercializării. Faptul că pârâta efectuează aceste activități rezultă și din cuprinsul procesului-verbal de asigurare de dovezi încheiat de executorul judecătoresc Proroc O. G. în data de 23.08.2011.

Scopul activității pârâtei este așadar obținerea de profit din comerțul cu GPL în butelie către consumatori. Pe cale de consecință, este evident că folosirea de către pârâtă a semnelor identice sau similare cu Mărcile P. nu numai că are loc în contextul activității sale de comerciale, dar și că pârâta obține avantaje economice din activitatea sa ilicită de folosire a Mărcilor P..

3.2.3 pârâta folosește semnele care aduc atingere Mărcilor P. pentru produse și servicii identice cu cele pentru care au fost înregistrate Mărcile P.

Așa cum am arătat mai sus, Mărcile P. au fost înregistrate pentru produsele din clasele 4 și 6 - combustibili sub formă de GPL și butelii metalice pentru depozitarea GPL, respectiv pentru serviciile din clasele 35 și 39 - publicitate, regruparea în avantajul terților a produselor cu GPL permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod, administrație comercială în domeniul GPL și servicii de ambalare, încărcare, depozitare, distribuție și transport GPL.

Pârâta, la fel ca și reclamantele, este un operator economic pe piața de desfacere a GPL-ului pentru uz casnic din România, oferind spre vânzare același produs - GPL-ul încărcat în butelii - și aceleași servicii aferente comercializării GPL-ului, respectiv colectarea și umplerea buteliilor, depozitarea, distribuția și transportul acestora către consumatorii casnici.

Prin urmare, pârâta folosește semnele identice sau similare cu Mărcile P. chiar pentru produsele și serviciile desemnate de Mărcile P., desfășurând în mod nelegal sub Mărcile P. același tip de comerț ca și cel desfășurat în mod legitim de reclamante sub Mărcile P..

Astfel, pârâta își vinde produsele ca și când ar fi ale reclamantelor, iar cumpărătorii cred că GPL-ul încărcat în butelii și comercializat de pârâtă este un produs Marca P.. Prin modul de comercializare a buteliilor cu GPL, pârâta își prezintă produsele ca fiind echivalente cu buteliile cu GPL originale P..

Or, funcția esențială a Mărcilor P. este aceea de a garanta identitatea sau originea bunurilor și serviciilor comercializate de către reclamante consumatorului final prin asigurarea posibilității acestuia de a distinge, fără nici o posibilă confuzie, bunurile și serviciile altuia având o altă origine, care includ produsele pârâtei. Pentru ca Marca P. să își poată îndeplini funcția esențială, aceasta trebuie să ofere garanția că toate produsele GPL în butelie purtând Marca P. și serviciile conexe purtând marca au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei singure întreprinderi, P. L., care este responsabilă pentru calitatea lor.

Prin actele pârâtei de încărcare a GPL-ului în butelii, aceasta fabrică un produs nou, în sensul că butelia goală purtând Mărcile P., colectată în mod fraudulos de pârâtă și reumplută echivalează cu un act de fabricare. Nu există nici o garanție că produsele fabricate de pârâtă și oferite sub Mărcile P. se află sub controlul singurei întreprinderi îndreptățite - P. L. - care este responsabilă de calitatea lor. Produsele pârâtei și serviciile conexe reumplerii sunt în realitate fabricate, oferite și prestate sub Mărcile P., în afara controlului reclamantelor în calitatea lor de titular, respectiv licențiat al Mărcilor P..

Subliniem că produsele și serviciile pentru comercializarea cărora pârâta folosește în mod ilicit semnele care aduc atingere drepturilor noastre asupra Mărcilor P. sunt identice cu cele pentru care reclamantele au obținut protejarea prin înregistrarea Mărcilor P..

3.2.4 pârâta nu a obținut consimțământul O. P. sau P. L. pentru folosirea Mărcilor P.

Pârâta desfășoară o parte consistentă din activitatea sa comercială folosind Mărcile P., în pofida faptului că pârâta nu deține nici un drept de folosire a mărcilor noastre, între reclamante și Antares Gas nu a intervenit nici un acord privind utilizarea Mărcilor P., astfel încât pârâta folosește semnele identice sau similare cu Mărcile P. fără consimțământul Reclamantelor.

3.2.5 Actele pârâtei de folosire a unor semne similare Mărcilor P. sunt susceptibile de a aduce atingere funcției esențiale a Mărcilor P., care este de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor, ca urmare a unui risc de confuzie în percepția publicului

Protecția oferită titularului mărcii nu se limitează la cazul în care un terț folosește în activitatea sa comercială semne identice cu cele înregistrate ca marcă, ci se extinde și asupra cazurilor de similitudine între semnul folosit de terț și cel înregistrat ca marcă, datorită atingerii pe care această practică o aduce funcției de diferențiere a mărcii, în lipsa unei astfel de protecții conferite prin dobândirea dreptului la marcă, al cărei scop este tocmai acela de a garanta funcția mărcii drept indicație a originii, mijlocul juridic de apărare a mărcii înregistrate ar deveni un concept lipsit de eficiență practică.

Condiția specifică a protecției conferite de marca înregistrată împotriva utilizării de către terți a unor semne care nu sunt identice cu cele protejate ca marcă este deci existenta riscului de confuzie. Acesta a fost definit drept riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic20.

Reclamantele sunt îndreptățite să solicite protejarea Mărcilor P. față de folosirea în activitatea comercială de către pârâta Antares Gas a unor semne ce prezintă similaritate cu semnele verbal-figurative protejate de reclamante ca marcă. Chiar în măsura în care nu se poate reține identitate între inscripționările de pe produsele oferite de pârâtă și semnele Mărcilor P., nu se poate contesta că prin gradul ridicat de similaritate și folosirea acestora pentru produse și servicii identice cu cele pentru care au fost înregistrate Mărcile P. este generat un risc de confuzie în percepția consumatorilor.

Este evident că actele pârâtei de folosire a semnelor similare cu Mărcile P. în activitatea de comercializare a GPL-ului în butelii sunt acte de natură să inducă în eroare publicul, prin generarea unui risc de confuzie directă în percepția consumatorului mediu al produselor comercializate sub Mărcile P.. Acest risc este generat de faptul că semnele similare Mărcilor P. de pe buteliile oferite spre vânzare induc confuzia consumatorilor cu privire la proveniența produselor, aceștia din urmă crezând că achiziționează produse Marca P., cu atât mai mult cu cât ei nu sunt informați asupra faptului că achiziționează produse diferite de produsele Reclamantelor.

În legătură cu percepția consumatorului mediu, instanțele au reținut în mod constant că „percepția consumatorului mediu fiind una de ansamblu și care nu presupune conștientizarea unor diferențe de amănunt [...], ar putea conduce la stabilirea concluziei unui risc de confuzie directă sub aspectul provenienței produselor (riscul de asociere între semn și marcă fiind unul major, datorită evidentei lor asemănări)”.Aceasta cu atât mai mult cu cât studiile arată că un consumator mediu al produsului GPL încărcat în butelii este o persoană cu un nivel de educație scăzut, ce manifestă un grad redus de atenție în alegerea produselor și o posibilitate diminuată de a discernere între un produs original și unul contrafăcut.

Pentru consumatorul mediu al GPL-ului în butelie, simpla prezență a unor semne similare cu cele folosite de Reclamante este suficientă pentru ca acesta să creadă că achiziționează produsul original Marca P.. Mai trebuie reținut că rareori consumatorul are ocazia de a proceda la o comparație directă a semnelor protejate ca marcă și a semnului similar, el trebuind să se încreadă în imaginea imperfectă a mărcii pe care o păstrează în memorie. Riscul de inducere în eroare a clientului este sporit de îndelunga tradiție pe piață a produselor Marca P. și de larga acoperire a rețelei de distribuție, consumatorul mediu fiind obișnuit să achiziționeze în mod regulat produsele Marca P. fără a fi nevoit să pună la îndoială proveniența acestora.

În Jurisprudența CJUE s-a reținut de asemenea că „prezența pe piață a unei mari cantități de produse acoperite de semne similare ar putea aduce atingere mărcii riscând să diminueze caracterul distinctiv al mărcii și să pună în pericol funcția ei esențială, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor respective”. Este neîndoielnic că actele pârâtei Antares Gas aduc o gravă atingere funcțiilor Mărcilor P., în special funcției principale de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii acestora. Astfel, așa cum s-a remarcat și în literatura de specialitate24, este suficient pentru a se realiza funcția de identificare a originii unui produs sau serviciu ca publicul sa aibă sentimentul că produsul sau serviciul provine de la o anumită companie identificabilă dintr-un număr de mai multe companii ce au activitate pe aceeași piață. Or, folosirea de către pârâtă a unor semne similare Mărcilor P. are ca efect anularea funcției de identificare a produselor și serviciilor precum și a originii acestora - publicul consumator nu va mai putea să diferențieze între produsele comercializate de către reclamante sub Mărcile P. și produsele pârâtei. Acest fapt conduce în cele din urmă la confuzie, neîncredere în calitatea produselor P. și pierderea treptată a clientelei.

Chiar în măsura în care consumatorul se poate informa cu privire la faptul că nu achiziționează produsele purtând semne similare cu Mărcile P. de la reclamante, ci de la un terț, riscul de confuzie generat de acțiunile ilicite nu este înlăturat. Semnele similare cu Mărcile P. de pe produsele comercializate sunt de natură să genereze un risc de confuzie indirectă, consumatorul mediu fiind indus în eroare cu privire la o presupusă conexitate existentă între pârâtă și titularul Mărcilor P..

Astfel, consumatorului mediu îi este indusă ideea unei asocieri între cele două societăți, comercializarea de produse sub o marcă înregistrată fiind de obicei derulată în baza unei legături juridice sau comerciale (cum ar fi, de pildă, un contract de licență). Practica judiciară recunoaște acest risc, apreciind că „în această situație, probabilitatea de confuzie devine una indirectă, deoarece consumatorul este conștient că cele două produse provin de la întreprinderi diferite, dar consideră că între aceste societăți există o conexitate de o anumită natură, astfel încât, consumatorul atribuie și produselor astfel marcate aceeași origine comercială cu cea a produselor inscripționate cu marca protejată în favoarea titularei”.

Considerentele care trebuie avute în vedere de instanțele naționale în aprecierea existenței riscului de confuzie sunt enumerate și de Directiva 2008/95/CE, reținându-se că acesta „depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate”. De asemenea, existența unui risc de confuzie trebuie să fie apreciată global, ținând cont de toți factorii relevanți, din cazul în speță26.

Or, faptele pârâtei Antares Gas generează un risc de confuzie cu atât mai ridicat, cu cât aceasta folosește semnele similare cu Mărcile P. pentru produse și servicii identice cu cele comercializate de Reclamante.

De altfel, aprecierea nu depinde numai de gradul de similitudine dintre marcă și semn, ci și de ușurința cu care semnul poate fi asociat cu marca, având în vedere, în primul rând, cunoașterea semnului protejat ca marcă pe piață, precum și „în particular, caracteristicile inerente ale mărcii, inclusiv faptul dacă aceasta conține sau nu un element descriptiv al mărcilor și serviciilor pentru care a fost înregistrată; cota de piață deținută de marcă; cât de intensă, răspândită geografic și de tradiție este marca; proporția părții relevante a publicului care, datorită mărcii, identifică bunurile și serviciile ca provenind de la o anumită întreprindere; declarații de la camerele de comerț și industrie sau alte asociații profesionale”.

Într-adevăr, cu cât marca este mai cunoscută, cu atât va fi mai mare numărul operatorilor care vor dori să utilizeze semne similare în vederea obținerii unor avantaje nemeritate. Dar, în același timp, este recunoscut de jurisprudența în domeniul proprietății intelectuale că „mărcile cu un puternic caracter distinctiv, fie per se, fie datorită recunoașterii de care acestea se bucură pe piață, se bucură de o protecție mai largă decât mărcile cu un caracter slab distinctiv”.

Acesta este și cazul Mărcilor P., care se bucură de o largă recunoaștere în rândul consumatorilor de GPL, această marcă impunându-se pe piață ca o garanție a calității produselor și serviciilor oferite, fapt demonstrat și de cota de piață pe care reclamantele o dețin în acest segment al pieței de combustibili30. Mai mult, Mărcile P. aparținând grupului de societăți O. se bucură de renume și o cotă de piață substanțială și pe alte piețe de combustibili, cum ar fi piața de desfacere a benzinei și motorinei, fiind prezente și bucurându-se de recunoaștere chiar la nivel comunitar (...). Acest renume dobândit de Mărcile P. este de natură a crește gradul de atractivitate și interesul agenților economici de rea credință de a folosi semne similare cu cele protejate prin Mărcile P. în activitatea lor comercială, generând confuzie în rândul consumatorilor de pe piață.

Faptele pârâtei de a folosi în activitatea de comercializare de GPL în butelii semne similare cu Mărcile P. constituie un fenomen parazitar; pârâta se servește de această practică nelegală pentru a beneficia de reputația obținută prin investițiile tehnologice și eforturile de marketing ale reclamantelor în activitatea de comercializare a propriilor produse.

Așa cum s-a subliniat în jurisprudența CJUE, „pentru a putea asigura funcția esențială a unei mărci, care este aceea de a garanta identitatea și originea produsului comercializat sau a serviciului în percepția consumatorului, sau de a-i permite consumatorului, fără cea mai mică posibilitate de confuzie, să distingă respectivele produse sau servicii de cele care au o altă proveniență, titularul mărcii trebuie să fie protejat față de competitorii care vor să realizeze profit necuvenit de pe urma statutului și reputației construite de o marcă prin vânzarea de produse care poartă în mod ilicit respectiva marcă. Același principiu trebuie aplicat și pentru cazul în care, datorită similarității dintre semnul folosit și marcă, există un risc de confuzie între acestea.” Folosirea în mod fraudulos de către pârâtă a renume-lui dobândit de către Mărcile P. conduce la crearea unei situații injuste în dauna Reclamantelor care au investit resurse și timp în constituirea și creșterea valorii Mărcilor P..

3.3 Prejudiciile produse reclamantelor prin actele pârâtei de folosire ilicită a Mărcilor P.

Pentru a putea cere încetarea încălcării dreptului la marcă în temeiul art. 36 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998, dovedirea unui prejudiciu nu constituie o condiție necesară, actele de încălcare fiind ilicite, chiar și în absența producerii vreunui prejudiciu. Cu toate acestea, încălcarea drepturilor reclamantelor asupra Mărcilor P. creează neîndoielnic prejudicii în patrimoniul acestora, în special prin alterarea imaginii mărcilor încălcate, afectând capacitatea acesteia de a certifica proveniența și calitatea produselor pe care este aplicată, însă efectele nu se limitează la aceasta. Lăsate să continue, actele de contrafacere ale pârâtei sunt de natură a produce importante prejudicii economice titularelor Mărcilor P., conducând la diluarea mărcilor, pierderea clientelei și scăderea vânzărilor33.

Prin acțiuni sale ilicite, Antares Gas deturnează o parte a clientelei reclamantelor. Așa cum am arătat, clientul produsului GPL în butelie este consumatorul mediu, provenind în special din mediul rural, cu venituri modeste, pentru care culoarea și semnele Mărcilor P. sunt suficiente în a-l determina să achiziționeze produsele comercializate de pârâtă fără a verifica dacă acestea provin într-adevăr de la Reclamante. Astfel, clientela Mărcilor P. este defidelizată, consumatorii care intenționează să achiziționeze produse Marca P. de la punctele de vânzare din rețeaua de distribuție a reclamantelor fiind induși în eroare în vederea achiziționării produselor comercializate în mod ilicit de pârâtă. Aceste practici conduc la scăderea vânzărilor atât în mod direct, prin deturnarea clientelei, cât și în mod indirect, prin defidelizarea ei.

4. Măsuri suplimentare de natură să restabilească exclusivitatea folosirii de către reclamante a Mărcilor P. pe piața GPL-ului în butelii

4.1 Retragerea buteliilor GPL care poartă semne identice sau similare cu Mărcile P. din circuitul comercial al pârâtei

în măsura în care veți constata că actele pârâtei constituie acte de încălcare a drepturilor exclusive ale reclamantelor asupra Mărcilor P. în activitatea de comercializare a GPL-ului în butelii, vă solicită să obligați pârâta Antares Gas și la retragerea din rețeaua sa comercială a buteliilor GPL care poartă Marca P., pe cheltuiala sa.

Având în vedere că buteliile sunt reîncărcabile și pot fi reutilizate, o asemenea măsură este necesară pentru asigurarea unei protecții efective a drepturilor noastre de proprietate industrială.

Sub acest aspect, învederăm garanțiile prevăzute în legislația comunitară sub forma unor măsuri corective în cazul încălcării dreptului la marcă, în particular prevederile art. 10 par. l lit. a din Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală34, potrivit cărora: „Fără a aduce atingere eventualelor daune-interese datorate titularului dreptului în temeiul încălcării și fără nici o despăgubire, statele membre asigură ca autoritățile judecătorești competente să poată ordona la cererea reclamantului luarea de măsuri corespunzătoare cu privire la mărfurile care s-a constatat că încalcă un drept de proprietate intelectuală și, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materialele și instrumentele care au servit în principal la crearea și fabricarea acestor mărfuri. Printre aceste măsuri, vor figura în special: (a) retragerea din circuitele comerciale; [...]”

Prevederile comunitare de mai sus au fost transpuse în dreptul nostru prin dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, în temeiul cărora instanța judecătorească competentă poate să ordone, la cererea titularului al cărui drept de proprietate industrială protejat a fost încălcat, în privința mărfurilor despre care se constată că aduc atingere dreptului de proprietate industrială protejat și, după caz, în privința materialelor și instrumentelor care au servit, în principal, la crearea sau fabricarea mărfurilor, măsura retragerii din rețelele circuitelor comerciale.

4.2 Publicarea hotărârii judecătorești într-un cotidian de circulație națională

De asemenea, ca descurajare suplimentară a unor viitoare încălcări de către Antares Gas și pentru a contribui la conștientizarea publicului larg consumator de GPL pentru uz casnic în butelii, vă solicită să faceți și aplicarea măsurilor de publicitate prevăzute de actele normative europene și naționale privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

În concret, în măsura în care veți constata încălcarea drepturilor reclamantelor asupra Mărcilor P., solicită obligarea pârâtei la publicarea integrală a hotărârii, pe cheltuiala sa, în temeiul art. 16 alin. (1) din OUG nr. 100/ 2005 corespunzător prevederilor art. 15 din Directiva 2004/48/CE.

Pentru toate considerentele de mai sus, este evident că reclamantele sunt îndreptățite să interzică pârâtei folosirea Mărcilor P. în activitatea sa comercială, motiv pentru care vă solicită admiterea cererii noastre astfel cum a fost formulată.

Cu plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, în cuantumul și specificația pe care o vom menționa ulterior, în temeiul art. 274 al Codului de Procedură Civilă.

În drept, cererea se întemeiază pe dispozițiile art. 36 alin. (1) lit. a), b) și alin. (3) Legea nr. 84/1998, republicată (în transpunerea art. 5 partea l și 3 din Directiva 2008/95/CE); art. 9 par. l și 3 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară; art. 11 alin. (1) lit. a) și art. 16 alin. (1) din OUG nr. 100/2005 (în transpunerea art. 10 par. l lit. a și art. 15 din Directiva 2004/48/CE)

În susținerea cererii, s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: Mărcile P.; Certificatele de înregistrare a Mărcilor P. depuse pe cale națională și extrasul mărcilor comunitare din baza de date OHIM; Istoricul companiei O. P. care atestă schimbarea denumirii P. S.A.; Contractul de licență privind folosirea Mărcilor P._,_, 084Î22,_,_,_,_, încheiat în 01.09.2009 între P. S.A. și P. L.; Contractul de licență privind folosirea Mărcilor P._,_,_,_,_,_,_,_, încheiat în 20.04.2010 între O. P. și P. L.; încheierea din data de 20 august 2011 a Judecătoriei D. prin care s-a admis cererea de asigurare de dovezi; Procesul verbal din data de 23 august 2011 încheiat de Biroul Executorului Judecătoresc Proroc O. Gabrlel și fotografiile realizate; Informații cu privire la sediul și asociații pârâtei; Condițiile comerciale folosite de P. L.; dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 39 lei pentru fiecare reclamantă și timbru judiciar.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta S.C. ANTARES GAS S.R.L., a solicitat respingerea acțiunii formulata de S.C. O. PETROMS S.A. și S.C. P. L. S.A.

In fapt, intimata este distribuitor de butelii și are încheiate sute de contracte de colaborare cu persoane fizice și juridice care vând de fapt către clienți. Mai explicit, intimata distribuie buteliile plina la colaboratori iar aceștia la populație, iar efectul invers este următorul: clientul revine la colaborator cu butelia goala, iar colaboratorul ne-o returnează.

Deși în contractele de colaborare este menționat ca este interzis colaboratorului sa primească alte butelii decât cele proprietatea intimatei, se întâmpla destul de des ca aceștia, pentru a face vânzare sa primească orice fel de butelie în schimbul buteliei proprietatea noastră. în momentul în care reprezentantul împuternicit al intimatei se prezintă sa ridice buteliile, acesta este forțat sa le adune pe toate, însă de foarte multe ori s-au efectuat schimburi de butelii. Acest fenomen este de notorietate în practica comercianților de GPL. Este imposibil că societățile ce au ca obiect principal de activitate distribuirea de GPL sa nu primească la un moment dat și alt tip de butelii.

Fotografiile realizate de executorul judecătoresc, depuse la dosar nu reprezintă dovada ca intimata comercializează/distribuie sau transporta butelii marca P..

Practica intimatei este următoare: achiziționează butelii de la o alta societate, încarcă buteliile apoi acestea sunt verificate de controlul de poarta, ori buteliile fotografiate erau în incinta intimatei, mașina încărcata nu a fost surprinsa distribuindu-le.

Intre intimata și reclamanta exista încheiata o convenție prin care se face predarea primirea ambalajelor. în acest sens, depunem procese verbale care atesta faptul ca intimata a predat de fiecare data când a fost cazul ambalajele marca P. către reclamanta. Subliniem faptul ca intimata nu realizează activități de comercializare, transport sau distribuție de GPL încărcat în butelii pe care sunt aplicate semne care prezintă identitate sau similaritate cu produsele P., drept pentru care nu încălcam drepturile exclusive de proprietate industriala ale O. P. și P. L..

În ceea ce privește fotografiile realizate de executorul judecătoresc, ce reprezintă probele prezentate de reclamanta, acelea erau butelii goale, strânse de la colaboratori și pregătite pentru predarea lor către P..

Prin sentința civilă nr. 1395/ 28.06.2012 tribunalul a respins acțiunea ca neîntemeiată pentru considerentele următoare:

reclamanta P. L. este titulara mărcilor arătate în acțiune, astfel cum rezultă din certificatele de înregistrare depuse la dosar, aspect necontestat de pârâtă, mărcile făcând obiectul unui contract de licență neexclusivă încheiat cu . a dobândit astfel drepturile de folosință și exploatare pe teritoriul României.

Pe de altă parte pârâta este o societate autorizată să desfășoare activități de îmbuteliere și vânzare a gazului petrolier lichefiat (GPL). Specific activității de îmbuteliere și vânzare a gazului petrolier lichefiat este faptul că vânzarea are ca obiect încărcătura GPL și nu recipientul în care aceasta este livrată ( butelia), acest recipient fiind prin destinația legii reutilizabil și reîncărcabil.

Între pârâtă și reclamanta P. a intervenit un protocol pe baza căruia părțile își predau reciproc, pe bază de procese verbale, recipienții purtând însemnele P., respectiv ANTARES.

La dosar au fost depuse asemenea procese verbale ( filele 191-199) prin care pârâta a predat către reclamanta P. L. SA butelii de aragaz tip P. și a primit butelii Antares.

Deși reclamantele au arătat că aceste acțiuni sunt sporadice și că ele deghizează în fapt acțiuni neconcurențiale ale pârâtei, care umple și comercializează recipienți purtând însemnele P., Instanța reține că aceste susțineri sunt neîntemeiate.

Astfel, procesele verbale menționate dovedesc realizarea cu regularitate a operațiunilor de schimb între cele două societăți, aproximativ o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, numărul de butelii fiind semnificativ: 90, 120, 85, 110, 120, 100.

În ceea ce privește procesul verbal din data de 23.08.2011 încheiat de B. Proroc O. G.( fila 155 dosar), instanța constată că la sediul pârâtei existau la data de 23.08.2011 12 butelii marca P. pline, număr care, în opinia instanței indică operațiuni accidentale de umplere și nu o activitate de contrafacere.

În plus, reclamantele nu au făcut dovada că pârâta a folosit în activitatea sa acele butelii care au fost personalizate conform metodologiei emise de ISCIR, iar nu prin simpla aplicare a însemnelor aparținând unui operator, doar în această ipoteză ( a personalizării buteliilor) operând restrângerea dreptului operatorilor autorizați de a umple orice recipient existent pe piață., regula fiind libera circulație a recipienților introduși pe piață, care nu au fost personalizați în condițiile legii.

Așa fiind, văzând că în cauză nu s-a făcut dovada actelor de contrafacere săvârșite de pârâtă, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 36 alin.1 lit. a), b) și alin. 3 din Legea nr. 84/1998 republicată, va respinge acțiunea ca neîntemeiată, sub toate petitele care au ca obiect modalități de acoperire a unui pretins prejudiciu, pentru care însă nu s-a făcut dovada că a fost cauzat prin actele săvârșite de pârâtă.

Împotriva sentinței de mai sus au declarat apel reclamantele S.C. O. P. S.A. și S.C. P. L. S.A., în contradictoriu cu S.C. ANTARES GAS S.R.L, în temeiul art. 88 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 rap. la art. 282 și urm. C.pr.civ., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

■ admiterea apelului și modificarea în totalitate a sentinței apelate,

  • admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată de apelantele-reclamante în contradictoriu cu intimata-pârâtă și pe cale de consecință:
  • obligarea Antares Gas să înceteze orice act de folosire în activitatea sa comercia­lă a unor semne identice sau similare cu Mărcile P. pentru:
  • oferirea, comercializarea sau deținerea în vederea comercializării a oricăror produse identice sau similare cu produsul gaz petrolier lichefiat (GPL) în­cărcat în butelii;
  • oferirea sau prestarea unor servicii identice sau similare cu serviciile de transport, depozitare si distribuție a produsului GPL încărcat în butelii, respectiv cu serviciile de colectare a buteliilor GPL și ambalare (umplere) a GPL-ului în butelii.
  • obligarea Antares Gas să retragă, pe cheltuială proprie, din rețelele circuitelor sale comerciale toate buteliile GPL care poartă semne identice sau similare cu Mărcile P..
  • obligarea Antares Gas la publicarea hotărârii judecătorești într-un cotidian de circulație națională, pe cheltuiala sa.

În motivarea apelului s-au arătat următoarele:

Sentința atacată este netemeinică și nelegală. Prima instanță a respins acțiunea în contrafacere introdusă de O. P. și P. L. împotriva Antares Gas cu vădita încălcare si aplicare greșită a legii, ignorând forța probantă a înscrisurilor administrate în cauză.

1. Prin Sentința apelată, prima instanță a ignorat forța probantă a procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc Prooroc O. G. în data de 23.08.2011 în procedura asigurării de dovezi, reținând în mod greșit și cu încălcarea legii că starea de fapt constatată nu indică acte de contrafacere.

1.1 Procesul-verbal de constatare a stării de fapt administrat ca probă în prezenta cauză este un înscris autentic, care face dovada deplină până la înscrierea în fals în ce privește constatările executorului judecătoresc făcute în incinta stației de îmbuteliere Antares Gas

La data întocmirii procesului-verbal de constatare a stării de fapt, respectiv 23.08.2011 erau în vigoare și rămân aplicabile în speță dispozițiile vechiului cod civil de la 1864. Astfel, definiția legală a actului autentic se regăsește în cuprinsul art. 1171 din vechiul C.civ., potrivit căruia „Actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnitățile cerute de lege, de un funcționar public, care are drept de a funcționa în locul unde actul s-a făcut”. Textul de lege stabilește cele trei condiții cumulative pentru ca înscrisul autentic să fie valabil, respectiv (a) să fie întocmit de un funcționar public, (b) acesta să fie competent din punct de vedere material și teritorial și (c) să fie respectate formalitățile prescrise de lege.

Potrivit art. 7 lit. f) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, în competența materială a executorului judecătoresc intră constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Prin încheierea nr. 566 din 10.08.2011 pronunțată în dosarul nr._, Judecătoria D. a dispus, în condițiile art. 239-241 C.pr.civ., constatarea situației de fapt existentă la punctul de lucru al intimatei-pârâte din loc. Bucșani, . de către un executor judecătoresc din circumscripția Judecătoriei D..

Din cele de mai sus rezultă fără putință de tăgadă că procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc Prooroc O. G. în data de 23.08.2011 constituie un act autentic, încheiat în condițiile legii.

În continuare, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 prevede că „Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competențelor legale, purtând ștampila și semnătura acestuia, precum și numărul de înregistrare și data, este act de autoritate publică și are forța probantă prevăzută de lege”. Astfel, art. 1173 vechiul C.civ. dispune că „(1) Actul autentic are deplină credință în privirea oricărei persoane despre dispozițiile si convențiile ce constată. (2) Executarea actului autentic, care este investit cu formula executorie, va fi suspendată prin punerea în acuzație, când se intentează o acțiune criminală în contra pretinsului autor al actului. Iar când în cursul unei instanțe civile actul se ataca de fals, tribunalele pot, după împrejurări, a suspenda provizoriu executarea actului”.

Din dispozițiile mai sus citate rezultă fără putință de tăgadă că procesul-verbal din data de 23.08.2011 face dovada PÂNĂ LA ÎNSCRIEREA ÎN FALS în ceea ce privește constatările personale ale executorului judecătoresc Prooroc O. G..

Intimata-pârâtă Antares Gas nu a formulat cerere de înscriere în fals, în condițiile art. 180-183 C.pr.civ., ceea ce înseamnă că prima instanță era obligată să ia în considerare starea de fapt astfel cum a fost constatată prin procesul-verbal de asigurare de dovezi, fără a avea posibilitatea de a nega forța probantă deplină a acestui act procedural.

1.2 Prin procesul-verbal de constatare a stării de fapt s-a făcut dovada deplină a faptului că Antares Gas umple cu GPL și sigilează cu eticheta sa butelii albastre inscripționate cu marca P. proprietatea P. L., pe care apoi le transportă către punctele sale de distribuție în vederea comercializării.

Prin procesul-verbal depus ca probă în susținerea acțiunii în contrafacere formulată de apelantele-reclamante s-a constatat următoarea stare de fapt în stația de îmbuteliere a intimatei-pârâte Antares Gas:

„În incintă era staționat un camion pentru transportul buteliilor cu nr. de înmatriculare_ ce era încărcat cu buteliile marca „P.”, în număr de aproximativ 12 bucăți. Buteliile erau încărcate și sișilate, purtând etichetă de producător cu marca ANTARES GAS SRL. Buteliile respective erau de culoare albastru, prevăzute cu sardă și purtau marca P. inscripționată atât pe recipient cât și pe sardă. Reprezentantul reclamantei . a realizat fotografii ale buteliilor marca P. găsite în camionul sus menționat, mașină ce urma să plece pentru comercializarea respectivelor butelii”.

Față de aceste constatări proprii ale executorului judecătoresc făcute prin act autentic, este evident că apărările Antares Gas potrivit cărora aceasta nu ar umple butelii GPL purtând marca P. în stația sa de îmbuteliere și nu le-ar încărca în mijloacele sale de transport în vederea distribuirii prin rețeaua sa de comercializare sunt lipsite de orice fundament probatoriu.

Apelantele-reclamante au solicitat instanței obligarea Antares Gas să înceteze actele sale de contrafacere, care depășesc simple acte de colectare accidentală a buteliilor Marca P. și intră în sfera ilicitului, prin actele subsecvente ale intimatei-pârâte care încarcă aceste butelii cu GPL în stația sa de umplere, le depozitează, le transportă, le distribuie și le comercializează.

Proba deplină a acestor fapte a fost făcută de O. P. și P. L. prin procesul-verbal de asigurare de dovezi depus, din care rezultă în mod evident că Antares Gas nu s-a rezumat la colectarea fortuită a buteliilor inscripționate cu Mărcile P., astfel cum a încercat să susțină în apărarea sa, ci a săvârșit acte de folosire ilicită a însemnelor protejate. Buteliile găsite de executorul judecătoresc erau inscripționate cu marca P. și erau umplute cu GPL de Antares Gas, erau încărcate în camionul Antares Gas pentru transport, iar camionul era pregătit să plece din stația de îmbuteliere spre punctele de distribuție și comercializare a acestor produse în mod evident contrafăcute.

Proba contară a acestor fapte ar fi putut fi făcută de către intimata-pârâtă numai prin procedura înscrierii în fals, ceea ce nu a fost cazul. Prin urmare, în mod surprinzător și vădit netemeinic și nelegal prima instanță a reținut prin hotărârea atacată că apelantele-reclamante nu au făcut dovada actelor de contrafacere, respectiv că procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc nu indică acte de contrafacere.

Antares Gas a făcut simple afirmații în apărarea sa în sensul că nu a umplut, depozitat, transportat și nici nu a distribuit/comercializat vreodată butelii GPL purtând marca P., fără a-și proba aceste susțineri. O. P. și P. L. au arătat că Antares Gas umple, depozitează, transportă și distribuie/comercializează butelii GPL inscripționate cu marca P., făcând dovada deplină a acestor fapte prin act autentic. în aceste condiții, soluționând cauza, tribunalul a reținut în mod netemeinic și nelegal că O. P. și P. L. nu au făcut dovada faptelor de umplere, depozitare, transport, distribuție și comercializare a buteliilor GPL de către intimata-pârâtă, respectiv că Antares Gas nu ar săvârși asemenea fapte.

Prin aceste considerente, prima instanță a încălcat art. 1173 vechiul C.civ. si art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/200 rap. la art. 1171 vechiul C.civ. si art. 7 din Legea nr. 188/2000. ignorând forța probantă deplină a procesului-verbal de constatare a stării de fapt și dând câștig de cauză unei părți care nu și-a probat apărarea, cu încălcarea obligației stabilite prin art. 129 alin. (1) C.pr.civ.

2. Sentința apelată este lipsită de temei legal prin calificarea de către prima instanță a unor acte de folosire a semnelor protejate ca Mărcile P. ca acte de contrafacere în funcție de numărul de produse contrafăcute. O asemenea interpretare și aplicare a art. 36 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 este nelegală și netemeinică.

2.1 Prezumția simplă inductivă făcută de prima instanță - potrivit căreia procesele-verbale de schimb depuse de Antares Gas ar dovedi inexistența unei activități de contrafacere - este greșită și netemeinică prin raportare la cerințele art. 1203 C.civ.

Singura apărare a intimatei-pârâte a fost în realitate aceea că de fiecare dată când buteliile inscripționate cu Mărcile P. ajung în posesia sa, aceasta le predă P. L. în baza unui protocol de schimb și a depus în probațiune nouă asemenea procese-verbale încheiate în perioada mai-iunie 2011.

Din procesele-verbale mai sus menționate, prima instanța a utilizat în mod greșit o prezumție simplă inductivă, reținând că din concluzia particulară a câtorva schimburi de butelii s-ar desprinde concluzia generală potrivit căreia Antares Gas nu ar umple cu GPL și nu ar comercializa butelii inscripționate cu mărcile apelantelor-reclamante.

Se impune precizarea că prezumțiile sunt definite de art. 1199 vechiul C.civ. ca fiind „consecințele ce legea sau magistratul trage din un fapt cunoscut cu privire la un fapt necunoscut”. Art. 1203 vechiul C.civ. stabilește cerința ca prezumția „să aibă greutate și puterea de a naște probabilitatea”, ceea ce presupune temeinica raționamentului logico-judiciar. Astfel cum s-a arătat însă în literatura de specialitate, prezumțiile simple trebuie utilizate doar atunci când probele directe sunt insuficiente pentru stabilirea situației de fapt, fiind necesar ca administrarea acestora să se realizeze prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă aflate la dosar.

În speță, raționamentul logico-judiciar utilizat de prima instanță este netemeinic, neavând greutatea concluziei induse. în primul rând, procesele-verbale depuse de Antares Gas indică operațiuni de schimb efectuate imediat anterior înregistrării acțiunii în contrafacere pe rolul Tribunalului București, în contextul în care O. P. și P. L. au inițiat demersurile judiciare pentru protejarea drepturilor lor de proprietate industriale în comerțul cu GPL începând cu sfârșitul anului 2010. în acest context, relevanța schimburilor de butelii din perioada mai-august 2011 trebuia analizată sub iminența surprinderii Antares Gas în activitatea sa de umplere nelegală a buteliilor purtând Mărcile P..

În al doilea rând, instanța a prezumat inductiv că procesele-verbale ar dovedi realizarea cu regularitate a operațiunilor de schimb între Antares Gas și P. L., în considerarea numărului de butelii cuprinse în respectivele procese-verbale (90, 120, 85, 110, 120, 100). Acest raționament este însă greșit, deoarece acest număr de butelii nu este în realitate semnificativ prin raportare la numărul de butelii umplute de Antares Gas cu regularitate în stația sa de îmbuteliere. Astfel, ANTARES GAS deține o stație proprie de îmbuteliere, complet automatizata, dotată cu tehnologie italiană, având o capacitate de îmbuteliere de 350 de butelii /oră. Prin urmare, numărul total de butelii pe care intimata-pârâtă a făcut dovada că le-a predat P. L. prin procesele-verbale depuse (i.e. 625 de butelii) reprezintă în realitate mai puțin decât numărul buteliilor umplute de Antares Gas în stația sa de îmbuteliere în interval de două ore.

În al treilea rând, prima instanță avea obligația de a-și corobora prezumțiile cu întreg materialul probator administrat în cauză. în schimb, tribunalul a ignorat procesul-verbal de asigurare de dovezi în care, doar cu prilejul unui singur transport, au fost găsite 12 butelii albastre purtând Marca P. umplute în mod nelegal de intimata-pârâtă.

Prin urmare, concluzia tribunalului din sentința apelată potrivit căreia procesele-verbale de schimbare a 625 de butelii ar indica operațiuni accidentale de umplere de către intimata-pârâtă a buteliilor GPL inscripționate cu mărcile apelantelor-reclamante - în condițiile în care (i) Antares Gas îmbuteliază 350 butelii/oră, (ii) a fost surprinsă de executorul judecătoresc deținând 12 butelii albastre marca P. umplute și pregătite pentru expediere în rețeaua sa de comercializare și (iii) a negat prin întâmpinare efectuarea oricăror acte de umplere a acestor butelii - este greșită și lipsită de greutatea unui raționament logico-juridic prin coroborare cu mijloacele de probă administrate în cauză.

2.2 Chiar și o singură operațiune de umplere a unei butelii inscripționată cu Marca P. de către Antares Gas constituie un act de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale O. P. și P. L., sentința apelată fiind lipsită de temei legal în calificarea unei asemenea încălcări pe criterii cantitative.

În mod regretabil, hotărârea atacată a fost dată cu ignorarea completă a normelor Legii nr. 64/1998 care transpun Directiva 2008/95/CE, precum și ale Regulamentului (CE) nr. 207/2009, norme care stabilesc în mod clar condițiile în care titularul unei mărci poate solicita concursul instanței de judecată pentru a-și asigura respectarea drepturilor sale exclusive asupra mărcii.

Prin cererea de chemare în judecată, apelantele-reclamante au făcut demonstrația amplă a îndeplinirii în speță a tuturor condițiilor pentru admiterea unei acțiuni fundamentată pe dispozițiile art. 36 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 36/1998 (art. 5 par. 1 și 3 din Directiva 2008/95/CE), art. 9 par. 1 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 și art. 11 alin.(l) lit. a) și art. 16 alin. (l) din OUG nr. 100/2005 (art. 10 par. l lit. a și art. 15 din Directiva 2004/48/CE). A fost invocată jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în aplicarea primei și celei de-a doua directive privind mărcile, statuată în efortul de a asigura o aplicare unitară la nivelul Uniunii a dispozițiilor de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Cu toate acestea, prima instanță nu a făcut nicio analiză juridică a cererii de chemare în judecată, prin raportare la condițiile legale aplicabile, mărginindu-se într-un mod cvasi-echivalent nemotivării să respingă acțiunea pe motiv că actele de contrafacere dovedite ar fi neglijabile, ceea ce este cu atât mai surprinzător cu cât hotărârea atacată a fost dată de o instanță specializată în asigurarea respectării dreptului la marcă.

Introducerea unor distincții sau aprecieri care nu au nici un temei legal, respectiv aprecierea că încălcarea unui drept la marcă ar fi nelegală în funcție de numărul actelor de încălcare, ignorarea unor dovezi clare cu privire la existența unor încălcări a dreptului la marcă, precum și fundamentarea hotărârii pe prezumții care rezultă doar dintr-o interpretare necoroborată a probelor invocată de Antares Gas denotă standarde nepermis de scăzute, care fac ca protecția drepturilor de proprietate industrială oferită de lege să devină în cazul nostru ineficientă.

Sentința apelată a fost dată cu încălcarea principiului de drept potrivit ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Art. 36 din Legea nr. 84/1998 stabilește dreptul unui titular de a obține interzicerea unui terț să folosească în activitatea comercială, fără consimțământul titularului, semnele protejate prin înregistrarea lor ca marcă, fără a distinge în funcție de numărul de utilizări a semnului. Prin urmare, tribunalul a făcut o distincție lipsită de temei legal, stabilind în speță că actele de folosire ilicită de către Antares Gas în activitatea sa comercială ar fi insuficiente sub aspect numeric pentru a fi interzise.

De asemenea, prima instanță a ignorat principiul răspunderii obiective pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială. Apelantele-reclamante nu aveau obligația de a dovedi nicio culpă a intimatei-pârte, deoarece răspunderea sa pentru încălcarea drepturilor asupra Mărcilor P. nu este una subiectivă ci una obiectivă, aceasta existând indiferent de poziția subiectivă a Antares Gas față de actele de contrafacere dovedite.

3. În mod nelegal și netemeinic s-a reținut prin sentința apelată că respectarea drepturilor O. P. și P. L. asupra Mărcilor P. ar fi condiționată de parcurgerea procedurii personalizării buteliilor conform metodologiei tehnice aprobată de ISCIR. De altfel, buteliile contrafăcute găsite de executorul judecătoresc în stația de îmbuteliere Antares Gas aveau poansonul de personalizare P. în motivarea sentinței apelate, prima instanță a mai reținut din oficiu că apelantele-reclamante nu au făcut dovada actelor de contrafacere săvârșite de intimata-pârâtă și prin aceea că nu am fi făcut dovada că Antares Gas a folosit în activitatea sa butelii personalizate conform metodologiei ISCIR, reținând implicit existența unei pretinse condiții suplimentare pentru respectarea dreptului la marcă.

Aceste considerente sunt greșite, deoarece procedura de personalizare a buteliilor are natura unei reglementări pur tehnice, astfel încât nu are legătură cu obiectul prezentei cauze. De altfel, normele tehnice reglementează o opțiune (facultate) a agenților economici autorizați, care fac dovada proprietății buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile, să își personalizeze buteliile. Or, este evident că actele de încălcare a drepturilor apelantelor-reclamante asupra Mărcilor P. protejate prin lege nu ar putea fi justificate prin inexistența unei personalizări de ordin tehnic reglementată printr-un act administrativ emis de ISCIR.

În subsidiar, astfel cum rezultă în mod evident din planșele fotografice realizate cu prilejul încheierii procesului-verbal de asigurare de dovezi, buteliile albastre inscripționate cu Marca P. care au fost umplute de Antares Gas în mod nelegal erau și personalizate din punct de vedere tehnic de apelantele-reclamante conform metodologiei ISCIR.

În drept:

  • art. 36 alin. (1) lit. a), b) și alin. (3) Legea nr. 84/1998, republicată (în transpunerea art. 5 par. 1 și 3 din Directiva 2008/95/CE);
  • art. 9 par. 1 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară;
  • art. 11 alin. (1) lit. a) și art. 16 alin. (1) din OUG nr. 100/2005 (în transpunerea art. 10 par. 1 lit. a și art. 15 din Directiva 2004/48/CE)

În probațiune, solicită administrarea probei cu înscrisuri, precum și a oricăror alte mijloa­ce de proba prevăzute de lege.

Analizînd sentința apelată, în limita cererii de apel, prin prisma dispozițiilor art. 295 alin. 1 cpc, Curtea reține următoarele:

Critica ce vizează greșita apreciere a forței probante a procesului verbal întocmit de executorul judecătoresc în procedura asigurării de dovezi, este nefondată, prima instanță reținînd că la data de 23.08.2011 la sediul pîrîtei existau butelii marca P. pline, constatare cuprinsă în înscrisul menționat, nefiind contestată calitatea de mijloc de dovadă a acestuia. Însă temeinicia acțiunii se apreciază prin prisma normelor legale invocate, aplicabile situației de fapt reținute de tribunal în sensul efectuării de către pîrîtă a actelor de încărcare cu GPL a buteliilor inscripționate cu denumirea P..

Deși în mod greșit reține că existența contrafacerii depinde de numărul actelor de contrafacere, concluzia tribunalului privind netemeinicia acțiunii este corectă, însă pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Regimul juridic de utilizare a buteliilor este definit și reglementat de prevederile H.G. nr. 941 /2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile.

Potrivit art. 8 alin. 3 din acest act normativ, „utilizarea, inclusiv umplerea, depozitarea, golirea sau reumplerea: a) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. a), b) și c), care satisfac cerințele prezentei hotărâri și poartă marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1); b) recipientelor - butelii existente, care poartă marcajul prevăzut în Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, precum și marcajul și numărul de identificare prevăzut la art. 12 alin. (3), care indică faptul că recipientele-butelii au fost supuse unei inspecții periodice, nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată din considerente referitoare la echipamentul sub presiune transportabil ca atare”.

De asemenea, potrivit pct. 2. 3 din Prescripția tehnica PT C 3-2003, „Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, aprobată prin Ordinul Ministrului Industriei si Resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 și 161 bis din 13 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, „agenții economici autorizați care fac dovada proprietății buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile pot să își personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se va face prin poansonarea cu un poanson propriu și se confirmă prin poansonarea de către ISCIR-INSPECT. Aceste butelii vor putea fi vopsite sau li se va putea aplica un semn de identificare al agentului economic autorizat”.

Potrivit pct. 3.2.4 din același act normativ, „agenții economici nu vor putea umple buteliile personalizate ale altui proprietar decât cu consimțământul scris al acestuia”.

Astfel, conform dispozitiilor legale expuse mai sus, operatorii autorizați vor putea umple orice recipient introdus pe piața, care nu a fost personalizat în condițiile legii, regula fiind libera circulație a recipienților după introducerea lor în piață, iar excepția – restrângerea dreptului operatorilor de a utiliza în activitatea lor acele butelii care au fost personalizate conform metodologiei emise de ISCIR, iar nu prin simpla aplicare a însemnelor aparținând unui operator.

Astfel, ceea ce invocă reclamantele prin cerere este încălcarea dreptului la mărcile P. prin faptul comercializării de către pârâtă a unor butelii care auinscripționată denumirea P. și care poartă însemne ce prezintă identitate sau similaritate cu mărcile P..

În speță prezintă relevanță cauza C 46/10, Viking Gas A/S împotriva Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S în care s-a pronunțat Hotărârea CJUE (Camera întâi) din 14 iulie 2011. În această cauză, CJUE a fost sesizată cu cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolelor 5 și 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Viking Gas A/S, pe de o parte, și Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S, pe de altă parte, cu privire la practica Viking Gas de a comercializa gaz prin încărcarea și schimbarea contra cost a buteliilor de gaz compozite, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională, care au fost cumpărate anterior de consumatori de la Kosan Gaz, (deținător al unei licențe exclusivă pentru utilizarea lor) și care a aplicat pe acestea denumirea și sigla sa, protejate ca marcă verbală și ca marcă figurativă.

În prezenta cauză, reclamantele nu au invocat protecția mărcii dedusă din forma buteliilor, ci din aplicarea mărcii pe butelii reîncărcabile.

În cauza C 46/10, Viking Gas A/S împotriva Kosan Gas A/S s-a pus problema interpretării art. 5 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/104, raportat la art. 7 din Directiva 89/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă” și art. 8 alineatul (1) din Directiva 89/104, norme care au fost transpuse în Legea nr.84/1998 prin articolele 36 și 38.

Soluția la care a ajuns Curtea este în sensul că articolele 5 si 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretate în sensul că nu permit deținătorului unei licențe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională și pe care acest deținător a aplicat denumirea și sigla sa, înregistrate ca marcă verbală și ca marcă figurativă, să se opună ca buteliile menționate, după achiziționarea lor de către consumatori, care, ulterior, au consumat gazul conținut inițial de acestea, să fie schimbate de un terț, contra cost, cu butelii compozite încărcate cu gaz care nu provine de la acest deținător, cu excepția situației în care respectivul deținător se poate prevala de un motiv justificat în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104. Pentru a ajunge la această decizie CJUE a pus în balanță interesele titularului mărcilor cu cele ale cumpărătorilor buteliilor, în special acela de a se bucura pe deplin de dreptul lor de proprietate asupra acestor butelii, precum și interesul general de a se menține o concurență nedenaturată.

Articolul 5 din directiva menționată conferă titularului mărcii un drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terț, printre altele, să ofere produse care poartă marca sa, să le comercializeze sau să le dețină în acest scop. Articolul 7 alineatul (1) din aceeași directivă prevede o excepție de la această regulă prin faptul că stipulează că dreptul titularului este epuizat atunci când produsele au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European (SEE) de titular sau cu consimțământul acestuia (a se vedea în special Hotărârea din 15 octombrie 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel și alții, C 324/08, Rep., p. I_, punctul 21, precum și jurisprudența citată).

Stingerea dreptului exclusiv rezultă fie din consimțământul titularului în vederea introducerii pe piață în SEE, exprimat în mod expres sau implicit, fie din introducerea pe piață în SEE de către titularul însuși sau de către un operator legat din punct de vedere economic de titular, precum, de exemplu, un licențiat. Consimțământul titularului sau introducerea pe piață în SEE de către acesta sau de către un operator legat din punct de vedere economic de titular, care echivalează cu o renunțare la dreptul exclusiv, constituie, prin urmare, fiecare, un element determinant al stingerii acestui drept (a se vedea Hotărârea Coty Prestige Lancaster Group, citată anterior, punctul 29 și jurisprudența citată).

Buteliile compozite, care sunt destinate a fi reutilizate în mod repetat, nu constituie un simplu ambalaj al produsului inițial, ci au o valoare economică independentă și trebuie considerate ca fiind un produs în sine.

În speță, faptul că buteliile reîncărcabile purtând marca P. au fost introduse pe piață de către titularul mărcii prin comercializarea acestora, dreptul titularului este epuizat.

CJUE a mai reținut că în aceste condiții, trebuie puse în balanță, pe de o parte, interesul legitim al licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, de a obține un profit din drepturile asociate acestor mărci și, pe de altă parte, interesele legitime ale cumpărătorilor acestor butelii, în special acela de a se bucura pe deplin de dreptul lor de proprietate asupra acestor butelii, precum și interesul general de a se menține o concurență nedenaturată.

În ceea ce privește interesul licențiatului și titularului menționat de a obține un profit din drepturile asociate mărcilor amintite, trebuie să se constate că vânzarea buteliilor compozite îi permite să realizeze valorificarea economică a mărcilor aferente acestor butelii. Or, Curtea a constatat deja că o vânzare care permite realizarea valorificării economice a mărcii epuizează drepturile exclusive conferite de Directiva 89/104 (a se vedea în special Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding, C 16/03, R.., p. I_, punctul 40).

În ceea ce privește interesele cumpărătorilor de butelii compozite, este incontestabil că aceștia nu s-ar putea bucura pe deplin de dreptul lor de proprietate asupra buteliilor menționate în ipoteza în care acest drept este limitat de drepturile asupra mărcii aferente acestor butelii chiar și după comercializarea lor de către titular sau cu consimțământul acestuia. Acești cumpărători nu ar mai fi liberi, mai ales, în exercitarea dreptului menționat, ci ar fi legați de un singur furnizor de gaz pentru încărcarea ulterioară a buteliilor respective.

În sfârșit, faptul de a permite licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, ca, pe baza drepturilor aferente acestor mărci, să se opună la încărcarea ulterioară a buteliilor ar reduce în mod nejustificat concurența pe piața în aval de încărcare a buteliilor de gaz și ar implica chiar riscul unei împărțiri a acestei piețe în cazul în care licențiatul și titularul menționat reușește să își impună butelia datorită caracteristicilor tehnice particulare ale acesteia, a căror protecție nu face obiectul dreptului mărcilor. De altfel, acest risc este sporit din cauza faptului că butelia compozită are un cost ridicat în raport cu gazul și a faptului că, pentru a-și putea alege din nou în mod liber furnizorul de gaz, cumpărătorul ar trebui să renunțe la investiția inițială efectuată pentru achiziționarea buteliei, a cărei amortizare ar fi presupus un număr suficient de reutilizări.

Astfel CJUE a concluzionat că vânzarea buteliei compozite epuizează drepturile conferite licențiatului dreptului la marca constituită din forma buteliei compozite, titular al mărcilor aplicate pe aceasta, de aceste mărci și transferă cumpărătorului dreptul de a dispune în mod liber de această butelie, inclusiv dreptul de a o schimba sau de a o reîncărca, odată ce gazul inițial a fost consumat, apelând în acest scop la o întreprindere la alegerea sa, adică nu doar la licențiatul și titularul respectiv, ci și la unul din concurenții săi. Acest drept al cumpărătorului are drept corolar dreptul concurenților menționați de a reîncărca și de a schimba buteliile goale, în limitele stabilite la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

Ca atare, simpla încărcare și schimbare a buteliilor reîncărcabile purtând mărcile P. de către un alt comerciant, nu duce prin sine la încălcarea drepturilor titularului mărcii.

Astfel, în prezenta cauză, reclamantul trebuia să facă dovada existenței unui motiv justificat care să justifice opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț, conform art.38 alin.2 din Legea nr. 84/1998.

Sub acest aspect, în aceeași cauză CJUE a statuat și asupra limitelor stabilite la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, reținând că ”în temeiul acestui articol titularul unei mărci poate să se opună comercializării ulterioare a produselor care poartă marca acestuia, în pofida introducerii pe piață a acestor produse, atunci când există motive justificate pentru o astfel de opoziție și în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață. (…).

Curtea a statuat deja că un astfel de motiv legitim există și atunci când utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă aduce o atingere serioasă renumelui acesteia, precum și atunci când utilizarea este efectuată într-un mod care lasă impresia că există o legătură economică între titularul mărcii și acest terț, și în special că acesta din urmă face parte din rețeaua de distribuție a titularului sau că există o legătură specială între cele două persoane (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin, C 558/08, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 79 și 80, precum și jurisprudența citată).”

CJUE, constatând în continuare că este de competența instanței de trimitere să aprecieze dacă, față de circumstanțele care caracterizează cauza principală, există un astfel de motiv legitim, a considerat necesar să i se ofere acesteia câteva indicații în scopul aprecierii menționate, în special în ceea ce privește elementele concrete cu privire la care a solicitat Curții să se pronunțe.

Astfel, pentru a se soluționa problema dacă comercializarea buteliilor compozite încărcate de Viking Gas este efectuată într-un mod care lasă impresia că există o legătură economică între această întreprindere și Kosan Gaz, fapt care ar abilita această din urmă întreprindere să se opună comercializării respective, trebuie să se țină seama de etichetarea buteliilor menționate, precum și de condițiile în care acestea sunt schimbate.

Etichetarea buteliilor compozite și condițiile în care acestea sunt schimbate nu trebuie să determine consumatorul mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat să considere că există o legătură între cele două întreprinderi în cauză în acțiunea principală sau că gazul care a servit la reîncărcarea acestor butelii provine de la Kosan Gaz. Pentru a aprecia dacă o asemenea impresie este înlăturată, trebuie să se țină seama de practicile din acest sector și în special de aspectul dacă consumatorii sunt obișnuiți cu faptul ca buteliile de gaz să fie reîncărcate de alți distribuitori. De altfel, pare a fi rezonabil să se prezume că un consumator care apelează în mod direct la Viking Gaz, fie pentru a schimba butelia sa goală cu o butelie încărcată, fie pentru a reîncărca propria butelie, poate să ia cunoștință mai ușor de lipsa unei legături între această întreprindere și Kosan Gaz.

În ceea ce privește faptul că buteliile compozite poartă marca verbală și marca figurativă constituite din denumirea și sigla societății Kosan Gaz, care, potrivit constatărilor instanței de trimitere, rămân vizibile în pofida etichetelor aplicate pe aceste butelii de Viking Gas, sa subliniat că această împrejurare constituie un element pertinent în măsura în care pare să excludă faptul că etichetele menționate modifică starea buteliilor prin mascarea originii acestora.

Cerințele menționate de CJUE cu titlu exemplificativ pentru a se ajunge la concluzia că activitatea de comercializare a buteliilor reîncărcate este efectuată într-un mod care nu lasă impresia că există o legătură economică între titularul mărcii/licențiat și societatea care reîncarcă buteliile se regăsesc cu exactitate în speță.

În ceea ce privește piața buteliilor reîncărcabile în România consumatorii sunt obișnuiți cu faptul ca buteliile de gaz să fie reîncărcate de alți distribuitori, existând de altfel reglementări și autorizări speciale pentru a efectua aceste activități.

Reclamantele nu au susținut că pârâta nu ar afișa propria denumire în locul de comercializare a buteliilor reîncărcabile, astfel încât consumatorul să fie în dubiu cu privire la întreprinderea care a încărcat butelia, pentru a fi indus în eroare cu privire la existența unei legături între aceasta și titularul/licențiatul mărcilor P..

Rămânerea vizibilă a mărcii sub care au fost vândute inițial buteliile reîncărcabile, în pofida etichetelor aplicate pe aceste butelii de către societatea care le încarcă ulterior, este reținută de către CJUE în cauza menționată anterior ca fiind ”un element pertinent în măsura în care pare să excludă faptul că etichetele menționate modifică starea buteliilor prin mascarea originii acestora”, în a reține utilizarea fără a lăsa impresia unei legături economice între cele două societăți.

Reclamantele din cauză nu au făcut nicio dovadă în sensul că prin modul în care se realizează operațiunea de umplere a buteliilor de către pârâtă s-ar fi modificat sau deteriorat starea produselor, sau că gazul folosit de către pârâtă ar fi de o calitate inferioară, astfel încât efectele acestei operațiuni să se răsfrângă asupra renumelui mărcilor P..

Atîta vreme cît butelia reîncărcabilă nu constituie un simplu ambalaj al produsului inițial, ci are o valoare economică independentă fiind un produs în sine, și că odată introdusă pe piață prin comercializare, dreptul titularului este epuizat, condițiile art. 36 din Legea nr. 84/1995, invocat de reclamantă ca temei juridic al cererii de chemare în judecată nu sunt îndeplinite .

Față de considerentele expuse, avînd în vedere și art. 296 C., apelul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelanții-reclamanți . și . ambele cu sediul ales la SCA Schoenherr și Asociații în București, ., ., împotriva sentinței civile nr.1395/28.06.2012, pronunțate de Tribunalul București - Secția a V-a Civilă în dosarul nr._, în contradictoriu cu intimata-pârâtă . (.) PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE INSOLVENȚĂ CC INSOL S.P.R.L. cu sediul în C., ., județul C..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 16.05.2013.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR

S. T. M. D. O.

GREFIER

I. P.

Red. MDO

Tehnored. NC/MDO

5 exemplare/data redactării………….

Tribunalul București – Secția a V-a Civilă

Judecător: O. S.

← Marcă. Decizia nr. 79/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI  Marcă. Decizia nr. 13/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Marcă. Decizia nr. 100/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI