Instanţa de apel a reţinut în mod eronat că sunt îndeplinite în ceea ce o priveşte pe recurentă condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale.

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

In acest sens, recurenta arată că modalitatea de calcul a prejudiciului avută în vedere de instanţă nu ţine seama de experienţa mult mai bogată pe care o au unele ţări în diferite materii de drept şi că despăgubirile acordate pârâtei reclamante nu pot fi nicidecum egale cu veniturile recurentei, ci pot constitui doar un procent din acestea de maxim 5% din venitul net.

Solicitând despăgubiri vădit disproporţionate faţă de pretinsul prejudiciu, intimata înfăptuieşte un abuz de drept.

Recurenta mai susţine că este un lider mondial în domeniul publicaţiilor şi că, chiar în situaţia în care nu ar fi existat revista „IOANA COPILUL MEU”, ar fi realizat aceleaşi venituri.

Rccurenta consideră că veniturile obţinute de ca nu se datorează în nicio măsură titlului care dă tematica revistei „IOANA COPILUL MEU”, o dovadă în acest sens fiind aceea că, deşi a încetat să folosească sintagma „COPILUL MEU” încă din luna noiembrie 2006, încasările din publicitate ale revistei nu au scăzut, ci au crescut.

In acest context nu se poate admite ideea că, dacă recurenta nu ar fi folosit cuvintele „COPILUL MEU” în publicaţia „IOANA”, pârâta-reclamantă ar fi obţinut automat aceleaşi venituri ca şi recurenta.

De altfel, pârâta-reclamantă nici nu a dovedit faptul că editează vreo publicaţie, iar întreţinerea unui site de internet ce are un număr mediu de 3,61 vizitatori pe zi nu este de natură a dovedi faptul că ar avea măcar capacitatea de a beneficia de aceleaşi contracte de publicitate ca şi recurenta.

Şi acest motiv de recurs a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ.

Intimata SC W. SRL a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii curţii de apel, ca fiind legală.

Recursul este, într-adevăr, nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

1. Din completul care a pronunţat decizia recurată nu a făcut parte niciun judecător incompatibil, nefiind incidente dispoziţiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.

Este real că reclamanta a formulat o cerere de recuzare, întemeiată pe dispoziţiile art. 29 alin. (2) cu trimitere la art. 27 pct. 7 C. proc. civ., care nu a fost soluţionată, fără însă ca prin aceasta să se încalce vreo dispoziţie legală.

în primul rând, art. 29 alin. (2) C. proc. civ. este impropriu invocat de recurentă, faţă de motivarea în fapt a cererii de recuzare.

Astfel, s-a susţinut că unul din cei doi membri ai completului îşi spusese părerea cu privire la pricină într-o altă cauză, în care se statuase asupra dreptului de proprietate al pârâtei, pe care aceasta îşi întemeiază cererea reconvenţională, pronunţând sentinţa civilă nr. 513 din 20 aprilie 2006 la Tribunalul Bucureşti.

Pentru a se putea face o cerere de recuzare după începerea dezbaterilor, trebuie ca motivul de recuzare să se fi ivit după acest moment, şi nu să fie preexistent şi doar aflat de parte după începerea dezbaterilor, situaţie în care intervine decăderea din dreptul de a cere recuzarea.

Or, în speţă, motivul de recuzare invocat era preexistent, iar cererea a fost făcută nu înainte de începerea oricăror dezbateri, con

form art. 29 alin. (1) C. proc. civ. şi nici după începerea acestora, conform art. 29 alin. (2), ci după încheierea dezbaterilor.

După acest moment repunerea cauzei pe rol este o facultate lăsată de legiuitor la aprecierea instanţei, conform art. 151 C. proc. civ., iar nu o obligaţie în acest sens.

In speţă, s-a considerat corect că este inutilă repunerea cauzei pe rol, câtă vreme cererea de recuzare, tardiv făcută, nu ar fi putut fi admisă.

Critica referitoare la neaudierea expertului înainte de a se soluţiona cererea de recuzare a acestuia nu are nicio legătură cu dispoziţiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ., urmând a fi avută în vedere alături de criticile privitoare la nerespectarea dispoziţiilor procedurale cu ocazia administrării probatoriului.

-2. Nici critica potrivit căreia curtea ar fi trebuit să găsească întemeiată excepţia lipsei valorii obiectului nu poate fi primită.

Articolul 112 pct. 3 C. proc. civ. prevede că în cererea de chemare în judecată trebuie să arate obiectul acesteia, precum şi valoarea sa, când preţuirea este cu putinţă.

Chestiunea evaluării obiectului pricinii, respectiv a existenţei unei atare posibilităţi, este una de apreciere, şi nu de legalitate.

în speţă, tribunalul a acceptat ca valoarea prejudiciului - pe care pârâta-reconvenientă n-a putut să o indice - să se stabilească printr-o expertiză, iar situaţia este chiar cea pe care recurenta o consideră de excepţie ,şi anume când nu se poate stabili a priori valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.

3. Referitor la soluţia dată acţiunii principale, critica de nelegali-tate privitoare la încălcarca dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 84/1998 este nefondată.

Recurenta pretinde că, în speţă, marca pârâtei este alcătuită din doi termeni uzuali şi descriptivi şi că înregistrarea de către pârâtă a mărcii „COPILUL MEU” opreşte pe orice părinte care vrea să scrie ori să se refere la copilul său să-l desemneze cu această expresie.

Vădindu-se a fi într-o totală eroare cu privire la efectele pe care le produce înregistrarea unei mărci, recurenta susţine, de fapt, că înregistrarea ca marcă a unor cuvinte din limbajul curent ar opri pe utilizatorii limbajului să mai includă în exprimările lor acele cuvinte.

In realitate, înregistrarea unei mărci se face pentru anumite produse şi/sau servicii şi conferă titularului, potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, dreptul exclusiv de a utiliza marca în legătură cu respectivele produse şi/sau servicii.

Articolul 5 din Legea nr. 84/1998 exclude de la înregistrare semnele care sunt nedistinctive, descriptive ori devenite uzuale, însă nu în mod abstract, ci privite în conexiune cu produsele sau serviciile a căror marcare se urmăreşte.

Sintagma „COPILUL MEU” ar putea fi considerată descriptivă, prin reducere la absurd, numai dacă „produsul” vizat ar fi copilul însuşi.

Or, în speţă, marca „COPILUL MEU” a fost înregistrată de pârâtă pentru periodice, publicaţii, produse de hârtie şi carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare, tipărire, publicare şi publicare on-line, creare şi menţinere de site-uri web, iar în raport de acestea, corect au reţinut instanţele anterioare că s-au respectat la înregistrare prevederile art. 5 din Legea nr. 84/1998.

4. In ceea ce priveşte criticile vizând administrarea probei cu

expertiză, înalta Curte constată următoarele:

Cererea de recuzare a expertului a fost corect respinsă, pentru că exprimarea opiniei care să atragă aplicarea art. 27 pct. 7 C. proc. civ. presupune ca expertul, în afara cadrului procesual, deliberat sau nu, să-şi fi exprimat deja public părerea cu privire la pricina în care este chemat să se pronunţe ca specialist, ceea ce poate acredita idcca că are deja o părere formată, pe care este puţin probabil să şi-o modifice, privând astfel pe cel puţin una din părţi de o atitudine imparţială.

Or, în speţă, în cadrul procesului, expertul a întocmit un raport în care a arătat care au fost cauzele care l-au împiedicat să desăvârşească lucrarea.

Faptul că nu ar fi fost citat la judccarca cererii de recuzare putea fi invocat, în condiţiile art. 105 alin. (2) cu referire la art. 204 alin. (2) de expert, dacă ar fi fost vătămat prin admiterea cererii.

In ceea ce priveşte împrejurarea că expertul a întocmit un raport privind imposibilitatea efectuării expertizei, o atare împrejurare nu poate fi considerată o încălcare a O.G. nr. 2/2000 ori a Standardului profesional.

Raportul doar atestă o situaţie în legătură cu care, aşa cum reţine instanţa de apel, reclamanta nu a demonstrat contrariul.

In rest, criticile referitoare la necesitatea administrării altor probe, la interpretarea celor administrate şi la situaţia de fapt reţinută pe baza lor nu pot fi analizate în recurs, deoarece nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.

5. In ccca cc priveşte modalitatea de calcul a prejudiciului, recurenta face o serie de afirmaţii de ordin factual, care nu pot fi verificate în recurs.

In plus, încearcă că acrediteze ideea că, la stabilirea prejudiciului, criteriul avut în vedere de instanţe nu este relevant, opinie care însă nu poate fi primită.

Astfel, s-a reţinut, ca situaţie de fapt, că reclamanta a editat o publicaţie intitulată „IOANA COPILUL MEU”, incluzând în titlu marca „COPILUL MEU”, înregistrată legal de către pârâtă pentru produse identice şi, respectiv, similare, fără acordul pârâtei.

Aceasta constituie o încălcare a dreptului la marcă al pârâtei, în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ceea ce creează pentru reclamantă premisele răspunderii civile delictuale.

In determinarea daunelor datorate titularului mărcii, beneficiul realizat pe nedrept de contrafăcător, ca şi beneficiul de care este lipsit titularul ca urmare a faptei de contrafacere reprezintă criterii pertinente, prevăzute ca atare de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, adoptată pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

In acest context, faptul că reclamanta a găzduit publicitate în paginile revistei prin editarea căreia a încălcat dreptul la marcă al pârâtei a fost corect avut în vedere la determinarea prejudiciului, câtă vreme o lungă perioadă de timp pârâta însăşi a fost împiedicată să-şi folosească într-un mod similar propria marcă.

In lipsa altor elemente - lipsă datorată culpei reclamantei, care a zădărnicit efectuarea unei noi expertize în apel, pe baza propriilor documente contabile, aşa cum se reţine tot ca împrejurare de fapt de către curte - în mod justificat s-au avut în vedere calculele efectuate la prima instanţă.

Aplicarea unui procent de 5% la suma identificată drept beneficiu, pe care o solicită recurenta, nu are nicio justificare legală şi nu ar face decât să încurajeze contrafacerea, din moment ce contrafăcătorul ar păstra pentru sine 95% din sumele obţinute pe nedrept.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ.,

înalta Curte a menţinut decizia şi a respins recursul, ca nefondat.

2. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Semn uzual. Lipsa distinctivităţii dobândite prin folosinţă. Rea-credinţă (RG, TCA, TSA, BRG, CONTEX)

Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. a)] art. 5 alin. (1) şi (2)2), art. 48 alin. (1) lit. c)3)

1. Semnele în discuţie sunt denumiri uzuale pe piaţă, cu mult timp înainte de depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor, respectiv TCA pentru contactori trifazaţi, TSA pentru relee termice, RG pentru contactoare pentru regim greu şi DRG pentru dema-roare electromagnetice pentru regim greu.

Toate denumirile se utilizează în mod curent în activitatea comercială, sunt uzual acceptate pe piaţă şi sunt recunoscute de cei cărora le sunt adresate ca identificând bunurile respective, şi nu provenienţa acestora de la un întreprinzător determinat.

h Ca urmare a modificării prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), prevederile art. 3 lit. a) privind definiţia mărcii au fost preluate, cu modificări, în art. 21, nou introdus prin Legea nr. 66/2010. Potrivit art. 21: „Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, prccuin şi oricc combinaţic a accs-tora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cclc ale altor întreprinderi”.

Art. 5 alin. (1), partea introductivă şi lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevedeau: „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: a) mărcile care nu îndeplinesc condiţiilc prevăzute la art. 3 lit. a); (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), art. 5 alin. (1), partea introductivă şi lit. a) se modifică, având următorul cuprins: „Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi dcclaratc nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 21; (...)”.

) Art. 48 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 84/1998 prevedea: „Oricc persoană interesată poate ccrc Tribunalului Municipiului Bucurcşti anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare: (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), la art. 48 alin. (1), partea introductivă se modifică, având următorul cuprins: „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricarc dintre următoarele motive: (...)”. Practic, s-a operat doar o reformu-lare, iar motivul de anulare privitor la reaua-crcdinţă prevăzut la lit. c) a fost menţinut.

2. Potrivit principiului cuprins în art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, se poate prevala de protecţie numai cel care, înainte de data de înregistrare a mărcii, a folosit-o şi, ca urmare a acestui lucru, marca a dobândit un caracter distinctiv, în sensul că publicul a ajuns să-i recunoască efectiv semnului capacitatea de a identifica originea unui produs sau sursa sa.

-3. Reaua-credinţă rezultă din faptul că recurenta avea cunoştinţă la data înregistrării mărcilor că acestea erau folosite în mod uzual pe piaţă, inclusiv de către intimată, aceasta, cu atât mai mult cu cât ambele părţi au fost rezultate în urma divizării unei foste întreprinderi.

Recurenta a realizat în momentul înregistrării mărcilor că poate fi afectată şi paralizată activitatea intimatei, dar a profitat de faptul că marca nu a fost încă depusă în România.

Prin înregistrarea mărcilor s-a dorit înlăturarea de pe piaţă a concurenţilor, a celor care folosesc mărcile ca semne uzuale în activitatea de comerţ, folosindu-se de efectul atributiv de protecţie al depozitului.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 5237 din 26 septembrie 2008, ne publicată

Prin ccrcrca înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, la data de 4 august 2006, reclamanta SC C. SA Buzău a chemat în judecată pe pârâţii SC E. SA Bucureşti şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea următoarelor certificate de înregistrare marcă având ca titular pe pârâtă:

1. Certificatul de marcă nr. 58473 cu denumirea RG, înregistrat pentru clasa 9 - aparate electrice, contactoare, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

2. Certificatul de marcă nr. 57716 cu denumirea TCA, înregistrat pentru clasa 9 - aparate electrice, contactoare, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

-3. Certificatul de marcă nr. 60835 cu denumirea TSA, înregistrat pentru clasa 9 - aparate electrice, relee termice, valabil de la 7 mai 2004 până la 7 mai 2014;

4. Certificatul de marcă nr. 58274 cu denumirea DRG, înregistrat pentru clasa 9 - aparate elcctricc, demaroare electromagnetice pentru regim greu, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

5. Certificatul de marcă nr. 57009 cu denumirea CONTEX, înregistrat pentru clasa 9, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

Cererea a fost întemeiată, în drept, pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 5 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinţa civilă nr. 290/20 februarie 2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, s-a respins acţiunea, ca nefondată, în motivare reţinându-se următoarele:

Motivele pentru care s-a solicitat anularea mărcilor sunt cele precizate de art. 48 din Legea nr. 84/1998, respectiv pentru neînde-plinirea prevederilor art. 5 lit. a), b), c), şi d).

Conform art. 5 lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 1 lit. a); marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau al ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Caracterul distinctiv al mărcilor pârâtei s-a apreciat luând în considerare toate elementele ce intră în componenţa lor, în ansamblul lor.

In speţă, mărcile reclamantei sunt mărci combinate.

Conform art. 5 alin. (2), dispoziţiile art. 1 lit. b), c) şi d) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urinare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv, or, mărcile în discuţie dobândesc caracter distinctiv prin folosirea lor.

Pentru mărcile RG nr. 58473, TCA nr. 57716, TSA nr. 60835, BRG nr. 58274, CONTEX nr. 57009, distinctivitatea dobândită prin folosinţă a fost de necontestat potrivit actelor depuse la dosar, din care rezultă că pârâta este firma producătoare a acestora.

Ele s-au adresat unui segment de public specializat, produsele se vând în cadrul unor magazine sau raioane specializate, sau se livrează direct de firma SC E. SA către beneficiari.

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante; mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii, putând servi în comerţ pentru a

desemna specia, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului sau alte caracteristici ale acestora.

Cu privire la marca RG nr. 58473, nu se poate spune că aceasta este uzuală, astfel cum rezultă din extrasele lucrărilor de specialitate depuse la dosar, aceasta fiind utilizată numai de către pârâtă.

In ceea ce priveşte reaua-credinţă la înregistrare, aceasta nu poate fi reţinută, având în vedere că reclamanta nu a făcut dovada acesteia; deşi s-a desprins de unitatea pârâtă prin divizare, producând contactoare şi relee, aceasta nu a primit în patrimoniu dreptul asupra mărcilor înregistrate de pârâtă.

Apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei primei instanţe a fost admis prin decizia civilă nr. 247/A/18 octombrie 2007, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală. S-a schimbat în tot sentinţa, în sensul că s-a admis cererea şi s-a dispus anularea certificatelor de înregistrare a mărcilor nr. 58473 „RG”; nr. 57716 - „TCA”; nr. 60837 - „TSA”; nr. 58274 - „DRG” şi nr. 57009 - „CONTEX”, emise de O.S.I.M. pentru clasa 9 de produse.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta-apelantă a invocat mai multe motive de natură a se opune înregistrării de către O.S.I.M. a mărcilor purtând denumirile RG, TCA, DRG, TSA şi CONTEX.

Astfel, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, argumentând în sensul că mărcile înregistrate de pârâtă, pentru produsele contactor şi, respectiv, relee, nu reprezintă semne care să poată servi la deosebirea produselor unei firme de cele ale alteia.

Reclamanta a invocat, de asemenea, dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 84/1998, susţinând, cu privire la toate mărcile în discuţie, că acestea sunt lipsite de caracter distinctiv, că se compun din indicaţii devenite uzuale în practicile comerciale; că, fiind însoţite în toate cazurile de alte date tehnice, sunt considerate de utilizatori specificaţii care desemnează destinaţia, calitatea şi alte caracteristici tehnice ale acestor tipuri de produse.

Tot astfel, reclamanta a susţinut prin cererea introductivă şi teza înregistrării mărcilor de către pârâtă cu rea-credinţă, pe temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ.

Sub un prim aspect, Curtea, răspunzând argumentelor invocate de intimată în faţa instanţei de fond, cum şi prin concluziile scrise depuse

în apel, a aprcciat calca procesuală aleasă de către reclamanta-ape-lantă, acţiunea în anularea înregistrării mărcilor, ca fiind una legală, prevăzută de dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora: „Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare: a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1); (....) c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă”.

Dispoziţiile anterior citate nu condiţionează în niciun fel dreptul de a formula o acţiune în anularea înregistrării unei mărci de alte proceduri anterioare, respectiv, de exercitarea dreptului la opoziţie în înregistrarea mărcii, în condiţiile art. 23 din acelaşi act normativ.

Nefiind impusă o asemenea îngrădire, nici nu i se poate opune reclamantei-apelante vreo excepţie ţinând de admisibilitatea căii procesuale alese.

Revenind la criticile aduse sentinţei prin motivele de apel, Curtea a apreciat că instanţa de fond nu a răspuns argumentelor aduse de reclamantă prin cererea de chemare în judecată, mulţumindu-se să invoce fie dispoziţii ale legii speciale, fie principii generale din această materie, fară însă a arăta modul în care acele dispoziţii legale sau acele principii sunt aplicabile speţei, într-o manieră convingătoare şi care să justifice soluţia de respingere a acţiunii.

Astfel, aserţiunea potrivit căreia mărcile reclamantei sunt mărci combinate, caractcrul distinctiv aprcciindu-se prin luarea în considerare a tuturor elementelor ce intră în componenţa lor, nu este suficientă prin ea însăşi să lămurească conflictul de drepturi ivit din înregistrarea ca mărci a denumirilor cu privire la care reclamanta-apelantă îşi invocă propriile drepturi.

Elementul figurativ al fiecăreia din mărcile analizate constă în scrierea acestora, fară elemente grafice speciale, fonturile utilizate fiind comune, menite să susţină numai elementele verbale ale mărcilor.

Aşa fiind, în analiza distinctivităţii mărcilor, elementul verbal a fost cel dominant, în măsură să confere distinctivitate, şi nu elementul grafic - scriere uzuală, fară capacitate de a asigura minimă distinctivitate produselor.

In acest context, a deduce, din simplul fapt că mărcile sunt combinate, caracterul distinctiv al acestora, reprezintă o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea

produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

Dacă este de principiu că analiza distinctivităţii unei mărci se face prin luarea în considerare a tuturor elementelor acesteia, nu este mai puţin adevărat că unele elemente sunt apte să confere un grad mai mare sau mai mic de distinctivitate, iar în cadrul acestora se numără şi elementele grafice comune şi, în special, scrierea comună, în fonturi care nu conţin niciun element fantezist, aspect ce se regăseşte în speţă în privinţa tuturor mărcilor aflate în discuţie.

întemeiate sunt şi criticile formulate de apelantă în legătură cu incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora dispoziţiile alin. (1) lit. b), c) şi d) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv.

Faptul că pârâta-intimată este firma producătoare a produselor purtând semnele RG, TCA, TSA, DRG şi CONTEX nu este suficient să conducă la concluzia dedusă de instanţa de fond, potrivit căreia acestea au căpătat prin folosinţă distinctivitate de necontestat.

Incidenţa acestei excepţii de la regulile instituite prin dispoziţiile alin. (1) ale art. 5 ar fi fost de analizat exclusiv în ipoteza în care numai intimata-pârâtă ar fi utilizat însemnele înregistrate ulterior ca mărci.

Situaţia în cauză nu este însă aceasta, iar probele administrate de către reclamanta-apelantă au fost semnificative în acest sens, fară ca instanţa de fond să fi răspuns într-un mod argumentat cu privire la puterea doveditoare a acestora.

Apelanta provine, din punct de vedere organizatoric, din divizarea la care a fost supusă fosta întreprindere din care s-a constituit ulterior societatea pârâtă, mai precis o secţie de producţie a acesteia, astfel cum rezultă din dispoziţiile H.C.M. nr. 947/1974 prin care au fost

aprobaţi principalii indicatori ai investiţiei Întreprinderea de Contactoare Buzău.

Obiectul de activitate al noii întreprinderi astfel constituite a fost tocmai acela al fabricării de aparataj electric de joasă tensiune de comandă şi protecţie.

Lista anexă actului normativ de constituire cuprinde secţiile -subunităţi ale noii întreprinderi înfiinţate, între care se regăsesc Secţia a 3-a - asamblare contactoare şi Secţia a 4-a - asamblare relee, potrivit actelor aflate la dosarul de fond.

Prin urmare, indiferent de momentul la care au fost omologate produsele sub denumirile RG, TCA, TSA, DRG, CONTEX, recla-manta-apelantă a fost aceea care, dat fiind obiectul său de activitate, a fost cea care a produs de-a lungul timpului şi a livrat produse sub aceste denumiri, astfel cum o dovedesc, atât pentru perioada anterioară anului 1989, cât şi ulterior acestuia, contractele şi anexele la contracte încheiate cu diverşi beneficiari - SC H. SA, U.M. Vălenii de Munte, Electrotehnica.

Prin urinare, probe concludente neanalizate de instanţa de fond au făcut dovada faptului că nu folosirea mărcilor în activitatea exclusiv a pârâtei-intimate ar fi condus la dobândirea caracterului distinctiv, anterior datei lor de înregistrare, situaţie în care exclusiv aceasta ar fi fost îndreptăţită la înregistrare, reclamanta-apelantă fiind şi ea una dintre persoanele juridice care au folosit în activitatea curentă şi corespunzător propriului obiect de activitate semnele respective.

Această împrejurare face inaplicabile în privinţa pârâtei dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, în sensul că nu o poate îndreptăţi pe aceasta să-şi aproprie semnele anterior utilizate, sub formă de marcă, pentru a obţine în acest mod protecţia de care se bucură exclusiv mărcile, în detrimentul unor utilizatori anteriori ai aceloraşi semne, câtă vreme distinctivitatea nu se poate susţine că ar fi fost dobândită prin însuşi faptul personal al intimatei-pârâtei, ci ea poate proveni din partea celorlalţi utilizatori.

In acest context, trebuia analizat de către prima instanţă şi motivul de anulare invocat de reclamantă pe temeiul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv reaua-credinţă la înregistrarea mărcilor.

Cunoaşterea de către pârâtă a faptului că nu este singura utilizatoare a unor semne cu privire la care a solicitat înregistrarea lor ca mărci, a faptului că, procedând în acest mod, paralizează activitatea comercială a societăţii reclamante, pe care o afectează în ceea ce priveşte însuşi obiectul de activitate, reprezintă un element ce se circumscrie relei-credinţe la înregistrare, precum şi unor practici comerciale neloiale, fiind de natură prin însăşi recunoaşterea lor să conducă la anularea înregistrărilor efectuate.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 lit. b), c), şi d) din Legea nr. 84/1998, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv (b); mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante (c); mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a

desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora (d).

Mărcile în discuţie se includ în categoriile analizate prin dispoziţiile anterior citate.

Astfel, în ce priveşte distinctivitatea, drept condiţie ce defineşte însuşi conceptul de marcă, mărcile înregistrate de pârâtă nu sunt capabile să deosebească produse din cadrul aceleiaşi categorii, executate de către pârâta-intimată, de cele executate de orice alt producător.

Denumirile TCA, pentru contactori trifazaţi şi TSA, pentru relee termice sunt denumiri uzual acceptate pe piaţă, potrivit Ghidului cumpărătorului, la fel ca şi denumirile RG, utilizată pentru contactoare pentru regim greu şi DRG, pentru demaroare electromagnetice pentru regim greu.

Toate aceste denumiri se utilizează, astfel cum fac dovada actele aflate la dosar, anexe la contract, facturi, însoţite de caracteristici tehnice, exprimate numeric - 10, 16, 25 etc.

In cauză s-a dovedit astfel atât caracterul uzual al semnelor înregistrate ca mărci de către pârâtă, cât şi lipsa de distinctivitate, elemente în raport de care acestea se impuneau a fi excluse de la protecţie, conform art. 5 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 84/1998.

In ce priveşte marca CONTEXT, înregistrată sub nr. 057009 din 7 octombrie 2003, instanţa de fond nu a analizat susţinerile reclamantei privind protejarea unui drept anterior, respectiv certificatul DMI 001039 (2R), care îi conferă apelantei protecţie, desenul industrial înregistrat potrivit acestui certificat conţinând şi denumirea protejată, fară ca până la această dată să fi fost formulată vreo cerere de anulare a acestei înregistrări.

împotriva deciziei de apel a formulat cerere de recurs pârâta, criticând-o pentru următoarele motive ce se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

1. In mod greşit s-a reţinut de instanţa de apel că era necesar ca, pe lângă litere, mărcile în discuţie să fi conţinut un element fantezist, atât timp cât legea nu impune o asemenea condiţie.

Astfel, art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevede că marca poate avea caracter distinctiv şi atunci când este formată din litere.

2. Mărcile în discuţie nu se încadrează în categoriile exceptate de la înregistrare în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. c) - cele compuse exclusiv din semne sau indicaţii devenite uzuale şi lit. d) - cele compuse exclusiv din semne sau indicaţii putând servi în comerţ pentru a

desemna sfera, cantitatea, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului sau alte caracteristici ale acestora.

Mărcile sunt combinate, având un element figurativ, ceea ce face a nu exista exclusivitatea impusă de lege.

De altfel, termenii folosiţi nu au caracter descriptiv, nefiind evocatori şi nu indică caracteristici ale produselor.

-3. In mod greşit s-a reţinut că dispoziţiile art. 5 alin. (2) din lege au incidenţă exclusiv în ipoteza în care numai pârâta ar fi utilizat însemnele înregistrate ca mărci.

Pârâta a produs şi produce şi în prezent aparataj de joasă tensiune.

Faţă de această situaţie, chiar dacă, prin absurd, s-ar putea reţine elementele prevăzute de alin. (1) lit. b), c), şi d), conform alin. (2) al art. 5 din lege, nu se aplică aceste dispoziţii dacă înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv. Acest lucru s-a probat, dar s-a reţinut greşit de instanţa de apel că doar apelanta ar fi realizat aceste produse.

4. In ceea ce priveşte incidenţa art. 48 alin. (1) lit. c) din lege, instanţa de apel a reţinut reaua-credinţă din partea pârâtei la înregistrarea mărcilor, aceasta ştiind că există şi alt utilizator.

Prin înregistrarea mărcilor şi-au apărat drepturile dobândite ca urmare a conceperii şi folosirii acestor semne pe o perioadă îndelungată, mult anterior înfiinţării reclamantei-apelante.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, înalta Curte constată că recursul este nefondat, instanţa de apel făcând o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente, din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

1. într-adevăr, potrivit art. 3 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, „pot constituit mărci semne distinctive, cum ar fi cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, (...)”.

După cum rezultă din acest text legal, nu este suficient ca marca să fie constituită dintr-un semn care să fie reprezentat de anumite litere, ci este necesar ca semnul să aibă un caracter distinctiv.

Condiţia distinctivităţii este impusă şi de art. 5 din Legea nr. 84/1998, care, la lit. a), exclude de la protecţie, neputând fi astfel înregistrate, mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv.

Caracterul distinctiv al mărcii nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către public, existând o relaţie trilaterală semn - produs - public.

Semnul este distinctiv pentru bunurile la care urmează să fie aplicat atunci când este recunoscut de cei cărora le este adresat ca identificând bunurile dintr-o anumită sursă comercială, sau poate fi recunoscut ca atare.

Este deci necesar ca, văzând semnul, publicul vizat să atribuie produsul sau serviciul respectiv unei întreprinderi determinate.

Acest lucru rezultă din dispoziţiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, care prevăd că: „marca este un semn .... servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane”.

In raport de aceste aspecte şi de natura, precum şi elementele din care se compun mărcile în discuţie, s-a apreciat în mod corect de către instanţa de apel lipsa distinctivităţii, semnele neputând fi percepute de publicul vizat ca identificând şi diferenţiind bunuri produse de recurenta-pârâtă de bunuri ale altor producători, care fac parte din aceeaşi categorie şi care sunt identificate prin aceleaşi semne.

Astfel, după cum s-a reţinut şi de instanţa de apel, literele sunt scrise fară elemente grafice speciale, fonturile utilizate fiind comune şi menite să susţină numai elementul verbal.

Pentru existenţa condiţiei distinctivităţii, s-a apreciat în mod corect de către instanţa de apel că nu este suficientă scrierea comună, fiind necesar un element care să asigure funcţia mărcii respective, indicând, cu titlu de exemplu, scrierea cu anumite elemente fanteziste.

2. Intr-adevăr, mărcile în discuţie sunt mărci combinate, compuse dintr-un element figurativ care constă într-o anumită grafică (font) a clementului verbal.

Această natură şi structură a mărcilor, care includ un element figurativ, nu înlătură exclusivitatea cerută de art. 5 alin. (1) lit. c) din lege.

Potrivit acestui text legal, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale sau constante.

Se constată că exclusivitatea se referă la semnul în sine, şi nu la anumite elemente ale acestuia; astfel, este necesar ca marca să nu fie compusă numai dintr-un semn devenit uzual, această din urmă caracteristică fiind sancţionată.

Prin norma legală incidenţă este interzisă înregistrarea unei mărci doar când semnul sau indicaţia respectivă au devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale sau constante pentru a

desemna produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii.

Sub aspectul caracterului uzual, instanţa de apel a reţinut în urma analizării probatoriilor administrate, care nu mai pot fi reapreciate în recurs, că denumirile utilizate în mărcile în discuţie sunt denumiri uzuale pe piaţă, respectiv TCA pentru contactori trifazaţi, TSA pentru relee termice, RG pentru contactoare pentru regim greu şi DRG pentru demaroare electromagnetice pentru regim greu.

Toate denumirile se utilizează în mod curent în activitatea comercială, sunt uzual acceptate pe piaţă şi sunt recunoscute de cei cărora le sunt adresate ca identificând bunurile respective şi nu atribuindu-le pe acestea unui producător determinat.

Semnele au dobândit astfel un caracter vizual prin folosinţa generalizată.

Faţă de cele reţinute relativ la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi cele ce se vor arăta în continuare sub pct. 3, nu mai prezintă relevanţă analizarea şi a condiţiilor reglementate de art. 5 alin. (1) lit. d); de altfel, în decizia de apel, deşi se reţine şi art. 5 alin. (1) lit. c) din lege, se fac referiri la caracterul uzual şi lipsa de distinctivitate.

-3. Prin această critică recurcnta invocă dobândirea distinctivităţii prin folosinţă, aşa cum prevede art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Din motivarea deciziei de apel rezultă că şi recurenta-pârâtă a fost utilizator al semnelor cu privire la care a solicitat înregistrarea lor ca mărci.

Simpla folosire nu are nicio relevanţă sub aspectul analizat.

Important este ca în urma acestei folosiri semnul respectiv să fi dobândit caracter distinctiv, adică publicul să fie capabil să distingă în baza sa produsele şi serviciile pe care este aplicat semnul de alte produse sau servicii de pe piaţă, în privinţa provenienţei acestora de la

o întreprindere determinată.

Prin urmare, este necesar ca publicul să ajungă să-i recunoască efectiv semnului capacitatea de a identifica originea unui produs sau serviciu.

Folosinţa acestor semne şi de către pârâta-recurentă nu a fost în măsură să le confere distinctivitate în sensul art. 5 alin. (2) din lege, aceste semne neputând să determine perceperea de către publicul căruia li se adresează bunurile pe care se aplică, că acestea provin dintr-o anumită sursă, respectiv pârâta-recurentă.

4. înalta Curte constată că şi ultima critică este nefondată, instanţa de apel făcând o corectă aplicare în cauză a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, care sancţionează înregistrarea unei mărci cu rea-credinţă.

Pentru înlăturarea acestei sancţiuni, recurenta invocă apărarea drepturilor dobândite prin folosirea semnului o perioadă îndelungată, mult anterior înfiinţării societăţii reclamante.

In ceea ce priveşte conceperea şi anterioritatea folosirii semnelor în discuţie, concluziile instanţei de apel sunt urinare a aprecierii probelor administrate, nemaiputând fi cenzurate pe calea recursului în urma abrogării pct. 11 al art. 304 C. proc. civ. prin O.U.G. nr. 138/2000.

Astfel, reclamanta-intimată provine, din punct de vedere organizatoric, din divizarea la care a fost supusă fosta întreprindere din care s-a constituit ulterior societatea pârâtă (recurenta), mai precis o secţie de producţie a acesteia, iar obiectul de activitate al noii întreprinderi astfel constituite a fost tocmai acela al fabricării de aparataj electric de joasă tensiune de comandă şi protecţie; lista anexă actului normativ de constituire cuprinzând secţiile - subunităţi ale noii întreprinderi înfiinţate, între care se regăsesc Secţia a 3-a - asamblare contactoare şi Secţia a 4-a - asamblare relee; reclamanta-apelantă a fost aceea care, dat fiind obiectul său de activitate, a produs de-a lungul timpului şi a livrat produse identificate cu aceste semne, atât pentru perioada anterioară anului 1989, cât şi ulterior acesteia.

După cum în mod corect a reţinut şi instanţa de apel, reaua-credinţă rezultă din faptul că recurenta avea cunoştinţă la data înregistrării mărcilor (2003-2004) că acestea erau folosite în mod uzual pe piaţă, inclusiv de către intimată.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât ambele părţi au fost rezultate în

urma divizării fostei întreprinderi de Contactoare Buzău în anul 1974, iar semnele înregistrate ca mărci au fost folosite de către intimată corespunzător propriului obiect de activitate - aspect reţinut de instanţa de apel, care nu mai poate fi reapreciat în recurs.

Recurenta a realizat în momentul înregistrării mărcilor că poate fi afectată şi paralizată activitatea intimatei, dar a profitat de faptul că marca nu a fost încă depusă în România.

Prin înregistrarea mărcilor s-a dorit înlăturarea de pe piaţă a concurenţilor, a celor care folosesc mărcile ca semne uzuale în activitatea de comerţ, folosindu-se de efectul atributiv de protecţie al depozitului.

Intimata a şi fost somată de cătrc recurentă cu adresa nr. 381/14 iunie 2006 să nu mai comercializeze produse sub mărcile în discuţie, prevalându-se de un drept de proprietate asupra acestora, în temeiul unor certificate de înregistrare liberate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate criticile formulate, facându-se o aplicare corectă în cauză a dispoziţiilor legale incidente din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ., înalta Curte, în conformitate cu art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a dispus respingerea recursului, ca nefondat.

Notă: Mărcile în litigiu constau în grupuri de litere (2, 3 şi, respectiv, 6 litere).

înregistrarea ca marcă a unui grup de litere este permisă de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 sub condiţia - general valabilă - a distinctivităţii, adică a capacităţii semnului astfel rezultat să distingă produsele sau serviciile protejate de cele identice ori similare ale altor întreprinzători. Pentru îndeplinirea condiţiei distinctivităţii, legea nu impune, într-adevăr, ca literele să fie redate într-o grafică specială ori alăturate unor elemente fanteziste, fiind posibilă înregistrarea exclusivă ca marcă a unui element verbal.

în speţă, însă, pârâta a înţeles să înregistreze mărci combinate, alcătuite din grupuri de litere, redate cu anumite fonturi, situaţie în care atât elementul verbal, cât şi cel figurativ al fiecărei mărci trebuie să îndeplinească cerinţa distinctivităţii.

Cum însă în legătură cu elementul verbal s-a reţinut că acesta, provenind din prescurtarea denumirii produsului, a devenit uzual în comerţ pentru a desemna însuşi produsul, şi nu originea acestuia, credem că distinctivitatea elementului figurativ constând în grafia elementului verbal nu mai prezintă nicio relevanţă pentru valabilitatea înregistrării.

Generalizând, putem spune că termenii deveniţi uzuali în limbajul curent ori în practicile comerciale loiale şi constante, ca şi cei care desemnează specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora, nu pot fi consideraţi distinctivi şi, prin urmare, înregistraţi ca mărci, indiferent de forma grafică în care sunt

3. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Semne similare. Produse identice. Clasificarea de la Nisa. Risc de confuzie. Consumator mediu (HAPPY DAY / HAPPY)

Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. c)!)

1. Clasificarea, denumită CAEN Rev 2, realizată de EUROSTAT, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2008, după data formulării cererii de chemare în judecată, se referă la clasificarea obiectului de activitate al societăţilor comerciale supuse înregistrării la oficiile registrului comerţului, şi nu la clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea mărcilor (Clasificarea de la Nisa).

Or, identitatea sau similaritatea produselor se analizează în funcţie de clasificarea produselor pentru înregistrarea mărcilor, şi nu în funcţie de clasificarea obiectului de activitate al societăţilor

cu scop lucrativ, necesară înregistrării la registrul comerţului.

2. Recurenta acreditează ideea că mărcile (HAPPY şi HAPPY DAY) nu sunt similare, deoarece marca intimatei este o marcă combinată.

Potrivit acestui punct de vedere, ar însemna că niciodată o marcă verbală nu poate fi similară cu o marcă alcătuită din două elemente verbale, ceea ce este greşit, deoarece ar însemna ca oricând o atare marcă să poată fi copiată, prin simpla înlăturare a unuia din cele două elemente verbale.

!) Motivul de refuz la înregistrare prevăzut de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 se regăseşte, după modificarea prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), în actualul art. 6 lit. b), carc înglobează şi ipoteza din fostul art. 6 lit. b).

Astfel, anterior modificării, art. 6 lit. b) şi c) prevedea: „In afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă: (...) b) este identică cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cclc pentru carc marca anterioară este protejată, dacă există un risc de confuzie pentru public; c) este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă exista un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asocicrc cu marca anterioară; (...)”.

în prezent, art. 6 lit. b) are următorul cuprins: „în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: (...) b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe carc cclc două mărci lc desemnează, se poate crca, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”.

3. Este lipsită de relevanţă juridică împrejurarea că produsele recurentei sunt distribuite prin mici magazine din mediul rural, câtă vreme, de regulă, se adresează aceluiaşi tip de consumator mediu, responsabil avizat, dihotomia rural-urban fiind din ce în ce mai mult atenuată.

Asemănarea dintre cele două mărci este evidentă, elementul verbal comun fiind „HAPPY”. Astfel, riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere dintre cele două mărci este ridicat, ceea ce face ca dispoziţiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 să fie aplicabile în speţă.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4633 din 7 aprilie 2009, nepublicată

Prin acţiunea înregistrată la data de 11 ianuarie 2007, reclamanta R.F.G. mbH, prin mandatar Rominvent S.A., a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâţilor N.S.B.l. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând anularea mărcii naţionale 062317 „HAPPY”, aparţinând N.S.B.L SRL şi radierea acestei mărci din R.N.M. existent ia O.S.I.M.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâta N.S.B.l. SRL a depus la data de 28 aprilie 2004, pe cale naţională, prin intermediul

O.M.P.I., cerere de înregistrare a mărcii „HAPPY & desen” cu element figurativ, pentru clasa de produse 32 a Clasificării de la Nisa.

Consideră reclamanta că dispoziţiile legale au fost flagrant încălcate atunci când O.S.I.M. a decis admiterea la înregistrare a mărcii în discuţie nr. 062317, aparţinând N.S.B.l. SRL, prin nerespectarea dispoziţiilor de refuz relativ prevăzute de Legea nr. 84/1998, în sensul că s-a admis la înregistrare o marcă similară cu o marcă anterioară ce beneficia de o protecţie exclusivă pe teritoriul României cu privire la aceeaşi clasă de produse, astfel că cele două mărci în conflict sunt marca nr. 428330 „HAPPY DAY” şi marca nr. 06217 „HAPPY”.

A mai arătat reclamanta că este evidentă similaritatea mărcii a cărei anulare o solicită, cu marca anterioară a reclamantei, atât din punct de vedere vizual, cât şi auditiv.

Din punct de vedere vizual, cu toate că marca a cărei anulare o solicită este una combinată - element verbal şi element figurativ - iar marca reclamantei este verbală, elementul figurativ „HAPPY" nu este de natură să o diferenţieze de marca reclamantei, fiind evident că ceea ce este predominant în cazul mărcii a cărei anulare o solicită este elementul verbal, acesta fiind reţinut de către consumatorul mediu.

In plus, în speţă, cuvântul comun „HAPPY” se regăseşte la începutul celor două mărci. Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale stabileşte în manualul cu titlul „Introducere în proprietatea intelectuală” reguli de analiză a similarităţii mărcilor: „prefixele comune sunt în mod normal mult mai importante decât sufixele comune; dacă două semne sunt foarte asemănătoare sau identice la început, există o mai mare posibilitate a unei confuzii decât dacă ar fi asemănătoare sau identice la sfârşit. Cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune sunt con fundate mai uşor decât cuvintele scurte, cu iniţiale distincte”.

Prin sentinţa civilă nr. 882/14 iunie 2007, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acţiunea.

Pentru a decide în acest fel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Condiţia prevăzută de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind anterioritatea mărcii similare cu care publicul putea confunda marca înregistrată contestată se regăseşte în situaţia de faţă.

Decizia definitivă privind înregistrarea mărcii internaţionale „HAPPY DAY” pe teritoriul României a fost emisă în data de 30 mai 2006, dar nu aceasta este data de la care reclamanta se afla în situaţia de a pretinde protecţia drepturilor sale. La data înregistrării mărcii contestate - 20 ianuarie 2005, reclamanta beneficia de protecţie pe teritoriul României pentru marca înregistrată internaţional în anul 1977.

Articolul 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 5 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 are următorul conţinut: „Cu începere de la data înregistrării sau a înscrierii efectuate conform dispoziţiilor art. 3 şi 3 terţ, protecţia mărcii, în fiecare dintre părţile contractante interesate, va fi aceeaşi ca şi în cazul în care în care aceeaşi marcă ar fi fost depusă direct la oficiul acelei părţi contractante. Dacă niciun refuz nu a fost notificat Biroului internaţional conform art. 5 (1) şi (2) sau dacă un refuz notificat conform respectivului articol a fost retras ulterior, protecţia mărcii în partea contractantă interesată va fi, cu începere de la acea dată, aceeaşi ca şi în cazul în care acea marcă ar fi fost înregistrată de oficiul acelei părţi contractante”.

Similaritatea celor două mărci care să conducă la riscul de confuzie prevăzut de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu se regăseşte în situaţia de faţă. Asemănarea cca mai mare este la nivel auditiv şi conceptual. Ambele mărci au în componenţa lor cuvântul „HAPPY”.

Dar, urmează a reţine, în acelaşi timp, următoarele deosebiri: în timp ce marca reclamantei transmite ideea că produsele purtând acest semn îţi pot face o zi fericită sau urarea unei zile fericite, marca

pârâtei se traduce prin ideea de fericire sau starea unui om fericit. Dar marca reclamantei intenţionează să transmită un mesaj mai caracterizat, o idee mai conturată decât cea pe care o transmite marca pârâtei. Marca reclamantei nu are alt sens decât să comunice ideea de zi fericită, pe când marca pârâtei poate să aibă ca explicaţie şi sonoritatea specială a cuvântului „HAPPY”, despărţindu-se de conceptul de „fericire” sau „fericit” pe care îl transmite.

In ce priveşte imaginea de ansamblu a celor două mărci, Tribunalul reţine că marca pârâtei este una combinată şi că există diferenţe majore între imaginile celor două semne.

De aceea, pus în situaţie de a se confrunta cu produsul pârâtei, consumatorul nu îl va alege din cauză că este familiar cu marca pârâtei. In cercetarea acestui aspect, tribunalul a verificat datele concrete de prezentare a produselor. Produsele pârâtei au o prezentare specifică care individualizează aceste produse în mod definitoriu, consumatorul păstrând în minte acest mod de ambalare şi marcare a produselor. Dacă unui consumator mediu i se prezintă un produs marcat cu semnul pârâtei, având în vedere că produsele reclamantei s-au impus în cunoştinţa sa cu imaginea de ansamblu, e greu de presupus că va alege acest produs - al pârâtei - numai din motivul că a păstrat în memorie marca reclamantei care conţine cuvântul „HAPPY”. Bineînţeles că, dacă pârâta ar folosi marca sa pe produse ambalate în acelaşi mod, cu culori şi imagini asemănătoare aşezate în aşa fel încât să creeze confuzie, această activitate ar putea presupune un prejudiciu adus reclamantei. Dar, faţă de datele din dosar, tribunalul a considerat că nu sunt elemente care să împiedice înregistrarea mărcii - HAPPY combinată -faţă de anterioritatea mărcii reclamantei - HAPPY DAY verbală.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu apelul declarat de reclamantă împotriva hotărârii arătate, prin decizia civilă nr. 49A/4 martie 2008, a admis calea de atac, a schimbat în tot sentinţa în sensul admiterii acţiunii şi anulării înregistrării mărcii nr. 062315 „HAPPY” cu elemente figurative, aparţinând pârâtei SC N.S.B.l. SRL, pentru următoarele motive:

Numărul şi gradul asemănărilor dintre cele două mărci este suficient pentru a reţine similaritatea acestora.

Marca apelantei-reclamante este o marcă verbală alcătuită din două cuvinte „HAPPY DAY” scrise cu litere de tipar obişnuite.

Marca intimatei-pârâte este o marcă combinată alcătuită din elementul verbal „HAPPY”, scris cu litere stilizate şi elemente figurative, constând în forma literelor, culoarea fondului pe care sunt aplicate

literele şi cinci imagini asemănătoare unor stele strălucitoare dispuse în semilună deasupra elementului verbal.

Elementul tare, dominant al mărcii pârâtei îl constituie elementul verbal „HAPPY”, acesta putând fi perceput şi reţinut atât pe cale auditivă, cât şi vizuală, în plus acoperind o suprafaţă importantă din conţinutul mărcii.

In ceea ce priveşte marca reclamantei, se apreciază că oricare dintre cele două elemente verbale poate fi considerat ca fiind un element puternic al mărcii, în raport de produsele pentru carc aceasta este înregistrată.

De asemenea, şi din punct de vedere fonetic există similaritate între acestea, determinată de elementul comun „HAPPY”, aflat în aceeaşi poziţie în conţinutul mărcilor.

Şi sub acest aspect conceptual, Curtea a reţinut existenţa similarităţii dintre cele două elemente în comparaţie, ambele suferind ideea esenţială de fericire, stare de fericire. Faptul că marca reclamantei mai cuprinde un alt element verbal, prin juxtapunerea cărora se formează sintagma „HAPPY DAY”, în traducere însemnând „zi fericită”, pe când elementul verbal din cuprinsul mărcii pârâtei are semnificaţie de „fcricit(ă)” nu poate genera o deosebire esenţială dintre cele două elemente, atât timp cât semnificaţia elementelor verbale trebuie legată întotdeauna de produsele pentru care este înregistrată marca. Or, în cazul de faţă, mărcile fiind înregistrate pentru produse răcoritoare, nu se poate reţine că cele două sintagme („HAPPY DAY” şi „HAPPY”) ar avea un grad redus de distinctivitate, pentru a compara la nivel de detaliu semnificaţia termenilor.

Curtea a apreciat că între cele două mărci există riscul de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, deoarece consumatorii pot confunda originea produselor sau, cel puţin, pot considera că între cele două întreprinderi care comercializează produsele sub cele două mărci există anumite legături juridice sau financiare.

Astfel, constatând că cea de-a doua marcă are ca element dominat un element verbal (cu acelaşi caracter) din cuprinsul primei mărci, consumatorul mediu poate considera că cele două produse provin de la aceeaşi întreprindere, sintagma „HAPPY DAY”, ce constituie marca iniţială, fiind restrânsă la elementul „HAPPY” din raţiuni de marketing, fiind cunoscut că o marcă este cu atât mai distinctivă cu cât numărul literelor sau al elementelor verbale în cuprinsul acesteia este mai redus.

Chiar şi în cazul în care consumatorul nu ar putea confunda întreprinzătorii (provenienţa produselor), Curtea a apreciat că acesta (con

sumatorul) poate considera în mod rezonabil că între întreprinzătorul care comercializează produse sub marca „HAPPY DAY” şi cel care comercializează produse sub marca „HAPPY" cu element figurativ există o anumită legătură juridică sau financiară. Astfel, consumatorul mediu ar putea considera că apelanta ar fi acordat un contract de licenţă intimatei ori că există o anumită formă de colaborare între cei doi întreprinzători, în urma căreia cel de-al doilea întreprinzător a dobândit dreptul de a comercializa produse aplicând o marcă similară cu cca a primului întreprinzător.

în aceste condiţii, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, este dovedit.

împotriva deciziei a declarat recurs pârâta SC N.S.B.l. SRL, criticând-o pentru nelegalitate din perspectiva dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ., pentru considerentele ce se vor arăta.

în analiza similarităţii instanţa porneşte de la criterii subiective, deoarece marca reclamantei este compusă din două cuvinte, iar cea a pârâtei este combinată, compusă dintr-un cuvânt şi un element figurativ - desenul ca model industrial atestat prin certificatul de înregistrare nr. 015365/16 ianuarie 2006, emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Mărcile nu sunt asemănătoare din punct de vedere auditiv decât prin faptul că sintagma mărcii reclamantei include şi adjectivul „HAPPY”, care constituie unicul cuvânt al mărcii recurentei.

De fapt, instanţa nu compară două cuvinte pentru a putea analiza similaritatea, ci compară un cuvânt cu o sintagmă, care sunt diferite ca structură gramaticală şi fonetică.

Curtea, deşi analizează din punct de vedere vizual cele două mărci, omite o serie de aspecte: ambalajul: al reclamantei este din carton, iar al pârâtei din sticlă de plastic; coloritul: la produsele reclamantei predomină galbenul, negrul şi verdele, iar la produsele recurentei roşul şi albul; grafica: produsul reclamantei începe cu „h” mic, cu caractere folosite în informatică, normal pentru un adjectiv, pe când al pârâtei cu literă mare, cu scris caligrafic.

Curtea, analizând din punct de vedere fonetic similaritatea celor două mărci, dovedeşte că este în eroare cu privire la tipul de produse care au inscripţionate pe ambalaj mărcile, pentru că, deşi ambele mărci sunt înregistrate la clasa 32 a Clasificării internaţionale de la Nisa, ele sunt diferite ca provenienţă, materie primă şi compoziţie chimică, ale reclamantei fiind sucuri naturale, pe când ale pârâtei fiind băuturi răcoritoare.

Produsele fac parte din clase diferite în Clasificarea CAEN pe plan mondial şi în cea a Uniunii Europene, adoptată de România de la

1 ianuarie 2008.

Modalitatea în care se analizează riscul de confuzie pentru public, incluzând riscul de asociere cu marca anterioară, este ncsustenabilă şi subapreciază consumatorul mediu român.

El poate distinge între o firmă anterioară şi una românească prin simpla citire a produsului de pe ambalaj, că un produs este importat, iar unul este românesc, că au arii geografice diferite de distribuire, unităţii de comercializare, brand, clientelă diferită, firmele fiind diferite şi ca mărime, şi cotă de piaţă.

Curtea reţine greşit că cele două mărci trebuie comparate în forma existentă la O.S.I.M., deoarece consumatorul are în faţă două produse, şi nu înregistrarea mărcilor la O.S.I.M.

O schimbare a desenului mărcii ar provoca prejudicii recurentei prin pierderea clientelei specifice din mediul rural.

Un consumator mediu nu are cum să confunde cele două mărci, ele fiind diferite din majoritatea punctelor de vedere şi pentru că produsele pe care sunt aplicate mărcile se comercializează, de regulă, în unităţi diferite de comercializare - mici magazine pentru recurent -supermarket-uri şi hypermarket-uri pentru intimată.

Drept urmare, riscul de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, este exclus, dat fiind faptul că în mediul urban consumatorul este mult mai avizat decât cel din rural.

Intimata-reclamantă, prin întâmpinarea formulată în condiţiile art. 308 C. proc. civ., solicită respingerea recursului, ca nefondat, apreciind legalitatea deciziei pronunţate în calea devolutivă de atac.

Analizând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, a probatorilor administrate în toate etapele procesuale şi a dispoziţiilor legale incidente cauzei, înalta Curte va constata caracterul nefondat al acestuia, pentru argumentele ce succed:

Cele două instanţe de fond, pornind de la aceleaşi dispoziţii legale, art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, au pronunţat hotărâri contrare.

Prima instanţă a reţinut lipsa de similaritate între cele două mărci, cu consecinţa inexistenţei riscului de confuzie, în timp ce instanţa de apel, a cărei hotărâre este supusă controlului judiciar în această etapă procesuală, a reţinut că între cele două mărci există riscul de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere.

De precizat că nu există chestiuni litigioase în ceea ce priveşte identitatea produselor protejate de cele două mărci, clasa 32 a Cla

sificării internaţionale de la Nisa, respectiv sucuri de fructe, băuturi pe bază de sucuri de fructe, băuturi răcoritoare, sau obţinerea unei protecţii anterioare a mărcii reclamantei faţă de cererea de înregistrare a mărcii pârâtei.

Necesitatea acestei precizări rezidă din împrejurarea că recurenta invocă lipsa de identitate sau similaritate a produselor faţă de clasificarea CAEN.

Apărarea nu poate fi primită întrucât clasificarea, denumită CAEN Rcv 2, realizată de EUROSTAT, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2008, oricum după 10 ianuarie 2007, data formulării cererii de chemare în judecată, se referă la clasificarea obiectului de activitate al societăţilor comerciale supuse înregistrării la oficiile registrului comerţului, iar nu la clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea mărcilor.

Aşadar, identitatea ori similaritatea produselor se analizează în funcţie de clasificarea produselor pentru înregistrarea mărcilor, iar nu în funcţie de clasificarea obiectului de activitate al societăţilor cu scop lucrativ, necesară înregistrării la registrul comerţului.

Articolul 48 alin. (1) lit. b) din Legea privind mărcile şi indicaţiile geografice conferă dreptul oricărei persoane interesate de a cere anularea înregistrării unei mărci făcute cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6 din lege, în speţă lit. c) referitoare la similaritatea mărcii înregistrate cu o marcă anterioară, distinct a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.

In ceea ce priveşte mărcile în discuţie, elementul verbal „HAPPY" este, aşa cum a reţinut şi instanţa de apel, elementul tare, dominant al mărcii recurentei, acelaşi element verbal fiind un element dominant şi pentru marca intimatei, fiind primul element al mărcii verbale.

Consideraţiile de ordin gramatical, reale de altfel, nu determină o altă abordare a analizei făcute celor două mărci, întrucât din punct de vedere vizual şi auditiv, elementul figurativ al mărcii „HAPPY" este cel reţinut cu uşurinţă de consumator.

De altfel, în analiza care trebuie întreprinsă asemănările sunt mai importante decât deosebirile, deoarece ele pot atrage riscul de confuzie pentru public.

Recurenta acreditează ideea că cele două mărci nu sunt similare, deoarece marca intimatei este o marcă combinată.

Potrivit accstui punct de vedere, ar însemna că niciodată o marcă verbală nu poate fi similară cu o marcă combinată alcătuită din două elemente verbale, ceea ce este greşit, deoarece ar însemna ca oricând o

marcă verbală să poată fi copiată, prin simpla înlăturare a unuia din cele două elemente verbale.

Similaritatea fonetică a fost, de asemenea, corect reţinută de instanţa de apel, întrucât în analiza similarităţii fonetice nu se introduce şi semnificaţia acestora în limba română din punct de vedere conceptual, „fericit” şi „zi fericită”, ci doar redarea cuvântului englezesc comun ambelor mărci „HAPPY”.

Chiar dacă publicul percepe că cele două construcţii verbale nu sunt perfect identice, dat fiind gradul ridicat de asemănare dintre ele, pe cale de asociere s-ar putea crea confuzie, în sensul că produsele pe care le protejează provin de la acclaşi întreprinzător.

Recurenta, prin arătarea diferenţelor din: reţeta de fabricaţie a celor două băuturi răcoritoare; a ţării de origine; a ambalajului; a canalelor de distribuţie şi, nu în ultimul rând, a consumatorului ţintă al celor două produse, doreşte să demonstreze că cele două produse sunt diferite.

Dar, aşa cum de altfel s-a arătat, produsele sunt identice, ambele mărci fiind înregistrate pentru produsele protejate de clasa 32 a Clasificării Internaţionale de la Nisa - sucuri de fructe, băuturi pe bază de sucuri de fructe, băuturi răcoritoare.

In plină etapă de globalizare, de liberă circulaţie a bunurilor şi serviciilor, când companiile europene şi internaţionale îşi vădesc prezenţa pe piaţa română, când firmele, pentru lărgirea pieţei de desfacere, licenţiază mărcile ori îşi adaptează produsele în funcţie de puterea de cumpărare a cetăţenilor unei ţări, consideraţiile recurentei referitoare la posibilitatea consumatorului român de a distinge între o firmă românească şi o firmă austriacă sunt fară substanţă. Intr-adevăr, consumatorul mediu avizat nu poate să distingă între cele două produse, putând considera că sunt produse de acelaşi producător sau că există legături economice între cei doi producători.

Apreciază recurenta că, dat fiind consumatorul mediu ţintă diferit de ccle două mărci, nu există posibilitatea riscului de confuzie.

Or, şi în România există fenomenul migrării urbanului către rural, tendinţa celor ce locuiesc în oraşe, asemenea cclor din ţările occidentale, de a-şi construi locuinţe în afara aglomerărilor urbane, precum şi fenomenul invers datorat, în principal, faptului că mulţi din locuitorii din rural lucrează în oraşe.

Drept urinare, este lipsită de relevanţă juridică împrejurarea că produsul recurentei este distribuit prin mici magazine din mediul rural, câtă vreme, de regulă, este acclaşi tip de consumator mediu responsabil avizat, dihotomia rural-urban fiind din cc în ce mai mult atenuată.

înalta Curte reţine astfel că asemănarea dintre cele două mărci este evidentă, elementul verbal comun fiind „HAPPY”. Astfel, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere dintre cele două mărci, este ridicat, ceea ce face ca dispoziţiile art. 6 lit. c) din lege să fie aplicabile în speţă.

Pentru cele de mai sus expuse, înalta Curte, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a respins recursul, ca nefondat.

4. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Mai multe motive de anulare. Semne similare. Produse identice sau similare. Risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere (SANTAL / SANTE)

Directiva 89/104/CEEl), art. 4 pct. 1 lit. b) C. proc. civ., art. 295 alin. (1), art. 297 alin. (1) Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. c)2), art. 48 alin. (1) lit. b)3)

h Directiva 89/104/CEE a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci. Directiva 2008/95/CE a intrat în vigoare la data de 28 noiembrie 2008 şi înlocuieşte Directiva 89/104/CEE.

2) Motivul de refuz la înregistrare prevăzut de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 se regăseşte, după modificarea prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), în actualul art. 6 lit. b), carc înglobează şi ipoteza din fostul art. 6 lit. b).

Astfel, anterior modificării, art. 6 lit. b) şi c) prevedea: „în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă: (...) b) este identică cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un risc de confuzie pentru public; c) este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii idcnticc sau similare, dacă exista un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară; (...)”.

în prezent, art. 6 lit. b) are următorul cuprins: „în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă

a fi anulată pentru următoarele motive relative: (...) b) dacă, din motive de iden

titate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe carc cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asocicrc cu marca anterioară".

3) Art. 48 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 84/1998 prevedea: „Orice

persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru oricarc dintre motivele următoare: (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), la art. 48 alin. (1),

partea introductivă se modifică, având următorul cuprins: „Anularea înregistrării

1. întrucât s-a solicitat anularea înregistrării aceleiaşi mărci, indicându-se mai multe motive legale care ar justifica această cerere, fiecare dintre aceste motive constituie, distinct, cereri de anulare pentru care legea prevede condiţii şi termene de exercitare diferite.

în condiţiile neanalizării unora din motive şi în lipsa unui apel din partea reclamantei, cauza nu putea fi reanalizată în întregime de către instanţa de apel decât cu depăşirea limitelor învestirii.

Chiar dacă instanţa de apel este o instanţă devolutivă, această competenţă se limitează la criticile formulate în apel, aşa cum prevede art. 295 alin. (1) C. proc. civ.

Oricum, neanalizarea pe fond a unor motive de anulare a înregistrării mărcii de către Tribunal nu permitea Curţii de apel să le analizeze direct în calea de atac, fără încălcarea dispoziţiilor art. 297 alin. (1) C. proc. civ. şi a principiului dublului grad de jurisdicţie.

2. Din motivarea cererilor de chemare în judecată, inclusiv din întâmpinarea formulată în dosarul de recurs, rezultă că au fost avute în vedere de către reclamante produsele din clasa 32 a Clasificării de la Nisa, extinderea asupra celorlalte clase fiind făcută de instanţă în analiza cerinţelor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Cu alte cuvinte, s-a dispus anularea înregistrării mărcii şi pentru produse şi servicii considerate ca fiind similare băuturilor cuprinse în clasa 32, în condiţiile în care nici reclamantele nu susţinuseră o atare similaritate.

3. Două mărci se găsesc în situaţia de a fi similare când, fără a fi identice, se aseamănă una cu cealaltă.

în aprecierea similarităţii trebuie ţinut cont de faptul că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse sau servicii în cauză joacă un rol decisiv şi că acest consumator, în mod normal, percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Totodată, consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat, atent şi circumspect. Trebuie să se ţină seama şi de faptul că acest consumator obişnuit are rareori ocazia de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

mărcii poate fi ccrută Tribunalului Bucureşti de către oricc persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: Practic, s-a operat doar o refor-

mulare, iar motivul de anulare prevăzut la lit. b) a fost menţinut.

Pentru a se stabili gradul de similaritate a mărcilor verbale, trebuie determinate similitudinile de ordin vizual, auditiv sau conceptual şi, după caz, evaluată importanţa care i se acordă fiecăruia dintre aceste elemente, luându-se în considerare categoria de bunuri sau servicii în discuţie, precum şi percepţia consumatorului. în egală măsură, similaritatea mărcilor nu trebuie să fie neapărat totală, adică atât vizuală, cât şi auditivă şi conceptuală, fiind de ajuns ca ea să îmbrace una dintre forme, în funcţie de particularităţile cauzei.

4. în interpretarea art. 4 pct. 1 lit. b) din Directiva 89/104 a Consiliului Comunităţii Europene - implementat şi în Legea nr. 84/1998 - prin folosirea sintagmei „risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere”, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (actualmente, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) s-a pronunţat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci, ca rezultat al conţinutului lor semantic

7 9

analog, nu este prin ea însăşi suficientă pentru a se concluziona că există o probabilitate de confuzie în înţelesul acestei prevederi legale. Conceptul riscului de asociere nu este o alternativă la cel al riscului de confuzie, ci serveşte la definirea scopului acestuia (cauza Sabel vs. Puma AG).

S-a mai retinut că nu există risc de confuzie în sensul

Directivei comunitare, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor în cauză (cauza Canon vs. Cannon) şi că existenţa unui asemenea risc este exclusă dacă nu apare că publicul ar putea să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, după caz, de la întreprinderi legate economic.

Dată fiind identitatea produselor (clasa 32 a Clasificării Internaţionale de la Nisa) şi puternica similaritate de ordin fonetic si vizual a mărcilor SANTAL şi SÂNTE, diferenţele de ordin conceptual nu sunt suficiente pentru a înlătura riscul de confuzie.

Referindu-se la posibilitatea confundării produselor astfel marcate din punctul de vedere al sursei de provenienţă - şi nu a confundării produselor înseşi - pârâta confirmă practic concluzia instanţei de apel, în sensul existenţei unui risc de confuzie directă: cumpărătorul nu confundă produsele, dar face o confuzie privind provenienţa produselor din clasa 32, crezând că acestea provin de la acelaşi producător.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1543 din 13 februarie 2009, nepublicată

A. Prin acţiunea înregistrată sub nr. 90/2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, la data de 6 ianuarie 2000, reclamanta SC P. ROMÂNIA SA a chemat în judecată pe pârâţii SC R.D. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea mărcii „SÂNTE” aparţinând pârâtei SC R.D. SA, marcă pentru care s-a emis certificatul de înregistrare nr. 31599/1999.

S-a solicitat, totodată, obligarea pârâtului O.S.I.M. de a publica hotărârea judecătorească de anulare a înregistrării mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi de a face menţiune despre aceasta în R.N.M., cu cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii s-au invocat următoarele cauze de nulitate:

1. Marca „SÂNTE”, aparţinând pârâtei SC R.D. SA, nu poate fi protejată pe teritoriul României, întrucât, potrivit art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii a fost făcută cu rea-credinţă.

P. S.P.A. Italia este titulara mărcii înregistrate internaţional, inclusiv pentru România, sub nr. 59873, constând în denumirea „SANTAL”. Marca a fost înregistrată potrivit procedurii înregistrării internaţionale a mărcilor, consacrată de Aranjamentul de la Madrid din anul 1891 şi este folosită pe teritoriul României şi de SC P. ROMÂNIA SA, în baza unui contract de licenţă înregistrat la O.S.I.M. la 29 ianuarie 1999.

începând cu data de 9 decembrie 1996, Compania P. SPA a produs şi a difuzat în România un spot publicitar referitor la sucurile de fructe ce poartă marca „SANTAL", spot cc a fost difuzat cu mare intensitate la posturile de televiziune PRO TV şi ANTENA 1, până la data de 2 februarie 1997, însoţite de sloganul „SÂNTE - SANTAL”. La data de 17 februarie 1997 pârâta a constituit la O.S.I.M. depozit reglementar pentru marca „SÂNTE” şi concomitent cu SC E.D. SA, SC T.T. SRL şi SC T.I.E. au început să producă şi să comercializeze sucuri de fructe însoţite de denumirea „SÂNTE”.

Reaua-credinţă a pârâtei rezultă din constituirea depozitului reglementar şi pentru mărcile „SÂNTE - SĂNĂTATE” (la 9 iulie 1998) şi respectiv „SANTRE” (la 14 ianuarie 1999), mărci ce nu au fost folosite niciun moment pe teritoriul României.

2. Marca pârâtei se impune a fi anulată şi în conformitate cu dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, întrucât marca „SÂNTE" este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, existând un risc de confuzie pentru public, ce include şi riscul de asocicre cu marca anterioară.

S-au invocat ca argumente concluziile studiilor de piaţă efectuate de Firma M.M.R.C., în lunile noiembrie 1998 şi ianuarie-iunie 1999.

3. In conformitate cu dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) şi art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar pentru celelalte clase de produse sunt incidente dispoziţiile art. 6 lit. e), potrivit cu care o marca este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite faţă de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii. Or, această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

4. Al patrulea motiv de anulare a mărcii a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5 lit. f) din Lega nr. 84/1998, potrivit cu care sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la calitatea sau natura produsului sau a serviciului.

Astfel, cuvântul „SÂNTE” înseamnă sănătate, iar înregistrarea acestei mărci nu poate fi admisă, deoarece este deccptivă, facându-se să se creadă că produsul ar avea anumite proprietăţi terapeutice, ceea ce, evident, nu corespunde realităţii.

B. Prin acţiunea înregistrată sub nr. 3407/2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, la data de 6 ianuarie 2000, reclamanta P. S.P.A. a chemat în judecată aceeaşi pârâţi, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea aceleaşi mărci „SÂNTE”. S-a solicitat, totodată, obligarea pârâtului O.S.I.M. de a publica hotărârea judecătorească de anulare a înregistrării mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi de a face menţiune despre aceasta în R.N.M..

In motivarea acţiunii, s-a arătat că marca „SÂNTE” nu poate fi înregistrată pe teritoriul României, deoarece încalcă dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, nerespectându-se un drept de autor.

Reclamanta P. S.P.A. este titulara mărcii înregistrate internaţional, inclusiv pentru România, sub nr. 59873, constând în denumirea „SANTAL”. Marca a fost înregistrată potrivit procedurii înregistrării internaţionale a mărcilor, consacrată de Aranjamentul de la Madrid

din 1891 şi este folosită pe teritoriul României şi de SC P. ROM ANI A

SA, în baza unui contract de liecnţă înregistrat la O.S.I.M. la 29 ianuarie 1999.

începând cu data de 9 decembrie 1996, Compania Parmalat S.P.A. a produs şi a difuzat în România un spot publicitar referitor la sucurile de fructe ce poartă marca „SANTAL”, spot ce a fost difuzat cu mare intensitate la posturile de televiziune PRO TV şi ANTENA 1 până la data de 2 februarie 1997, însoţite de sloganul „SÂNTE - SANTAL”.

Imediat după campania publicitară, pârâta a constituit la O.S.I.M. la 17 februarie 1997 depozit reglementar pentru marca „SÂNTE”, obţinând, ulterior, certificatul de înregistrare a mărcii a cărei anulare s-a solicitat.

Opera publicitară ce poate îmbrăca forma sloganului este protejată pe teritoriul României, iar pârâta a încălcat dreptul de autor prin înregistrarea ca marcă a unui cuvânt din sloganul „SANTAL-SANTE”.

Cele două dosare au fost conexate.

Prin sentinţa civilă nr. 503 pronunţată la data de 18 mai 2001 de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, s-au admis acţiunea principală şi cererea conexă formulată de pârâtul SC R.D. SA şi s-a dispus anularea înregistrării mărcii „SÂNTE” aparţinând pârâtei SC R.D. SA. A fost obligată pârâta O.S.I.M. să publice hotărârea menţionată în

B.O.P.I. şi să facă menţiune despre aceasta în R.N.M. Au fost obligate pârâtele la plata sumei de 1500 USD sau echivalentul acestei sume în lei de la data efectuării plăţii, reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a avut în vedere următoarele motive:

Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei din cererea conexă este neîntemeiată, întrucât noile reglementări în domeniul dreptului de autor consacră existenţa unei opere protejabile, operă publicitară, care poate îmbrăca forma sloganurilor, a afişelor, desenelor, muzicii etc.; în materia dreptului proprietăţii intelectuale, sloganurile pot fi protejate fie prin înregistrarea ca marcă, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, fie în cazul în care sloganul îndeplineşte condiţia de originalitate, ca efect al aplicării dispoziţiilor Legii nr. 8/1996.

Sloganul „SÂNTE - SANTAL”, care apare în clipul publicitar făcut din iniţiativa şi sub responsabilitatea reclamantei, îndeplineşte condiţia de originalitate, este susceptibil de protecţie în baza reglementărilor privitoare la dreptul de autor şi reprezintă o operă colectivă, al cărei titular este, conform art. 6 din Legea nr. 8/1996, recla

manta; accasta îşi justifică astfel legitimarea procesuală activă pentru formularea acţiunii.

In ceea ce priveşte fondului cauzei:

Reclamanta SC P. ROMÂNIA SA este titulara mărcii „SANTAL" şi se bucură, potrivit Legii nr. 84/1998, de protecţia acestei legi şi pe teritoriul României, din data de 23 aprilie 1996.

începând cu data de 9 decembrie 1996, reclamata a difuzat în România, pe posturile TV, PRO TV şi ANTENA 1, un clip publicitar referitor la sucurile de fructe ce poartă marca „SANTAL", spot publicitar care a fost însoţit de sloganul „SÂNTE - SANTAL".

Faptul că certificatul de înregistrare a mărcii a fost eliberat pârâtei după difuzarea spotului publicitar nu dovedeşte, în lipsa coroborării şi cu alte probe aflate la dosar, reaua-credinţă a pârâtei SC R.D. SA la momentul la care a solicitat înregistrarea acestei mărci.

Certificatul de înregistrare a mărcii „SÂNTE" este însă anulabil, potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, după cum urmează:

Difuzarea clipului publicitar al reclamantei în care se folosea sloganul „SÂNTE - SANTAL”, ca şi caracteristicile identice ce se regăsesc în aceste cuvinte, au făcut posibilă confuzia publicului în ceea cc priveşte cclc două mărci, confuzie carc rezultă în mod evident din studiul de piaţă întocmit la cererea reclamantei şi depus la dosar. Asemănarea existentă între ccle două mărci a fost reţinută de instanţa de judecată şi în alte pricini ce s-au purtat între părţi şi rezultă şi din adresa nr. 309499/12 august 1999, eliberată de O.S.I.M., potrivit căreia, în urma cerectărilor documentare, au fost evidenţiate ca mărci identiec şi asemănătoare mai multe mărci, printre care şi cca în litigiu.

Totodată, asemănarea ortografică şi caligrafică au făcut posibilă confuzia între cele două mărci, confuzie de natură să înşele pe cumpărători cu privire la provenienţa produselor, asemănare sancţionată de art. 48 cu anularea înregistrării mărcii ulterioare, indiferent de buna sau reaua-credinţă a solicitantului.

In urma formulării de către reclamante a unei cereri de îndreptare şi completare a acestei hotărâri, prin sentinţa civilă nr. 1333/6 septembrie 2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, s-a admis în parte cererea, în sensul că s-a dispus respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei P. S.P.A., îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitiv, în sensul că se va trecc „şi cererca conexă formulată de reclamanta SC P. S.P.A., în contradictoriu cu pârâtele SC R.D. SA şi O.S.I.M.”, în loc de „şi

cercrca conexă formulată de pârâtul SC R.D. SA”, cum din eroare a fost scris.

A. împotriva sentinţei civile nr. 503/18 mai 2001 a formulat apel pârâta SC R.D. SA, criticându-o pentru următoarele motive:

Instanţa nu s-a pronunţat asupra excepţiei lipsei de interes în formularea acţiunii cu privire la clasele de produse pentru care reclamantele nu au un drept la marcă protejat. Astfel, din probe rezultă că reclamantele beneficiază de protecţie prin marca „SANTAL” doar pentru produse din clasa 32, pe când pârâta şi-a înregistrat marca „SÂNTE” pentru produsele şi serviciile din clasele 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 42. Acţiunea nu putea fi admisă astfel pentru alte clase de produse sau servicii pentru care reclamanta nu are protecţie.

Instanţa a interpretat greşit probele depuse la dosar, reţinând eronat

că SC P. ROMAN IA este titulara mărcii „SANTAL”, că asemănarea dintre cele două mărci a fost reţinută şi în alte pricini ce s-au purtat între părţi soluţionate pe cale de ordonanţă preşedinţială şi care s-ar bucura de putere de lucru judecat, precum şi că riscul de confuzie este justificat pe baza unui studiu de piaţă, probă nelegală şi realizată la solicitarea reclamantelor; cele două hotărâri au fost desfiinţate pe calea controlului judiciar. Au fost încălcate dispoziţiile art. 581

C. proc. civ., care stabilesc că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se poate judeca fondul cauzei, iar hotărârile pronunţate în această procedură nu se bucură de autoritate de lucru judecat.

In mod greşit s-a reţinut similaritatea între mărcile „SANTAL” şi „SÂNTE”, cu motivarea că înregistrarea mărcii „SÂNTE” contravine art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

a. Marca „SANTAL” nu este similară cu marca „SÂNTE”, deoarece ambele sunt mărci sugestive, urmărind să aducă la cunoştinţa consumatorului o anumită calitate a produsului respectiv. Denumirea „SANTAL” este legată de lemnul de santal, caracterizat printr-un parfum unic, inconfundabil. Prin aceasta se sugerează consumatorului că sucurile de fructe au, la rândul lor, o aromă inconfundabilă.

Pe de altă parte, denumirea „SÂNTE” pune accentul pe caracterul natural şi sănătos al sucurilor naturale produse de pârâtă, consumatorii asociind produsul „SÂNTE” cu sănătate.

Caracterul sugestiv al sucurilor „SÂNTE” rezultă chiar din studiul de piaţă realizat la cererea reclamantei, unde se precizează că 38,1% din persoanele întrebate au asociat sucurile SÂNTE cu natural, iar alţi 28,7% cu suc sănătos.

Prin urmare, nu există nicio similaritate între cele două mărci.

b. Mărcilc în conflict sunt aplicatc unor produse diferite.

Astfel, P. S.P.A. beneficiază de protccţie prin marca „SANTAL” doar pentru produsele şi serviciile din clasa 32, pe când pârâta şi-a înregistrat marca „SÂNTE” pentru produsele şi serviciile din clasele

5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 42. Prin urmare, cererea de anulare nu poate avea ca obiect decât produsele pentru care marca SANTAL este protejată pe teritoriul României, adică pentru produsele din clasa 32.

c. Nu există risc de confuzie între cele două mărci.

Studiile de piaţă nu au putut face dovada riscului de confuzie şi nu constituie o probă concludentă, aceste documente neputând fi asimilate înscrisurilor în sensul legii procesuale civile, respectiv art. 172 şi urm. C. proc. civ. De altfel, din studiul de piaţă depus la dosar rezultă că principala cauză de confuzie a consumatorilor a fost determinată de clipul publicitar privind promovarea produselor „SANTAL”, folosit împreună cu sloganul „SANTAL - SÂNTE”.

Riscul de confuzie există atunci când consumatorul nu percepe produsele purtând două mărci diferite ca fiind produse distincte, ci le consideră unul şi acelaşi produs, pe când riscul de asociere apare atunci când un consumator consideră că produsele purtând două mărci similare, pe care le percepe însă ca fiind distincte, sunt produse de acelaşi producător. Instanţa de fond nu a analizat aceste concepte prevăzute la art. 6 lit. c).

In condiţiile în care ideile sugerate prin cele două mărci sunt diferite, nu se poate reţine un risc de confuzie sau de asociere.

B. împotriva aceleiaşi sentinţe a formulat apel şi pârâta O.S.I.M., criticând hotărârea pentru greşita sa obligare în solidar cu cealaltă pârâtă la plata cheltuielilor de judecată.

în motivarea acestui apel, s-a arătat că, în conformitate cu prevederile H.G. 573/1998, apelanta-pârâtă este organ de specialitate al Administraţiei Publice Centrale cu autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, atribuţiile sale în domeniul mărcilor fiind prevăzute în art. 92 şi art. 93 din Legea nr. 84/1998. O.S.I.M. nu are calitate de pârât în astfel de cauze, fiind chemat în judecată doar pentru ca hotărârea ce urmează a se pronunţa să-i fie opozabilă.

C. Pârâta SC R.D. SA a formulat apel şi împotriva sentinţei civile nr. 1333/6 septembrie 2001 prin care s-au îndreptat erorile materiale şi s-a completat dispozitivul sentinţei civile nr. 503/2001.

In motivarea acestui apel s-au arătat următoarele:

Sentinţa a fost pronunţată cu încălcarea principiului continuităţii, în condiţiile în care cererea de îndreptare şi completare a fost soluţionată de un alt judecător.

In mod greşit s-a admis cererca de completare a dispozitivului sentinţei prin includerea numelui reclamantei P. S.P.A. după respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, o astfel de situaţie neînca-drându-se în ipoteza textului legal privind îndreptarea erorilor materiale.

In mod greşit s-a dispus completarea dispozitivului sentinţei în ceea ce priveşte menţionarea reclamantei din cererea conexă. Din motivarea hotărârii rezultă că singurul motiv de anulare a mărcii a fost cel referitor la dispoziţiile art. 6 lit. c), motiv ce fusese invocat de SC P. ROMANIA SA, şi nu de către titularul cererii conexe P. S.P.A. Pe de altă parte, nu se poate completa dispozitivul pe calea îndreptării erorilor materiale.

Cauza a fost soluţionată în apel de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, prin decizia nr. 182/2002, iar recursul declarat împotriva acestei decizii a fost admis de Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia civilă nr. 4004/14 octombrie 2003. A fost casată decizia de apel şi s-a trimis cauza pentru rejudecarea apelurilor, reţinându-se ca motiv de nulitate a hotărârii faptul că a fost judecată cauza de o secţic civilă a Curţii, în condiţiile în care litigiul era de natură comercială.

Rejudccând apelurile, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a pronunţat decizia nr. 156 A din 8 iunie 2007, dispunând după cum urmează:

S-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă împotriva sentinţei primei instanţe.

S-a admis apelul formulat de pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci împotriva sentinţei, care a fost schimbată în parte, în sensul înlăturării obligaţiei acestui pârât de a plăti cheltuielile de judecată. S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

In motivarea deciziei de apel s-au reţinut următoarele:

I. Cu privire la apelul formulat de pârâta SC R.D. SA împotriva sentinţei civile nr. 503/2001:

O primă critică formulată de apelanta-pârâtă s-a referit la faptul că instanţa nu s-ar fi pronunţat asupra excepţiei lipsei de interes a acţiunii cu privire la clasele de produse pentru care reclamantele nu au un drept la marcă protejat. Astfel, s-a susţinut că din probe rezultă că reclamantele beneficiază de protecţie prin marca „SANTAL" doar

pentru produse din clasa 32, pe când pârâta şi-a înregistrat marca „SÂNTE” pentru produsele şi serviciile din clasele 5, 16, 25, 28, 29,

30, 32, 33, 35, 42. Acţiunea nu putea fi admisă astfel pentru alte clase de produse şi servicii pentru care reclamanta nu avea protecţie.

Examinând actele existente în dosarul de fond, Curtea a constatat că o astfel de excepţie procesuală nu a fost invocată în faţa primei

instanţe. In realitate, apelanta-pârâtă a arătat în cuprinsul întâmpinării că reclamanta nu poate solicita anularea decât eventual pentru produsele pentru care are înregistrată marca „SANTAL”, iar nu şi pentru celelalte produse şi servicii pentru care este înregistrată marca „SÂNTE”. Aceasta nu înseamnă însă că pârâta a invocat excepţia procesuală a lipsei de interes.

De altfel, în contextul în care reclamanta a invocat printre motivele de nulitate şi dispoziţiile art. 6 lit. c) şi e) din Legea nr. 84/1998, apărările pârâtei în sensul arătat au natura juridică a unor apărări pe fondul acţiunii în anulare, iar nu a unei excepţii procesuale.

O a doua critică formulată s-a referit la faptul că instanţa a interpretat greşit probele depuse la dosar, reţinând eronat că SC P.

ROM ANI A este titulara mărcii „SANTAL”, că asemănarea dintre cele două mărci a fost reţinută şi în alte pricini ce s-au purtat între părţi soluţionate pe care de ordonanţă preşedinţială şi care s-ar bucura de putere de lucru judecat, reţinând riscul de confuzie pe baza unui studiu de piaţă, probă nelegală şi realizată la solicitarea reclamantelor. A arătat astfel apelanta că cele două hotărâri au fost desfiinţate pe calea controlului judiciar. Curtea a considerat întemeiată această critică, în anumite limite, după cum urmează.

Aşa cum au arătat ambele reclamante în cuprinsul acţiunilor formulate şi cum rezultă din certificatul de înregistrare existent în dosarul primei instanţe, titularul mărcii „SANTAL" este reclamanta P.

S.P.A., iar nu reclamanta SC P. ROMANIA SA. Această realitate juridică nu este însă de natură, prin ea însăşi, a conduce la o desfiinţare sau schimbare a soluţiei primei instanţe, deoarece calitatea procesuală activă a celor două reclamante este şi rămâne pe deplin justificată în cauza de faţă. Astfel, atât beneficiarul unui contract de licenţă de marcă, cât şi titularul mărcii au calitatea de persoane interesate şi, deci, calitate procesuală activă în a introduce o acţiune în anularea unei alte mărci considerate a fi prejudiciabilă pentru aceştia.

In ceea ce priveşte susţinerea apelantei în sensul că prima instanţă a avut în vedere la stabilirea asemănării dintre cele două mărci faptul că această similaritate ar fi fost reţinută şi în alte litigii soluţionate pe

calc de ordonanţă preşcdinţială, Curtea a considerat că este întemeiată critica.

Astfel, similaritatea dintre două mărci se apreciază în mod exclusiv de către instanţă, în urma operaţiunilor de comparare a celor două mărci în conflict. Reţinerea unei asemenea similarităţi în considerarea unor hotărâri pronunţate în procedura ordonanţei preşedinţiale nu prezintă nicio relevanţă în cadrul acţiunii prin care se judecă fondul pricinii, indiferent de soluţia finală ce s-ar fi pronunţat în respectivele litigii desfăşurate potrivit procedurii prevăzute la art. 581-582 C proc civ. Aceasta deoarece în cadrul ordonanţei preşedinţiale instanţa analizează doar aparenţa dreptului dedus judecăţii, iar nu însuşi caracterul cert sau temeinicia unui astfel de drept.

Din această perspectivă, hotărârea pronunţată pe calea ordonanţei preşedinţiale nu poate avea autoritate de lucru judecat în raport cu hotărârea ce se pronunţă pe fondul pricinii şi, prin urmare, nici aprecierile sau raţionamentele expuse într-o astfel de hotărâre nu pot constitui chestiuni prejudiciale pentru instanţa care judecă fondul pricinii.

S-a mai susţinut de către apelantă că în mod eronat instanţa a reţinut riscul de confuzie pe baza unui studiu de piaţă realizat la solicitarea reclamantelor, studiu de piaţă ce ar constitui o probă nelegală.

Trecând peste aspectul legalităţii unei astfel de probe, Curtea a reţinut că aprecierea riscului de confuzie se face exclusiv de către instanţă, prin raportare la mărcile aflate în conflict şi prin aplicarea criteriilor specifice, nefiind necesare studii de piaţă pentru a se stabili dacă publicul confundă sau ar putea confunda cele două mărci.

In consecinţă, Curtea a reţinut că sunt eronate acele considerente ale hotărârii primei instanţe prin care, pe de o parte, s-a dat relevanţă conţinutului altor hotărâri judecătoreşti pronunţate pe calea ordonanţei preşedinţiale - în ceea ce priveşte similaritatea, iar, pe de altă parte, s-a dat relevanţă studiului de piaţă depus de reclamante - în ceea ce priveşte riscul de confuzie.

In aceste condiţii, instanţa de apel a considerat că este necesar să procedeze la analizarea similarităţii şi riscului de confuzie între cele două mărci pe baza criteriilor ce s-au cristalizat în doctrina şi juris-prudenţa relevantă, urmând ca la finalul unei astfel de operaţiuni să se constate dacă subzistă soluţia primei instanţe sau aceasta trebuie schimbată.

In ceea ce priveşte critica de apel referitoare la greşita interpretare şi aplicarc a legii în ceea ce priveşte similaritatea mărcilor, produselor

şi serviciilor pentru care acestea au fost înregistrate şi riscul de confuzie.

Prin cele două cereri de chemare în judecată (în special prin cea formulată de reclamanta SC P. ROMÂNIA SA) s-au invocat mai multe motive de nulitate a înregistrării mărcii „SÂNTE”, încadrate în ipoteze legale distincte.

Prima instanţă a admis acţiunea, dar a analizat în considerente în mod expres doar două dintre motivele de nulitate [motivul referitor la reaua-credinţă şi motivul întemeiat pe art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998], un al treilea referitor la încălcarea dreptului de autor fiind analizat în considerarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei P. S.P.A. din cererea conexă, celelalte motive nefiind cercetate.

In apelul formulat împotriva acestei sentinţe, apelanta-pârâtă a formulat critici doar în ceea ce priveşte argumentele şi aprecierile instanţei care au condus la pronunţarea respectivei soluţii, neexistând niciun interes de a critica sau supune controlului judiciar alte aspecte.

Curtea a constatat însă că, deşi instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor de nulitate şi deşi un motiv a fost apreciat ca fiind neîntemeiat (reaua-credinţă), iar cu privire la altul nu rezultă în mod lipsit de echivoc dacă a fost considerat relevant şi concludent pe fondul pricinii (încălcarea dreptului de autor), reclamantele nu aveau cum să formuleze apel împotriva sentinţei primei instanţe, deoarece soluţia le era favorabilă. Aceasta în condiţiile în care prin exercitarea căii de atac a apelului se urmăreşte schimbarea sau desfiinţarea soluţiei, iar nu doar a considerentelor hotărârii.

In aceste condiţii, Curtea a apreciat că, dacă ar proceda la analizarea apelului exclusiv în raport de criticile formulate şi de conţinutul hotărârii pronunţate, există posibilitatea ca instanţa de apel să aibă o opinie diferită de cea a primei instanţe, cu consecinţa schimbării soluţiei. Consecinţa firească va fi aceea că reclamanta se va afla în situaţia de a nu i se răspunde şi a nu i se analiza de către instanţă toate motivele de nulitate invocate ori de a fi în imposibilitate de a critica modul de apreciere a unui motiv de nulitate, deoarece soluţia pronunţată de prima instanţă i-a fost favorabilă şi nu a putut astfel declara apel împotriva acesteia.

In aceste circumstanţe, Curtea a considerat că ar fi afectat în mod grav dreptul reclamantei la un proces echitabil şi dreptul de acces la instanţă, prin prisma situaţiei de fapt generate de modul de soluţionare a cauzci de cătrc prima instanţă şi a nerecunoaşterii dreptului de exer-

citarc a căii de atac doar pentru a se urmări înlocuirea/modificarea sau completarea considerentelor.

Din accastă perspectivă, Curtea a considerat că aplicarea în litera lor a dispoziţiilor art. 295 alin. (1). C. proc. civ. referitoare la limitele apelului ar conduce la afectarea în mod grav a unor drepturi fundamentale ale reclamantei, prevăzute la art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, şi anume dreptul de acces la instanţă şi dreptul la un proces echitabil.

Având în vedere aceste considerente, Curtea, în calitatea sa de instanţă de apel şi pentru respectarea şi garantarea dreptului de acces la instanţă şi la un proces echitabil, a procedat la cercetarea şi, respectiv, reanalizarea tuturor motivelor de nulitate invocate prin cererile de chemare în judecată, prin prisma probelor administrate şi a apărărilor formulate de pârâtă, atât pe calea întâmpinării, cât şi pe calea apelului.

A. Unul dintre motivele de nulitate invocate de către reclamanta

SC P. ROMANIA SA s-a referit la înregistrarea mărcii cu încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Potrivit art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.

Analizarea incidenţei acestui text legal presupune cercetarea următoarelor condiţii cumulative: similaritatea mărcilor; identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor; existenţa riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere.

în ceea ce priveşte similaritatea dintre cele două mărci.

Pentru similaritate este necesară identificarea acelor elemente comune dintre cele două mărci, elemente care să determine o asemănare între acestea. Similaritatea poate fi vizuală, auditivă sau conceptuală (la nivelul semnificaţiei elementelor verbale).

In aprecierea similarităţii dintre două mărci verbale compuse dintr-un singur cuvânt prezintă importanţă următoarele aspecte: prefixul sau sufixul sau ambele sunt identice; cuvântul cuprinde un număr suficient de silabe sau de combinaţii de vocale sau de consoane considerate apropiate; într-un cuvânt de 3-4 litere diferă o singură literă; cuvântul este diferit, dar semnificaţia sa este identică în aceeaşi limbă sau în traducere; în stabilirea apropierilor ce rezultă din pronunţie se arc în vedere, în principal, fonetica limbii române iar, în secundar,

fonetica cclor mai cunoscute limbi de circulaţie europeană. De asemenea, atunci când se examinează similaritatea dintre două mărci, ponderea cea mai însemnată o are prima impresie, de ansamblu, pe care o

produc mărcile din punct de vedere vizual şi auditiv. In acelaşi timp, trebuie luate în considerare într-o măsură mai mare elementele de asemănare dintre mărci, în raport cu cele care fac diferenţierea acestora.

Procedând la aplicarea acestor criterii pentru a stabili existenţa unei asemănări între cele două mărci, Curtea a considerat că numărul şi gradul asemănărilor dintre cele două mărci este de natură a conferi un caracter similar acestora, în interpretarea ce trebuie dată dispoziţiilor art. 6 lit. c). din Legea nr. 84/1998.

Astfel, ambele mărci sunt verbale şi compuse din câte un singur cuvânt scris cu caractere mari, obişnuite. Numărul literelor este foarte apropiat, „SANTAL” conţinând 6 litere, iar „SÂNTE” 5 litere. Primele 4 litere sunt identice în ambele mărci, iar pronunţia ambelor cuvinte este relativ uşoară, acestea conţinând fiecare câte 2 silabe. Prima silabă din ambele cuvinte este identică, iar accentul la pronunţarea lor cade pe ultima silabă. Aşadar, sub aspect vizual şi fonetic, există numeroase asemănări între cele două cuvinte.

In ceea ce priveşte semnificaţia cuvintelor ce compun cele două mărci, Curtea a considerat că eventuala sugestie sau conexiune pe care un consumator mediu ar atribui-o produselor sau serviciilor ca urmare a vizualizării sau perceperii pe cale auditivă a mărcilor nu este suficientă şi determinantă pentru a înlătura similaritatea.

Asocierea pe care consumatorul mediu o poate face între denumirea „SANTAL” şi numele arborelui tropical cu acelaşi nume nu este relevantă în ceea ce priveşte produsele pentru care s-a înregistrat marca.

Prin urmare, dată fiind definiţia acestui termen oferită de DEX, consumatorul mediu se poate gândi la oricare dintre calităţile arborelui respectiv, şi anume fie parfumul lemnului uneia dintre speciile de Santal, fie la calitatea lemnului respectivului arbore.

In prima situaţie, eventuala asociere făcută de consumator cu mirosul plăcut al arborelui Santal este irelevantă, acesta conducând mai degrabă la produse de parfumerie, iar nu la sucuri sau băuturi nealcoolice, mai ales în condiţiile în care principala caracteristică a acestora este gustul, şi nu mirosul.

In cea de-a doua situaţie, asocierea făcută de consumator cu lemnul de Santal nu are nicio relevanţă în cazul băuturilor nealcoolice,

în condiţiilc în carc acest lemn este folosit pentru mobilă, şi nu pentru extragerea de eventuale esenţe folosite pentru băuturi nealcoolice.

In accste condiţii, Curte a considerat că pentru categoria de produse pentru carc a fost înregistrată , marca „SANTAL” nu este una sugestivă şi de natură a beneficia astfel de o protecţie mai slabă, inclusiv în ceea ce priveşte similaritatea. Dimpotrivă, marca este puternic distinctivă pentru produsele pentru care a fost înregistrată.

Cât priveşte denumirea „SÂNTE”, Curtea a observat, mai întâi, că acest cuvânt nu face parte din vocabularul limbii române, ci din vocabularul limbii franceze, însemnând „sănătate".

Această semnificaţie nu este una însă deosebită şi care să fie de natură a determina un puternic caracter distinctiv mărcii, deoarece, cel puţin la nivelul băuturilor nealcoolice, nu se poate susţine că ar exista pe piaţă şi băuturi din această categorie, dar care nu ar fi sănătoase. Atât timp cât o băutură nealcoolică există pe piaţă, prezumţia este în sensul că aceasta a fost controlată de autorităţile competente ale statului şi nu este „nesănătoasă”.

Aşadar, asocierea acestei mărci făcută de consumator cu ideea de sănătate sau sucuri sănătoase nu este de natură a-i conferi o semnificaţie deosebită acestui cuvânt, care să excludă similaritatea.

Având în vedere aceste considerente, văzând numărul mare de asemănări sub aspect vizual şi auditiv între cele două mărci şi inexistenţa unor deosebiri esenţiale la nivel conceptual, Curtea a reţinut că între mărcile „SANTAL” şi „SÂNTE” există similaritate în sensul dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

In ceea ce priveşte identitatea sau similaritatea dintre produsele sau serviciile pentru carc sunt înregistrate mărcile, Curtea a reţinut următoarele:

Produsele şi/sau serviciile pentru care au fost înregistrate mărcile sunt similare atunci când, datorită naturii şi destinaţiei lor ori modului şi mijloacelor de comercializare, pot fi atribuite de consumatori aceleiaşi origini. Sub acest aspect, nu are nicio relevanţă faptul că produsele sau serviciile fac sau nu parte din aceeaşi clasă a Clasificării de la Nisa, deoarece aceste clase au fost stabilite în scopuri pur administrative.

Marca anterior înregistrată „SANTAL” protejează produse din clasa nr. 32, şi anume sucuri din fructe, sucuri din legume şi alte băuturi nealcoolice.

Marca ulterior înregistrată „SÂNTE" protejează produse şi servicii din clasele 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 şi 42, astfel:

- clasa nr. 5: produse farmaceutice, veterinare şi igienice; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;

- clasa nr. 16: hârtie, carton şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipografice; clişee;

- clasa nr. 25: îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de cap;

- clasa nr. 28: jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport necuprinse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun;

- clasa nr. 29: came, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

- clasa nr. 30: cafea, ccai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafca; faină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofctărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă;

- clasa nr. 32: bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarca băuturilor;

- clasa nr. 33: băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

- clasa nr. 35: publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou;

- clasa nr. 42: servicii de alimentaţie publică; cazare temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe; servicii în domeniile veterinar şi agricol; servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi industrială; programare pentru calculatoare.

Intre produsele pentru care a fost înregistrată marca „SANTAL” şi o parte din produsele pentru care a fost înregistrată marca „SÂNTE” există identitate. Astfel, identitatea există în ceea ce priveşte produsele protejate de marca „SANTAL”, respectiv: ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe (aparţinând clasei nr. 32). Aceste produse fac parte din categoria mai largă a „băuturilor nealcoolice” pentru carc a fost înregistrată marca „SANTAL”.

Dc asemenea, între produsele pentru care a fost înregistrată marca „SANTAL” şi o parte din produsele pentru care a fost înregistrată

marca „SÂNTE” există similaritate. In acest sens, similaritatea există în ceea ce priveşte produsele protejate de marca „SANTAL” şi următoarele produse şi servicii pentru care s-a înregistrat marca „SÂNTE”: materiale plastice pentru ambalare (clasa 16), în considerarea faptului că băuturile nealcoolice circulă în lanţul comercial ambalate în materiale plastice; îmbrăcăminte, acoperăminte de cap (în considerarea faptului că s-a dezvoltat şi a devenit o practică uzuală a comercianţilor de a aplica pe produse de îmbrăcăminte semnul ce constituie marca sub care îşi comercializează produsele sau prestează serviciile, în scopuri publicitare; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi (clasa 29), în considerarea faptului că aceste produse sunt obţinute sau produse ori conţin aceleaşi produse din care sunt fabricate şi băuturile nealcoolice ce constituie obiectul protecţiei mărcii „SANTAL”; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor (clasa 32) în considerarea faptului că astfel de produse se folosesc pentru producerea băuturilor nealcoolice; bere şi alte băuturi alcoolice (clasele 32, 33), în considerarea destinaţiei comune şi a locului şi mijloacelor de comercializare; publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administraţie comercială, lucrări de birou (clasa 35), în considerarea faptului că producerea de băuturi nealcoolice implică astfel de activităţi pentru punerea şi circulaţia pe piaţă a acestora; servicii de alimentaţie publică (clasa 42), în considerarea faptului că băuturile nealcoolice se regăsesc în mod uzual în astfel de locaţii.

In ceea ce priveşte toate celelalte produse şi servicii pentru care a fost înregistrată marca „SÂNTE”, Curtea a considerat că nu se poate reţine vreo similaritate cu produsele pentru care a fost înregistrată

marca „SANTAL”. In consecinţă, aceste produse şi servicii nu fac obiectul analizei prin prisma dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, urmând a fi analizate atunci când se face cercetarea celorlalte motive de nulitate.

In ceea ce priveşte existenţa riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere:

Astfel cum rezultă din interpretarea literală a termenilor, riscul de confuzie constă în probabilitatea ca publicul să confunde cele două mărci sau, mai bine zis, originea produselor şi serviciilor ce poartă cele două mărci. Nu este însă vorba despre sensul restrâns, din limbajul comun al noţiunii de „confuzie”, ci despre interpretarea extensivă ce trebuie făcută în privinţa acestei noţiuni, având în vedere că lcgiui-

torul include în cadrul accstcia şi riscul de asocicrc: „dacă există un risc de confuzic pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară”.

Astfel, riscul de confuzie poate fi: - direct: cumpărătorul cumpără produsul pe care este aplicată marca frauduloasă, considerând că, de fapt, cumpără produsul autentic; cumpărătorul distinge perfect produsele, dar crede datorită caracteristicilor comune ale semnelor aplicate pe acestea, că aceste produse provin de la aceeaşi întreprindere;

- indirect: cumpărătorul este conştient că cele două produse sau servicii provin de la două întreprinderi diferite, dar consideră că între cele două există legături juridice, financiare, tehnice sau economice.

In aplicarea art. 6 lit. c) din lege, pentru a intra în conflict cu o marcă anterior înregistrată, similaritatea semnului cu marca anterioară trebuie să creeze în mod obligatoriu un risc de confuzie, riscul de asociere nefiind el însuşi suficient. Altfel spus, asocierea care se poate crea în mintea consumatorilor între marca ulterioară şi cea anterior înregistrată trebuie să fie doar mijlocul prin care aceştia să poată ajunge în situaţia de a le confunda (direct sau indirect).

In aprecierea similarităţii şi a riscului de confuzie dintre marca ulterioară şi cea anterior înregistrată trebuie avute în vedere următoarele reguli: consumatorul nu compară, de regulă, cele două mărci, una lângă alta; el are în faţă de obicei numai marca ulterioară pe care o compară cu amintirea avută despre marca anterioară. In aprecierea riscului de confuzie se va avea în vedere un consumator obişnuit cu o memorie de nivel mediu, rezonabil de bine informat; trebuie determinat segmentul de public relevant căruia i se adresează cele două mărci; ccle două mărci trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie; diferenţele pe care un consumator obişnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate; în cazul în care mărcile au un element comun trebuie văzut dacă acel element este foarte distinctiv sau, dimpotrivă, în prima situaţie riscul de confuzie fiind mai mare.

Raportând aceste consideraţii referitoare la interpretarea noţiunii de „risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere” la speţa de faţă, Curtea a reţinut următoarele:

Intre cele două mărci există o similaritate vizuală şi fonetică destul de mare, iar la nivel conceptual nu se poate considera că marca „SÂNTE” are o distinctivitate deosebită în condiţiile în care orice băutură nealcoolică existentă pe piaţă este prezumată că este sănătoasă, iar nu dăunătoare.

Dc asemenea, există identitate şi similaritate între produsele protejate prin marca „SANTAL” şi o parte din produsele şi serviciile protejate prin marca „SÂNTE”, după cum s-a arătat mai sus.

In aceste circumstanţe, Curtea a apreciat că între cele două mărci există riscul de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, deoarece consumatorii pot confunda originea produselor sau, cel puţin, pot considera că între cele două întreprinderi care comercializează produsele sub cele două mărci există anumite legături juridice sau financiare. Consumatorul mediu poate considera că întreprinderea care comercializează produse sub marca „SANTAL” a iniţiat un proces de dezvoltare a mărcii şi a procedat la diversificarea activităţii, fie prin producerea şi a altor tipuri de băuturi (alcoolice, siropuri) ori a altor sortimente de produse din fructe şi legume (fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi), fie prin aplicarea mărcii şi pe alte tipuri de produse sau servicii care, prin natura, destinaţia sau modul de comercializare sau promovare, au legătură cu produsele şi marca iniţială.

Având în vedere aceste considerente, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 sunt aplicabile în ceea ce priveşte marca „SÂNTE”, cu privire la produsele şi serviciile care au fost considerate de instanţă identice sau similare cu produsele pentru carc a fost înregistrată marca „SANTAL”.

în consecinţă, înregistrarea mărcii „SÂNTE" pentru aceste produse şi servicii este lovită de nulitate, urmând a se menţine astfel soluţia primei instanţe sub acest aspect.

B. Un alt motiv de nulitate invocat de către reclamanta SC P.

ROMANIA SA s-a referit la înregistrarea mărcii „SÂNTE” cu încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de ren urnele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

Reclamanta P. S.P.A. beneficiază de protecţie pe teritoriul României cu privire la marca „SANTAL” destinată a fi aplicată în special sucurilor din fructe şi legume din anul 1996, ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Aranjamentul de la Madrid.

După dobândirea protecţiei pe teritoriul României, reclamantele au dezvoltat o campanie media puternică de promovare a mărcii şi produselor pe care aceasta era aplicată. Intensitatea campaniei a fost una deosebită în perioada 9 decembrie 1996 - 2 februarie 1997, când, în perioadele de maximă audienţă ale zilei, a difuzat de mai multe ori pe două din principalele posturi de televiziune (PRO TV şi ANTENA 1) un spot publicitar de promovare.

Specificul acestui spot publicitar a constat în faptul că mediati-zarea nu s-a făcut în mod exclusiv cu privire la marca „SANTAL”, ci marca a fost promovată în cadrul sloganului „SANTAL - SÂNTE”.

După aproximativ 2 săptămâni de la încetarea campaniei deosebite de publicitate, la data de 17 februarie 2007 pârâta SC R.D. SA a depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare a mărcii „SÂNTE”, pentru o gamă largă de produse şi servicii, printre care unele identice sau similare produselor protejate de marca „SANTAL”.

La momentul depunerii de către pârâtă a cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE”, atât marca „SANTAL”, cât şi sloganul „SANTAL -SÂNTE” deveniseră semne cu renume pentru identificarea sucurilor pe care erau aplicate aceste semne şi pentru care se realizase campania publicitară.

Astfel, din raportul de monitorizare media a mărcii „SANTAL” pe posturile PRO TV ŞI ANTENA în perioada decembrie 1996 - februarie 1997 rezultă că marca „SANTAL” a beneficiat de o publicitate intensă, în ore de maximă audienţă, folosindu-se sloganul „SANTAL -SÂNTE”. De asemenea, facturile existente la dosarul primei instanţe atestă un volum mare de vânzări de produse purtând marca „SANTAL”, anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE” către o gamă foarte largă de clienţi din toată ţara.

Coroborând volumul vânzărilor în perioada de 4 luni anterioară cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE” cu publicitatea produselor însoţite de slogan în perioada de 2 luni anterioară cererii de înregistrare a acesteia şi ţinând cont de segmentul de public vizat, Curtea a apreciat că sloganul „SANTAL - SÂNTE” a devenit unul cu renume pentru produsele comercializate de reclamante.

In acelaşi timp. Curtea a apreciat că şi marca „SANTAL”, folosită în cadrul sloganului, a devenit una cu renume, deoarece elementul verbal „SANTAL” este unul puternic distinctiv pentru produsele sucuri de băut, spre deosebire de elementul „SÂNTE” care are un grad de distinctivitate mai redus din cauza faptului că publicul consumator poate asocia acest termen cu noţiunea de sănătate.

In lipsa şi a altor probe relevante şi care să dovedească gradul de cunoaştere de către publicul vizat a mărcii „SANTAL’’, respectiv a semnului „SANTAL - SÂNTE” (nivelul cheltuielilor de publicitate ale reclamantelor în raport cu ale concurenţilor de pe piaţă, cota de vânzări în raport cu vânzările totale de pe piaţă ), Curtea a reţinut că marca „SANTAL” sau semnul reprezentat de sloganul „SANTAL -SÂNTE” nu erau unele notorii la data la care pârâta a depus spre înregistrare marca „SÂNTE”, respectiv 7 februarie 1997.

Cât priveşte studiul de piaţă depus la dosar de către reclamantă, Curtea a considerat că nu poate să-i reţină vreo concludenţă sub aspectul notorietăţii, deoarece din examinarea acestuia rezultă, pe de o parte, că studiul a fost realizat în perioada 1998-1999, iar la întrebările concludente sub aspectul gradului de cunoaştere a mărcii „SANTAL” sau a semnului „SANTAL - SÂNTE” persoanele intervievate au răspuns referindu-se la momentul realizării studiului (data la care au fost întrebate), iar nu la momentul când a fost depusă spre înregistrare marca „SÂNTE”.

In consecinţă, Curtea a reţinut că la data depunerii de către pârâtă a cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE”, marca „SANTAL” şi semnul „SANTAL - SÂNTE” constituiau semne cu renume pe piaţa din România. Constatând astfel că marca „SANTAL” nu era o marcă notorie la data depunerii de către pârâtă a cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE”, ci era doar o marcă cu renume, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 6 lit. e) din legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile în cazul de faţă.

C. Un alt motiv de nulitate invocat de către reclamanta SC P.

ROMANIA SA a fost cel referitor la înregistrarea mărcii cu încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit accstui text legal, în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii;

Incidcnţa accstui text legal este condiţionată de existenţa unei mărci notorii a reclamantei. Având în vedere considerentele expuse mai sus la lit. B), unde s-a reţinut că la data depunerii de către pârâtă a cererii de înregistrare a mărcii reclamanta nu era titulara unei mărci notorii, Curtea a reţinut că nici dispoziţiile art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile în cazul de faţă.

D. Un alt motiv de nulitate invocat de către reclamanta SC P.

ROMANIA SA se referă la înregistrarea mărcii „SÂNTE” cu încălcarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit acestui text legal, oriec persoană interesată poate cere anularea înregistrării mărcii dacă aceasta a fost solicitată cu rca-crcdinţă.

După cum s-a reţinut mai sus, la momentul depunerii de către pârâtă a cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE”, atât marca „SANTAL”, cât şi sloganul „SANTAL - SÂNTE” deveniseră semne cu renume pentru identificarea sucurilor pe care erau aplicate aceste semne şi pentru care se realizase campania publicitară.

In perioada mediatizării produselor reclamantei sub sloganul „SANTAL - SÂNTE”, pârâta ocupa un loc important pe piaţa producţiei şi comercializării băuturilor alcoolice şi nealcoolice, având o gamă diversificată de produse de acest gen, purtând diferite mărci.

Prin urmare, pârâta avea calitatea de concurent al reclamantelor pe segmentul de piaţă reprezentat de băuturile nealcoolice, în special sucuri din fructe şi legume.

In comerţ, una din uzanţele obişnuite ale comercianţilor este observarea pieţei relevante pe care îşi desfăşoară activitatea şi identificarea concurenţilor şi a acţiunilor acestora, în scopul de a-şi menţine clientela sau de a identifica soluţii noi pentru atragerea acesteia, în considerarea scopului final al obţinerii de profit. Cu cât comerciantul ocupă un loc mai important pe piaţă, cu atât el este mai vigilent la acţiunile concurenţilor săi.

In aceste circumstanţe, dat fiind locul ocupat de pârâtă pe piaţa sucurilor la momentul pătrunderii pe piaţă a reclamantelor, intensitatea campaniei publicitare media desfăşurate de reclamante în perioada decembrie 1996 - februarie 1997, Curtea a reţinut că pârâta a cunoscut faptul că reclamantele, în calitate de concurenţi, şi-au promovat sucurile sub sloganul „SANTAL - SÂNTE”.

în aceste condiţii, atitudinea pârâtei care, la scurt timp după încetarea campaniei de mediatizare prin folosirea sloganului, a depus cerere de înregistrare ca marcă a unuia din elementele verbale ale acestuia nu poate fi apreciată decât o atitudine de rea-credinţă, urmărindu-se a se profita de larga cunoaştere a acestui cuvânt ce a fost adăugat mărcii „SANTAL”.

Totodată, în cursul procesului, pârâta nu a oferit nicio justificare pertinentă de ce a ales tocmai cuvântul „SÂNTE” pentru a-1 înregistra ca marcă pentru produse identice sau similare cu cele ale reclamantei, în condiţiile în care cunoştea faptul că acest cuvânt a fost folosit de reclamante în campania de mediatizare.

Prin urmare, prin depunerea cererii de înregistrare de către pârâtă a mărcii „SÂNTE”, pentru produse sau servicii identice sau similare

produselor protejate de marca SANTAL, pârâta a urmărit să profite de pe urma acţiunii de mediatizare a reclamantelor, prin menţinerea/scăderea redusă ori mărirea numărului de consumatori ai produselor sale.

In ceea ce priveşte celelalte produse sau servicii care nu sunt nici similare, nici identice cu cele pentru care marca „SANTAL” a fost înregistrată, Curtea a apreciat că înregistrarea mărcii „SÂNTE” a fost făcută de asemenea cu rea-credinţă, respectiv în scopul de a crea o aparenţă de justificare legitimă a înregistrării acestui cuvânt ca marcă pentru produsele identice cu cele ale reclamantelor.

Astfel, din probele administrate la dosar a rezultat că, în fapt, pârâta nu a produs ori comercializat niciodată produsele sau serviciile respective. De asemenea, nu s-a depus nicio dovadă că anterior înregistrării mărcii s-ar fi intenţionat să se diversifice sfera de activităţi a pârâtei ori care au fost motivele pentru care nu a mai fost pusă în aplicare o astfel de eventuală decizie.

Având în vedere aceste considerente, Curtea a apreciat că pentru toate produsele şi serviciile expuse în certificatul de protecţie, înregistrarea de către pârâtă a mărcii „SÂNTE” s-a făcut cu rea-credinţă.

E. Un alt motiv de nulitate a mărcii invocat de reclamanta SC P.

ROMANIA SA a fost cel referitor la încălcarea dispoziţiilor art. 5 lit. 0 din Legea nr. 84/1998.

S-a susţinut în acest sens că elementul verbal „SÂNTE” înseamnă sănătate, iar înregistrarea acestei mărci nu poate fi admisă deoarece este deceptivă, facându-se să se creadă că produsul ar avea anumite proprietăţi terapeutice, ceea ce evident nu corespunde realităţii.

Examinând acest motiv de nulitate, Curtea a apreciat că este nefondat.

Potrivit acestui text legal, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului.

Aşa cum s-a arătat mai sus, asocierea de litere ce formează cuvântul „SÂNTE” este de natură să sugereze consumatorului mediu ideea de sănătate, sănătos.

Această calitate nu este însă prin ea însăşi înşelătoare, deoarece orice băutură nealcoolică (căci la astfel de produse s-a referit reclamanta) care se află pe piaţă beneficiază de girul unui control de caii-

tate, pentru a nu avea efecte dăunătoare sănătăţii. In plus, consumatorul mediu contemporan este pe deplin conştient că sucurile din

fructe şi legume nu au proprietăţi terapeutice deosebite, pentru a considcra că această denumire l-ar putea înşela.

F. Ultimul motiv de anulare a fost invocat de către reclamanta P. S.P.A. prin cercrea conexă şi se referă la înregistrarea mărcii cu încălcarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, motiv apreciat de Curte ca fiind nefondat.

Potrivit textului de lege menţionat, orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării mărcii dacă aceasta aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.

In categoria largă a operelor ce pot face obiectul dreptului de autor, potrivit art. 7 din Legea dreptului de autor nr. 8/1996, sunt incluse şi sloganurile.

Dreptul de autor asupra unui slogan nu conferă însă protecţie decât asupra sloganului, în întregul său, iar nu şi asupra fiecărui element separat ce face parte din slogan. Din accastă perspectivă, nu se poate reţine că prin folosirea cuvântului „SÂNTE” pârâta a încălcat dreptul de autor asupra sloganului „SANTAL - SÂNTE”. Numai dacă pârâta ar fi folosit întocmai acest slogan s-ar fi putut pune în discuţie incidenţa textului legal respectiv şi necesitatea verificării dacă sloganul respectiv este protejat de legea dreptului de autor.

în ceea ce priveşte cuvântul „SÂNTE” folosit în cadrul sloganului, Curtea a apreciat că accsta nu constituie o creaţie intelectuală originală, în condiţiile în care acest cuvânt face parte din vocabularul limbii franceze şi înseamnă sănătate.

Curtea a constatat însă că, deşi unicul motiv de nulitate invocat de reclamanta P. S.P.A. prin cererea conexă este nefondat, totuşi, nu poate proceda la schimbarea în parte a sentinţei, în sensul respingerii cererii conexe, deoarece apelanta-pârâtă nu a criticat prin apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 503/2001 soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a acestei reclamante sau soluţia dispusă cu privire la cererea conexă.

II. Cu privire la apelul formulat de pârâta SC R.D. SA împotriva sentinţei civile nr. 1333/6 septembrie 2001, prin care s-au îndreptat erorile materiale şi s-a completat dispozitivul sentinţei civile nr. 503/2001.

Principiul continuităţii completului de judecată presupune în mod imperativ ca hotărârea să fie pronunţată de judecătorul în faţa căruia au avut loc dezbaterile pe fondul unei cereri ori au fost dcclaratc închise dezbaterile. Dispoziţiile art. 281 şi art. 2811 C. proc. civ. nu prevăd

ca regulă imperativă necesitatea pronunţării unei încheieri sau hotărâri în temeiul celor două dispoziţii legale de acelaşi judecător care s-a pronunţat, în cazul de faţă, asupra fondului pricinii.

O altă critică formulată de apelantă s-a referit la faptul că în mod eronat s-a admis cererea de completare a dispozitivului sentinţei prin includerea numelui reclamantei P. S.P.A. după respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, o astfel de situaţie neîncadrându-se în ipoteza textului legal privind îndreptarea erorilor materiale.

Instanţa de fond a avut de judecat două cereri formulate de persoane juridice diferite, şi anume o cerere principală formulată de

reclamanta SC P. ROMAN IA SA şi o cerere conexă formulată de reclamanta P. S.P.A., prin ambele cereri îndreptate împotriva unor pârâţi identici solicitându-se acelaşi lucru, respectiv anularea mărcii înregistrate de apelanta-pârâtă.

Modul în care dispozitivul a fost redactat, şi anume: „Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei”, nu respecta dispoziţiile art. 261 pct. 2 C. proc. civ., potrivit cărora hotărârea trebuie să cuprindă şi numele părţilor între care s-a desfăşurat judecata.

Potrivit art. 281 C. proc. civ. „erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatca (...) părţilor (...) pot fi îndreptate”.

Prin urmare, textul legal care reglementează instituţia îndreptării erorilor materiale este aplicabil în ccea ce priveşte omisiunea instanţei de fond de a indica numele reclamantei cu privire la care s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Este nefondată şi critica referitoare la faptul că în mod nelegal s-a admis completarea dispozitivului sentinţei prin menţiunea „şi cererea conexă formulată de reclamanta SC P. S.P.A., în contradictoriu cu pârâtele SC R.D. SA şi O.S.I.M.”, înlocuindu-se sintagma „şi cererea conexă formulată pârâtul SC R.D. SA”, faţă de motivul de nulitate reţinut a fi întemeiat şi faptul că acesta nu a fost invocat prin cererea conexă.

In dispozitivul primei sentinţe pronunţate în cauză se dispune:

„Admite acţiunea principală formulată de reclamanta SC P. ROMA-NIA SA (...) şi cererea conexă, formulată pârâtul SC R.D. SA”.

Aşadar, în dispozitiv nu apare „şi cererea conexă formulată de pârâtul SC R.D. SA", ci „şi cererea conexă, formulată pârâtul SC R.D. SA”, ceea ce este cu totul altceva.

De altfel, nici nu avea cum să apară menţiunea că cererea conexă ar fi fost formulată de pârâtul SC R.D. SA, în condiţiilc în care accst pârât nu a formulat o astfel de cererc. Chiar dacă ar fi existat o astfel

de menţiune, ea ar fi constituit o eroare materială evidentă, atât timp cât acest pârât nu a formulat vreo cerere conexă.

Pe de altă parte, potrivit art. 281 C. proc. civ., „erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea (...) părţilor (...) pot fi îndreptate”, astfel încât susţinerile apelantei, în sensul că nu ar fi aplicabil textul legal, nu sunt întemeiate.

Cât priveşte critica referitoare la faptul că instanţa nu ar fi putut admite cererea conexă, atât timp cât motivul de nulitate a mărcii, reţinut în considerente, fusese formulat doar de reclamanta titulară a cererii principale, Curtea a constatat că aceasta este irelevantă în ceea ce priveşte sentinţa civilă nr. 1333/6 septembrie 2001. Astfel, prin această sentinţă s-au rezolvat doar erorile materiale evidente strecurate în dispozitivul hotărârii pronunţate pe fond şi nu s-au adăugat sau modificat elemente specifice actului de judecată. Atât timp cât instanţa care a judecat fondul a decis să admită şi „cererea conexă”, faptul că o astfel de măsură ar fi contrară considerentelor ori nelegală şi netemei-nică nu poate fi cenzurat pe calea apelului îndreptat împotriva hotărârii de îndreptare a erorilor, ci pe calea apelului îndreptat împotriva hotărârii prin care s-a dispus o astfel de măsură.

Susţinerea apelantei, în sensul că nu se poate completa dispozitivul pe calea îndreptării erorilor materiale, este nefondată, în condiţiile în care, aşa cum s-a reţinut mai sus, instituţia îndreptării erorilor materiale se aplică şi în cazul „omisiunilor” materiale din cuprinsul unei hotărâri. Or, expresia folosită de instanţă: „dispune completarea dispozitivului” nu are în vedere sensul noţiunii de „completare a hotărârii” folosit la art. 2812 C. proc. civ., ci are sensul comun, uzual, de „inserare”, „introducere”, „adăugare” a anumitor elemente ce au fost omise, din eroare, să fie consemnate în dispozitivul hotărârii.

111. Cu privire la apelul formulat de pârâta O.S.l.M. împotriva sentinţei civile nr. 503/2001:

Apelanta O.S.l.M. a criticat hotărârea doar în ceea ce priveşte soluţionarea capătului accesoriu de cerere referitor la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată, critica fiind apreciată ca întemeiată.

Acordarea către reclamantul care a câştigat procesul a cheltuielilor de judecată, prevăzute la art. 274 C. proc. civ., este fundamentată pe ideea de culpă procesuală a pârâtului care a pierdut procesul, iar calitatea procesuală a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în prezentul litigiu nu este specifică şi proprie noţiunii de „pârât”.

împotriva decizici de apel a formulat cerere de recurs pârâta-apelantă, motivată prin trei cereri distincte, care în cea mai mare parte cuprind motive comune, criticând-o pentru următoarele motive:

1. Soluţionarea cauzei în apel s-a făcut cu încălcarea competenţei altei instanţe, motiv de recurs reglementat de art. 304 pct. 3 C. proc. civ.

Cauza a mai parcurs un prim ciclu procesual, iar prin decizia de recurs s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, cu motivarea că în mod greşit cauza a fost soluţionată de una din secţiile civile ale instanţei, în condiţiile în care aceasta nu are un caracter civil, ci unul comercial - decizia nr. 404/14 martie 2003 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia civilă.

împotriva deciziei de recurs pârâta-recurenta a formulat contestaţie în anulare, care a fost respinsă de aceeaşi instanţă, menţinându-se dezlegarea dată anterior cu privire la caracterul juridic al cererilor formulate de reclamanţi.

înfiinţarea secţiilor specializate şi desemnarea unor judecători specializaţi în cadrul instanţelor din Bucureşti se plasează anterior pronunţării decizici de cătrc Curtea Supremă de Justiţie.

2. S-au încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii, aşa cum prevede art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

2.a. Prima instanţă a admis acţiunea principală prin sentinţa civilă nr. 503/18 mai 2001 şi a dispus anularea înregistrării mărcii „SÂNTE” aparţinând pârâtei-recurente.

Dintre toate motivele de nulitate invocate s-a reţinut exclusiv că certificatul de înregistrare a mărcii „SÂNTE” este anulabil, potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

In ceea ce priveşte motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, prima instanţă a reţinut că nu se dovedeşte reaua-credinţă a pârâtei la momentul la care s-a solicitat înregistrarea mărcii.

Deşi prin cererea de apel s-au formulat critici doar în ceea ce priveşte motivul de nulitate apreciat ca incident de către prima instanţă, instanţa de apel a procedat la reanalizarea tuturor motivelor invocate prin cererile de chemare în judecată, pentru ca, în final, să constate că, în speţă, ar fi incident şi motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege, referitor la reaua-credinţă la înregistrarea mărcii.

Instanţa de apel a procedat în acest mod, deşi niciuna dintre reclamante nu a formulat cererc de apel.

Instanţa de apel a încălcat astfel principiul disponibilităţii, dispoziţiile art. 295 alin. (1) C. proc. civ., care fixează limitele de judecată în apel, precum şi dispoziţiile art. 129 alin. 6 C. proc. civ., care prevăd că judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii, facându-se trimitere eronată la dispoziţiile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Noul motiv de nulitate reţinut de instanţa de apel nu a fost pus în discuţia părţilor, care au fost astfel în imposibilitate de a administra probe, încălcându-se dreptul la apărare, principiul oralităţii şi al contradictorialităţii.

Ca efect al reţinerii motivului de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege, instanţa de apel a considerat că marca este lovită de nulitate şi în ceea ce priveşte celelalte produse sau servicii care nu sunt similare, nici identice cu cele pentru care marca „SANTAL" a fost înregistrată si pentru care aceeaşi instanţă consideră ca nefiind incidente prevederile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Se impune casarea deciziei şi trimiterea cauzei pentru rejudecarc, cu posibilitatea administrării întregului probatoriu necesar.

2.b. Din motivarea sentinţei civile nr. 503/2001 a Tribunalului Bucureşti reiese că nu s-a anulat înregistrarea mărcii „SÂNTE" pentru motivul prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, motiv ce constituie singurul temei al cererii conexe formulate de P. S.P.A.

In aceste condiţii, nu rezultă din această sentinţă dacă cererea conexă a fost sau nu admisă şi care este temeiul acestei soluţii.

După pronunţarea sentinţei civile nr. 1333/6 septembrie 2001 de Tribunalul Bucureşti, prin carc s-au îndreptat erorile materiale şi s-a completat dispozitivul sentinţei civile nr. 503/2001, a devenit clar că s-a admis şi cererea conexă formulată de către intimata-reclamantă P. S.P.A.

In mod evident, pârâta a criticat această soluţie când aceasta a devenit certă, ca urmare a admiterii cererii de îndreptare de eroare materială şi completare a hotărârii formulată de către reclamante.

Instanţa de apel a reţinut că, deşi unicul motiv de nulitate invocat prin cererea conexă este nefondat, nu se poate proceda la schimbarea în parte a sentinţei în sensul respingerii acestei cereri, cu motivarea că apelanta-pârâtă nu a criticat prin apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 503/2001 soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei sau soluţia dispusă cu privire la cererea conexă.

Or, au fost apelate ambele sentinţe în termen, s-au formulat motive de apel atât împotriva cererii principale, cât şi conexe.

In plus, potrivit art. 292 C. proc. civ., instanţa de apel era obligată să aibă în vedere şi motivele, mijloacele de apărare şi dovezile invocate la prima instanţă.

Totodată, cele două sentinţe formează un tot unitar care, împreună, conţin soluţia privind cele două acţiuni.

Prin modul de soluţionare a criticii vizând cererea conexă s-au încălcat aceleaşi dispoziţii ale art. 129 alin. (6) şi art. 295 alin. (1) C. proc. civ., sus-menţionate, pârâta criticând soluţia instanţei de fond cu privire la cererea conexă.

2.c. S-a respins critica prin care s-a invocat nepronunţarea de prima instanţă asupra excepţiei lipsei de interes, invocată prin întâmpinare, cu motivarea greşită că o astfel de excepţie procesuală nu a fost invocată în faţa primei instanţe.

Or, chiar dacă pârâta nu ar fi invocat, în mod expres, această apărare sub forma „excepţiei” lipsei de interes în faţa primei instanţe, s-a formulat această critică prin cererea de apel, posibilitate oferită de art. 292 alin. (1) teza I C. proc. civ.; această normă procedurală prevede că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât de cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare.

Oricum, această excepţie este de ordine publică, putând fi invocată în orice fază procesuală, inclusiv în dosarul de apel.

Omiţând să pună în discuţia părţilor excepţia lipsei de interes şi convertind această excepţie într-o apărare de fond, magistraţii din apel, la fel ca şi cei de la fond, au ignorat-o cu desăvârşire, încălcând normele procedurale referitoare la excepţiile de procedură.

In reţinerea neinvocării excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei SC P. ITALIA S.P.A., magistraţii au omis acelaşi caracter de ordine publică al acestei excepţii.

Astfel, nu se poate susţine că nu s-a criticat prin apelul formulat în cauză modul de soluţionare a unei asemenea excepţii, care, fiind de ordine publică, putea fi invocată în orice etapă a litigiului.

2.d. In mod greşit s-a respins motivul de apel vizând nerespectarea principiului continuităţii, prin care s-a invocat că sentinţa de îndreptare a erorilor materiale şi completare a dispozitivului nu a fost pronunţată de acelaşi judecător care a soluţionat fondul cauzei.

La dosar nu există nicio probă care să ateste că magistratul care a soluţionat fondul era la data învestirii instanţei cu cererea de îndreptare şi completare într-una dintre situaţiile care justifica repartizarea acestei cereri unui alt magistrat.

2.c. Curtea de Apel Bucureşti a omis să analizeze un motiv de apel pe care l-a formulat, carc se referă la următoarele aspecte:

La decizia O.S.I.M. de admitere a cererii de înregistrare a mărcii „SÂNTE”, reclamanta P. S.P.A. Italia a formulat opoziţie, iar comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M. a respins obiecţiunile, apreciind că între cele două mărci în discuţie există un suficient de mare grad de distinctivitate şi, ca urmare, riscul de confuzie este inexistent.

Aceeaşi reclamantă a contestat decizia de reexaminare a O.S.I.M., renunţând ulterior la demersul său, ceea ce echivalează juridic cu o achiesare la punctul de vedere al O.S.I.M.

2.f. Instanţa de apel nu a analizat nici motivul de apel referitor la faptul că atât marca „SÂNTE”, cât şi marca „SANTAL” sunt înregistrate şi în alte ţări pe numele altor titulari.

3. Hotărârea instanţei de apel cuprinde motive contradictorii, aşa cum prevede art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Prima instanţă a admis cererea conexă, deşi în considerentele hotărârii nu reţinuse ca fiind întemeiat motivul de nulitate invocat prin aceasta.

Deşi instanţa de apel a reţinut în mod expres că niciun motiv de nulitate invocat prin cererca conexă nu este nefondat, aceasta a menţinut soluţia de admitere dispusă de instanţa de fond.

Motivarea deciziei este contradictorie şi cât priveşte caracterul sugestiv al mărcii „SANTAL”.

Astfel, în decizie, deşi se reţine că marca „SANTAL” nu este sugestivă pentru produsele din clasa în care a fost înregistrată, se arată că este totuşi puternic distinctivă pentru accleaşi produse.

4. Hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea legii, potrivit art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

4.a. La dosarul cauzei nu există nicio probă în sensul relei-credinţe a pârâtei-recurente la înregistrarea mărcii „SÂNTE”.

S-au detaliat în cadrul criticii argumentele prin care se contestă decizia de apel sub acest aspect.

4.b. S-a respins în mod greşit excepţia lipsei de interes prin nelegala aplicare a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 cu privire la clasele de produse şi servicii pentru care reclamantele nu au drept de marcă protejat.

Faţă de obiectul protecţiei conferite de marca „SANTAL”, cererea de anulare formulată de către reclamante nu putea avea ca obiect decât produsele din clasa 32, aceasta fiind lipsită de interes în ceea ce priveşte celelalte clase de produse pentru care pârâta-recurentă a

înregistrat marca „SÂNTE”; această din urmă marcă a fost înregistrată pentru produsele şi serviciile din clasele 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 şi 42.

Oricum, deşi s-a solicitat anularea înregistrării mărcii „SÂNTE” în totalitate, în motivarea acţiunii nu se argumentează în niciun fel justificarea acestei cereri, care, probabil, a fost făcută în necunoştinţă de cauză cu privire la întinderea protecţiei acesteia.

4.c. In ceea ce priveşte neîndeplinirea condiţiilor reglementate de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel a apreciat că, sub aspect probatoriu, analizarea riscului de confuzie între cele două mărci se face exclusiv de instanţă pe baza criteriilor ce s-au cristalizat în doctrină şi jurisprudenţa relevantă.

Or, instanţa nu putea proceda la o astfel de analiză, care presupune aplicarea unor prezumţii simple la o situaţie de fapt determinantă, în lipsa unui mijloc de dovadă în plan probatoriu care să sprijine aceste prezumţii; se impune astfel casarea deciziei în vederea stabilirii pe deplin a împrejurărilor de fapt şi a administrării de probe, cu aplicarea art. 314 C. proc. civ.

Faţă de întinderea protecţiei din cclc două mărci, nu sunt îndeplinite cerinţele art. 6 lit. c) din lege, întrucât acestea sunt aplicate unor produse diferite.

Se critică modul în care instanţa de apel a reţinut similaritatea dintre cclc două mărci în privinţa claselor care limitează protecţia mărcii „SÂNTE”, iar cu privire la clasa 32, se arată că nu este îndeplinită condiţia cu privire la produsele „bere” şi „băuturi alcoolice”.

Instanţa de apel reţine o pretinsă similaritate nu între produse, aşa cum prevede art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, ci între numele unor produse sau servicii total diferite, respectiv prin raportare la ambalajul produselor (cu referire la clasa 16), semnul grafic ce constituie marca, aplicat asupra acestora (cu referire la clasa 25), conţinutul acestora (cu referire la clasele 29 şi 32), destinaţia, locul şi mijloacele de comercializare a produselor (cu referire la clasele 32 şi 33), activităţile necesare prevenirii circulaţiei pe piaţă a acestora (cu referire la clasa 35), locaţia unde se regăsesc produsele (cu referire la clasa 42).

Astfel, nu poate exista similaritate între un suc şi o şapcă, între un suc şi o votcă, între un suc şi o agenţie publicitară, ori între un suc şi un restaurant, chiar dacă s-ar admite că denumirea acestora ar fi similară (sau chiar identică).

In ccea ce priveşte neîndeplinirea celorlalte condiţii ale art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1988, în ceea ce priveşte produsele din clasa 32 (mai puţin bere si alte băuturi alcoolice):

Marca „SÂNTE” nu este similară cu marca „SANTAL”.

Potrivit art. 18 din Normele O.S.l.M. privind înregistrarea mărcilor, similaritatea ar trebui apreciată în ceea ce priveşte mărcile verbale constituite dintr-un singur cuvânt plecând de la asemănările fonetice dintre cele două mărci: „prefixul sau sufixul, cuvântul este identic cu cuvântul: în raport cu lungimea sa, cuprinde un număr suficient de silabe sau combinaţii de vocale şi consoane considerate apropiate ...”

Pentru interpretarea raţională a acestui articol, se face de către recurentă o clasificare şi analiză a categoriilor mărcilor, subliniindu-se că mărcile sunt sugestive atunci când cuprind unul sau mai multe cuvinte existente şi care sugerează calităţile produselor respective.

Caracterul similar al mărcii sugestive trebuie să se raporteze, în primul rând, la obiectul care este evocat prin denumirea respectivă şi numai în doilea rând, la asemănarea fonetică.

Ambele mărci în discuţie sunt mărci sugestive, care nu pot intra astfel in conflict, ele având ca scop să sugereze consumatorului o anumită calitate a produsului respectiv.

Denumirea „SANTAL” este legată de lemnul de santal, caracterizat printr-un parfum unic, inconfundabil; prin aceasta se încearcă să se sugereze consumatorului că sucurile de fructe au, la rândul lor, o aromă inconfundabilă.

Pe de altă parte, denumirea „SÂNTE” pune accent pe caracterul natural şi sănătos al sucurilor naturale produse de pârâtă, consumatorii asociind produsul „SÂNTE” cu sănătate.

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă a statuat prin considerentele deciziei civile nr. 2271/2003 că ambele mărci fac parte din categoria mărcilor sugestive: „Având în vedere art. 18 din Normele

O.S.l.M., între cele două mărci nu există similitudine, întrucât atât denumirea SANTAL, cât şi denumirea SÂNTE sunt mărci sugestive, având ca scop să sugereze consumatorului o anumită calitate a produsului respectiv”.

Acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi în considerentele deciziei nr. 182/2002 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.

Intre mărcile „SÂNTE” şi „SANTAL” nu există pericol de confuzie.

După cum rezultă din art. 6 lit. c) din lege şi Regula nr. 15, trebuie făcută o distincţie clară între riscul de confuzie şi riscul de asociere a produselor, ccle două noţiuni neavând acelaşi înţeles.

Instanţa nu a făcut distincţia între cele două riscuri, tratându-le deodată, ceea ce a condus la concluzii greşite.

Similitudinea prin analogie există atunci când ccle două mărci sunt similare din punct de vedere fonetic şi vizual şi determină existenţa unui risc de confuzie, cumpărătorul nefacând distincţia între cele două produse, considerându-le, practic, unul şi acelaşi produs.

Similitudinea creată prin asociere de idei determină riscul de asociere între cele două produse, legătura care se creează în mintea cumpărătorului generând impresia că cele două mărci aparţin aceluiaşi producător; această similitudine există atunci când cea de-a doua marcă, diferită din punct de vedere fonetic şi vizual, determină în mintea cumpărătorului o conexiune cu marca anterioară.

Deşi în cererea de anulare se susţine că este determinată confuzia de asemănarea fonetică dintre cele două semne, chiar rezultatele sondajelor produse la comanda P. S.P.A. şi prezentate de aceasta arăta un risc de confuzic destul de scăzut de 14,4% din consumatori, ceea ce înseamnă că majoritatea copleşitoare a consumatorilor fac deosebirea dintre mărci, neconsiderându-le ca fiind unul şi acclaşi produs.

Dacă riscul de confuzie s-ar fi datorat similitudinii fonetice, atunci consecinţa ar fi fost ca majoritatea consumatorilor să fi apreciat că ccle două produse sunt identice.

Or, în mod surprinzător, consumatorii asociază cele două mărci ca aparţinând aceluiaşi producător. Acest lucru nu este posibil decât dacă între ccle două mărci ar exista o similitudine determinată de o asociere de idei.

Pericolul de confuzic în cazul a două mărci sub care se produc şi se comercializează produse de acelaşi gen (sucuri naturale, cum este cazul în speţă) ar putea fi generat într-o anumită măsură de utilizarea unor ambalaje asemănătoare.

Singurele elemente de asemănare între ambalajele utilizate de părţi constau în aceea că ambele folosesc cutii tetra pak, pentru care titularii mărcilor în discuţie posedă fiecare licenţă, precum şi în faptul că, în ambele cazuri, pe ambalaj sunt reproduse fotografic, dar în ipostaze diferite, imagini cu fructul (sau fructele) din care este fabricat sucul aflat în cutia respectivă.

In combaterea punctului de vedere al primei instanţe în sensul existenţei unui risc de confuzie, dată fiind similaritatea dintre cele două mărci, a depus în dosarul de apel înscrisuri care atestă înregistrarea mărcii „SÂNTE” având titular pârâta în mai multe ţări, unde este înregistrată şi marca „SANTAL” deţinută de P. S.P.A.

Toate ţările, cu excepţia Italiei, unde firma P. a formulat opoziţie, dată fiind existenţa prezentului litigiu, au procedat la cfcctuarea înregistrării, considerând că nu sunt îndeplinite condiţiile de a dispune refuzul de înregistrare.

Reclamantele-intimate au formulat întâmpinare la cererea de recurs, în motivarea căreia s-au arătat următoarele:

In ceea ce priveşte motivul de recurs care vizează încălcarea dispoziţiilor art. 129 alin. (6) şi art. 295 alin. (1) C. proc. civ.

In mod greşit recurenta-pârâtă apreciază că prima instanţă a înlăturat toate motivele de drept şi de fapt invocate de reclamantă, cu excepţia unuia singur, respectiv motivul prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

In realitate, certificatul de înregistrare a mărcii „SÂNTE" a fost anulat şi pentru motivul prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, apreciindu-se că s-a încălcat dreptul de autor al reclamantei P. S.P.A. asupra operei publicitare care conţine sloganul „SÂNTE - SANTAL”.

In ceea ce priveşte motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege - înregistrarea cu rea-credinţă a mărcii, instanţa s-a pronunţat în mod imprecis, fară a preciza în mod expres şi neechivoc că nu ar reţine acest motiv de anulare. Din modul în care este formulată fraza respcctivă, rezultă că eliberarea certificatului de înregistrare după difuzarea spotului publicitar conţinând sloganul „SÂNTE -SANTAL”, coroborată cu alte probe aflate la dosar, conduce la soluţia anulării înregistrării mărcii în temeiul acestui text legal.

In privinţa motivelor de anulare prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. d) şi e) din Legea nr. 84/1998, precum şi acel prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5 lit. f) din Legea nr. 84/1998, instanţa a omis să se pronunţe.

Nu au declarat apel împotriva sentinţei, întrucât nu ar fi avut legitimarea activă şi nici interes în condiţiile în care nu este partea care a pierdut procesul.

In cazul în care reclamantul şi-a sprijinit acţiunea pe mai multe motive şi prima instanţă, admiţând acţiunea pe baza unui singur motiv, a lăsat necercetate celelalte motive, în apelul introdus de pârât şi care vizează singurul motiv cercetat, pe baza căruia s-a admis acţiunea, intimatului-reclamant trebuie să i se recunoască posibilitatea să invoce în apărare motivele rămase neexaminate, iar instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra lor; aceasta deoarecc reclamantul, având câştig de cauză în faţa primei instanţe, nu putea face apel pentru a

remedia omisiunea. Pe de altă parte, apelul este o cale de atac devo-lutivă în care instanţa poate substitui în tot sau în parte motivarea.

Susţinerile pârâtei-recurente ar fi fost corecte numai dacă cererea de chemare în judecată ar fi avut mai multe capete de cerere, iar instanţa de fond ar fi admis numai unul dintre acestea; în acest caz reclamanta nu ar fi făcut apel, iar instanţa de apel s-ar fi pronunţat şi cu privire la acele capete de cerere care au fost respinse şi pentru care reclamanta nu a făcut apel.

In speţă, ambele cereri de chemare în judecată au avut, practic, un singur capăt de cerere, respectiv anularea mărcii „SÂNTE”, instanţa de apel completând motivarea.

In ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la reţinerea în cauză a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel nu trebuia să pună în mod expres în discuţia părţilor acest motiv de nulitate, pentru că acest lucru ar fi însemnat o veritabilă antepronunţare.

Pe de altă parte, recurenta-pârâtă nu avea nicio probă de administrat în condiţiile în care dosarul se afla în faţa celei de-a patra instanţe, iar soluţiile pronunţate până atunci de instanţe au fost foarte diverse.

Mai mult, a susţinut în permanenţă că instanţa de fond s-a exprimat într-un mod cât se poate de echivoc şi cu privire la acest motiv de nulitate, iar acest lucru trebuia să constituie un motiv suficient de puternic pentru pârâtă de a limpezi această chestiune. A se vedea în acest sens întâmpinarea formulată pentru termenul din 29 noiembrie 2001 în dosarul de apel.

In continuarea criticii s-au detaliat motivele care ar susţine rcaua-credinţă a recurentei-pârâte la înregistrarea mărcii în discuţie.

In legătură cu motivul vizând contrarietatea deciziei de apel, în sensul că cererea conexă a fost admisă în mod nelegal faţă de netemeinicia motivului de nulitate invocat în cererea conexă.

Din lecturarea dispozitivului sentinţei civile nr. 503/2001 rezultă că a fost admisă atât acţiunea principală, cât şi cererea conexă.

Recurenta-pârâtă nu a atacat această soluţie, deşi era evident că a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi că a fost admisă şi cererea conexă.

Recurenta nu a combătut modul de soluţionare a cererii conexe nici după soluţionarea cererii de îndreptare şi completare a hotărârii prin sentinţa civilă nr. 1333/2001 a tribunalului, limitându-se la aspecte de ordin procedural, care, însă, nu vizau soluţia dată pe fondul cauzei.

In condiţiile în care hotărârea a fost atacată numai parţial, ceea ce nu a fost supus apelului trece în puterea lucrului judecat şi instanţa de apel nu putea să examineze legalitatea şi temeinicia cercrii conexe.

In ceca ce priveşte critica referitoare la excepţia lipsei de interes în formularea acţiunii şi nelegalitatea admiterii cererii de anulare a mărcii cu privire la clasele de produse pentru care reclamantele nu au un drept de marcă protejat.

Recurenta-pârâtă nu a invocat nici în scris şi nici oral excepţia lipsei de interes în formularea acţiunilor, iar apărările pârâtei au natura juridică a unor apărări pe fondul acţiunii în anulare.

Se impune admiterea cererii de anulare a mărcii „SÂNTE” în întregul său pentru cel puţin două considerente: art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998 face referire la produse sau servicii diferite, detaliindu-se argumentele pentru care sunt incidente aceste dispoziţii legale; cererea de anulare a mărcii pentru înregistrarea cu rca-credinţă, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. c) din lege, vizează toate clasele de produse şi servicii pentru care marca „SÂNTE” a fost înregistrată.

In legătură cu motivul de recurs privind nelegalitatea deciziei cu privire la motivul de nulitate reglementat de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Recurenta-pârâtă proccdează la o analiză a similarităţii mărcilor exclusiv sub aspect conceptual, ignorând similitudinile din punct de vedere vizual şi fonetic.

Trebuie avut în vedere că în aprecierea riscului de confuzic trebuie verificată poziţia consumatorului mediu din România care ar cumpăra produse având inscripţionată mărcile în discuţie; este avut în vedere consumatorul cu nivel mediu de inteligenţă, rezonabil de bine informat, de circumspect şi de atent, care nu are produsele în faţă în acelaşi timp pentru a le compara, ci, de obicei, numai marca pe care o compară cu amintirea celeilalte.

Pentru a se evita confuzia, diferenţele dintre mărci trebuie să fie mari. Sub aspect fonetic şi vizual, similaritatea dintre cele două cuvinte este mai mult decât evidentă, elementul comun în ambele mărci fiind prefixul „SANT”.

In speţă, ambele mărci sunt mărci individuale, verbale care reprezintă denumiri de fantezie; sunt compuse din 6, respectiv 5 litere, iar marca „SANTAL” cuprinde 4 din cele 5 litere pe care le cuprinde marca „SÂNTE”.

Similaritatea din punct de vedere conceptual pe care a insistat recurenta-pârâtă nu reprezintă un element de apreciere, întrucât este avut în vedere consumatorul mediu, şi nu cel care ar avea asemenea cunoştinţe de dentrologie sau de lingvistică avansată, respectiv de limbi străine.

In speţă, riscul de confuzie este accentuat şi de existenţa unui risc de asociere.

Faptul că, din punct de vedere fonetic şi vizual, similaritatea este atât de izbitoare, determină ca un consumator confruntat cu produse identice purtând semnele în discuţie să considere că produsele au aceeaşi provenienţă ori că între cei doi producători ar exista anumite legături economice sau de altă natură, fiind astfel în situaţia ambelor forme de confuzie, atât directă, cât şi indirectă.

Reclamantele din prezenta cauză au intentat o acţiune în contrafacere şi concurenţă neloială împotriva mai multor pârâţi, printre care şi cel din cauză, reţinându-se în sentinţa primei instanţe pronunţată în litigiul respectiv existenţa riscului de confuzie în rândul consumatorilor.

împotriva hotărârilor pronunţate în cauză, Procurorul General al României a declarat recurs în anulare, iar Curtea Supremă de Justiţie, Secţia comercială l-a admis, respingând acţiunea în contrafacere şi concurenţă neloială.

Reclamantele s-au adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului, care lc-a admis plângerea la data de 21 februarie 2008, considerându-se că Statul Român a încălcat Convenţia europeană a drepturilor omului.

Pe cale de consecinţă, redevin active cele statuate cu caracter irevocabil prin hotărârile pronunţate de Tribunalul Braşov şi Curtea de Apel Braşov.

După publicarea hotărârii Curţii Europene în Monitorul Oficial există posibilitatea ca reclamantele să formuleze o cerere de revizuire în temeiul art. 322 pct. 9 C. proc. civ., pentru ca din punct de vedere strict formal să existe o hotărârea judecătorească a instanţei supreme prin care să se desfiinţeze hotărârea pronunţată în cadrul recursului în anulare care a atras condamnarea Statului Român.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, înalta Curte constată următoarele:

1. Motivul de recurs vizând necompetenţa instanţei de apel, din perspectiva art. 304 pct. 3 C. proc. civ., este nefondat.

Prin decizia nr. 4004/14 octombrie 2003, pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia civilă, într-un prim ciclu procesual, s-a

admis recursul dcclarat de reclamantele SC P. ROMANIA SA şi SC P.

S.P.A. ITALIA împotriva deciziei nr. 182/30 aprilie 2002 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, care a fost casată, dispunându-se trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă pentru rcjudecarea apelurilor.

în motivarea deciziei s-a reţinut că este fondat motivul de ordine publică referitor la natura comercială a litigiului şi competenţa materială, competenţa pentru soluţionarea apelului aparţinând Curţii de Apel Bucureşti, Secţia comercială; s-a apreciat, totodată, că s-au încălcat şi dispoziţiile imperative privind gradele de jurisdicţie.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, sub nr. 3447/2003, care a înaintat-o către Secţia a IX-a a Curţii, cu motivarea că la data înregistrării dosarului pentru rejudecare se înfiinţase secţia specializată în domeniul proprietăţii intelectuale.

Cauza s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, sub nr. 589/2005, care a dispus scoaterea acesteia de pe rol şi înaintarea unei secţii comerciale a Curţii. S-a reţinut că, deşi decizia Curţii Supreme de casare intervenise anterior reglementărilor în materie funcţională în ceea ce priveşte litigiile de proprietate intelectuală, aceasta urmează să-şi producă efectele, recurenta-pârâtă, prin reprezentant, susţinând că litigiul este de competenţa secţiei specializate în proprietate intelectuală.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, sub nr. 24806/2/2005, în faţa căreia toate părţile -inclusiv deci şi reprezentanţii recurentei-pârâte - au solicitat înaintarea cauzei secţiei specializate în litigiile de proprietate intelectuală, respectiv Secţia a IX-a a Curţii. S-a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea către conducerea Curţii pentru repartizarea către secţia competentă, avându-se în vedere că nicio instanţă comercială nu s-a pronunţat în cauză - 19 decembrie 2006 .

Cauza a fost înregistrată pe rolul Secţiei a IlI-a civilă, sub nr. 705/2/2002, în faţa căreia reprezentanţii părţilor au solicitat scoaterea de pe rol şi înaintarea la secţia specializată; Curtea pusese în discuţie trimiterea la Secţia a IX-a specializată în aceste litigii - 12 martie 2007. Secţia a IlI-a civilă a Curţii a trimis cauza spre soluţionare Secţiei a IX-a, specializată în litigiile de proprietate intelectuală.

Cauza a fost reînregistrată la Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, care a soluţionat dosarul prin decizia atacată pe calca recursului.

Faţă de cclc reţinute mai sus, se constată că ceea ce a determinat judecarea cauzei în apel de către Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a fost intervenirea unor modificări de reglementare în materie funcţională - rcspectiv înfiinţarea unei secţii specializate în materia proprietăţii intelectuale - după înregistrarea dosarului pentru rejudecare.

Deşi se susţine în cadrul recursului că înfiinţarea secţiilor specializate şi desemnarea unor judecători specializaţi în cadrul instanţelor din Bucureşti se plasează anterior deciziei de casare de către Curtea supremă de Justiţie, pârâta-recurentă nu îşi susţine apărarea sub aspect probator pentru a combate cele reţinute prin încheierile pronunţate de Secţiile Curţii de Apel Bucureşti, sus-menţionate.

Poziţia pârâtei-recurente care formulează această critică de recurs ar putea pune în discuţie buna/reaua sa credinţă în exercitarea drepturilor procesuale, în condiţiile în care de la reînregistrarea dosarului pe rolul Curţii de Apel Bucureşti a susţinut în permanenţă că este competentă să judece litigiul secţia specializată în litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale.

2. In ceea ce priveşte criticile ce se circumscriu motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

2.a. Prima instanţă a admis acţiunea principală formulată de recla-

manta SC P. ROMANIA SA, reţinând că certificatul de înregistrare a mărcii „SÂNTE” este anulabil, potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, facându-se o analiză a cerinţelor acestor texte legale.

S-a admis şi „cererea conexă formulată pârâtul SC R.D. SA”, aceasta fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

In ceea ce priveşte motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv cel referitor la solicitarea cu rea-credinţă a înregistrării mărcii, s-a reţinut că eliberarea certificatului după depunerea spotului publicitar nu dovedeşte, în lipsa coroborării şi cu alte probe aflate la dosar, reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii.

Motivarea sentinţei primei instanţe este cât se poate de clară în ceea ce priveşte motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege, astfel încât apărările reclamantelor formulate pe calea întâmpinării nu au niciun suport sub acest aspect.

In aceste condiţii, reanalizarea de cătrc instanţa de apel, cu depăşirea limitelor fixate prin cererca de apel formulată numai de cătrc

pârâtă, încalcă dispoziţiile art. 129 alin. (6) C. proc. civ., carc obligă magistratul să hotărască numai asupra obiectului cererii, precum şi pe cele ale art. 295 alin. (1) C. proc. civ., care prevede că instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă.

Înalta Curte apreciază că nu se impune însă casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în temeiul art. 304 pct. 5 C. proc. civ., întrucât art. 105 alin. (2) prima teză prevede că actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor.

Or, vătămarea părţii recurente se poate înlătura nu numai prin anularea sentinţei primei instanţe, ci şi prin înlăturarea considerentelor din decizie care exced limitele criticilor formulate prin cererea de apel.

Prin urmare, se vor menţine şi analiza considerentele deciziei de apel care vizează criticile formulate faţă de modul de dispunere şi motivul/motivele reţinute ca fiind întemeiate în susţinerea cererilor de anulare a mărcii în discuţie; acestea urmează a fi analizate în cadrul criticii aferente.

Apărarea reclamantelor-intimate din întâmpinare, în sensul invocării în apărare a celorlalte motive, s-ar fi justificat - după cum şi recunosc acestea - în ipoteza în care în cauză s-ar fi formulat un singur capăt de cerere.

Deşi formal, prin ambele cereri s-a solicitat anularea înregistrării aceleiaşi mărci, indicându-se mai multe motive legale care ar justifica această cerere, fiecare dintre aceste motive constituie, distinct, cereri de anulare, putând fi formulate şi separat.

Prin urmare, în cauză nu s-a formulat un singur capăt de cerere, ci mai multe capete de cerere distincte, care reprezintă, fiecare în parte, o cerere de anulare a înregistrării mărcii „SÂNTE”, pentru care legea prevede condiţii şi termene de exercitare diferite.

In aceste condiţii, în lipsa unui apel din partea reclainantei-intimate, cauza nu putea fi reanalizată în întregime de către instanţa de apel decât cu depăşirea limitelor învestirii.

Chiar dacă instanţa de apel este o instanţă devolutivă, această competenţă se limitează la critici formulate în apel, aşa cum prevede art. 295 alin. (1) C. proc. civ.

Oricum, neanalizarea pe fond a celorlalte motive de anulare a înregistrării mărcii de cătrc Tribunal nu permitea Curţii de apel să le

analizeze direct în calca de atac fară încălcarea dispoziţiilor art. 297 alin. (1) C. proc. civ. şi a principiului dublului grad de jurisdicţie.

2.b. Pârâta-recurentă invocă faptul că, după pronunţarea sentinţei civile nr. 1333/6 septembrie 2001 de către Tribunalul Bucureşti, în urma cererii de îndreptare a cererii materiale şi de completare a sentinţei nr. 503/18 mai 2001, a constatat cu certitudine că s-a admis şi cererea conexă formulată de către reclamanta SC P. S.P.A.

Or, după cum a reţinut şi instanţa de apel, este evident că încă de la pronunţarea primei sentinţe s-a dispus şi admiterea cererii conexe; în niciun caz cererea conexă nu era formulată de către SC R.D. (pârâta-recurentă), pentru a exista vreo nelămurire sub acest aspect.

Prin urmare, criticile împotriva modului de soluţionare a cererii conexe se puteau formula numai prin apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate pe fond şi prin care se dispusese şi asupra cererii conexe, potrivit art. 282 şi a art. 287 C. proc. civ., cum corect a reţinut instanţa de apel.

Pârâta a formulat cerere de apel şi împotriva sentinţei civile nr. 1333/6 septembrie 2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a criticat admiterea cererii conexe, cu motivarea că din considerentele sentinţei de fond nu rezultă că instanţa ar fi dispus anularea certificatului de înregistrare a mărcii „SÂNTE” şi pentru motivul reglementat de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

La data formulării celui de-al doilea apel de către pârâtă (9 octombrie 2001) expirase termenul de formulate a apelului împotriva sentinţei pe fond, care fusese comunicată la data de 12 iulie 2001.

In aceste condiţii, în mod corect s-a reţinut de instanţa de apel că prin primul apel declarat împotriva sentinţei pe fond nu s-au formulat critici cu privire la soluţionarea cererii conexe.

Drept consecinţă, soluţia pronunţată asupra cererii conexe se bucură de putere de lucru judecat şi nu mai poate fi rediscutată de instanţa de control judiciar.

Articolul 292 C. proc. civ. invocat de către pârâta-recurentă nu este incident în cauză.

Primul alineat al textului procedural prevede că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi, decât de cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Alineatul (2) al art. 292 C. proc. civ. prevede că în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de

apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă.

Acest articol nu se poate reţine a fi incident, întrucât în cauză nu s-a dcclarat apel în termenul procedural cu privire la modul de soluţionare a cererii conexe şi nu se mai pune astfel problema motivării şi a mijloacelor de apărare aferente.

Intr-adevăr, cele două sentinţe pronunţate de prima instanţă formează un tot unitar, ultima făcând parte integrantă din prima.

Acest lucru nu înseamnă însă că apelul declarat împotriva uneia dintre sentinţe se presupune declarat şi împotriva celeilalte, atât timp cât codul de procedură civilă prevede căi de atac distincte pentru acestea, potrivit art. 284 şi art. 2813 C. proc. civ.

2.c. Indiferent de modalitatea în care s-au invocat aspectele arătate în cadrul criticii referitoare la lipsa de interes în formularea acţiunii, aceasta este oricum o excepţie de ordine publică ce putea fi pusă în discuţie în orice fază a litigiului, inclusiv de către instanţă din oficiu.

Instanţa de apel s-a pronunţat însă pe excepţia lipsei de interes, analizând aspectcle invocate din perspectiva dispoziţiilor art. 6 lit. c) din lege, ceea ce face să nu fie incident art. 304 pct. 5 C. proc. civ. cu referire la art. 105 alin. (2) prima teză - detaliate mai sus.

Acelaşi caracter îl are, într-adevăr, şi cxcepţia lipsei calităţii procesuale active. Lipsa calităţii procesuale active a reclamantei SC P. ITALIA S.P.A. nu mai putea fi însă invocată, întrucât litigiul declanşat de aceasta nu se mai afla în faza procesuală a apelului (şi nici a recursului) prin nedeclararea în termen legal a apelului împotriva modului de dispunere asupra cererii conexe. Cu toate accstea, instanţa de apel reţine în motivarea decizici că este pe deplin justificată în cauză calitatea procesuală activă a celor două reclamante, cu trimitere la calitatea de titular al mărcii a uneia dintre reclamante şi la contractul de licenţă de marcă.

2.d. Nu se poate reţine nerespectarea principiului continuităţii prin faptul că sentinţa nr. 1333/2001 a Tribunalului a fost pronunţată de un alt magistrat decât cel care a pronunţat sentinţa nr. 503/2001 a aceleiaşi instanţe.

Potrivit art. 281 şi urm. C. proc. civ., care se referă la îndreptarea, lămurirea şi completarea unei hotărâri, competenţa de soluţionare a unor asemenea incidente revine instanţei care a pronunţat hotărârea respectivă, fară a se menţiona expres competenţa completului care a pronunţat hotărârea.

In condiţiile în carc cea de-a doua sentinţă a fost pronunţată de aceeaşi instanţă, respectiv Tribunalul Bucureşti, nu este susţinută procedural o asemenea critică.

2.e. In apelul formulat împotriva sentinţei civile nr. 503/2001 a Tribunalului Bucureşti nu s-a invocat de către pârâtă o critică referitoare la demersurile făcute de reclamanta SC P. ITALIA S.P.A. în procedura administrativă de înregistrare a mărcii „SÂNTE” în România.

Detalierea acestor aspecte a fost făcută în cererea de apel de către pârâtă, însă în partea referitoare la expunerea situaţiei de fapt.

In ipoteza în care o asemenea apărare vizează inadmisibilitatea acţiunii, care poate fi invocată inclusiv în recurs, critica este nefondată.

Articolul 48 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 prevede că orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru motivele reglementate expres, necondiţionând în vreun fel exercitarea acestei acţiuni de demersurile care se pot face în cadrul procedurii administrative de înregistrare a mărcii respective.

Prin urmare, o poziţie de achiesare din partea con testatorul ui la decizia O.S.I.M. în procedura administrativă, imputată de către recurentă, nu prezintă relevanţă juridică, atât timp cât art. 48 alin. (1) din lege impune ca unică cerinţă calitatea de persoană interesată a celui care solicită anularea înregistrării unei mărci.

2.f. Prin motivele de apel nu s-a invocat nelegalitatca sentinţei, pe considerentul că ambele mărci ar fi înregistrate şi în alte ţări pe numele altor titulari.

Oricum, o asemenea apărare nu are relevanţă în cauză, atât timp cât titularul mărcii este cel care decide modul în carc înţelege să-şi protejeze drepturile confcrite de marcă şi, pentru moment, a apelat la justiţie pentru a şi le proteja pe teritoriul României.

3. In ceea ce priveşte contrarietatea deciziei de apel, din perspectiva art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Pentru critica referitoare la cererea conexă, urmează a fi reţinute cele arătate mai sus sub pct. 2.b.

Critica vizând contrarietatea motivării în ceea ce priveşte caracterul sugestiv al mărcii „SANTAL”nu este fondată.

Nu se poate reţine nicio contrarietate sub aspectul relevat, în condiţiile în care cele două noţiuni caracterizează categorii distincte de semne. Limitele puterii distinctive a unei mărci sunt constituite de descriptivitate şi distinctivitate, în prima ipoteză semnul neputând fi înregistrat ca atare drept marcă de fabrică şi de comerţ, lipsindu-i

caracterul distinctiv. Intre acestea există o categorie intermediară de

semne care sunt sugestive, prin asociere, pentru bunurile care urmează să fie utilizate şi pentru natura, calitatea, originea sau alte caracteristici ale acelor bunuri, fară să fie descriptive.

Prin urmare, dacă o marcă nu este sugestivă, ea poate avea un caracter distinctiv, putându-se discuta dacă este o marcă tare, puternică sau slabă.

4. In ceea ce priveşte nelegalitatea deciziei de apel, cu referire la art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

4.a. Critica referitoare la reţinerea în mod greşit a motivului de nulitate a înregistrării mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege nu va fi analizată de Curte, faţă de cele reţinute mai sus sub pct. 2.a.

4.b. Cu privire la modul de soluţionare a excepţiei lipsei de interes, în ceea ce priveşte clasele de produse şi servicii pentru care reclamantele nu au un drept de marcă protejat:

Legea nu defineşte în art. 48 alin. (1) din lege ce se înţelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanţei să stabilească, în funcţie de circumstanţele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acţiune în anulare are sau nu interes în promovarea acţiunii.

Pentru a se lămuri acest aspect, este necesar însă a se stabili clasele de produse pentru care se pune problema analizării acestei condiţii de exerciţiu a acţiunii.

Din motivarea cererilor de chemare în judecată, inclusiv din întâmpinarea formulată în dosarul de recurs, rezultă că au fost avute în vedere de către reclamante produsele din clasa 32 a Clasificării de la Nisa, extinderea asupra celorlalte clase fiind făcută de instanţă în analiza cerinţelor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Cu alte cuvinte, s-a dispus anularea înregistrării mărcii şi pentru produse şi servicii considerate ca fiind similare băuturilor cuprinse în clasa 32, în condiţiile în care nici reclamantele nu susţinuseră o atare similaritate.

In aceste condiţii, nu se mai poate pune problema analizării cauzei pentru produsele şi serviciile din celelalte clase protejate prin marca „SÂNTE” deţinută de recurenta-pârâtă.

Apărarea reclamantelor-intimate în sensul că au fost vizate toate clasele de produse şi servicii protejate prin marca înregistrată pe numele pârâtei-recurente, cu referire la motivele de nulitate reglementate de art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. e) şi art. 48 alin. (1) lit. c) din lege, nu are susţinere faţă de faptul că aceste motive,

invocate prin cererea formulată de reclamanta SC P. ROMANIA SA, nu pot fi reţinute în cauză, pentru considerentele anterior arătate.

Pe de altă parte, legea nu prevede ca o condiţie de promovare a acţiunii calitatca de titular al unei mărci prin care să se protejeze toate clasele de produse şi servicii incluse în marca a cărci anulare se solicită. Reclamantul, titular al unei mărci, se poate considera vătămat prin înregistrarea unei mărci ulterioare, instanţei revenindu-i sarcina de a analiza dacă sunt întrunite cerinţele cauzei de nulitate invocate.

4.c. Pentru aprecicrea cerinţelor impuse de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 instanţa de apel a dispus de suficiente elemente la care să aplice critcriile de analiză care sunt cristalizate de doctrină şi jurispru-dentă, atât naţională, cât şi comunitară.

In cadrul acestei critici se arată că, faţă de întinderea protecţiei celor două mărci în discuţie, nu sunt îndeplinite cerinţele art. 6 lit. c) din lege, întrucât acestea sunt aplicate pe produse diferite.

In ceea ce priveşte caracterul diferit al produselor protejate prin marca „SÂNTE” sub clasa 32, critica formulată în recurs prin excluderea de la identitate/similaritate a produselor „bere” şi „băuturi alcoolice” este diferită de apărările formulate de pârâtă încă din faţa primei instanţe.

Astfel, în întâmpinarea din dosarul primei instanţe se arată că mărcile „SÂNTE” şi „SANTAL” sunt aplicatc unor produse diferite, facându-se menţiunea că prima protejează produsele şi serviciile din clasele 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 42, pe când cea de-a doua protejează produsele din clasa nr. 32. Se susţine că, în aceste condiţii, cererea de anulare nu poate avea ca obiect dccât produsele pentru care marca „SANTAL” este protejată pe teritoriul României, adică pentru produsele din clasa 32, pentru celelalte clase reclamanta fiind lipsită de interes.

Critica este reluată în acciaşi termeni şi prin cererea de apel formulată de pârâtă împotriva sentinţei nr. 503/2001 a Tribunalului Bucureşti.

Prin urmare, cu incidcnţa art. 294 şi art. 316 C. proc. civ., înalta Curte urmează a reţine poziţia mai sus redată a pârâtei în ceea ce priveşte produsele din clasa nr. 32, în sensul că acestea nu sunt diferite, diferite fiind numai cele protejate prin celelalte clase pentru care nu s-a înregistrat marca „SANTAL”.

De altfel, băuturile alcoolice nu sunt cuprinse în clasa 32 a Clasificării de la Nisa, carc se referă la „alte băuturi nealcoolice”, ci în clasa 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Două mărci se găsesc în situaţia de a fi similare când, fară a fi idcntice, se aseamănă una cu cealaltă.

In aprecicrca similarităţii trebuie ţinut cont de faptul că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse sau scrvicii în cauză joacă un rol decisiv şi că accst consumator, în mod normal, perecpe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Totodată, consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat, atent şi circumspect. Trebuie să se ţină seama şi de faptul că acest consumator obişnuit are rareori ocazia de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

Prin urmare, gradul de asemănare dintre două mărci este determinat de posibilitatea de confuzie dintre acestea, având în vedere capacitatea de orientare a publicului cu pregătire medie.

Pentru aprecierea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a celor două mărci, se are în vedere gradul de similaritate dintre semne, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie.

După cum s-a reţinut şi de instanţa de apel, pentru a se stabili gradul de similaritate al mărcilor verbale în discuţie, trebuie determinate similitudinile de ordin vizual, auditiv sau conceptual şi, după caz, evaluată importanţa carc i se acordă fiecăruia dintre aceste elemente, luându-se în considerare catcgoria de bunuri sau servicii în discuţie, precum şi perecpţia consumatorului carc este avută în vedere într-o

asemenea analiză. In egală măsură, similaritatea mărcilor nu trebuie să fie neapărat totală, adică atât vizuală, cât şi auditivă şi conceptuală, fiind de ajuns ca ea să îmbrace una dintre forme, în funcţie de particularităţile cauzei.

Pentru mărcile verbale compuse dintr-un singur cuvânt prezintă importanţă următoarele aspecte în aprecierea gradului de similaritate: prefixul sau sufixul sau ambele sunt identice; cuvântul cuprinde un număr suficient de silabe sau de combinaţii de vocale sau de consoane considerate apropiate; între cuvânt format dintr-un număr similar de litere, diferă o mică parte dintre acestea; în stabilirea aproprierilor ce rezultă din pronunţie se are în vedere, în principal, fonetica limbii române iar, în secundar, fonetica celor mai cunoscute limbi de circulaţie europeană.

Aplicând toate aceste criterii în analiza mărcilor în discuţie, în mod corect s-a apreciat de instanţa de apel similaritatea mărcilor.

Atât marca „SANTAL”, cât şi marca „SÂNTE” sunt mărci verbale carc sunt formate dintr-un singur cuvânt care este scris pe ambalaj cu caractcre mari, obişnuite.

Cuvântul carc formează marca „SANTAL” este format din 6 litere, în vreme ce marca „SÂNTE” este formată din 5 litere. Primele patru litere, respectiv prefixul din ambele mărci, sunt identice. Diferenţa dintre cele două cuvinte este nesemnificativă, în condiţiile în care elementul comun este partea de bază a mărcii şi reprezintă cea mai mare pondere în cuvântul din ambele mărci.

Pe lângă această similitudine de ordin vizual, asemănarea dintre mărci este evidentă şi accentuată şi sub aspect auditiv.

In ceea ce priveşte similitudinea conceptuală, cu referire şi la aspectele legate de caracterul sugestiv al mărcilor în discuţie, nu trebuie omis faptul că se are în vedere, în principal, fonetica limbii române, iar consumatorul vizat este cel român, cu un nivel mediu de inteligenţă şi perspicacitate, căruia nu i se pot atribui, fară rezerve, cunoaşterea aspectelor relevante în aprecierea acestui criteriu, respectiv cunoştinţe referitoare la arbori tropicali şi cunoaşterea limbii franceze.

Chiar şi în ipoteza sugerată de către recurenta-pârâtă, diferenţele sub aspect conceptual nu sunt suficiente şi determinante, dată fiind similaritatea foarte mare sub aspect vizual şi auditiv şi care poate determina o confuzie atât directă, cât şi indirectă.

Prin decizia nr. 2271/11 aprilie 2003, pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia comercială, s-a soluţionat recursul în anulare declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie împotriva sentinţei civile nr. 925/C/16 iunie 2001 a Tribunalului Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi a deciziei nr. 462/R/5 decembrie 2001 a Curţii de Apel Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ; aceste hotărâri au fost casate, iar, pe fond, s-a respins, ca nefondată, acţiunea în contrafacere şi concurenţă neloială formulată de SC P. S.P.A. ITALIA, precum şi cererea

de intervenţie formulata de SC P. ROM ANI A SA. Argumentul principal pentru care s-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC P.

S.P.A. ITALIA a fost în sensul că acţiunile în contrafacere sau concurenţă neloială nu pot fi introduse decât în cazul în care acţiunea aflată pe rol, de anulare a mărcii „SÂNTE”, ar fi admisă.

La pronunţarea acestei hotărâri s-au încălcat dispoziţiile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, prin nerespectarea principiului securităţii raporturilor juridice şi prin atingerea dreptului la un proces echitabil, precum şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie-prin atingerea adusă dreptului la respectarea „bunului” recunoscut de Tribunalul Braşov şi Curtea de Apel Braşov, în ceea ce o priveşte pe reclamanta SC P. S.P.A., după cum s-a reţinut în decizia Curţii

Europene din data de 21 februarie 2008 din cauza SC Parmalat Spa şi SC Parmalat SA România împotriva României.

Această hotărâre a Curţii Europene s-a înscris pe linia jurispru-denţei în cazurilc împotriva României în carc a fost sancţionată poziţia Procurorului General, care a intervenit fară a fi parte într-o procedură între persoane de drept privat, pentru repunerea în cauză a soluţiei date în mod definitiv într-un litigiu şi privarea părţii reclamante P. S.P.A. de „bunul" de care beneficia la data declarării recursului în anulare.

Această hotărâre a Curţii Supreme, deşi există formal, nu îşi poate produce efectele invocate de pârâta-recurentă, faţă de decizia Curţii Europene prin care a fost sancţionat Statul Român tocmai pentru pronunţarea ei.

Nu pot fi recunoscute automat nici efectele hotărârilor pronunţate de Tribunalul Braşov şi Curtea de Apel Braşov, anulate prin recursul

în anulare. In cazul în care reclamantele-intimate s-ar considera în continuare vătămate prin decizia instanţei supreme de soluţionare a recursului în anulare, ale cărei efecte s-ar produce în continuare şi care nu ar putea fi înlăturate altfel, acestea au la dispoziţie calca revizuirii întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ., după cum se şi subliniază în întâmpinare.

Considerentele din decizia civilă nr. 182/2002 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă nu prezintă relevanţă în cauză, aceasta fiind desfiinţată prin hotărârea instanţei de recurs în primul ciclu procesual al dosarului.

Cea de-a treia condiţic este reprezentată de cerinţa ca marca similară „SÂNTE” aplicată pc produsele din clasa 32 să producă un risc de confuzic pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară, cu privire la această condiţie s-au făcut referiri mai sus, în analiza cerinţei similarităţii.

Prin motivul de recurs aferent, pârâta-recurentă susţine că cele două mărci generează un risc de asociere. Aceasta întrucât riscul de asociere nu este suficient pentru a reţine această condiţie a motivului de nulitate analizat.

Astfel, în interpretarea art. 4 pct. 1 lit. b) din Directiva Consiliului Comunităţii Europene, implementat şi în Legea nr. 84/1998 prin folosirea termenilor „risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere”, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene s-a pronunţat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci, ca rezultat al conţinutului lor semantic analog, nu este prin ea însăşi suficientă pentru a se concluziona că există o probabilitate de confuzic

în înţelesul accstei prevederi legale. Conceptul riscului de asociere nu este o alternativă la ccl al riscului de confuzie, ci serveşte la definirea scopului acestuia - a se vedea în acest sens cauza Sabel vs. Puma AG.

Continuând pe aceeaşi linie, într-o altă hotărâre a Curţii, pe lângă cele extrase din hotărârea sus-enunţată, s-a mai reţinut că nu există risc de confuzie în sensul Directivei comunitare, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor în cauză - a se vedea în acest sens cauza Canon vs. Cannon. S-a reţinut în hotărâre că „existenţa unui asemenea risc este exclusă dacă nu apare că publicul ar putea să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, după caz, de la întreprinderi legate economic”.

Diferenţa majoră dintre riscul de confuzie şi cel de asociere este că primul duce la o confuzie în privinţa provenienţei bunurilor, pe când

cel de-al doilea duce numai la asocierea între mărci. In această ultimă ipoteză, văzând marca frauduloasă, consumatorul îşi aminteşte de marca anterioară, dar nu ajunge la o confuzie cu privire la provenienţa bunurilor.

Se observă că, în opinia pârâtei-recurente, elementul principal avut în vedere este sursa de provenienţă a bunurilor, atât în cazul riscului de confuzie, cât şi în ccl al riscului de asocicre putându-se ajunge la o confundare a sursei. Practic, ceea ce determină diferenţa dintre riscul de confuzic şi riscul de asocicre sunt produsele: dacă publicul confundă produsele este risc de confuzie şi dacă nu le confundă, dar crede că provin din aceeaşi sursă, este risc de asociere.

Distincţia este însă numai aparentă, întrucât ceea ce se consideră a

fi asocicre este, de fapt, tot confuzie. In ambele cazuri se ajunge la o confuzie a sursei - acelaşi producător, deci riscul de confuzie în înţelesul desprins din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene există în ambele cazuri.

In aceste coordonate, se constată că pârâta-recurentă confirmă, practic, confuzia directă reţinută de instanţa de apel - cumpărătorul nu confundă produsele, dar face o confuzie privind provenienţa produselor din clasa 32, crezând că acestea provin de la acelaşi producător.

In acelaşi timp, dată fiind similaritatea accentuată dintre mărci, s-ar putea susţine că un cumpărător va putea considera că marca pe care o preferă de obicei (respectiv „SANTAL”) a fost modernizată sau că are în faţă una din variantele mărcii.

Faptul că pârâta ar fi înregistrat marca „SÂNTE” în mai multe ţări unde este înregistrată şi marca „SANTAL" deţinută de reclamanta

P. S.P.A. nu prezintă relevanţă juridică în prezenta cauză sub aspectul riscului de confuzie.

Acesta se analizează raportat la consumatorul român şi din perspectiva legislaţiei interne coroborate cu legislaţia comunitară, astfel cum s-a arătat mai sus.

In considerarea celor reţinute mai sus referitor la clasa de produse

vizată din marca protejată pe numele pârâtei, înalta Curte a făcut aplicarea art. 304 pct. 5 şi 9 şi art. 312 alin. (1) C. proc. civ. şi a admis recursul, cu aplicarea şi a art. 296 C. proc. civ., a fost modificată, în parte, decizia, în sensul admiterii apelului declarat de aceeaşi pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 503 din 18 mai 2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă; a fost schimbată în parte sentinţa, în sensul dispunerii anulării înregistrării mărcii „SÂNTE” pentru clasa de produse 32 conform Clasificării de la Nisa. Au fost menţinute, totodată, celelalte dispoziţii ale sentinţei şi deciziei.

5. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Competenţă. Calificarea litigiului. Admisibilitate. Rea-credinţă (ARCADA)

C. proc. civ., art. 2 pct. 1 lit. a) şi e), art. 7201 Legea nr. 84/1998, art. 23, art. 25l), art. 48 alin. (1) lit. c)2)

1. Excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a fost corect respinsă.

La nivelul tribunalelor şi curţilor de apel nu se poate vorbi despre o competenţă materială a secţiilor, împărţirea pe secţii a acestor instanţe fiind un aspect care ţine de organizarea administrativă.

!) Art. 23-25 din Legea nr. 84/1998 au fost abrogate prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 clin 9 aprilie 2010). Procedura opoziţiei este reglementată actualmente în art. 173-175. în soluţionarea opoziţiei, comisia din cadrul Serviciului mărci al O.S.l.M. emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziţiei, care este avut în vedere la examinarea pe fond a cererii de înregistrare a mărcii. Decizia sclcctată îşi păstrează actualitatea şi faţă de noua reglementare.

2> Art. 48 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 84/1998 prevedea: „Oriec persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare: (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), la art. 48 alin. (1), partea introductivă se modifică, având următorul cuprins: „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucurcşti de către oriec persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (...)”. Practic, s-a operat doar o reformulare, iar motivul de anulare privitor la reaua-credinţă prevăzut la lit. c) a fost menţinut.

2. Codul de procedură civilă prevede expres, în art. 2 pct. 1 lit. e), competenţa tribunalului de a soluţiona în primă instanţă cererile în materia proprietăţii industriale, reglementare distinctă de cea privitoare la procesele şi cererile în materie comercială, cuprinsă în lit. a) a aceluiaşi articol.

Dacă legiuitorul ar fi înţeles să includă cererile în materia proprietăţii industriale în categoria celor comerciale nu ar fi prevăzut distinct competenţa judecării lor în articolul menţionat.

De aici rezultă că şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost legal respinsă, procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 C. proc. civ. fiind obligatorie numai în litigiile comerciale.

3. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii nu poate fi primită, deoarece nu există niciun text de lege care să prevadă că partea care a utilizat opoziţia la înregistrare şi nu a contestat soluţia de respingere a opoziţiei nu poate formula, ulterior înregistrării mărcii,

acţiune în anulare.

Dimpotrivă, art. 25 din Legea nr. 84/1998 prevede că, dacă opoziţiile sunt întemeiate, comisia de examinare decide respingerea mărcii; în continuare se arată că decizia de respingere a înregistrării mărcii - şi nu cea de respingere a opoziţiei - poate fi contestată de solicitantul mărcii, în termenul şi cu procedura prevăzută la art. 80, adică pe calea contestaţiei la comisia de reexaminare.

Or, opozantul nu se află în această situaţie, el având deschisă calea acţiunii în anulare, atât în ipoteza în care nu a formulat opoziţie, cât şi în aceea în care opoziţia i-a fost respinsă.

4. Reclamantele şi pârâta sunt competitori pe aceeaşi piaţă; elementul verbal pe care pârâta l-a înregistrat ca marcă este numele comercial al reclamantelor; reclamantele au utilizat acest nume şi ca marcă anterior datei la care pârâta a depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare, dată la care reclamantele desfăşurau o amplă campanie de promovare a produselor şi serviciilor proprii sub acelaşi semn, care este un element fantezist în raport de produsele şi serviciile protejate.

în atare situaţie, este corectă concluzia că alegerea de către pârâtă a aceluiaşi semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice şi similare nu poate fi rodul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat, prin care a urmărit cu rea-credinţă să profite de cunoaşterea acestuia în rândul segmentului de public relevant.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009, în B.C. nr. 4/2009, p. 32 şi urm.

Prin sentinţa civilă nr. 1358 din 23 octombrie 2007, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a admis în parte acţiunea formulată de reclamantele SC A. SRL şi SC A.C. SA împotriva pârâţilor SC G. SA şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - O.S.I.M., a dispus anularea mărcii „ARCADA", înregistrate pe numele primei pârâte, a respins cererea de obligare a O.S.I.M. privind publicarea hotărârii în B.O.P.I. şi înscrierea menţiunii de anulare în R.N.M., obligând-o, totodată, pe pârâta SC G. SA la plata sumei de 12156 lei, cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamanta SC A. SRL a fost înfiinţată în anul 1991 şi desfăşoară sub acest nume comercial activităţi legate de servicii de proiectare, execuţie, întreţinere şi reparare de construcţii civile şi industriale, construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, drumuri, poduri şi căi ferate, construcţii hidrotehnice, lucrări de instalaţii electrice, servicii de alimentaţie publică, morărit şi panificaţie, producţie şi comercializare de mărfuri alimentare, de patiserie, cofctărie, cereale, plante tehnice etc.

Reclamanta SC A.C. SA a fost înfiinţată în anul 1994, iar din luna octombrie 2004 desfăşoară activităţi de producţie şi comercializare de produse de panificaţie, de patiserie şi alte produse alimentare.

Pârâta SC G. SA este, la rândul său, o societate comercială ce desfăşoară activităţi în zona serviciilor de alimentaţie publică, morărit, panificaţie, producţie şi comercializare de produse de panificaţie, patiserie şi alte produse alimentare.

In afară de faptul că reclamantele au inclus în numele comercial sintagma „ARCADA”, acestea au şi folosit pe o perioadă îndelungată respectiva denumire asociată produselor şi serviciilor lor, căpătând notorietate şi bucurându-se astfel de o protecţie independentă de orice formalitate de înregistrare.

In atare situaţie, înregistrarea de către pârâtă a mărcii „ARCADA" s-a făcut cu rea-credinţă, nu în scopul de a-şi individualiza şi distinge propriile produse, ci de a beneficia de cunoaşterea largă de către publicul consumator a acestui nume.

Reaua-credinţă rezultă cu atât mai mult cu cât cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă de către pârâtă în plină campanie publicitară începută de reclamante în luna octombrie 2004, campanie menită să lanseze gama de produse de panificaţie şi alte produse de patiserie prin reţeaua de comercializare şi transport propriu.

S-a mai arătat că „ARCADA” este o denumire fantezistă, neuzuală, distinctivă pentru produsele cărora se aplică, fiind uşor de reţinut şi având o rezonanţă deosebită.

înregistrarea de către pârât a aceleiaşi denumiri ca marcă nu poate constitui o simplă coincidenţă, ci un demers deliberat care se înscrie în afara regulilor bunei-credinţe sau a uzanţelor cinstite între comercianţi.

In drept, tribunalul şi-a întemeiat hotărârea pe dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 84/1998, ale Legii nr. 26/1990 şi ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Referitor la capetele de cerere respinse, tribunalul a arătat că, potrivit Regulii 32 alin. (5) din H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marcă sau prin care marca a fost anulată se va comunica la O.S.l.M. de către persoana interesată, iar O.S.l.M. va publica hotărârea în B.O.P.I. şi va face menţiune despre aceasta în R.N.M..

Prin decizia civilă nr. 140 din 12 iunie 2008, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins, ca nefondat, apelul declarat de către pârâta SC

G. SA împotriva sentinţei.

Pentru a decide astfel, curtea a reţinut următoarele:

In ceea ce priveşte competenţa materială a secţiei civile a tribunalului pentru soluţionarea prezentei cauze, excepţia invocată de pârâtă este nefondată, deoarecc în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 lit. b) C. proc. civ. şi art. 34 alin. (2) din Legea nr. 304/2004.

Nefiind vorba despre un litigiu comercial, nici excepţia pre-maturităţii acţiunii nu este fondată, deoarece prevederile art. 7201 C. proc. civ., ce reglementează procedura concilierii prealabile, sunt aplicabile doar cauzelor comerciale.

Nici parcurgerea procedurii administrative a opoziţiei în faţa

O.S.l.M. sau rezultatul acestei proceduri nu prezintă relevanţă pentru promovarea unei cereri în anularea înregistrării mărcii.

Pe fond, curtea de apel a reţinut că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică.

Dată fiind activitatea comercială susţinută de reclamante în aceeaşi arie geografică în care îşi desfaşoară activitatea pârâta, în mod corect

s-a stabilit reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii, în sensul cunoaşterii deţinerii de către reclamante a dreptului de proprietate intelectuală asupra numelui comercial „ARCADA”.

Acest argument este suficient pentru a se reţine reaua-credinţă a pârâtei, chiar şi în situaţia în care s-ar aprecia că notorietatea mărcii „ARCADA” pentru zona judeţului Galaţi nu a fost îndeajuns dovedită.

împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC G. SA Galaţi, invocând următoarele motive:

1. Excepţia de necompetenţă materială a Secţiei civile a Tribunalului Bucureşti a fost greşit respinsă, întrucât cererea având ca obiect anularea înregistrării mărcii este de natură comercială, marca fiind componentă a fondului de comerţ; în plus, titularul mărcii este un comerciant, iar reclamantele sunt de asemenea societăţi comerciale.

Chiar dacă în H.G. nr. 833/1998 se prevede competenţa Secţiei civile a Tribunalului Bucureşti, pentru considerente arătate, curtea de apel trebuia să constate că respectivul act normativ nu poate adăuga la lege, conform art. 125 alin. (3) din Constituţie şi să admită excepţia necompetenţei materiale a Secţiei civile.

2. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii, în raport de dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 84/1998, a fost de asemenea greşit respinsă.

Redând textul de lege menţionat, recurenta susţine că reclamantele aveau de ales între a formula opoziţie sau acţiune în anulare.

Potrivit principiului eleata una via, reclamantele au făcut opoziţie, dar cererile lor au fost respinse ca tardive.

Cum împotriva deciziilor O.S.I.M. nu s-a formulat contestaţie, prezenta acţiune apare ca fiind inadmisibilă.

3. In raport de dispoziţiile art. 720 C. proc. civ. şi dată fiind calificarea ca litigiu comercial a pricinii susţinută de către recurentă, curtea de apel trebuia să constate că, în speţă, nu s-a îndeplinit procedura prealabilă şi să admită pe cale de consecinţă excepţia prema-turităţii acţiunii.

4. Pe fond, recurenta susţine că acţiunea reclamantelor trebuia respinsă ca nefondată.

Pe de o parte, recurenta susţine că a urmat procedura legală de înregistrare a mărcii, în cursul căreia nu s-a formulat opoziţie de către reclamante, ceea ce îi conferă prioritate la înregistrare, potrivit art. 9 din Legea nr. 84/1998.

La data înregistrării mărcii, singura care avea interese comerciale manifestate în vreun fel şi care putea fi cunoscută de un potenţial concurent era recurenta SC G. SA

Reclamantele nu şi-au manifestat în niciun fel interesul comercial pentru piaţa românească de o manieră care să permită altor posibili comercianţi să cunoască acest lucru.

Recurenta arată că nu a avut posibilitatea de a cunoaşte interesul comercial al reclamantelor pentru piaţa română, fapt care exclude intenţia sa de a îndepărta prin înregistrarea mărcii un potenţial concurent pe această piaţă.

Pe de altă parte, recurenta susţine că includerea denumirii „ARCADA" în componenţa numelui comercial nu le scutea pe reclamante să solicite înregistrarea mărcii la O.S.I.M.

Susţinerile acestora referitoare la notorietatea mărcii sunt total nefondate, notorietatea fiind definită de lege în alt sens decât au înţeles să o definească reclamantele prin cererea de chemare în judecată.

Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea în tot a ambelor hotărâri şi respingerea acţiunii, ca nefondată.

In drept, invocă dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ.

Intimatele-reclamante au depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului, ca nefondat şi menţinerea deciziei atacate, ca fiind legală.

De asemenea, au solicitat obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Recursul este nefondat, nefiind incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., cărora li se circumscriu criticile formulate:

1. Excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a fost corect respinsă.

In primul rând, la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel nu se poate vorbi despre o competenţă materială a secţiilor, împărţirea pe secţii a acestor instanţe fiind un aspect care ţine de organizarea administrativă.

Prin urmare, ceea ce se putea invoca ar fi fost doar excepţia de necompetenţă a tribunalului, ceea ce nu este cazul, deoarece cauza s-a judecat în primă instanţă la Tribunalul Bucureşti, instanţă desemnată prin art. 48 din Legea nr. 84/1998 să judece acţiunile având ca obiect anularea înregistrării mărcilor.

2. In ccea ce priveşte calificarea litigiului, este vorba despre un litigiu în materia dreptului de proprietate intelectuală, mai exact materia proprietăţii industriale.

Cu privire la astfel de litigii, Codul de procedură civilă prevede expres, în art. 2 pct. 1 lit. e), competenţa tribunalului de a le soluţiona în primă instanţă, reglementare distinctă de cea privitoare la procesele şi cererile în materie comercială, cuprinsă în lit. a) a aceluiaşi articol.

Dacă legiuitorul ar fi înţeles să includă cererile în materia proprietăţii industriale în categoria celor comerciale nu ar fi prevăzut distinct competenţa judecării lor în articolul menţionat.

De aici rezultă că şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost legal respinsă, procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 C. proc. civ. fiind obligatorie numai în litigiile comerciale.

3. Nici excepţia inadmisibilităţii acţiunii nu putea fi primită, deoarece nu există niciun text de lege care să prevadă că partea care a utilizat opoziţia la înregistrare şi nu a contestat soluţia de respingere a opoziţiei nu poate formula, ulterior înregistrării mărcii, acţiune în anulare.

Dimpotrivă, art. 25 din Legea nr. 84/1998 prevede că, dacă opoziţiile sunt întemeiate, comisia de examinare decide respingerea mărcii; în continuare se arată că decizia de respingere a înregistrării mărcii -şi nu cea de respingere a opoziţiei - poate fi contestată de solicitantul mărcii, în termenul şi cu procedura prevăzută la art. 80, adică pe calea contestaţiei la comisia de reexaminare.

Or, opozantul nu se află în această situaţie, el având deschisă calea acţiunii în anulare, atât în ipoteza în care nu a formulat opoziţie, cât şi în aceea în care opoziţia i-a fost respinsă.

4. Pe fond, la situaţia de fapt reţinută, curtea de apel a aplicat corect dispoziţiile legale incidente, menţinând hotărârea de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credinţă.

Astfel, s-a reţinut că atât reclamantele, cât şi pârâta sunt competitori pe aceeaşi piaţă - a producţiei şi comercializării de produse de panificaţie, de patiserie şi alte produse alimentare că elementul verbal „ARCADA”, pe care pârâta l-a înregistrat ca marcă, este numele comercial al reclamantelor, că reclamantele au utilizat acest nume şi ca marcă anterior datei la care pârâta a depus la O.S.l.M. cererea de înregistrare, dată la care reclamantele desfăşurau o amplă campanie de promovare a produselor şi serviciilor proprii sub acclaşi

semn şi că este vorba despre un clement fantezist în raport de produsele şi serviciilc protejate.

In atare situaţie, este corectă concluzia că alegerea de către pârâtă a aceluiaşi semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice şi similare nu poate fi rodul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat, prin care a urmărit cu rea-credinţă să profite de cunoaşterea acestuia în rândul segmentului de public relevant.

Apărarea în sensul că pârâta ar fi fost în imposibilitate de a cunoaşte intenţia reclamantelor de a acţiona pe piaţa românească nu poate fi primită.

Existenţa unor societăţi comerciale româneşti, care utilizează un nume comercial identic şi un semn identic cu funcţia de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credinţă, care în mod obişnuit este preocupat de a-şi distinge printr-un semn propriu produsele şi serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători, şi nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Date fiind cele reţinute, în mod legal s-au aplicat dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi s-a anulat înregistrarea mărcii „ARCADA" de către pârâtă.

In acest context, faptul că semnul „ARCADA" utilizat de reclamante nu ar fi devenit o marcă notorie ori acela că reclamantele au omis să-l înregistreze la O.S.I.M. înaintea pârâtei nu are relevanţă.

Aceste critici ar fi putut fi valorificate în ipoteza în care anularea s-ar fi dispus pentru existenţa unui conflict cu o marcă notorie sau cu una anterior înregistrată, în condiţiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/1998.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ., înalta

Curte a menţinut decizia şi a respins recursul, ca nefondat. In baza

art. 274 C. proc. civ., înalta Curte a obligat-o pe recurentă la plata sumei de 7048,54 lei cheltuieli de judecată către intimata SC A.C. SA, reprezentând onorariul de avocat.

← Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Admisibilitate....  In legătură cu probatoriul administrat, recurenta susţine... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Instanţa de apel a reţinut în mod eronat că sunt îndeplinite în ceea ce o priveşte pe recurentă condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale.