Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă. Lipsa relei-credinţe (DIESEL 2000/ DIESEL)
| Comentarii |
|
C. proc. civ., art. 129 alin. (5) Legea nr. 84/1998, art. 48 alin. (1) lit. c)u
în condiţiile în care un întreprinzător intenţionează să-şi protejeze prin marcă anumite servicii, semnul ales ca marcă făcând parte din cuprinsul denumirii sale comerciale şi din cuprinsul emblemei, nu se poate reţine că el acţionează cu rea-credinţă, chiar dacă are cunoştinţă de faptul că un concurent al său foloseşte în fapt un semn similar cu marca respectivă. Nu se poate reţine, în aceste circumstanţe, că pârâta nu şi-ar fi înregistrat semnul în scopul de a-l folosi ca marcă, ci în alte scopuri ori că ar eluda regulile concurenţei loiale. Nimic nu o împiedica pe apelanta-reclamantă să depună ea prima spre înregistrare ca marcă semnul respectiv.
Obţinerea acordului titularului mărcii internaţionale DIESEL -
motiv pentru care i s-a admis contestaţia formulată împotriva avizului de refuz provizoriu dat iniţial asupra cererii sale de înregistrare a mărcii - susţine intenţia reală a intimatei de a-şi apro-pria acest semn şi a-şi proteja, cu respectarea legii, serviciile prestate sub marca respectivă pe teritoriul României.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 8170 din 15 decembrie 2008, nepublicată
h Art. 48 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 84/1998 prevedea: „Oriec persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru oricarc dintre motivele următoare: (...)”.
Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), la art. 48 alin. (1), partea introductivă se modifică, având următorul cuprins: „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către oriec persoană interesată, pentru oricarc dintre următoarele motive: (...)”. Practic, s-a operat doar o reformulare, iar motivul de anulare privitor la reaua-credinţă prevăzut la lit. c) a fost menţinut.
Prin cercrca înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 27 iunie 2006, reclamanţii SC T.D.C. 2000 SRL şi S.V. au chemat în judecată pe pârâtele SC D.R.T. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea înregistrării mărcii DIESEL, depozit nr. 48868, pentru clasa de produse 39.
In motivarea cererii s-a arătat că înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credinţă, depozitul nefiind constituit în scopul aproprierii acestui semn, ci pentru eliminarea concurenţilor de pe piaţă.
Prin sentinţa civilă nr. 419/14 martie 2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, s-au respins, ca neîntemeiate, excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâtă, precum şi acţiunea formulată.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa a avut în vedere următoarele motive.
Examinând cu prioritate excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta SC D., tribunalul a constatat că între părţi s-a purtat un litigiu având ca obiect anularea mărcii „DIESEL” nr. 45467, aparţinând reclamantei din prezenta cauză SC T.D.C. 2000, intentată de pârâtă; s-a dispus anularea mărcii prin sentinţa civilă nr. 236/16 aprilie 2003 de cătrc Tribunalul Bucureşti, Sccţia a V-a civilă, conform art. 35, art. 36, art. 48 şi art. 82 din Legea nr. 84/1998, reţinându-se şi ncres-pectarca Regulii nr. 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicarc a legii.
Apelul declarat împotriva sentinţei menţionate s-a respins prin decizia civilă nr. 506 A/4 noiembrie 2003 a Curţii de Apel Bucurcşti, Sccţia a IlI-a civilă, iar prin decizia civilă nr. 409/17 ianuarie 2006 a
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a respins recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei de apel. în prezenta cauză sunt aceleaşi părţi, reclamantă fiind pârâta din litigiul menţionat mai înainte; însă, în speţa de faţă obiectul este diferit, întrucât s-a solicitat anularea unei alte mărci, respectiv a mărcii reclamantei din litigiul anterior, pârâta în prezenta cauză, şi anume a mărcii „DIESEL” nr. 48868, titular SC D. SRL.
Tribunalul nu a primit susţinerile pârâtei, în sensul că numai în aparenţă s-a solicitat anularea altei mărci, deoarece obiectul cauzei chiar priveşte o marcă diferită, independent de împrejurarea că pârâta a solicitat în temeiul mărcii sale anularea mărcii deţinute de reclamantă în litigiul anterior, atâta timp cât orice persoană interesată poate formula o cerere privind anularea unei mărci, în faţa instanţei de judecată, chiar dacă a formulat anterior o cerere de contestare a înregistrării mărcii la O.S.I.M.
In consecinţă, reţinând că nu s-a îndeplinit condiţia prevăzută de art. 1201 C. civ. a triplei identităţi în cauză, tribunalul a constatat că cxcepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă nu este întemeiată şi a respins-o, în temeiul art. 137 C. proc. civ. coroborat cu dispoziţiile art. 163 C. proc. civ.
Pe fondul cererii de chemare în judecată, tribunalul a constatat că reclamanta SC T.D.C. SRL a depus la 12 decembrie 2000 cerere de înregistrare la O.S.I.M. a mărcii individuale combinate „DIESEL 2000”, revendicând culorile roşu şi galben, pentru clasele de produse/servicii 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, activităţi comerciale, lucrări de birou) şi 39 (transport auto de mărfuri şi persoane, depozitare de mărfuri, servicii de taximetrie). Ca urmare a examinării depozitului, O.S.I.M. a solicitat aplicarea Regulii 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, iar reclamanta a depus declaraţie prin care nu s-a solicitat exclusivitate asupra elementului „DIESEL 2000”; în aceste condiţii, s-a hotărât acordarea protecţiei mărcii cu nr. 45647, carc a fost ulterior anulată prin sentinţa civilă nr. 236/16 aprilie 2003 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului formulate de reclamantă.
Pârâta din cauză a depus la O.S.I.M. cererc de înregistrare a mărcii individuale verbale „DIESEL” pentru clasa 39 la data de 27 noiembrie 2000, anterior cererii formulate de reclamantă, constatându-se că se opune la înregistrare marca internaţională 2R 200626 - DIESEL, pentru clascle de produse/servicii 1-34, aparţinând D.C. AG, O.S.I.M. emiţând aviz de refuz provizoriu.
Ca urmare a consimţământului emis de titularul MI2R 200626, menţionat, prin care a fost exprimat acordul cu privire la înregistrarea mărcii „DIESEL” de către pârâtă, aceasta a formulat contestaţie împotriva avizului de refuz provizoriu, soluţionată de O.S.I.M. prin admiterea acesteia; în consecinţă, s-a dispus admiterea înregistrării mărcii „DIESEL” nr. 48868, a cărei anulare pentru înregistrare cu rea-credinţă se solicită prin acţiunea reclamantei din prezenta cauză.
Cu privire la motivele invocate de reclamantă referitoare la reaua-credinţă a pârâtei, definită ca o conduită frauduloasă a acesteia la momentul înregistrării, prin care aceasta a acţionat abuziv în detrimentul reclamantei, urmărind să îi facă acesteia concurenţă neloială şi nu să-şi înregistreze un semn distinctiv pentru propriile produse/servicii, tribunalul a constatat că nu sunt fondate susţinerile reclamantei.
Pârâta beneficiază la fel ca şi reclamanta, de protecţie cu privire la numele comercial care include denumirea Diesel, în temeiul art. I alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris, pârâta formulând cerere de constituire a depozitului reglementar anterior cererii reclamantei şi obţinând acordul titularului mărcii internaţional „DIESEL” pentru înregistrare; din înscrisurile depuse la dosar rezultă că pârâta este prima societate care a obţinut dovada de disponibilitate a firmei emisă de Camera de Comerţ şi Industrie şi Agricultură Cluj la 28 aprilie 1999, reieşind şi din actul adiţional la statutul societăţii cu nr. 2395/30 aprilie 1999 că şi-a protejat serviciile sub semnul distinctiv „DIESEL”.
Astfel, reclamanta nu este singura societate comercială care a îndeplinit cerinţele art. 43 din Legea nr. 26/1990, emblema sa nefiind unică pe raza judeţului Cluj, aspect reţinut şi în considerentele deciziei nr. 409/17 ianuarie 2006, pronunţată în dosarul nr. 13066/1/2004 al
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, în litigiul dintre părţi privind anularea mărcii reclamantei.
Faţă de cele menţionate, tribunalul a înlăturat susţinerile reclamantei privind înregistrarea cu rea-credinţă de către pârâtă a mărcii „DIESEL”, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru existenţa acesteia, reclamanta nefacând vreo dovadă în acest sens; s-au înlăturat, ca nefondate, şi susţinerile în sprijinul conduitei anticoncurenţiale a pârâtei referitoare la notificarea trimisă de pârâtă reclamantei, precum şi existenţa litigiului purtat între părţi la Tribunalul Cluj.
Apelul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei primei instanţe a fost respins, ca nefondat, prin decizia civilă nr. 224 A/28 septembrie 2007, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, reclamanţii fiind obligaţi la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata SC D. SRL.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a avut în vedere următoarele motive:
a) Susţinerea potrivit căreia reaua-credinţă la momentul înregistrării mărcii rezultă din faptul că în dosarul nr. 716/2006 al Tribunalului Comercial Cluj pârâta-intimată a formulat o cerere reconven-ţională prin care a solicitat, în esenţă, interzicerea folosirii semnului „DIESEL” şi modificarea numelui comercial al apelantei-reclamante, este nefondată.
Astfel, adoptarea conduitei procesuale descrise de către ape-lanta-reclamantă în dosarul nr. 716/2006 a Tribunalului Comercial Cluj de către pârâta-intimată, după aproximativ 5 ani de la data depu
nerii cercrii de înregistrare a mărcii, nu poate fi în niciun caz relevantă şi nu poate dovedi că, la momentul solicitării înregistrării mărcii, intimata-pârâtă a acţionat cu rca-credinţă, pentru fraudarea intereselor legitime ale apclantei-pârâtc. Nu există niciun element obiectiv în cadrul acestei atitudini procesuale din care să rezulte reaua-credinţă a pârâtei în urmă cu aproximativ 5 ani, respectiv la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii (27 noiembrie 2000).
b) In acelaşi sens, emiterea unei notificări de către intimata-pârâtă în cursul anului 2006 prin care s-a solicitat apelantei-reclamante să elimine cuvântul „DIESEL” din structura denumirii acesteia, nu cuprinde niciun element obiectiv din care să rezulte reaua-credinţă a pârâtei în urmă cu aproximativ 5 ani, respectiv la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii (27 noiembrie 2000).
c) Susţinerile apelantei referitoare la faptul că a obţinut, la rândul său, acordul titularului mărcii internaţionale „DIESEL” pentru folosirea acesteia, nu au nicio relevanţă în ceea ce priveşte obiectul acţiunii. Cauza de faţă priveşte anularea unei mărci pentru înregistrarea acesteia cu rea-credinţă, iar nu o acţiune în contrafacere.
d) De asemenea, susţinerile potrivit cărora pârâta nu are niciun drept să solicite interzicerea folosirii semnului „DIESEL” ori aplicarca sa pe caroseria autoturismelor, precum şi modificarea firmei şi a emblemei înregistrate de reclamantă la Registrul Comerţului, nu au nicio relevanţă în prezenta cauză. Cauza de faţă priveşte anularea unei mărci pentru înregistrarea acesteia cu rea-credinţă, iar apelanta-reclamantă trebuie să invoce şi să dovedească existenţa motivului de nulitate al înregistrării mărcii pârâtei, iar nu să formuleze aprecieri ori apărări cu privire la o altă acţiune introdusă de pârâta-intimată din acest dosar.
e) în acelaşi sens sunt şi referirile apelantei cu privire la protecţia numelui comercial.
f) In ceea ce priveşte susţinerea apelantei-reclamante referitoare la faptul că, la data depunerii de către pârâtă a cererii de înregistrare a mărcii, reclamanta avea înregistrată o emblemă ce cuprindea ca element distinctiv termenul „DIESEL”, emblemă aplicată pe caroseria autoturismelor folosite în activitatea de taximetrie de către reclamantă, Curtea a constatat că această susţinere poate fi examinată doar prin prisma ipotezei legale prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Astfel, potrivit art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, anularea unei mărci ar putea fi solicitată şi în cazul în carc înregistrarea mărcii ar aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială pro
tejat, cum este dreptul asupra emblemei; înregistrarea mărcii poate aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.
Or, prin cererea de chemare în judecată nu a fost invocat un astfel de motiv de nulitate, respectiv conflictul dintre marcă şi dreptul derivând din emblemă, astfel încât, în respectarea principiului disponibilităţii şi a dispoziţiilor art. 294 C. proc. civ., Curtea nu a examinat susţinerea apelantei din perspectiva motivului de nulitate prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. e).
In consecinţă, susţinerea apelantei-reclamante cu privire la existenţa unei embleme nu a fost examinată de către Curte prin prisma conflictului dintre cele două semne, ci din perspectiva posibilei relei-credinţe la înregistrarea mărcii, reţinându-se următoarele:
In esenţă, susţinerile apelantei sunt în sensul că pârâta a solicitat cu rea-credinţă înregistrarea mărcii, în condiţiile în carc a cunoscut faptul că apelanta-reclamantă deţinea emblema „DIESEL 2000" cu elemente figurative, emblemă ce o folosea aplicată pe autoturismele destinate activităţii de taximetrie.
In examinarea acestei chestiuni trebuie să se aibă în vedere circumstanţele personale şi de fapt referitoare la activitatea părţilor.
Astfel, apelanta-reclamantă a fost înmatriculată în registrul comerţului încă din anul 1991 sub denumirea taxi CLUB 2000 SRL.
La data de 27 aprilie 1999 s-a realizat o cesiune a părţilor socialc deţinute la SC TAXI CLUB 2000 SRL, devenind astfel unic asociat numitul S.V. Prin actul acestuia de voinţă, la aceeaşi dată de 27 aprilie 1999, a hotărât schimbarea numelui societăţii în SC TAXI DIESEL CLUB 2000 SRL. Conform certificatului de înscriere menţiuni, la data de 5 mai 1999 noua denumire a fost înscrisă în Registrul Comerţului.
Prin rezoluţia nr. 460/12 mai 1999 a directorului Oficiului Registrului Comerţului s-a dispus înscrierea în Registrul Comerţului a emblemei „DIESEL 2000", cu elemente figurative, iar din certificatul de înscriere menţiuni rezultă că emblema a fost înregistrată în Registrul Comerţului la data de 29 noiembrie 1999.
Pârâta a fost înmatriculată în Registrul Comerţului încă din anul 1991 sub denumirea RAPID TAXI SRL.
Ulterior, la data de 28 aprilie 1999, SC RAPID TAXI SRL a obţinut dovadă de disponibilitate a denumirii DIESEL RAPID TAXI SRL,
precum şi disponibilitate pentru două embleme ce cuprind ca clement distinctiv termenul „DIESEL”.
La 30 aprilie 1999, asociatul unic al SC RAPID TAXI SRL a hotărât modificarea denumirii societăţii în DIESEL RAPID TAXI SRL, iar la 7 februarie 2003 şi-a modificat denumirea în DIESEL SRL.
Observând modificările intervenite în denumirea părţilor, Curtea a constatat că în perioada aprilie - mai 1999 ambele societăţi şi-au schimbat denumirea, iar în aceasta s-a inclus elementul verbal DIESEL.
De asemenea, ambele societăţi, în aceeaşi perioadă, au decis prin organele de conducere înscrierea unor embleme ce cuprindeau şi elementul verbal „DIESEL”.
In aceste circumstanţe de fapt, Curtea a apreciat că nu se poate reţine că pârâta-intimată a acţionat cu rea-credinţă la data de 27 noiembrie 2000, când a depus cererea de înregistrare a mărcii DIESEL, atât timp cât acest element verbal, suficient de distinctiv pentru serviciile înregistrate, facea parte din componenţa numelui comercial şi a emblemei pârâtei.
Este un fapt uzual ca întreprinderile să-şi înregistreze ca marcă fie denumirea, fie anumite componente ale denumirii comerciale, astfel încât nu se poate reţine o atitudine de deturnare a finalităţii legii de cătrc pârâtă.
împrejurarea că acest element verbal focea parte şi din denumirea comercială şi emblema unui concurent (în speţă, apelanta-reclamantă) nu este de natură a demonstra că pârâta a acţionat cu rea-credinţă.
A accepta un astfel de punct de vedere înseamnă a restrânge neper-mis de mult dreptul persoanelor de a-şi proteja produsele sau serviciile prin marcă. Totodată, un astfel de punct de vedere ar extinde în mod total nejustificat noţiunea de rea-credinţă la înregistrarea unei mărci, aceste semne având scopul de a diferenţia produsele şi serviciile între ele, spre deosebire de numele comercial şi emblemă, semne ce au destinaţia de a diferenţia comercianţii între ei.
g) O ultimă critică a apelantei a avut drept temei anumite consideraţii doctrinare referitoare la noţiunea de rea-credinţă, apelanta susţinând că reaua-credinţă a pârâtei rezultă din faptul că aceasta cunoştea că reclamanta folosea marca pe cupola autoturismelor destinate activităţii de taximetrie, reclamanta reprezentând un concurent al pârâtei; prin această acţiune de înregistrare a mărcii s-a dorit, de fapt, înlăturarea sa de pe piaţă.
Curtea a apreciat că şi această critică este nefondată.
Aşa cum rezultă din situaţia de fapt reţinută mai sus, ambele părţi şi-au schimbat denumirea în perioada aprilie - mai 1999, în cuprinsul numelui comercial fiind inclus elementul verbal „DIESEL”. De asemenea, ambele părţi şi-au înregistrat ca embleme semne ce cuprindeau elementul verbal „DIESEL”.
Funcţia esenţială a mărcii este aceea de a diferenţia produsele şi serviciile unui întreprinzător de ale altui întreprinzător, cel chemat să facă această distincţie fiind publicul consumator. Prin urmare, se poate reţine că marca îndeplineşte şi o funcţie de protecţie a consumatorilor.
Cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă de către pârâtă la data de 27 noiembrie 2000, după aproximativ 1 an şi 6 luni de la data la care ambele părţi şi-au schimbat denumirea şi au activat pe piaţă folosind semne similare celui înregistrat ca marcă de către pârâtă.
Or, în condiţiile în care un întreprinzător intenţionează să-şi protejeze prin marcă anumite servicii ale sale, semnul ales ca marcă făcând parte din cuprinsul denumirii sale comerciale şi din cuprinsul emblemei, nu se poate reţine că el acţionează cu rea-credinţă, chiar dacă arc cunoştinţă de faptul că un concurent al său foloseşte în fapt un semn similar cu marca respectivă. Nu se poate reţine, de asemenea, în aceste circumstanţe, că pârâta nu şi-ar fi înregistrat semnul în scopul de a-1 folosi ca marcă, ci în alte scopuri ori că ar eluda regulile concurenţei locale. Nimic nu o împiedica pe apclanta-reclamantă să depună ea prima spre înregistrare ca marcă semnul respectiv.
A accepta un punct de vedere contrar ar însemna a recunoaşte efecte legale unei simple folosiri a unui semn, ceea ce contravine dispoziţiilor Legii nr. 84/1998, care conferă protecţie doar semnului înregistrat ca marcă şi, doar în anumite condiţii, semnului neînregistrat, dar dacă acesta este notoriu. Or, în speţa de faţă nu s-a invocat notorietatea ce ar fi dobândit-o semnul folosit de către apelanta-pârâtă.
împrejurarea că semnul „DIESEL” ar reprezenta o marcă notorie la nivel internaţional nu are nicio relevanţă în ceea ce priveşte buna-credinţă în raport cu pârâta, ci, cel mult, în raport cu titularul mărcii internaţionale.
împotriva deciziei de apel au formulat cererea de recurs reclamanţii, criticând-o pentru următoarele motive ce se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
1. Nu s-a analizat acţiunea formulată şi prin prisma dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, cu motivarea greşită că nu s-ar fi invocat un asemenea motiv de nulitate.
Prin cercrc au fost invocate dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) şi urm., ceca ce înseamnă că s-a făcut o trimitere implicită şi la dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Acest temei de drept a fost susţinut şi prin motivarea în fapt a acţiunii, a cererii de apel şi în concluziile scrise formulate în dosarul de apel.
In cazul în care magistraţii instanţei de apel ar fi avut nedumeriri sub aspectul temeiului de drept, respectiv cu privire la art. 48 alin. (1) lit. e) din lege, ar fi trebuit să pună în discuţie această problemă, în temeiul art. 129 C. proc. civ., care le consacră rolul activ.
2. In reţinerea ca nedovedită a relei-credinţe a pârâtei, instanţa de apel a omis anumite aspecte relevante:
2.1. Date referitoare la activitatea celor două societăţi.
Recurenta s-a înregistrat la ORC Cluj cu numele comercial TAXI
DIESEL CLUB 2000 pe data de 27 aprilie 1999. Prin rezoluţia nr. 460/12 mai 1999 a directorului Oficiului Registrului Comerţului Cluj s-a dispus înscrierea în Registrul Comerţului a emblemei „DIESEL 2000”, cu elemente figurative.
La rândul ei, pârâta-intimată de rangul 1, pc data de 28 aprilie 1999, deci ulterior datei de 27 aprilie 1999, când reclamanta-recurentă şi-a schimbat denumirea, a solicitat şi obţinut dovadă de disponibilitate a denumirii DIESEL RAPID TAXI SRL, precum şi disponibilitatea pentru două embleme ce cuprind ca clement distinctiv termenul „DIESEL”. La 30 aprilie 1999, asociatul unic al SC R.T. SRL a hotărât modificarea denumirii socictăţii în DIESEL RAPID TAXI SRL. La data de 7 februarie 2003 pârâta-intimată de rândul 1 şi-a modificat denumirea în DIESEL SRL.
La data construirii depozitului reglementar, pârâta era în deplină cunoştinţă de cauză că, încă din data de 27 aprilie 1999, societatea recurentă avea ca nume comercial „TAXI DIESEL CLUB 2000” şi că pe data de 12 mai 1999 era aprobată şi emblema corespunzătoare acestei denumiri.
înregistrarea mărcii în aceste condiţii s-a făcut pentru ca pârâta să se bucure de publicitatea făcută deja de recurentă şi pentru înlăturarea sa de pe piaţă.
2.2. Prin notificarea trimisă în luna martie 2006 li s-a cerut imperativ să elimine cuvântul „DIESEL”, care face parte din structura denumirii societăţii recurente şi pentru care are emblemă înregistrată.
2.3. Cererea reconvenţională din dosarul nr. 716/2006 al Tribunalului Comercial Cluj denotă reaua-credinţă la înregistrarea mărcii.
2.4. Rcaua-crcdinţă este demonstrată, printre altele, prin urmărirea sau reprezentarea prejudiciului pe carc o asemenea operaţiune îl va produce unui concurent, alături de somaţia adresată, după înregistrarea mărcii, de încctare a activităţii comerciale, în scopul prejudicierii.
înregistrarea mărcii este calificată ca fiind făcută cu rea-credinţă şi atunci când se analizează ca fiind o fraudă în dauna intereselor unui terţ, frauda la lege sau abuzul de drept. Frauda în dauna intereselor unor terţi trebuie reţinută când depozitul este făcut de cel care cunoştea existenţa unor fapte de folosire, chiar şi a unui semn neînregistrat, de către un concurent; el realizează că nu pot folosi ambii aceiaşi marcă şi urmăreşte să înlăture de pe piaţă pe acel concurent, folo-sindu-se de efectul atributiv al depozitului; sub aspectul abuzului de drept, depozitul constituit de pârâtă nu este în scopul aproprierii semnului, din moment ce marca este notorie pe plan internaţional, sens în care pârâta a şi cerut acordul titularului mărcii internaţionale înregistrate în România sub nr. 2 R 200626, anume societatea germană D.C. AG - raţiunea constituirii depozitului fiind înlăturarea reclamantei, ca socictate concurentă în prestarea serviciilor de taximetrie.
3. La data de 13 iulie 2006 şi reclamanta a obţinut declaraţia de acord a titularului mărcii internaţionale să breveteze ca marcă pentru
activităţile comerciale de taximetrie cuvântul „DIESEL”. In aceste condiţii, pârâta nu arc niciun drept să le interzică folosirea semnului, inclusiv în cadrul firmei şi al emblemei.
4. Şi încălcarea reglementărilor internaţionale privind protecţia numelui comercial se analizează ca o expresie a relei-credinţe.
Pârâta era în cunoştinţă de cauză că prin înregistrarea mărcii se aduce atingere dreptului la nume comercial al reclamantei. Sunt avute în vedere în acest sens dispoziţiile art. 8 ale Convenţiei de la Paris -forma revizuită la Stockholm la 14 iulie fiind ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fară niciun fel de rezervă în ceea ce priveşte articolul menţionat - care protejează numele comercial.
Intimata SC D. SRL a formulat întâmpinare în care, pe lângă apărări pe fondul cauzei, a solicitat decăderea reclamantei din dreptul de a solicita anularea mărcii în temeiul art. 48 alin. (1) lit. e); astfel, s-a arătat că art. 48 alin. (3) din lege prevede că termenul în care poate fi anulată înregistrarea mărcii pentru acest motiv este de 5 ani şi curge de la data înregistrării mărcii, iar marca în discuţie a fost înregistrată de intimată la data de 27 noiembrie 2000.
Această excepţie urmează să fie analizată prin corclaţie cu primul motiv de recurs, dată fiind interdependenţa dintre acestea.
Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, înalta Curte constată că recursul este nefondat în considerarea celor ce succed.
1. Cauza a fost analizată de către instanţe în limitele impuse prin cererea de chemare în judecată, ceea ce face ca primul motiv de recurs să nu fie susţinut de cele arătate în dezvoltarea acestuia.
Prin urmare, instanţele s-au pronunţat în cauză cu respectarea dispoziţiilor art. 129 alin. final C. proc. civ., care impun obligaţia magistratului de a se pronunţa numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.
Intr-adevăr, în motivarea în drept a acţiunii sunt menţionate dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) şi urm. din Legea nr. 84/1998.
Deşi s-a făcut o asemenea motivare în drept, din motivarea în fapt a acţiunii reiese că se susţine petitul acesteia, în care s-a solicitat anularea înregistrării mărcii numai pentru înregistrarea cu rea-credinţă de către pârâtă, cerere care se încadrează în dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Din motivarea acţiunii nu rezultă că intenţia, voinţa reclamantului a fost cea de a sesiza instanţa şi în temeiul art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, respectiv pentru cauza de nulitate vizând conflictul mărcii cu numele comercial.
In aceste condiţii, o trimitere la dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. e) din lege în cererea de apel şi în concluziile scrise formulate în dosarul de apel nu prezintă relevanţă juridică, dat fiind faptul că art. 294 C. proc. civ. interzice formularea de cereri noi în dosarul de apel.
Articolul 129 alin. (5) C. proc. civ. consacră rolul activ al magistratului, subliniat în finalul primului motiv de recurs; dată fiind însă cererea formulată de reclamantă, nu putea exista niciun dubiu în ccea ce priveşte temeiului legal în baza căruia a fost sesizată instanţa, nefiind necesară o dezbatere asupra acestui aspect.
In condiţiile în care prima instanţă nu a fost sesizată cu o cerere de anulare a mărcii în temeiul art. 48 alin. (1) lit. e), nu se mai impune analizarea apărării vizând termenul de formulare a acesteia, formulată pe calea întâmpinării de către intimată.
2. Criticile formulate vizând reaua-credinţă a intimatei la înregistrarea mărcii în discuţie sunt de asemenea nefondate.
2.1. Sub un prim aspect, s-a invocat de către recurentă faptul că, la data constituirii depozitului reglementar, intimata cunoştea faptul că încă din data de 27 aprilie 1999 recurenta avea ca nume comercial TAXI DIESEL CLUB 2000 şi că la data de 12 mai 1999 era aprobată şi emblema corespunzătoare acestei denumiri; astfel, prin înregistrarea
mărcii, pârâta nu a vrut decât să se bucure de publicitatea deja făcută de recurentă şi să o înlăture de pe piaţă.
înalta Curte nu poate reaprecia situaţia relatată detaliat în cadrul criticii, pentru următoarele motive:
Prin decizia de apel s-a reţinut ca situaţie de fapt, care nu mai poate fi reapreciată în recurs în urma abrogării pct. 11 al art. 304 C. proc. civ., că ambele părţi şi-au schimbat denumirea în perioada aprilie - mai 1999, în cuprinsul numelui comercial fiind inclus elementul verbal „DIESEL”; de asemenea, ambele părţi şi-au înregistrat ca embleme semne ce cuprindeau elementul verbal „DIESEL”.
S-a mai reţinut că cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă de către pârâtă la data de 27 noiembrie 2000, după aproximativ 1 an şi 6 luni de la data la care ambele părţi şi-au schimbat denumirea şi au activat pe piaţă folosind semne similare celui înregistrat ca marcă de către pârâtă.
La cererca pârâtei-intimate din prezenta cauză, prin sentinţa civilă nr. 236/16 aprilie 2003, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, s-a anulat certificatul de înregistrare a mărcii „DIESEL” având ca titular pe recurentă. Prin decizia civilă nr. 506 A/4 noiembrie
2003, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, s-a respins, ca nefondat, apelul recurentei din prezenta cauză, decizia fiind
menţinută prin decizia nr. 409/17 ianuarie 2006, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Sccţia civilă şi de proprietate intelectuală.
înalta Curte a constatat în acest litigiu că intimata din prezenta cauză este prima socictate carc a înţeles să îşi protejeze serviciile prin intermediul unui semn distinctiv, obţinând în acest sens şi acordul „DIESEL” Germania; s-a făcut referire în acest sens la dovada de disponibilitate a firmei emisă de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cluj la 28 aprilie 1999 şi actul adiţional la statutul intimatei autentificat sub nr. 2395/30 aprilie 1999.
Aceste aspecte lămurite prin decizia anterioară de recurs se bucură de putere de lucru judecat, sunt opozabile recurentei şi nu mai pot fi reapreciate în prezentul litigiu.
In raport de aceste elemente, nu se poate reţine o publicitate anterioară a semnului protejat prin marcă, făcută de către recurentă prin folosirea numelui său comercial, publicitate de care ar fi vrut să se bucure intimata prin înregistrarea mărcii.
2.2. Un alt aspect sub care s-a invocat reaua-credinţă a intimatei la înregistrarea mărcii a fost ccl referitor la notificarea trimisă în luna
martie 2006, prin care li s-a cerut să elimine cuvântul „DIESEL" din denumirea societăţii, pentru carc are şi emblemă înregistrată.
Reaua-credinţă se analizează în raport de atitudinea subiectivă pc care titularul mărcii a avut-o la data constituirii depozitului reglementar.
Este însă posibil ca un comportament ulterior al solicitantului să confirme că acesta a fost de rea-credinţă la data formulării cererii; un asemenea comportament nu poate fi reţinut în sarcina intimatei.
Notificarea precizată de către recurentă nu este decât urmarea soluţionării irevocabile a litigiului anterior în luna ianuarie (cu două luni înainte), prin care marca deţinută de către recurentă, având acelaşi semn distinctiv, a fost anulată pentru înregistrare cu rea-credinţă; acest lucru rezultă în mod clar din notificare, în care se arată că solicitarea are la bază hotărârile judecătoreşti din litigiul anterior.
Demersul intimatei susţinut pe hotărârea irevocabilă pronunţată în litigiul anterior poate fi justificat, ca atitudine subiectivă, pe drepturile confcrite de Legea nr. 84/1998 titularului mărcii.
Utilizarea de cătrc un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia este posibil să crceze confuzie cu privire la originea produselor sau serviciilor celor doi întreprinzători; această situaţie poate genera, prin urmare, un conflict caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate intelectuală, pentru rezolvarea căruia este necesară demararea oricărui demers, inclusiv apelul la justiţie.
Dacă solicitarea făcută prin notificarea formulată de către intimată este sau nu întemeiată nu se poate analiza în cadrul procesual al litigiului de faţă, însă, cu siguranţă, nu poate dovedi reaua-credinţă a intimatei la data înregistrării mărcii.
2.3. In cererea reconvenţională din dosarul nr. 716/2006 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj sunt cuprinse apărările formulate de către intimată, ca urmare a demersului făcut de către recurenta din prezenta cauză prin care a chemat-o în faţa instanţei.
Prin acţiunea ce formează obiectul acestui dosar recurenta din prezenta cauză a cerut ca instanţa să constate: 1. că prin inscripţionarea pe cupola taximetrelor ce funcţionează în cadrul firmei sale a denumirii cu care a fost înregistrată în Registrul Comerţului încă din anul 1991 de societate, nu se aduce atingere dreptului la marca „DIESEL” înregistrată de intimata din prezenta cauză; 2. pe cale de consecinţă, să se dispună autorizarea societăţii reclamante să-şi inscripţioneze pe cupola şi pc portierele autoturismelor pe carc le utilizează ca taxiuri propria denumire, în baza art. 38 din Legea nr. 84/1998.
Prin cercrca reconvenţională s-a solicitat să se dispună interzicerea folosirii semnului distinctiv în discuţie, inclusiv prin aplicarca pe cupola sau caroseria autoturismelor, precum şi modificarea firmei şi a emblemei prin înlăturarea acestui semn.
Apărările formulate în cauză pe calea cererii reconvenţionale au fost justificate pe litigiul anterior vizând anularea mărcii deţinute de recurentă, pe calitatea intimatei de primă societate înregistrată la registrul comerţului, precum şi pe acordul companiei germane D.C., în calitate de titular al mărcii „DIESEL”, pentru ca marca să fie înregistrată de intimată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, aspecte care, după cum s-a reţinut mai sus, nu sunt în măsură să dovedească reaua-credinţă a intimatei la înregistrarea mărcii.
Prin această poziţie procesuală partea nu a făcut decât să-şi protejeze drepturile conferite de marcă şi de calitatea invocată de prima societate înregistrată, solicitând instanţei să lămurească existenţa conflictului dintre părţi.
2.4. Nici aspectele invocate, sub variate forme, pentru susţinerea relei-credinţe, nu sunt fondate.
Frauda poate consta în cunoştinţa pe care o are cel care face depozitul asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva are intenţia de a folosi; el realizează că nu pot folosi ambii aceiaşi marcă, dar profită de faptul că aceasta nu a fost încă depusă în România; titularul eludează regulile concurenţei loiale de a nu folosi un semn distinctiv ce aparţine unui concurent şi urmăreşte să-l înlăture de pe piaţă pe acel concurent folosindu-se de efectul atributiv al depozitului.
In ceea ce priveşte folosirea semnului distinctiv, după cum s-a reţinut mai sus sub pct. 2.1., intimata era la data constituirii depozitului reglementar un utilizator, avându-1 inclus în numele comercial, fiind şi prima societate comercială care şi-a protejat, prin disponibilitatea firmei, serviciile prin intermediul semnului distinctiv „DIESEL” -aspect reţinut cu putere de lucru judecat în litigiul anterior.
Criticile nu sunt fondate nici sub aspectul abuzului de drept în constituirea depozitului reglementar.
Faţă de datele concrete ale speţei şi cele invocate în susţinerea acestei critici, nu se poate susţine că depozitul nu a fost efectuat pentru a se apropria acest semn distinctiv.
Notorietatea pe plan internaţional a semnului protejat prin marca în discuţie poate constitui temei distinct pentru anularea mărcii, în
condiţiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanţa nefiind învestită cu o asemenea cererc.
Astfel, se poate anula înregistrarea mărcii făcute cu nercspectarca dispoziţiilor art. 6, iar la art. 6 lit. d) se arată că marca este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
In niciun caz acest aspect nu poate justifica o rea-credinţă a intimatei la înregistrarea mărcii.
Obţinerea acordului titularului mărcii internaţionale, motiv pentru care i s-a admis contestaţia formulată împotriva avizului de refuz provizoriu dat iniţial asupra cererii sale de înregistrare a mărcii, susţine intenţia reală a intimatei de a-şi apropria acest semn şi a-şi proteja, cu respectarea legii, serviciile prestate sub marca respectivă pe teritoriul României.
Pe de altă parte, critica vizând notorietatea mărcii internaţionale „Diesel” al cărci titular este socictatea germană D.C. AG poate viza frauda în dauna intereselor unui terţ, ca manifestare a unei atitudini subiective ce ar demonstra reaua-credinţă.
Se poate constata că în acest caz sunt protejate interesele terţului, în speţă ale titularului mărcii notorii, carc ar putea fi vătămat prin eventualele bencficii nemeritate obţinute de pc urma succesului şi aprecierii de cătrc public a unei mărci notorii.
3. Ultima critică invocată execde cadrul procesual al litigiului de faţă, care este limitat la analizarea îndeplinirii cerinţelor legale, în limitele imputate, la data formulării cercrii de înregistrare a mărcii de cătrc intimată.
4. Cu privire la ultimul motiv de recurs, urmează a fi reţinute cele arătate mai sus sub pct. 1, referitoare la cauza de anulare a înregistrării mărcii în temeiul art. 48 alin. (1) lit. e) din lege.
Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate criticile formulate,
înalta Curte a făcut aplicarea şi a art. 312 alin. (1) C. proc. civ. şi a dispus respingerea recursului, ca nefondat. Cu aplicarea art. 274 C. proc. civ., recurenţii-reclamanţi au fost obligaţi la plata sumei de 2380 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă.
| ← Drept de autor. Programe pentru calculator. Infracţiuni. Termen... | Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Rea-credinţă.... → |
|---|
