Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG)
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23,
art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, art. 1 alin. (2), art. 8
I. în ceea ce priveşte numele comercial, acesta nu este expres enumerat în cuprinsul art. 23 din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a formulat opoziţia la înregistrarea mărcii solicitantei, dar face parte din categoria „orice alt drept de proprietate industrială protejat”, la care se referă textul de lege amintit.
Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială rezultă din dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883.
Potrivit art. 1 alin. (2) din Convenţie, „protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurentei neloiale”.
Potrivit art. 8 din Convenţie, „numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ”.
Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a Convenţiei a
fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fără nici un fel de rezervă în ceea ce priveşte articolele citate anterior.
De aici rezultă că România, ca parte contractantă, recunoaşte numelui comercial calitatea de obiect de protecţie al dreptului de proprietate industrială; totodată, este ţinută de respectarea clauzei din Convenţie, atât în temeiul principiului de drept internaţional pacta sunt servanda, cât şi al art. 11 alin. (2) din Constituţia
României, potrivit căruia tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii fac parte din dreptul intern.
II. Potrivit art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, pentru înregistrarea mărcii cu rea-credinţă, orice persoană interesată poate să solicite anularea mărcii.
Dacă reaua-credinţă poate fi invocată după înregistrarea mărcii ca temei al anulării acesteia, atunci trebuie admis că poate fi invocată şi pe calea opoziţiei formulate în procesul de înregistrare a mărcii, pentru a preveni înregistrarea unei mărci anulabile.
Pentru a putea invoca reaua-credinţă, nu este necesar ca oponenta să fie titulara unei mărci anterior înregistrate, aşa cum
susţine intimata, reaua-credintă constituind un motiv distinct de anulare a mărcii faţă de cele întemeiate pe nerespectarea motivelor absolute de refuz, prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, sau pe nerespectarea anteriorităţii, prevăzută de art. 6 din acelaşi act normativ.
Deşi recurenta-oponentă nu înregistrase ca marcă denumirea „SABADSAG”, utiliza această denumire ca marcă pentru activitatea de editare a ziarului şi pentru publicitate, iar intimata, având cunoştinţă de această împrejurare, a urmărit să obţină pentru sine înregistrarea mărcii, în scopul de a realiza un avantaj comercial prin permiterea folosirii mărcii de către intimată contra-cost, fiind de rea-credinţă în sensul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
III. Pentru a se putea considera că o marcă este notorie, trebuie ca ea să îndeplinească cerinţele art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în sensul de a fi larg cunoscută, pe teritoriul României, în cadrul
segmentului de public vizat de produsele sau serviciile pe care tinde să le protejeze respectiva marcă.
Legea nu impune condiţia ca marca să fie cunoscută pe întregul teritoriu al ţării, cu alte cuvinte ca segmentul de public vizat de marcă să fie distribuit pe suprafaţa întregii ţări. Este suficient ca în cadrul segmentului de public relevant, oriunde s-ar afla acesta pe teritoriul României, o mare parte a acestui segment să cunoască marca.
în aprecierea notorietăţii mărci trebuie să se ţină seama de proporţia în care marca este cunoscută, şi nu de proporţia în care produsul vizat de marcă este utilizat de consumatori.
Notorietatea mărcii nu înseamnă în mod obligatoriu gradul în care o marcă este folosită sau apreciată de consumatorii efectivi, ci gradul în care aceasta este cunoscută de potenţialii consumatori.
în aproximarea procentului de persoane care cunosc marca, s-a ajuns la concluzia că 55,9% din segmentul persoanelor vizate de produs cunosc ziarul, adică mai mult de jumătate, ceea ce conduce la concluzia că marca este larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant.
C.A. Bucureşti Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 91/R din 26 aprilie 2005, în C.J. nr. 9/2005, p. 54 şi în R.R.D.P.I. nr. 3(4)/septembrie 2005, p. 213
La data de 22 martie 2002, SC R. România SRL a depus spre înregistrare marca verbală individuală „SZABADSAG” pentru produse şi servicii din clasele 9, 16, 35, 39, 41, 43 şi 44.
La data de 23 mai 2002, O.S.I.M. a constatat că sunt îndeplinite condiţiile minime de constituire a depozitului naţional reglementar dar, în urma examinării de fond a mărcii, la data de 4 octombrie 2002 s-a emis Avizul de refiiz provizoriu nr. 1028556, constatându-se existenţa unui conflict cu o serie de mărci anterior înregistrate: LIBERTATEA nr. 16784, LIBERTATEA EDIŢIE NAŢIONALĂ nr. 41513 şi LIBERTATEA nr. 46621.
Ulterior, ca urmare a răspunsului formulat de solicitantă, a fost emisă decizia O.S.I.M. nr. 1033231, de admitere la înregistrare a mărcii pentru produse şi servicii din clasele 9, 16, 35, 39, 41, 43 şi 44.
La data de 8 noiembrie 2002, SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL a formulat opoziţie împotriva deciziei O.S.I.M. de admitere la înregistrare a mărcii solicitantei.
In motivare, oponenta a invocat faptul că este titulara numelui comercial SC SZABADSAG - Editare, Difiizare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL, că editează un ziar propriu sub denumirea „SZABADSAG” încă din data de 23 decembrie 1989, că ziarul să distribuie în mai multe judeţe ale ţării şi că solicitanta a cerut înregistrarea mărcii cu rea-credinţă.
Prin decizia nr. 914/20.02.2003, O.S.I.M. a admis opoziţia şi a respins la înregistrare marca SZABADSAG nr. 50987 aparţinând solicitante SC R. România SRL.
Pentru a pronunţa această decizie, Comisia a reţinut că oponenta invocă un drept anterior, constând în numele comercial SC SZABADSAG -Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL, care a fost înregistrat în Registrul Comerţului, arc un obiect de activitate constând
în editarea publicaţiei proprii, respectiv ziarul SZABADSAG, şi există un risc de confuzie pentru public între numele comercial al oponentei şi marca a cărei înregistrare se solicită.
împotriva acestei decizii a formulat contestaţie solicitanta SC R. România SRL, susţinând faptul că oponenta nu beneficiază de nici un drept anterior mărcii.
Prin hotărârea nr. 194/3.09.2003, Comisia de Reexaminare Mărci din cadrul O.S.I.M. a respins contestaţia formulată de solicitantă, pentru următoarele considerente:
Oponenta este titulara unui drept de proprietate industrială anterior protejat, constând în denumirea comercială înregistrată la registrul comerţului la data de 23 august 1991, anterior constituirii depozitului mărcii la data de 22 martie 2002.
Oponenta are ca obiect de activitate editarea publicaţiei proprii, ziarul „SZABADSAG”, ziar care apare sub această denumire de la data de 23 decembrie 1989, după înfiinţarea redacţiei Ziarului în data de 22 decembrie 1989.
Comisia a mai reţinut că nu există niciun impediment pentru care SC R. România SRL să editeze un ziar local în limba maghiară sub marca „LIBERTATEA”, a cărei titulatură este, marcă notorie pentru cititorii de presă din România, dar a constatat că există un risc de confuzie în cazul în care aceeaşi societate comercială ar edita o publicaţie cu titlul „SZABADSAG”.
Având în vedere şi segmentul de public căruia i se adresează marca, s-a reţinut de către Comisie că există un risc de confuzie între numele comercial invocat ca drept anterior şi marca solicitantei, consumatorul putând crede că marca „SZABADSAG” aparţine celui care editează cotidianul cu acelaşi nume.
împotriva acestei hotărâri a declarat apel solicitanta SC R. România SRL, invocând următoarele motive:
Comisia de reexaminare a respins contestaţia fară să indice vreo prevedere legală care să justifice soluţia, însuşindu-şi în mod eronat argumentele formulate de oponentă.
Apelanta susţinut că numele comercial nu constituie un drept de proprietate industrială protejat, deoarece numele comercial - sinonim cu denumirea socială a comerciantului persoană juridică - reprezintă, din punct de vedere juridic, un drept personal nepatrimonal, pe când drepturile de proprietate industrială asupra semnelor distinctive sunt esenţialmente patrimoniale.
în consecinţă, numele comercial nu poate fi opus pentru a refuza înregistrarea unei mărci.
Un argument în plus în sprijinul acestei susţineri a fost acela că rezervarea denumirii unui comerciant se poate face la nivel judeţean, iar nu la nivel naţional; în atare condiţii, este absurd să se pretindă că pot exista mai mulţi comercianţi cu acelaşi nume comercial, dar că nu se poate înregistra ca marcă un semn, pe motiv că este folosit în cuprinsul numelui comercial al unui alt comerciant.
De altfel, numele comercial nu este menţionat ca un drept de proprietate industrială printre motivele de refuz la înregistrarea unei mărci potrivit art. 5, art. 6 şi art. 23 din Legea nr. 84/1998.
Apelanta mai susţine că protejarea numelui comercial conform Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale nu poate fi reţinută, deoarece Convenţia conţine prevederi de drept public internaţional, care reglementează drepturile şi obligaţiile statelor membre ale Uniunii de la Paris, precum şi prevederi cu caracter administrativ, iar, în lipsa unui text de implementare în legea română, un text internaţional nu este apt să genereze protecţia internă a unui drept de proprietate industrială. Prin urmare, art. 8 din Convenţie nu este de directă şi imediată aplicare.
Pe de altă parte, numele comercial al oponentei este, în fapt, „SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export, Consignaţie SRL”, şi nu doar „SZABADSAG”, iar societatea are mai multe obiecte de activitate, de care comisia nu a ţinut seama, şi anume: comerţul cu amănuntul de produse alimentare, băuturi, tutun şi produse nealimentare în magazine specializate.
In opinia apelantei, analiza criteriul distinctivităţii unei mărci se face în raport cu o altă marcă înregistrată, iar nu cu numele unei mărci neînregistrate, cum eronat s-a susţinut în hotărârea apelată.
Din acest punct de vedere, nu există niciun drept anterior la marcă pe care oponenta să-l poată invoca în baza art. 6 din Legea nr. 84/1998, astfel că niciunul din motivele invocate de oponentă nu reprezintă un temei legal pentru respingerea înregistrării mărcii solicitantei.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, invocând, în esenţă, anterioritatea dreptului său de proprietate industrială constând în numele comercial, notorietatea mărcii sale utilizate pentru editarea ziarului „SZABADSAG” şi reaua-credinţă a apelantei la înregistrarea mărcii cu acelaşi nume.
Prin decizia civilă nr. 366/25 mai 2004, Tribunalul Bucureşti -Secţia a IV-a civilă a admis apelul, a schimbat în tot hotărârea nr. 194/3.09.2002 a Comisiei de reexaminare-mărci din cadrul O.S.I.M., a admis contestaţia formulată de SC R. România SRL împotriva deciziei nr. 914/20.02.2003 a Comisiei de reexaminare a opoziţiilor şi a dispus înregistrarea mărcii SZABADSAG nr. 50987, cu număr de depozit M 2002/01592/22.03.2002, pentru clasele de produse şi servicii nr. 9, 16, 35, 39, 41, 43 şi 44.
Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul a reţinut următoarele:
Numele comercial nu constituie un drept de proprietate industrială anterior protejat deoarece, dacă ar fi fost aşa, nu mai avea rost ca la 4 decembrie 2002 oponenta să depună la O.S.I.M. cerere pentru înregistrarea mărcii „SZABADSAG” pentru clasele 9, 16, 35, 39, 41 şi 42, cu ocazia examinării căreia O.S.I.M. a emis Avizul de refuz provizoriu nr. 1019946, constatând că la înregistrarea mărcii se opune marca anterior înregistrată „SZABADSAG" nr. 50987.
Dacă numele comercial ar fi constituit un drept de proprietate industrială anterior protejat, nu mai era necesar nici ca oponenta să formuleze cerere de înregistrare a mărcii.
Convenţia de la Paris poate deveni aplicabilă numai în condiţiile art. 2 din Legea nr. 84/1998, respectiv în cazul persoanelor fizice şi juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, şi nu subiectelor de drept de naţionalitate română, scopul reglementării fiind asigurarea protecţiei unioniştilor în aceleaşi condiţii ca şi pentru naţionali, dacă îndeplinesc formalităţile şi cerinţele legii.
Articolul 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 prevede situaţia de refuz de înregistrare a unei mărci dacă există similaritate cu o marcă anterioară; prin aplicarea criteriului distinctivităţii, raportarea se realizează la alte mărci înregistrate, astfel încât comisiile din cadrul O.S.I.M. au greşit atunci când au considerat că marca anterioară este indisponibilă prin aproprierea anterioară a semnului ca nume comercial.
împotriva deciziei tribunalului au declarat recurs intimaţii SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export, Consignaţie SRL şi O.S.I.M.
Rccurenta-oponcntă a invocat în drept dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 10 C. proc. civ., iar recurentul O.S.I.M. şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., însă în ambele cereri de recurs s-au invocat aceleaşi critici, care urmează să fie grupate şi analizate împreună, după cum urmează:
I. Instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit legea atunci când a reţinut că numele comercial nu constituie un drept de proprietate anterior protejat.
Numele comercial al unei firme este un drept de proprietate industrială, fiind consfinţit ca atare prin dispoziţiile Convenţiei de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietăţii industriale şi ale Convenţiei pentru înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.
Potrivit art. 1 pct. 2 din Convenţia de la Paris, „protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modele de utilitate, desenele sau modele industriale, mărcile (...) numele comerciale (...)”.
In art. 8 al aceleaşi Convenţii se prevede clar că „numele comercial va fi protejat în toate ţările uniunii, fară obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu face parte dintr-o marcă de comerţ sau de fabrică.”
Referindu-se la aplicabilitatea Convenţiei de la Paris numai „unioniştilor” instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora de dispoziţiile acestei legi beneficiază şi persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, în condiţiile convenţiilor internaţionale privind mărcile şi indicaţiile geografice la care România este parte.
Tratatele internaţionale ratificate de Parlamentul României fac parte integrantă din dreptul intern, conform art. 11 din Constituţia României, şi sunt aplicabile şi persoanelor fizice şi juridice române.
România a ratificat Convenţia de la Paris, aşa încât nu se poate susţine că dispoziţiile sale nu se aplică persoanelor fizice şi juridice române, iar art. 2 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 84/1998 prevede că mărcile sunt protejate în România conform dispoziţiilor legii şi cu respectarea tratatelor şi convenţiilor la care România este parte.
II. Recurenta SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL este titulara numelui comercial care conţine cuvântul „SZABADSAG”, fiind înregistrată în Registrul Comerţului în temeiul Legii nr. 26/1990, iar intimata doreşte să-i smulgă abuziv această denumire, înregistrând-o ca marcă, fară să justifice că în spatele acestui cuvânt ar exista sau va exista vreun produs industrial ce ar trebui să beneficieze de protecţie.
Dacă totuşi intenţia intimatei este aceea de a lansa pe piaţă un cotidian cu denumirea „SZABADSAG”, aceasta ar crea confuzie, cât şi prejudicii recurentei, care foloseşte această denumire comercială din anul 1989.
Intenţia intimatei are un substrat comercial, respectiv pe acela ca, în urma înregistrării mărcii, să-i ofere recurentei dreptul de folosinţă al acesteia în baza unui contract, aşa cum rezultă chiar din oferta depusă în copie la dosar, fiind aplicabile în speţă dispoziţiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 care sancţionează înregistrarea mărcii cu rea-credinţă.
III. Recurenta SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL utilizează denumirea SZABADSAG pentru ziarul pe care-1 editează din anul 1989, denumire care a devenit între timp marcă notorie, în raport de segmentul de piaţă reprezentat de 10% din populaţia ţării şi de faptul că este larg cunoscută în rândurile acestui segment, fiind cea mai citită publicaţie de presă în limba maghiară din România.
Recurentele au solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei şi respingerea apelului, cu consecinţa menţinerii hotărârii Comisiei de reexaminare mărci din cadrul O.S.I.M. ca fiind temeinică şi legală.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, invocând o serie de excepţii asupra cărora instanţa s-a pronunţat la termenul din 15 aprilie 2005, susţinerile părţilor şi considerentele curţii fiind cuprinse în încheierea de dezbateri de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Pe fond, intimata a solicitat respingerea recursurilor ca neîntemeiate, reiterând motivele expuse în cererea de apel cu privire la inexistenţa unui drept al oponentei, anterior protejat de legislaţia în vigoare.
De asemenea, a susţinut că notorietatea mărcii recurentei-oponente nu poate fi analizată, deoarece această susţinere este formulată direct în recurs; cum recursul reprezintă o cale extraordinară de atac, nu pot fi invocate motive noi, recursul neputând fi exercitat otnisso medio.
Pe de altă parte, nu se poate reţine notorietatea mărcii recurentei, deoarece aceasta editează un ziar local, difuzat în mai puţin de 10% din teritoriul României, respectiv numai în 3 judeţe şi, fiind editat în limba maghiară, nu este cunoscut nici de întreaga populaţie a celor trei judeţe în care este difuzat.
Prin urmare, nu sunt îndeplinite condiţiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
In recurs, a fost completată proba cu înscrisuri conform art. 305 C. proc. civ.
Recursurile sunt fondate şi urmează a fi admise pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 23 din Legea nr. 84/1998, în termen de 3 luni de la data publicării mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi titularului unui drept anterior cu privire la imaginea sau numele patronimic, la indicaţie geografic protejată, un desen sau un model industrial protejat, la orice alt drept de proprietate industrială protejat sau la un drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată pot face opoziţie la O.S.I.M. cu privire la marca publicată.
I. Recurenta SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL a formulat un prim motiv de opoziţie la înregistrarea mărcii verbale „SZABADSAG" de către intimată, întemeiat pe anterioritatea dreptului său de proprietate industrială, constând în numele său comercial, motiv pe care atât Comisia de examinare, cât şi cea de reexaminare din cadrul O.S.I.M. şi l-au însuşit.
Hotărârile celor două comisii sunt legale, avându-se în vedere dispoziţiile incidente în cauză.
In ceea ce priveşte numele comercial, acesta nu este expres enumerat în cuprinsul art. 23 din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a formulat opoziţia la înregistrarea mărcii solicitantei, dar face parte din categoria „orice alt drept de proprietate industrială protejat” la care se referă textul de lege amintit.
Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială rezultă din dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883.
Potrivit art. 1 alin. (2) din Convenţie, „protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale”.
Potrivit art. 8 din Convenţie, „numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fară obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ”.
Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a Convenţiei a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fară niciun fel de rezervă în ceea ce priveşte articolele citate anterior.
De aici rezultă că România, ca parte contractantă, recunoaşte numelui comercial calitatea de obiect de protecţie al dreptului de proprietate industrială; totodată, este ţinută de respectarea clauzei din Convenţie, atât în temeiul principiului de drept internaţional pacta
sunt servanda, cât şi al art. 11 alin. (2) din Constituţia României, potrivit căruia tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
Prin urmare, nu este necesar - aşa cum susţine intimata - ca, printr-un act normativ intern, să se prevadă expres că numele comercial este protejat ca drept de proprietate industrială.
In dreptul românesc numele comercial este reglementat prin Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, iar Convenţia de la Paris, odată ratificată, face parte, de asemenea, din dreptul intern şi permite calificarea numelui comercial ca obiect de protecţie al dreptului de proprietate industrială, indiferent dacă face sau nu parte dintr-o marcă.
Referirea tribunalului la domeniul de aplicare, din punct de vedere al persoanelor, al Convenţiei de la Paris nu are nici un suport legal, neexistând niciun text care să prevadă că această convenţie se aplică numai persoanelor fizice şi juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României.
De asemenea, argumentul instanţei de apel, potrivit căruia existenţa numelui comercial ca drept de proprietate industrială anterior protejat ar fi făcut inutil demersul recurentei de înregistrare la O.S.I.M. a mărcii „SZABADSAG”, nu poate fi reţinut.
Titularul unui drept de proprietate industrială anterior protejat, altul decât dreptul la marcă, poate avea interes să solicite protejarea şi ca marcă a respectivului drept, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 84/1998 referitoare la înregistrarea mărcilor, după cum se poate justifica şi interesul în a formula opoziţie la înregistrarea de către un terţ a unei mărci, despre care pretinde a veni în conflict cu dreptul său anterior protejat.
In speţă, recurenta SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL a invocat şi, prin probele depuse la dosar, a şi dovedit că este titulara numelui comercial înregistrat la Registrul Comerţului, nume în compunerea căruia intră elementul verbal „SZABADSAG”, a cărui înregistrare o solicită intimata SC R. România SRL.
Intemeindu-şi decizia pe inexistenţa unui drept de proprietate anterior protejat, tribunalul nu a mai analizat argumentele apelantei referitoare la lipsa riscului de confuzie între numele comercial al oponentei şi marca a cărei înregistrare o solicită.
Sub acest aspect, decizia Comisiei de reexaminare mărci din cadrul O.S.I.M. este legală şi temeinică, deoarece în mod corect se reţine că există un risc de confuzie între cele două semne distinctive.
Astfel, intimata a solicitat înregistrarea mărcii verbale „SZABADSAG” pentru clasele: 9, 16, 35, 39, 41, 43 şi 44, iar recurenta este o societate comercială înregistrată în Registrul Comerţului sub numele de SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL, având ca obiect de activitate principală editarea ziarelor, aşa după cum rezultă din certificatul de înregistrare eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie.
Faptul că în numele comercial al recurentei apar şi alte cuvinte sau faptul că această societate comercială are ca obiect şi alte activităţi comerciale nu este de natură să înlăture riscul de confuzie, câtă vreme elementul principal, distinctiv al numelui comercial în constituie cuvântul „SZABADSAG”, care înseamnă „libertate” în limba maghiară, iar acest cuvânt se încearcă a fi înregistrat ca marcă de către societatea comercială intimată, printre altele tocmai pentru editarea de publicaţii sub această denumire.
Este adevărat că înregistrarea unei mărci la O.S.I.M. pe cale naţională produce efecte pe întreg teritoriul României, dar în aprecierea riscului de confuzie nu se poate face abstracţie de segmentul de public vizat care, în speţă, este constituit din populaţia de origine maghiară, concentrată într-o anumită arie geografică, precum şi de faptul că societatea comercială ce reclamă anterioritatea denumirii sale este înregistrată într-unul din judeţele situate în această arie şi editează un cotidian care este adresat cititorilor de limbă maghiară concentraţi în aceeaşi zonă a ţării.
Aşadar, există risc de confuzie, cum corect a reţinut O.S.I.M.
II. Un alt doilea motiv pentru care recurenta a formulat opoziţie la înregistrarea mărcii verbale „SZABADSAG” a fost acela al relei-credinţe a intimatei.
Potrivit art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, pentru înregistrarea mărcii cu rea-credinţă, orice persoană interesată poate să solicite anularea mărcii.
Dacă reaua-credinţă poate fi invocată după înregistrarea mărcii, ca temei al anulării acesteia, atunci trebuie admis că poate fi invocată şi pe calea opoziţiei formulate în procesul de înregistrare a mărcii, pentru a preveni înregistrarea unei mărci anulabile.
Pentru a putea invoca reaua-credinţă, nu este necesar ca oponenta să fie titulara unei mărci anterior înregistrate, aşa cum susţine intimata, reaua-credinţă constituind un motiv distinct de anulare a mărcii faţă de cele întemeiate pe nerespectarea motivelor absolute de refuz,
prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, sau pe nerespectarea anteriorităţii, prevăzută de art. 6 din acelaşi act normativ.
în speţă, s-a invocat şi s-a dovedit că intimata avea cunoştinţă de împrejurarea că recurenta-oponentă editează un ziar cu denumirea „SZABADSAG” sau că, în orice caz, cu minime diligenţe, putea afla această împrejurare.
Astfel, ziarul „SZABADSAG” apare încă din data de 23 decembrie 1989, fapt confirmat prin adresa Bibliotecii Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca; publicaţia a participat la următoarele expoziţii organizate la Cluj: Expomedia - Salon specializat în mijloace şi tehnici de promovare prin publicitate, 6-9 iunie 2000; Produs de Cluj
- Expoziţia mărcilor şi produselor realizate în judeţul Cluj, 14-16 iunie 2002; aceeaşi publicaţie se regăseşte frecvent în listele conţinând revista presei, disponibile pe site-ul Guvernului României.
După admiterea la publicare a mărcii sale, intimata a contactat-o pe recurentă, aducându-i la cunoştinţă că, pentru editarea în continuare a ziarului său, este necesar să încheie un contract cu intimata pentru a intra în legalitate; totodată, a expediat recurentei copia contractului de licenţă a mărcii „SZABADSAG”.
De aici rezultă că, deşi recurenta-oponentă nu înregistrase ca marcă denumirea „SZABADSAG”, utiliza această denumire ca marcă, pentru activitatea de editare a ziarului şi pentru publicitate, iar intimata, având cunoştinţă de această împrejurare, a urmărit să obţină pentru sine înregistrarea mărcii, în scopul de a obţine un avantaj comercial prin permiterea folosirii mărcii de către intimată contra-cost, fiind de rea-credinţă în sensul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
III. In ceea ce priveşte notorietatea mărcii recurentei-oponente, contrar celor susţinute de intimată, aceasta nu a fost invocată omisso medio, direct în recurs, astfel încât să nu poată face obiect de analiză în această cale de atac.
In realitate, încă din faza opoziţiei, SC SZABADSAG - Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL a invocat faptul că ziarul „SZABADSAG” este editat de ea din data de 23 decembrie 1989 şi că este cotidianul în limbă maghiară care se difuzează în judeţele Cluj, Alba, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud; prin întâmpinarea depusă la dosar în apel, oponenta a reiterat, ca apărare de fond, pentru menţinerea hotărârii Comisiei de reexaminare, notorietatea mărcii utilizate de ca.
Prin înscrisurile depuse la dosar la O.S.I.M. şi în faţa instanţei de apel s-a făcut dovada datei de la care marca este utilizată, precum şi a faptului că aceasta a participat la o serie de expoziţii de profil.
Pentru a se putea considera că o marcă este notorie, trebuie ca ea să îndeplinească cerinţele art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în sensul de a fi larg cunoscută, pe teritoriul României, în cadrul segmentului de public vizat de produsele sau serviciile pe care tinde să le protejeze respectiva marcă.
Legea nu impune condiţia ca marca să fie cunoscută pe întregul teritoriu al ţării, cu alte cuvinte ca segmentul de public vizat de marcă să fie distribuit pe suprafaţa întregii ţări.
Este suficient ca în cadrul segmentului de public relevant, oriunde s-ar afla acesta pe teritoriul României, o mare parte a acestui segment să cunoască marca.
Sub acest aspect, proba cea mai relevantă a fost administrată de recurenta-oponentă în recurs şi aceasta constă în raportul de cercetare întocmit de lectorul universitar doctor M.T., expert în studiul audienţei mass-media, licenţiat în sociologie, cercetarea fiind executată de Fundaţia M.W. cu sediul în Cluj. Din extrasul depus la dosar rezultă că studiul a fost efectuat pe un eşantion de 711 persoane din segmentul de public relevant, care este reprezentat de locuitorii care au împlinit 18 ani şi se declară maghiari.
In aproximarea procentului de persoane care cunosc marca, din cadrul acestui segment s-a ajuns la concluzia că 55,9% din segmentul persoanelor vizate de produs cunosc ziarul, adică mai mult de jumătate, ceea ce conduce la concluzia că marca este larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant.
In aprecierea notorietăţii mărcii, potrivit art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998, trebuie să se ţină seama de proporţia în care marca este cunoscută, şi nu de proporţia în care produsul vizat de marcă este utilizat de consumatori; procentul de 19,6%, la care se referă intimata în concluziile scrise, nu este relevant în cauză, deoarece acesta este procentul în care populaţia maghiară de peste 18 ani citeşte ziarul zilnic, îl cunoaşte bine şi are păreri despre acesta.
Notorietatea mărcii nu înseamnă însă în mod obligatoriu gradul în care o marcă este folosită sau apreciată de consumatorii efectivi, ci gradul în care aceasta este cunoscută de potenţialii consumatori.
Faţă de cele reţinute, rezultă că recurenta SC SZABADSAG -Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignaţie SRL este îndreptăţită să se opună la înregistrarea de către intimată a mărcii verbale
„SZABADSAG”, atât ca titulară a unui drept de proprietate industrială anterior protejat, constând în numele comercial înregistrat în Registrul Comerţului, cât şi ca titulară a unei mărci notorii, neînregistrată, pentru care, cu rea-credinţă, intimata încearcă să obţină protecţie prin înregistrare, fiind îndeplinite condiţiile art. 24 alin. (3) lit. c) şi art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
In baza art. 296 C. proc. civ., Curtea a admis recursurile şi, conform art. 312 alin. (2) C. proc. civ., a modificat în tot hotărârea recurată, în sensul că a respins apelul ca nefondat, cu consecinţa menţinerii hotărârii Comisiei de reexaminare mărci din cadrul O.S.I.M. şi a soluţiei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii „SZABADSAG” nr. 50987, număr de depozit M 2002/01592/22.03.2002.
| ← Calitatea procesuală pasivă a statului român reprezentat de... | Competenţă. Răspunderea statului pentru erori judiciare... → |
|---|
