Opoziţie la înregistrarea mărcii. Mărci similare (ENERION/ETURION). Produse identice sau similare. Risc de confuzie directă
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (1) lit. c) Regulament (H.G. nr. 833/1998), Regula 10 alin. (2)
Pentru a se constata indisponibilitatea semnului ales ca marcă, art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 cere îndeplinirea cumulativă a trei condiţii: similaritatea mărcilor; similaritatea sau
» 7 identitatea produselor pentru care sunt destinate mărcile; existenţa riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.
In ceea priveşte produsele, se reţine că ambele mărci vizează clasa 5 de produse, fapt ce nu este suficient în sine pentru a se constata existenţa similarităţii cerute de art. 6, conform Regulii 10 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, însă nu poate fi ignorată legătura evidentă dintre produse, pentru a se aprecia întrunirea cerinţei în discuţie.
Cele două mărci verbale ENERION şi ETURION sunt similare, fapt relevant în contextul riscului de confuzie presupus de art. 6, aceste cerinţe urmând a fi analizate împreună, întrucât interpretarea conceptului de similaritate are sens doar în legătură cu riscul de confuzie.
Asemănarea pronunţată dintre cele două mărci este un indiciu important al probabilităţii confuziei pe care consumatorii o pot face între aceste semne, în sensul că publicul confundă semnul şi marca în discuţie (modalitate cunoscută drept confuzie directă).
Probabilitatea de confuzie trebuie analizată cu referire la mărci ca ansamblu, luând în considerare percepţia consumatorului obişnuit al produselor în discuţie, pornind de la premisa că acesta este unul rezonabil de bine informat în domeniu şi de precaut în alegerea produsului, însă cu un nivel mediu de discernământ, mai exact de atenţie în distingerea produselor similare.
C.A. Bucureşti, Secţia a lll-a civilă, decizia nr. 1316 din 8 decembrie 2004, nepublicată
Prin Hotărârea nr. 42/11.02.2003 pronunţată de Comisia de reexaminare din cadrul O.S.I.M., a fost respinsă contestaţia formulată de petenta P.C. SUA, prin mandatar R. SA, împotriva Deciziei nr. 655/24.02.2002 a Comisiei de examinare a opoziţiilor, prin care s-a admis opoziţia formulată de B. SA la înregistrarea mărcii verbale ETURION nr. 44529 din 14.08.2001 pe numele P.C. SUA.
Pentru a pronunţa această decizie, Comisia de reexaminare a reţinut similaritatea mărcilor ETURION şi ENERION, precum şi riscul de confuzie, respectiv de asociere, prin comparaţia celor două semne din punctul de vedere al structurii denumirii şi al percepţiei fonetice destul de apropiate.
Apelul declarat de petentă împotriva hotărârii O.S.I.M. a fost respins prin Decizia nr. 1708/6.10.2003 pronunţată în dosar nr. 2314/2003 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, prin care s-a confirmat legalitatea şi temeinicia considerentelor reţinute prin hotărârea atacată, întrucât între cele două mărci în discuţie există un vădit risc de confuzie, atât din punct de vedere vizual, cât şi fonetic, marca ENERION bucurându-se de protecţie pe teritoriul României, prin înregistrare, cu începere de la data de 5.12.1986.
împotriva deciziei menţionate a declarat recurs petenta, criticând-o pentru aplicarea greşită a legii şi invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Prin motivele de recurs, s-a susţinut că instanţa de apel a interpretat eronat dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, limitându-se la o abordare comodă a cauzei, prin preluarea întocmai a opiniei Comisiei de reexaminare.
Astfel, instanţa nu a sesizat clementul de noutate introdus de Legea mărcilor, în sensul că similaritatea cu o marcă anterioară nu este suficientă pentru respingerea mărcii ulterioare de la înregistrare, fiind necesară întrunirea cumulativă a altor două condiţii: identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor cărora mărcile succesive le sunt
destinate şi existenţa unui risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Ceea ce trebuia să stabilească instanţa de apel era gradul de asemănare între mărcile în conflict şi, în raport de acesta, măsura în care poate apărea riscul confuziei pentru persoanele care utilizează medicamentele purtând denumirile ETURION şi ENERION, respectiv: medicii, farmaciştii şi pacienţii (consumatorii).
Actuala legislaţie care reglementează domeniul mărcilor nu cuprinde nicio prevedere referitoare la eventuale criterii de stabilire a similarităţii, lăsând acest aspect pe seama experienţei şi profesionalismului specialiştilor din cadrul O.S.I.M., precum şi la „luminile şi înţelepciunea magistratului”.
Or, criteriile utilizate de instanţa de apel nu sunt concludente pentru aprecierea similarităţii, mai mult, se creează un precedent periculos, în sensul că se poate vorbi despre instituirea unui monopol asupra terminaţiei „RION”, dar mai ales asupra sufixului „ION”, acesta din urmă fiind, astfel cum s-a demonstrat în fazele anterioare judecăţii, frecvent utilizat în structura denumirilor unor produse farmaceutice.
In cursul judecării recursului, s-au solicitat relaţii de la O.S.I.M. privind durata protecţiei mărcii ENERION, comunicându-se că protecţia acordată prin înregistrare este valabilă 20 ani, până la 15.12.2006.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Curtea constată că recursul nu este fondat, pentru următoarele considerente:
Solicitarea de înregistrare a mărcii ETURION, formulată de firma P.C. din SUA la data de 1.11.2000, pentru clasa de produse 5 „preparate şi substanţe farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi seruri”, iniţial admisă de O.S.I.M. la data de 19.12.2000, a fost respinsă ulterior, în urma admiterii opoziţiei exprimate de firma franceză B. SA, prin Decizia O.S.I.M. nr. 655/24.04.2002, menţinută prin Hotărârea nr. 42/11.02.2003 a Comisiei de reexaminare din cadrul O.S.I.M. şi prin decizia instanţei de judecată, rccurată în cauză.
Respingerea cererii de înregistrare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi a fost dispusă în considerarea existenţei unei mărci similare, anterior înregistrate pentru produse similare, aparţinând firmei oponente, respectiv marca ENERION, înregistrată sub nr. R 331 418 pentru clasa de produse 5 „produse farmaceutice, veterinare, igienice şi dietetice, plasturi, materiale pentru
pansamente, dezinfectanţi”, protecţia începând din data de 15.12.1986 şi operând timp de 20 de ani.
Soluţia astfel pronunţată este legală, contrar susţinerilor recurentei care a denunţat aplicarea greşită a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c), chiar dacă se impune completarea considerentelor în sprijinul acestei soluţii.
Instanţa de apel nu s-a preocupat de dezvoltarea argumentării relative la celelalte două condiţii care, alături de similaritate, este necesar a fi întrunite cumulativ pentru respingerea cererii de înregistrare în temeiul art. 6. Deoarece concluzia formulată de instanţa de apel este corectă, va fi menţinută ca atare, chiar dacă şi pentru alte raţiuni ce urmează a fi expuse prin prezenta decizie, în considerarea şi a criticilor explicit expuse prin recursul declarat.
Art. 6 alin. (1) lit. c) din lege prevede refuzul la înregistrare a unei mărci dacă este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, cu condiţia să existe un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Norma (de altfel, întregul art. 6) vizează condiţia disponibilităţii semnului susceptibil de apropriere ca marcă, condiţie esenţială pentru înregistrarea mărcii, indisponibilitatea derivând din existenţa unei mărci anterior înregistrate, în contextul descris în fiecare dintre ipotezele din art. 6, reprezentând motiv relativ de refuz la înregistrare (nu constituie obiectul prezentei analize motivele absolute de refuz, prevăzute de art. 5, cercetarea presupusă în sarcina acestei instanţe fiind circumscrisă criticilor expuse prin motivarea recursului).
După cum a arătat recurenta, este necesară îndeplinirea cumulativă a trei cerinţe pentru a se constata în speţă disponibilitatea semnului ales ca marcă, respectiv: similaritatea mărcilor ENERION şi ETURION; similaritatea produselor pentru care sunt destinate mărcile; existenţa riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.
In ceea priveşte produsele, se reţine că ambele mărci vizează clasa 5 de produse, fapt ce nu este suficient în sine pentru a se constata existenţa similarităţii cerute de art. 6, conform Regulii 10 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 841998, însă nu poate fi ignorată legătura evidentă dintre produse, pentru a se aprecia întrunirea cerinţei în discuţie.
Astfel, lista produselor pentru care se solicită înregistrarea mărcii ETURION este, în parte, chiar identică şi, în parte, similară cu cea vizată de marca înregistrată: preparatele şi substanţele farmaceutice,
precum şi medicamentele se încadrează cert în categoria produselor farmaceutice protejate de marca ENERION, aceasta din urmă reprezentând genul proxim, iar primele menţionate - speciile de produse farmaceutice, fapt de natură a permite identificarea identităţii enunţate anterior.
In privinţa celorlalte produse pentru care recurenta-contestatoare tinde a obţine protecţia prin înregistrarea mărcii, anume vaccinuri şi seruri, se reţine că au aceleaşi obiective ca şi produsele protejate, anume cel profilactic şi cel terapeutic, diferind doar modalitatea de realizare a finalitătii.
Se apreciază, astfel, că produsele se plasează într-un raport de similaritate, cu atât mai mult cu cât se comercializează prin aceleaşi reţele de distribuţie şi se administrează în aceleaşi spaţii, după cum în mod corect a relevat intimata în cuprinsul opoziţiei formulate împotriva deciziei de înregistrare a mărcii ETURION.
Relativ la semnele mărcilor în conflict, Curtea apreciază că cele două mărci verbale sunt similare, fapt relevant în contextul riscului de confiizie presupus de art. 6, cele două cerinţe urmând a fi analizate împreună, întrucât interpretarea conceptului de similaritate are sens doar în legătură cu riscul de confuzie.
Asemănarea pronunţată dintre cele două mărci este un indiciu important al probabilităţii confuziei pe care consumatorii o pot face între aceste semne, în sensul că publicul confundă semnul şi marca în discuţie (modalitate cunoscută drept confuzie directă).
Nu este vorba despre o simplă asociere între semne, care, prin ea însăşi, deşi necesară din perspectiva cerinţelor art. 6 lit. c), nu este suficientă pentru crearea riscului confuziei în mintea consumatorilor.
In prealabil analizei acestei probabilităţi de confuzie, se impune o precizare, menită a răspunde criticilor formulate prin motivele de recurs:
Evaluarea acestui aspect se realizează distinct în funcţie de modalitatea de comercializare a medicamentelor, în sensul dacă acestea se pot achiziţiona numai pe bază de prescripţie medicală ori fară asemenea restricţie.
Distincţia interesează compoziţia structurală a publicului căruia îi sunt destinate produsele, format fie din specialişti (medici, farmacişti
etc.), fie din consumatori fară o calificare medicală. In primul caz, riscul de confuzie este mai redus de plano, în timp ce în a doua situaţie riscul trebuie apreciat strict, în considerarea lipsei de pregătire calificată a consumatorilor.
în speţă nu s-a indicat modul de comercializare a produselor, precizare în absenţa căreia, dată fiind şi structura eterogenă a categoriilor de produse pentru care este destinat semnul supus înregistrării ca marcă, susceptibile de achiziţionare atât în mod liber (diferite produse farmaceutice, inclusiv medicamente, vaccinurile), cât şi pe bază de reţetă destinată farmaciştilor (o serie de medicamente, serurile), analiza riscului de confuzie trebuie efectuată pornind de la nivelul mai scăzut, acela al consumatorului mediu, pentru a se acoperi ambele clase de beneficiari ai produselor.
In acest context, probabilitatea de confuzie trebuie analizată cu referire la mărci ca ansamblu, luând în considerare percepţia consumatorului obişnuit al produselor în discuţie, pornind de la premisa că acesta este unul rezonabil de bine informat în domeniu şi de precaut în alegerea produsului, însă cu un nivel mediu de discernământ, mai exact de atenţie în distingerea produselor similare.
Consumatorul percepe marca, în mod normal, ca întreg, fară o evaluare atentă a detaliilor, păstrând în minte elementul care induce mărcii caractcrul distinctiv.
In cazul medicamentelor, nu poate fi ignorată particularitatea legată de modul de alcătuire a denumirilor ce reprezintă marca, în compunerea acestora intrând, de multe ori, elemente ce constituie indicaţii ale naturii produsului, părţi din cuvântul ce desemnează substanţa activă, prezenţă care, sugerând natura produsului, determină ca marca să fie slabă, puţin distinctivă, cu atât mai mult cu cât se sugerează şi efectul asupra organismului (de exemplu, denumirea produsului Dicarbocalm, un cunoscut antiacid, derivă din substanţele active principale: carbonat de calciu şi carbonat de magneziu).
In speţă nu se regăseşte atare indiciu, lucru firesc în condiţiile în care marca este destinată unei categorii mai largi de produse decât medicamentele.
Cu privire la sufix, recurenta a susţinut că prezenţa sa în ansamblul denumirilor medicamentelor este relativ uzuală, iar respingerea unor denumiri noi ce conţin aceeaşi terminaţie ar conduce la un monopol asupra acesteia.
Afirmaţia recurentei poate fi, eventual, valabilă doar în cazul sufixului „ION”, partea nefiind în măsură să indice vreo denumire de produs farmaceutic cu terminaţia „RION”, cu atât mai puţin să demonstreze că aceasta ar caracteriza o gamă largă de asemenea produse.
Nici sufixul „ION”, însă, nu face trimitere la o anume substanţă activă, ci sugerează vag natura (şi nu compoziţia) produsului ca fiind un medicament, caz în care nu este afectat caracterul distinctiv al mărcii.
Aceasta cu atât mai mult cu cât rolul determinant în compunerea sufixului îl are consoana „R”, prin a cărei adăugare indicaţia naturii produsului este diluată (şi modul de despărţire în silabe contribuie la reducerea impactului fonetic al vagii aluzii), denumirea căpătând astfel consistenţă din punctul de vedere al distinctivităţii.
In acest context, denumirea ca ansamblu este în totalitate fantezistă, independent de prezenţa sufixului „ION” sau a oricărui alt sufix ce sugerează, de altfel, foarte vag, un produs farmaceutic, caracterul de originalitate fiind întărit prin îmbogăţirea cu litera „R”, fară a se putea vorbi, astfel, de un monopol asupra sufixului „RION”.
Prezenţa unui sufix identic, precum şi a primei litere „E”, elemente plasate în contextul unui singur cuvânt cu număr egal de silabe - 4, determină o rezonanţă fonetică asemănătoare a cuvintelor supuse comparării: ENERION şi ETURION, ce se pronunţă într-un mod similar.
Combinaţia de litere din cea de-a doua silabă a fiecărei denumiri
„NE”, respectiv „TU”, nu are nicio relevanţă în analiza similarităţii, întrucât consoanele, chiar însoţite fiecare de câte o vocală, au o valoare lingvistică normală: „N” rămâne o consoană nazală, unica diluare din punct de vedere fonetic fiind posibilă când este urmată de vocala „I”, ceea ce nu este cazul, în timp ce „T” este o consoană surdă care, prin mecanismul complementarităţii ce funcţionează în fonetică, poate fi confundată prin pronunţie numai cu consoana sonoră „D”.
Astfel, alăturarea literelor în discuţie nu are niciun impact din punct de vedere fonetic, nefiind semnificativă în analiza comparativă a ansamblului fiecărei denumiri în parte.
Această constatare nu este favorabilă recurentei, dimpotrivă, confirmă susţinerile intimatei din cuprinsul opoziţiei formulate împotriva deciziei de înregistrare a mărcii ETURION, în sensul că cea de-a doua silabă este slabă din punct de vedere auditiv, diferenţele minore (de numai o silabă) trecând neobservate de consumatorul obişnuit.
Este de precizat că toate aceste aprecieri sunt realizate în contextul foneticii limbii române, întrucât nu s-a invocat de către niciuna dintre părţi, în diferitele faze ale procedurii jurisdicţionale, importanţa acestui criteriu din perspectiva foneticii vreunei alte limbi de circulaţie internaţională, mai exact a limbilor franceză ori engleză, utilizate de una sau alta dintre persoanele juridice din cauză.
Din analiza comparativă a mărcilor rezultă, aşadar, similaritatea acestora, asigurată nu numai din punct de vedere fonetic, dar şi vizual: la prima impresie, cuvintele par scrise într-un mod asemănător, fiind vorba despre un singur cuvânt, în contextul identităţii grupului majoritar de litere (sufixul) şi a primei litere „E”, precum şi al lungimii egale a denumirilor.
Ceea ce reţine consumatorul, care are doar amintirea mărcii, fară a compara direct produsele, este denumirea fantezistă, relativ dificil de reţinut şi uşor de confundat de către clientul obişnuit cu o altă denumire a unor produse identice (medicamentele) sau similare (vaccinurile şi serurile), nume în alcătuirea căruia pregnante sunt tocmai prima literă şi terminaţia „RION”.
Aşadar, riscul de confuzie este chiar mai ridicat în speţă, în condiţiile unor categorii de produse protejate relativ apropiate sau chiar identice, consumatorul plasându-se în situaţia de a confunda marca, reprezentată de denumirea produsului, cu însuşi produsul, întrunindu-se cea mai serioasă formă de confuzie directă.
Acest lucru este posibil în contextul arătat, chiar dacă beneficiarul este suficient de diligent în culegerea şi selecţia informaţiei privind oferta de produse din categoria celor utile satisfacerii interesului său, premisa, deja enunţată, fiind aceea a unui consumator obişnuit, cu un nivel mediu de atenţie în distingerea produselor similare.
Similaritatea în speţă este suficient de pronunţată, pe plan vizual, fonetic şi conceptual, după cum s-a arătat, pentru a induce în eroare acest tip de consumator şi a înfrânge atenţia şi concentrarea acestuia, presupuse a se situa la un nivel mediu, ce echivalează cu ignorarea detaliilor vizuale ori fonetice ale denumirilor mărcilor în conflict (diferenţă marcată de cea de-a doua silabă) şi păstrarea mecanică în memorie a elementelor care determină caracterul distinctiv, identice în ambele mărci, pe fondul unor denumiri fanteziste, relativ dificil de reţinut de consumatorul mediu.
Pe baza celor expuse, Curtea a conchis în sensul că sunt întrunite şi celelalte două cerinţe presupuse de art. 6 alin. (1) lit. c), respectiv similaritatea mărcilor şi riscul de confuzie, alături de similaritatea/identitatea produselor, context în care nu subzistă cazul de modificare descris de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., soluţia instanţei de apel fiind pronunţată cu aplicarea corectă a legii.
Drept urinare, Curtea a respins recursul ca nefondat, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ.
Notă: Se arată în motivarea hotărârii, printre altele, că: „Nu este vorba despre o simplă asociere între semne, care, prin ea însăşi, deşi necesară din perspectiva cerinţelor art. 6 alin. (1)lit. c), nu este suficientă pentru crearea riscului confuziei în mintea consumatorilor”.
în realitate, deşi este adevărat că doar riscul de asociere nu este suficient pentru a atrage indisponibilitatea prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. c), asocierea la care se referă textul nu este nici necesară pentru existenta riscului de confuzie.
Aceasta deoarece există situaţii în care publicul poate să confunde mărcile, direct sau indirect, atribuind produselor ori serviciilor vizate fie o origine comună, fie una înrudită economic, fără ca la această confuzie să ajungă prin intermediul unei asocieri a semnelor.
Conceptul „riscului de asociere” a fost dezvoltat în Benelux, ca fiind posibilitatea ca un consumator confruntat cu un semn să poată face asocieri, să-şi amintească de marca cunoscută lui.
Sintagma „risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere” a fost preluată în legea română din Directiva Consiliului Comunităţilor Europene nr. 89/104/21 decembrie 1988.
Pentru că această sintagmă nu permitea a se concluziona fără echivoc dacă riscul de asociere este prevăzut ca o alternativă la riscul de confuzie sau nu, a fost necesară interventia Curţii de Justitie a
Comunităţilor Europene, care, în cauza Puma/Sabel a interpretat, iar în cauza Canon/Cannon a confirmat, că art. 4(1 )(b) al Directivei se aplică numai atunci când există risc de confuzie, conceptul riscului de asociere nefiind o alternativă la cel al riscului de confuzie, ci servind doar la definirea scopului acestuia.
| ← Acţiune în demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie. | Acţiune în evacuare. Admisibilitate. Parte titulară a... → |
|---|
