Opoziţie la înregistrarea mărcii. Semn similar cu o marcă notorie (PRESIDENT/PRESIDENT LIGHTS). Produse diferite. Lipsa riscului diluării mărcii notorii. Folosire justificată
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. e)
Mărcile în conflict sunt similare atât din punct de vedere fonetic, cât şi vizual, deoarece au un element verbal comun reprezentat de cuvântul PRESIDENT.
Faptul că marca intimatei mai cuprinde un element verbal, respectiv cuvântul LIGHTS, face ca mărcile să nu fie identice nici măcar din punct de vedere auditiv.
Elementul verbal comun este însă cel care asigură distinctivi-tate ambelor mărci, deoarece cuvântul LIGHTS asociat ţigaretelor este descriptiv cu privire la însuşirea acestora de a fi „uşoare”.
Produsele protejate de mărcile în conflict sunt diferite, fiind astfel îndeplinită o a doua condiţie prevăzută de art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Pentru ca marca intimatei să fie însă refuzată la înregistrare, mai trebuie îndeplinită condiţia ca folosirea acesteia să fie nejustificată, iar prin această folosire să se poată profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire să poată produce prejudicii titularului mărcii notorii.
Recurenta nu a învederat de ce consideră nejustificată folosirea de către intimată a mărcii sale şi nici în ce mod se poate profita prin înregistrarea mărcii PRESIDENT LIGHTS pentru produse din clasa 34, de caracterul distinctiv sau de renumele mărcilor PRESIDENT înregistrată pentru produse din clasele 29, 30, 31 şi 32, sau ce prejudicii s-ar putea produce titularului mărcii notorii.
Cele două mărci similare tind să protejeze produse diferite, acesta fiind şi motivul pentru care recurenta a înţeles să invoce aplicarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998. Acest text apără însă marca notorie împotriva riscului de diluare, motiv pentru care este esenţial să se demonstreze că prin folosirea nejustificată a unei mărci similare cu marca notorie s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori că această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.
Intimata a susţinut şi a demonstrat că alegerea mărcii PRESIDENT LIGHTS pentru a fi înregistrată în România nu este nejustificată, câtă vreme această marcă a fost înregistrată în mai multe ţări, iar produsele purtând marca sunt de mai mulţi ani importate şi în România.
C.A. Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 169 din 4 iulie 2005, în C.J. nr. 9/2005, p. 67 şi în R.R.D.P.I. nr. 3(4)/ septembrie 2005, p. 225
La data de 28 aprilie 1999, solicitanta P.I. BV cu sediul în Olanda a solicitat înregistrarea mărcii combinate PRESIDENT LIGHTS pentru clasa de produse 34.
Prin decizia nr. 30648/28.05.1999, O.S.I.M. a admis constituirea depozitului naţional reglementar al mărcii, iar prin decizia nr. 1029640/4.10.2000 a admis la publicare marca.
La înregistrarea mărcii PRESIDENT LIGHTS, verbală cu element figurativ, a formulat opoziţie B. SA, cu sediul în Franţa.
Prin decizia nr. 428/28.03.2003, O.S.I.M. a respins opoziţia şi a dispus continuarea procedurii de înregistrare a mărcii.
Comisia de examinare a reţinut că oponenta, titulară a mărcilor PRESIDENT nr. 595547 şi PRESIDENT cu element figurativ nr. 60209, înregistrate pentru clasele de produse 29, 30, 31 şi 32, nu a făcut dovada notorietăţii mărcilor sale şi că nu se poate reţine un risc de confuzie sau un risc de asociere pentru public în cazul mărcilor în conflict.
Oponenta a formulat contestaţie, iar Comisia de reexaminare mărci din cadru O.S.I.M. a pronunţat hotărârea nr. 118/14.01.2003, prin care a admis contestaţia, a desfiinţat decizia Comisiei de examinare şi a respins înregistrarea mărcii PRESIDENT LIGHTS.
Pentru a pronunţa această hotărâre, Comisia de reexaminare a reţinut următoarele:
Din punct de vedere al conţinutului, mărcile în conflict - PRESIDENT şi PRESIDENT LIGHTS - sunt similare, având în comun elementul verbal PRESIDENT. Elementul verbal LIGHTS pentru produse din clasa 34, ţigarete, este descriptiv, fiind folosit de mulţi producători şi neputând fi monopolizat de unul singur.
Contestatoarea a făcut dovada notorietătii în România a mărcii
sale, relevante în acest sens fiind: lista cuprinzând cifrele de afaceri privind comercializarea produselor marca PRESIDENT în ţara noastră, bugetul privind marketingul mărcii PRESIDENT în anul 2000, bugetul privind reclama pentru marca PRESIDENT în perioada 1996-1999 în mai multe ţări ale lumii, inclusiv în România.
Comisia a concluzionat că folosirea şi înregistrarea de către solicitantă a unei mărci având o denumire aproape identică pentru produse din clasa 34 ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii opuse şi ar dăuna imaginii şi valorii mărcilor anterioare.
împotriva hotărârii comisiei de reexaminare a formulat apel solicitanta P.I. BV, iar prin decizia civilă nr. 304A/29.03.2004, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IlI-a civilă a admis apelul, a schimbat în tot hotărârea nr. 118/14.01.2003 şi a respins ca nefondată contestaţia formulată de B. SA prin mandatar SC R. SA, menţinând decizia O.S.I.M. de continuare a procedurilor de înregistrare a mărcii PRESIDENT LIGHTS.
Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că între mărcile aflate în conflict nu există posibilitate de confuzie, întrucât clasele de produse pentru care s-a solicitat înregistrarea şi protecţia sunt total distincte.
Astfel, marca PRESIDENT LIGHTS se referă la clasa de produse „tutun şi alte produse pentru fumători’’, în timp ce marca opusă PRESIDENT se referă la produse alimentare în general, în special brânzeturi.
Pe de altă parte, tribunalul a reţinut că termenul PRESIDENT este în mod frecvent uzitat, iar Legea nr. 84/1998 nu acordă protecţie mărcilor care sunt lipsite de caractcr distinctiv sau sunt compuse din semne sau termeni uzuali cum este denumirea PRESIDENT.
In plus, marca PRESIDENT LIGHTS are în compunere şi termenul LIGHTS şi, din acest punct de vedere, mărcile pot fi diferenţiate.
Tribunalul a mai avut în vedere şi faptul că mărcile de ţigări ale firmei PRESIDENT, printre care şi PRESIDENT LIGHTS, sunt notorii atât în România, cât şi în alte ţări din Europa, iar în ceea ce priveşte dinamica vânzărilor privind produsele lactate şi brânzeturile la care se referă marca PRESIDENT, nu se observă o scădere în alte state în care s-a înregistrat marca solicitată.
împotriva deciziei a declarat recurs intimata B. SA prin mandatar autorizat R. SA, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei atacate, iar pe fond menţinerea hotărârii nr. 118/14.01.2003 a Comisiei de reexaminare mărci şi respingere de la înregistrare a mărcii PRESIDENT LIGHTS cu nr. de depozit 054349.
Iniţial recursul a fost înaintat înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care l-a trimis spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti, fiind înregistrat pe rolul Secţiei a IV-a civilă.
Prin încheierea din 01.03.2003 Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a scos cauza de pe rol şi a înaintat-o Secţiei a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
In motivarea recursului s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
In dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta arată că instanţa de apel a interpretat eronat dispoziţiile art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, articol invocat de către recurentă în contestaţia depusă la O.S.I.M., concluzie întemeiată pe următoarele argumente:
Invocarea de către instanţa de apel a lipsei posibilităţii de confuzie este irclcvantă în prezenta cauză.
Recurenta este de acord cu susţinerile apelantei în sensul că clasele de produse şi servicii pentru care s-a solicitat înregistrarea şi protecţia mărcii PRESIDENT LIGHTS cu element figurativ sunt diferite de cele pentru care s-a obţinut protecţia mărcii PRESIDENT, nefiind aplicabile în cauză dispoziţiile art. 6 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 84/1998.
Temeiul de drept invocat de recurentă îl constituie art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, care exclude de la înregistrare o marcă identică sau similară cu o marcă notorie în România, pentru produse şi servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută, dacă prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această
folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii. In acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Acordul TRIPS, ratificat de România prin Legea nr. 133/1994.
Potrivit art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, tribunalul ar fi trebuit să analizeze:
- similaritatea mărcilor în conflict;
- notorietatea mărcilor a căror anterioritate a fost invocată;
- existenţa sau nu a posibilităţii de a se profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii;
- posibilitatea de prejudiciere a titularului mărcii notorii.
Recurenta arată că, în mod evident, mărcile în conflict sunt identice din punct de vedere auditiv, LIGHTS fiind un termen descriptiv, care nu poate menţine funcţia de distinctivitate a mărcii, ci mai degrabă trimite consumatorul cu gândul la categoria de produs pe care o reprezintă marca; mărcile sunt similare din punct de vedere vizual, astfel încât prima condiţie prevăzută de art. 6 lit. e) este îndeplinită.
In ceea ce priveşte notorietatea mărcilor recurentei nr. 595547 înregistrată la 7 decembrie 1992 şi, respectiv, 60209 înregistrată la 10 iunie 1993, pentru clasele protejate 29, 30, 31 şi 32, recurenta arată că aceasta a fost dovedită cu actele depuse la dosar. Acest fapt a fost statuat de către O.S.I.M. în Hotărârea nr. 118 şi nu a fost contestat de partea adversă sau de către instanţă.
Referitor la posibilitatea ca prin folosirea mărcii PRESIDENT LIGHTS să se profite de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii PRESIDENT, recurenta susţine că sub acest aspect trebuie analizat riscul de asociere, şi nu riscul de confuzie.
Astfel, consumatorii ar putea crede cu uşurinţă că recurenta comercializează şi ţigări sub aceeaşi marcă PRESIDENT, specifică produselor lactate dar, desigur, cu un design care să fie specific şi să reprezinte ţigările. Drept consecinţă, există un risc de asociere pronunţat între cele două mărci care oferă posibilitatea de a se profita de caracterul distinctiv al mărcii PRESIDENT.
Intimata P.I. BV, prin mandatar autorizat SC P.I. SRL, a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.
0.5.1.M. nu a depus la dosar întâmpinare, dar a formulat concluzii scrise, exprimându-şi punctul de vedere asupra chestiunilor în litigiu şi lăsând la aprecierea instanţe soluţia ce se va da.
Analizând decizia tribunalului prin prisma criticilor formulate de recurentă în cadrul motivului de nelegalitate invocat, Curtea reţine că, într-adevăr, o parte din considerentele deciziei pronunţate în apel fac o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, deşi se invocaseră dispoziţiile art. 6 lit. e) din lege.
In ceea ce priveşte întrunirea condiţiilor art. 6 lit. e) din lege, Curtea reţine următoarele:
1. Condiţia ca marca a cărei înregistrare se solicită să fie identică sau similară cu o marcă notorie în România la data depunerii cererii este îndeplinită. Astfel, recurenta a pretins că este titulara mărcilor PRESIDENT, înregistrate pentru produse alimentare, şi că aceste mărci sunt notorii în România. Comisia de reexaminare din cadrul
O.S.I.M. a reţinut notorietatea mărcilor recurentei, iar solicitanta P.I. BV - în cadrul motivelor de apel formulate împotriva hotărârii acestei comisii - nu a contestat acest aspect, ci s-a limitat să arate că, din punct de vedere al notorietăţii, comparaţia este în favoarea mărcii sale, a cărei înregistrare o solicită pentru produse din clasa 34, respectiv tutun, ţigări, ţigări de foi, trabucuri, chibrituri şi articole pentru fumători.
Mărcile în conflict sunt similare atât din punct de vedere fonetic, cât şi vizual, deoarece au un element verbal comun reprezentat de cuvântul PRESIDENT.
Faptul că marca intimatei mai cuprinde un element verbal, respectiv cuvântul LIGHTS, face ca mărcile să nu fie identice - aşa cum
susţine recurenta - nici măcar din punct de vedere auditiv.
Elementul verbal comun - PRESIDENT - este însă cel care
asigură distinctivitate ambelor mărci, deoarece cuvântul LIGHTS
asociat ţigaretelor este descriptiv cu privire la însuşirea acestora de a fi „uşoare”.
2. Produsele protejate de mărcile în conflict sunt diferite, fiind astfel îndeplinită o a doua condiţie prevăzută de art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998.
3. Pentru ca marca intimatei să fie însă refuzată la înregistrare, mai trebuie îndeplinită condiţia ca folosirea acesteia să fie nejustificată, iar prin această folosire să se poată profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire să poată produce prejudicii titularului mărcii notorii.
în speţă, recurenta nu a învederat în recurs de ce consideră nejustificată folosirea de către intimată a mărcii sale şi nici în ce mod se poate profita, prin înregistrarea mărcii PRESIDENT LIGHTS pentru produse din clasa 34, de caracterul distinctiv sau de renumele mărcilor PRESIDENT înregistrate pentru produse din clasele 29, 30, 31 şi 32, sau ce prejudicii s-ar putea produce titularului mărcii notorii.
In schimb, recurenta a invocat posibilitatea riscului de asociere între mărcile în conflict.
Trebuie observat că acest risc este prevăzut în art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, doar ca o componentă a riscului de confuzie, el nefiind suficient pentru refuzarea la înregistrare a unei mărci, iar textul de lege menţionat are în vedere situaţia în care este vorba despre mărci similare destinate unor produse sau servicii identice sau similare.
In speţă, însă, cele două mărci similare tind să protejeze produse diferite, acesta fiind şi motivul pentru care recurenta a înţeles să invoce aplicarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998. Acest text apără însă marca notorie împotriva riscului de diluare, motiv pentru care este esenţial să se demonstreze că prin folosirea nejustificată a unei mărci similare cu marca notorie s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori că această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.
Intimata P.I. BV a susţinut şi a demonstrat că alegerea mărcii PRESIDENT LIGHTS pentru a fi înregistrată în România nu este nejustificată, câtă vreme această marcă a fost înregistrată în mai multe ţări, iar produsele purtând marca sunt de mai mulţi ani importate şi în România.
In plus, aşa cum a comunicat şi O.S.I.M., intimata a înregistrat deja în România, încă din anul 1993, marca PRESIDENT nr. 19442, verbală cu element figurativ, tot pentru clasa de produse 34, coexistând în tot acest timp cu marca PRESIDENT nr. 595547, înregistrată de recurentă în 1992, şi cu marca nr. 60209, înregistrată de recurentă în 1993.
In ceea ce priveşte posibilitatea de a se produce un prejudiciu mărcii recurentei, Tribunalul a reţinut că dinamica vânzărilor produselor protejate de aceasta nu a suferit o scădere ca urmare a acordării protecţiei mărcii PRESIDENT LIGHTS, pentru produse din tutun.
Având în vedere că în recurs recurenta B. SA nu a combătut această susţinere şi nu a arătat în ce mod ar putea profita intimata de caracterul distinctiv sau de numele mărcii sale şi nici în ce mod i s-ar putea produce un prejudiciu prin înregistrarea mărcii intimatei, Curtea
nu poate constata îndeplinită această condiţie prevăzută de art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Prin urmare, Curtea a reţinut că nu există temei pentru modificarea deciziei recurate în conformitate cu dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., fiind aplicate corect dispoziţiile art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, pentru motivele arătate în considerentele prezentei decizii.
In baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., Curtea a menţinut decizia Tribunalului şi a respins recursul ca nefondat.
| ← împărţeală judiciară. Stabilirea cotelor de contribuţie a... | Opoziţie la înregistrarea mărcii. Mărci similare... → |
|---|
