Să dispună publicarea în presa scrisă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii pe care o va pronunţa, în cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia, şi anume: o dată pe zi, în zilele de luni, miercuri şi vineri al

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

Ulterior, reclamanta a renunţat la judecata capetelor de cerere 4 şi 5, instanţa luând act de această renunţare.

De asemenea, a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în anularea mărcii, invocată de către pârâtă, având în vedere dispoziţiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, cu referire la art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 28/1967.

Prin sentinţa civilă nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a admis acţiunea; a dispus anularea certificatului de înregistrare nr. 0002799 din 25 iunie 1996 privind marca „INTEL-PROF”; a interzis pârâtei difuzarea în viitor, în activitatea sa comercială şi/sau pentru publicitate, a mărcii „INTELPROF”; a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei a hotărârii judecătoreşti, după rămânerea definitivă, într-un ziar de largă circulaţie.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

In anul 1993, a fost înregistrată la Braşov SC I. SRL, devenită ulterior SC I.I. SRL - pârâta din prezenta cauză -, având ca obiect de activitate servicii în domeniul tehnologiei informaţiei.

La data de 25 iunie 1996, pârâta a solicitat O.S.I.M. înregistrarea mărcii „INTELPROF” pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41 şi 42.

Cererea a fost soluţionată de O.S.I.M. prin admiterea ei în parte, respectiv pentru două clase de servicii, şi anume 35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, muncă de birou - şi 41 - educaţie, formare, divertisment, activitate sportivă şi culturală, înregistrarea acestei mărci fiind publicată în B.O.P.I. nr. 6 din 30 iunie 2000.

împotriva admiterii la publicare a mărcii „INTELPROF”, reclamanta a formulat opoziţie. Judecând această opoziţie, pârâta O.S.I.M. a afirmat şi recunoscut notorietatea mărcilor „INTEL”, chiar dacă nu a exprimat-o expres, pentru că prin soluţia pronunţată, Comisia de examinare a contestaţiilor a respins cererea I.I. pentru clasele 35 şi 37, deşi mărcile „INTEL” nu sunt protejate pentru aceste două clase. Or, această soluţie nu poate fi decât consecinţa faptului că O.S.I.M. a considerat mărcile „INTEL” ca fiind notorii şi, pe cale de consecinţă, a făcut aplicarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998. în caz contrar, Comisia ar fi refuzat la înregistrare marca „INTELPROF” numai pentru clasele 9, 16, 38, 42,

41, clase pentru care mărcile „INTEL” sunt înregistrate în România.

Prin acţiunea introductivă de instanţă şi precizată ulterior, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii „INTELPROF” pentru clasele 35 şi 41 şi interzicerea folosirii acestui semn de către pârâtă, precum şi dispunerea altor măsuri complementare, cu motivarea că:

- marca „INTELPROF" nu are suficient caracter distinctiv în raport cu mărcile notorii „INTEL”;

- marca „INTELPROF” constituie o copiere, o imitare, o contrafacere a mărcilor notorii „INTEL”;

- prin înregistrarea şi folosirea mărcii „INTELPROF” s-a creat un risc de confuzie şi de asociere cu mărcile „INTEL”;

- înregistrarea mărcii „INTELPROF” este de natură a conduce la diminuarea valorii mărcilor „INTEL”;

- pârâta a înregistrat cu rea-credinţă marca „INTELPROF”.

Instanţa a reţinut că motivele de nulitate invocate se încadrează în

dispoziţiile art. 17 şi art. 27 din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 48 lit. a)-c) şi e) şi art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 84/1998.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii „INTELPROF” de către pârâtă, mărcile „INTEL” se bucurau de notorietate în România.

A mai reţinut instanţa că pârâtul O.S.I.M., deşi a recunoscut notorietatea mărcilor „INTEL”, nu a tras din această împrejurare

consecinţele ce se impuneau: deşi prin hotărârea din 20 martie 2002 a Comisiei de reexaminare mărci a reţinut că atât mărcile „INTEL” nr. 16439 şi „INTEL INSIDE” cu element figurativ 19261, cât şi numele comercial „INTEL” aparţinând firmei contestatoare I.C. sunt recunoscute la nivel mondial şi implicit în România ca mărci notorii, a admis totuşi că marca „INTELPROF” poate f înregistrată pentru două clase.

Cu alte cuvinte, pe de o parte, a admis că mărcile „INTEL” sunt notorii şi se bucură de protecţie extinsă, refuzând înregistrarea pentru patru clase, iar, pe de altă parte, a admis înregistrarea mărcii „INTEL-PROF” semn în conflict cu marca notorie, pentru două din clasele pentru care s-a cerut înregistrarea.

Tribunalul a reţinut că pârâta I.I. nu a atacat hotărârea nr. 76/2002 a Comisiei de reexaminare mărci prin care s-a reţinut notorietatea mărcilor reclamantei şi s-a admis înregistrarea pentru doar două clase şi că, în plus, pârâta însăşi recunoaşte prin întâmpinarea depusă la dosar faptul că mărcile „INTEL” sunt notorii, dar susţine în mod eronat că o astfel de notorietate priveşte numai clasa 9.

Or, potrivit prevederilor Legii nr. 28/1967, Legii nr. 84/1998 şi Convenţiei de la Paris, precum şi Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, o marcă notorie - cum sunt mărcile „INTEL” - va fi protejată împotriva mărcilor similare, fară a fi cerută utilizarea sau înregistrarea şi fară restricţii în ceea ce priveşte similitudinea produselor sau serviciilor în discuţie.

Tribunalul a mai reţinut sub aspectul similarităţii celor două semne că marca „INTELPROF” este similară cu mărcile notorii „INTEL” atât din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic, cât şi conceptual. Astfel, marca „INTELPROF” este constituită prin adăugarea sufixului „prof’ la numele „Intel”, care reprezintă numele comercial al I.C. şi marca notorie „INTEL”.

Elementul principal al mărcii „INTELPROF” este tocmai marca „INTEL”, iar sufixul „prof’ nu conferă distinctivitate mărcii „INTEL-PROF”, deoarece este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea de la „profesor”.

S-a apreciat că, pentru consumatori, marca „INTELPROF” apare ca o variantă a mărcilor notorii ale I.C., generând confuzie, prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile notorii ale I.C., aceştia rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele şi serviciile

pe care le identifică, au aceeaşi origine, fiind produse şi servicii ale I.C.

Aceeaşi similaritate există şi la nivelul claselor de produse şi servicii pentru care au fost înregistrate marca „INTELPROF” şi mărcile „INTEL”.

Mărcile notorii „INTEL” au fost înregistrate pentru clasele 9, 16 şi 42, dar se bucură de protecţie lărgită pentru toate clasele de produse şi servicii, în vreme ce „INTELPROF” a fost înregistrată şi protejată pe baza deciziei O.S.I.M. nr. 103/1999 pentru clasa 35 şi 41, care sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat şi foloseşte mărcile „INTEL”.

S-a mai reţinut că pârâta foloseşte marca „INTELPROF” pentru servicii din aceeaşi familie cu bunurile şi serviciile pentru care reclamanta utilizează mărcile notorii „INTEL”, iar aceasta sporeşte riscul de asociere a mărcilor în conflict şi este de natură să inducă în eroare cu privire la originea produselor şi serviciilor ori să genereze asocierea între I.C. şi I.I.

Prin urmare, în raport de probele administrate în cauză, instanţa a concluzionat că există un risc de confuzie şi de asociere la nivelul consumatorilor între marca „INTELPROF” şi produsele şi serviciile sub această marcă, pe de o parte, şi mărcile notorii ale I.C. şi produsele şi serviciile furnizate de I.C., pe de altă parte.

S-a apreciat, totodată, că cererea de înregistrare a mărcii „INTEL-PROF” a fost făcută de către pârâta I.I. cu rca-credinţă.

Asociaţii SC I.I. SRL sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumaţi în consecinţă a fila fel de buni cunoscători ai pieţei în care se desfăşoară, motiv pentru care conduita lor în raport cu concurenţa se analizează cu exigenţă sporită.

In cauză, în perioada 1994-1996, revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor români produsele şi serviciile furnizate de I.C., precum şi noutăţile aduse pe piaţa de IT, iar numele I.C. era menţionat în majoritatea articolelor publicate.

Coroborând acest fapt ai împrejurarea că pârâta SC I.I. a fost înfiinţată în anul 1993 de către doi ingineri români specializaţi în calculatoare, care sunt şi profesori universitari, este neverosimilă susţinerea acestora în sensul că nu au avut la dispoziţie astfel de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale universitare destinate studenţilor de la facultăţile cu profil informatic în care numele mărcilor şi

produselor I.C. sunt prezentate şi că nu cunoşteau produsele şi mărcile „INTEL”.

Mai mult, la această concluzie conduce chiar reclama pe care firma pârâtă o face atunci când oferă servicii de „instruire a managerilor şi a ofiţerilor de securitate, a administratorilor de reţea, a inginerilor de sistem şi a dezvoltatorilor de aplicaţii, consultanţă pentru realizarea şi implementarea proiectelor de securitate în IT şi audit de securitate pentru sisteme informatice” sau de instalare şi configurare pentru diverse programe informatice ori de „consultanţă pentru infrastructură sisteme informatice”.

In plus, aşa cum rezultă din extrasul nr. 30334 din 27 noiembrie 2003 emis de Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, activitatea principală a SC I.I. este de „consultaţii în domeniul echipamentelor de calcul”, cod CAEN 7210. Or, o astfel de activitate este denumită hardware, conform Ordinului nr. 601/2002 privind actualizarea codului CAEN şi include „consultaţii referitoare la tipul şi configuraţia echipamentului de prelucrare automată a datelor şi la sistemul de operare asociat. Consultanţii sunt implicaţi în analiza cerinţelor şi problemelor utilizatorilor şi în prezentarea celor mai eficiente soluţii”.

Tribunalul a apreciat că, în aceste condiţii, se impune înlăturarea ca nesinceră a afirmaţiei pârâtei SC I.I. SRL făcută la interogatoriu, potrivit căreia nu ar fi avut cunoştinţă de existenţa societăţii I.C., deoarece SC I.I. SRL nu îşi desfăşoară activitatea în domeniul hardware.

Prin urmare, instanţa a reţinut că pârâta SC I.I. SRL a cunoscut sau prin minime diligenţe ar fi trebuit ori ar fi putut să cunoască existenţa societăţii I.C. şi mărcile sale notorii şi să se abţină de la însuşirea fară drept a acestora, pentru a obţine foloase injuste de pe urma renumelui mărcilor reclamantei determinate de asocierea pe care consumatorul mediu de produse IT o face între reclamantă şi pârâtă, între produsele şi serviciile oferite pe piaţă sub mărcile „INTEL” şi „INTELPROF”.

Prin decizia civilă nr. 217/A din 25 septembrie 2007, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă împotriva sentinţei, cu următoarea motivare:

1. Legea nr. 84/1998 defineşte în art. 3 lit. e) marca notorie ca fiind „marca larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorităţii revendicate în cerere;

pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în vedere notorietatea acestei mărci, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fară a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România”.

Notorietatea unei mărci este unul din cazurile ce atrage indisponibilitatea semnului ce constituie respectiva marcă şi un motiv pentru care se poate refuza, în condiţiile art. 6 lit. a) şi e) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci.

Articolul 20 din Legea nr. 84/1998 prevede anumite criterii, iar regula 16 din Regulamentul de aplicare a legii, aprobat prin H.G. nr. 833/1998, cuprinde elemente pe baza cărora se determină notorietatea, respectiv sistemul de public vizat, aria geografică şi gradul de cunoaştere a mărcii.

In ceea ce priveşte „gradul de cunoaştere a mărcii”, regula 16 alin. (3) lit. d) din H.G. nr. 833/1998 îl defineşte ca fiind măsura în care o marcă ocupă piaţa românească, ca urmare a utilizării pentru anumite produse/servicii”.

Curtea nu a putut reţine această interpretare a noţiunii, deoarece ea vine în conflict cu prevederea legală anterior enunţată, cuprinsă în art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Legea, în definiţia legală a mărcii notorii, arată în mod expres că, pentru a fi considerată notorie, „nu este necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România”. Prin urmare, o marcă poate fi larg cunoscută în România, chiar dacă nu este utilizată pe teritoriul ţării, iar gradul de cunoaştere a mărcii notorii nu poate fi condiţionat de măsura în care marca ocupă piaţa românească prin utilizare.

Din cuprinsul regulii 16 din H.G. nr. 833/1998, Curtea a mai reţinut două aspecte pe care le apreciază ca relevante în soluţionarea prezentului litigiu, şi anume:

In determinarea „segmentului de public vizat” se are în vedere „categoria de consumatori potenţiali” ai respectivelor produse/servicii, ceea ce înseamnă că nu trebuie să se identifice numărul de consuma-

tori efectivi. In plus, pornind de la funcţia mărcii de a proteja potenţialii consumatori, adică pe cei cărora li se adresează oferta pentru produsele sau serviciile ce poartă acea marcă, concluzia care se impune este aceea că, pentru a fi considerată „larg cunoscută în România”, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul ţării sau pentru majoritatea locuitorilor acesteia, ci în cadrul publicului vizat de produsele cărora li se aplică marca respectivă.

In al doilea rând, legiuitorul permite persoanei care pretinde că marca este notorie să dovedească notorietatea prin orice mijloc de probă, stabilind în alin. (5) al regulii 16, în mod exemplificativ, că înscrisurile folosite în dovedirea notorietăţii pot privi comercializarea sau punerea în vânzare a produselor sau prestarea serviciilor, importul sau exportul produselor pe care marca este aplicată, publicitatea sau reclama produselor şi serviciilor sub marca notorie în România.

In consecinţă, notorietatea mărcii este o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanţelor de fond, iar singurul criteriu obiectiv rezultat din cuprinsul definiţiei legale enunţate este gradul de cunoaştere a mărcii de către public, cunoaştere care nu rezultă în mod automat din vechimea mărcii sau din investiţiile făcute în publicitate.

Din ansamblul probator curtea de apel a reţinut că reclamanta a probat ren urnele mărcii „INTEL” pe piaţa mondială, rezultat din clasarea constantă a mărcilor „INTEL” pe primele poziţii în clasamente cuprinzând mărci aplicate aceloraşi produse/servicii şi dovedit şi prin extrasele din presa internaţională de specialitate.

Curtea a mai reţinut că, în materia stabilirii notorietăţii unei mărci, proba cu expertiza tehnică nu este o probă relevantă. Faţă de specificul acestui mijloc de probaţiune şi de împrejurarea că notorietatea este o chestiune de fapt, asupra căreia este chemat să se pronunţe în mod exclusiv judecătorul, o astfel de probă nu se impunea a fi administrată în cauză.

Nu mai puţin însă, înscrisurile avute în vedere la efectuarea expertizei rămân câştigate cauzei şi se constituie în mijloace de probă perfect admisibile în dezlegarea problemei notorietăţii mărcii.

Tot astfel, având în vedere segmentul de public vizat în cauză, şi anume specialiştii în IT, nu poate fi ignorată importanţa informaţiei furnizate pe internet, care, dat fiind specificul produselor vizate de mărcile în conflict şi categoria consumatorilor cărora aceste produse li se adresează, are în prezentul litigiu un rol ce nu poate fi neglijat.

A rezultat din cuprinsul probelor administrate în ambele faze procesuale că, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca li se aplică, marca „INTEL” era o marcă larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii „INTELPROF”, fiind astfel probată notorietatea mărcii, în condiţiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

-2. Reţinând caracterul notoriu dovedit al mărcii „INTEL” la data cererii de înregistrare a mărcii „INTELPROF”, curtea a analizat inci

denţa art. 6 lit. d) sau e) din Legea nr. 84/1998, dispoziţii legale care reglementează refuzul de înregistrare a mărcilor care vin în conflict cu o marcă notorie în mod diferit, după cum cele două semne în conflict se aplică unor servicii sau produse identice sau similare sau unor produse sau servicii diferite.

Curtea de apel a reţinut că marca „INTEL” beneficiază de protecţie pentru clasele de produse/servicii 9 (aparate şi instrumente ştiinţifice şi de învăţământ, echipamente pentru prelucrarea informaţiilor şi calculatoarelor), 16, 38 (telecomunicaţii), 42 (servicii ştiinţifice şi tehnologice, conceperea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a soft-ului), 41 (educaţie, formare, divertisment, activitate sportivă şi culturală), iar marca „INTELPROF” a fost înregistrată pentru clasele de produse/servicii 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, muncă de birou etc.) şi 41.

Nici legea aplicabilă în materie şi nici regulamentul de aplicare a legii nu cuprind criterii de determinare a similarităţii produselor sau serviciilor. Regula 10 (1) din regulament urmează a fi interpretată în sensul că apartenenţa sau neapartenenţa produselor sau serviciilor analizate la aceeaşi clasă nu constituie un criteriu unic şi absolut de determinare a gradului lor de asemănare.

De aceea, pentru a se determina similaritatea serviciilor/produselor trebuie reţinute toate împrejurările care pot crea publicului impresia că între serviciile sau produsele respective există o legătură, şi nu doar apartenenţa lor la una sau alta dintre clasele de servicii/produse determinate în scop pur administrativ prin Clasificarea de la Nisa.

Rezultă din cuprinsul claselor de produse/servicii protejate de mărcile în litigiu, pe de o parte, identitatea în ceea ce priveşte protecţia acordată în cazul produselor/serviciilor cuprinse în clasa 41, iar, pe de altă parte, gradul ridicat de similaritate dat de caracterul complementar al serviciilor cuprinse în clasa 35 în raport cu cele din celelalte clase de produse/servicii pentru care marca „INTEL” beneficiază de protecţie.

In vederea verificării corectei aplicări a cauzei de anulare a înregistrării mărcii prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ce face trimitere la art. 6 din acelaşi act normativ, curtea de apel a analizat şi chestiunea identităţii/similarităţii semnului cu marca notorie cu care vine în conflict, având în vedere că similaritatea produselor/serviciilor, prin ea însăşi, nu poate constitui un motiv suficient pentru refuzul de înregistrare.

Curtea a constatat că elementul dominant al mărcilor în conflict este cuvântul „Intel”. Raportat la acesta, cele două mărci sunt identice din punct de vedere fonetic şi semantic. Marca „INTELPROF” este constituită prin adăugarea la acest cuvânt a sufixului „prof care pentru clasa 41 este descriptiv, reprezentând abrevierea de la cuvântul „profesor”.

Identitatea în ceea ce priveşte elementul dominant, distinctiv al mărcilor în conflict atrage un grad sporit de similaritate a mărcilor din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, suficient pentru a induce în eroare un consumator obişnuit, cu un nivel mediu de atenţie în distingerea produselor similare. Acest nivel mediu de atenţie va duce la ignorarea detaliilor de natură vizuală ale mărcilor în conflict şi la păstrarea în memorie doar a elementului care determină caracterul distinctiv al celor două mărci.

Gradul sporit de similaritate vizuală, fonetică şi conceptuală a semnelor în conflict şi aplicarea mărcilor unor categorii de produse/servicii similare pot crea impresia că una din mărci reprezintă o varietate a celeilalte, asociere ce include un risc de confuzie atât directă, cât şi indirectă.

3. Curtea a considerat corecte argumentele primei instanţe în temeiul cărora aceasta a reţinut reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii „INTERPROF”.

Legea nu defineşte înregistrarea cu rca-crcdinţă a unei mărci, astfel încât revine instanţei sarcina de a determina conţinutul şi întinderea acestei noţiuni în domeniul protecţiei dreptului la marcă.

Dacă reaua-credinţă este definită prin opoziţie cu buna-credinţă, atunci ea trebuie privită ca fiind atitudinea celui care, în mod conştient, se foloseşte de o situaţie căreia îi cunoaşte sau trebuia să-i cunoască viciile.

Lipsa de diligenţă în acţiunile întreprinse duce şi această materie la calificarea conduitei ca fiind de rea-credinţă, întrucât, dacă există pentru o persoană de bună-credinţă obligaţia de a se informa, de a cunoaşte ceea ce se întâmplă pe piaţa pe care vrea să intervină, atunci ncîndeplinirea acestei obligaţii constituie o culpă care îl transformă pe solicitantul dreptului la marcă într-o persoană de rea-credinţă.

Exigenţa în aprecierea relei-credinţe trebuie să fie sporită în cazul în care subiectele care-şi dispută dreptul de a folosi o anumită marcă îşi desfăşoară activitatea pe aceeaşi piaţă, aflându-se în raporturi con-curenţiale, orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite urmând a

fi apreciat ca fiind de rea-credinţă. Iar practicile cinstite exclud aproprierea unui semn dacă se conştientizează sau ar trebui să se conştientizeze că în urma unei asemenea preluări concurentul existent sau potenţial ar fi incomodat în activitatea sa comercială.

Ori de câte ori solicitantul înregistrării ştia sau putea în mod rezonabil să ştie de existenţa ori de intenţia folosirii anterioare a semnului în conflict, acesta are o conduită de rea-credinţă, sancţionabilă cu anularea înregistrării.

Asociaţii pârâtei sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumaţi astfel ca fiind bine informaţi în legătură cu piaţa serviciilor/produselor identificate prin mărcile în conflict.

Or, câtă vreme la data înfiinţării societăţii existau publicaţii care menţionau marca „INTEL”, câtă vreme societatea a fost înfiinţată de doi ingineri specializaţi în calculatoare şi care profesau şi în mediul universitar, este de presupus că aceştia cunoşteau sau ar fi trebuit să cunoască marca „INTEL” şi produsele identificate prin aceasta.

înregistrarea în aceste condiţii a mărcii „INTELPROF” apare ca fiind făcută cu rea-credinţă şi sancţionabilă cu anularea, în condiţiile art. 48 din Legea nr. 84/1998.

împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta, solicitând modificarea decizici, admiterea apelului şi respingerea cererii de chemare în judecată formulate împotriva sa.

In motivarea cererii de recurs, întemeiată pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurenta a susţinut următoarele:

1. Hotărârea este nelegală, deoarece instanţa a înlăturat necesitatea administrării unui probatoriu bazat pe modalităţi obiective de determinare a notorietăţii mărcilor „INTEL” pe teritoriul României la data de referinţă.

Este adevărat că notorietatea reprezintă o chestiune a cărei apreciere este lăsată la latitudinea judecătorului, dar stabilirea acesteia nu trebuie să fie nici arbitrară şi nici făcută în afara cadrului legal.

Dovada notorietăţii se poate realiza conform criteriilor legale care, deşi sunt exemplificaţiv enumerate de regula 16 din H.G. nr. 833/1988, sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai reprezentative, nu doar de către acest act normativ, dar şi de întreaga jurisprudenţă la nivel european.

Instanţa de apel a considerat inaplicabile prevederile enunţate, ca fiind contrare Legii nr. 84/1998, dar în atare situaţie nu ar fi trebuit să

ignore prevederile Acordului TRIPS care, prin ratificarea lor de către România, au rang de lege.

-2. In mod greşit s-a reţinut că există similitudine între produsele şi serviciile oferite de pârâtă şi reclamantă, cu motivarea că produsele şi serviciile au o legătură între ele atât de directă, încât dau publicului motiv să creadă în mod rezonabil că sunt înrudite cu cele ale titularului mărcii.

Or, dacă s-a reţinut că publicul vizat este compus din specialişti IT, ceea ce înseamnă persoane special pregătite pentru a lucra într-un anumit domeniu, care cunosc temeinic disciplina, aceşti specialişti nu ar fi putut face în mod rezonabil o confuzie între produsele I.C. şi serviciile I.I.

Astfel, I.C. comercializează produse constând în microprocesoare, deci hardware, publicul vizat fiind compus din persoanele care încorporează aceste produse în diverse mecanisme.

I.I. prestează servicii care constau în predarea unor cursuri de instruire în domeniul software, iar publicul vizat este compus din persoane care învaţă sisteme de operare şi care fac, datorită naturii pregătirii lor, distincţia între un produs hardware şi un curs software.

3. In mod greşit a reţinut instanţa că există similitudine între cele două mărci şi, pe cale de consecinţă, riscul de asociere între acestea.

In aprecierea riscului de confuzie, instanţa de apel ar fi trebuit să se raporteze, ca termen de comparaţie, la gradul de atenţie a unui consumator vigilent şi preocupat de interesele sale, câtă vreme a considcrat că publicul vizat îl reprezintă specialiştii din domeniul IT.

De asemenea, având în vedere şi hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (Curtea Europeană de Justiţie) din 11 noiembrie 1997, în cazul C-251/1995 (Sabel/Puma), nu poate fi acceptată opinia instanţei de apel, cum că riscul de asociere duce automat la un risc de confuzie, ci ar trebui ca acesta să fie dovedit de către solicitantul cererii de anulare.

4. Nici reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii nu a fost corect reţinută, deoarece aceasta a acţionat în ideea protejării denumirii comerciale folosite anterior, denumire care şi-a căpătat conform probatoriului administrat distinctivitate şi a generat o utilizare justificată a mărcii.

Astfel, marca „INTELPROF” a devenit cunoscută pe piaţa românească în sectorul de public căruia îi sunt destinate serviciile sale, iar folosirea acesteia este justificată şi legală, deoarece coincide cu numc-

Ic comercial, apropriat încă din anul 1993, care a fost folosit continuu de la 5 ianuarie 1993 până la 31 august 1998 când, în urma publicării mărcii „INTELPROF”, reclamanta a făcut opoziţie la înregistrarea acesteia.

In acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie care, în cauza Premier Brands UK Ltd. c. Typhoon Europe Ltd, a reţinut că revine pârâtului sarcina de a dovedi că utilizarea semnului s-a făcut justificat şi a arătat că „prin folosire justificată se înţelege că utilizatorul mărcii se află sub o asemenea nevoie să utilizeze această marcă, încât nu i se poate cere în mod onest să nu o folosească, indiferent de daunele pe care titularul mărcii anterioare le-ar putea suferi din cauza acestei utilizări”.

In speţă, pârâta foloseşte o marcă izvorâtă din numele comercial, protejată potrivit art. 8 din Convenţia de la Paris.

De asemenea, recurcnta consideră aplicabile în speţă dispoziţiile art. 4 lit. b) parag. (ii) din Recomandările O.M.P.I. privind prevederile de protecţie a mărcilor notorii, din care rezultă coexistenţa dintre o marcă înregistrată şi utilizată într-un anumit teritoriu, înainte ca marca notorie să fi devenit astfel în acel teritoriu.

Intimata-reclamantă a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente:

Instanţa de apel a făcut o corectă interpretare a legii stabilind existenţa unei vădite contradicţii între art. 3 lit. c) teza finală, art. 20 din Legea nr. 84/1998 şi Regula 16 alin. (3) lit. d) din Regulamentul de aplicare al legii (H.G. nr. 833/1998), reţinând pe bună dreptate că gradul de recunoaştere a unei mărci notorii nu poate fi condiţionat de măsura în care marca a ocupat piaţa de utilizare, câtă vreme legea prevede în mod expres că, pentru a fi considerată notorie, nu este necesară utilizarea sau înregistrarea mărcii în România.

De asemenea, recurenta insistă în mod greşit în distincţia dintre domeniul hardware şi software, având în vedere că acestea sunt domenii indisolubil unite.

Tot în mod greşit se insistă şi în distincţia dintre produsele protejate de marca „INTEL” şi serviciile protejate de marca „INTEL-PROF”, dat fiind că trebuie reţinute toate împrejurările care pot crea impresia că între ele există o legătură.

In mod corect s-a reţinut similaritatea mărcilor, dată fiind identitatea elementului dominant „Intel”.

Rcaua-crcdinţă nu a fost combătută prin motivele de recurs, care se limitează la reiterarea considerentelor instanţei de apel.

La data de 31 octombrie 2008, recurenta a solicitat instanţei să sesizeze Curtea Europeană de Justiţie în vederea stabilirii conformităţii cu dreptul comunitar a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

In susţinerea acestei cereri, recurenta a arătat că prevederile art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, coroborate cu cele ale art. 48 din aceeaşi lege, contravin celor conţinute în Directiva nr. 89/104/EEC din 21 decembrie 1988, în sensul că textul din legea română conferă o mai largă protecţie mărcii notorii, prin aceea că, în afară de identitatea sau similaritatea semnelor utilizate ca marcă şi cea a produselor sau serviciilor, nu se mai cere condiţia riscului de confuzie, aşa cum se prevede în directivă.

Recurenta şi-a întemeiat cererea de sesizare a Curţii Europene de Justiţie pe dispoziţiile art. 234 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene.

Ulterior, şi-a precizat cererea în sensul că sesizarea Curţii Europene de Justiţie ar urma să se facă pentru ca aceasta să stabilească următoarele:

Dacă din interpretarea art. 254 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene îi este permisă instanţei de judecată naţionale aplicarea directă a textului unei directive, în cazul de faţă prevederile art. 4 din Directiva nr. 89/104/EEC, în condiţiile în care aceasta nu a fost transpusă integral şi conform în legislaţia naţională, în termenul în care statul român şi-a asumat această obligaţie.

In măsura în care răspunsul la prima întrebare este favorabil, în ce măsură dispoziţiile directivei înlătură aplicarea prevederilor naţionale contrare, respectiv art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Intimata-reclamantă s-a opus cererii de sesizare a Curţii Europene de Justiţie, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca nefondată.

Intimata arată că adresarea unei întrebări pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare poate avea loc dacă întrebarea este relevantă pentru litigiul dedus judecăţii şi dacă răspunsul la întrebare nu a fost dat deja prin jurisprudenţa anterioară.

Mai invocă, de asemenea, teoria actului clar, acceptată de Curtea Europeană de Justiţie, care presupune existenţa unei dificultăţi reale, invocată de părţi sau constatată de judecători din oficiu, de natură să nască o îndoială într-un spirit luminat.

Or, în speţă nu poate fi vorba de nicio îndoială, dcoarece Curtea Europeană de Justiţie nu verifică conformitatea legii naţionale cu dreptul comunitar.

In cazul unei atare neconformităţi, este aplicabil actul comunitar, astfel cum s-a stabilit de către Curte în cauza C-283/81 CILFIT.

Curtea Europeană de Justiţie nu poate ca, în aplicarea art. 234 din Tratat, să pronunţe o hotărâre cu privire la compatibilitatea unei dispoziţii din dreptul naţional cu dreptul comunitar.

Cu privire la art. 4 din Directiva nr. 89/104/CEE, Curtea s-a mai pronunţat în cauzele C-29/2000, C-328/06 şi C-408/01.

Intimata mai susţine că în speţă nu este necesară verificarea compatibilităţii dintre Legea nr. 84/1998 şi Directiva nr. 89/104/CEE, deoarece cauzele de nulitate a mărcii sunt cele reglementate de Legea nr. 28/1967, iar nu de Legea nr. 84/1998.

Aceasta, dcoarece marca „INTELPROF” a fost înregistrată la

O.S.I.M. sub nr. 00027799 la data de 25 iunie 1996, dată la care erau în vigoare dispoziţiile Legii nr. 28/1967.

Nici compatibilitatea acestei din urmă legi cu directiva nu se impune a fi verificată, deoarece România a devenit membră a Uniunii Europene în anul 2007, astfel încât numai din acest an legislaţia comunitară îi este aplicabilă în mod direct, conform art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.

Analizând cu prioritate cercrca de sesizare a Curţii Europene de

Justiţie, înalta Curte a constatat că aceasta nu poate fi primită, pentru următoarele considerente:

Competenţa Curţii Europene de Justiţie este, conform art. 234 TCE (Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene), aceea de a se pronunţa cu privire la o problemă de interpretare a dreptului comunitar sau la validitatea unui act al unei instituţii comunitare.

Instanţele naţionale nu pot cere Curţii Europene de Justiţie să interpreteze dreptul comunitar prin declararea unei prevederi din legislaţia naţională ca fiind compatibilă sau incompatibilă cu dreptul comunitar şi nici să se pronunţe asupra aplicabilităţii dreptului comunitar la un caz particular.

Aplicabilitatea unei prevederi a dreptului comunitar sau a unui principiu de drept comunitar stabilit în jurisprudenţa Curţii este în sarcina instanţei naţionale.

In acest sens s-a pronunţat chiar Curtea Europeană de Justiţie în cauza Costa c. Enel, 6/64.

Aşadar, în speţă, înalta Curte nu poate sesiza Curtea Europeană de Justiţie în vederea stabilirii conformităţii cu dreptul comunitar, respectiv cu Directiva nr. 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 a prevederilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

De asemenea, nu poate nici să întrebe Curtea dacă este permis instanţei naţionale să aplice Directiva nr. 89/104/EEC în mod direct, în cazul în care prevederile acesteia nu au fost integral transpuse în dreptul intern.

Prioritatea normelor comunitare faţă de normele interne contrare, efectul direct al normelor comunitare şi particularităţile efectului direct - exclusiv vertical - în cazul directivelor, obligaţia de interpretare a dreptului intern conform dreptului comunitar sunt chestiuni de principiu care au fost deja clarificate în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (6/64 Costa c. Enel, 147/77 Comisia c. Italiei, 154/84 M.H. Marshall, Southampton and South-West Hampshire A rea Health Authority, C-188/89 A. Foster and others c. British Gas pic. etc.) şi a căror aplicabilitate trebuie verificată de instanţa naţională, în funcţie de particularităţile fiecărei cauze în parte.

O altă condiţie pentru sesizarea Curţii Europene de Justiţie cu o întrebare preliminară este aceea ca răspunsul să fie necesar pentru soluţionarea cauzei, condiţie care de asemenea nu este îndeplinită.

în speţă, recurenta ridică problema incompatibilităţii art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 cu art. 4 din Directiva nr. 89/104/EEC şi a efectului direct al celui din urmă.

Reclamanta I.C. a sesizat instanţa cu o acţiune în anularea înregistrării mărcii „INTELPROF”, efectuată sub nr. 16439 cu data depozitului reglementar 25 iunie 1996.

înregistrarea mărcii în litigiu s-a solicitat sub imperiul şi în baza Legii nr. 28/1967, care prevedea în art. 17 ce semne nu puteau fi înregistrate ca mărci, iar în art. 27 condiţiile cerute pentru anularea înregistrării mărcii.

Pe parcursul procedurii de înregistrare a intrat în vigoare Legea nr. 84/1998, care a abrogat Legea nr. 28/1967 şi care a prevăzut, printre dispoziţiile tranzitorii, la art. 94, că cererile de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a legii sunt supuse prevederilor acesteia.

Dând eficienţă acestei dispoziţii, O.S.I.M. a analizat cererea de înregistrare a mărcii „INTELPROF” din perspectiva Legii nr. 84/1998, la care face referire în decizia nr. 103 din 22 decembrie 1999, prin care a soluţionat opoziţia formulată de reclamanta din prezenta cauză.

In acest demers nu se putea însă pune problema conformităţii legii interne cu dreptul comunitar şi aplicării directe a acestuia din urmă, câtă vreme la acea dată România nu devenise membră a Uniunii Europene, calitate pe care a dobândit-o la data de 1 ianuarie 2007.

Or, ca în cazul oricărui act juridic, condiţiile de validitate a înregistrării unei mărci nu pot fi analizate decât prin raportare la legea contemporană, şi nu a unui act normativ viitor, ale cărui dispoziţii nu sunt aplicabile retroactiv.

Recursul este însă fondat şi a fost admis, pentru următoarele considerente:

1. Chiar dacă analiza cererii de înregistrare s-a efectuat, iar înregistrarea s-a dispus sub imperiul legii noi, atât notorietatea mărcii reclamantei, cât şi atitudinea subiectivă a pârâtei se raportează la data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare.

In ceea ce priveşte problema notorietăţii mărcii reclamantei, instanţa de recurs nu poate cenzura analiza probelor încuviinţate şi administrate pe acest aspect şi nici asupra modului în care instanţa de apel a considcrat utilă, concludcntă sau pertinentă o anumită probă sau alta.

Dacă însă, pe baza situaţiei de fapt reţinute, instanţa de apel a ajuns în mod corect la concluzia că mărcile reclamantei erau notorii la data formulării cererii de înregistrare a mărcii pârâtei reprezintă o chestiune de legalitate, care intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Pentru a efectua o asemenea analiză, ar trebui ca din probatoriul administrat să rezulte procentul în care marca era cunoscută la data cererii de înregistrare formulate de pârâtă în cadrul segmentului de public relevant.

Astfel, deşi se reţine că marca „INTEL” era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant - date fiind referirile la această marcă în publicaţiile de specialitate, precum şi informaţiile diseminate prin internet cu privire la marcă -, nu se arată la ce proporţie din publicul relevant a ajuns informaţia referitoare la existenţa mărcii, aşa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Sub acest aspect, situaţia de fapt nu a fost clarificată, iar înalta Curte poate, conform art. 314 C. proc. civ., să aplice ea însăşi legea, în caz de casare, doar când situaţia de fapt este pe deplin lămurită.

-2. Criticile referitoare la lipsa de similaritate a produselor şi serviciilor şi la lipsa de similaritate a semnelor în conflict, subsumate de asemenea art. 304 pct. 9 C. proc. civ., sunt nefondate.

In mod corect a constatat că a aceste produse şi servicii sunt în parte idcntice şi în parte similare, similaritate dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software.

In acest context, trebuie precizat că publicul cărora se adresează aceste produse şi servicii - avut în vedere la analiza riscului de confuzie - este alcătuit din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalţi specialişti IT.

Această referire la calitatea de specialişti a fost făcută de curtea de apel atunci când a analizat reaua-credinţă a pârâtei, ai cărei asociaţi i-a considcrat ca făcând parte din categoria menţionată.

Similaritatea semnelor în conflict a fost, de asemenea, corect reţinută, prin identificarea particulei „Intel" încorporată în marca „IN-TELPROF”, înregistrată de pârâtă.

3. Referitor la reaua-credinţă, instanţa de apel se mărgineşte să arate că, dată fiind înalta calificare în domeniul IT a asociaţilor societăţii comerciale pârâte, este de presupus că aceştia cunoşteau sau, cu minime diligenţe, ar fi trebuit să cunoască existenţa mărcii „INTEL”.

Pârâta formulase însă în apel o serie de apărări pe acest aspect -legate de istoricul înfiinţării în anul 1993 a unei societăţi comerciale cu acelaşi nume ca cel al mărcii a cărei anulare se solicită, de activitatea desfăşurată şi de motivele care au stat la baza înregistrării mărcii etc. - care nu au fost analizate de instanţa de apel, făcând astfel imposibil controlul judiciar.

Pentru aceste motive, în baza art. 304 pct. 7 şi art. 314 C. proc. civ., s-a admis recursul, s-a casat decizia şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de trimitere va avea în vedere şi următorul aspect:

Reclamanta a sesizat instanţa cu o cerere de anulare a înregistrării mărcii „INTELPROF”, invocând, ca temei de drept, art. 48 alin. (1) lit. b) şi c) cu referire la art. 6 lit. d) şi e) din Legea nr. 84/1998, texte de lege referitoare la conflictul cu o marcă notorie, respectiv la reaua-credinţă la înregistrarea mărcii.

In motivarea în fapt a cererii, reclamanta s-a referit însă şi la împrejurarea că mărcile sale erau mărci înregistrate la data cererii depuse de pârâtă la O.S.I.M. pentru o parte din clasele de produse şi servicii, precum şi la existenţa riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere între mărcile sale şi cea a pârâtei.

Acest aspect - care a fost, de altfel, analizat de ambele instanţe -este specific motivului de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. a) şi b) din lege, şi nu celui prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) şi e), aşa cum corect a remarcat şi recurenta când a invocat pretinsa neconcordanţă a legii române cu directiva.

Prin urmare, la situaţia de fapt pe care urmează a o lămuri în privinţele arătate şi în limitele motivelor de apel, instanţa de trimitere va face aplicarea textelor de lege incidente, nefiind ţinută de temeiul juridic incomplet indicat de parte.

Notă: Directiva nr. 89/104/CEE, la care se face referire în decizie, a fost între timp abrogată prin Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, care a intrat în vigoare la data de 28 noiembrie 2008.

In fapt, noua directivă reprezintă versiunea codificată a celei anterioare, care suferise modificări în ceea ce priveşte conţinutul unor articole.

2. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Legea aplicabilă. Cerere de înregistrare depusă anterior intrării în vigoare a legii noi şi soluţionată ulterior. Dispoziţie tranzitorie

Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. d), art. 48 lit. b) şi c), art. 94 alin. (1)

Articolul 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 prevede, ca dispoziţie tranzitorie, că în cazul cererilor de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a acestei legi sunt aplicabile prevederile acesteia.

Decizia la care se referă acest text legal nu poate fi considerată decât decizia prin care se soluţionează cererea de înregistrare a mărcii, în condiţiile în care textul legal nu distinge, iar aceasta reprezintă actul prin care se hotărăşte asupra înregistrării mărcii şi publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, fiind în măsură să producă efecte juridice depline.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 979 din 15 februarie 2008, nepublicată

Prin cererea reconventională formulată în dosarul nr. 6806/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, de pârâta SC

B.P. SA, în contradictoriu cu reclamanta SC D.G. SA şi O.S.I.M., s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care:

- să se constate caracterul notoriu al mărcii „EUGENIA” în beneficiul pârâtei;

- să se anuleze înregistrarea mărcii nr. 36831 din 10 martie 1997 privind biscuiţii cu cremă „EUGENIA”;

- să se anuleze marca combinată nr. 04896 din 8 iunie 2004 privind produse dietetice şi produse alimentare pentru copii şi sugari, specialităţi de panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi, produse zaharoase, snack-uri şi prăjituri „EUGENIA”.

Prin cererea formulată la data de 17 octombrie 2006, pârâta a precizat ultimul capăt de cerere, în sensul că se solicită anularea înregistrării mărcii combinate „EUGENIA” nr. 62023 din 8 august 2004 deţinute de pârâtă pe baza cererii depuse la O.S.I.M. cu nr. M 04896 din 8 iunie 2004.

Cererea reconvenţională a fost disjunsă prin încheierea din data de 21 iunie 2006, fiind înregistrată pe rolul aceleiaşi instanţe sub nr. 24343/3/2006.

In motivarea cererii s-a susţinut că s-au încălcat dispoziţiile art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, în condiţiile caracterului notoriu al mărcii „EUGENIA”. In acelaşi timp, s-a invocat reaua-credinţă la înregistrare, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în condiţiile în care reclamanta, anterior invocării drepturilor conferite de marcă, s-a asigurat că au expirat termenele instituite de lege pentru căile de atac împotriva respectivei înregistrări.

Prin sentinţa civilă nr. 1751 din 20 decembrie 2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, s-a dispus după cum urmează, reţinându-se calitatea aferentă a părţilor:

S-a admis excepţia inadmisibilităţii primului capăt de cerere formulat de reclamanta SC B.P. SA invocată de pârâta SC D.G. SA şi s-a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind constatarea caracterului notoriu al mărcii „EUGENIA” în beneficiul reclamantei.

Au fost respinse ca neîntemeiate celelalte capete de cerere, astfel cum au fost precizate de reclamanta SC B.P. SA în contradictoriu cu SC D.G. SA şi O.S.I.M. privind anularea mărcilor „EUGENIA” nr. 36831 şi „EUGENIA” nr. 62023.

A fost obligată reclamanta la plata către pârâtă a cheltuielilor de judecată.

La soluţionarea cauzei s-au avut în vedere probele administrate, faţă de care s-au reţinut următoarele:

Se solicită să se constate notorietatea mărcii în discuţie, altfel spus, constatarea unei situaţii de fapt, deşi caracterul notoriu al mărcii poate constitui un motiv de refuz la înregistrare în cazurile expres prevăzute de lege. în speţă, nu este vorba de un eventual drept la notorietatea mărcii în favoarea reclamantei, cum greşit susţine aceasta, ci de o cerere în constatare care, în raport de prevederile art. 111 C. proc. civ., este inadmisibilă în cauza de faţă, pârâta putând să invoce caracterul notoriu în cadrul cererilor formulate în realizarea dreptului cu privire la anularea mărcilor pârâtei.

Astfel, în baza art. 137 C. proc. civ., tribunalul a respins excepţia invocată ca inadmisibilă.

Cu privire la excepţia exercitării abuzive a drepturilor procesuale de către reclamantă, tribunalul a constatat că este nefondată, întrucât împrejurarea că SC B.P. SA a formulat, odată cu întâmpinarea la acţiunea în contrafacere privind marca „EUGENIA” introdusă de SC D.G. SA împotriva sa, şi cerere reconvenţională nu se poate aprecia decât ca o acţiune în contracarare prin care aceasta tinde să-şi

valorifice propriile drepturi decurgând din folosirea mărcii în discuţie. In consecinţă, s-a respins ca neîntemeiată excepţia invocată de pârâtă în temeiul art. 137 C. proc. civ.

Analizând pe fond cererea reclamantei SC B.P. SA, în raport de înscrisurile depuse la dosar, tribunalul a constatat că pârâta SC D.G. SA a înregistrat la O.S.I.M. mărcile „EUGENIA” nr. 36831/1997 (clasa 30) şi „EUGENIA”, marcă combinată (clasele 5,30, 35). Pârâta a produs biscuiţi cu această denumire anterior înregistrării mărcii, producând şi în prezent biscuiţi sub marca menţionată, care era disponibilă la înregistrare, întrucât, deşi a fost folosită de mai multe întreprinderi din România socialistă, nu s-a formulat nicio cerere de înregistrare în termenul de 6 luni prevăzut de art. 33 alin. (2) din legea în vigoare la acea dată, Legea nr. 28/1967.

Prin înregistrarea ca marcă a semnului folosit în activitatea sa, în 1997 şi ulterior în 2004, pârâta a dobândit drepturile exclusive asupra mărcii „EUGENIA”, prin aplicarea inclusiv a prevederilor art. 5 din legea menţionată, care obligau întreprinderile din România să înregistreze şi să folosească mărcile de fabrică pentru produsele sau serviciile lor.

Intre părţile din cauză s-a încheiat, la 18 iunie 2002, un contract de licenţă neexclusivă, prin care pârâta SC D.G. SA, în calitate de liecn-ţiator, a transmis către reclamantă, în calitate de liecnţiat, dreptul de a utiliza cu titlu neexclusiv marca „EUGENIA" nr. 36831 aparţinând pârâtei, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de a prelungi contractul. Prin acte adiţionale ulterioare, părţile au convenit modificarea unor clauze privind prelungirea contractului, teritoriul pe care se va utiliza marca, preţul etc.

Prin încheierea acestui contract se poate aprecia că reclamanta a fost de acord cu drepturile exclusive ale pârâtei ca titular de marcă, acceptând să fie licenţiată neexclusiv în folosirea acesteia, împrejurare ce echivalează totodată şi cu recunoaşterea faptului că nu are un drept propriu.

Deşi nu poate invoca un drept propriu cu privire la marcă, reclamanta solicită anularea mărcilor pârâtei în temeiul art. 48 lit. b), întrucât înregistrarea s-a făcut cu încălcarea art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, prin care se prevede că o marcă se refuză la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii similare, la data depunerii cererii de înregistrare.

Cu privire la marca înregistrată în 2004, se invocă şi reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii.

In ce priveşte susţinerile pârâtei din aceste capete de cerere, admisibile din punct de vedere al existenţei lor de sine stătătoare, tribunalul a constatat că nu sunt fondate.

Astfel, referitor la marca „EUGENIA” din 1997, condiţiile de validitate a înregistrării ce urmează a fi analizate sunt acelea prevăzute de legea în vigoare la data depunerii cererii, respectiv Legea nr. 28/1967, iar nu ale legii actualmente în vigoare, cum susţine reclamanta, pe motiv că decizia de înregistrare a mărcii s-a emis după data adoptării, în 1998.

Conform dispoziţiilor art. 17 lit. b) din aceeaşi lege, motivul de refuz privind caracterul notoriu al mărcii privea numai marca străină, nu şi marca din România, neputând fi deci înregistrate ca mărci pentru produse identice sau similare decât semnele ce constituiau copierea, imitarea sau traducerea unei mărci din alt stat, notoriu cunoscute în România. Cum la data înregistrării mărcii de către pârâtă notorietatea denumirii nu reprezenta un impediment pentru constituirea depozitului naţional, la înregistrarea din 2004 a mărcii „EUGENIA” caracterul notoriu al mărcii nu putea fi opus, întrucât marca notorie aparţinea aceluiaşi titular care solicitase înregistrarea.

In ce priveşte reaua-credinţă invocată de reclamantă, aceasta nu reiese din acţiunile pârâtei, nici cu privire la înregistrarea mărcilor, nici cu privire la folosirea acestora şi nici în relaţia cu reclamanta din cauză care a încheiat contract privind licenţierea mărcii prin liberă negociere şi nu a promovat vreo acţiune în anulare la acea dată.

Apelul declarat de reclamanta SC B.P. SA împotriva sentinţei primei instanţe a fost respins ca nefondat, prin decizia civilă nr. 101/A din 20 aprilie 2007, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, pentru următoarele motive:

Critica privind soluţionarea de către instanţa de fond a excepţiei inadmisibilităţii capătului de cerere în constatarea caracterului notoriu al mărcii „EUGENIA” nu a fost primită.

In mod eronat se indică de către reclamantă că motivul admiterii excepţiei este existenţa unei acţiuni în realizare la dispoziţia reclaman-tei. In realitate, aşa cum corect a reţinut tribunalul, se tinde la constatarea caracterului notoriu ca stare de fapt şi prin aceasta se nesocotesc prevederile art. 111 C. proc. civ. care recunosc deschisă calea la acţiu

nea în constatare numai în situaţia în care se solicită constatarea unui drept.

Privitor la legea aplicabilă în cauză sub aspectul legalităţii înregistrării, Curtea a reţinut că cererea de înregistrare a mărcii „EUGENIA” nr. 36831 a fost depusă sub imperiul Legii nr. 28/1967 la data de 10 martie 1997 şi constituirea depozitului naţional reglementar a avut loc în baza deciziei emise în termen de 20 de zile de la depunerea cererii, conform art. 7 din H.G. nr. 77/1968.

Fiind o cerere depusă sub imperiul Legii nr. 28/1967, nu numai condiţiile de fond şi de formă privitoare la înregistrare sunt cele prevăzute de această reglementare, dar şi motivele de anulare.

Nu se poate reţine că prin emiterea deciziei de înregistrare a mărcii sub imperiul noii legi ne-am afla în situaţia unor efecte viitoare ale

unor situaţii juridice trecute. In realitate, cererea de înregistrare este un act de voinţă care produce efectele pe care legea i le recunoaşte la momentul manifestării acestei voinţe.

Nici aplicabilitatea normei tranzitorii cuprinse în art. 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 nu poate fi reţinută, câtă vreme aceasta are ca arie de aplicare doar cererile de înregistrare privitor la care nu fusese luată o decizie până la data apariţiei legii noi. Or, în speţă, decizia fusese luată în termenul prevăzut de art. 7 din H.G. nr. 77/1968 de la data depunerii cererii, deci anterior intrării în vigoare a legii noi la 24 iulie 1998.

Prin urmare, în speţă, anularea mărcii „EUGENIA” nr. 36831 ar fi putut interveni doar în condiţiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/

← Cum însă marca notorie la care se facea referire putea fi doar...		Să interzică utilizarea de către pârâtă în activitatea sa... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Să dispună publicarea în presa scrisă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii pe care o va pronunţa, în cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia, şi anume: o dată pe zi, în zilele de luni, miercuri şi vineri al