Marcă. Acţiune în decăderea titularului din dreptul la
| Comentarii |
|
marcă. Persoană interesată. Existenta unei acţiuni în contrafacere
Legea nr. 84/1998, art. 45 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2)
Articolul 45 din Legea nr. 84/1998 prevede că acţiunea în decăderea titularului din drepturile conferite de marcă poate fi formulată de orice persoană interesată.
Legea nu defineşte sintagma „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanţei să stabilească, în funcţie de circumstanţele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acţiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acesteia.
în situaţia în speţă, pentru o parte dintre produsele comercializate de către reclamantă, pârâta s-a considerat vătămată în drepturile de folosire a mărcii şi a promovat acţiune în contrafacere.
” Pentru dezvoltări în legătură cu modul de determinare a datei de la carc se consideră încheiată procedura de înregistrare, a se vedea şi O. Spineanu-Matei, Decăderea titularului din drepturile conferite de înregistrarea mărcii pentru nefolosire. Aspecte privind calculul termenului de 5 ani de lipsă a folosinţei mărcii prevăzut de art. 45 alin. (I) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în R.R.D.P.I. nr. 4/2008, p. 39-47.
Faptul că pentru aceste produse s-a înlăturat situaţia conflic-tuală dintre părţi, prin soluţionarea irevocabilă a acţiunii în contrafacere, nu lipseşte de interes întreaga cerere de decădere.
De asemenea, dovedirea desfăşurării unor activităţi comerciale de către reclamantă nu poate fi privită ca o condiţie sine qua non a intentării acţiunii în decădere, întrucât ar fi lipsită de suport legal.
Astfel, a pretinde reclamantei ca, înainte de a intenta acţiunea în decădere, să iniţieze mai întâi o extindere a activitătii comer-7 » » ciale pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele protejate de mărcile pârâtei, pe care să le marcheze cu un semn similar sau identic şi fără a face parte din obiectul de activitate înregistrat la registrul comerţului, înseamnă a-i pretinde să se hazardeze într-un demers posibil ilicit, prin invocarea de către titularul mărcilor a dreptului exclusiv asupra acestora.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6594 din 12 octombrie 2007, nepublicată
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 21 septembrie 2004, reclamanta SC G.S.K. SRL a chemat în judecată pe pârâţii SC T.F. şi O.S.I.M., solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună:
1. Decăderea pârâtei T.F. din drepturile conferite de mărcile „TOTAL" înregistrate pe calea Aranjamentului de la Madrid pentru înregistrarea internaţională a mărcilor (cu extindere şi la teritoriul României), astfel:
- Marca internaţională „TOTAL" nr. 2R 174838, înregistrată la data de 15 februarie 1954 pentru clasele de produse şi servicii 01, 03, 04, 19, cu extinderea protecţiei şi pentru România, reînnoită la data de 15 februarie 1994 pentru 20 de ani;
- Marca internaţională „TOTAL" nr. R 398150, înregistrată la data de 27 aprilie 1973 pentru clasele 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 şi 30, cu extinderea protecţiei şi pentru România numai pentru clasele 01, 02, 05 (restrânsă), 16 (restrânsă), 17 (restrânsă), 20 (restrânsă), 21 (restrânsă) 27, 28 (restrânsă), 29 şi 30, reînnoită la data de 27 aprilie 1993 pentru următorii 20 de ani.
2. Obligarea O.S.I.M. la radierea înregistrării mărcilor internaţionale „TOTAL" nr. 2R 174838 şi „TOTAL" nr. R 398150 pentru toate clasele pentru care au fost înregistrate din Registrul Naţional al Mărcilor şi comunicarea decăderii titularului din drepturile la mărcile
„TOTAL” pc teritoriul României către Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală.
Acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998, iar reclamanta şi-a justificat calitatea de persoană interesată, în sensul art. 45 din lege, pe situaţia generată de faptul că, la data de 8 decembrie 2003, pârâta a acţionat-o în judecată prin acţiune în contrafacere şi în concurenţă neloială, pretinzând că reclamanta îi încalcă drepturile asupra mărcilor „TOTAL” prin denumirile produselor „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3 + TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”.
Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat, pe lângă respingerea cererii ca neîntemeiată, în subsidiar respingerea capătului de cerere privind decăderea sa din drepturile conferite pe teritoriul României de mărcile „TOTAL”, înregistrată internaţional cu nr. 2 R 174838/1994 pentru clasele de produse şi servicii 1, 3, 4 şi 19, şi „TOTAL”, înregistrată internaţional cu nr. R 398150 din 27 aprilie 1993 pentru clasele 1, 2, 5, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 şi 30, ca lipsit de interes.
In motivarea cercrii prin care se invocă lipsa de interes s-a arătat, în esenţă, că afirmaţiile reclamantei prin care îşi justifică interesul denotă faptul că aceasta nu îşi concentrează eforturile în sensul creării şi dezvoltării unor mărci proprii, care să fie ataşate propriilor produse şi servicii, ci urmăreşte preluarea unor mărci de succes, deja născute şi promovate pe piaţă.
Pe de altă parte, pârâta nu a demonstrat comercializarea de produse sau prestarea de servicii care ar fi în conflict cu conţinutul claselor de protecţie ale mărcilor pentru a căror solicitare de decădere s-a invocat lipsa de interes.
Prin sentinţa civilă nr. 1197 din 27 octombrie 2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, s-a admis excepţia lipsei de interes şi s-a respins cererea de decădere întemeiată pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. a) ca lipsită de interes.
Prin aceeaşi sentinţă s-a respins cererea de decădere întemeiată pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b), ca neîntemeiată.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa a avut în vedere următoarele motive:
Referitor la condiţiile pe care interesul trebuie să le îndeplinească şi raportat la împrejurările de fapt ale speţei deduse judecăţii, s-a reţinut că interesul invocat de reclamantă constă în împiedicarea
acţiunii în concurcnţă neloială pe care pârâta a formulat-o împotriva reclamantei din prezenta cauză şi care a făcut obiectul dosarului nr. 4390/2003 înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă.
Fiind o cale prevăzută de lege, încercarea de zădărnicire a cererii introductive de instanţă printr-o cerere reconvenţională sau printr-o
cerere conexă este o cerere ce justifică un interes legitim. In speţă, chiar dacă privitor la cele două cauze nu s-a dispus conexarea, tribunalul a reţinut că ele îndeplineau condiţiile prevăzute de art. 164 C. proc. civ., întrucât se desfăşurau între aceleaşi părţi, iar sub aspectul obiectului aveau între ele o strânsă legătură.
Condiţia caracterului personal s-a apreciat a fi îndeplinită, câtă vreme folosul practic urmărit vizează persoana reclamantei înseşi, iar nu o altă persoană şi nici un interes general.
La data înregistrării cauzei de faţă, 21 septembrie 2004, interesul era născut, câtă vreme acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. 4390/2003, înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, fusese înregistrată la data de 8 decembrie 2003.
Cât priveşte caracterul actual al interesului, tribunalul a reţinut că această caracteristică priveşte condiţia ca interesul să existe nu numai la punerea în mişcare a acţiunii civile, prin introducerea cererii de chemare în judecată, ci ea trebuie îndeplinită în legătură cu toate formele şi etapele procedurale care alcătuiesc conţinutul acţiunii.
Or, în speţă, aşa cum rezultă din certificatul de grefa nr. 220/S a IX din 10 octombrie 2005, prin decizia civilă nr. 335/A din 4 octombrie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a, acţiunea în concurenţă neloială promovată de pârâta din prezenta cauză a fost soluţionată definitiv.
Prin respingerea apelului şi menţinerea soluţiei Tribunalului Bucureşti de respingere ca neîntemeiată a acţiunii în concurenţă neloială, a dispărut implicit pericolul ca reclamanta în cauza de faţă să cadă în pretenţii în acea cauză, dar şi caracterul actual al interesului pe care aceasta l-a invocat prin promovarea acţiunii sale.
Constatând, prin urmare, că interesul reclamantei nu îndeplineşte această ultimă condiţie, tribunalul a admis excepţia lipsei de interes privitor la cererea întemeiată pe prevederile art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Privitor la motivul de decădere întemeiat pe prevederile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a reţinut că acesta
priveşte ipoteza în care marca a devenit uzuală, ulterior înregistrării, iar dobândirea acestei caracteristici este rezultatul acţiunii sau inacţiunii titularului.
Or, ceea ce se invocă de către reclamantă în argumentarea caracterului uzual al denumirii sunt caracteristici intrinseci ale cuvântului din care este alcătuită marca şi ale semanticii acestuia. Faptul că termenul „TOTAL" desemnează un produs având o acţiune sau funcţie completă este o împrejurare independentă de atitudinea titularului mărcii şi în niciun caz o caracteristică dobândită ulterior înregistrării.
în realitate, argumentele aduse de către reclamantă în sprijinul cererii sale întemeiate pe acest text de lege privesc motive absolute de refuz al înregistrării mărcii.
Or, odată depăşită etapa înregistrării mărcii, astfel de motive pot fi invocate numai pe calea unei acţiuni în anulare, conform art. 48 alin. (1) lit. a), şi nu a unei acţiuni în decădcre, precum cea în speţă.
în concluzie, această cerere întemeiată pe prevederile art. 45 alin. (1) lit. b) a fost respinsă ca neîntemeiată, ca şi capătul doi de cerere, a cărui soluţie se impune prin însăşi soluţionarea capătului de cerere principal.
Prin decizia civilă nr. 227/A din 6 noiembrie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Sccţia IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a admis apelul declarat de reclamantă, s-a desfiinţat sentinţa primei instanţe şi s-a trimis cauza pentru rcjudceare la acceaşi instanţă.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Potrivit susţinerilor apelantei, indiferent de numărul motivelor de decădcre invocate, o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 84/1998 are un caracter unitar, subsumat efectului spre care tinde formularea unei astfel de cereri, respectiv decăderea, stingerea drepturilor conferite de marcă.
In speţă, cererea de decădcre a avut două cauze, respectiv decădcrea pentru nefolosirea mărcii [art. 45 lit. a)] şi decăderea pentru degenerarea mărcii [art. 45 lit. b)], ambele având aceeaşi finalitate, nereprezentând decât motive ale aceluiaşi capăt de cerere.
Analiza întrunirii interesului, ca o condiţie de exerciţiu al acţiunii civile, se face în persoana titularului unei acţiuni pentru fiecare capăt de cerere în parte şi raportat la efectele admiterii acţiunii, indiferent de numărul cauzelor, motivelor sau argumentelor pe care le aduce în
susţinerea unui capăt de cerere. Efectul unei acţiuni în decădere este acelaşi, indiferent de cauza juridică pentru care este admisă acţiunea.
Instanţa de fond a reţinut în mod eronat că interesul reclamantei-apelante în promovarea acţiunii în decădere a dispărut ca efect al rămânerii definitive a sentinţei prin care a fost respinsă acţiunea în concurenţă neloială formulată de SC T.F.
Astfel, instanţa nu a ţinut cont de formularea căii de atac extraordinare a recursului, prin admiterea căruia riscul de a cădea în pretenţii este încă prezent şi justifică un interes actual; aşa încât, acceptând raţionamentul instanţei, interesul s-ar pierde când hotărârea devine irevocabilă, nu definitivă.
Hotărârea a mai fost criticată de către apelantă şi pentru faptul că ignoră împrejurarea că, prin reţinerea calităţii procesuale pasive în hotărârea care are caracter definitiv, are calitate procesuală activă şi, implicit, interes, în formularea cererii de decădere, pe calc recon-venţională sau principală, iar împrejurarea că hotărârea este definitivă nu are nicio consecinţă în ceea ce priveşte existenţa sau caracterul actual al interesului.
Esenţial pentru raportul juridic dedus judecăţii este că legitimarea procesuală a apelantei este reţinută printr-o hotărâre definitivă pronunţată în urma unei cereri care se sprijină pe drepturile conferite titularului de mărcile în discuţie şi că cererea de decădere formulată de concurentul titularului mărcii poate fi exercitată atât pe cale reconven-ţională, în cadrul acţiunii în concurenţă neloială, cât şi pe cale separată, în ambele ipoteze întrunirea condiţiei interesului fiind incontestabilă.
Apelanta a mai susţinut că interesul acesteia în cadrul raportului juridic dedus judecăţii rezultă şi din prejudiciile certe ce i-au fost aduse prin admiterea irevocabilă a cererii de ordonanţă preşedinţială, formulată de SC T.F., prin sistarea activităţii de producţie, distribuţie şi comercializare a produselor, astfel încât folosul practic urmărit prin solicitarea decăderii titularului din drepturile conferite de cele două mărci este unul actual.
Pe de altă parte, obiectul secundar de activitate al apelantei include o gamă largă de servicii şi produse care vizează şi clasele de produse şi servicii pentru care sunt protejate mărcile „TOTAL”, iar existenţa acestora are ca efect indisponibilizarea denumirii, afectând drepturile şi interesele legitime ale apelantei.
In ce priveşte motivul de decădere întemeiat pe dispoziţiile art. 45 lit. b) din Legea nr. 84/1998, apelanta a criticat sentinţa în ce priveşte aprecierea eronată a faptului că lipsa caracterului distinctiv al mărcilor în discuţie este o împrejurare independentă de atitudinea titularului mărcii şi în niciun caz o caracteristică dobândită ulterior înregistrării, deoarece voinţa şi comportamentul titularului mărcii de blocaj, ulterior înregistrării, influenţează în mod cert caracterul distinctiv al mărcii înregistrate, iar pasivitatea acestuia nu face decât să accentueze sensul uzual şi general acceptat al denumirii „TOTAL" înregistrate ca marcă.
Intimata SC T.F. a formulat întâmpinare în cauză, solicitând respingerea apelului ca nefondat, reiterând apărările formulate în faţa instanţei de fond.
Astfel, intimata a susţinut că, pentru ipoteza în care interesul apelantei s-ar putea justifica pe considerentele existenţei procesului de contrafacere, atunci acest interes ar fi limitat la produsele din clasa 03, conform Aranjamentului de la Nisa, având în vedere că acţiunea la care se face trimitere are ca ţintă exclusivă produsele de igienă orală ce fac parte din respectiva clasă, pentru toate celelalte clase interesul neputând fi susţinut pe acest argument.
Pe de altă parte, a susţinut intimata, nu se poate prezuma că pronunţarea unei hotărâri împotriva apelantei prin care i s-a interzis folosirea unei mărci în activitatea comercială i-a creat un prejudiciu, câtă vreme nu s-a dovedit acest prejudiciu, începând prin probarea efectuării, anterior acelei sentinţe, a actelor de comerţ cu produsele purtând mărcile „TOTAL”; pe parcursul acelui proces, a susţinut în permanenţă lipsa oricărei activităţi comerciale cu produse purtând semnul „TOTAL", în alăturare cu marca „AQUAFRESH".
In opinia intimatei, argumentele apelantei, împărtăşite de către instanţa de fond, potrivit cărora interesul într-o acţiune în decădere din drepturile asupra unei mărci este justificat în situaţia în care împotriva unui asemenea reclamant s-a formulat o cerere de chemare în judecată în cadrul unei acţiuni în contrafacere, nu sunt corecte, prin aceasta creându-se comercianţilor frauduloşi mijloace legale de apărare împotriva titularilor unor mărci înregistrate, producătoare de efecte juridice.
Apelanta nu îşi poate susţine calitatea de persoană interesată prin simplul fapt că are în obiectul de activitate subsidiar activităţi ce s-ar suprapune peste clasele de produse/servicii protejate, câtă vreme nu desfăşoară în mod efectiv respectivele activităţi şi nici nu dovedeşte
încercarea de apropriere a mărcilor „TOTAL”, neinvocându-se existenţa vreunui drept propriu în susţinerea cererii.
Pe fondul cauzei, intimata a solicitat să se constate că acţiunea este neîntemeiată, atât din perspectiva cauzei de decădere prevăzute de art. 45 alin. (1) lit. a), cât şi a celei prevăzute la lit. b) a aceluiaşi articol.
Apelul s-a apreciat a fi fondat, pentru motivele ce succed:
Potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi ale Regulii nr. 32 din H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a acesteia, o cerere de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă poate fi formulată de orice persoană interesată.
In absenţa unor alte dispoziţii speciale, calitatea de persoană interesată, existenţa în persoana reclamantului a condiţiei interesului, necesară promovării oricărei acţiuni în justiţie, se analizează potrivit dreptului comun, respectiv a cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească interesul, anume să fie legitim, personal şi direct, născut şi actual, pornind de la definiţia acestuia, de a reprezenta folosul practic, imediat pe care îl are o parte pentru a justifica punerea în mişcare a proccdurii judiciare.
Rezultă că cerinţa interesului se analizează în mod incontestabil din perspectiva scopului urmărit de către reclamant, ceea ce reprezintă altceva decât cauza cererii în raport de care se analizează condiţiile efectului negativ al puterii de lucru judecat.
Scopul urmărit de către apelanta-reclamantă în promovarea cererii prin care a solicitat decăderea pârâtei din drepturile conferite prin înregistrarea mărcii „TOTAL" este acela pe care însăşi legea îl prevede în art. 45 alin. (2), şi anume lipsirea, de la momentul rămânerii definitive a hotărârii, de protecţia legală conferită semnului protejat până atunci ca marcă şi, deci, disponibilizarea acestui semn în vederea utilizării lui de către orice altă persoană interesată, fie aceasta şi reclamantul din cererea prin care se solicită decăderea titularului din drepturile conferite de marcă.
Această disponibilizare ar permite tuturor celor interesaţi, cel puţin până la o nouă apropriere a mărcii, utilizarea aceluiaşi semn, inclusiv pentru clasele de produse pentru care fusese acordată protecţie prin înregistrarea mărcii.
Cauza, ca element al cererii de chemare în judecată, reprezintă faptul juridic sau material care constituie temeiul direct şi imediat al dreptului subiectiv ce urmează a fi valorificat.
Pentru acţiunea ce se constituie în obiect al cererii introductive în cadrul dosarului de faţă, cauza, în sensul de causa proxima, au constituit-o primele două ipoteze pe baza cărora se poate dispune decăderea titularului din dreptul asupra unei mărci, respectiv cele prevăzute de art. 45 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998.
Dacă scopul, folosul practic urmărit de către reclamantă prin promovarea acţiunii are caracter unitar, cauza imediată a celor două capete de cerere este diferită.
In măsura în care reclamanta-apelantă a justificat interesul pentru promovarea cererii de chemare în judecată, fie şi numai pentru unul din capetele de cerere, aceasta înseamnă implicit că are interes din perspectiva scopului urmărit, astfel încât soluţia pronunţată în cauză de către instanţa de fond, sub aspectul condiţiei interesului, este contradictorie şi, prin aceasta, nclegală.
Argumentul în sensul că reclamanta nu se află în situaţia de a-şi apropria ea însăşi marca în discuţie nu este valabil, câtă vreme ceea ce a urmărit, între altele, reclamanta-apelantă, întemeindu-şi acţiunea pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b), a fost şi dovedirea împrejurării potrivit căreia, după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată.
Prin ipoteză, caracterul uzual al unui semn reprezintă, potrivit art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, o cauză de excludere de la protecţie, de refuz de înregistrare, astfel încât a regăsi, pe acest tărâm, al aproprierii semnului, justificarea interesului ar fi contrar intenţiei legiuitorului.
Din perspectiva cauzei de decădere prevăzute de art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interesul aparţine unui cerc şi mai larg de persoane, în măsura în care în discuţie se află o marcă ale cărei cono-taţii tind să desemneze calităţi sau proprietăţi ale produselor sau serviciilor ce se constituie într-un deziderat urmărit de toţi producătorii aceloraşi feluri de produse sau servicii, cum este şi cazul în speţă, în măsura în care termenul utilizat urmăreşte şi acapararea pieţei sau a unui segment al acesteia.
Gama largă a produselor şi serviciilor pentru care sunt protejate mărcile „TOTAL”, precum şi cea a produselor şi serviciilor ce intră în
obiectul de activitate al apelantei-reclamante, justifică pe deplin interesul apelantei-reclamante în încercarea de a disponibiliza mărcile purtând însemnul ce ar putea să semnifice o calitate a lor deosebită.
Curtea a reţinut, în raport de motivele de apel, că atâta vreme cât reclamanta a justificat interesul legitim, personal şi direct, născut şi actual pentru a solicita decădcrea intimatei din drepturile conferite de marca „TOTAL”, fie şi numai pentru unul din motivele prevăzute de art. 45, cererea de decădcre trebuia analizată pe fond, sub toate motivele de drept şi de fapt invocate de către apelanta-reclamantă, în mod corelat.
Nici celelalte consideraţii ale instanţei de fond, criticate prin motivele de apel, nu justifică teza lipsei de interes în promovarea acţiunii.
Hotărârea pronunţată în cauza ce a avut ca obiect contrafacerea şi concurenţa neloială pe care pârâta ar fi desfaşurat-o prin folosirea semnului „TOTAL” pe ambalajele produselor inscripţionate cu marca „AQUAFRESH” se bucură, astfel cum a lăsat să se înţeleagă şi instanţa de fond, de puterea relativă a lucrului judecat.
Din această perspectivă, apelanta este cea care, aparent, se află pe o poziţie confortabilă, împotriva acesteia nereţinându-se nicio culpă în utilizarea semnului în cauză.
Puterea relativă a lucrului judecat priveşte în egală măsură şi considerentele hotărârii, în măsura în care acestea explică dispoziţiile instanţei.
Potrivit considerentelor, apelanta din cauza de faţă foloseşte semnul asupra căruia pârâta-intimată are asigurată protecţia, cel puţin pe produse incluse în clasa 03, potrivit Clasificării de la Nisa, fară însă ca acest fapt să conducă la existenţa unui risc de confuzie.
Rezultă din aceste considerente că, dincolo de existenţa unui litigiu născut în legătură cu utilizarea aceluiaşi semn de către apelantă pentru o categorie de produse pentru care intimata are asigurată protecţia conferită de înregistrarea ca marcă a aceluiaşi semn, este manifestă intenţia celei dintâi de a folosi acest semn pe alte produse ale sale şi servicii pe care le desfăşoară; a se considera că, odată pronunţată o soluţie în cauza ce a privit exclusiv folosirea mărcii pentru o anume clasă de produse, a dispărut interesul, altfel manifestat al apelantei, în a solicita decăderea din drepturile conferite de marcă, pentru celelalte produse, aparţinând acelor clase în care activitatea părţilor se supra
pune, reprezintă o extrapolare nejustificată a consecinţelor care pot fi deduse din litigiul anterior.
Analiza caracterului actual pe care trebuie să îl aibă interesul pe tot parcursul procesului trebuie să pornească de la aceleaşi consideraţii legate de finalitatea acţiunii în decădere urmărite de reclamanta-apelantă, concurentă pe piaţa deschisă produselor şi serviciilor similare cu cele ale intimatei.
Interesul reclamantei există şi la acest moment, câtă vreme o hotărâre irevocabilă nu a fost pronunţată în cauza ce a analizat conflictul ivit între părţi în legătură cu utilizarea de către aceasta, ca semn, a mărcii aparţinându-i intimatei, de vreme ce acţiunea în decădere putea fi formulată atât pe calea cererii reconvenţionale, cât şi pe cale separată.
Partea poate fi obligată să urmeze una sau alta din căile procesuale pe care le are la dispoziţie şi nici nu poate fi împiedicată să obţină o soluţie pe fondul pricinii, ca şi o sancţiune pentru neexercitarea uneia sau alteia dintre căile pe care jurisprudenţa a stabilit că le-ar avea la dispoziţie.
Pe cale de consecinţă, ar rezulta, potrivit argumentelor aduse prin hotărârea apelată, că reclamanta ar fi putut să obţină o soluţie pe fondul dreptului dedus judecăţii dacă ar fi formulat o cerere conexă sau reconvenţională celei în concurenţă neloială promovate de către intimată, în care a avut şi i s-a recunoscut cu putere de lucru judecat calitate procesuală pasivă, dar a pierdut acest drept ca urmare a soluţionării, cu mai mare celcritate, a celeilalte cauze (acţiunea ce a format obiectul dosarului nr. 4390/2003 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, a fost introdusă la data de 8 decembrie 2002 şi soluţionată în fond la 20 octombrie 2004, iar cea care formează obiectul dosarului de faţă a fost introdusă la 21 septembrie 2004 şi soluţionată pe fond la 27 octombrie 2005).
Argumentele intimatei, potrivit cărora ar fi greşită opinia împărtăşită de instanţa de fond în legătură cu posibilitatea pârâtului într-o acţiune în contrafacere, de a se legitima şi de a-şi susţine astfel interesul într-o acţiune în decădere, cu consecinţa de a crea comercianţilor frauduloşi mijloace de apărare împotriva titularilor de mărci înregistrate, producătoare de efecte juridice, nu au fost reţinute.
Nici una dintre cele două cauze care s-ar afla în examinare nu este aptă să conducă la suspendarea celeilalte, câtă vreme obiectul celor două acţiuni este diferit, iar efectele pe care le produc hotărârile pro-
nunţatc în două asemenea cauze sunt diferite, cu referire la faptele şi actele juridice în raport de care se analizează cauzele şi la momentul de la care sunt sancţionate acestea: încălcarea dreptului de proprietate asupra mărcii se sancţionează pentru perioada în care aceasta s-a produs, în timp ce decăderea are efecte exclusiv ulterior momentului la care se pronunţă o hotărâre definitivă pe acest aspect.
împotriva deciziei de apel a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru greşita interpretare şi aplicare a art. 45 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice în ceea ce priveşte sintagma „orice persoană interesată”, formulând următoarele motive:
Plecându-se de la definirea efectelor acţiunii în decădere, reţinută inutil de instanţa de apel, folosul practic al fiecărui reclamant trebuie individualizat, arătându-se în concret dacă lipsirea titularului de protecţia conferită semnului înregistrat ca marcă reprezintă un demers legitim.
Considerarea că devenirea uzuală a mărcii este suficientă şi că din aceasta decurge interesul procesual al reclamantei înseamnă a se contopi, fară niciun temei, cauza de nulitate, decădere cu însăşi o condiţie de exerciţiu al acţiunii civile, respectiv interesul.
Simpla înregistrare a reclamantei, scriptic, la registrul comerţului pentru un obiect secundar ce include produse şi servicii protejate prin mărcile subscrisei nu este prin ea însăşi generatoare de interes, în lipsa unei activităţi comerciale concrete şi dovedite de producţie/servicii cu clasele de produse/servicii pentru care sunt înregistrate mărcile recurentei.
Prin argumentarea interesului pe acţiunea în contrafacere, instanţa a dat relevanţă situaţiei de fapt nelegitime reprezentate de folosirea mărcii „TOTAL” fară acordul recurentei, în defavoarea prezumţiei de care se bucură marca „TOTAL”, atât de valabilitate, cât şi de folosire a acesteia.
In acest fel este recunoscut un interes ilegitim, ilicit, respectiv acela de a îndepărta de pe piaţă un eventual concurent.
Caracterul unitar al acţiunii, întemeiată pe două motive distincte de decădere, nu este un argument pentru existenţa interesului în persoana reclamantei.
Indiferent de poziţia pe care Curtea o va adopta cu privire la dualitatea temeiurilor acţiunii introductive, acest lucru este irelevant faţă de toate celelalte motive arătate mai sus şi care susţin faptul că, în
principiu, o acţiune în contrafacere nu justifică interesul pentru formularea unei acţiuni în decădere.
In mod greşit instanţa de apel justifică interesul în acţiunea în decădere, făcând trimitere la identitatea de situaţii în care se evocă decăderea prin cerere reconvenţională în cadrul acţiunii în contrafacere sau pe cale separată. Oricum, introducerea pe cale separată a unei acţiuni în decădere împotriva reclamantului din acţiunea în anulare nu justifică un interes practic, întrucât, din punct de vedere juridic, suspendarea acţiunii în anulare în temeiul art. 244 C. proc. civ. nu poate fi admisă, atâta timp cât decăderea produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, iar anularea produce efecte de la momentul înregistrării mărcii.
S-a formulat întâmpinare de către reclamantă, prin care s-a invocat nulitatea recursului justificată pe neîncadrarea motivelor în dispoziţiile art. 304 C. proc. civ. şi prin acestea susţinându-se argumentele reţinute în motivarea deciziei de apel.
Analizând decizia de apel în raport de critici le formulate, înalta Curte a constatat că recursul, ale cărui motive se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ., înlăturându-se astfel excepţia de nulitate a recursului, este nefondat, pentru motivele ce succed:
Nu este inutilă prezentarea de către instanţa de apel a efectclor acţiunii în decădere, întrucât tocmai producerea acestora justifică interesul, scopul formulării unei asemenea acţiuni.
Astfel, în mod judicios s-a reţinut de instanţa de apel că disponibilizarea semnului folosit ca marcă, ca efect al acţiunii în decădcrc ar permite tuturor celor interesaţi, inclusiv reclamantei, să utilizeze acelaşi semn, pentru produse identice sau similare cu cele din clasele de produse sau servicii pentru care fusese acordată protecţie prin înregistrarea mărcii.
Articolul 45 din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia a fost formulată acţiunea, impune condiţia ca acţiunea în decădere a titularului din drepturile conferite de marcă să fie formulată de orice persoană interesată.
Legea nu defineşte sintagma de „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanţei să stabilească, în funcţie de circumstanţele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acţiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acesteia.
In situaţia în speţă, pentru o parte dintre produsele comercializate de către reclamantă, pârâta s-a considerat vătămată în drepturile de folosire a mărcii şi a promovat acţiune în contrafacere pentru folosirea a trei denumiri de produse care ar include şi termenul „TOTAL”, marcă înregistrată.
Astfel, la data de 8 decembrie 2003, reclamanta a fost acţionată în judecată de către pârâtă, printre alţi reclamanţi, solicitându-se pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligată să înceteze folosirea în cadrul activităţii comerciale a denumirilor „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3 + TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE” care conţin marca înregistrată „TOTAL”, pentru care s-a invocat protecţia prin trei mărci înregistrate internaţional (nr. 2R 174838 din 15 februarie 1954, nr. R 402409 din 25 octombrie 1974 şi nr. R 398150 din 27 aprilie 1974), pentru clasa 3 de produse (ce include produse pentru întreţinerea dinţilor).
Litigiul a fost soluţionat irevocabil prin decizia civilă nr. 2010 din 2 martie 2007, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, în sensul respingerii acţiunii în contrafacere.
S-a reţinut în soluţionarea acţiunii în contrafacere, în esenţă, că nu există risc de confuzie în cadrul segmentului de public relevant faţă de caracterul evocator şi, de aici, slab distinctiv al cuvântului „TOTAL”, de rolul secundar pe care îl joacă în componenţa semnelor utilizate de pârâtă (reclamantă în cauza de faţă), precum şi de deosebirile pregnante dintre clementele dominante „COLGATE” (utilizat de pârâta din prezenta cauză), respectiv „AQUAFRESH” (utilizat de reclamanta din prezenta cauză).
S-a constatat că, în ceea ce priveşte produsele pentru care s-a pus problema contrafacerii, între părţi s-a ivit o situaţie conflictuală cu privire la semnul „TOTAL”, iar pentru evitarea ori înlăturarea unui posibil conflict şi cu privire la restul claselor protejate prin mărcile în discuţie, reclamanta a apelat la acţiunea de faţă, legea acordându-i posibilitatea de a solicita decăderea titularului din drepturile conferite de mărcile sale.
Faptul că pentru anumite produse s-a înlăturat situaţia conflictuală dintre părţi, prin soluţionarea irevocabilă a acţiunii în contrafacere, nu face ca această condiţie a interesului prevăzută de art. 45 din lege să afecteze întreaga cerere; acest aspect urmează a fi apreciat de instanţă odată cu soluţionarea cauzei pe fond, întrucât interesul este apreciat în
formularea cererii, neputând opera o divizare a acestuia pc anumite clase de produse vizate de aceasta.
Situaţia dintre părţi este oricum conflictuală, întrucât chiar recurenta precizează în recurs că reclamanta-intimată arc înregistrat la registrul comerţului un obiect secundar ce include şi produse şi servicii protejate prin mărcile pe care le deţine.
In acest context, se precizează însă că acest lucru nu este, prin el însuşi, generator de interes în lipsa unor activităţi comerciale concrete şi dovedite de producţie/servicii cu clasele de produse/servicii pentru care sunt înregistrate mărcile recurentei.
Intr-o asemenea situaţie, se justifică interesul de a se obţine decăderea concurentului din dreptul asupra mărcilor înregistrate, dar nefolosite sau devenite uzuale, care nu ar face decât să blocheze propria lor activitate.
Dovedirea desfăşurării unor activităţi comerciale nu poate constitui o condiţie sine qua non a intentării acţiunii în decădere, întrucât ar fi lipsită de suport legal.
Astfel, a pretinde reclamantei ca înainte de a intenta acţiunea în decădcre să iniţieze mai întâi o extindere a activităţii comerciale pentru produse sau servicii idcntice sau similare cu cele protejate de mărcile pârâtei, pe care să le marcheze cu un semn similar sau idcntic şi pentru care nu are înregistrare ca obiect de activitate la registrul comerţului, înseamnă a-i pretinde să se hazardeze într-un demers posibil ilicit, prin invocarea de către titularul mărcilor a dreptului exclusiv asupra acestora.
Totodată, în ceea ce priveşte produsele sau serviciile pentru care şi reclamanta beneficiază de un obiect de activitate înregistrat la registrul comerţului, nu se justifică o cerere de folosire efectivă.
Tocmai pentru evitarea unor litigii, deşi în mod evident situaţia conflictuală există între părţi, reclamanta a apelat la calea legală conferită de art. 45 din Legea nr. 84/1998 şi care i-ar da astfel posibilitatea utilizării semnului în discuţie, inclusiv pentru produsele şi serviciile înregistrate la registrul comerţului, fară teama acţionării în judecată de către un posibil titular al unei mărci reprezentate de un semn identic sau similar.
Introducerea pe cale separată a acţiunii în decădere, şi nu ca cerere reconvenţională în cadrul procesului în contrafacere, nu prezintă nicio relevanţă juridică, ceea ce interesează este tocmai efectul unui ase-
menea demers, reţinut în mod corect de către instanţa de apel. In
decizia de apel nu s-a justificat condiţia interesului pe identitatea de situaţii între cele două modalităţi relevate de promovare a acţiunii în decădere, ci numai s-a apreciat, criticându-se sentinţa primei instanţe, că finalitatea juridică este aceeaşi, indiferent de calea aleasă.
In acelaşi timp, contrar celor susţinute de recurentă, prin analizarea interesului în cazul reglementat de art. 45 alin. (1) lit. b) nu se contopesc cauza de decădere cu condiţia interesului în promovarea acţiunii, întrucât primul aspect vizează fondul litigiului şi este avut în vedere de instanţă după aprecierea condiţiilor de exerciţiu al acţiunii civile.
Critica referitoare la caracterul unitar al acţiunii, respectiv dualitatea motivelor de decădere, nu se mai impune a fi analizată faţă de cele reţinute mai sus de Curte asupra interesului apreciat faţă de capătul de cere vizat.
Constatând, prin urmare, că prin decizia de apel s-a făcut o corectă apreciere a interesului reclamantei în promovarea acţiunii în decăderca titularului din drepturile asupra mărcii din perspectiva art. 45 din
Legea nr. 84/1998, înalta Curte a făcut aplicarea şi a art. 312 alin. (1) C. proc. civ. şi a dispus respingerea recursului ca nefondat.
| ← Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice. | Potrivit textelor menţionate, anularea înregistrării mărcii... → |
|---|
