Cum însă marca notorie la care se facea referire putea fi doar o marcă dintr-un alt stat, nu s-ar fi putut reţine aplicabilitatea în cauză nici chiar în situaţia în care s-ar fi reţinut caracterul notoriu al mărcii „EUGENIA”. Asupra acestuia aspect însă,
| Comentarii |
|
Privitor la cererea de anulare a mărcii „EUGENIA” nr. 62023, Curtea a reţinut că aceasta este supusă într-adevăr prevederilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, lege în vigoare la data constituirii depozitului naţional reglementar.
împrejurarea privind notorietatea mărcii nu poate fi reţinută în cauză, câtă vreme reclamanta nu a administrat probe pe acest aspect, socotind că „excede oricărei nevoi de probaţiune”.
Or, potrivit doctrinei şi practicii judiciare constante, sunt scutite de necesitatea de a fi probate faptele notorii (precum împrejurări ale mediului înconjurător, manifestări ale fenomenelor naturale), iar nu şi faptele de notorietate prin care se susţine cunoaşterea pe scară largă a anumitor împrejurări relevante în cauza dedusă judecăţii.
In plus, în materia mărcilor de comerţ, dovada notorietăţii are un specific aparte, fiind necesar a fi dovedită cunoaşterea prin raportare la teritoriul relevant şi la publicul ţintă. De asemenea, urma a fi dovedită identitatea sau similaritatea mărcii notorii cu marca combinată solicitată la înregistrare.
Privitor la motivul de anulare întemeiat pe prevederile art. 48 alin. (1) lit. c), Curtea a reţinut că reclamanta a invocat împrejurări ulterioare momentului înregistrării, precum atitudinea pârâtei în raporturile contractuale ce s-au desfăşurat între cele două părţi.
Or, motivul anulării mărcii pentru rea-crcdinţă priveşte situaţia în care reaua-credinţă s-a manifestat concomitent cu momentul înregistrării, iar nu ulterior.
Acest motiv a fost înlăturat ca nefondat, ca şi solicitarea de a se constata expirarea perioadei de protecţie pentru marca vizând biscuiţii cu cremă de cacao. Prin această din urmă solicitare, se nesocotesc prevederile art. 292 C. proc. civ., dcoarece este o cerere formulată direct în apel şi prin aceasta se tinde la modificarea cadrului procesual
stabilit în fata instantei de fond.
împotriva deciziei de apel a formulat cerere de recurs recla-manta-apelantă, criticând-o pentru următoarele motive ce se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.:
1. Respingerea capătului de cerere privind constatarea caracterului notoriu al mărcii „EUGENIA” cu motivarea nesocotirii dispoziţiilor art. 111 C. proc. civ. nu este corectă, atât timp cât caracterul notoriu al unei mărci constituie un motiv de refuz la înregistrare, conform art. 6 lit. d) coroborat cu art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
In considerarea acestor considerente, s-a formulat cererea de constatare a caracterului notoriu al mărcii.
2. In mod greşit s-a reţinut de instanţa de apel că este aplicabilă Legea nr. 28/1967, şi nu Legea nr. 84/1998, ale cărei dispoziţii au fost invocate în susţinerea cererii; chiar dacă cererea de înregistrare a mărcii „EUGENIA” s-a depus sub imperiul legii vechi, condiţiile ei de validitate trebuie analizate în raport de legea nouă, cât timp decizia de
înregistrare s-a emis sub imperiul noii legi. Faţă de modul de soluţionare sub acest aspect a cauzei, nu s-a cerectat fondul cererii.
-3. In ceea ce priveşte cererea de înregistrare a mărcii „EUGENIA” din 8 iunie 2004, s-a dispus respingerea cu motivarea nedovedirii caracterului notoriu al mărcii.
Apreciindu-se că sub incidenţa Legii nr. 28/1967 nu era reglementată condiţia notorietăţii ca motiv de refuz la înregistrare, s-a respins proba cu expertiză de specialitate sau solicitarea punctelor de vedere ale unuia sau mai multor specialişti în domeniu, lăsându-se astfel nesoluţionată şi cererea de anulare a mărcii înregistrate în anul 2004.
4. Se mai critică decizia de apel şi sub aspectul modului de soluţionare a capetelor de cerere vizând anularea înregistrării mărcii pentru reaua-credinţă la înregistrare şi cu privire la cheltuielile de judecată.
Analizând decizia de apel, înalta Curte a constatat că recursul este fondat, în considerarea celor ce urmează:
1. In mod corect s-a respins cererea de constatare a caracterului notoriu al mărcii „EUGENIA”, însă motivarea a fost înlăturată, întrucât în cauză s-a reţinut că se tinde la constatarea unei stări de fapt în condiţiile art. 111 C. proc. civ.
Formularea unui asemenea capăt de cerere este inadmisibilă, pentru că, în cadrul acţiunii în anularea înregistrării mărcii întemeiate pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, se verifică ncrespectarea dispoziţiilor art. 6 din aceeaşi lege - temei de drept invocat în susţinerea acţiunii.
Or, art. 6 lit. d) din lege prevede ca motiv de refuzare la înregistrare a unei mărci identitatea sau similaritatea cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
In condiţiile în care caracterul notoriu al mărcii anterioare se verifică în cadrul cererii de anulare, care este o acţiune în realizare pe rolul instanţei, nu se poate formula un capăt de cerere distinct în acest sens.
2. Sub aspectul celei de-a doua critici, înalta Curte a constatat că s-a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor legale incidente, inclusiv sub aspectul aplicării legii civile în timp.
Articolul 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 prevede, ca dispoziţie tranzitorie, că în cazul cererilor de înregistrare a mărcilor pentru care
nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a acestei legi sunt aplicabile prevederile acesteia.
Decizia la care se referă acest text legal nu poate fi considerată decât decizia prin care se soluţionează cererea de înregistrare a mărcii, în condiţiile în care textul legal nu distinge, iar aceasta reprezintă actul prin care se hotărăşte asupra înregistrării mărcii şi publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, fiind în măsură să producă efecte juridice depline.
Articolul 26 din Legea nr. 28/1967, sub imperiul căreia s-a depus cererea de înregistrare a mărcii nr. 36831 din 10 martie 1997, se referă la decizii ale Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii privind depozitul reglementar al cererilor, publicarea şi înregistrarea mărcilor, reînnoirea înregistrărilor mărcilor şi restrângerea listei produselor, lucrărilor sau serviciilor pentru care este înregistrată marca.
Din reglementarea de ansamblu a legii, confirmată şi de articolul sus-menţionat, rezultă că decizia privind depozitul reglementar al cererii, dată în temeiul art. 16 şi art. 7 din H.G. nr. 77/1968, este rezultatul parcurgerii unei etape din procesul de înregistrare a mărcii, înregistrare care este dispusă numai prin decizia dată în acest sens.
Cu ocazia emiterii deciziei la care se face referire în art. 7 din H.G. nr. 77/1968 - reţinut în motivarea deciziei de apel - se verifică îndeplinirea condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar, conform art. 16 din Legea nr. 28/1967.
Etapa următoare este cea în care se examinează îndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărcii [art. 16 alin. (2) din aceeaşi lege], după care, dacă sunt îndeplinite cerinţele legale, se înregistrează marca în registrul mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu şi se eliberează salariatului un certificat de înregistrare.
Totodată, art. 16 alin. (1) din Legea nr. 28/1967 se referă la faptul că, după verificarea condiţiilor de constituire a depozitului reglementar, cererea se înscrie în registrul mărcilor depuse, iar alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, marca se înregistrează în registrul mărcilor înregistrate.
Prin urmare, soluţionarea cererii de înregistrare a mărcii se face prin decizia luată în acest sens, ulterior verificării condiţiilor prealabile pentru constituirea depozitului.
In aceste condiţii, s-a constatat că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale sus-menţionate, ceea ce atrage incidenţa în cauză a art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Prin urmare, condiţiile de valabilitate a înregistrării mărcii sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data examinării de către O.S.I.M. a îndeplinirii condiţiilor de înregistrare a mărcii şi când se ia decizia de înregistrare.
După stabilirea situaţiei de fapt sub acest aspect, urmează să se facă aplicarea dispoziţiilor legale incidente în vigoare la data respectivă, aşa cum prevede şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
In aceste condiţii, cu aplicarea şi a art. 314 C. proc. civ., înalta Curte a dispus casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel, care urmează a avea în vedere şi celelalte critici de recurs formulate.
Notă: Dispoziţia tranzit orie din art. 94 alin. (1) al Legii nr. 84/1998 nu este clara în privinţa deciziei pe care o are în vedere, atunci când prevede ca dispoziţiile legii noi se aplică şi cererilor de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a legii.
Neclaritatea provine din aceea că, în procedura de soluţionare a unei cereri de înregistrare a mărcii reglementată de legea anterioară, respectiv Legea nr. 28/1967, se luau mai multe decizii, ceea ce ridică întrebarea dacă dispoziţia tranzitorie are în vedere luarea oricărei decizii sau a unei decizii privind înregistrarea mărcii.
La această întrebare s-au conturat răspunsuri diferite reflectate, unele din acestea, şi în practica instanţelor.
S-a considerat, într-o opinie, că orice decizie luată în procesul de examinare a cererii de înregistrare a mărcii sub imperiul legii anterioare face inaplicabile dispoziţiile legii noi.
Prin urmare, dacă în legătură cu o marcă s-a luat decizia de constituire a depozitului reglementar în temeiul art. 16 din Legea nr. 28/1967, ca rezultat al examenului condiţiilor de formă, şi decizia de înregistrare a mărcii se va lua pe baza analizei condiţiilor de fond prevăzute de aceeaşi lege, chiar dacă între timp a intrat în vigoare Legea nr. 84/1998.
Un argument - pe lângă acela că textul art. 94 alin. (1) nu distinge - a fost acela că cererea de înregistrarea a mărcii este un act
de voinţa care produce efectele pe care legea i le recunoaşte la momentul manifestării acestei voinţe.
Cu alte cuvinte, pentru a fi admisă, cererea trebuie să îndeplinească condiţiile pe care le prevede legea în vigoare la data înregistrării, şi nu o lege viitoare, ale cărei dispoziţii nu pot fi aplicate retroactiv.
Această interpretare a normei tranzitorii ignoră însă faptul că, dacă nu acceptă aplicarea retroactivă a legii noi cererilor de înregistrare a mărcii în care s-a luat decizia de constituire a depozitului reglementar, acceptă în schimb o astfel de aplicare în cazul cererilor înregistrate la O.S.I.M. la o dată la care era încă în vigoare Legea nr. 28/1967 şi care nu au fost încă supuse examenului de formă pentru constituirea depozitului până la intrarea în vigoare a legii noi.
Or, pentru consecvenţă, ar trebui să se considere că, întrucât cererea de înregistrare este supusă atât condiţiilor de formă, cât şi celor de fond din legea în vigoare la data înregistrării, toate cererile de înregistrare formulate sub imperiul legii vechi urmau a fi analizate în baza acesteia, cu ignorarea completă a noului act normativ.
Aceasta înseamnă că, de fapt, dispoziţia tranzitorie nu are niciodată aplicabilitate, deoarece are în vedere exclusiv cererile înregistrate deja la data intrării în vigoare a legii noi şi, câtă vreme în legătură cu ele nu s-a luat o decizie - fie în legătură cu constituirea depozitului, fie în legătură cu înregistrarea - ar însemna ca dispoziţiile legii noi să se aplice retroactiv.
In realitate, credem că dispoziţia tranzitorie din art. 94 alin. (I) a urmărit să prevadă aplicarea imediată a legii noi şi cererilor aflate în curs de soluţionare la O.S.I.M. - privite ca facta pcndcntia - în legătură cu care nu s-a luat încă o decizie de înregistrare sau de refuz al înregistrării.
In atare situaţie se aflau atât cererile în legătură cu care se dispusese deja constituirea depozitului reglementar - rămase, sub acest aspect, supuse legii vechi, deja aplicate - cât şi cele în legătură cu care nu se dispusese nicio măsură.
Trebuie precizat că Legea nr. 84/1998 a avut ca sursă de inspiraţie Directiva nr. 89/104/EEC (înlocuită actualmente de Directiva nr. 2008/95/CE), transpusă în dreptul intern în perspectiva - la acea dată - a aderării României la Uniunea Europeană şi care prevedea în ultimul paragraf al art. 3 că:
„ Un stat membru poate prevedea că, prin derogare de la paragrafele anterioare, motivele de refuz sau de nulitate care erau aplica
bile în acest stat membru înainte de intrarea în vigoare a dispoziţiilor necesare pentru a se conforma directivei se aplica mărcilor pentru care cererea a fost făcută înainte de această dată
De aici se deduce că legiuitorul european a avut în vedere deopotrivă posibilitatea aplicării noii reglementări cererilor în curs de soluţionare sau pe aceea a aplicării reglementării anterioare referitoare la condiţiile de fond ale înregistrării mărcii - ultraactivitatea legii vechi.
Legiuitorul român a preferat - prin norma tranzitorie din art. 94 alin. (1) - varianta aplicării imediate a legii noi în cazul cererilor înregistrate anterior intrării în vigoare şi încă nesoluţionate.
Altminteri, ar fi prevăzut în mod expres că aceste cereri rămân
supuse condiţiilor de înregistrare prevăzute de legea în vigoare la
data formulării lor.
3. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării mărcii şi acţiune în contrafacere. Risc de confuzie. Criterii de apreciere (RADIO TRANSILVANIA /TRANSILVANIA TV/ FM/ 1-10)
Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. c), art. 35, art. 48 alin. (1) lit. b)
1. Atunci când în conflict sunt două mărci înregistrate, ambii titulari au, în temeiul înregistrării, drepturi egale cu privire la mărci, iar pentru soluţionarea conflictului generat de o eventuală identitate sau similaritate a mărcilor trebuie să se recurgă la acţiunea în anularea mărcii înregistrate ulterior.
Aşadar, în condiţiile în care pârâta foloseşte o marcă înregistrată, al cărei titular este, nu se poate cere interzicerea folosirii acesteia, ci numai anularea înregistrării. Doar în cazul în care s-ar continua folosirea mărcii anulate, s-ar putea recurge la acţiunea în contrafacere.
Altminteri, s-ar putea ajunge în situaţia ca, urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere, titularul unei mărci înregistrate să nu o poată folosi, deşi aceasta nu a fost anulată şi continuă să figureze pe numele său în Registrul Naţional al Mărcilor.
2. în aprecierea riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere se analizează mai întâi asemănările şi apoi deosebirile dintre mărcile în conflict.
Fiind vorba despre mărci verbale, comparaţia se face în primul rând din punct de vedere fonetic.
Canalul de distribuţie a produselor sau serviciilor protejate prin mărci constituie un criteriu în aprecierea riscului de confuzie, dar nu singurul.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6361 din 4 octombrie 2007, nepublicată
Prin cercrca înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a Vl-a comercială, la data de 20 octombrie 2004, reclamanta SC R.T. LBM SRL a chemat în judecată pe pârâtele SC C.M. SRL, SC I. SRL şi O.S.I.M., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună:
- anularea înregistrării mărcii „TRANSILVANIA TV” deţinute de pârâta SC C.M. SRL şi interzicerea folosirii de către aceasta în activitatea comercială a siglei „T” şi a mărcii „TRANSILVANIA TV”, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii în cuantum de 500.000.000 lei pc zi de întârziere, precum şi obligarea acesteia la plata de despăgubiri reprezentând daune morale în cuantum de 1 miliard lei;
- anularea înregistrării la O.S.I.M. a mărcilor M 2002 01887-01896 sub denumirea „TRANSILVANIA 1” până la „TRANSILVANIA 10”, precum şi a mărcilor „TRANSILVANIA TV” şi „TRANSILVANIA FM" deţinute de pârâta SC I. SRL, precum şi obligarea pârâtei la plata de daune în cuantum de 100.000.000 lei/lună pentru fiecare frecvenţă care va emite sub denumirea „TRANSILVANIA”;
- obligarea ambelor pârâte să publice pe cheltuiala lor, atât în presa scrisă, cât şi audiovizuală, dispozitivul hotărârii judecătoreşti în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia, sub sancţiunea de daune cominatorii de 100.000.000 lei pentru fiecare dintre pârâte;
- obligarea pârâtului O.S.I.M. să radieze din Registrul Naţional al Mărcilor mărcile înregistrate pe numele celor două pârâte, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 500.000.000 lei/zi de întârziere de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.
In motivarea cererii sale, reclamanta a arătat următoarele:
Are ca principal obiect de activitate producerea şi difuzarea de programe radio, deţinând din anul 1995 posturi de radio în mai multe locaţii din Transilvania; deţine marca înregistrată la O.S.I.M. cu nr. 38575
sub denumirea „RADIO TRANSILVANIA” pentru clasele 35, 38, 41 şi 42, conform certificatului de înregistrare din 22 septembrie 1999.
In anul 2004 şi-a început activitatea un post de televiziune cu denumirea comercială „TELEVIZIUNEA TRANSILVANIA”, al cărui titular de liecnţă este pârâta SC C.M. SRL. Această pârâtă foloseşte în scop publicitar o siglă ce reprezintă litera „T”, ca şi sigla reclamantei, pe care o aplică pe diferite obiecte care circulă în public.
Deşi a notificat-o pe pârâtă asupra celor relevate, aceasta nu s-a prezentat la întâlnirea programată, iar activitatea pe care o desfăşoară îi produce prejudicii atât morale, cât şi materiale.
Pârâta SC I. SRL se află în aceeaşi situaţie cu cealaltă pârâtă, fiind notificată de către reclamantă, întrucât a înregistrat la O.S.I.M., la data de 4 aprilie 2002, un număr de 10 mărci începând de la nr. 01997 la 01896, cu denumirea de la „TRANSILVANIA 1” până la „TRANSILVANIA 10”; în anul 2003 a înregistrat mărcile „TRANSILVANIA TV” şi „TRANSILVANIA FM”. Toate mărcile înregistrate vizează clasele nr. 38 şi 41, având ca obiect realizare şi difuzare programe radio-TV, care intră în conflict cu marca reclamantei.
Prin sentinţa nr. 1522 din 27 decembrie 2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, s-a respins acţiunea ca neîntemeiată, reţinându-se în motivare următoarele:
Deşi în drept reclamanta a invocat prevederile art. 48 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998 şi deşi a refuzat, la cercrca instanţei, să indice în concret motivul de anulare pe care înţelege să îl invoce, tribunalul a reţinut că în motivarea cererii introductive de instanţă se invocă prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998 şi, totodată, faptul că se creează în percepţia publicului un risc de confuzie prin faptul că mărcile cuprind deopotrivă cuvântul „TRANSILVANIA”, iar produsele şi serviciile pentru care acestea au fost înregistrate sunt identice.
Prin urmare, cauza a fost analizată cu incidenţa prevederilor art. 35 şi art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, aceasta fiind încadrarea pe care tribunalul a făcut-o din oficiu.
Articolul 35 din Legea nr. 84/1998 reglementează drepturile conferite titularului de către înregistrarea mărcii şi căile procedurale puse la dispoziţia acestuia pentru protejarea drepturilor sale.
Situaţia reglementată de acest text a privit însă cazul special în care titularul îşi protejează marca împotriva acelora care folosesc un semn identic sau similar în activitatea lor comercială, fără însă ca acesta să fie protejat de un alt drept de proprietate intelectuală. Arti
colul 35 este sediul materiei pentru acţiunea în contrafacere recunoscută de lege titularului exclusiv asupra mărcii împotriva oricărei persoane care, cu bună sau rea-credinţă şi în orice formă, aduce atingere dreptului său.
Nu acesta a fost însă cazul în speţă, unde pârâtele sunt, la rândul lor, titularele unor mărci înregistrate şi care le conferă drepturi exclusive, iar împotriva acestora reclamanta nu are deschisă calea reglementată de art. 35 din Legea nr. 84/1998.
S-a procedat la încadrarea în drept a acţiunii reclamantei, în virtutea rolului activ al instanţei reglementat de art. 129 alin. (5) C. proc. civ., şi s-a reţinut că, atâta vreme cât reclamanta invocă un risc de confiizie ce s-ar putea produce între marca sa şi mărcile pârâtelor, temeiul de drept al cererii este art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
S-a analizat comparativ marca reclamantei cu mărcile pârâtelor, tribunalul reţinând că acestea sunt într-adevăr similare, câtă vreme elementul determinant în cuprinsul tuturor acestora este denumirea „TRANSILVANIA" însoţită de alte elemente.
Elementul distinctiv constă în aceea că, în vreme ce reclamanta are o marcă compusă atât dintr-un element verbal, cât şi din elemente figurative, pârâtele au mărci verbale, scrise cu caractere standard.
S-a procedat apoi la analiza claselor de produse sau servicii pentru care mărcile au fost înregistrate, tribunalul reţinând că marca reclamantei se suprapune cu mărcile pârâtei SC C.M. SRL în clasele de produse 35 şi 38, dar în fiecare clasă fiecare titular are protejată o altă activitate. Astfel, câtă vreme reclamanta în clasa 35 are marcă înregistrată pentru publicitate şi afaceri comerciale, pârâta are ca domeniu desemnat lucrări de birou, iar în clasa 38 reclamanta are ca domeniu desemnat comunicaţiile, în vreme ce pârâta are marcă înregistrată pentru telecomunicaţii şi difuzare de programe radio-TV.
Tribunalul a apreciat că serviciile pe care părţile şi le-au protejat în clasa de produse 35 nu sunt nici măcar similare, deoarece au domenii şi forme distincte de manifestare, precum şi public ţintă total diferit.
Analizând riscul de confuzie, tribunalul a reţinut că activitatea reclamantei a fost limitată prin însăşi denumirea mărcii la cea de radiodifuziune (marca „RADIO TRANSILVANIA"), în timp ce pârâta SC C.M. SRL şi-a înregistrat, în principal, serviciile de telecomunicaţii (în special prin intermediul unei reţele globale de calculatoare).
Tribunalul a apreciat că riscul de confuzie între mărcile ce fac obiectul cauzei este exclus, deoarece, pe de o parte, clementul domi
nant al mărcii - cuvântul „TRANSILVANIA" indicând o regiune gcografică şi istorică, a fost prin el însuşi lipsit de distinctivitate, iar, pe de altă parte, acesta este însoţit de elemente care au fost în măsură să ofere consumatorului suficiente indicii pentru a distinge titularii diferiţi ai mărcilor.
Astfel, activitatea reclamantei a fost limitată la serviciile de radiodifuziune şi este evident că nu există risc de confuzie, atât timp cât celelalte elemente ce însoţesc mărcile pârâtelor, particula „FM", pe de o parte, şi cifrele de la 1 la 10, pe de altă parte, au fost suficiente pentru a da posibilitatea consumatorilor să distingă aceste mărci şi pe titularii lor.
Tribunalul a reţinut că nu se poate interzice pârâtei SC C.M. SRL să folosească în activitatea sa sigla „T”, câtă vreme reclamanta nu are un drept exclusiv asupra siglei, nefiind titulara unei astfel de mărci înregistrate, ci această literă a fost parte din marca sa figurativă.
Comparând marca reclamantei cu mărcile deţinute de SC I. SRL, tribunalul a reţinut că în clasa 38 de produse pârâta şi-a protejat serviciul de difuzare programe radio-TV, iar în clasa 41 serviciul de realizare programe radio-TV. Nici aici nu se poate reţine similaritatea serviciilor din clasa 41, protejate de cele două părţi, câtă vreme sunt activităţi total diferite şi destinate unui public diferenţiat, câtă vreme reclamanta în această clasă a înţeles să îşi protejeze activitatea de educaţie, divertisment, activităţi sportive şi culturale.
Serviciile similare protejate de către titularii mărcilor deduse judecăţii sunt serviciile din clasa 38, unde, în vreme ce reclamanta are înregistrată o activitate mult mai largă privind comunicaţiile în general, pârâtele şi-au înregistrat activitatea de difuzare a programelor radio-TV.
Apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinţei primei instanţe a fost admis prin decizia nr. 154/A din 13 iulie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, dispunându-se după cum urinează:
S-a schimbat în parte sentinţa, în sensul că:
- s-a admis în parte cererea formulată împotriva pârâţilor SC I. SRL şi O.S.I.M.;
- s-a dispus anularea înregistrării mărcilor „TRANSILVANIA TV”, cu nr. 54055 exclusiv pentru clasa de servicii 38, „TRANSILVANIA FM”, cu nr. 54056 exclusiv pentru clasa de servicii 38, „TRANSILVANIA 1-10”, cu nr. 52115-52124;
- s-au menţinut dispoziţiile din sentinţă privind respingerea cererilor de anulare a înregistrării mărcilor „TRANSILVANIA TV” şi „TRANSILVANIA FM” pentru clasele 35 şi 42, precum şi de obligare a pârâtei SC I. SRL la publicarea prezentei hotărâri şi la plata de despăgubiri;
- a fost obligat pârâtul O.S.I.M. la radierea mărcilor din Registrul Naţional al Mărcilor;
- s-a menţinut dispoziţia de respingere a cererii de obligare a pârâtei O.S.I.M. la plata daunelor cominatorii, în cazul neexecutării obligaţiei;
- s-a menţinut dispoziţia de respingere a cererii formulate împotriva pârâtei SC C.M. SRL;
- a fost obligată pârâta SC I. SRL la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a avut în vedere următoarele motive:
Prin motivele de apel, reclamanta a formulat critici relative la temeiul juridic al cererii reţinut de instanţa de fond ca fiind incident în speţă, în raport cu cel invocat în cuprinsul cererii de chemare în judecată, susţinând că sunt aplicabile prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Apelanta-reclamantă, reluând petitul cererii de chemare în judecată, confirmă formularea mai multor capete de cerere, cu temei juridic distinct, precizând coexistenţa acţiunii în anularea mărcilor pârâtelor şi a celei în contrafacerc, ambele decurgând din atingerea adusă mărcii anterioare (în speţă, a reclamantei), fie din însăşi înregistrarea mărcilor ulterioare, fie din modul de utilizare a acestora din urmă, după înregistrare.
In considerentele expuse de tribunal nu s-a făcut o asemenea distincţie şi nu s-a făcut o corelare între obiectul fiecărui capăt de cerere şi încadrarea juridică aferentă, context în care nu reies cu claritate raţiunile pentru care prevederile art. 35 au fost înlăturate şi au fost reţinute ca relevante cele ale art. 6 lit. c).
Din această perspectivă, Curtea a apreciat că este necesară lămurirea cauzei juridice a fiecărei cereri formulate de reclamantă, cu referire la obiectul pretenţiilor în fiecare caz în parte, pentru a fi posibilă evaluarea criticilor apelantei vizând temeiul juridic reţinut de instanţa de fond.
Prin cererea introductivă reclamanta a indicat ipotezele din art. 48 lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998, cu referire şi din art. 5 şi art. 6, iar prin precizările formulate pe parcursul judecăţii, atât verbal cu ocazia dezbaterilor asupra fondului, cât şi în scris prin concluziile depuse după închiderea dezbaterilor în vederea pronunţării, s-a particularizat aplicarea art. 5 prin referire la lit. f).
In acest context, instanţa de fond ar fi trebuit să analizeze incidenţa ambelor cazuri din art. 48 indicate explicit, nefiind necesară o încadrare juridică din oficiu a cererii de anulare a înregistrării mărcilor, cât timp temeiul juridic a fost clar identificat de parte, corelându-se cu finalitatea pretenţiilor rezultată din obiectul juridic conceput.
în ceea ce priveşte prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998, s-a reţinut că acestea sunt invocate în legătură cu pretinsele fapte de contrafacere săvârşite de ambele pârâte societăţi comerciale, decurgând din modul de folosire a mărcilor înregistrate a căror anulare s-a solicitat în prezenta cauză, faptă ce a avut un alt izvor decât înregistrarea la
O.S.I.M.
Ca atare, au fost fondate susţinerile apelantei în sensul că şi temeiul juridic reprezentat de art. 35 este unul viabil în cauză, vizând pretenţii distincte de cele ce formează obiectul capătului principal de cerere în contradictoriu cu fiecare dintre pârâtele menţionate.
Analiza întrunirii condiţiilor de aplicare în speţă a prevederilor art. 35 este legată însă de fondul cauzei, interesând temeinicia ori netemeinicia acţiunii în contrafacere formulate împotriva fiecăreia dintre pârâte.
în ceea ce priveşte întrunirea elementelor fiecărei acţiuni formulate în cauză, s-a precizat că analiza trebuie să fie efectuată distinct, cu referire la fiecare pârâtă în parte.
1. Circumstanţiindu-se motivul de anulare a mărcilor deţinute de SC I. SRL ipotezei prevăzute de art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în mod corect instanţa de fond a analizat incidenţa prevederilor art. 6 din acelaşi act normativ la care art. 48 lit. b) trimite, necontestându-se în cauză de către apelantă incidenţa cazului reglementat în art. 6 lit. c), ce vizează înregistrarea unei mărci similare cu o marcă anterioară, destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Sunt fondate însă susţinerile apelantei în sensul că instanţa de fond a apreciat în mod eronat că nu ar fi întrunite elementele presupuse de cazul descris.
In ceea ce priveşte analiza comparativă a mărcilor în conflict, pentru a se determina dacă subzistă similaritatea presupusă de textul de lege incident, Curtea a reţinut că reclamanta este titulara mărcii „RADIO TRANSILVANIA", înregistrată sub nr. 38575, producând efecte de la data de 22 septembrie 1999 ca marcă verbală cu elemente figurative constând în prezenţa literei „T" încadrate de câte trei linii curbe sugerând unde radio, precum şi de culori revendicare - albastru, verde şi galben. Marca a fost înregistrată pentru servicii din clasele 35 -publicitate şi afaceri comerciale, 38 - comunicaţii, 41 - educaţie, divertisment, activităţi sportive şi culturale, precum şi 42 - diverse servicii.
Comparând marca reclamantei cu mărcile pârâtei SC I. SRL, s-a constatat că elementul dominant este reprezentat de cuvântul „TRANSILVANIA", după cum în mod corect a arătat şi instanţa de fond, a cărui prezenţă în compunerea tuturor mărcilor este suficientă pentru existenţa similarităţii, aspect ce nu s-a contestat în cauză.
Similaritatea subzistă atât din punct de vedere vizual, cât şi fonetic, în timp ce, din punct de vedere conceptual, se poate vorbi chiar despre o identitate a semnelor în conflict.
în privinţa mărcilor „TRANSILVANIA TV" şi „TRANSILVANIA FM", această constatare se întemeiază pe faptul că particulele ce însoţesc cele două mărci ale pârâtei sunt descriptive în raport cu una dintre activităţile prestate de pârâtă, protejată prin mărcile înregistrate, anume radioteleviziunea. Sunt corecte din această perspectivă susţinerile apelantei referitoare la relevanţa acestor elemente în compunerea mărcilor, din moment ce „TV" constituie o prescurtare a televiziunii, iar „FM" sugerează frecvenţele radio.
Ca atare, diferenţele din punct de vedere semantic faţă de marca reclamantei sunt nesemnificative în suficientă măsură pentru a se reţine identitatea din această perspectivă, din moment ce se sugerează activitatea de comunicare publică prin cablu protejată şi prin marca reclamantei „RADIO TRANSILVANIA".
în privinţa mărcilor „TRANSILVANIA 1" până la „10", deşi adăugirile din mărcile pârâtei nu au fost descriptive în raport cu serviciul, sunt nesemnificative din punct de vedere conceptual, prezenţa cifrelor
de la 1 la 10 indicând numerotarea posturilor de comunicare publică prin cablu.
In măsura în care reclamanta ar fi susţinut şi dezvoltat o asemenea teorie, s-ar fi putut pune în discuţie dacă, în condiţiile caracterului descriptiv al particulelor însoţitoare ale mărcilor pârâtei şi al celui insignifiant din punct de vedere conceptual, nu subzistă chiar identitatea perfectă a tuturor mărcilor în conflict, pe toate planurile.
In absenţa unor susţineri de această natură ale reclamantei şi a contestării, prin motivele de apel, a temeiului juridic reţinut de instanţa de fond, încadrarea juridică din oficiu în ipoteza prevăzută de art. 6 lit. b) - şi nu c) - ar echivala cu o încălcare a principiului disponibilităţii, inclusiv prin prisma dispoziţiilor art. 294 alin. (1) C. proc. civ.
De altfel, o asemenea operaţiune ar fi fost relevantă doar pentru acurateţea raţionamentului juridic, fară a fi afectat în esenţă conţinutul analizei presupuse în cauză, ce ar fi implicat în ambele situaţii evaluarea riscului de confuzie.
In acest context, Curtea a apreciat că, deşi mărcile sunt idcntice din punct de vedere conceptual, nu se poate reţine o identitate absolută a semnelor în conflict, date fiind diferenţele dintre mărci, marcate de prezenţa elementelor „RADIO”, pe de o parte, „TV” şi „FM”, pe de altă parte, de natură a exclude identitatea din punct de vedere vizual şi auditiv, reţinându-se însă similaritatea semnelor, suficientă în contextul art. 6 lit. c).
Aceste precizări sunt relevante în contextul riscului de confuzie, ca cerinţă esenţială presupusă de art. 6 lit. c), Curtea apreciind că similaritatea în cazul tuturor mărcilor în conflict este suficient de pronunţată pentru a fi probabilă confuzia în rândul publicului consumator.
Acesta poate face o legătură între întreprinderile de la care provin serviciile protejate de mărci, considerând fie că este vorba despre una şi aceeaşi sursă comercială, fie că între întreprinderi există o relaţie de natură comercială, juridică etc. (confuzie cunoscută drept indirectă).
Acest lucru se întemeiază pe faptul că diferenţele dintre denumiri sunt nesemnificative, marca reclamantei şi primele două mărci conţinând indicii ale înseşi activităţii de comunicaţii, ceea ce ar determina pe consumator să creadă că societatea reclamantă şi-a extins serviciile şi în domeniul televiziunii ori frecvenţa de emitere în domeniul radiodifuziunii.
Aceste aspecte au în vedere consumatorul obişnuit, fară o pregătire calificată în domeniu, al cărui nivel de atenţie şi concentrare se situează la un nivel mediu.
Consumatorul de acest tip se opreşte la semnificaţia denumirilor, deosebit de pregnantă în toate cazurile, şi nu mai observă detaliile de natură grafică, precum prezenţa în compunerea mărcii reclamantei a literei „T” ori a culorilor pe fundalul cărora sunt grafiate denumirile.
Ceea ce contează în analiza comparativă din perspectiva consumatorului mediu sunt asemănările dintre semne, şi nu deosebirile, pe care în mod greşit le-a accentuat instanţa de fond în considerentele sentinţei, reţinând prezenţa elementelor figurative ca fiind una esenţială pentru gradul de similaritate şi a modului de grafiere a semnelor.
Curtea a apreciat ca greşită şi constatarea instanţei de fond privind caractcrul slab distinctiv al mărcii reclamantei, în considerarea elementului dominant care reprezintă denumirea unei regiuni geografice şi istorice, în contextul în care tribunalul nici nu a argumentat o asemenea constatare.
Corespondenţa denumirii sub care marca a fost înregistrată cu cea regăsită în fondul toponimic naţional nu afectează per se distincti-vitatea mărcii.
Distinctivitatea presupune aptitudinea semnului protejat ori susceptibil de protecţie ca marcă de a distinge produsele/serviciile vizate de marcă de cele ale altor comercianţi.
Aprecierea gradului de distinctivitate - ce interesează condiţia riscului de confuzie - implică raportarea la natura, calităţile ori caracteristicile produsului/serviciului, un caracter pronunţat distinctiv presupunând absenţa oricărei evocări a acestor elemente.
Distinctivitatea reprezentând o chestiune de fapt, evaluarea sa se realizează în concret, în funcţie de particularităţile semnului analizat.
In speţă, este evidentă legătura dintre denumire şi sugestia transmisă consumatorului produsului pentru care marca a fost înregistrată, indicând fie locul emiterii, fie aria geografică în limitele căreia se emite.
Această legătură, deşi aluzivă, nu afectează în niciun fel puterea distinctivă a mărcii, în sensul că aceasta s-ar transforma în marcă „slabă”, astfel cum a apreciat instanţa de fond, din moment ce aluzia, sugestia se referă la alte indicaţii decât caracteristicile serviciului însuşi protejat prin marcă.
In aceste condiţii, Curtea a apreciat că distinctivitatea mărcii anterioare, nealterată prin sugerarea locului de provenienţă a serviciului ori a locului situării publicului consumator, este suficient de pronunţată pentru a se reţine probabilitatea confuziei în mintea consumatorului în cazul unor înregistrări ulterioare a unor semne similare.
Concluzia existenţei riscului de confuzie în formă indirectă este întărită şi de similaritatea serviciilor pe care le protejează mărcile în conflict, Curtea constatând că similaritatea subzistă, însă numai cu privire la clasele 38 şi 41, nu însă şi pentru cele din clasele 35 şi 42.
Astfel, este evident că activitatea protejată prin clasa 38 este identică, vizând comunicaţiile în cuprinsul cărora se încadrează şi realizarea, respectiv difuzarea de programe radio şi TV, constatarea fiind valabilă pentru toate mărcile în conflict ce au fost destinate serviciilor din clasa 38.
In ceea ce priveşte serviciile din clasa 35, instanţa de fond a constatat în mod corect că nu există nicio legătură între activităţile prestate de fiecare societate în parte.
încadrarea în aceeaşi clasă de servicii nu este suficientă în sine pentru existenţa similarităţii, interesând natura şi obiectul activităţii efectiv protejate.
Or, în speţă, nu s-a dovedit existenţa unei legături între activitatea de lucrări de birou şi activitatea de telecomunicaţii pentru care pârâta a înregistrat mărcile „TRANSILVANIA TV” şi „TRANSILVANIA FM”, în condiţiile în care atare activitate nu este singura prestată de SC I. SRL: s-a observat prestarea unor servicii în domenii diverse, precum alimentaţia publică, domeniul medical, social, transport etc., nu mai puţin, prestarea activităţii de producţie în domeniul papetăriei şi biroticii.
Astfel, se poate deduce că serviciul înregistrat în clasa 35 nu a fost corelat cu activitatea de telecomunicaţii, în contextul în care reclamanta nu a făcut niciun fel de susţineri relative la serviciile de asemenea natură (doar referindu-se, generic, la activităţile din clasa 35) şi nu a dovedit existenţa în concret a unei asemenea legături.
Considerente similare pot fi reţinute şi pentru serviciile din clasa
42, clasă care, deşi comună reclamantei şi pârâtei cu privire la mărcile „TRANSILVANIA TV” şi „TRANSILVANIA FM”, acoperă domenii diferite în fiecare caz în parte: chiar dacă în clasa 42 reclamanta a înregistrat activitatea comercială sub sintagma generică „alte servicii”, acestea sunt legate de activitatea principală de radiodifuziune, ncdove-
dindu-se că reclamanta ar presta acte comerciale în alte domenii decât cel menţionat (precum pârâta, ale cărei servicii din clasa 42 sunt legate de alte tipuri de activităţi comerciale decât cea de comunicaţii).
In ceea ce priveşte clasa 41 de servicii pentru care pârâta a înregistrat mărcile numerotate de la 1 la 10, s-a reţinut existenţa similarităţii cu serviciile prestate de reclamantă în aceeaşi clasă, serviciile de educaţie, divertisment, cele culturale fiind strâns legate de activitatea de radiodifuziune, mai precis de realizare de programe radio-TV înregistrate de pârâtă în clasa 41 pentru mărcile arătate.
In contextul similarităţii şi al serviciilor pentru care mărcile au fost înregistrate, cu precizările anterior arătate, şi dată fiind similaritatea pronunţată a semnelor în conflict (care ar fi permis chiar, în compensare, un grad mai mic de similaritate între servicii), Curtea a constatat că este întrunită şi condiţia riscului de confuzie, cu consecinţa întrunirii cumulative a tuturor cerinţelor presupuse de art. 6 lit. c) în acţiunea de anulare a înregistrării mărcilor.
în ceea ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 formulată împotriva pârâtei SC I. SRL, având ca obiect plata de daune morale în sumă de 100 milioane lei pe lună, Curtea a constatat că a fost formulată pentru ipoteza în care pârâta va începe activitatea de emisie audio-vizuală pe parcursul judecării cauzei.
Or, în condiţiilc în carc nu s-a dovedit o asemenea împrejurare, iar reclamanta nici nu a formulat critici prin motivele de apel pe acest aspect, dispoziţia de respingere a cererii cu acest obiect a fost menţinută.
Aceeaşi soluţie se impune şi cu privire la cererea având ca obiect obligarea pârâtei la publicarea hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză, sub sancţiunea de daune cominatorii, întrucât nu a existat niciun temei juridic al unor asemenea pretenţii.
2. In ceea ce o priveşte pe pârâta O.S.I.M., în contextul admiterii cererii având ca obiect anularea înregistrării mărcilor, a fost admisă şi cererea având ca obiect obligarea acesteia la radierea mărcilor anulate prin prezenta hotărâre din Registrul Naţional al Mărcilor, în aplicarea regulii art. 49 alin. (2) lit. k) din H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998.
In ceea ce priveşte cererea de obligare a pârâtei O.S.I.M. la plata daunelor cominatorii în cazul ncexecutării obligaţiei de radiere a mărcilor, Curtea a apreciat că aceasta nu este întemeiată, neexistând
niciun indiciu cu privire la refuzul pârâtei de a îndeplini obligaţia stabilită pe cale judecătorească pentru a se justifica aplicarea unei sancţiuni de constrângere de gravitatea celei solicitate în cauză.
3. In ceea ce priveşte cererea formulată împotriva pârâtei SC C.M. SRL, Curtea a reţinut că reclamanta a solicitat atât anularea mărcii „TRANSILVANIA TV”, pretins înregistrată de această pârâtă, cât şi obligarea acestei pârâte la interzicerea efectuării de acte comerciale de natura celor prevăzute de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind un semn similar cu marca reclamantei.
In analiza unor astfel de cereri, se porneşte de la premisa inexistenţei vreunei înregistrări a mărcii cu această denumire de către pârâtă, fiind evidentă confuzia în care s-a aflat reclamanta cu privire la titularul mărcii „TRANSILVANIA TV” aparţinând în fapt pârâtei SC I. SRL.
Or, cererea privind anularea mărcii nu se justifică în contradictoriu cu o altă persoană decât titularul mărcii, dispoziţia instanţei de fond vizând cererea cu acest obiect fiind menţinută în consecinţă.
In privinţa cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 35, Curtea a reţinut că aceasta a fost formulată în legătură cu cererea de anulare a mărcii, fiind accesorie acesteia, nea vând, aşadar, caracter de sine stătător.
Câtă vreme cererea principală a fost respinsă ca neîntemeiată, şi cererea accesorie urmează a primi aceeaşi soluţie, în virtutea legăturii de accesorialitate dintre cereri.
Nu s-ar impune admiterea cererii anulării mărcii cu acest obiect în considerarea anulării mărcii „TRANSILVANIA TV”, înregistrată pe numele pârâtei SC I. SRL, întrucât nu s-a făcut dovada faptului că pârâta SC C.M. SRL ar presta acte comerciale de natura celor pretinse de reclamantă (aplicarea semnului pe ambalaje şi publicitate prin mijloacele de transport în comun) în legătură cu marca înregistrată de cealaltă pârâtă.
Din actele depuse la dosar rezultă doar faptul că pârâta SC C.M. SRL este titularul unei licenţe audio-vizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune cu denumirea „TRANSILVANIA TV” în localitatea Oradea, fară a se fi probat că este vorba despre folosirea în acest mod a mărcii aparţinând SC I. SRL.
împotriva deciziei de apel a declarat recurs pârâta SC I. SRL, criticând-o pentru următoarele motive:
1. Instanţa de apel a acordat ceea ce nu s-a cerut (art. 304 pct. 6 C. proc. civ.).
Deşi se poate constata imprecizia în invocarea temeiului de drept al acţiunii de către reclamantă, rezultă clar din parcursul acţiunii că reclamanta a stăruit într-o acţiune în contrafacere, iar instanţa de apel a soluţionat o acţiune în anulare.
2. Hotărârea cuprinde motive contradictorii (art. 304 pct. 7 C. proc. civ.).
Deşi în considerente instanţa de apel reţine că instanţele nu au fost
sesizate cu un petit care să permită compararea mărcilor sub aspectul identităţii, consideră ulterior că mărcile sunt identice din punct de vedere conceptual.
Instanţa a făcut aprecierea şi asupra similarităţii, deşi nu a fost învestită, după cum s-a arătat în primul motiv de recurs.
3. Hotărârea este dată cu aplicarea greşită a legii (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).
Instanţa a considerat că denumirea „TRANSILVANIA” este predominantă, fară a ţine cont de celelalte clemente ale mărcilor.
Este inadmisibilă intenţia de apropriere a numelui istoric şi geografic „Transilvania”, cu atât mai mult în raport de prestaţiile în litigiu.
Totodată, numele geografic „Transilvania" face parte din categoria numelor comune care nu pot constitui o marcă validă.
Articolul 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998 prevede un alt impediment la înregistrarea mărcilor, incident în cauză, respectiv cuvintele care desemnează destinaţia produselor sau serviciilor.
Apelând la acelaşi nume din patrimoniul istoric, recurenta a avut grijă să îl completeze cu particule însoţitoare, semnele grafice şi lucrări distincte, astfel încât, din punct de vedere al protecţiei, să nu se ajungă la o apropriere nepermisă, iar din punct de vedere al folosirii, să se prevină riscul confuziilor.
La soluţionarea cauzei nu s-au avut în vedere norme comunitare şi legislaţii ale altor state ale Uniunii Europene care nu permit înregistrarea numelor şi indicaţiilor geografice ca mărci.
Din perspectiva art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, este exclus riscul de confuzie dintre mărci datorită specificului serviciului. Cele două mărci nu sunt aplicate pe produse, iar serviciile pe care le protejează sunt percepute prin butonarea aparatului receptor în căutarea lungimii de undă, publicul ştiind exact ce cauză. Cele două mărci se adresează unor genuri de presă diferite.
-4. Se critică de către recurentă şi cuantumul exagerat al cheltuielilor de judecată, invocându-se neaplicarea dispoziţiile art. 274 alin. (3) C. proc. civ. faţă de onorariul avocatului.
Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, înalta Curte a constatat că recursul este nefondat, în considerarea celor ce succed.
1. Instanţa de apel nu a acordat ceea ce nu s-a cerut, din perspectiva art. 304 pct. 6 C. proc. civ.
După cum rezultă din motivarea deciziei de apel, în baza rolului activ impus de art. 129 alin. final C. proc. civ., instanţa a făcut o analiză a cererii formulate, încadrând-o juridic în funcţie de intenţia reală a părţii, care rezultă şi din modul de redactare.
Curtea a constatat că faţă de termenii folosiţi în motivarea acţiunii şi petitele acţiunii s-a făcut o corectă calificare a acesteia de către instanţa de apel, respectiv ca fiind o acţiune în nulitate.
Pe lângă faptul că prin acţiune s-a solicitat, în ceea ce o priveşte pe recurcntă, anularea înregistrării mărcilor în discuţie, deţinute de aceasta, cauza nu putea fi soluţionată (dată fiind cererea formulată de reclamantă, precum şi motivarea) ca o acţiune în contrafacere.
în condiţiile în care recurenta-pârâtă foloseşte mărci înregistrate, al căror titular este, nu se poate cere interzicerea folosirii acestora, ci numai anularea înregistrării, urmând ca apoi, în cazul în care s-ar continua folosirea mărcii anulate, să se poată recurge la acţiunea în contrafacere.
In situaţia contrară, s-ar ajunge la situaţia ca, urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere în temeiul art. 35 din lege, titularul unei mărci înregistrate să nu o poată folosi, deşi aceasta nu a fost anulată şi continuă să figureze pe numele său în Registrul Naţional al Mărcilor.
Atunci când este vorba despre mărci înregistrate, ambii titulari au, în temeiul înregistrării, drepturi egale cu privire la mărci, iar pentru soluţionarea conflictului generat de o eventuală identitate sau similaritate a mărcilor trebuie să se recurgă la acţiunea în anularea mărcii ulterior înregistrate.
In cazul în care conflictul este între o marcă înregistrată şi un semn identic sau similar înregistrat ca marcă, titularul mărcii înregistrate are posibilitatea formulării unei acţiuni în contrafacere.
2. Din motivarea deciziei de apel, astfel cum a fost redată mai sus, nu rezultă contradicţii în motivare în sensul arătat, din perspectiva art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Dimpotrivă, prin motivarea deciziei s-a apreciat în cauză identitatea sau similaritatea semnelor în discuţie, fată de elementele com-
ponente, din perspectiva art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Deşi elementele de diferenţiere înlătură identitatea din punct de vedere vizual şi auditiv, acestea, în contextul mărcii complexe, sugerează similaritatea, ceea ce impunea analizarea riscului de confuzie din perspectiva art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, ceea ce a şi făcut instanţa de apel.
Raţionamentul instanţei este corect şi logic, în condiţiile în care, în aprecierea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, generat de similaritatea mărcilor în discuţie, în contextul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se porneşte de la percepţia consumatorului mediu, obişnuit al categoriilor de produse sau servicii în discuţie, acesta fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect.
3. Instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente, respectiv art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998, din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ., după cum urmează:
In aprecierea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se analizează mai întâi asemănările şi apoi deosebirile.
In cadrul recursului nu se critică modul de apreciere a elementului dominant dintr-o marcă complexă, ci se invocă faptul că nu s-a ţinut cont de celelalte elemente ale mărcilor.
Dimpotrivă, după cum rezultă din decizia de apel, instanţa a fost preocupată de diferenţele dintre denumiri, apreciindu-le în mod corect ca fiind nesemnificative, în condiţiile în care acestea reflectă activităţi de comunicaţii, putând induce în percepţia consumatorului mediu fie ideea unei extinderi a activităţii reclamantei, care ar fi fost iniţial radio, fie ideea unei schimbări a frecvenţei de recepţie.
Pe de altă parte, faptul că mărcile nu sunt aplicate pe produse nu înlătură riscul de confuzie, întrucât la mărcile verbale se analizează în primul rând riscul din punct de vedere fonetic.
Canalul de distribuţie a produselor sau serviciilor protejate prin marcă constituie un element în aprecierea riscului de confuzie, dar nu suficient şi determinant, fiind completat de celelalte elemente de apreciere a identităţii/similarităţii mărcilor, analizate de instanţă.
Celelalte critici din motivele de recurs vizând aplicarea greşită a legii şi care ar viza impedimente la înregistrarea mărcii reclamantei nu au mai fost analizate de Curte, întrucât exced obiectului litigiului de
faţă, instanţa ncfiind sesizată cu verificarea legalităţii înregistrării acestei mărci.
In ceea ce priveşte normele comunitare şi legislaţia unora dintre ţările Uniunii Europene, s-au reţinut aceleaşi argumente ca şi cele din alineatul precedent.
Chiar şi în situaţia în care s-ar primi o asemenea apărare, ar însemna să se accepte ca recurenta să-şi invoce o proprie culpă în aproprierea mărcii conţinând termenul în discuţie.
-4. In ceea ce priveşte ultima critică de recurs, înalta Curte a constatat că aceasta ţine de modul de apreciere de către instanţă, respectiv de temeinicia hotărârii - aspect care nu mai poate fi cenzurat de instanţa de recurs în urma abrogării pct. 11 al art. 304 prin O.U.G. nr. 138/2000.
Constatând, prin urmare, că recursul este nefondat, instanţa de apel făcând o corectă calificare şi soluţionare a cauzei din perspectiva
art. 304 pct. 9 C. proc. civ., înalta Curte a făcut aplicarea şi a art. 312 alin. (1) C. proc. civ. şi a dispus respingerea recursului ca nefondat.
Cu aplicarea art. 274 C. proc. civ., recurenta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către intimata-reclamantă.
4. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Semne similare. Produse similare. Risc de confuzie. Semn devenit uzual. Protecţia conferită de înregistrare (HORECA / HORECA EXPERT)
Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. c), art. 48 lit. b)
1. Similaritatea mărcii „HORECA” cu marca „HORECA EXPERT” este dată de elementul dominant în continutul lor, care este reprezentat de cuvântul „HORECA”.
în condiţiile în care părţile utilizează mărcile în conflict pentru produse şi servicii ce se află într-un raport de complementaritate, se generează un risc de confuzie, deoarece un consumator mediu căruia i se oferă produsele/serviciile purtând cele două mărci poate fi indus în eroare asupra originii acestora, existând un risc major ca el să conchidă că provin de la acelaşi producător.
2. Sintagma „HORECA” este rezultat al prescurtării substantivelor „hotel”, „restaurant”, „catering” şi alipirii prescurtărilor astfel rezultate.
Cu toate că denumirea în sine nu este specifică limbajului curent ca element consacrat al vocabularului limbii române, înscrisurile depuse la dosar au relevat faptul că ea este uzitată pentru a desemna activitatea desfăşurată în legătură cu hoteluri, restaurante şi catering, atât în ţară, cât şi în plan internaţional, astfel încât tinde să piardă din caracterul fantezist şi să devină unul uzual.
Câtă vreme însă marca „HORECA” aparţinând reclamantei este o marcă înregistrată, ea beneficiază de protecţie legală.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 259 din 18 ianuarie 2008, nepublicată
Prin sentinţa civilă nr. 1279 din 11 octombrie 2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, a fost admisă în parte cererea reclamantei SC B.E. SRL în contradictoriu cu pârâtele SC H.E. SRL şi O.S.I.M.
S-a dispus anularea mărcii „HORECA EXPERT” nr. 64035, al cărei titular este prima pârâtă, şi s-a respins capătul de cerere privind interzicerea folosirii mărcii menţionate în România.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că reclamanta şi-a motivat cererea arătând că a înregistrat marca „HORECA” pentru care O.S.I.M. a eliberat certificatele de înregistrare nr. 49342 din 19 decembrie 2001 şi nr. 52523 din 24 ianuarie 2002, valabile până în anul 2011, rcspectiv 2012.
S-a mai arătat că, având cunoştinţă de obiectul de activitate al reclamantei, de renumele câştigat prin notorietatea mărcii „HORECA” pc segmentul specific de piaţă, prima pârâtă a profitat cu rea-credinţă de aceste situaţii, incluzând denumirea mărcii „HORECA” în structura numelui comercial al societăţii.
Reclamanta a mai învederat că pârâta are acelaşi obiect de activitate ca al său, respectiv import şi distribuţie de utilaje profesionale alimentare. Prin faptul că pârâta comercializează produse încălcând dreptul de marcă „HORECA” aparţinând reclamantei, că profită de reclama comercială, promovarea şi marketingul produselor care poartă ori sunt însoţite de marca reclamantei, aceasta a chemat-o în judecată şi în alt dosar pentru a se constata încălcarea dreptului de folosire exclusivă a mărcii, iar aceasta să fie obligată să-şi schimbe numele comercial, cu consecinţa obligării ei şi la daune materiale şi morale pentru concurenţă neloială.
Fiind notificată să înceteze folosirea mărcii şi să retragă de pe piaţă toate produsele care au menţionate această marcă sau fac referire la ea, pârâta a refuzat şi a depus la data de 28 iulie 2004 o cerere de înregistrare a mărcii „HORECA EXPERT" la O.S.I.M., solicitarea fiind refuzată iniţial.
Reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 48 lit. c) raportat la art. 6 lit. e) din Legea nr. 84/1998, Regula 44 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 84/1998, art. 10 bis din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, art. 111 şi urm.
C. proc. civ.
Pârâta a formulat întâmpinare, invocând excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi pe cea a lipsei de interes a acţiunii, arătând că marca sa a fost obţinută cu respectarea condiţiilor prevăzute prin Legea nr. 84/1998 şi că ea se deosebeşte fundamental de marca reclamantei, întrucât a înregistrat-o şi a obţinut protecţie pentru clasa 35 - import şi comercializare echipamente pentru alimentaţie publică -, neexistând niciun risc de confuzie în rândul publicului.
Tribunalul a reţinut din examinarea materialului probator administrat că reclamanta este titulara mărcilor „HORECA" nr. 49342 din 19 decembrie 2001, înregistrată pentru clasele de produse şi servicii 16, 35 (tratamentul textelor), 39, 40, 42, 43, 44 şi 45 şi „HORECA" nr. 52523 din 24 ianuarie 2002, înregistrată pentru clasele 1-9, 11-29, 31-34 şi 44-45, iar pârâta a înregistrat marca „HORECA EXPERT" cu nr. 64035 din 22 iulie 2004, pentru clasa import şi comercializare echipamente pentru alimentaţie publică, dotare bucătării profesionale, cofetării şi patiserii, baruri, fast food, carmangerii, mobilier restaurante etc. Solicitantul nu a revendicat un drept exclusiv asupra denumirii „HORECA", în conformitate cu Regula 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicare al legii mărcilor (care prevede că, în cazul în care marca include şi un element care este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului să declare că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element).
Cu privire la declaraţia pârâtei asupra denumirii „HORECA'’, tribunalul a constatat întemeiată susţinerea reclamantei în sensul că în mod greşit O.S.I.M. a considerat aplicabile dispoziţiile Regulii nr. 17 alin. (4), întrucât denumirea „HORECA" nu reprezintă un termen obişnuit, comun sau uzual, ci este un cuvânt fantezist, care conferă, în
consecinţă, distinctivitate produselor pe care se aplică. In ceea ce
priveşte nerespectarea la înregistrarea mărcii pârâtei de către O.S.I.M. a dispoziţiilor art. 6 lit. c), conform căruia nu pot fi înregistrate mărci similare pentru produse identice sau similare, dacă există risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere, tribunalul a reţinut doar în parte susţinerile reclamantei, întrucât nu au fost întrunite integral condiţiile prevăzute în acest text. Astfel, tribunalul a apreciat că există similaritate între mărcile aflate în conflict, marca reclamantei, „HORECA", înregistrată anterior, fiind similară mărcii pârâtei, „HORECA EXPERT", deşi cea a pârâtei este o marcă combinată, cu element figurativ. Similaritatea reiese din prezenţa elementului puternic distinctiv fantezist „HORECA", prezent în ambele mărci, elementul verbal „EXPERT" adăugat în marca pârâtei fiind un termen comun, care nu poate distinge în mod suficient mărcile opuse, ca de altfel nici elementul figurativ din marca pârâtei, atâta timp cât marca se apreciază în ansamblu, iar impresia generală este în sensul similarităţii amintite. Pentru publicul avizat nu se poate reţine riscul de confuzie decât cu privire la mărci, nu şi cu privire la produse, deoarece marca pârâtei este înregistrată pentru altfel de produse, din
clasa 35, decât marca reclamantei, aşa cum s-a menţionat. In schimb, împrejurarea că reclamanta a licenţiat societatea „Editura Horeca" pentru a folosi denumirea pe care a înregistrat-o ca marcă pentru promovarea echipamentelor de bucătării profesionale (produse de felul acelora pentru care a înregistrat pârâta marca sa) poate determina un risc de asociere în percepţia aceluiaşi public între societatea pârâtă şi reclamantă sau între pârâtă şi firmele asociate reclamantei. In concluzie, marca pârâtei s-a putut înregistra de către O.S.I.M. cu reţinerea greşită a aplicării Regulii nr. 17 alin. (4), singura apreciere corectă care exclude riscul confuziei fiind aceea privind înregistrarea pentru produse diferite, deşi din aceeaşi clasă - 35.
Cu privire la înregistrarea cu rea-credinţă a mărcii „HORECA EXPERT" de către pârâtă, invocată ca al doilea motiv de anulare, tribunalul a considerat întemeiate susţinerile reclamantei, reţinând sub un prim aspect că pârâta s-a înfiinţat ca societate comercială şi a fost înregistrată sub denumirea SC H.E. SRL în anul 2002, cu respectarea reglementărilor legale în materia societăţilor comerciale privind disponibilitatea denumirii. S-a mai motivat că administratorul societăţii pârâte este numitul E.D., fratele lui T.D. care, în calitate de administrator al firmei SC C.O. SRL, a încheiat contracte de vânzare-cumpărare şi de leasing operaţional cu reclamanta, în anul 2003, pentru obiecte şi
ustensile de bucătărie şi echipamente pentru bucătării profesionale. S-a tras concluzia că numitul E.D. avea cunoştinţă de activitatea comercială a reclamantei, dată fiind şi împrejurarea că acesta este asociat cu fratele său în cadrul firmei L.F. SRL din Constanţa, având ca obiect de activitate industrie alimentară pentru restaurante şi cafenele.
S-a mai reţinut că pârâta a fost notificată de reclamantă, la data de 14 iulie 2004, cu privire la încetarea folosirii în activitatea comercială proprie a denumirii protejate a reclamantei, „HORECA”, fară consimţământul reclamantei.
In fine, tribunalul a motivat că marca pârâtei nu diferă în mod semnificativ de cea a reclamantei, astfel încât se poate produce un risc de asociere şi confuzie, împrejurare de natură să profite doar pârâtei, care va beneficia de renumele câştigat de reclamantă.
In ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de a se interzice folosirea mărcii de către pârâtă pe teritoriul României, conform celui de-al doilea capăt al cererii, tribunalul a reţinut că o astfel de solicitare nu este motivată în fapt şi în drept, astfel încât a respins-o ca nemotivată.
împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC H.E.
In motivarea apelului s-a arătat, în esenţă, că marca apelantei-pârâte a fost înregistrată cu respectarea prevederilor Legii nr. 84/1998, aceasta deosebindu-se în mod fundamental de cea a pârâtei, prin aceea că produsele şi serviciile pentru care pârâta a înregistrat marca „HORECA EXPERT" nu aduc în niciun fel atingere societăţii reclamante. Marca apelantei este total diferită de cea a intimatci-reclamante, dcoarece conţine în plus trei elemente - două figurative şi unul verbal. Marca reclamantei conferă protecţie pentru cu totul alte produse decât cea a pârâtei, respectiv din produsele/serviciile din clasa 35 reclamanta este titulara mărcii pentru unul singur.
Pârâta-apelantă a mai susţinut că „HORECA” nu este un cuvânt fantezist, fiind unul foarte des folosit de către numeroase firme, iar instanţa a ignorat importanţa particulei „EXPERT”, care trebuie considerat un adjectiv ce tinde spre ideea calităţii produselor şi care, împreună cu latura figurativă a mărcii, îi asigură distinctivitatea.
S-a mai susţinut că aprecierea instanţei, în sensul că pârâta ar fi înregistrat marca în litigiu cu rea-credinţă, nu este susţinută de probatoriul administrat.
Prin decizia civilă nr. 71/A din 16 martie 2007, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâtă,
constatând că soluţia pronunţată de instanţa de fond este corectă, însă pentru alte considerente decât cele menţionate în hotărârea atacată.
Substituind motivarea primei instanţe, curtea de apel a arătat sub un prim aspect că aprecierea privind deducerea relei-credinţe a pârâtei din împrejurarea că administratorul acesteia este rudă şi asociat cu o altă persoană care a derulat contracte comerciale cu reclamanta este una eronată, câtă vreme probele administrate nu conţin elemente în sensul unei conivenţe între cele două persoane în fraudarea drepturilor şi intereselor societăţii reclamante. Prezumţia legală de bună-credinţă prevăzută de art. 1899 C. civ. nu a fost în cauză răsturnată. Cum însă cererea reclamantei de anulare a mărcii „HORECA EXPERT” a fost argumentată şi prin faptul că la înregistrarea acesteia nu au fost respectate cerinţele art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, curtea a analizat solicitarea în lumina dispoziţiilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/
| ← Potrivit textelor menţionate, anularea înregistrării mărcii... | Să dispună publicarea în presa scrisă, pe cheltuiala... → |
|---|
