ICCJ. Decizia nr. 5185/2013. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 5185/2013
Dosar nr. 2939/1/2013
Şedinţa publică din 12 noiembrie 2013
Asupra recursului de faţă, constată următoarele:
Prin decizia civilă nr. 52 din data de 4 octombrie 2012, Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia I civilă a respins apelul declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva sentinţei civile nr. 1915 din 03 octombrie 2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi, obligând-o pe apelantă să plătească intimatei SC I.S. SRL cheltuieli de judecată de 1400 lei.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Reclamanta SC I. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC I.S. SRL, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care
. să se constate că semnul „I.S.”, atât prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei, cât şi prin folosirea în cadrul activităţii comerciale a pârâtei, încalcă drepturile exclusive ale reclamantei, cu privire la mărcile înregistrate „I.” şi „I.S.”;
. să fie obligată pârâta să înceteze a folosi denumirea „I.S.”, ca nume comercial, în activitatea sa economică şi
. să se dispună efectuarea înregistrării în registrul comerţului a modificării firmei pârâtei, în sensul eliminării din numele comercial al acesteia a mărcii „I.”.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că este titulara mărcii „I.”, cu element figurativ, înregistrată asupra claselor de produse/servicii 9, 16, 37, 42, precum şi a clasei de produse/servicii 35, drept conferit în baza certificatelor de înregistrare nr. 89302 din 18 decembrie 2006 şi nr. 99157 din 01 septembrie 2008 eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.). Ulterior, pentru aceleaşi clase de servicii şi produse, reclamanta a obţinut în 2008 şi înregistrarea mărcii „I.S.”, aşa cum rezultă din certificatul de înregistrare nr. 99052 din 25 septembrie 2008 eliberat de O.S.I.M.
Pârâta are în obiectul său de activitate comercializarea de produse şi oferirea de servicii similare şi chiar identice cu ale reclamantei - principala activitate a acesteia constând în comercializarea de case de marcat fiscale, imprimante fiscale, cântare electronice, taximetre fiscale, maşini de numărat bani şi software specializat precum şi oferirea de servicii de asamblare, instalare, întreţinere şi reparare a produselor respective, adică produse şi servicii identice cu cele ale societăţii reclamante.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 84/1998.
Pârâta SC I.S. SRL a formulat cerere reconvenţională, prin care a solicitat să se constate că
. semnul „I.S.” utilizat ca nume comercial este folosit atât în relaţiile comerciale cu terţii cât şi în promovarea publicitară cu bună – credinţă şi nu încalcă drepturile reclamantei cu privire la marca înregistrată „I.”, neputând exista riscul confuziei între denumirea celor două societăţi, respectiv „I. SRL” şi „I.S.”SRL;
. a înregistrat marca „I.” la O.S.I.M sub nr. 082798 pentru clasa de servicii 35, conform clasificării Nisa, având data de depozit 20 noiembrie 2006, anterior înregistrării de reclamantă a mărcii „I.” ( pentru clasa de servicii 35) şi a mărcii „I.S.”;
Prin sentinţa civilă nr. 1915 din 03 octombrie 2011 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia I civilă au fost respinse excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale invocată de reclamantă şi cererea principală. A fost admisă în parte cererea reconvenţională şi s-a constatat că marca „I.” a fost înregistrată la O.S.I.M. de pârâta – reclamantă SC I.S. SRL, sub nr. 82798, la data de 20 noiembrie 2006, pentru clasa de produse/servicii 35. Au fost respinse celelalte capete din cererea reconvenţională şi a fost obligată reclamanta să plătească pârâtei 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:
Nu este inadmisibilă cererea reconvenţională, excepţie invocată de reclamantă, întrucât accesul liber la justiţie este garantat de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului.
Pe fondul cauzei, nu au fost probate afirmaţiile reclamantei.
Astfel, din înscrisurile depuse, respectiv certificatele de înregistrare din 1 septembrie 2008 şi 25 septembrie 2008 a rezultat că titularul mărcii pentru clasele de produse/servicii nr. 35 este SC I. SRL, iar din certificatul de înregistrare nr. 8279 din 20 noiembrie 2006 reiese că titularul mărcii pentru clasele de produse/servicii nr. 35 este SC I.S. SRL.
Reclamanta şi-a înregistrat marca pentru clasele de produse şi servicii nr. 35 după înregistrarea mărcii pârâtei „I.S.” SRL, pentru aceeaşi clasă de produse. Pe de altă parte, marca reclamantei este înregistrată pentru clasele de produse şi servicii 9, 16, 37, 42, iar marca pârâtei numai pentru clasa de produse/servicii nr. 35.
Din expertiza efectuată în cauză a rezultat că semnul pârâtei „I.S.”, înregistrat ca emblemă şi utilizat ca nume comercial, nu încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate „I.” şi „I.S.” în niciuna din modalităţile prevăzute la art. 35 din Legea nr. 84/1998, pentru că a fost acordat anterior, la data de 23 ianuarie 2003. Expertiza a evidenţiat şi faptul că nu există niciun risc de confuzie pentru publicul larg, incluzând şi riscul de asociere între cele două societăţi, semnele distinctive ale acestora fiind total diferite, exceptând cuvântul „I.”. S-a mai precizat că nu există posibilitatea declanşării unui conflict între denumirea firmei şi marca înregistrată a vreuneia dintre părţi şi că reclamanta nu este prejudiciată prin înregistrarea ca nume comercial şi folosirea semnului „I.S.”, mărcile „I.”, „I.S.” şi „I.” fiind înregistrate pentru clase de produse şi servicii diferite.
Ţinând cont şi de proba testimonială administrată, s-a constatat că este neîntemeiată acţiunea principală, însă este admisibilă în parte cererea reconvenţională în ce priveşte capătul de cerere vizând înregistrarea mărcii la OSIM pentru clasa 35.
Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei prin prisma motivelor de apel formulate de reclamantă, Curtea a constatat următoarele:
Prin acţiune şi cererea de apel, reclamanta a solicitat să se constate că semnul „ I.S.”, prin înregistrarea lui ca nume comercial al pârâtei şi folosirea în cadrul activităţii îi încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate „I.” şi „I.S.” şi să fie interzisă folosirea denumirii în activitatea comercială a pârâtei.
Reclamanta SC I. SRL a înregistrat marca „I.” pentru clasa de produse 35 la data de 01 septembrie 2008, pentru clasa de produse 9, 16, 37, 42 la data de 18 decembrie 2006. Marca „I.S.” a fost înregistrată de reclamantă pentru clasele de produse 9, 16, 35, 37, 42 la data de 25 septembrie 2008.
Pârâta SC I.S. SRL a înregistrat marca „I.” pentru clasa de produse 35 la data de 20 noiembrie 2006.
Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, pentru clasa de produse 35, comună activităţii părţilor, prima marcă înregistrată a fost a pârâtei sub denumirea „I.” în 2006, iar reclamanta a înregistrat marca pentru clasa de produse 35 în anul 2008, deci după pârâtă. Chiar dacă părţile desfăşoară activitatea pentru aceeaşi clasă de produse, 35, marca sub care s-a înregistrat activitatea diferă. Câtă vreme mărcile au fost înregistrate la OSIM, chiar pentru aceeaşi clasă de produse, nu se poate interzice comercializarea lor, bucurându-se în egală măsură de protecţia legii.
Dintr-o altă perspectivă, în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, ar fi fost refuzată înregistrarea mărcii care din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le înregistrează ar fi putut crea în percepţia publicului un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. Ori, din cele menţionate anterior rezultă că atât reclamanta cât şi pârâta au mărci înregistrate şi protejate.
Din definiţia pe care o dă legea în art. 2 pentru marcă, de a fi semn susceptibil de reprezentare grafică, rezultă că menţionarea cuvântului „I.” în denumirea firmei nu încalcă protecţia pe care o conferă legea unei mărci înregistrate. Doar acest cuvânt este comun celor două firme în litigiu, căci numele fiecăruia cuprinde şi alte cuvinte, iar obiectul de activitate este diferit.
În mod legal a constatat tribunalul că este neîntemeiată cererea reclamantei şi pentru că, potrivit expertizei de specialitate efectuate în cauză, semnul pârâtei, înregistrat ca emblemă, nu încalcă drepturile exclusive cu privire la mărcile înregistrate în modalităţile prevăzute la art. 36 din lege, pentru că a fost acordat anterior, la data de 23 ianuarie 2003 în baza certificatului de înregistrare emis de ORC de pe lângă Tribunalul Iaşi, semnul fiind protejat ca emblemă, care exprimă o idee sub forma dreptului de autor.
Apelanta face referire la existenţa unor elemente dominante, fonetice, ale mărcii şi ale semnului aflate în conflict, respectiv „I.” şi „I.S.”. Or, art. 36 alin. (2) lit. a) din lege se referă la „un semn identic mărcii”, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată. Aşa cum s-a arătat anterior, semnul este o reprezentare grafică, vizuală, iar elementele fonetice vizează natura acustică a mărcii, aspectul sonor, care nu se încadrează în sfera de protecţie oferită de art. 36 din lege. Asemănările care există între elementele mărcii şi ale semnului „I.” şi denumirea pârâtei vizează mai degrabă aspectul concurenţial al raporturilor comerciale, decât protecţia unei mărci înregistrate.
În condiţiile în care între reclamantă şi pârâtă nu există suprapuneri în ce priveşte serviciile sau produsele înregistrate ca marcă şi marca sub care au fost înregistrate, nu poate fi afectată funcţia mărcii de garantare a originii produselor şi serviciilor. Deşi a susţinut că pârâta ar presta activităţi pentru care nu are un drept de marcă, reclamanta nu a probat acest aspect. Comportamentul onest în afaceri, cu referire la comportamentul fostei angajate a reclamantei, nu intră în sfera de protecţie a Legii nr. 84/1998, astfel că este lipsit de relevanţă pentru cauză.
În concluzie, în mod corect instanţa de fond a respins primul petit al acţiunii reclamantei, iar al doilea şi al treilea petit, având caracter subsidiar, în mod corect au fost, de asemenea, respinse.
Chiar dacă era întemeiat primul petit al acţiunii reclamantei, modalitatea aleasă de a-şi proteja marca, prin formularea capetelor 2 şi 3 din acţiune, excede mijloacelor pe care le oferă art. 36 alin. (3) din lege, fiind inadmisibile.
Cu privire la cererea reconvenţională, prima instanţă a constatat o stare de fapt, în condiţiile art. 111 C. proc. civ., respectiv faptul că pârâta a înregistrat dreptul de marcă asupra produselor din clasa 35 anterior reclamantei. Acţiunea în realizarea unui asemenea drept nu există, astfel că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale unei asemenea solicitări, cu atât mai mult cu cât acesta a fost un argument pentru pronunţarea hotărârii atacate.
Prin apelul declarat, reclamanta nu contestă acest drept de marcă, dar solicită o nuanţare a acestei constatări în sensul că doar pentru o parte din produsele din această clasă a obţinut dreptul de marcă pârâta, iar pentru o parte reclamanta. Însă, instanţa, în mod legal, s-a pronunţat în limitele investirii sale de către reclamanta reconvenţională, astfel că va fi respins şi acest motiv de apel.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC I. SRL, criticând-o pentru următoarele motive:
I. Este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., întrucât decizia cuprinde motive contradictorii care se exclud reciproc şi, în consecinţă, nu sunt susceptibile a sprijini dispozitivul, iar instanţa de apel nu examinează mijloacele de probă administrate în cauză sau, cel puţin, nu motivează înlăturarea acestora, reţinând doar că reclamanta nu a probat aspectul că pârâta ar presta activităţi pentru care nu are un drept la marcă.
a. Instanţa expune două argumente care se contrazic reciproc - pe de o parte, se susţine "clasa de produse 35 este comună activităţii părţilor",iar, pe de altă parte, prezintă un argument din care se înţelege contrariul celor constatate anterior, arătându-se că în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) din lege "ar fi fost refuzată înregistrarea mărcii care din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le înregistrează ar fi putut crea în percepţia publicului risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară" şi că "între reclamantă şi pârâtă nu există suprapuneri în ce priveşte serviciile sau produsele înregistrate ca marcă şi marca sub care au fost înregistrate".
Din toate aceste constatări nu rezultă care este opinia instanţei de apel cu privire la un aspect esenţial ce fundamentează soluţia, respectiv dacă aceeaşi marcă „I.” este înregistrată pentru aceeaşi clasă de produse/servicii 35, atât în favoarea reclamantei cât şi a pârâtei, însă nu şi pentru aceeaşi activitate.
b. În mod greşit ambele instanţe fac referire doar la faptul că marca a fost înregistrată pentru aceeaşi clasă (respectiv 35) şi nu analizează în niciun fel activităţile din clasa respectivă pentru care a fost eliberată marca. Mai mult, nu se observă faptul că nu prezintă relevanţă clasa pentru care a fost eliberată marca, ci activităţile din clasa pentru care aceasta a fost eliberată acea marcă, astfel fiind posibil a fi eliberate două certificate de marcă pentru aceeaşi clasă.
Nu primează clasa pentru care a fost înregistrată marca, ci activităţile din clasa respectivă, iar din probele administrate rezultă că intimata desfăşoară preponderent activităţile cuprinse şi protejate de marca înregistrată de recurenta SC I. SRL, deşi este beneficiara unei mărci „I.” înregistrată doar pentru regruparea de consumabile (rechizite), identificându-se în relaţiile cu clienţii sub acesta denumire.
Se constată că reclamanta nu a probat că pârâta ar presta activităţi pentru care nu are un drept la marcă, fără a se motiva înlăturarea mijloacelor de probă care au vizat tocmai acest aspect.
Astfel, din probele administrate în cauză - anunţuri din mica publicitate, declaraţiile martorilor A.M. şi I.V., constatările expertului I.T. consemnate în procesul-verbal întocmit cu ocazia vizitei acestuia atât la sediul reclamantei-pârâte, cât şi la sediul pârâtei-reclamante, dar şi din constatările celorlalţi experţi K.E. şi A.L.D. rezultă că pârâta prestează şi activităţi pentru care nu are un drept la marcă, folosindu-se de marca sa, înregistrată pentru alte produse şi servicii. Martora I.V. a confundat cele două denumiri I. şi I.S., iar din declaraţia acestui martor şi din actele depuse rezultă că există o confuzie pe piaţă între cele două societăţi, pârâta-reclamantă (înfiinţată abia în anul 2003, de o fostă asociată din cadrul reclamantei-pârâte) desfăşurând activităţi comerciale şi beneficiind de numele de piaţă I. care este cunoscut datorită activităţii desfăşurate de SC I. SRL.
De asemenea, expertul desemnat de către instanţă a constatat că pârâta-reclamantă desfăşoară sub denumirea de „I.S.” toate acele activităţi trecute la obiectul secundar de activitate care sunt însă protejate de mărcile „I.” şi „I.S.” înregistrate de către reclamanta-pârâtă, SC I. SRL, însă instanţa retine contrariul, respectiv că desfăşoară doar activităţi pentru care are înregistrată marca şi nu prestează activităţi pentru care nu are marcă.
Chiar reprezentanta pârâtei-intimate declară în interogatoriul luat de instanţă că şi SC I.S. SRL desfăşoară activităţile (comercializare şi furnizare de servicii) cu privire la toate produsele din clasa 35 (deci şi celelalte, nu doar rechizite).
De fapt, fără a avea înregistrată marca „I.” pentru clasele 9, 16, 37, 42 şi 35 ( cu excepţia rechizitelor, pentru care are înregistrată marca) intimata SC I.S. SRL a obţinut aceeaşi finalitate pe care ar fi conferit-o înregistrarea mărcii pentru respectivele clase, terţii, parteneri şi agenţi economici asociind produsele şi serviciile oferite de pârâtă cu marca „I.”. Deşi doar reclamanta-pârâtă ar trebui să se bucure de drepturile exclusive conferite de înregistrarea mărcii „I.” pentru clasele 9, 16, 37, 42 şi 35 (cu excepţia rechizitelor), un terţ (pârâta-reclamantă în speţă), fără a avea nicio marcă înregistrată pentru aceleaşi clase, beneficiază de aceleaşi drepturi doar pentru că se identifică în relaţiile cu terţii prin denumirea sa comercială I.S., astfel încât să se producă asocierea produselor şi serviciilor cu acesta denumire.
În mod evident s-a creat un conflict între denumire şi marcă, iar în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998 a solicitat, pe cale judecătorească, ca dreptul său să fie respectat.
II. Este incident în cauză şi motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., întrucât instanţa a dat o interpretare incompatibilă cu înţelesul vădit şi neîndoielnic al certificatelor de înregistrare a mărcilor, apreciind că aceste acte conferă titularilor drepturi de proprietate intelectuală diferite decât cele reale.
Cele două mărci ale reclamantei nu se suprapun cu marca pârâtei, existând în mod cert o delimitare strictă între categorii de produse şi tocmai de aceea, chiar dacă ele aparţin aceleeaşi clase, nr. 35, au putut deveni obiect al dreptului la marca aparţinând unor titulari diferiţi.
Dacă instanţa ar fi reţinut corect că nu există două înregistrări consecutive ale aceleiaşi mărci cu privire la aceleaşi produse/servicii în favoarea a doi titulari diferiţi, ar fi constatat că cererea reconvenţională prin care se solicita instanţei să constate că marca „I.” a fost înregistrată la OSIM pentru clasa de servicii 35 anterior înregistrării de către reclamantă pentru aceeaşi clasă de servicii este nefondată şi trebuia respinsă.
Acest capăt de cerere din reconvenţională, care vizează constatarea unei situaţii de fapt, este inadmisibil şi trebuia respins ca atare. Nu se invocă existenţa unui drept şi nici nu se solicită să se constate inexistenţa dreptului reclamantei invocat în cererea principală, ci să se constate existenţa unui fapt, acela al înregistrării dreptului său (distinct de al reclamantei) anterior celui înregistrat de reclamantă, fapt care se constată dintr-o simplă verificare a datelor celor două înregistrări.
III. Hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Instanţa analizează preponderent un aşa-zis conflict între mărci, iar despre conflictul denumire (semn comercial) şi marcă se aminteşte tangenţial, într-o singură idee, cu referire la expertiza de specialitate efectuată în cauză.
Pentru a constata existenţa sau, dimpotrivă, inexistenţa conflictului dintre denumire şi marcă, trebuiau analizate cele trei condiţii impuse de lege, ceea ce nu s-a realizat, aspect ce reliefează şi o lipsă de motivare a deciziei.
Astfel, pentru a dovedi că există conflictul dintre marcă şi nume comercial, în sensul art. 5 alin. (1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC (abrogat prin Directiva 2008/95/CE ) transpus în legislaţia română prin dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, era necesar să probăm că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- existenţa identităţii între elementele dominante ale mărcii subscrisei şi ale semnului (nume comercial) pe care pârâta îl foloseşte în activitatea sa comercială, fără consimţământul său; această condiţie se consideră îndeplinită chiar şi atunci când semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv, însă există o folosire a semnului „în legătură cu bunurile sau serviciile", într-un asemenea mod încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie numele comercial al terţului (pârâta) şi bunurile comercializate sau serviciile pe care le prestează;
- intimata foloseşte semnul astfel încât acesta este de natură să afecteze funcţia mărcii de garantare a originii produselor sau serviciilor;
- intimata nu are un comportament onest faţă de interesele legitime ale titularului mărcii.
În cauză a fost administrat un probatoriu complex din care s-a conturat o situaţie de fapt căreia i se pot aplica consecinţele juridice ale unui conflict între numele comercial şi marcă, fiind îndeplinite cumulativ toate cele 3 condiţii enunţate mai sus.
În ceea ce priveşte prima condiţie, din probele administrate în cauză - anunţuri din mica publicitate, declaraţiile martorilor A.M. şi l.V., constatările expertului l.T. consemnate în procesul-verbal întocmit cu ocazia vizitei acestuia atât la sediul reclamantei-pârâte, cât şi la sediul pârâtei-reclamante, dar şi din constatările celorlalţi experţi, K.E. şi A.L.D., rezultă fără putinţă de tăgada că: pârâta-reclamantă se foloseşte în activitatea comercială de denumirea înregistrată la Registrul Comerţului, îşi face publicitate folosind acest nume comercial, s-a înregistrat la Registrul Comerţului după ce denumirea comercială „ I.” era cunoscută pe piaţă; alegerea acestei denumiri comerciale de câtre pârâtă nu este întâmplătoare pentru că asociata şi administratoarea (C.A.) acestei societăţi comerciale este o fostă asociată din SC I. SRL, care cunoştea şi bănuia care ar fi beneficiile înfiinţării unei societăţi comerciale care să aibă o denumire apropiată cu cea a reclamantei-pârâte, care desfăşura activitate pe piaţă şi îşi făcea reclamă sub denumirea de I. încă din anul 1996.
Un alt aspect esenţial probat în cauză este acela că elementele dominante (mai ales fonetice) ale mărcii („I.”, „I.S.”) şi ale semnului („I.S.”) aflate în conflict sunt identice, deci nu poate fi pusă la îndoială existenţa riscului ca în percepţia consumatorilor şi a partenerilor de afaceri să se producă o confuzie între titularul mărcii şi societatea care foloseşte semnul.
Cu toate acestea, instanţa motivează că doar cuvântul „I.” este comun celor două firme în litigiu şi, în consecinţă, nu se încalcă protecţia pe care legea o conferă mărcii „I.”.
În ceea ce priveşte a doua condiţie, au dovedit că intimata îşi foloseşte numele comercial în anunţurile publicitare, pe autoturismele firmei şi pe o parte din produsele comercializate tocmai pentru a desemna serviciile prestate şi produsele vândute, de unde rezultă în mod cert că numele comercial este folosit în activitatea comercială tocmai pentru a se face cunoscută pe piaţă şi pentru a face cunoscute produsele şi serviciile pe care le oferă.
Societatea pârâtă nu este titulara unui drept la marcă pentru toate activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor referitoare la rechizite. Chiar şi activitatea desfăşurată de intimată potrivit obiectul său principal (repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) se referă la produse/servicii din clasa 37 pentru care reclamanta-pârâtă deţine ambele mărci.
De asemenea, chiar expertul desemnat în cauză de către instanţă, a constatat că pârâta-reclamantă desfăşoară sub denumirea de „I.S.” toate acele activităţi trecute la obiectul secundar de activitate, care sunt însă protejate de mărcile „I.” şi „I.S.”, înregistrate de către reclamanta-pârâtă, SC I. SRL.
A treia condiţie menţionată mai sus este, de asemenea, dovedită în cauză.
Reaua-credinţă a reprezentantului legal (C.A.) al pârâtei-reclamante rezultă din faptul că, înainte de a se retrage din cadrul asociaţilor reclamantei-pârâte, fără a comunica nimic foştilor asociaţi şi declarând că nu mai are nicio pretenţie, aceasta înfiinţează societatea pârâtă-reclamantă, cu denumire asemănătoare şi cu obiect de activitate similar cu ai firmei în care a fost asociat, pentru a desfăşura aceleaşi activităţi pe care le desfăşura şi le desfăşoară reclamanta-pârâtă.
Toate acestea denotă faptul că s-a acţionat cu rea-credinţă şi cu intenţia vădită de a induce în eroare, de a crea confuzie şi de a obţine în final deturnarea clientelei şi a partenerilor de afaceri ai reclamantei-pârâte.
Pârâta-intimată a formulat întâmpinare, prin care a invocat tardivitatea formulării cererii de recurs şi a arătat că niciunul dintre motivele invocate nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 C. proc. civ., iar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că marca sa a fost înregistrată la data de 22 ianuarie 2003, anterior cu cinci ani de obţinerea certificatului de înregistrare a mărcii „ I.S.” de către reclamanta-intimată.
Înalta Curte constată că recursul este declarat în termenul procedural, întrucât decizia i-a fost comunicată recurentei la data de 18 aprilie 2013, iar recursul a fost predat la oficiul poştal la data de 30 aprilie 2013, cu respectarea dispoziţiilor art. 301 C. proc. civ. coroborat cu art. 104 din acelaşi cod, care prevede că actele de procedură trimise prin poştă instanţelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui.
Recursul urmează să fie admis, cu consecinţa casării deciziei şi trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel, în limitele susţinute de agumentele ce succed:
Ambele părţi sunt titulare de mărci, cu limitele de protecţie clar fixate prin certificatele care le confirmă înregistrarea.
Reclamanta-recurentă deţine marca „I.”, cu protecţie de la data de 18 decembrie 2006, pentru produse şi servicii din clasele 9, 16, 37 şi 42 ale Clasificării de la Nisa şi de la data de 1 septembrie 2008 şi din clasa 35 – regruparea în avantajul terţilor a următoarelor produse: aparate de marcat electronice fiscale, cântare electronice, echipamente coduri de bare, programe informatice şi consumabile aferente acestora, calculatoare (cu excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod; serviciu de import-export în legătură cu aceste produse – filele nr. 8 şi 9 ds. prima instanţă. Mai deţine marca „I.S.”, cu protecţie de la data de 25 septembrie 2008, pentru produse şi servicii din clasele 9, 16, 35 – regruparea în avantajul terţilor a produselor din clasele 9, 16 ( cu excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod; servicii de import-export în legătură cu aceste produse, cu excepţia rechizitelor), 37 şi 42 ale Clasificării de la Nisa - fila nr. 10 ds. prima instanţă.
Pârâta-intimată deţine marca „I.”, cu protecţie de la data de 20 noiembrie 2006 pentru servicii din clasa 35 – regruparea în avantajul terţilor a produselor consumabile (rechizite) cu excepţia transportului lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod - fila nr. 37 ds. prima instanţă.
Societatea pârâtă-intimată, cu denumirea SC I.S. SRL, a fost înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/90/2003.
Reclamanta-recurentă susţine că semnul „I.S.”, prin înregistrarea lui ca numele comercial al pârâtei-intimate şi prin folosirea în cadrul activităţii comerciale a acesteia îi încalcă drepturile exclusive conferite de cele două mărci, cu solicitarea protecţiei conferită de art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, respectiv a dreptului conferit de marcă – sublinierea este necesară pentru că în cadrul recursului se face referire şi la conflictul cu numele comercial al societăţii reclamante, aspect ce excede cadrul procesual al litigiului.
a. În ceea ce piveşte conflictul marcă-nume comercial.
a.1. Instanţa a dat relevanţa cuvenită datelor de dobândire a drepturilor, în contextul aplicării dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, invocat în susţinerea acţiunii.
Principiul anteriorităţii este un principiu fundamental în materia protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, fiind de neconceput ca cel ce dobândeşte ulterior un drept să se poată opune unui drept deja preexistent, cu care ar intra în conflict ori să ceară anularea acestuia.
În art. 48 alin. (1) lit. e) din lege se reglementează conflictul dintre marcă şi nume comercial prin referirea la orice drept de proprietate industrială. Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială este prevăzut în Convenţia de la Paris, la care şi România este parte, în urma ratificării prin Decretul nr. 1177/1968.
Este adevărat că norma legală menţionată anterior reglementează situaţia anulării unei mărci şi nu a numelui comercial, dar aceasta prezintă relevanţă din perspectiva principiului anteriorităţii enunţat, prevăzându-se în mod expres că se poate cere anularea înregistrării mărcii, dacă aceasta aduce atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat.
În consecinţă, nu s-ar putea cere anularea unei mărci pe motiv că ulterior o altă persoană a dobândit protecţie cu privire la un nume comercial identic sau similar. Prin simetrie, şi în cazul în care se pretinde că înregistrarea numele comercial încalcă un drept la marcă, înregistrarea ulterioară a numelui comercial în raport de cea a mărcii este o condiţie indispensabilă pentru promovarea unei acţiunii în contrafacere.
În condiţiile în care art. 36 alin. (1) din lege ( în care este transpus art. 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropriere a legislaţiei statelor membre cu privire la mărci) prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, iar în art. 29 alin. (1) din lege se arată că înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar, titularul unei mărci nu poate solicita protecţie pentru marca sa anterior acestei date.
Principiul anteriorităţii se reflectă în mod expres în dispoziţiile comunitare, respectiv Directiva menţionată, în care la art. 6 alin. (2) se prevede că dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terţ utilizarea, în cadrul comerţului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislaţia statului membru în cauză şi în limita teritoriului în care este recunoscut.
a.2. În ceea ce priveşte însă modul de utilizare a denumirii în activitatea comercială, existenţa unui conflict cu marca nu este exclus atunci când este făcut într-un asemenea mod încât consumatorul stabileşte o legătură între aceasta şi bunurile comercializate – ipoteză în care se verifică respectarea principiului loialităţii folosirii semului, impus de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice ( în care este transpus art. 6 alin. (1) teza finală din Directiva 2008/95/CE ) şi criteriile de apreciere care rezidă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, decizia cadru în această materie fiind cea pronunţată în cazul C-17/06 Celine.
Acest mod de utilizare a denumirii comerciale nu a fost cercetat în cauză, astfel că se impune casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, cu aplicarea art. 312 alin. (5) C. proc. civ., care urmează a stabili dacă modul de utilizare a denumirii comerciale este de natură a stabili o legătură între semn şi bunurile comercializate/serviciile pe care le prestează şi dacă semnul, în ipoteza reţinerii modalităţii de folosire în sensul arătat, are capacitatea de a afecta funcţia mărcilor reclamantei-recurente, respectiv dacă semnele indicate ca fiind în conflict sunt identice sau similare şi sunt îndeplinite toate celelalte cerinţe pe care le impune a fi verificate o acţiune în contrafacere. Folosirea semnului-denumire comercială în activitatea comercială, fără consimţământul titularului mărcii, în contextul în discuţie, fiind de necontestat.
b. În ceea ce priveşte utilizarea semnului în activitatea comercială a pârâtei-intimate, analizat de instanţă din perspectiva conflictului dintre mărci.
Considerentele referitoare la protecţia conferită de mărci, indicate de către reclamanta-recurentă, nu sunt contradictorii, pentru a fi atrasă incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. Aceasta întrucât se reţine că, chiar dacă părţile desfăşoară activitate pentru aceeaşi clasă de produse – privită ca şi clasă de clasificare, nu există suprapunere cu privire la produsele şi serviciile înregistrate ( deci o parte din clasa indicată, nu ca întreg) iar marca este diferită, aspecte care au fost cenzurate la data înregistrării – dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 prevăzând drept caz de refuz la înregistrare pe cel în care „ din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”.
Prin urmare, considerentul în sensul că protecţia conferită ambelor părţi prin înregistrarea mărcilor este acoperită de aceeaşi clasă de servicii, respectiv 35, nu putea privi această clasă în integralitate atât timp cât se mai reţine şi că produsele şi serviciile înregistrate sub cele două mărci nu se suprapun – critica aferentă de recurs fiind înlăturată astfel din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., avându-se în vedere protecţia conferită de certificatele de înregistrare în lumina art. 35 din Legea nr. 84/1998 şi nu pct. 8 al art. 304, întrucât nu se pune problema interpretării unor acte juridice deduse judecăţii.
Fără a mai relua considerentele referitoare la principiul anteriorităţi, trebuie subliniat şi că atât timp cât pârâta deţine o marcă, ce nu a fost anulată, aceasta îi conferă protecţia cuvenită. În ipoteza interzicerii desfăşurării de activităţi protejate de marcă pe calea acţiunii în contrafacere, titularul s-ar afla într-o imposibilitate de utilizare a acesteia, deşi nu a fost anulată şi figurează în continuare ca titular în Registrul Naţional al Mărcilor, calitate care îi conferă prerogativele legale.
Ceea ce susţine reclamanta-recurentă nu este însă folosirea semnului de către pârâta-intimată pentru activităţi ce beneficiază de protecţie conferită de marca înregistrată, ci pentru produse/servicii care exced această protecţie, cu invocarea protecţiei mărcii înregistrată, de natură a-i prejudicia drepturile conferite de mărcile pe care le deţine.
Instanţa de apel a reţinut că deşi reclamanta a susţinut că pârâta ar presta activităţi pentru care nu are un drept de marcă, reclamanta nu a probat acest aspect.
Decizia nu respectă dispoziţiile art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., care impune ca hotărârea să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi pe cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor – ceea ce atrage incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.( şi nu pct. 7 care vizează nemotivarea deloc a hotărârii) şi a art. 6 alin. (1) din Convenţia europeană a drepturilor omului, impunând casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. În jurisprudenţa constantă a Curţii europene a drepturilor omului s-a subliniat că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 parag. 1 din Convenţie, include, printre altele, dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor, iar acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observaţii sunt în mod real "ascultate", adică examinate de către instanţa sesizată; altfel spus, art. 6 implică, mai ales, în sarcina instanţei obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa, iar noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă internă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuşi în mod real problemele esenţiale care i-au fost supuse analizei.
În cererea de apel reclamanta a făcut referire la probatorii, în parte contestate, în baza cărora susţine dovedirea faptului că pârâta-intimată desfăşoară activităţi de care nu beneficiază de protecţie prin marca înregistrată, prevalându-se de aceasta – fără ca în motivare să se regăsească argumentele pentru care criticile au fost înlăturate, ceea ce face să nu se poată efectua controlul judiciar. Totodată, o analiză a acestora de către instanţa de recurs, pe lângă faptul că ar priva partea de un grad de jurisdicţie, nu îi permisă de dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.
Este necesar ca instanţa de apel să analizeze apărările formulate privind utilizarea de către pârâta-intimată a semnului înregistrat ca marcă pentru produse/servicii pentru care nu beneficiază de protecţie prin marca înregistrată – deci, ca semn care să permită a distinge produsele sau serviciile sale de cele ale altor întreprinderi.
c. În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, prin cererea de apel s-a arătat că ambele capete de cerere sunt inadmisibile faţă de dispoziţiile art. 111 C. proc. civ., întrucât acestea vizează constatarea unei situaţii de fapt şi nu a unui drept.
Pe lângă faptul că solicitările pârâtei vizează aspecte care sunt supuse analizei instanţei în soluţionarea cererii principale, astfel realizându-se dreptul de care aceasta se prevalează, prin ele se tinde la stabilirea unei stări de fapt – cerere inadmisibilă potrivit normelor procedurale incidente, ceea ce atrage incidenţa în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.
Pentru aceste considerente, ce înlătură apărarea formulată prin întâmpinare privind nulitatea recursului, Înalta Curte urmează să dispună admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe – care, în soluţionarea unitară a cauzei, va ţine cont de dezlegările date prin prezenta decizie.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge excepţia tardivităţii recursului declarat de reclamantă, ca nefondată.
Admite recursul declarat de reclamanta SC I. SRL împotriva deciziei nr. 52 din data de 4 octombrie 2012 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia I civilă.
Casează decizia şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 noiembrie 2013.
| ← ICCJ. Decizia nr. 5174/2013. Civil. Drept de autor şi drepturi... | ICCJ. Decizia nr. 5188/2013. Civil. Rectificare carte funciară.... → |
|---|
