ICCJ. Decizia nr. 1630/2015. Civil
| Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 1630/2015
Dosar nr. 50138/3/2012*
Şedinţa publică din 16 iunie 2015
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, la data de 28 decembrie 2012, reclamanta SC W.R. SRL, în temeiul dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, art. 112 din Codul de procedura civilă, a chemat în judecată pe pârâţii SC F.C.I. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM, solicitând următoarele: să se dispună anularea mărcii A.M. nr. 108781 din data de 16 septembrie 2010 acordată pentru clasa 5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru copii mici; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala nr. 9/2010, ca fiind înregistrată cu încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 47 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicata; să fie obligat OSIM să radieze înregistrarea mărcii indicate mai sus şi să publice în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala soluţia radierii; obligarea paratei F.C.I. SRL la suportarea cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 274 alin. (1) din C. proc. civ.
În drept, se invocă dispoziţiile art. 112 din C. proc. civ., art. 47 din Legea nr. 84/1998, republicată.
La data de 13 februarie 2013 SC F.C.I. SRL a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată.
Se solicită respingerea acţiunii întemeiata pe art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.
În drept, se invocă dispoziţiile art. 115, art. 274 alin. (1) C. proc. civ.; art. 1899 alin. (2) C. civ. din 1864; art. 6 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (4), art. 86 alin. (1) şi alin. (3), art. 88 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; art. 48 - 54 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 1134/2010; art. 2 alin. (1) lit. d) şi alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 08 februarie 1994; Decizia Curţii Constituţionale nr. 137 din 01 februarie 2011; art. 147 alin. (4) din Constituţia României; orice alte dispoziţii legale aplicabile.
Prin Sentinţa civilă nr. 855 din 25 aprilie 2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta SC W.R. SRL, în contradictoriu cu pârâţii SC F.C.I. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că intimata SC F.C.I. SRL a depus la OSIM la 22 mai 2009 o cerere de înregistrare a mărcii verbale A.M., cu număr de depozit M200904033 pentru clasa 05 de produse din clasificarea de la Nissa - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru copii mici; plasturi, material pentru pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide, produse farmaceutice.
W.R. comercializează o serie de produse purtând mărci alcătuite după formula ARTRO plus un alt element alipit, astfel că mărcile opuse sunt: A.Z., verbală, M200701954 pentru clasele 03, 05 (antetul clasei), 35; A.R., verbală, M 200607678 pentru clasa 05 (antetul clasei), 35 şi A.P., verbală M 200607677, pentru clasa 05 (antetul clasei), 35.
Reclamanta a pretins că în această situaţie, consumatorul produselor sale poate fi cu uşurinţă indus în eroare cu privire la acestea, întrucât semnele cu care sunt protejate sunt comune, existând risc de confuzie asupra provenienţelor lor.
Reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6(2) lit. f) şi art. 47 alin. (1) lit. b) şi c din Legea nr. 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice, o marcă este refuzată la înregistrare dacă b) este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată şi dacă există risc de confuzie pentru public. Potrivit art. 6 lit. c), o marcă va fi refuzată la înregistrare dacă este similară cu o marcă anterioară, dacă este destinată a fi aplicată unor produse identice sau similare şi dacă există risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
În cazul în care una din aceste trei condiţii nu este îndeplinită, marca va fi refuzată la înregistrare. În general se consideră că în ceea ce priveşte riscul de confuzie, nu se pune problema unei confuzii efective, ci a probabilităţii confuziei.
Relativ la prima condiţie a identităţii sau similarităţii de produse, având în vedere natura produselor pentru care sunt destinate semnele de conflict, respectiv produse farmaceutice, menţionate generic pe lista de produse a ambelor părţi se verifică în parte cerinţa similarităţii produselor vizate de semnele de conflict şi în parte chiar identitatea dintre acestea, cu referire la produsele farmaceutice.
Însă, între A.Z. şi A.M. nu s-a putut reţine nici similaritate vizuală, nici fonetică şi nici conceptuală, concluzie stabilită pe baza criteriului percepţiei de ansamblu a consumatorului mediu. La mărcile care cuprind sufixe sau prefixe devenite uzuale, comparaţia trebuie să se facă asupra părţii originale a mărcilor. În speţă, ambele mărci în conflict sunt verbale, fără elemente de grafică care să permită diferenţierea lor sub acest aspect, însă în condiţiile în care se iau în consideraţie elementele distinctive principale şi nu elementele slab distinctive sau generice care nu pot fi apropiate în mod exclusiv, între Calm şi Stop, nu se poate reţine nici o similitudine vizuală, fonetică sau conceptuală; Cele două mărci sunt complexe, alcătuite din termeni uzuali, cum este ARTRO şi termeni originali; reproducerea termenilor uzuali este liberă pentru toţi concurenţii, iar aprecierea riscului de confuzie nu se va raporta decât la termenii originali care reprezintă de fapt elementele distinctive ale mărcii.
Regulamentul de aplicare a legii mărcilor (Regula 17.4) prevede că în cazul în care marca include şi un element care este lipsit de caracter distinctiv, OSIM poate cere solicitantului să declare că nu se va invoca un drept exclusiv asupra acestui element.
Cât priveşte riscul de confuzie şi riscul de asociere, deşi Legea nr. 84/1998 şi H.G. nr. 833/1998 nu prevăd ce se înţelege prin risc de confuzie şi risc de asociere, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene de la Luxemburg a clasificat aceste concepte statuând că "riscul de confuzie care include şi riscul de asociere trebuie interpretat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci ca urmare a conţinutului lor semantic similar, nu este prin ea însăşi suficientă pentru a se considera că există risc de confuzie". Cu această ocazie s-a stabilit că riscul de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci este cuprins în acesta.
Aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci porneşte de la raportul semn-produs-consumator, distinctivitatea nefiind o trăsătură a semnului însuşi, ci o relaţie semn-produs-consumator, sub aspectul aptitudinii de a-l distinge de alte produse (sau servicii) în privinţa provenienţei (a întreprinderii de la care provine), iar banalitatea, simplitatea semnului în sine nu are nici o incidenţă asupra condiţiei de registrabilitate a distinctivităţii, ci exclusiv asupra puterii distinctive a semnului. Faţă de aceste argumente, nu s-a putut reţine decât nivelul scăzut al distinctivităţii mărcilor înregistrate opuse, mărci aluzive, evocatorii, dat fiind conţinutul evocator al termenului în raport de produs, ceea ce atrage o protecţie slabă a acestora în caz de conflict. Prin urmare, nu poate fi primită susţinerea reclamantei privind protecţia largă a mărcii verbale "Art(h)ro".
Folosirea de către concurenţi a elementului verbal "Art(h)ro" ca element cu valoare evocativă a calităţilor produsului marcat nu poate fi interzisă, întrucât s-ar recunoaşte implicit un monopol cu privire la acest cuvânt banal, simplu, folosit în legătură cu un anumit produs pentru a transmite consumatorului mediu vizat un mesaj indirect cu privire la calităţile acelui produs.
Aşadar, concurenţii nu pot fi îndrumaţi să folosească sinonime pentru cuvântul "artro" pentru a atinge acelaşi scop.
Confruntat cu produse identice, putând semnul folosit de reclamantă, consumatorul român mediu vizat de produsele respective nu îşi va aminti automat faptul că mărcile anterioare conţin elementul verbal "Artro", nu va substitui voluntar produsele, nu va considera că produsul marcat de semnul folosit de pârâtă are aceeaşi provenienţă cu cel marcat de mărcile verbale anterioare şi nici că între cei doi producători diferiţi ar exista vreo legătură. Fiind vorba de produse farmaceutice, consumatorul vizat va fi interesat în principal de producătorul al cărui nume este marcat întotdeauna pe produs. Chiar dacă produsele ar fi identice, caracterul slab distinctiv al mărcilor anterioare înlătură existenţa unui risc de confuzie în percepţia consumatorului mediu vizat.
În cazul medicamentelor ce poartă mărci similare, chiar dacă din punct de vedere fonetic şi semantic acestea sunt apropiate, riscul de confuzie şi asociere va fi apreciat şi prin raportare la un consumator avizat şi nu la un consumator mediu, datorită faptului că medicamentele se eliberează pe bază de prescripţie medicală şi se vând exclusiv în farmacii. Consumatorul este avizat, întrucât medicii şi farmaciştii care prescriu sau recomandă aceste produse sunt persoane instruite, cu înaltă calificare, posibilitatea ca aceştia să fie induşi în eroare cu privire la medicamentele ce poartă mărci asemănătoare fiind redusă.
S-a mai invocat înregistrarea cu rea-credinţă a mărcii A.M.
Jurisprudenţa şi doctrina au definit reaua-credinţă la înregistrarea unei mărci ca fiind atitudinea subiectivă a unei persoane care în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii avea cunoştinţă de faptul că respectiva marcă era folosită în mod legitim de o altă persoană în România sau oriunde în lume.
Potrivit art. 6 parag. 5 lit. c) din Recomandarea comună a WIPO "în determinarea relei credinţe, autoritatea competentă va lua în considerare în ce măsură persoana care a obţinut înregistrarea, ori a folosit marca ce vine în conflict cu marca notorie, la momentul înregistrării sau folosirii, sau în momentul depunerii cererii, ştia sau avea motive să ştie de existenţa mărcii notorii.
În speţă, după cum s-a analizat, nu poate fi reţinută reaua credinţă în condiţiile în care mărcile nu sunt identice şi nici similare, au un caracter slab distinctiv care înlătură riscul de confuzie şi asociere, iar folosirea prefixului "Artro" are doar o valoare evocatoare.
Prin instituirea unui drept absolut şi exclusiv în favoarea titularului, marca este o formă de monopol acceptată legal. Cu toate acestea, monopolul instituit prin marcă este şi trebuie să rămână un monopol asupra identităţii şi nu un monopol asupra pieţei.
Pe cale de consecinţă, folosirea prefixului "artro" pentru mărci în domeniul farmaceutic, nu reprezintă o înregistrare cu rea credinţă şi nici nu poate face parte din cazurile vizate de lege pentru refuzul de la înregistrare al unei mărci.
În raport de aceste aspecte, Tribunalul a respins acţiunea ca nefondată.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel apelanta-reclamantă SC W.R. SRL, solicitând modificarea în tot a sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii acţiunii şi obligarea intimatei la plata tuturor cheltuielilor pentru soluţionarea prezentei cauze, atât în faza instanţei de fond, cât şi în faţa instanţei de apel.
Prin Decizia civilă nr. 236A din data de 28 mai 2014, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă SC W.R. SRL, împotriva Sentinţei civile nr. 855 din 25 aprilie 2013 pronunţată în Dosar nr. 50138/3/2012 de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi SC F.C.I. SRL şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
A obligat apelanta să plătească intimatei SC F.C.I. SRL suma de 2240 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
În motivarea deciziei s-au reţinut următoarele.
Pentru a răspunde criticii privitoare la nemotivarea hotărârii, curtea de apel a reţinut, în primul rând, că judecătorul nu trebuie să răspundă în mod special tuturor argumentelor părţilor, fiind suficient ca din întregul hotărârii să rezulte că a răspuns acestor argumente în mod implicit. Nu se poate cere judecătorului să dea un răspuns detaliat la fiecare argument al părţii pentru a considera motivată hotărârea, din ansamblul considerentelor rezultând cu claritate care au fost motivele ce au condus la soluţia dată în cauză.
Deşi susţine că hotărârea a fost doar parţial motivată, astfel că s-a încălcat dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, apelanta nu arată în mod concret, punctual, care sunt cererile, apărările sau mijlocele de probă ce nu au fost analizate de prima instanţă, astfel încât să se poată concluziona că aceasta nu a beneficiat de o judecată efectivă. Arătând care au fost reţinerile instanţei în urma analizării cererii reclamantei, pe care le apreciază ca fiind "false", apelanta susţine, în realitate, netemeinicia şi nelegalitatea sentinţei, exprimându-şi nemulţumirea faţă de argumentele exprimate, ceea ce presupune o analiză a criticilor referitoare la fondul cauzei.
Reţinând că hotărârea cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea primei instanţei, cu respectarea cerinţelor prevăzute de art. 261 C. proc. civ., Curtea constată nefondată critica vizând nemotivarea acţiunii.
În analiza criticii ce vizează greşita reţinere a lipsei distinctivităţii mărcii A.Z., prin analizarea fiecărui element din compunerea mărcii, cu ignorarea ansamblului, precum şi a criticilor asupra concluziei instanţei privind inexistenţa similarităţii semnelor şi în final a inexistenţa riscului de confuzie, s-au reţinut următoarele.
Tribunalul a reţinut nivelul scăzut al distinctivităţii mărcilor reclamantei, dat fiind conţinutul evocator al termenului în raport de produs, ceea ce conduce la o slabă protecţie în caz de conflict.
Curtea de apel a reţinut că mărcile în conflict sunt verbale, urmând a se da o interpretare conceptului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie, prin raportare la percepţia consumatorul mediu cu un nivel rezonabil de informare, diligenţă, prudenţă, inteligenţă şi perspicacitate.
Două mărci sunt considerate asemănătoare atunci când prezintă similitudini auditive, vizuale sau conceptuale, de natură a crea în abstracto posibilitatea ca cineva confruntat cu ele să poată face asocieri cu marca ce-i este cunoscută şi pe care o păstrează în memorie, în trăsăturile sale esenţiale, situaţie ce relevă necesitatea determinării elementului dominant al fiecăreia dintre mărci sau a caracteristicilor distinctive ale acestora.
Pentru un asemenea rezultat este utilă aprecierea globală a mărcilor, deoarece similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală are la bază impresia de ansamblu creată de mărci, instrumentul esenţial de apreciere în acest sens fiind capacitatea de orientare a publicului cu pregătire medie, public care percepe marca, în mod obişnuit, ca pe un tot şi nu-i analizează diferitele detalii; pe de altă parte, percepţia sa nu operează simultan, ci pe baza unei percepţii anterioare a unei mărci, acţionând reflexul consumatorului mediu de a asocia o nouă marcă cu una din memorie, cu care ar putea-o confunda; un simplu risc de asociere între mărcile în conflict nu este însă suficient pentru a se constata riscul de confuzie, neexistând probabilitate de confuzie decât dacă publicul poate fi indus în eroare asupra originii produselor sau serviciilor în cauză; conceptul probabilităţii de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci serveşte la definirea scopului acestuia.
Prima parte a mărcilor în conflict este identică, aceasta fiind reprezentată de elementul " ARTRO (termenul generic de artroza reuneşte mai multe suferinţe ale articulaţiilor), sfârşitul mărcilor fiind diferit, prin elementele verbale " stop" şi "calm" . Astfel, elementul "ARTRO " îndeplineşte un rol sugestiv, în legătură cu produsele farmaceutice, distinctivitatea urmând a fi analizată în contextul ansamblului fiecărei mărci .
Comparând mărcile, tribunalul procedează la descrierea elementelor aflate în compunerea acestora şi concluzionează (în acord cu practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - decizia din 3 iulie 2003 din cauza Jose Alejandro/OHMI- Anheuser-Busch,T-129/01) că, în general, publicul nu consideră un element descriptiv/evocator ce face parte dintr-o marcă ca fiind elementul distinctiv şi dominant în impresia de ansamblu produsă, elementul verbal "artro" făcând parte din această categorie de termeni evocatori, căci duce cu gândul la boli ale articulaţiilor .
În situaţia în care toate elementele verbale ale unei mărci verbale sunt aluzive sau descriptive, niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în aşa măsură atenţia consumatorului încât să conducă la neglijarea totală a celuilalt, toate elementele joacă un rol în impresia de ansamblu produsă de semn. În această situaţie, neglijarea unuia din elemente este de natură să conducă la o apreciere greşită a riscului de confuzie.
După eliminarea particulei aluzive, comune a mărcilor, există diferenţe care să permită identificarea corectă şi distingerea mărcii pârâtei de marca anterioară. Faţă de caracterul descriptiv al elementului "artro", căruia nu i se poate atribui, din acest motiv, calitatea de element dominant, tribunalul a examinat toate aspectele legate de compunerea mărcilor, concluzionând în sensul inexistenţei similarităţii vizuale, fonetice sau conceptuale, apreciată prin cântărirea asemănărilor şi deosebirilor în evaluarea de ansamblu a semnelor.
Suprapunerea elementului de început al mărcilor nu este suficientă în aprecierea similarităţii auditive şi vizuale, căci, în aprecierea globală a mărcilor în conflict, nu se poate acorda atenţie numai părţii iniţiale a semnului, elementele de diferenţiere fiind, de asemenea, importante, cu menţiunea că ambele componente ale mărcii deţinute de reclamanta au caracter descriptiv, foarte slabe privite separat .
Din punct de vedere conceptual nu se poate nega o anumită similaritate a mărcilor în conflict, ambele accentuând, prin utilizarea elementelor " stop" şi "calm", proprietatea produsului de a opri sau ameliora durerea, prin transmiterea unui mesaj cu privire la unul din efectele sale, fiind asociată cu o anumită destinaţie a produselor.
Cu privire la publicul relevant vizat de produsele pe care se aplică marca - medicamente eliberate fără reţetă - trebuie avut în vedere consumatorul mijlociu, care manifestă un grad de atenţie şi vigilenţă rezonabile. Segmentul de public relevant care trebuie luat în considerare în speţă este format atât din specialişti, produsele fiind achiziţionate din farmacii, pe baza comenzii verbale a clientului, cât şi din consumatori obişnuiţi, fără pregătire medicală, aspect care este deosebit de important în analizarea efectivă a celor două mărci.
Nu poate fi reţinută susţinerea din apel, potrivit căreia în cazul medicamentelor ce se eliberează fără prescripţie medicală, publicul poate avea un grad de atenţie foarte scăzut, căci trebuie presupus că aceste produse interesează consumatorii care sunt prezumaţi a fi suficient de bine informaţi, de atenţi şi de avizaţi, din moment ce respectivele produse le afectează starea de sănătate, şi că aceşti consumatori ar putea confunda într-o mai mică măsură diversele versiuni ale produselor menţionate. În plus, chiar în ipoteza în care ar fi obligatorie o reţetă, consumatorii pot da dovadă de un grad de atenţie ridicat la momentul prescrierii produselor în cauză, având în vedere faptul că acestea sunt produse farmaceutice. Astfel, medicamentele, eliberate cu reţetă sau fără reţetă, pot fi privite ca beneficiind de un grad de atenţie sporit din partea consumatorilor normal informaţi şi suficient de atenţi şi de avizaţi. În măsura în care produsele în cauză nu sunt produse de consum curent, ci produse care privesc sănătatea consumatorului, consumatorul final dă dovadă de un grad de atenţie mai ridicat (T-331 din 09 din 2010/12 din 15 - N./OHMI).
În situaţia identităţii/similarităţii produselor (ce nu a fost contestată), o examinare globală permite să se excludă orice risc de confuzie, concluzie care se întemeiază pe luarea în considerare a faptului că publicul relevant este mai atent la produsele în litigiu, care privesc sănătatea acestuia, şi mai vigilent atunci când este nevoit să le aleagă.
Potrivit jurisprudenţei, în aprecierea globală a riscului de confuzie, aspectele vizual, fonetic sau conceptual ale semnelor în conflict nu au întotdeauna aceeaşi importanţă şi trebuie să se analizeze condiţiile obiective în care mărcile se pot prezenta pe piaţă [Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2003, Alejandro/OAPI - Anheuser-Busch (Budmen), T-129/01, Rec., p. II-2251, punctul 57, şi Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2004, New Look/OAPI - Naulover (NLSport, NLJeans, NLActive şi NLCollection), T-117/03-T-119 din 03 şi T-171/03, Rec., p. II-3471) Importanţa elementelor de similitudine sau de diferenţă între semnele în conflict poate să depindă, printre altele, de caracteristicile intrinseci ale acestora sau de condiţiile de comercializare a produselor sau a serviciilor pe care le desemnează mărcile în conflict. Dacă produsele desemnate de mărcile în cauză sunt în mod normal vândute în magazine cu autoservire, în care consumatorul alege el însuşi produsul şi trebuie, prin urmare, să se bazeze în principal pe imaginea mărcii aplicate pe acest produs, o similitudine vizuală a semnelor va avea, în general, o mai mare importanţă. Dacă, în schimb, pentru vânzarea produsului vizat este necesară pronunţarea mărcii, se va atribui în mod normal o mai mare importanţă unei similitudini fonetice a semnelor (Hotărârea NLSport, NLJeans, NLActive şi NLCollection).
Reţinând, însă, un anume grad, chiar scăzut, de similaritate vizuală şi auditivă, în condiţiile similarităţii produselor, curtea de apel a reţinut că protecţia mărcii înregistrate depinde de existenţa riscului de confuzie, iar în materie de produse farmaceutice, există numeroase mărci care sunt foarte apropiate unele de altele, având prefixe au sufixe care sugerează compoziţia sau destinaţia produsului. Curtea de apel a menţionat anterior considerentele referitoare la vigilenţa clienţilor în faţa unor astfel de produse, motiv pentru care este admisă coexistenţa pe piaţă a unor mărci cu diferenţe slabe.
Concluzia curţii de apel a fost aceeaşi cu cea a tribunalului, în sensul inexistenţei riscului de confuzie, argumentată prin considerentele expuse mai sus, ce răspund criticilor din apel privitoare la distinctivitatea mărcii, aprecierea în ansamblu, globală, a mărcilor, categoria de produse, modul de comercializare a produselor, tipul de consumatori, riscul de confuzie .
În ceea ce priveşte notorietatea, curtea de apel a reţinut că determinarea sau dovedirea notorietăţii unei mărci se face conform criteriilor stabilite în Regula nr. 19 din H.G. nr. 1134/2010 (pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998), sarcina probei revenind persoanei care pretinde că marca este notorie.
Apelanta a depus la dosar o serie de înscrisuri, constând în extrase din diferite publicaţii, din care rezultă intensitatea publicităţii, volumul de vânzări şi veniturile obţinute din vânzarea produsului.
Referitor la dovada procentului din segmentul de public relevant care cunoaşte în România marca A.Z., curtea de apel a reţinut că studiul efectuat de S.V., la cererea reclamantei, ce investighează cunoaşterea mărcii A.Z. pe segmentul mărcilor de produse pentru îngrijirea articulaţiilor, este efectuat în anul 2006, astfel că este irelevant faţă de momentul ce interesează în speţă, 16 septembrie 2010, data înregistrării mărcii A.M.. Notorietatea se apreciază la un moment cât mai apropiat de data de înregistrare a mărcii ulterioare, întrucât gradul de cunoaştere a unei mărci poate varia în timp.
În acelaşi timp, cel de al doilea studiu, ce are la bază date colectate în perioada decembrie 2009 - ianuarie 2010, nu conţine menţiuni cu privire la aria geografică în care s-a efectuat sondajul, astfel că nu se poate presupune că acesta a fost realizat pe teritoriul României, ce interesează în speţă, fiind vorba de mărci înregistrate pe cale naţională, mai mult, nu se menţionează autorul sondajului de opinie, pentru a se putea aprecia asupra veridicităţii acestuia.
Curtea a reţinut că nu sunt suficiente elemente care să susţină notorietatea mărcii anterioare la nivelul teritoriului relevant şi al publicului, deci gradul înalt de distinctivitate dobândită care conduce la un risc de confuzie ridicat.
Simpla cunoaştere a existenţei şi folosirii mărcii anterioare depozitului mărcii pârâtei nu este suficientă pentru întrunirea relei-credinţe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă.
Aşadar, reaua-credinţă implică îndeplinirea cumulativă a două cerinţe distincte, vizând, pe de o parte, cunoaşterea "faptului relevant"(existenţa şi folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă), iar, pe de altă parte, intenţia frauduloasă. Este exclus ca simpla culpă să aibă semnificaţia relei-credinţe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancţiunea aplicată ar fi excesivă faţă de atitudinea comerciantului, ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenţei. Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529 din 07 (Chocoladefabriken Lindt &Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH). Critica din apel se concentrează pe o singură idee, şi anume că, odată dovedită cunoaşterea mărcii anterioare, reaua credinţă este demonstrată. Nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul reclamantei este important în aprecierea relei credinţe, însă nu este singurul factor ce poate conduce la determinarea relei credinţe, în speţă, notorietatea nefiind dovedită.
Împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn similar pentru un produs identic sau similar nu este suficientă, întrucât este necesar ca similaritatea să conducă la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, iar intenţia solicitantului să fie de a-l împiedica pe acest terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare.
În baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ., parte căzută în pretenţii a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 2240 lei, reprezentând onorariul avocatului în calea de atac.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC W.R. SRL, invocând prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
În motivarea recursului s-au arătat următoarele.
1. Instanţa de apel a reţinut în mod nelegal că nu sunt suficiente elemente care să susţină notorietatea mărcii anterioare la nivelul teritoriului relevant şi al publicului.
Prin raportare la dispoziţiile Regulii 16 alin. (1) şi (3) - (5) din Hotărârea nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, se poate concluziona cu uşurinţă faptul că instanţa de apel a interpretat greşit regulile în baza cărora se stabileşte notorietatea unei mărci, adăugând la lege prin argumentul pe care l-a utilizat pentru a stabili că marca A.Z. nu ar fi notorie. Instanţa de apel a stabilit prin aplicarea şi interpretarea greşită a legii că singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea notorietăţii este sondajul, în condiţiile în care legea prevede o serie de criterii ce pot fi luate în considerare alternativ, criterii a căror îndeplinire recurenta le-au probat.
Chiar dacă s-ar fi luat în considerare doar rezultatele studiului de piaţă, acesta ar fi fost necesar şi suficient pentru a stabili că marca A.Z. este o marcă notorie, studiul demonstrând că A.Z. a fost menţionat de către cei mai mulţi dintre respondenţi atât spontan (15%), cât şi asistat (52%); 25% dintre respondenţii care au utilizat produse A.Z. în ultimul an l-au asociat corect cu producătorul, adică cu W.; studiul a concluzionat faptul că A.Z. este lider de piaţă.
Referitor la acest studiu, instanţa de apel, în mod nelegal a reţinut următoarele:
a. studiul nu ar conţine menţiuni cu privire la aria geografică. Pagina 4 a studiului indică faptul că eşantionul utilizat este reprezentativ naţional. Pagina 19 a studiului cuprinde detalii cu privire la regiunile avute în vedere, fiind acoperit întreg teritoriul României.
b. presupusa lipsă a autorului studiului. Aşa cum se menţionează pe fiecare pagină a studiului, compania G.F.K. este autorul studiului, aceasta fiind una dintre cele mai reputate companii în acest domeniu.
Instanţa de apel recunoaşte volumul mare al vânzărilor şi dimensiunea semnificativă a bugetului alocat activităţilor de marketing, însă interpretând în mod greşit dispoziţiile legale, le înlătură, ajungând astfel să pronunţe o decizie nelegală.
2. Distinctivitatea mărcii A.Z. şi riscul de confuzie.
Atât instanţa de fond, cât şi cea de apel au stabilit că mărcile A.Z. fiind aluzive, iar niciunul dintre cele două elemente verbale nefiind suficient de puternic pentru a atrage în aşa măsură atenţia consumatorului, concluzia ar fi acea că marca este slab distinctivă, deci protecţia este la rândul ei slabă.
Acest argument este greşit pentru următoarele motive.
În multe cazuri, aşa cum este şi cel dedus judecăţii, acelaşi element are atât un sens descriptiv, cât şi un sens distinctiv. Prin folosirea continuă de către un distribuitor şi/sau producător a unui element care descrie o trăsătură a produsului în legătură cu care este utilizat, consumatorul relevant se obişnuieşte să înţeleagă prin acest semn nu numai trăsătura descrisă de semn, ci şi desemnarea producătorului/distribuitorului care îl foloseşte.
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a reţinut în cauza Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24 - 25 următoarele: "Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare va fi probabilitatea confuziei. De aceea nu este exclus ca similaritatea conceptuală rezultând din faptul că doua mărci folosesc imagini cu un conţinut semantic analog poate conduce la un risc de confuzie când marca anterioară are un caracter deosebit distinctiv fie în sine, fie prin reputaţia de care se bucură în rândurile publicului."
Prin Decizia civilă nr. 2186 din 01 aprilie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comparând marca Sirop de Pătlagină cu semnul Sirop de Pătlagină şi Mugur de Brad, instanţa a reţinut că fără a antama problema legalităţii înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte a apreciat că marca în litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puţin distinctiv al semnelor care o compun. Însă câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, această înregistrare creează o prezumţie de validitate şi obligă la recunoaşterea protecţiei mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.
Aşadar, atât timp cât marca este înregistrată, titularul acesteia se bucură de toate drepturile conferite prin lege.
Practica judiciară a reţinut că nu se poate sancţiona o marcă slabă, prin admiterea folosirii sau înregistrării unor semne care sunt similare mărcii anterioare printr-o conotaţie descriptivă comună. Astfel, instanţele române au dispus înregistrarea mărcii Diltirex, deşi titularul mărcii anterioare Diurex a formulat opoziţie. Instanţele au stabilit că marca anterioară este o marcă slabă ce induce în mintea consumatorului ideea că produsele comercializate sub această marcă sunt destinate a fi folosite pentru tratarea unor afecţiuni ale aparatului urinar. Marca Diltirex, în schimb, nu putea fi asociată unei anumite destinaţii a produselor, motiv pentru care neavând o conotaţie evocatoare ea nu putea fi confundată de public cu marca anterioară.
În consecinţă, dacă semnele ulterioare preiau tocmai sensul descriptiv (aşa cum este în cazul de faţă, A.Z. - A.M.) ce generează presupusa slabă distinctivitate a mărcii anterioare, în cazul acesta A.Z., riscul de confuzie nu este diminuat, ci mărit.
Tribunalul de primă Instanţă al Comunităţilor Europene a concluzionat că similitudinea între două semne este mal mare pentru consumatorii care percep elementele comune ale celor două semne ca fiind descriptive decât pentru consumatorii care, din cauza nivelului de educaţie sau a preocupărilor lor, nu pot percepe sensul descriptiv al elementelor preluate.
Astfel, în cauza T-306-07, la înregistrarea mărcii verbale Confoflex pentru clasa de produse piese de mobilier s-au opus două mărci anterioare figurative incluzând însă şi elementul verbal Flex. în susţinerea cererii de înregistrare, titularul a arătat că termenul "flex" evocă flexibilitatea. întrucât aceasta este o calitate esenţială a oricărei canapele, termenul "flex" este uzual folosit pentru a desemna asemenea produse, fiind lipsit de distinctivitate. Astfel, titularul cererii de înregistrare a încercat să demonstreze că nu e posibilă existenţa unui risc de confuzie între acest semn şi mărcile anterioare. Instanţa comunitară a respins însă acest raţionament, arătând că termenul "Flex" poate într-adevăr să fie considerat, din punctul de vedere al publicului ţintă, ca evocator al unei caracteristici a produselor relevante, flexibilitatea, mărcile anterioare neavând din acest motiv un caracter distinctiv prea ridicat. [..} însă (...) este necesar să se considere că, având în vedere interdependenţa factorilor pertinenţi pentru aprecierea riscului de confuzie, identitatea produselor pentru care se solicită înregistrarea asociată puternicei similarităţi conceptuale a semnelor în conflict este suficientă pentru a conchide în speţă asupra existenţei unui asemenea risc. (...) în afară de faptul că semnele în conflict concordă perfect în conţinutul lor semantic, trebuie relevat mai ales că termenul "confor" aplicat canapelelor, poate să fie în mod obiectiv considerat ca descriptiv al unei calităţi esenţiale a produselor vizate, în speţă confortul, aşadar lipsit de caracter distinctiv. în aceste condiţii, adăugarea termenului confor celui de flex în marca a cărei înregistrare se cere nu va permite consumatorilor să distingă într-o măsură suficientă semnele în conflict. în consecinţă, chiar şi în cazul în care consumatorul mediu ar fi capabil să sesizeze unele diferenţe vizuale sau fonetice între cele două semne în conflict, acestea sunt în final neutralizate în mare măsură de puternica similaritate conceptuală a acestor semne, riscul de a stabili o legătură între semne fiind foarte real. De altfel, este perfect posibil ca un agent economic să utilizeze sub-mărci, adică semne derivând dintr-o marcă principală şi având un element dominant comun cu aceasta, pentru a distinge diferitele linii de producţie, mai ales cu privire la calitatea produselor în cauză. în aceste condiţii se poate lesne concepe (...) ca publicul ţintă să considere produsele desemnate prin semnele în conflict ca aparţinând, desigur, unor game de produse distincte, provenind totuşi de la acelaşi agent economic.
Dat fiind faptul că semnul A.M. ar putea fi considerat o varianta a mărcilor pe care reclamante le deţine deja în portofoliu, este evident faptul că publicul ţintă va aprecia că cele două produse provin de la un singur producător/distribuitor, în speţa de la reclamantă dată fiind notorietatea de care se bucură mărcile A.Z.
3. Cât priveşte reaua-credinţă, raportat la susţinerile de mai sus, apreciază că aceasta se prezumă, intimata cunoscând în mod evident activitatea desfăşurată de recurentă şi gradul de cunoaştere a produselor pe care le pune pe piaţă, aceasta urmărind să beneficieze în mod injust de notorietatea mărcii sale.
Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.
Este nefondat primul motiv de recurs prin care se susţine că instanţa de apel a reţinut în mod nelegal că nu sunt suficiente elemente care să susţină notorietatea mărcii anterioare la nivelul teritoriului relevant şi al publicului, prin raportare la prevederile art. 16 ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (H.G. nr. 833/1998, în vigoare la data înregistrării mărcii a cărei anulare se cere în cauză).
Pentru stabilirea notorietăţii unei mărci se impune luarea în considerare pe lângă gradul de cunoaştere a mărcii, a tuturor factorilor relevanţi, cum ar fi cota de piaţă deţinută de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării, amploarea investiţiilor realizate pentru promovarea acesteia.
De regulă, niciunul dintre aceşti factori nu este suficient în sine pentru a stabili larga cunoaştere a unei mărci, trebuind a se administra probe cu privire la mai mulţi factori relevanţi, dintre cei enumeraţi exemplificativ anterior.
Notorietatea trebuie evaluată pe baza unei aprecieri globale a factorilor relevanţi. Astfel, în mod greşit susţine recurenta reclamantă că criteriile prevăzute de lege pentru aprecierea notorietăţii, ce reies din prevederile alin. (2) şi (5) din regula 16 trebuie luate în considerare alternativ.
Aceşti factori relevanţi sunt în directă legătură cu condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă pentru a fi considerată notorie, şi anume să fie larg cunoscută pe teritoriul României şi pentru segmentul de public din România căruia i se adresează produsele şi serviciile la care se referă marca [alin. (1) din Regula 16].
Contrar susţinerilor recurentei reclamante instanţa de apel nu a stabilit că singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea notorietăţii este sondajul, ci că "nu sunt suficiente elemente care să susţină notorietatea mărcii anterioare la nivelul teritoriului relevant şi al publicului", şi în consecinţă a gradului înalt de distinctivitate dobândită care poate conduce la un risc de confuzie ridicat.
Astfel, nu se poate susţine întemeiat că instanţa ar fi interpretat greşit alin. (4) al Regulii nr. 16 care prevede că persoana care pretinde că marca este notorie este ţinută să dovedească, prin orice mijloc de probă, cunoaşterea largă a mărcii pe teritoriul României, instanţa de apel neînlăturând vreun mijloc de probă ca fiind nepertinent pentru a face dovada gradului de cunoaştere a mărcii anterioare la data înregistrării mărcii în cauză.
Referitor la susţinerile legate de studiul de piaţă, recurenta reclamantă în mod evident face trimitere la un studiu de piaţă care nu a fost administrat ca probă în prezenta cauză.
Instanţa de apel s-a referit în motivarea sa la studiul aflat la fila 182 din volumul I al dosarului constituit la tribunal.
Observând acest document se poate constata, contrar celor susţinute de către recurenta reclamantă, că menţiune G.F.K. nu apare pe fiecare pagină a studiului, acesta nu conţine un sondaj din care să reiasă că A.Z. a fost menţionat de către cei mai mulţi dintre respondenţi atât spontan (15%), cât şi asistat (52%); că 25% dintre respondenţii care au utilizat produse A.Z. în ultimul an l-au asociat corect cu producătorul, adică cu W.; şi nici că studiul a concluzionat faptul că A.Z. este lider de piaţă.
Întrucât recurenta se referă la un alt studiu, nici criticile la adresa a ceea ce a reţinut instanţa de apel, când a considerat neconvingătoare această probă nu au nicio legătură cu situaţia în speţă.
Astfel, recurenta reclamantă susţine că instanţa de apel, în mod nelegal a reţinut că "studiul nu ar conţine menţiuni cu privire la aria geografică. Pagina 4 a studiului indică faptul că eşantionul utilizat este reprezentativ naţional. Pagina 19 a studiului cuprinde detalii cu privire la regiunile avute în vedere, fiind acoperit întreg teritoriul României."
Trecând peste faptul că studiul aflat la dosar este redactat în limba engleză şi nu a fost depusă traducerea şi nici nu este numerotat de către cel care l-a redactat, acesta are doar 10 pagini, astfel că nu s-ar putea afla la pagina 19 detalii cu privire la regiunile avute în vedere la efectuarea cercetării, din care ar rezulta că a fost acoperit întreg teritoriul României.
Mai mult la pagina 4 a studiului se află obiectivele studiului, neexistând nicio menţiune în sensul că eşantionul utilizat este reprezentativ naţional.
La fila 2 a acestui studiu se descrie metoda de lucru fără a rezulta aria de cuprindere teritorială a acestuia, singura legătură cu România fiind menţiunea din dreptul secţiunii "Întrebări", unde se arată că au fost concepute de către G.F.K. România în cooperare cu W. Mai mult aşa cum rezultă din informaţiile aflate în aceeaşi pagină, populaţia ţintă a acestui studiu era doar cea aflată în ariile urbane.
Din menţiunile aflate pe această pagină referitoare la conceperea întrebărilor şi evaluarea datelor ar putea rezulta că studiul a fost efectuat de G.F.K., dar acest fapt nu este de natură a contrabalansa celelalte lipsuri evidente ale acestui studiu, pentru a avea vreo relevanţă în stabilirea gradului de cunoaştere a mărcii anterioare în cauză pe teritoriul României şi pentru segmentul de public căruia i se adresează produsele la care se referă marca.
Contrar celor susţinute de către recurenta reclamantă instanţa de apel nu "recunoaşte volumul mare al vânzărilor şi dimensiunea semnificativă a bugetului alocat activităţilor de marketing", ci instanţa de apel a reţinut doar că "apelanta a depus la dosar o serie de înscrisuri, constând în extrase din diferite publicaţii, din care rezultă intensitatea publicităţii, volumul de vânzări şi veniturile obţinute din vânzarea produsului."
Aceste probe nu au fost înlăturate de către instanţa de apel, ci aceasta a reţinut că "nu sunt suficiente elemente care să susţină notorietatea mărcii anterioare la nivelul teritoriului relevant şi al publicului".
Este nefondat şi motivul de recurs referitor la distinctivitatea mărcii A.Z. şi la riscul de confuzie.
Reclamanta a invocat ca temei de drept în susţinerea înregistrării mărcii "A.M." dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 47 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicata, forma în vigoare la data înregistrării mărcii.
Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată şi completată "o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: (...) b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară"
De asemenea a mai invocat prevederile art. 6 alin. (2) lit. f) din aceeaşi Lege arătând că din acestea s-ar desprinde intenţia legiuitorului de a proteja în mod special mărcile notorii anterioare, împotriva oricăror confuzii care ar permite terţilor să obţină un avantaj injust din cota de piaţă creată de titularul mărcii notorii.
În realitate, art. 6 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998 nu face altceva decât să arate în ce condiţii pot fi invocate ca mărci anterioare mărcile notorii, care după cum se ştie sunt protejate şi dacă nu au fost înregistrate, şi anume să fie la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.
În schimb, gradul de distinctivitate a unei mărci anterioare, chiar dobândită prin utilizare, este un element relevant pentru determinarea riscului de confuzie, dar aceasta rezultă din regulile aplicabile acestei instituţii juridice specifică materiei în cauză.
Astfel, riscul de confuzie reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba provin de la acelaşi producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39 din 97 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., parag. 29).
Riscul de confuzie trebuie apreciat global ţinând cont de toate circumstanţele cazului. Riscul de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii relevanţi, şi în particular similaritate între mărci şi între bunuri sau servicii. Astfel, un grad de similaritate scăzut între bunuri sau servicii poate fi compensat de un grad mai mare de similaritate între mărci şi viceversa. Mai mult, cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Mărcile cu un caracter distinctiv puternic, ori per se, ori datorită reputaţiei pe care o posedă pe piaţă, se bucură de o mai mare protecţie decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab. (Canon, parag. 17 şi urm).
În determinarea caracterului distinctiv al mărcii şi astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacităţii mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător şi astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108 din 97 şi C-109/97, parag. 49).
În cadrul acestei evaluări trebuie să se ţină cont de toţi factorii relevanţi şi în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă include sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piaţă acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării mărcii, importanţa investiţiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporţia din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca şi de declaraţii ale camerelor de comerţ şi industrie sau ale altor asociaţii profesionale. (C-342 din 97 Loyd Schuhfabrik parag. 28 şi urm.)
Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobişnuite sau originale se bucură de un grad de protecţie mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoaşterii pe care o are pe piaţă. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 şi 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17)
În ceea ce priveşte aprecierea riscului de confuzie se porneşte de la ideea că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse şi de servicii în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie şi că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect. Acest consumator obişnuit nu are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse şi servicii în discuţie. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, parag. 26.)
Mărcile care trebuie comparate în cauză sunt ambele individuale verbale, şi anume, marca anterioară, "A.Z.", şi marca a cărei anulare se cere, "A.M.".
Sunt descriptive semnele care descriu trăsături ale unor produse sau servicii, iar sugestive semnele care sugerează trăsături ale produselor sau serviciilor, fără a descrie în mod direct aceste trăsături.
După cum se poate observa, conceptual, ambele mărci sunt compuse din particula "artro" situată la începutul fiecăreia, element descriptiv pentru produsele constând în suplimente alimentare destinate ameliorării efectelor negative ale artrozelor.
Ceea ce le diferenţiază este particula "stop", în cazul mărcii anterioare, şi particula "calm", în al celei a mărcii a cărei anulare se cere, ambele elemente fiind descriptive, descriind trăsătura produsului de a stopa/calma durerile articulare.
Astfel, din punct de vedere semantic există o similaritate scăzută, dată doar de particula "artro" situată la începutul fiecărei mărci.
De asemenea, vizual şi fonetic cele două mărci se aseamănă doar prin elementul "artro" situat la începutul fiecăreia, fiind diferite prin particulele menţionate anterior, existând şi cu privire la aceste aspecte doar o similaritate scăzută.
Categoria de bunuri şi servicii implicată poate creşte importanţa unuia dintre aspectele similarităţii dintre semne (vizual, fonetic sau conceptual) în funcţie de cum bunurile sunt comandate sau cumpărate. Similaritatea auditivă sau conceptuală dintre semne poate fi de mai mică importanţă în cazul bunurilor care sunt de obicei examinate vizual înainte de a fi cumpărate. În acest caz impresia vizuală contează mai mult în examinarea riscului de confuzie. (C-342 din 97 Loyd Schuhfabrik parag. 27).
Acesta este şi cazul în speţă unde produsele protejate de mărcile în cauză sunt cumpărate de regulă din farmacii, fiind alese direct de pe rafturi de către cumpărător sau solicitate farmacistului.
Conţinutul semantic (conceptual) analog poate produce risc de confuzie când marca anterioară are un caracter deosebit distinctiv, fie în sine, fie prin reputaţia de care se bucură în rândurile publicului. (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24-25). Or, nu acesta este cazul în speţă.
Fiind compusă din două elemente descriptive pentru produsul pentru identificarea căruia este folosită marca anterioară, acest fapt atrage şi un grad foarte mare de descriptivitate a mărcii "A.Z.", făcând-o astfel slab distinctivă.
Elementul distinctiv în cadrul mărcii reclamantei este reprezentat de asocierea celor două particule şi modul de alăturare a acestora.
Chiar dacă nu s-a reţinut că ar fi notorie, în urma probelor administrate, nu se poate nega existenţa unei anumite distinctivităţi dobândite a mărcii în întregul său, ţinând cont de partea din piaţă acoperită de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării mărcii, importanţa investiţiilor realizate de întreprindere pentru promovare, chiar dacă nu s-au administrat probe privind proporţia din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii.
Totuşi, aceasta nu este de natură să ducă la concluzia existenţei unui risc de confuzie între cele două mărci pentru următoarele motive.
În analiza riscului de confuzie există şi regula potrivit căreia cu cât sunt mai asemănătoare mărcile la început cu atât e mai mare riscul de confuzie, dar în cazul de faţă elementul verbal situat la începutul mărcilor, fiind un cuvânt uzual în domeniul farmaceutic (incluzând suplimentele alimentare) destinate tratării artrozelor, uşor de înţeles de către consumatorul mediu ca desemnând o calitate a suplimentelor alimentare şi medicamentelor destinate tratării sau ameliorării simptomelor artrozelor, consumatorul va fi atent în special la alte porţiuni ale mărcilor în conflict care nu sunt similare şi nu va exista riscul de confuzie.
Astfel, consumatorul este posibil să îşi amintească de marca anterioară dar fără să existe un risc de confuzie cu aceasta. Elementul "artro" fiind un cuvânt bine cunoscut şi utilizat frecvent în domeniul farmaceutic, incluzând suplimentele alimentare, destinate tratării artrozelor, consumatorul nu îl asociază unui singur producător, fiind obişnuit să se concentreze pe diferitele terminaţii ale mărcilor.
Chiar în cazul identităţii produselor nu este necesar un grad mai redus de similaritate între mărci atâta timp cât similaritatea apare doar din prezenţa în cadrul fiecărei mărci a elementului verbal care este descriptiv şi nedistinctiv.
Gradul de distinctivitate al unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive şi doar într-o proporţie redusă din elemente distinctive.
Elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public şi nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului. Elementele distinctive în cazul mărcilor slabe au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existenţă autonomă şi îşi produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive.
De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest sens distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terţi a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic.
Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială chiar diferenţele minore între această marcă şi cea ulterioară vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.
Cu privire la gradul de atenţie ridicat al publicului căruia îi sunt destinate produsele desemnate de mărcile în cauză reţinut de către instanţa de apel nu au fost formulate critici în recurs.
În speţă nu se pune problema folosirii aceluiaşi element din marca anterioară care ar avea atât un sens descriptiv cât şi un sens distinctiv. În cazul mărcii reclamantei compusă din două elemente descriptive, distinctivitatea este conferită de asocierea celor două elemente verbale "artro" şi "stop", iar nu de folosirea elementului verbal "artro".
Aşa cum s-a dovedit în cauză elementul verbal "artro" este folosit în mod obişnuit în industria farmaceutică, incluzând şi suplimentele alimentare, pentru a desemna produse destinate tratării sau ameliorării efectelor negative ale artrozei, fiind înregistrate mărci având în partea iniţială elementul verbal "artro" de către numeroşi producători, iar nu numai de către reclamantă.
Reclamanta nu a reuşit să facă dovada în prezenta cauză că ar fi larg cunoscută, şi că ar fi dobândit un înalt grad de distinctivitate nici cu privire la marca "A.Z." şi cu atât mai puţin cu privire la elementul verbal "artro", care este folosit de către numeroşi alţi producători.
În aceste condiţii nu se poate susţine întemeiat că un consumator mediu, atent şi informat, ar face legătura între elementul verbal "artro" şi producătorul "A.Z.".
Acesta este motivul pentru care acelaşi consumator nici nu ar considera că "A.M." ar putea fi o variantă a mărcilor deţinute de către reclamantă.
În speţă nu este relevantă cauza T-10 din 03 referitoare la opoziţia la înregistrarea mărcii Conforflex (menţionată greşit de către recurenta reclamantă ca fiind cauza T-306/07, care priveşte opoziţia la înregistrarea mărcii Offshore Legends), având în vedere că în acel caz mărcile opuse erau compuse ca element dominant din particula Flex, care era conţinută în integralitate de marca ulterioară, în a cărei alcătuire nu mai intra decât un alt element care evoca o altă trăsătură a canapelelor, produsul pentru care erau înregistrate, şi anume confortul. Ţinând cont şi de specificul industriei mobilei, unde se obişnuieşte ca pentru a se distinge diferitele linii de producţie, mai ales cu privire la calitatea produselor în cauză, să se utilizeze sub-mărci, semne derivând dintr-o marcă principală şi având un element dominant comun cu aceasta, s-a considerat că ar putea exista un risc de confuzie.
Or, nu aceasta este situaţia în prezenta cauză.
Prin trimiterea la cauza Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24-25 şi următoarele, deşi nu a arătat explicit, recurenta reclamantă pare să susţină ideea că, dat fiind faptul că mărcile în cauză ar avea un conţinut semantic analog, asociat cu caracterul distinctiv deosebit dobândit datorită reputaţiei de care s-ar bucura în rândurile publicului marca reclamantei, ar exista un risc de confuzie.
Aşa cum s-a reţinut anterior, reclamanta nu a reuşit să facă dovada în prezenta cauză că ar fi larg cunoscută, şi că astfel, ar fi dobândit un înalt grad de distinctivitate cu privire la marca "A.Z.", care nici nu are un conţinut semantic analog cu marca "A.M.", întrucât elementele verbale stop şi calm au sensuri diferite, similaritatea conceptuală fiind astfel redusă.
Recurenta reclamantă a mai făcut trimitere la Decizia civilă nr. 2186 din 01 aprilie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul căreia s-a comparat marca Sirop de Pătlagină cu semnele Sirop de Pătlagină şi Mugur de Brad şi Sirop de Pătlagină şi propolis pentru a susţine ideea că atât timp cât marca este înregistrată, titularul acesteia se bucură de toate drepturile conferite prin lege.
Această susţinere este nerelevantă în prezenta cauză, întrucât instanţa de apel nu a reţinut că datorită faptului că este o marcă slabă nu s-ar bucura de protecţia legală dată de înregistrare ci că protecţia de care se bucură faţă de mărcile similare este mai redusă.
Chiar în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie menţionată anterior s-a reţinut că se contraface marca "sirop de pătlagină" prin semnul "sirop pătlagină", dar că nu acelaşi lucru se întâmplă prin semnele "sirop de pătlagină şi mugur de brad" şi "sirop de pătlagină şi propolis", soluţie care nu este de natură să susţină apărările recurentei.
Recurenta reclamantă a mai arătat că în practica judiciară s-a reţinut că nu se poate sancţiona o marcă slabă, prin admiterea folosirii sau înregistrării unor semne care sunt similare mărcii anterioare printr-o conotaţie descriptivă comună şi că dacă semnele ulterioare preiau tocmai sensul descriptiv (aşa cum este în cazul A.Z. - A.M.), ce generează presupusa slabă distinctivitate a mărcii anterioare, în cazul acesta A.Z., riscul de confuzie nu este diminuat, ci mărit.
În speţă, sensul descriptiv comun este "artro" care trimite la destinaţia produsului, tratarea unor afecţiuni ale articulaţiilor
Or, aşa cum s-a reţinut anterior elementul "artro" fiind un cuvânt bine cunoscut şi utilizat frecvent în domeniul farmaceutic, incluzând suplimentele alimentare, destinate tratării artrozelor, consumatorul nu îl asociază unui singur producător, fiind obişnuit să se concentreze pe diferitele terminaţii ale mărcilor.
În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine că "reaua-credinţă se prezumă atâta timp cât intimata cunoştea în mod evident activitatea desfăşurată de recurenta reclamantă şi gradul de cunoaştere a produselor pe care aceasta le pune pe piaţă, aceasta urmărind să beneficieze în mod injust de notorietatea mărcii reclamantei", Înalta Curte l-a constatat nefondat pentru următoarele considerente.
Aşa cum se reţine în doctrina şi jurisprudenţa din domeniul protecţiei mărcilor, reaua-credinţă sancţionează comportamentele care contravin principiilor recunoscute de conduită etică sau uzanţelor comerciale cinstite. Momentul de referinţă pentru stabilirea măsurii în care titularul mărcii a dat dovadă de rea-credinţă este, de regulă, data depunerii cererii de înregistrare.
Pentru a afla dacă titularul a dat dovadă de rea-credinţă în momentul depunerii cererii, trebuie să se efectueze o evaluare globală în care să fie luate în considerare toate împrejurările relevante ale cazului individual.
În ceea ce priveşte elementele care ar putea indica existenţa relei credinţe, în jurisprudenţă s-au distins trei condiţii cumulative ca fiind deosebit de relevante:
- identitatea sau similaritatea între semne care poate genera confuzie;
- cunoaşterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie;
- intenţia neloială a titularului mărcii.
Chiar dacă s-ar ajunge la concluzia îndeplinirii primelor două condiţii, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză cu privire la prima condiţie cumulativă, din aceasta nu se prezumă îndeplinirea celei de-a treia, ci intenţia neloială a titularului mărcii trebuie analizată separat. Aceasta este un factor subiectiv care trebuie determinat prin raportare la circumstanţe obiective (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli", punctul 42).
Recurenta reclamantă susţine că intenţia neloială la înregistrarea mărcii "A.M." a constat în urmărirea beneficierii în mod injust de notorietatea mărcii reclamantei.
Instanţa de apel a reţinut că notorietatea nu a fost dovedită, iar motivul de recurs care privea acest aspect a fost considerat nefondat, în consecinţă acest argument în sine nu poate reprezenta o confirmare a intenţiei neloiale.
De altfel, este inutilă această analiză separată, întrucât s-a reţinut că mărcile în cauză nu sunt similare până la confuzie, condiţie cumulativă pentru a se reţine reaua-credinţă la înregistrare.
În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. (1) coroborat cu art. 304 pct. 9 şi art. 316 raportat la art. 295 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta SC W.R. S.R.L împotriva Deciziei nr. 236A din data de 28 mai 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 iunie 2015.
Procesat de GGC - GV
| ← ICCJ. Decizia nr. 1627/2015. Civil | ICCJ. Decizia nr. 1634/2015. Civil → |
|---|
