ICCJ. Decizia nr. 1627/2015. Civil
| Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 1627/2015
Dosar nr. 56431/3/2010*
Şedinţa publică din 16 iunie 2015
Prin Sentinţa civilă nr. 856 din 25 aprilie 2013 Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a admis acţiunea formulată de reclamanta SC R.C. SRL în contradictoriu cu pârâta-reclamantă W.A. şi cu intervenientul accesoriu SC W.R. SRL, şi cu OSIM, a anulat marca verbală S. nr. 113128, înregistrată de pârâta SC W.R. SRL şi a dispus înscrierea menţiunii privind hotărârea de anulare în Registrul naţional al mărcilor, precum şi publicarea hotărârii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea mărci în termen de cel mult două luni de la data înregistrării, a respins acţiunea formulată de reclamanta SC R.C. SRL în dosar 56431/3/2010 ca nefondată, a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta W.A. la 27 ianuarie 2011 ca nefondată, a respins cererea de intervenţie accesorie formulată de SC W.R. SRL la 27 ianuarie 2011 şi a respins ca nefondată cererea completatoare formulată de SC W.R. SRL şi W.A. la 24 martie 2011, astfel cum a fost precizată la 21 aprilie 2011.
În motivarea sentinţei s-au reţinut următoarele.
Pârâta W., persoană juridică străină, a înregistrat marca "A." pe cale internaţională, fiind admisă la înregistrare în ceea ce priveşte România la 6 februarie 2003.
SC W.R. SRL a încheiat încă din anul 2002 cu W.A. un contract de licenţă în baza căruia W.A. a acordat intervenientei drepturi exclusive de utilizare a mărcii MI 734174 A. Astfel, intervenienta şi-a asumat obligaţia de a proteja această marcă faţă de orice acte sau fapte de natură să aducă atingere drepturilor izvorâte din dreptul la marcă. De asemenea, intervenienta este titulară a mărcilor naţionale M 084834-A.Z., pentru clasele de produse şi servicii 03, 05, 35 şi m 2010 06875-S., pentru clasele de produse şi servicii 05, 35. Marca MI 734174 - A. a fost utilizată pe teritoriul României de la data înregistrării acesteia în România, astfel cum rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei de către intervenientă, respectiv facturi comerciale pentru distribuitori din România, facturi fiscale emise de distribuitorul din România către farmacii cumpărătoare, foi de livrare, liste ale vânzărilor pe produse/clienţi.
Potrivit art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decăderea titularului unei mărci din drepturile conferite de înregistrarea acesteia reprezintă o sancţiune civilă care intervine printre alte motive, pentru nefolosirea efectivă a mărcii, fără justificare pe teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani pentru produsele şi serviciile pentru care s-a realizat înregistrarea mărcii. Data de la care titularul unei mărci are obligaţia folosirii acesteia, sub sancţiunea decăderii pentru neuz, este data înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor, respectiv, data pronunţării unei decizii definitive de înregistrare.
W.R. SRL a înregistrat marca M 2010 06875 S. pentru produsele incluse în clasele 5 şi 35, la data de 28 septembrie 2010.
R. utilizează încă din anul 2004 denumirea "S." pentru comercializarea de produse farmaceutice destinate tratamentului afecţiunilor de artroză. În acest sens, la dosarul cauzei s-au depus facturi privind comercializarea produselor S., copie ambalaj produse S., extrase internet atestând caracterul uzual al particulelor Artro şi Stop. Potrivit Notificărilor 6109 din 16 septembrie 2004 şi 7872 din 29 noiembrie 2004, emise de Institutul de Sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, R. este autorizată să aplice denumirea comercială "S." pentru produsele de alimentaţie comercializate sub formă de pulbere pentru soluţie destinată administrării orale. La dosarul cauzei s-au depus documente din care rezultă comercializarea acestor produse purtând denumirea S.
Comitetul Executiv al Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AIPPI) a recomandat ca legislaţiile tuturor ţărilor, privind numele comercial să cuprindă următoarele principii: orice denumire sub care o afacere industrială sau comercială se exercită sau este cunoscută publicului va fi protejată ca un nume comercial cu condiţia ca această denumire să aibă un caracter distinctiv faţă de această afacere în ţara în care protecţia este solicitată; dreptul la protecţie va fi asigurat prin utilizare, înregistrarea nefiind o condiţie pentru protecţie; numele comercial va fi protejat în special împotriva utilizării de către un altul cu aceeaşi denumire sau o denumire similară, astfel încât să nu fie posibilă apariţia confuziei. Ulterior, la iniţiativa AIPPI, în art. 8 al Convenţiei de la Paris s-a prevăzut faptul că "numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ." Legea nr. 84/1998 privind mărcile, în art. 48, lit. c) se referă la posibilitatea anulării înregistrării unei mărci atunci când înregistrarea a fost făcută cu rea credinţă, iar în art. 48 lit. e) se prevede ca motiv de anulare a înregistrării mărcii şi cazul în care înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite.
În raport de aceste reglementări, prima instanţă de fond a reţinut că înregistrarea mărcii S. de către intervenienta W. la data de 28 septembrie 2010, o marcă identică cu numele comercial "S." s-a făcut cu rea credinţă, cu scopul vădit de a aduce atingere dreptului anterior dobândit de către reclamantă prin utilizarea denumirii comerciale "S.", astfel că va fi admisă acţiunea în anularea mărcii intervenientei "S.".
În ceea ce priveşte acţiunea în contrafacere marcă, potrivit art. 83 alin 1 din Legea nr. 84/1998, constituie infracţiune contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calităţii produselor sau serviciilor la care se referă marca; punerea în circulaţie, fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. De asemenea, potrivit art. 83 alin 2, constituie infracţiune de contrafacere, folosirea de către un terţ, fără consimţământul titularului mărcii înregistrate a unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice; un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere a mărcii cu semnul; un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă, din folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului în cauză ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.
În speţă, nu s-a făcut dovada unei intenţii de fraudă din partea reclamantei, sau faptul că aceasta urmăreşte să profite de caracterul notoriu al mărcii pârâtei. Nu s-au administrat probe din care să rezulte o migrare a clientelei de la pârâtă spre reclamantă. Dimpotrivă, din actele depuse rezultă o creştere a vânzărilor pârâtei în intervalul de timp în care reclamanta a comercializat produse sub denumirea de S.. Calculele realizate în raportul de expertiză contabilă au un caracter potenţial nefiind verificabile în plan real, în sensul că prejudiciile reclamate de pârâtă sunt efectiv reale. Produsele comercializate de cele două părţi în litigiu au ca suport criterii precum calitatea, siguranţa şi eficienţa, excluzându-se consideraţiile economice şi de altă natură. Denumirile folosite, chiar în condiţii de similaritate, reprezintă pentru consumator elemente de identificare a producătorului. Marca A., marcă verbală, este alcătuită din două cuvinte comune, artro şi stop care pot fi considerate ca fiind generice, cel puţin cuvântul artro, pentru produse farmaceutice, indicând destinaţia. Astfel, prefixul artro sugerează destinaţia precisă, artroză şi stop completează semnificaţia în sensul că produsul este destinat stopării artrozei. Rezultă că marca pârâtei este alcătuită din două cuvinte care luate separat sunt lipsite de distinctivitate, iar analizată ca întreg, prin alăturarea celor două elemente verbale, conduce la concluzia că marca pârâtei conţine semne uzuale care descriu caracteristicile produselor. Aceste semne nu pot forma obiectul unui drept exclusiv de utilizare, orice fabricant de medicamente putând recurge la utilizarea lor. În doctrină s-a apreciat că acele cuvinte simple, fie că formează o sintagmă sau nu, dar care descriu produsele sau serviciile, care indică specia sau tipul acestora sau cele care se referă la elementele descriptive din cadrul unei mărci, acestea putând specifica numele produselor, serviciilor sau descrie o calitate, o caracteristică, o trăsătură sau destinaţie a produselor/serviciilor respective, trebuie să se afle la dispoziţia tuturor, altfel existând riscul monopolizării lor. Mărcile cu asemenea caracteristici sunt calificate drept mărci slabe, cu un slab caracter distinctiv. Ca dovadă, la dosarul cauzei s-au depus extrase internet atestând caracterul uzual al celor două vocabule, artro şi stop. Raportându-ne la modul de percepere a mărcilor de către consumatorul mediu pentru produsele farmaceutice, în acest domeniu avem de-a face cu un consumator mediu avizat şi în această situaţie, chiar şi atunci când diferenţele dintre mărci sunt minime, consumatorul nu va confunda produsele. Se poate constata, este de notorietate, că există o multitudine de medicamente sau suplimente alimentare care poartă denumiri ce conţin prefixul artro, fără a exista riscul de confuzie sau asociere: A.M., artroplus, artro efervescent, artro complex, artrorem, artroflex, artroaktiv, etc.
În acest caz, diferenţa se face pe ansamblul mărcii, forma ambalajului, culoarea, combinaţiile dintre forme, culori, elemente figurative, grafica literelor, ceea ce în cauză exclude confuzia.
De asemenea, dincolo de aceste diferenţe, pe ambalajele produselor purtând semnele aflate în conflict se pot distinge firmele producătoare ceea ce este de natură să excludă riscul de confuzie şi implicit riscul de asociere.
În raport de aceste considerente cererea reconvenţională formulată de pârâta W.A. la 27 ianuarie 2011 a fost respinsă ca nefondată. Pe cale de consecinţă au fost respinse ca nefondate şi cererea de intervenţie accesorie din 27 ianuarie 2011, precum şi cererea completatoare formulată de SC W. SRL, astfel cum a fost precizată la 21 aprilie 2011.
Împotriva sentinţei tribunalului au declarat apel pârâta- reclamantă W.A. şi intervenienta SC W.R. SRL
Prin Decizia civilă nr. 290A din data de 02 iulie 2014, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-pârâtă-reclamantă W. SA şi apelanta intervenientă SC W.R. SRL, împotriva Sentinţei civile nr. 856 din 25 aprilie 2013 pronunţată în Dosar nr. 56431/3/2010 de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă SC R.C. SRL şi intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
A obligat apelantele la 11.060,05 lei cheltuieli de judecată către intimata SC R.C. SRL.
În motivarea deciziei s-au reţinut următoarele.
Prima critică vizează nemotivarea hotărârii, în mod concret apelantele susţinând că greşita indicare de către tribunal a art. 83 alin. (1) din Legea nr. 84/1996, ce reglementează infracţiunea de contrafacere, reţinerea lipsei probatoriului pe aspectul migrării clientelei de la apelante la intimate, precum şi exprimarea opiniei că fiind semne uzuale, mărcile reclamantei nu pot face obiectul unui drept exclusiv de utilizare, echivalează cu nemotivarea sentinţei, de natură a determina anularea acesteia. Curtea de apel a reţinut că din ansamblul considerentelor rezultă care au fost motivele ce au condus la soluţia dată în cauză şi că judecătorul nu trebuie să răspundă în mod special tuturor argumentelor părţilor, fiind suficient ca din întregul hotărârii să rezulte că a răspuns acestor argumente în mod implicit.
Enunţarea de către tribunal a art. 83 din Legea nr. 84/1993, ce enumeră şi defineşte actele de contrafacere a unei mărci, din conţinutul constitutiv al infracţiunii, nu echivalează cu lipsa motivelor în drept, în condiţiile în care pe tărâm delictual, acţiunile ce constituie fapte ilicite, ce atrag răspunderea civilă potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1996, sunt aceleaşi cu cele ce compun latura obiectiva a infracţiunii.
Nemulţumirea apelantelor faţă de motivarea sentinţei se constituie într-o critică adusă soluţiei pe fondul cauzei, dezacordul acestora cu privire la argumentele tribunalului fiind în realitate un reproş asupra raţionamentului ce a condus la respingerea acţiunii în contrafacere. Curtea de apel a reţinut că hotărârea cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format convingerea primei instanţei, cu respectarea cerinţelor prevăzute de art. 261 C. proc. civ., neputându-se concluziona, pe baza criticilor apelantelor din prezentul apel, că nu a avut loc o judecată a fondului, care să aibă drept consecinţă aplicarea art. 297 teza I C. proc. civ., aşa cum se solicită prin apel.
În continuare, în analiza criticilor vizând temeinicia şi legalitatea sentinţei, curtea de apel a analizat şi aspectele vizând aprecierea probatoriului şi distinctivitatea mărcilor apelantelor.
Aşa cum susţin apelantele, marca trebuie apreciată în ansamblu, analiza tribunalului asupra distinctivităţii fiind corectă, întrucât cele două elemente verbale ale mărcii A.Z. sunt aluzive, niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în aşa măsură atenţia consumatorului, astfel că, în examinarea globală, concluzia este că marca este slab distinctivă, deci protecţia este la rândul ei, este slabă.
Cu privire la calitatea de suplimente alimentare a produselor comercializate sub marca A.Z., pentru care, în opinia apelantelor, regimul de comercializare este mai puţin strict decât în cazul medicamentelor, s-au reţinut următoarele.
Publicul relevant vizat de produsele pe care se aplică marca - medicamente eliberate fără reţetă - este reprezentat de consumatorul mijlociu, care manifestă un grad de atenţie şi vigilenţă rezonabile. Segmentul de public relevant care trebuie luat în considerare în speţă este format atât din specialişti, produsele fiind achiziţionate din farmacii, pe baza comenzii verbale a clientului, cât şi din consumatori obişnuiţi, fără pregătire medicală, aspect care este deosebit de important în analizarea efectivă a celor două mărci.
Nu se poate reţine că în cazul medicamentelor ce se eliberează fără prescripţie medicală, publicul poate avea un grad de atenţie foarte scăzut, căci trebuie presupus că aceste produse interesează consumatorii care sunt prezumaţi a fi suficient de bine informaţi, de atenţi şi de avizaţi, din moment ce respectivele produse le afectează starea de sănătate, şi că aceşti consumatori ar putea confunda într-o mai mică măsură diversele versiuni ale produselor menţionate. În plus, chiar în ipoteza în care ar fi obligatorie o reţetă, consumatorii pot da dovadă de un grad de atenţie ridicat la momentul prescrierii produselor în cauză, având în vedere faptul că acestea sunt produse farmaceutice. Astfel, medicamentele, eliberate cu reţetă sau fără reţetă, pot fi privite ca beneficiind de un grad de atenţie sporit din partea consumatorilor normal informaţi şi suficient de atenţi şi de avizaţi. În măsura în care produsele în cauză nu sunt produse de consum curent, ci produse care privesc sănătatea consumatorului, consumatorul final dă dovadă de un grad de atenţie mai ridicat (T-331 din 09 din 2010/12 din 15 - N./OHMI).
În ceea ce priveşte ignorarea dreptului exclusiv al reclamantelor asupra mărcilor înregistrate A.Z., curtea de apel a reţinut că în cadrul acţiunii în contrafacere, este necesar a se dovedi că pârâta utilizează pentru produse identice sau similare cu cele ale reclamantei, un semn identic sau similar, iar această utilizare ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere. Riscul de confuzie este o condiţie suplimentară faţă de cele privind similaritatea semnelor, respectiv identitatea sau similaritatea produselor, condiţie în lipsa căreia utilizarea fără drept nu poate fi reţinută.
Argumentul primei instanţe în sensul existenţei multor mărci în a căror componenţă intră elementele artro şi stop, vine să sprijine caracterul slab distinctiv al mărcilor reclamantei şi slaba protecţie a acestora, pe cale de consecinţă.
Cu privire la aplicarea greşită a principiilor ce se desprind din jurisprudenţa comunitara, în special din cazul C 17 Celine, curtea de apel a reţinut că apelantele susţin că, odată dovedită similaritatea semnelor, precum şi identitatea sau similaritatea produselor, riscul de confuzie este prezumat. Contrar opiniei apelantei, legea nu prezumă riscul de confuzie, iar considerentele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Celine sunt în sensul următor: "utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptăţit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) litera (a) din directivă, în cazul în care este vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii."
Cum funcţiile mărcii sunt, în primul rând, de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi, rezultă că riscul de confuzie, adică cel cu privire la originea produselor, trebuie identificat şi justificat. Riscul de confuzie este prezumat doar în ipoteza semnelor şi al produselor identice, situaţie ce nu se regăseşte în speţa de faţă, în care conflictul vizează semnele A.Z. şi S.
După susţinerea caracterului prezumat al riscului de confuzie, apelantele afirmă că riscul de confuzie a fost dovedit prin studiul depus la dosar, la fila 3 volumul 4, din care rezultă că în rândul consumatorilor se consideră că produsele S. provin de la W. şi nu de la R. Verificând înscrisul menţionat, Curtea reţine că acesta constituie o ofertă de vânzare de pe okazii.ro, a produselor A.Z. şi S., vânzătorul afirmând că produsele sunt obţinute sub licenţă direct de la importator. În ofertă nu este menţionat producătorul, astfel încât nu se poate stabili în ce măsură cel care a făcut oferta consideră că ambele produse provin de la W. Înscrisul menţionat nu are valoarea unui studiu de piaţă, care presupune investigare complexă şi sistematică a pieţei, folosind un ansamblu de metode ştiinţifice de colectare, analiză, interpretare şi sintetizare a informaţiilor pentru a fundamenta o concluzie, astfel că, din punct de vedere probator, actul nu susţine existenţa riscului de confuzie afirmat.
Apelantele susţin că în cazul bunurilor identice şi a similarităţii vizuale şi fonetice, elementul dominant fiind aproape identic, riscul de asociere este iminent. Aşa cum deja s-a arătat, articolul 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, prevede existenţa riscului de confuzie, ceea ce înseamnă confundarea semnelor, în timp ce riscul de asociere există atunci când consumatorul nu confundă semnele, dar le va atribui aceeaşi origine.
Apelantele nu identifică în mod concret erorile în analiza similarităţii efectuate de tribunal care, reţinând caracterul slab al mărcilor, faţă de termenii uzuali din compunerea lor, concluzionează că protecţia unei astfel de mărci se reduce la interzicerea unor reproduceri identice, întrucât concurenţii nu pot fi privaţi de folosirea unor termeni curenţi.
Notorietatea mărcii A.Z., afirmată ca argument în aprecierea protecţiei lărgite, nu a fost dovedită, căci, pe lângă vechimea depozitului, importanţa vânzărilor şi a bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului, singurul criteriu obiectiv este cunoaşterea de către public. Notorietatea nu rezultă nici necesar, nici automat din vechimea mărcii sau din investiţiile făcute în publicitate. Cunoaşterea de către public nu poate fi stabilită decât prin sondaje, iar cele depuse la dosar de către apelante nu conduc la concluzia că mărcile A.Z. se bucură de o asemenea reputaţie. Astfel, studiul efectuat de S.V., la cererea reclamantei, ce investighează cunoaşterea mărcii A.Z. pe segmentul mărcilor de produse pentru îngrijirea articulaţiilor, este efectuat în anul 2006, astfel că nu poate fi considerat a evidenţia gradul de cunoaştere a mărcii la momentul care interesează în speţă, anul 2011, când a fost formulată acţiunea în contrafacere. Cum gradul de cunoaştere a unei mărci poate varia în timp, notorietatea se apreciază la un moment cât mai apropiat de data la care se invocă protecţia lărgită.
Cât priveşte studiul realizat de G.F.K. în perioada mai - iunie 2011, menţionat în motivele de apel, se poate observa că procentul de 52 % de cunoaşterea mărcii A.Z., rezultat pe un eşantion de 586 repondenţi, a fost determinat asistat, adică marca a fost recunoscută pornind de la o listă, în timp ce în cazul răspunsurilor spontane, gradul de cunoaşterea a fost în procent de 15%. Cum gradul de cunoaştere asistată presupune sugerarea răspunsului prin citarea mărcii, procentul de 52% revelat de studiu, nu poate fi considerat a evidenţia notorietatea mărcii .
Pe de altă parte, trebuie menţionat că reputaţia unei mărci, dacă este demonstrată, este un element care, printre altele, poate avea o anume importanţă. Mărcile cu un înalt grad distinctiv, în special datorită reputaţiei lor, se bucură de o mai largă protecţie decât mărcile cu un caracter distinctiv mai redus. Cu toate acestea, reputaţia unei mărci nu oferă temeiuri pentru prezumarea riscului de confuzie, numai datorită riscului de asociere în sens strict (c. 425/1998, Marca Mode CV vs. Adidas AG şi Adidas Benelux).
Cât priveşte reaua credinţă a intimatei la utilizarea fără drept a mărcii A.Z., curtea de apel a reţinut că acţiunea în contrafacere este o specie a acţiunii în răspundere civilă delictuală şi că, reţinând lipsa riscului de confuzie, prima instanţă a constatat că nu există o încălcare a dreptului la marcă al reclamantelor, adică faptă ilicită, nemaifiind, deci, necesar a se analiza forma vinovăţiei, asupra căreia apelantele înţeleg să se oprească prin referire la atitudinea subiectivă a intimatei în pretinsa utilizare a semnului înregistrat ca marcă.
Deşi tribunalul se referă în considerentele sentinţei la inexistenţa prejudiciului, Curtea constată că analiza acestei condiţii a răspunderii civile delictuale este inutilă în condiţiile în care nu s-a reţinut o faptă ilicită săvârşită de intimată. Chiar dacă există o diminuare a vânzărilor apelantelor, în lipsa unei fapte ilicite a intimatei, aceasta din urmă nu poate fi obligată la repararea pagubei ce nu s-a dovedit a rezulta din acţiunea sau inacţiunea sa.
Necesitatea protejării mărcilor A.Z. de concurenţi precum R., prin înregistrarea mărcii S., nu poate fi reţinută ca argument în combaterea relei credinţe reţinute de tribunal pentru anularea mărcii din urmă, căci depozitul a fost deturnat de la finalitatea sa normală, care este aceea de a distinge şi a promova produsele şi serviciile deponentului. Având cunoştinţă despre drepturile anterioare ale intimatei, decurgând din numele comercial şi afirmând că a urmărit prin înregistrarea mărcii protejarea propriei mărci, apelanta a urmărit înlăturarea concurenţei, rezultând astfel şi intenţia de a-l împiedica pe intimat să utilizeze semnul.
Sunt nefondate criticile privind modul de stabilire a cheltuielilor de judecată, neputând opera compensarea prevăzută de art. 276 C. proc. civ., care presupune ca pretenţiile fiecărei părţi să fii fost încuviinţate în parte. Or, în speţă, au fost încuviinţate parţial pretenţiile R., în timp ce pretenţiile W. SA şi SC W.R. S.R.L au fost respinse în totalitate. Solicitarea privind diminuarea onorariului de expert nu are suport legal, art. 274 alin. (3) C. proc. civ. reglementând doar posibilitatea reducerii onorariului avocatului.
Faţă de considerentele expuse, având în vedere şi disp. art. 296 C. proc. civ., apelul a fost respins ca nefondat şi, în consecinţă, apelantele au fost obligate în baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ., la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariul avocatului în calea de atac.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta W.A. şi intervenienta SC W.R. SRL, solicitând modificarea în tot a deciziei recurate, în sensul admiterii cererii reconvenţionale formulate de W.A., a cererii reconvenţionale formulată de W.R. SRL; admiterii cererii de intervenţie proprie formulată de W.R. SRL.; admiterii cererii de intervenţie în interesul W.A. formulată de W.R. SRL şi respingerii cererii de anulare a mărcii naţionale 113128 - S. înregistrată de W.R. SRL.
În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
În motivarea recursului s-au arătat următoarele.
1. Instanţa de apel a reţinut că "notorietatea mărcii A., afirmată ca argument în aprecierea protecţiei lărgite, nu a fost dovedită, căci, pe lângă vechimea depozitului, importanţa vânzărilor şi a bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului, singurul criteriu obiectiv este cunoaşterea de către public. Notorietatea nu rezultă nici necesar, nici automat din vechimea mărcii sau din investiţiile făcute în publicitate. Cunoaşterea de către public nu poate fi stabilită decât prin sondaje, iar cele depuse la dosar de către apelante nu conduc la concluzia că mărcile A.Z. se bucură de o asemenea reputaţie."
Analizând dispoziţiile Regulii 16 alin. (1) şi (3) - (5) din Hotărârea nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, se poate concluziona cu uşurinţă faptul că instanţa de apel a interpretat greşit regulile în baza cărora se stabileşte notorietatea unei mărci, adăugând la lege prin argumentul pe care l-a utilizat pentru a stabili că marca A.Z. nu ar fi notorie. Instanţa de apel a stabilit prin aplicarea şi interpretarea greşită a legii că singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea notorietăţii este sondajul, în condiţiile în care legea prevede o serie de criterii ce pot fi luate în considerare alternativ, criterii a căror îndeplinire recurentele au probat-o.
Chiar dacă s-ar fi luat în considerare doar rezultatele studiului de piaţă, acesta ar fi fost necesar şi suficient pentru a stabili că marca A.Z. este o marcă notorie, studiul demonstrând că:
a. A.Z. a fost menţionat de către cei mai mulţi dintre respondenţi atât spontan (15%), cât şi asistat (52%).
b. 25% dintre respondenţii care au utilizat produse A.Z. în ultimul an l-au asociat corect cu producătorul, adică cu W.
c. 6% dintre respondenţi au considerat că atât A.Z., cât şi S. sunt produse W.
d. studiul a concluzionat faptul că A.Z. este lider de piaţă.
Instanţa de apel recunoaşte volumul mare al vânzărilor şi dimensiunea semnificativă a bugetului alocat activităţilor de marketing, însă interpretând în mod greşit dispoziţiile legale, le înlătură, ajungând astfel să pronunţe o decizie nelegală.
2. Distinctivitatea mărcilor A.Z. şi riscul de confuzie
Atât instanţa de fond, cât şi cea de apel au stabilit că mărcile A.Z. fiind aluzive, niciunul dintre cele două elemente verbale nefiind suficient de puternic pentru a atrage în aşa măsură atenţia consumatorului, concluzia ar fi acea că marca este slab distinctivă, deci protecţia este la rândul ei slabă.
Acest argument este greşit pentru următoarele motive.
În multe cazuri, aşa cum este şi cel dedus judecăţii, acelaşi element are atât un sens descriptiv, cât şi un sens distinctiv. Prin folosirea continuă de către un distribuitor şi/sau producător a unui element care descrie o trăsătură a produsului în legătură cu care este utilizat, consumatorul relevant se obişnuieşte să înţeleagă prin acest semn nu numai trăsătura descrisă de semn, ci şi desemnarea producătorului/distribuitorului care îl foloseşte.
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a reţinut în cauza Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24 - 25 următoarele: "Cu cât mai distinctivă este marca anterioara, cu atât mal mare va fi probabilitatea confuziei. De aceea nu este exclus ca similaritatea conceptuală rezultând din faptul că două mărci folosesc imagini cu un conţinut semantic analog poate conduce la un risc de confuzie când marca anterioară are un caracter deosebit distinctiv fie în sine, fie prin reputaţia de care se bucură în rândurile publicului".
Prin Decizia civilă nr. 2186 din 01 aprilie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comparând marca Sirop de Pătlagină cu semnele Sirop de Pătlagină şi Mugur de Brad, instanţa a reţinut că, fără a antama problema legalităţii înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază că marca în litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puţin distinctive al semnelor care o compun. însă câta vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marca, această înregistrare creează o prezumţie de validitate şi obliga la recunoaşterea protecţiei mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.
Aşadar, atât timp cât marca este înregistrata, titularul acesteia se bucură de toate drepturile conferite prin lege.
Practica judiciară a reţinut că nu se poate sancţiona o marcă slabă, prin admiterea folosirii sau înregistrării unor semne care sunt similare mărcii anterioare printr-o conotaţie descriptivă comună. Astfel, instanţele române au dispus înregistrarea mărcii Diltirex, deşi titularul mărcii anterioare Diurex a formulat opoziţie. Instanţele au stabilit că marca anterioară este o marcă slabă ce induce în mintea consumatorului ideea că produsele comercializate sub această marcă sunt destinate a fi folosite pentru tratarea unor afecţiuni ale aparatului urinar. Marca Diltirex, în schimb, nu putea fi asociată unei anumite destinaţii a produselor, motiv pentru care neavând o conotaţie evocatoare ea nu putea fi confundată de public cu marca anterioară.
În consecinţă, dacă semnele ulterioare preiau tocmai sensul descriptiv (aşa cum este în cazul de faţă, A.Z. - S.), ce generează presupusa slabă distinctivitate a mărcii anterioare, în cazul acesta A.Z., riscul de confuzie nu este diminuat, ci mărit.
Tribunalul de primă Instanţă al Comunităţilor Europene a concluzionat că similitudinea între două semne este mai mare pentru consumatorii care percep elementele comune ale celor două semne ca fiind descriptive decât pentru consumatorii care, din cauza nivelului de educaţie sau a preocupărilor lor, nu pot percepe sensul descriptiv al elementelor preluate.
Dat fiind faptul că semnul S. reprezintă în fapt o inversare a mărcilor A.Z. este evident faptul că publicul ţintă va aprecia că cele două produse provin de la un singur producător/distribuitor, în speţă de la recurentă dată fiind notorietatea de care se bucură mărcile A.Z.
Printr-o altă critică s-a susţinut riscul de confuzie creat prin utilizarea neautorizată de către R. a semnului S..
Astfel, în mod greşit instanţa de apel a reţinut că înscrisul reprezentând o captură a paginii web okazii.ro nu poate fi luată în considerare întrucât nu se precizează producătorul, neputându-se stabili dacă cel care a făcut oferta de vânzare a considerat că cele doua produse, A.Z. şi S. provin de la W. Raţionamentul instanţei este greşit: imaginile celor două produse concurente sunt însoţite de menţiunea W. Este, deci, de la sine înţeles că persoana care a postat anunţul de vânzare a considerat ca atât A.Z., cât şi S. sunt vândute de W.
A fost dovedit prejudiciul reprezentat de faptul că scăderea vânzărilor recurentelor a coincis cu creşterile înregistrate de R.
3. Legitimitatea înregistrării mărcii S. de către W.R. SRL.
Înregistrarea mărcii S. de către W.R. SRL nu probează reaua-credinţă, ci necesitatea protejării mărcilor A.Z. de concurenţi precum R.C. SRL, care a decis să mizeze pe fabricarea şi comercializarea unui produs sub o marca ce seamănă puternic cu una care s-a impus deja pe piaţă, cu o marcă notorie.
Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru următoarele considerente.
Este nefondat primul motiv de recurs prin care se susţine, prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) - (5) din Hotărârea nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, că instanţa de apel "a interpretat greşit regulile în baza cărora se stabileşte notorietatea unei mărci, adăugând la lege prin argumentul pe care l-a utilizat pentru a stabili că marca A.Z. nu ar fi notorie, şi anume că singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea notorietăţii este sondajul, în condiţiile în care legea prevede o serie de criterii ce pot fi luate în considerare alternativ, criterii a căror îndeplinire recurentele au probat-o".
În ceea ce priveşte temeiul de drept invocat de către recurente, este de precizat că Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 în vigoare la data formulării acţiunii în contrafacere, prin cererea reconvenţională şi cererea de intervenţie principală, este cel adoptat prin H.G. nr. 1134/2010, în cadrul căruia normele la care au făcut trimitere recurentele legate de determinarea şi dovedirea notorietăţii sunt prevăzute în art. 19 alin. (1), (5), (6) şi art. 1 alin. (1) lit. l) - o).
Pentru stabilirea notorietăţii unei mărci se impune luarea în considerare. pe lângă gradul de cunoaştere a mărcii, a tuturor factorilor relevanţi, cum ar fi cota de piaţă deţinută de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării, amploarea investiţiilor realizate pentru promovarea acesteia.
De regulă, niciunul dintre aceşti factori nu este suficient în sine pentru a stabili larga cunoaştere a unei mărci, trebuind a se administra probe cu privire la mai mulţi factori relevanţi, dintre cei enumeraţi exemplificativ anterior.
Notorietatea trebuie evaluată pe baza aprecierii globale a factorilor relevanţi. Astfel, în mod greşit, susţin recurentele că criteriile prevăzute de lege pentru aprecierea notorietăţii, ce reies din prevederile art. 19 alin. (6) şi art. 1 alin. (1) lit. l) - o) din H.G. nr. 1134/2010 [alin. (3) şi (5) din regula 16 a H.G. nr. 833/1998] trebuie luate în considerare alternativ.
Aceşti factori relevanţi sunt în directă legătură cu condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă pentru a fi considerată notorie, şi anume, să fie larg cunoscută pe teritoriul României şi pentru segmentul de public din România căruia i se adresează produsele şi serviciile la care se referă marca [art. 19 alin. (1) din H.G. nr. 1134/2010].
Într-adevăr, aşa cum a susţinut în apărare intimata reclamantă-pârâtă, reţinând că singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea notorietăţii unei mărci este cunoaşterea de către public stabilită prin sondaje, instanţa de apel nu a considerat că acesta ar fi şi singurul criteriu, în general, de apreciere a notorietăţii. Instanţa de apel a opus criteriul obiectiv de apreciere a notorietăţii, reprezentat de gradul de cunoaştere a mărcii stabilit prin intermediul sondajelor, criteriilor subiective, reprezentate de importanţa vânzărilor şi bugetul consacrat promovării mărcii, care se bazează pe date provenind de la titularul mărcii.
Astfel, nu se poate susţine întemeiat că instanţa ar fi interpretat greşit art. 19 alin. (5) al H.G. nr. 1134/2010 [alin. (4) al Regulii nr. 16 a H.G. nr. 833/1998] care prevede că notorietatea unei mărci poate fi dovedită prin orice mijloc de probă, instanţa de apel neînlăturând vreun mijloc de probă ca nefiind pertinent pentru a face dovada gradului de cunoaştere a mărcii în cauză, "A.Z.", la un moment cât mai apropiat formulării acţiunii în contrafacere.
Contrar celor susţinute de către recurenta reclamantă, instanţa de apel nu "recunoaşte volumul mare al vânzărilor şi dimensiunea semnificativă a bugetului alocat activităţilor de marketing", ci instanţa de apel a reţinut doar că au fost administrate probe privind "vechimea depozitului, importanţa vânzărilor şi a bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului" şi că "notorietatea nu rezultă nici necesar, nici automat din vechimea mărcii sau din investiţiile făcute în publicitate".
Aceste probe nu au fost înlăturate de către instanţa de apel, ci aceasta a apreciat, în mod indirect, că gradul scăzut de cunoaştere a mărcii pe piaţă în cazul răspunsurilor spontane din cadrul studiului de piaţă întocmit de G.F.K. nu poate fi contrabalansat de probele administrate în cauză, în susţinerea criteriilor subiective, pentru a se concluziona fără rezerve că marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului.
Poziţia de lider pe piaţă în sine nu reprezintă o indicaţie majoră a reputaţiei, dacă nu este asociată cu un grad suficient de ridicat de cunoaştere a mărcii.
În ceea ce priveşte interpretarea rezultatelor studiului de piaţă întocmit de G.F.K., acesta fiind o probă administrată în cauză, nu se poate critica în recurs modul în care instanţa de apel a interpretat-o, sub aspectul aprecierii puterii sale doveditoare, prin coroborare cu celelalte probe administrate, pentru a reţine dovedirea unei anumite situaţii de fapt, conform art. 304 alin. (1) C. proc. civ.
Este nefondat şi motivul de recurs referitor la distinctivitatea mărcii A.Z. şi la riscul de confuzie.
Recurentele (pârâta-reclamantă şi intervenienta) au invocat ca temei de drept în susţinerea acţiunii în contrafacere art. 36 din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data formulării acţiunii în contrafacere, fără a indica una dintre literele de la alin. (2) în care s-ar încadra semnul folosit de către reclamanta-pârâtă.
Instanţa de apel a analizat, raportat la situaţia de fapt descrisă de către pârâta-reclamantă şi intervenientă în cererea reconvenţională şi, respectiv, cererea de intervenţie principală, motivele de apel din perspectiva art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit căruia titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.
Recurentele nu au contestat în recurs această calificare implicită a temeiului de drept al cererilor prin restrângerea acestuia, neformulând, de altfel, nici motive de fapt prin care să susţină îndeplinirea celorlalte condiţii ale art. 36 alin. (2) lit. c) (titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia), lit. a) nefiind în mod evident aplicabilă, întrucât marca şi semnul în cauză nu sunt identice.
Prin acest motiv de recurs recurentele au criticat decizia sub aspectul reţinerii faptului că mărcile A.Z. sunt slab distinctive, fiind compuse din două elemente verbale descriptive, ceea ce a dus la concluzia că şi protecţia lor este slabă.
În speţă, pentru a determina gradul de similaritate dintre marcă şi semn, trebuie comparată marca individuală verbală "A.Z." şi semnul "S.", folosit pentru comercializarea produselor destinate ameliorării afecţiunilor artrozei, acestea fiind produsele identice folosite de către cele două părţi concurente pe piaţa produselor farmaceutice.
Din punct de vedere vizual şi fonetic între marca "A.Z." şi semnul "S." există o similaritate scăzută.
Astfel, vizual marca "A.Z." începe cu particula artro şi se termină cu particula stop, în timp ce semnul "S." începe cu particula stop şi se termină cu particula artro la care este adăugată suplimentar litera z. Inversarea celor două elemente comune, ceea ce face ca acestea să aibă la început o serie diferită de litere, alături de adăugarea literei z finale în cazul semnului folosit în comerţ de către intimată, schimbă percepţia vizuală de ansamblu asupra cuvântului.
Auditiv (fonetic), marca recurentelor şi semnul folosit de către intimată au în comun silabele "ar" şi "sto", dar diferenţele sunt date, pe lângă inversarea elementelor comune "artro" şi "stop", care face ca silabele iniţiale să fie deosebite, de adăugarea la final în cazul semnului "S." a literei "z", care determină pronunţarea acestuia cu accentuarea ultimei silabe, "troz", diferită astfel de silaba "tro", conţinută de marca recurentelor, în poziţie de mijloc, dar şi de ultima silabă a mărcii înregistrate/folosite de recurente, "stop".
Din punct de vedere conceptual (semantic) există un anumit grad de similaritate dat de folosirea unor cuvinte cu acelaşi înţeles descriptiv "artro" şi "stop", diferenţa fiind dată de inversarea acestor elemente comune, în cazul semnului "S.", în cadrul căruia mai este adăugat un element de diferenţiere, constând în litera z finală.
Similaritatea semantică, este contrabalansată de gradul foarte scăzut de similaritate fonetică şi vizuală. Astfel, privite în ansamblu cele două semne sunt doar slab similare.
În ceea ce priveşte riscul de confuzie acesta reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba provin de la acelaşi producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39 din 97 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., parag. 29).
Riscul de confuzie trebuie apreciat global ţinând cont de toate circumstanţele cazului. Riscul de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii relevanţi, şi în particular similaritate între mărci şi între bunuri sau servicii. Astfel, un grad de similaritate scăzut între bunuri sau servicii poate fi compensat de un grad mai mare de similaritate între mărci şi viceversa. Mai mult, cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Mărcile cu un caracter distinctiv puternic, ori per se, ori datorită reputaţiei pe care o posedă pe piaţă, se bucură de o mai mare protecţie decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab. (Canon, parag. 17 şi urm).
În determinarea caracterului distinctiv al mărcii şi astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacităţii mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător şi astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108 din 97 şi C-109/97, parag. 49).
În cadrul acestei evaluări trebuie să se ţină cont de toţi factorii relevanţi şi în particular de caracteristicile inerente ale mărcii înglobând faptul dacă include sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piaţă acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării mărcii, importanţa investiţiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporţia din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca şi de declaraţii ale camerelor de comerţ şi industrie sau ale altor asociaţii profesionale. (C-342 din 97 Loyd Schuhfabrik parag. 28 şi urm.)
Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobişnuite sau originale se bucură de un grad de protecţie mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoaşterii pe care o are pe piaţă. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 şi 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17)
În ceea ce priveşte aprecierea riscului de confuzie se porneşte de la ideea că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse şi de servicii în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie şi că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect. Acest consumator obişnuit nu are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse şi servicii în discuţie. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, parag. 26.)
Cu privire la gradul de atenţie mai ridicat al publicului căruia îi sunt destinate produsele desemnate de mărcile în cauză, faţă de produsele de larg consum, reţinut de către instanţa de apel, nu au fost formulate critici în recurs.
Categoria de bunuri şi servicii implicată poate creşte importanţa unuia dintre aspectele similarităţii dintre semne (vizual, fonetic sau conceptual) în funcţie de cum bunurile sunt comandate sau cumpărate. Similaritatea auditivă sau conceptuală dintre semne poate fi de mai mică importanţă în cazul bunurilor care sunt de obicei examinate vizual înainte de a fi cumpărate. În acest caz impresia vizuală contează mai mult în examinarea riscului de confuzie. (C-342/97, Loyd Schuhfabrik, parag. 27).
Acesta este şi cazul în speţă unde produsele protejate de mărcile în cauză sunt cumpărate de regulă din farmacii, fiind alese direct de pe rafturi de către cumpărător sau solicitate farmacistului.
Or, din punct de vedere vizual şi fonetic, aşa cum s-a reţinut mai sus similaritatea este foarte scăzută, ceea ce atrage şi un risc de confuzie scăzut.
În analiza riscului de confuzie există şi regula potrivit căreia cu cât sunt mai asemănătoare mărcile la început cu atât e mai mare riscul de confuzie, cu corolarul, dacă mărcile sunt diferite la început riscul de confuzie este mai mic.
Acesta ultimă situaţie se regăseşte în speţă, unde marca invocată are la început particula "artro", iar semnul folosit în comerţ de către intimată particula "stop".
Mai mult, atât marca cât şi semnul în cauză sunt compuse din elemente descriptive pentru produsul desemnat. Astfel, artro este o parte a unui cuvânt bine cunoscut şi utilizat frecvent în domeniul farmaceutic, incluzând suplimentele alimentare, destinate tratării artrozelor, consumatorul neasociindu-l unui singur producător, în timp ce cuvântul stop, asociat elementului artro, duce cu gândul la trăsătura suplimentului alimentar de a opri durerea articulară şi evoluţia bolii degenerative, fiind, de asemenea, prin această alăturare, descriptiv şi nu foarte imaginativ.
Un prim argument susţinut de recurente a fost acela că marca "A.Z." ar avea atât un sens descriptiv, cât şi un sens distinctiv, întrucât prin folosirea continuă a elementului descriptiv consumatorul relevant s-a obişnuit să înţeleagă prin acest semn şi desemnarea producătorului/distribuitorului care îl foloseşte.
Gradul de distinctivitate a unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive şi doar într-o proporţie redusă din elemente distinctive. Or, elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public şi nu fac obiectul protecţiei dreptului exclusiv al titularului. Astfel, când marca anterioară nu are o distinctivitate specială chiar diferenţele minore între această marcă şi semnul folosit în comerţ de către un concurent vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie.
Chiar dacă nu s-a reţinut că ar fi notorie, iar din probele administrate a rezultat un grad de cunoaştere a mărcii pe piaţă destul de scăzut, nu se poate nega existenţa unei anumite distinctivităţi dobândite a mărcii în întregul său, ţinând cont de partea din piaţă acoperită de marcă, intensitatea, întinderea geografică şi durata utilizării mărcii, importanţa investiţiilor realizate de întreprindere pentru promovare.
Totuşi, dat fiind gradul nu foarte ridicat de cunoaştere a mărcii pe piaţă nu se poate susţine întemeiat că publicul relevant asociază automat elementele artro şi stop cu recurentele în cauză, indiferent de ordinea în care acestea sunt aşezate.
Prin trimiterea la cauza Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24-25 şi următoarele, deşi nu a arătat explicit, recurentele par să susţină ideea că, dat fiind faptul că mărcile în cauză ar avea un conţinut semantic analog, asociat cu caracterul distinctiv deosebit dobândit datorită reputaţiei de care s-ar bucura în rândurile publicului marca, ar exista un risc de confuzie cu semnul utilizat de către intimată.
Fiind compusă din două elemente descriptive pentru produsul pentru identificarea căruia este folosită marca în cauză, acest fapt atrage şi un grad foarte mare de descriptivitate a mărcii "A.Z.", făcând-o astfel slab distinctivă.
Elementul distinctiv în cadrul mărcii reclamantei este reprezentat de modul de alăturare a celor două particule.
Aşa cum s-a reţinut anterior, recurentele nu au reuşit să facă dovada în prezenta cauză că marca "A.Z." ar fi larg cunoscută, şi că astfel, ar fi dobândit prin utilizare un grad de distinctivitate deosebit.
Or, chiar în cauza Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24-25, la care au făcut trimitere recurentele, simplul conţinut conceptual analog, asociat cu o marcă având un conţinut imaginativ scăzut, cum este şi cazul mărcilor descriptive verbale, nu a fost considerat suficient pentru a genera un risc de confuzie ridicat.
Recurentele au mai făcut trimitere la Decizia civilă nr. 2186 din 01 aprilie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul căreia s-a comparat marca "sirop de pătlagină" cu semnele "sirop de pătlagină şi mugur de brad" şi "sirop de pătlagină şi propolis", pentru a susţine ideea că atât timp cât marca este înregistrată, titularul acesteia se bucură de toate drepturile conferite prin lege.
Această susţinere este nerelevantă în prezenta cauză, întrucât instanţa de apel nu a reţinut că, din cauza faptului că este o marcă slabă, "A.Z." nu s-ar bucura de protecţia legală dată de înregistrare, ci că protecţia de care se bucură faţă de mărcile similare este mai redusă, ceea ce înseamnă că nu se poate opune întemeiat la folosirea unor semne având un grad de similaritate mai ridicat.
Chiar în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie menţionată anterior s-a reţinut că se contraface marca "sirop de pătlagină" prin semnul "sirop pătlagină", dar că nu acelaşi lucru se întâmplă prin semnele "sirop de pătlagină şi mugur de brad" şi "sirop de pătlagină şi propolis". Or, în prezenta cauză, în cadrul semnului "S." elementele descriptive nu sunt în aceeaşi ordine în care sunt dispuse în cadrul mărcii "A.Z.", aşa cum era situaţia din cauza de mai sus.
Recurenta reclamantă a mai arătat că în practica judiciară s-a reţinut că nu se poate sancţiona o marcă slabă prin admiterea folosirii sau înregistrării unor semne care sunt similare mărcii anterioare printr-o conotaţie descriptivă comună şi că dacă semnele ulterioare preiau tocmai sensul descriptiv (aşa cum ar fi în cazul A.Z. - S.), ce generează presupusa slabă distinctivitate a mărcii anterioare, în cazul acesta A.Z., riscul de confuzie nu este diminuat, ci mărit.
Este de observat că în hotărârea privitoare la posibilul risc de confuzie dintre mărcile Diurex şi Dilitrex instanţa a reţinut că nu există risc de confuzie întrucât marca ulterioară Dilitrex nu avea o conotaţie evocatoare a destinaţiei sale. Acest argument nu poate fi extins în sensul dorit de către recurente, adică în sensul că în cazul similarităţii conceptuale ridicate riscul de confuzie ar fi mărit în toate cazurile.
Nu poate fi neglijat faptul că în cazul mărcilor Diurex şi Dilitrex exista o similaritate vizuală şi fonetică destul de ridicată, care a fost contrabalansată în aprecierea riscului de confuzie de similaritatea conceptuală scăzută, or, nu acesta este cazul în speţă, unde similaritatea vizuală şi fonetică este foarte scăzută.
De altfel, aşa cum s-a reţinut mai sus, chiar în cauza Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag. 24-25, simplul conţinut conceptual analog, asociat cu o marcă având un conţinut imaginativ scăzut, cum este şi cazul mărcilor descriptive verbale, nu a fost considerat suficient pentru a genera un risc de confuzie ridicat, reţinându-se, în plus, pentru aceasta condiţia gradului distinctiv deosebit al mărcii anterioare.
Recurentele au mai arătat că Tribunalul de primă instanţă al Comunităţilor Europene a concluzionat în cauza T-306/07, care privea opoziţia la înregistrarea mărcii Offshore Legends, formulată de către titularul mărcii Offshore 1, că "similitudinea între două semne este mai mare pentru consumatorii care percep elementele comune ale celor două semne ca fiind descriptive decât pentru consumatorii care, din cauza nivelului de educaţie sau a preocupărilor lor, nu pot percepe sensul descriptiv al elementelor preluate" şi că "dat fiind faptul că semnul S. reprezintă în fapt o inversare a mărcilor A.Z. este evident faptul că publicul ţintă va aprecia că cele două produse provin de la un singur producător/distribuitor, în speţă de la recurente, dată fiind notorietatea de care se bucură mărcile A.Z."
În primul rând, este de reţinut că în cauza T-306 din 07 marca celui care a formulat opoziţia era compusă din particula Offshore aflată în poziţie iniţială, la care era alăturată cifra 1, particula Offshore fiind situată în marca ulterioară tot la începutul acesteia. Or, nu aceasta este situaţia în prezenta cauză.
Faptul că publicul relevant percepe elementele comune ale celor două semne ca fiind descriptive a fost avut în vedere anterior, la reţinerea unui anumit grad de similaritate conceptuală între marca "A.Z." şi semnul utilizat în comerţ "S.", nefiind contestat în cauză sensul descriptiv al ambelor semne opuse.
Argumentul legat de notorietatea mărcii A.Z. (care ar avea influenţă asupra gradului de distinctivitate dobândită a mărcii) nu poate fi avut în vedere pentru considerentele expuse mai sus, iar simpla inversare a particulelor descriptive dintr-o marcă nu duce automat la concluzia existenţei unui risc de confuzie.
Astfel, aşa cum s-a reţinut şi în hotărârea dată în cauza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene T-331/2008 privitoare la mărcile "Solfrutta" şi "Frutisol", parag. 17, invocată de către intimată în apărare, din punct de vedere vizual, "nu este corespunzător să se statueze că (...) simpla inversare a două elemente identice este insuficientă, în general, să facă două mărci diferite."
În această hotărâre s-a reţinut că din punct de vedere vizual şi fonetic cele două mărci sunt foarte slab similare, şi că gradul de similaritate conceptuală nu este ridicat ("un anumit grad de similaritate conceptuală"), dat de faptul că niciunul dintre semne nu constă exclusiv din două cuvinte întregi unite în acelaşi fel, fără nicio modificare în pronunţia lor.
În concluzie, s-a reţinut că în ansamblu cele două semne sunt slab similare (parag. 16-24).
În ceea ce priveşte riscul de confuzie, s-a reţinut în aceeaşi hotărâre (parag. 28) că dacă se acceptă ideea că un cuvânt nou format din două elemente separate care au un sens este fantezist (are un conţinut imaginativ) această noutate subliniază natura neobişnuită a fiecărui semn. În consecinţă, sunt mai multe şanse ca publicul consumator să perceapă fiecare marcă în parte ca fiind concepută separat de către societăţi comerciale care doresc să combine aceste elemente verbale.
Astfel, contrar susţinerilor recurentelor, nu este evident, din simpla inversare a elementelor comune cu sens descriptiv, că publicul ţintă va aprecia că cele două produse provin de la un singur producător/distribuitor.
În consecinţă, chiar în cazul identităţii produselor şi a existenţei unei anumite distinctivităţi dobândite a mărcii folosite de către recurente, dar nu suficientă pentru a monopoliza combinaţia de elemente "artro" şi "stop" indiferent de ordinea în care sunt scrise, nu este necesar un grad mai redus de similaritate între marca "A.Z." şi semnul "S.", având în vedere gradul de atenţie mai ridicat al consumatorului de suplimente alimentare destinate ameliorării efectelor artrozei (reducerea durerilor articulare, întârzierea degenerării cartilajului articulaţiilor) şi faptul că similaritatea apare doar din prezenţa în cadrul fiecărei mărci a elementelor verbale care sunt descriptive şi nedistinctive.
În ceea ce priveşte motivele de recurs prin care se susţine nelegalitatea deciziei atacate sub aspectul aprecierii inexistenţei riscului de confuzie, recurentele au susţinut două aspecte, faptul că nu ar fi fost luată în considerare o captură a paginii web okazii.ro din care reieşea că persoana care a pus în vânzare cele două produse purtând cele două semne opuse "A.Z." şi "S." ar fi considerat că ambele provin de la W. şi faptul că au dovedit existenţa prejudiciului.
Legat de faptul că nu ar fi fost luată în considerare o captură a paginii web okazii.ro prin care s-ar fi încercat dovedirea existenţei riscului de confuzie, Înalta Curte a reţinut că instanţa de apel a justificat înlăturarea acestui înscris apreciat ca nefiind de natură a proba riscul de confuzie, în recurs neputând fi formulate decât critici de nelegalitate, în timp ce modul de apreciere şi interpretare a probatoriului ţine de temeinicia hotărârii.
De altfel, riscul de confuzie este mai degrabă un concept juridic, existenţa acestuia depinzând de o evaluare globală a mai multor factori interdependenţi, incluzând, în principal, similaritatea produselor şi serviciilor, similaritatea semnelor; elementele distinctive şi dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare, publicul relevant.
Riscul de confuzie înseamnă o probabilitate de confuzie în percepţia consumatorului relevant şi nu impune existenţa unei confuzii efective.
În ceea ce priveşte percepţia consumatorului vizat, evaluarea ţine de aplicarea unor reguli. Se consideră că un consumator mediu este normal informat şi suficient de atent şi de avizat, chiar dacă din punct de vedere faptic, unii consumatori sunt extrem de atenţi şi de bine informaţi, în timp ce alţii sunt nepăsători şi naivi.
Acesta este motivul pentru care dovedirea existenţei unei confuzii efective din partea unui consumator nu este relevantă, la evaluarea riscului de confuzie trebuind să se aibă în vedere numărul de posibilităţi de confuzie, raportat la volumul tranzacţiilor comerciale.
Legat de prejudiciu, instanţa de apel a considerat că aceasta este o condiţie a răspunderii civile delictuale şi că este nerelevant dacă a existat sau nu, atâta timp cât nu s-a dovedit una dintre condiţiile cumulative, şi anume existenţa faptei ilicite. Recurentele nu au formulat critici sub aspectul acestei reţineri.
Pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, cu care a rămas învestită instanţa de recurs conform celor reţinute anterior, nu este nevoie să se facă dovada unui prejudiciu efectiv, astfel că existenţa sau nu a unui prejudiciu nu reprezintă un element al aprecierii riscului de confuzie.
O astfel de condiţie se regăsea în art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare până la data de 9 mai 2010, text de lege care nu mai era aplicabil la data formulării cererilor reconvenţională şi de intervenţie principală în cauză, astfel că nu putea face obiectul judecăţii verificarea acestei condiţii în cadrul acţiunii în contrafacere ca element al existenţei faptei ilicite.
Este nefondat şi motivul de recurs referitor la anularea înregistrării mărcii S. de către W.R. SRL pentru rea credinţă, în temeiul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, prin care se susţine că "înregistrarea mărcii S. de către W.R. SRL nu probează reaua-credinţă, ci necesitatea protejării mărcilor A.Z. de concurenţi precum R.C. SRL, care a decis să mizeze pe fabricarea şi comercializarea unui produs sub o marca ce seamănă puternic cu una care s-a impus deja pe piaţă, cu o marcă notorie."
Din acest motiv de recurs, formulat şi el destul de succint, pare să rezulte că recurentele consideră că în cauză nu s-ar fi făcut dovada intenţiei sale neloiale la înregistrarea mărcii, unul dintre factorii cumulativi identificaţi în jurisprudenţă ca fiind deosebit de relevanţi pentru a indica reaua credinţă, întrucât ar fi înregistrat marca S. din necesitatea protejării mărcilor sale.
Ceilalţi doi factori sunt identitatea/similaritatea între semne care poate genera confuzie şi cunoaşterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie, a căror îndeplinire nu a fost contestată de către recurentă.
Îndeplinirea sau nu a condiţiilor prevăzute de lege sau identificate în lege sau doctrină pentru existenţa relei credinţe la înregistrarea unei mărci ţine de legalitatea hotărârii iar nu de temeinicia acesteia, astfel că acest motiv de recurs se încadrează în prevederile art. 304 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.
Intenţia neloială a titularului mărcii înregistrate a cărui anulare se cere pentru rea-credinţă este un factor subiectiv care trebuie determinat prin raportare la circumstanţe obiective.
Instanţa de apel a motivat de ce nu a reţinut "necesitatea protejării mărcilor A.Z. cu privire la concurenţi care ar încerca să profite de cunoaşterea pe piaţă a acestora prin folosirea unui semn cu un grad înalt de similaritate", ca argument în combaterea relei-credinţe. Astfel, instanţa de apel a considerat că depozitul a fost deturnat de la finalitatea sa normală, care este aceea de a distinge şi a promova produsele şi serviciile deponentului, întrucât "având cunoştinţă despre drepturile anterioare ale intimatei, decurgând din numele comercial şi afirmând că a urmărit prin înregistrarea mărcii protejarea propriei mărci, apelanta a urmărit înlăturarea concurenţei, rezultând astfel şi intenţia de a-l împiedica pe intimat să utilizeze semnul."
Recurentele nu au arătat concret de ce nu ar fi legale circumstanţele reţinute de către instanţa de apel în susţinerea intenţiei neloiale la înregistrarea mărcii "S.".
Este de reţinut că pârâta folosea semnul "S." pentru a desemna acelaşi tip de produse din 2004, moment în raport de care recurentele nu au susţinut că marca în cauză ar fi fost cunoscută de public în România.
Ca atare, nu se poate susţine întemeiat că intenţia pârâtului a fost de a comercializa un produs sub un semn similar cu altul care se afla pe piaţă şi care ar fi fost larg cunoscut pe teritoriul României.
Reclamanta cunoştea acest lucru având în vedere că produsul comercializat sub semnul "S." apare ca fiind concurent cu produsul reclamantei în studiul efectuat de S.V. în 2006.
Necesitatea protejării propriei mărci prin înlăturarea de pe piaţă a unui concurent, folosind dispoziţiile legale în alte scopuri decât cele pentru care au fost edictate, nu se poate susţine că reprezintă un comportament loial. Pentru a formula acţiune în contrafacere conform art. 36 din Legea nr. 84/1998, recurentele nu aveau nevoie să înregistreze în prealabil ca marcă semnul despre care susţin că le-ar încălca dreptul asupra propriei mărci înregistrate "A.Z.".
În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. (1) coroborat cu art. 304 pct. 9 şi art. 316 raportat la art. 295 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul.
În temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. civ. va obliga recurentele la plata sumei de 5515 lei, reprezentând onorariu de avocat, conform facturii fiscale nr. 4300/2015, cu titlu de cheltuieli de judecată, către intimata reclamantă SC R.C. SRL.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta W.A. şi de intervenienta SC W.R. S.R.L împotriva Deciziei nr. 290A din data de 02 iulie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.
Obligă pe recurente la plata sumei de 5515 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către intimata reclamantă SC R.C. SRL.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 iunie 2015.
Procesat de GGC - GV
| ← ICCJ. Decizia nr. 1624/2015. Civil | ICCJ. Decizia nr. 1630/2015. Civil → |
|---|
