Marcă. Acţiune în contrafacere. Imposibilitatea interzicerii folosirii unei mărci înregistrate, neanulate. Prezumţia caracterului distinctiv dată de înregistrare (REDOX)

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

Convenţia de la Paris, art. 8 Legea nr. 84/1998, art. 5 lit. b), art. 35^[l] Legea nr. 26/1990, art. 38, art. 39 Legea nr. 11/1991, art. 1

1. în condiţiile în care pârâta este titulara unei mărci cuprinzând semnul în discuţie, înregistrată chiar anterior formulării acţiunii, nu se justifică interzicerea de către aceasta a folosirii oricărui semn

identic sau similar cu marca detinută de reclamantă, în activitatea

» ⁷ comercială, inclusiv prin constituirea unui site.

Folosirea unui semn conferit de marca înregistrată nu poate fi analizată în cadrul unei acţiuni în contrafacere, prin imputarea încălcării drepturilor conferite de o altă marcă. Aceasta întrucât, în cazul admiterii unei asemenea acţiuni, prin care se tinde numai la interzicerea folosirii semnului incriminat, marca prin care acesta este protejat rămâne înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, iar titularul, ale cărui drepturi exclusive nu sunt desfiinţate prin anularea înregistrării, nu se mai poate bucura de prerogativele conferite de calitatea de titular.

2. Câtă vreme o marcă este înregistrată şi nu a fost anulată, ea este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient de distinctiv încât să servească funcţiei mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienţei lor.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6754 din 15 decembrie 2010, nepublicată

Prin decizia civilă nr. 218A/10.12.2009 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală s-a respins ca nefondat apelul formulat de pârâtele SC R.L.S.C. SRL şi SC R.T. 2000 SRL împotriva sentinţei civile nr. 1833/ 9.12.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a avut în vedere următoarele motive:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a Vl-a comercială sub nr. 18418/3/2008, reclamanta SC R.P. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâţii SC R.L.S.C. SRL şi SC R.T. 2000 SRL ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

- interzicerea folosirii de către pârâte în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „REDOX”, respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare, ori deţinerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului sau a numelui „redox” pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziţii, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere;

- obligarea pârâtelor la înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a modificării firmei acestora, în sensul eliminării din numele comercial a cuvântului „redox”, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere;

- obligarea pârâtelor la publicarca hotărârii pe cheltuiala acestora într-un ziar de mare tiraj;

- obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea ccrerii, reclamanta a arătat că SC R.P. SRL şi-a dobândit personalitatea juridică prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Cluj în anul 1992, iar în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 84/1998 societatea comercială R.P. SRL a procedat la înregistrarea mărcii „REDOX” şi a obţinut pe această cale protecţia pe teritoriul României pe termen de 10 ani, la data de 14.05.2003, pentru următoarele clase de servicii/produse: 5 reactivi pentru diagnostic; 35 comercializare de reactivi pentru diagnostic, chimicale, material sanitar, sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri şi medii de cultură, etaloane (standarde), kituri-elisa, material biologic, vaccinuri, truse pentru uz sanitar, accesorii echipamente şi aparatură de laborator. în acest sens a fost eliberat certificatul de înregistrare nr. 54722, prin care i s-a recunoscut astfel un drept exclusiv asupra denumirii „REDOX”.

Dreptul societăţii comerciale R.P. asupra mărcii „REDOX” are următoarele caractere juridice: este un drept absolut, temporar începând cu data de 14.05.2003; este un drept accesoriu, fiind legat indisolubil de întreprindere şi de fondul de comerţ al SC R.P. SRL şi este un drept teritorial, fiind recunoscut pe întreg teritoriul României.

Titularul mărcii, în virtutea drepturilor recunoscute de lege, este singurul în măsură să dispună de ea, singurul care poate trage foloase de pe urma exploatării ei. Dreptul reclamantei de a folosi marca, în exclusivitate, pentru produsele pentru care s-a fâcut înregistrarea, reprezintă latura pozitivă a dreptului protejat prin Legea nr. 84/1998, care sancţionează actele de încălcare a dreptului la marcă şi repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegală a acesteia.

Aspectele indicate legate de caracterele mărcii şi drepturile conferite de aceasta au fost aduse de mai multe ori la cunoştinţa pârâtelor, care însă au ignorat cu desăvârşire solicitarea reclamantei de a înceta folosirea în activitatea comercială a mărcii „REDOX” şi de a proceda la modificarea denumirii lor prin eliminarea cuvântului acesta.

Refuzul pârâtelor de a respecta drepturile conferite reclamantei de Legea nr. 84/1998 a avut ca scop crearea unei confuzii în mintea clienţilor, nu puţine fiind cazurile în care clienţi nemulţumiţi de activitatea prestată de către pârâte au contactat reclamanta, convinşi fiind că este vorba de aceeaşi persoană juridică.

Pârâtele participă alături de reclamantă la târgurile naţionale şi internaţionale de specialitate care se organizează în fiecare an şi folosesc marca „REDOX” pentru a crea confuzie cu privire la originea produselor comercializate şi pentru a se folosi de numele şi imaginea create de către reclamantă în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

De fiecare dată, cu ocazia organizării acestor târguri de specialitate, pârâtele au procedat la afişarea numelui „REDOX” în cadrul standului

în care îşi expuneau produsele şi care de cele mai multe ori era învecinat cu standul organizat de către reclamantă.

O altă problemă deosebit de importantă este aceea legată de participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică organizate de către autorităţile contractante. Participarea pârâtelor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică cu denumirile incluzând cuvântul „redox” a fost de natură a crea confuzie, nu odată autorităţile contractante trimiţând documente care erau adresate pârâtelor către reclamantă sau către societăţi din grupul de firme al reclamantei.

Crearea confuziei în ceea ce priveşte reclamanta şi pârâtele din acest dosar, prin utilizarea de către acestea în cadrul denumirii lor a cuvântului „redox”, este de natură a-i crea prejudicii, în condiţiile în care concurenţa în domeniul de activitate al reclamantei şi al pârâtelor este acerbă.

Reaua-credinţă a pârâtelor s-a materializat nu numai prin utilizarea cuvântului „redox” în cadrul denumirii acestora, ci şi în utilizarea acestei denumiri şi pe internet, fiind constituit site-ul vww.redox.ro.

Astfel, utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia este de natură să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători şi implicit un conflict - caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiţie.

înregistrarea firmei pârâtelor s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, care prevăd în mod imperativ că orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente, aceasta în considerarea faptului că reprezintă esenţial-mente un atribut de individualizare a unui comerciant.

Totodată, prin înregistrarea firmelor pârâtelor s-a săvârşit un act de concurenţă neloială, fiind încălcate dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 11/1991, conform cărora comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 112 şi urm. C. proc. civ., art. 3 lit. b) şi c), art. 35, art. 83, art. 86 din Legea nr. 84/1998, art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 26/1990.

Prin sentinţa civilă nr. 1833/9.12.2008 Tribunalul Bucureşti a admis în parte ccrerca formulată de reclamanta SC R.P. SRL, dispunând:

- a interzis pârâtelor folosirea în activitatea lor comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „REDOX”, respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare ori deţinerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea

semnului sau a numelui „redox” pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziţii;

- obligarea pârâtelor la înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a modificării firmei acestora, în sensul eliminării din numele comercial a cuvântului „redox”;

- obligarea accstora să publice pe cheltuiala lor dispozitivului hotărârii, într-un ziar de largă circulaţie, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii;

- au fost respinse cererile privind obligarea pârâtelor la plata daunelor cominatorii.

Tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:

In temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883, numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială. Astfel, art. 1 alin. (2) din Convenţie dispune că protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de servicii, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale.

Potrivit art. 8 din Convenţie „numele comercial va fi protejat de toate ţările Uniunii fară obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ”.

Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a Convenţiei a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fară niciun fel de rezervă.

Rezultă de aici că România, ca parte contractantă, recunoaşte numelui comercial calitatea de obiect de protecţie al dreptului de proprietate industrială.

Totodată, art. 35 din Legea nr. 84/1998 dispune că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii şi dă posibilitatea titularului ca, prin intermediul instanţei judecătoreşti, să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fară consimţământul său, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor şi a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Din perspectiva dispoziţiilor legale amintite, tribunalul a apreciat întemeiată cererea reclamantei.

Astfel, reclamanta este titulara unei mărci verbale combinate, cu element figurativ, în care partea verbală „redox” constituie elementul central al mărcii.

Totodată, elementul verbal „redox” se regăseşte şi în denumirea societăţii comerciale reclamante.

Formulând cercrca de chemare în judecată, reclamanta a susţinut, în esenţă, că faptele pârâtelor de a-şi înregistra în numele comerciale inclusiv elementul verbal „redox” şi de a folosi acest element şi independent de numele comercial în activitatea comercială pe care o desfăşoară, în scopul identificării produselor şi serviciilor oferite, constituie atât o încălcare a dreptului reclamantei la numele său comercial, o încălcare a dreptului său la marcă, cât şi o faptă de concurenţă neloială, sancţionată de Legea nr. 11/1990.

Analizând aceste susţineri, tribunalul a reţinut că drepturile conferite atât de numele comercial, cât şi de marca anterioară sunt protejate împotriva folosirii pentru produse, servicii identice sau similare, a unui semn identic sau similar cu marca anterioară, dacă există un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a semnului cu marca.

Riscul de confuzie poate privi confuzia directă, respectiv riscul substituirii involuntare a produselor marcate de semnele aflate în conflict ori riscul atribuirii aceleiaşi provenienţe produsului marcat de semnul folosit pentru a marca produsele cu cel marcat de marca anterioară sau confuzia indirectă, respectiv riscul considerării că între cei doi producători diferiţi ar exista vreo legătură economică, juridică etc.

Riscul de asociere nu constituie o alternativă la riscul de confuzie, iar cel dintâi nu îl implică cu necesitate pe cel din urmă ci implică cu necesitate posibilitatea pentru consumatorul mediu vizat ca, la momentul confruntării cu unul dintre semne, acesta să îi amintească pe celălalt.

Pentru a fi în măsură a aprecia asupra unui potenţial risc de confuzie sau de asociere, tribunalul a analizat mărcile în conflict atât din punct de vedere al similarităţii semnelor folosite de părţi, dar şi al produselor cărora le sunt destinate.

In ceea ce priveşte produsele protejate de marca reclamantei, s-a constatat că aceasta a fost înregistrată pentru produse şi servicii din clasele 5 şi 35, respectiv reactivi pentru diagnostic, comercializare de reactivi pentru diagnostic, chimicale, material sanitar, sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri şi medii de cultură, etaloane standarde, kit-uri elisa, material biologic, vaccinuri, truse pentru uz veterinar, accesorii, echipamente şi aparatură de laborator.

Aşa cum a rezultat din probele administrate în cauză, oferte de produse, procese - verbale privind participarea pârâtelor la o serie de licitaţii, contracte de achiziţie produse, acestea folosesc în propriul nume comercial elementul „redox” şi utilizează totodată denumirea „redox” pentru identificarea produselor şi serviciilor oferite spre comercializare, având ca obiect de activitate comercializarea de reactivi de laborator, reactivi chimici, medii de cultură, sticlărie de laborator.

In acest context, s-a constatat că produsele protejate de marca reclamantei sunt identice sau similare cu cele comercializate de pârâte.

Având în vedere că identitatea şi similaritatea produselor trebuie apreciată în strânsă interdependenţă cu similaritatea mărcilor pe care acestea le poartă şi în legătură cu riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asocicre, tribunalul a analizat mărcile în conflict.

Sub aspectul similarităţii vizuale, s-a constatat că reclamanta este titulara unei mărci combinate conţinând un element figurativ ce constă într-un triunghi echilateral, având în centru o piramidă ascuţită aşezată pe trei laturi, pe laturile triunghiului fiind menţionate elementele verbale „redox, Cluj SRL'’.

Din planşele foto depuse la dosar rezultă că pârâtele folosesc în ofertele promoţionale ale produselor oferite spre comercializare elementul verbal „redox'’, alăturat unei alte figuri geometrice în formă de hexagon, având în centru litera R, motiv pentru care susţin că nu există niciun risc de confuzie în rândul consumatorului căruia produsele i se adresează.

La analiza acestor semne, tribunalul a avut în vedere că elementul dominant al semnelor în conflict este elementul verbal „redox”, strâns legat de denumirea comercială a părţilor, or includerea acestui element ca factor de identificare a produselor oferite spre comercializare de către părţi - concurenţi pe piaţă, determină o dificultate evidentă consumatorului mediu de a observa diferenţele din cele două mărci, cu atât mai mult cu cât acesta nu are decât rareori ocazia de a proceda la o comparaţie dircctă a diferitelor mărci şi trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă a mărcii pe care o păstrează în memorie, de unde şi importanţa elementelor dominante şi pregnanţa asemănărilor, în percepţia de ansamblu.

Gradul de similaritate vizuală este aşadar foarte ridicat, dat fiind impactul elementului dominant verbal în percepţia de ansamblu a consumatorului potenţial.

Sub aspect auditiv, similaritatea celor două semne este dată tot de elementul comun verbal, identic, celelalte părţi verbale componente ale mărcii reclamantei - CLUJ şi SRL constituind doar menţiuni privitoarea la aria geografică şi forma societăţii comerciale a reclamantei.

Şi din punct de vedere conceptual există asemănări între semnele în conflict, având în vedere semnificaţia cuvântului „redox” în limbajul chimic de specialitate, precum şi alăturarea faţă de partea verbală a formelor geometrice mai sus descrise.

Deşi elementul verbal „redox” are semnificaţii în limbajul de specialitate, desemnând o reacţie de oxidoreducere, nu poate fi reţinută susţinerea pârâtelor privind lipsa unui caracter distinctiv al mărcii prin raportare la produsele protejate. Existenţa identităţii particulei verbale şi înţelesul din limbajul comun al mărcii reclamantei, în strânsă legătură cu includerea aceluiaşi element verbal şi în denumirea comercială a reclamantei, anterioară pârâtelor, poate crea pentru consumatorul mediu

riscul atribuirii acclciaşi provenienţe produsului. Prin urmare, luând în considerare toţi aceşti factori în aprccierea gradului de similaritate în legătură cu semnele în conflict şi cu produsele pentru carc acestea au fost destinate, pentru consumatorul mediu există un risc de confuzie ce include şi riscul de asociere, existând posibilitatea pentru acesta de a atribui acceaşi origine comercială produselor comercializate de pârâte cu cele cc poartă marca reclamantei.

Consumatorul mediu va putea substitui involuntar produsele ori, dacă nu le va substitui, va putea crede că fac parte din aceeaşi gamă de produse ale aceluiaşi producător sau a unor producători între care există certe legături economice, financiare.

Riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât produsele se comercializează utilizându-se aceleaşi circuite de distribuire şi aceleaşi locuri de desfacere, astfel cum rezultă din probele administrate.

împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâtele R.L.S.C. SRL şi R.T. 2000 SRL, criticând hotărârea pronunţată pentru următoarele motive:

1. Instanţa a reţinut în mod greşit că dreptul de proprietate industrială al reclamantei este anterior dreptului opus de pârâte.

Pârâta R.T. 2000 SRL este titulara acestei denumiri din anul 1994, mai precis din 09.12.1994, dreptul său asupra denumirii fiind deci anterior anului 2003, când intimata şi-a înregistrat marca în discuţie. Acest fapt este de natură a arăta că atât timp cât există un conflict între denumirea comercială şi marca intimatei, intimata este cea care trebuie să înceteze a folosi această marcă, şi nu pârâta.

Deşi cealaltă pârâtă, R.L.S.C. SRL şi-a înregistrat această denumire (odată cu înfiinţarea) ulterior înregistrării mărcii reclamantei, nici acesteia nu i se poate opune marca înregistrată a intimatei ca fiind anterioară, motivat de faptul că această societate face parte din acelaşi grup de societăţi ca şi R.T. 2000 SRL, relevant fiind în acest sens acţionariatul acestora, ca şi faptul că livrează aceleaşi produse, achiziţionate de la aceiaşi furnizori, ambele societăţi acţionând sub numele REDOX.

2. Instanţa a reţinut în mod greşit elementul central al mărcii intimatei, mărginindu-se să constate că cuvântul „redox” constituie elementul central al mărcii reclamantei, celelalte două cuvinte, „CLUJ” şi „SRL”, considerându-le ca fiind doar menţiuni cu privire la aria geografică şi forma de organizare.

Or, un cuvânt de rezonanţa CLUJ - ului, cunoscut la nivel naţional, nu poate fi trecut cu vederea, orice consumator reţinând asocierea geografică. Aria geografică nu constituie o indicaţie marginală susceptibilă de a fi trecută cu vederea, astfel încât să poată fi considerată ca o simplă menţiune de către instanţă. Aceasta cu atât mai mult cu cât „redox” fiind un substantiv comun, intimata nu putea proceda la înre

gistrarea ca marcă doar a acestui cuvânt; este necesară prezenţa şi a altor cuvinte, care să individualizeze marca. Or, dacă prezenţa acestor cuvinte este necesară la înregistrarea mărcii, nu este admisibil ca ulterior să se procedeze la înlăturarea lor, deoarece s-ar eluda în mod indirect respectivele prevederi legale.

3. Instanţa a reţinut în mod greşit consumatorul mediu din prisma căruia efectuează comparaţia.

Din lectura claselor pentru care este înregistrată marca „Redox”, se observă că societăţile comercializează consumabile utilizabile în laboratoare de analize, fiind exclusă comercializarea acestora către publicul larg, or instanţa a considerat că riscul de confuzie trebuie apreciat în persoana consumatorului mediu care nu foloseşte un limbaj de chimist, ci un limbaj comun, pentru care este un cuvânt dominant.

Pentru un chimist, „redox” nu este un astfel de cuvânt, el semnifică o clasă de reacţii des întâlnite şi are semnificaţia de a desemna generic domeniul de activitate, respectiv chimia, un astfel de consumator păstrând în memoria sa celelalte elemente de natură a-i permite identificarea mărcii; însă, instanţa s-a situat în postura unui simplu om de pe stradă, cel care nu va ajunge niciodată să cumpere nimic de la vreuna dintre părţile din acest litigiu. Această apreciere a instanţei de fond este greşită, deoarece marca este înregistrată doar pe anumite clase de produse, or consumatorul presupus de aceste clase este unul de specialitate.

3. Instanţa nu a procedat la compararea diferenţelor dintre denumirile celor două apelante şi marca intimatei.

Acţiunea trebuia respinsă pentru faptul că între denumirile pârâtelor şi marca reclamantei există deosebiri importante, care pentru un consumator, chiar şi neatent, constituie suficiente elemente de deosebire.

Instanţa refuză însă a efectua o comparaţie între textul mărcii reclamantei, „REDOX CLUJ SRL”, şi denumirea pârâtelor, „REDOX TRADING 2000 SRL” şi „REDOX LAB SUPPLIES COM SRL”, deşi diferenţele sunt vizibile, iar acest fapt a constituit una dintre apărările distincte ale apelantelor.

4. S-a arătat că, pe de o parte, apelantele au o identitate proprie, iar, pe de altă parte, dovezile produse pentru a justifica în concret confuzia existentă pe piaţă sunt irelevante.

Dovezile depuse constituie documente de participare la licitaţii publice, conform legislaţiei specifice, or la aceste licitaţii publice societăţile participă conform denumirii lor şi a celorlalte date de identificare (sediu, CUI, număr din registrul comerţului), confuziile fiind astfel excluse; experienţa anterioară este dovedită cu acte, iar mărcile nu au nici o relevanţă.

Or, din moment ce intimata şi-a înregistrat marca cu peste 5 ani în urmă, dacă ar fi existat confuzii ar fi trebuit să le poată dovedi, ceea ce

nu face prin dovezile administrate, ceea ce duce la concluzia că prezentul litigiu constituie un abuz de drept din partea acesteia pentru a-şi apropria denumirea pârâtelor, care au o prezenţă mult mai cunoscută în piaţă, fiind distribuitorii unor mărci de prestigiu.

In urma analizei sentinţei apelate prin prisma motivelor de apel formulate, Curtea a reţinut următoarele:

în mod corect a reţinut instanţa de fond că dreptul de proprietate al reclamantei este anterior dreptului opus de pârâte, analiza făcută neli-mitându-se la comparaţia între dreptul rezultând din înregistrarea semnului ca marcă a reclamantei şi dreptul rezultând din înregistrarea numelui comercial de către pârâte.

Astfel, reclamanta-intimată este titulara unui drept exclusiv asupra numelui comercial „SC REDOX PRODIMPEX SRL" începând cu anul 1992, conform certificatului de înregistrare seria (...) şi a dovezii de înregistrare a firmei emisă de registrul comerţului la 24.07.2008, precum şi a unui drept exclusiv asupra mărcii „REDOX CLUJ SRL”, dobândit în anul 2003, conform certificatului de înregistrare (...).

Apelanta-pârâtă SC R.T. 2000 SRL a dobândit dreptul asupra numelui comercial ulterior reclamantei, respectiv în anul 1994, iar apelanta-pârâtă SC R.L.S. a dobândit dreptul asupra numelui comercial în anul 2004, iar în anul 2008 a dobândit dreptul asupra mărcii „REDOX BUCUREŞTI”.

Prin urmare, ceea ce trebuie să facă obiectul analizei în cauză este existenţa unui eventual conflict între marca reclamantei şi numele comercial al acesteia, pe de o parte, şi marca pârâtei SC R.L.S. şi numele comercial al acesteia, pe de altă parte, iar cât priveşte prima pârâtă, existenţa unui eventual conflict între numele comercial al reclamantei şi numele comercial al pârâtei SC R.T. 2000 SRL.

Curtea a apreciat că acest conflict născut din folosirea semnului „REDOX” de către pârâte, atât ca nume comercial, cât şi ca marcă - în ceea ce o priveşte pe prima pârâtă, precum şi pentru identificarea produselor şi serviciilor celor două societăţi, a fost soluţionat în mod corect de către prima instanţă, care a făcut o judicioasă analiză a probatoriului administrat în cauză, cât şi o corectă interpretare şi aplicare a legislaţiei în materie.

Marca şi numele comercial deţinute de către reclamantă au fost înregistrate anterior numelui comercial deţinut de către pârâta SC R.L.S., conferindu-i acesteia un drept exclusiv asupra mărcii protejate, incluzând şi dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către terţi, cât şi un drept exclusiv asupra numelui comercial.

Numele comercial înregistrat de către reclamantă îi conferă acesteia un drept de proprietate industrială, recunoscut în temeiul art. 1 alin. (2) şi alin. (8) din Convenţia de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968.

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din lege, pentru a se putea însă dispune interzicerea folosirii semnului de către terţi, este necesar ca aceştia să folosească în activitatea lor comercială: fie un semn identic cu marca, pentru produse identice sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; fie un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Astfel, din conţinutul textului legal sus-menţionat, rezultă că actele incriminate se referă la folosirea semnului ca marcă, a cărei funcţie este de distingere a produselor sau serviciilor unui comerciant de cele ale altuia, numele comercial identificând întreaga activitate a acestuia.

Curtea a apreciat însă că acest text de lege poate fi extins şi la situaţia când se aduce atingere mărcii protejate prin folosirea unui nume comercial identic sau similar cu marca, existând posibilitatea de a se crea confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianţi.

Analiza conflictului apărut între marca protejată aparţinând reclamantei, numele comercial al acesteia - pe de o parte, şi numele comercial aparţinând pârâtelor - pe de altă parte, presupune analiza riscului de confuzie, care include şi riscul de asociere rezultat în urma folosirii de către pârâte a numelui comercial similar cu marca şi numele comercial aparţinând reclamantei, pentru produse şi servicii similare.

Această analiza a riscului de confuzie se face prin compararea semnelor şi/sau serviciilor în legătură cu care se foloseşte semnul respectiv în activităti comerciale.

Reclamanta este titulara mărcii verbale, combinate, cu element figurativ, având ca element central cuvântul REDOX, care se regăseşte şi în conţinutul numelui comercial folosit de către aceasta. Acelaşi element verbal se regăseşte şi în conţinutul numelui comercial aparţinând pârâtelor.

Cât priveşte produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată marca reclamantei, acestea fac parte din clasele 5 şi 35 - respectiv reactivi pentru diagnostic, comercializarea de reactivi pentru diagnostic, chimicale, material sanitar sticlărie, consumabile de laborator, instrumentar, seruri şi medii de cultură, etaloane kit-uri elisa, material biologic, vaccinuri, truse pentru uz veterinar, accesorii, echipamente şi aparatură de laborator.

Este un fapt necontestat de către pârâte acela al folosirii în propriul nume comercial al cuvântului „REDOX”, utilizat de altfel şi pentru identificarea produselor şi serviciilor oferite spre comercializare, cele două societăţi pârâte având ca obiect de activitate comercializarea de reactivi de laborator, reactivi chimici, medii de cultură, sticlărie de laborator.

Pentru a se putea stabili similaritatea, trebuie luate în calcul toate împrejurările care pot crea publicului impresia că între produsele sau serviciile respective există o legătură, clasificarea bunurilor nefiind decisivă în problema asemănării.

In doctrină şi jurisprudenţă s-a apreciat că produsele şi serviciile pentru carc a fost înregistrată marca pot fi considerate similare atunci când datorită naturii şi destinaţiei lor pot fi atribuite de cumpărători aceleiaşi origini. S-a apreciat în acest sens că bunurile sunt asemănătoare dacă, atunci când sunt oferite spre vânzare sub marcă identică, este posibil ca publicul consumator să creadă că ele provin din acceaşi sursă.

La compararea produselor şi/sau serviciilor s-a avut în vedere modalitatea concretă de comercializare a acestora, canalele de distribuţie, destinaţia acestora.

Astfel, din analiza probatoriilor administrate în cauză a rezultat că atât reclamanta, cât şi pârâtele folosesc în activitatea lor comercială semnul „REDOX” pentru a-şi identifica produsele şi serviciile.

Prin urmare, între o parte dintre produsele protejate de marca reclamantei şi cele comercializate de către pârâte există identitate, iar pentru celelalte produse/şi/sau servicii este îndeplinită cerinţa similarităţii.

Cât priveşte comparaţia semnelor ce intră în componenţa mărcilor şi numelui comercial, aceasta se face în funcţie de elementul central, dominant, analizându-se în primul rând asemănările dintre acestea, din perspectiva consumatorului mediu avizat, care perccpe marca în întregul ei, fară a analiza detaliile, acesta bazându-se pe o imagine imperfectă a acestora, păstrată în memorie.

Curtea a apreciat ca fiind nefondată critica formulată de apelante, în sensul stabilirii greşite a elementului central al mărcii intimatei, având în vedere ca terminaţia „SRL” la care face referire apelanta reprezintă o menţiune obligatorie care descrie forma de activitate a societăţii comerciale, fară a fi de natură a elimina confuzia dintre marcă şi semn, confuzie ce presupune şi asocierea spontană dintre societatea respectivă şi marca reclamantei, iar, pe de altă parte, cuvântul „Cluj” reprezintă o menţiune privind aria geografică.

Similaritatea semnelor a fost pe larg analizată, atât la nivel vizual, cât şi auditiv şi conceptual, prima instanţă apreciind în mod corect asupra acestor aspecte, aflate în strânsă legătură şi cu identitatea şi respectiv similaritatea produselor şi serviciilor pentru care sunt folosite. De altfel, apelantele nu au contestat accste aspecte, criticile formulate vizând deosebirile dintre denumiri şi nu asemănările reţinute de către instanţa de fond.

Astfel, având în vedere gradul ridicat de similaritate sub toate aspectele analizate, cât şi în ce priveşte serviciile şi produsele comercializate, Curtea a apreciat că un consumator mediu avizat, confruntat cu achiziţionarea produselor respective, va putea să creadă că aceste produse,

care poartă acelaşi semn, aparţin aceluiaşi producător, atribuindu-le aceeaşi provenienţă.

Chiar şi în ipoteza când consumatorul mediu ar considera că produsele şi serviciile aparţin unor entităţi diferite, acesta poate însă să aprecieze, în mod întemeiat, că între acestea există anumite legături economice, financiare, juridice, fapt care atrage riscul de asociere la care fac trimitere dispoziţiile art. 35 alin. (2).

Prin urmare, având în vedere cele mai sus reţinute, în cauză facându-se pe deplin dovada existenţei riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, Curtea a apreciat că diferenţele dintre denumirile apelantelor şi denumirea intimatei, respectiv prezenţa cuvintelor „PRODIMPEX SRL" şi, respectiv., „LAB SUPPLIES COM SRL” şi „TRADING 2000 SRL” nu constituie elemente suficiente pentru a se putea reţine lipsa similarităţii.

S-a avut în vedere şi faptul folosirii de către apelante a semnului „REDOX”, atât ca element al numelui comercial, care este utilizat pentru a identifica produsele şi serviciile oferite spre vânzare în cadrul desfăşurării de către pârâte a activităţilor economice mai sus reţinute, precum şi ca element central al mărcii înregistrate pentru produse similare, fapt ce creează un risc permanent de confuzie în rândul consumatorilor.

împotriva acestei decizii au declarat apel pârâtele SC R.T. 2000 SRL şi SC R.L.S.C., criticând-o pentru următoarele motive:

- Drepturile de proprietate intelectuală deţinute de părţi: anul 1992 - Sc. Redox Prodimpex SRL, în calitate de reclamantă-intimată obţine numele comercial;

anul 1994 - Sc. Redox Trading 2000 SRL, în calitate de apelanta-pârâtă obţine numele comercial;

anul 2003 - SC. Redox Prodimpex SRL, în calitate de reclamantă-intimată obţine certificatul de înregistrare la O.S.I.M. a mărcii „Redox Cluj” pentru clasele 5 şi 35 limitate;

anul 2004 - SC. Redox Lab Supplies SRL, în calitate de apelantă -pârâtă înregistrează numele comercial;

anul 2008- SC. Redox Lab Supplies SRL, în calitate de apelanta -pârâtă obţine certificatul de înregistrare a mărcii.

Recurenta SC R.T. 2000 SRL a dobândit şi utilizat numele comercial în condiţiile legii încă din anul 1994, adică cu 10 ani înainte de obţinerea protecţiei pentru marca REDOX de către reclamantă, aceasta obţinând certificatul de înregistrare în anul 2004.

Dreptul său se bucură astfel de protecţie în condiţiile art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, având deja o distinctivitate dobândită pe piaţă.

Nu se putea reţine astfel risc de confuzie, întrucât numele comercial al recurentei-pârâte exista deja pe piaţă de 10 ani, iar marca Redox este înregistrată pentru clasele 5 şi 35 limitat.

Nu s-a avut în vedere faptul că cealaltă recurentă şi-a început activitatea în cadrul aceluiaşi grup de firme în anul 2004, având interese şi asociaţie comună, precum şi faptul că livrează aceleaşi produse, achiziţionate de la aceiaşi furnizori, ambele societăţi acţionând sub numele de „REDOX”.

Timp de 10 ani (aproximativ) părţile din proces au coexistat pe piaţă ca şi nume comerciale, neexistând niciun risc de confuzie şi de asociere între ele, iar după 10 ani reclamanta şi-a înregistrat marca şi invocă acest risc, deşi timp de 10 ani nu l-a contestat.

- Cuvântul „REDOX” este o denumire uzuală, existând în Dicţionarul explicativ al limbii române şi de aceea marca reclamantei este înregistrată ca şi o marcă combinată, neputând fi obţinută exclusivitate pentru o denumire uzuală.

Sunt înregistrate la nivel naţional şi internaţional, în mod legal, mai multe mărci şi nume comerciale, care au în componenţă denumirea REDOX, acestea coexistând.

In acest sens, art. 5 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice exclude de la protecţie şi interzice înregistrarea mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv, respectiv cele care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante.

De asemenea, în Rezoluţia adoptată în Şedinţa Comitetului Executiv de la Barcelona al Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale se arată că un nume comercial poate beneficia de un drept de anterioritate cu condiţia să fi fost utilizat în mod continuu în comerţ, pe teritoriul ţării unde se solicită protecţia, pentru aceleaşi produse sau servicii care corespund mărcii căreia i se opune.

- Nu există identitate/similaritate între produsele/serviciile prestate de părţi şi nici între semnele în discuţie.

Marca reclamantei este înregistrată pentru consumabile utilizate în laboratoare de analiză, fiind exclusă comercializarea acestora către publicul larg, fiind apreciat astfel în mod greşit de instanţă riscul de confuzie în persoana consumatorului mediu.

Nu există identitate între produsele protejate de marca reclamantei şi cele comercializate de către recurente, aşa cum în mod greşit a reţinut curtea de apel, putându-se vorbi de o similaritate doar ca domeniu de activitate, cel farmaceutico-medical, iar în acest domeniu consumatorul este unul avizat, care cunoaşte termenii farmaceutico-medicali, care există chiar în DEX.

Cuvântul REDOX nu este dominant în marca deţinută de reclamantă, este uzual, iar marca este diferită de numele comercial anterior al SC R.T. 2000 SRL din punct de vedere vizual, semantic şi fonetic, necreându-se risc de confuzie şi de asociere.

Din punct de vedere vizual, marca „Redox Cluj” este o marcă individuală, combinată. Elementele verbale „Redox Cluj” sunt scrise în cadrul unui triunghi ce are în centru o piramidă, pe când numele comercial al recurentei are în componenţă mai multe particule lingvistice - Trading, 2000, S.R.L./Lab, Supplies Corn, S.R.L.

Diferenţele dintre semnele analizate sunt suficiente, cu atât mai mult cu cât au coexistat pe piaţă aproximativ 10 ani, fară ca reclamanta să conteste acest lucru.

Se poate vorbi astfel de o acccptare tacită din partea reclamantei cu privire la denumirea comercială a recurentei, întrucât accasta a avut cunoştinţă de existenţa lor pe piaţă, fiind un grup de firme foarte cunoscut pe piaţă de mulţi ani.

- la licitaţiile publice societăţile participă conform denumirii lor şi a celorlalte date de identificare, necreându-se risc de confuzie.

Analizând decizia de apel, în raport de criticile formulate, înalta Curte constată că recursul este fondat, în considerarea celor ce succed:

Prin acţiunea formulată, reclamanta SC R.P. SRL a solicitat interzicerea folosirii de către pârâte în activitatea comercială, în modalităţile specificate, a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „REDOX”, precum şi obligarea acestora la modificarea firmelor, în sensul eliminării din numele comercial a cuvântului „REDOX”.

Conflictul de drepturi a fost calificat de instanţa de apel şi confirmat de reclamanta-intimată prin concluziile scrise depuse în dosarul de recurs, astfel:

- dreptul reclamantei asupra numelui comercial dobândit în anul 1992 şi dreptul pârâtelor asupra numelor comerciale dobândite în anii 1994 şi 2004.

- dreptul conferit de marca înregistrată a reclamantei din anul 2003 şi numele comercial al pârâtei SC R.L.S. SRL înregistrat în 2004.

- dreptul conferit de marca înregistrată a reclamantei din anul 2003 şi dreptul conferit de marca înregistrată de pârâta SC R.L.S. SRL în 2008.

Apărările reclamantei, astfel cum au fost detaliate în motivarea acţiunii sunt fundamentate pe drepturile care-i sunt conferite de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Cluj în anul 1992 şi de marca „REDOX”, începând cu data de 14.05.2003 pentru clasele de produse/servicii nr. 5 şi 35.

S-a susţinut că utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia, inclusiv prin constituirea site-ului w.w.vv.redox.ro., este de natură să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători şi implicit un conflict - caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială.

Analiza conflictelor de drepturi trebuia cenzurată ţinând cont de titlurile de protecţie deţinute de părţi şi de cronologia în timp, după cum urmează:

- în anul 1992 reclamanta îşi înregistrează numele comercial;

- în anul 1994 pârâta SC R.T. 2000 SRL îşi înregistrează numele comercial;

- în anul 2003(14.05) reclamanta înregistrează marca „Redox” Cluj sub nr. 054722.

- în anul 2004 pârâta SC. R.L.S. SRL îşi înregistrează numele comercial.

- în anul 2008 (17.03) aceeaşi pârâtă înregistrează marca „Redox” Bucureşti sub nr. 099777.

- In ceea ce priveşte conflictul dintre denumirile comerciale ale pârâtelor-recurente (protejate în 1994 şi 2004) şi cea a reclamantei-intimate (protejată în 1992), este pusă în discuţie condiţia disponibilităţii, singura care poate fi analizată într-un litigiu ca cel de faţă.

Aceasta nu poate fi verificată decât din perspectiva art. 38 al Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, în corelaţie cu art. 30 din aceeaşi lege, care defineşte firma ca fiind numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează.

La verificarea disponibilităţii firmei la solicitarea înregistrării, termen sinonim în doctrină cu acela de „nume comercial”, Oficiul Registrului Comerţului analizează dacă firma nouă se deosebeşte de cele existente [art. 38 alin. (1) din lege], iar dacă o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o menţiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerţ exercitat sau în orice alt mod.

Oficiul nu verifică nicidecum existenţa unor alte drepturi de proprietate industrială pe care o astfel de înregistrare le-ar putea încălca.

Articolul 39 din lege prevede totodată că Oficiul Registrului Comerţului refuză înscrierea unei firme care, fară a aduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme înregistrate.

In raport de aceste dispoziţii legale, în firmele (denumirile comerciale) pârâtelor-recurente SC R.T. 2000 SRL şi SC R.L.S. SRL sunt cuprinse elemente de diferenţiere faţă de cuvântul care atrăgea asemănarea cu firma reclamantei-intimate, respectiv REDOX, care nu sunt de natură să producă confuzie cu aceasta din urmă - în sensul art. 38 din Legea nr. 26/1990.

- In condiţiile în care pârâta-recurentă SC R.L.S. SRL este titulara unei mărci cuprinzând semnul în discuţie, înregistrată chiar anterior formulării acţiunii, nu se justifică interzicerea de către aceasta a folosirii oricărui semn identic sau similar cu marca „REDOX” deţinută de recla

manta-intimată, în activitatea comercială, inclusiv prin constituirea unui site. Deşi cealaltă recurentă nu este titulara unei mărci înregistrate, acordul utilizării semnului protejat prin marcă din partea celeilalte recurente este de necontestat.

- In ceea ce priveşte un posibil conflict între marca deţinută de reclamantă (2003) şi numele comercial înregistrat ulterior de către recurenta-pârâtă SC R.L.S. SRL (2004), acesta ar genera numai o discuţie formală atât timp cât recurenta-pârâtă este titulara unei mărci înregistrate. Aceasta întrucât este posibilă sancţionarea unui asemenea conflict când are loc o utilizare a numelui comercial pentru produse/servicii, care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere tocmai funcţiilor mărcii (cauza Celine-C 17/06, hotărârea Curţii Europene de Justiţie).

- Câtă vreme o marcă este înregistrată şi nu a fost anulată, ea este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient de distinctiv încât să servească funcţiei mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienţei lor - faţă de critica de recurs vizând dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 84/1998 şi cadrul procesual al litigiului de faţă.

- In condiţiile în care s-a imputat săvârşirea unui act de concurenţă neloială, cu încălcarea art. 1 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, prin simplul fapt al înregistrării firmelor de către recurentele-pârâte, nu poate fi primită nici această cerere a reclamantei-intimate, întrucât norma legală vizează exercitarea activităţii de către un comerciant, care este o activitate ulterioară înregistrării şi dobândirii acestei calităţi. Articolul 1 din Legea nr. 11/1991 prevede că toţi comercianţii sunt obligaţi să-şi exercite activitatea cu bună-credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite.

In considerarea argumentelor reţinute mai sus, înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând admiterea recursului; cu aplicarea şi a art. 296 C. proc. civ., urmează să modifice decizia de apel, în sensul admiterii apelului declarat de pârâte şi schimbării în tot a sentinţei, respingând acţiunea ca nefondată.

← Marcă. Conflict cu nume comercial. Semne similare. Produse...		Marcă. Acţiune în decădere pentru nefolosire. Calculul... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Marcă. Acţiune în contrafacere. Imposibilitatea interzicerii folosirii unei mărci înregistrate, neanulate. Prezumţia caracterului distinctiv dată de înregistrare (REDOX)