Marcă. Conflict cu nume comercial. Semne similare. Produse diferite. Lipsa conflictului. Marcă notorie. Obligaţia probării notorietătii. Jurisprudenta C.J.U.E. (METAXA /METAXAS TEN)

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

Directiva nr. 89/104/CEE, art. 5 alin. (1) lit. a)¹'¹ Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c)¹²¹, art. 5 lit. b), art. 6 lit. e)¹³¹, art. 35 alin. (2) lit. b), c)'⁴¹

C. civ., art. 1169

1. în soluţionarea cauzei, curtea de apel a avut în vedere în mod corect hotărârea pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-17/06 - cunoscută ca fiind cauza Celine - deoarece prin aceasta instanţa europeană a clarificat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite circumstanţe, să însemne utilizare pe care titularul unei mărci poate să o interzică în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Directiva nr. 89/104/CEE.

întrucât hotărârea dată de Curtea Europeană de Justiţie este obligatorie pentru toţi judecătorii Statelor Membre ale Uniunii Europene, art. 35 din Legea nr. 84/1998, care transpune art. 5 din Directivă, trebuie interpretat în acelaşi sens.

Cu alte cuvinte, în noţiunea de folosire în activitatea comercială fără consimţământul titularului a unui semn - identic sau asemănător cu marca - se include, printre altele şi folosirea unui nume comercial.

Curtea de apel a reţinut că între marcă şi numele comercial există o evidentă similaritate.

A mai reţinut că utilizarea numelui comercial de către pârâtă are loc în contextul unei activităţi comerciale, în scopul obţinerii unui avantaj economic, adică în cadrul comerţului şi că această utilizare se face indubitabil fără consimţământul reclamantei.

Totodată, a retinut că utilizarea semnului similar cu marca nu îmbracă forma aplicării acestuia pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale reclamantei - produse de panificaţie în comparaţie cu vinuri, lichioruri şi băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepţia berii - şi că utilizarea semnului nu are loc de o manieră care să permită stabilirea unei legături între propria denumire socială ori nume comercial şi produsele pe care le comercializează pârâta.

acest nume comercial şi produsele în legătură cu care se desfăşoară activitatea pârâtei - diferite de cele protejate de marca reclamantei - fac să nu se îndeplinească cea de a doua condiţie a alin. (2) lit. b) din textul de lege menţionat, caz în care nici nu se mai impune analiza riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere.

O asemenea analiză este făcută cu aplicarea corectă a art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, deoarece, potrivit textului de lege, riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere se poate evalua numai în condiţiile identitătii sau similarităţii semnelor în

conflict şi identităţii sau similarităţii produselor ori serviciilor vizate de acesta.

2. în ipoteza în care s-ar fi reţinut că marca în litigiu este o marcă notorie sau, după caz, o marcă ce a dobândit un renume în România, protecţia ei s-ar fi extins şi cu privire la produse sau servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată.

Această protecţie, care depăşeşte principiul specialităţii, este reglementată de art. 6 lit. e) şi respectiv de art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Chiar dacă nu există o prevedere expresă în lege care să arate că fie notorietatea, fie renumele mărcii trebuie dovedite, necesitatea dovedirii acestor caracteristici ale mărcii rezidă din regula de drept generală consacrată de 1169 C. civ., potrivit căreia cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.

Altminteri, ar fi suficient ca, pentru recunoaşterea unei protecţii extinse, orice titular de marcă să afirme că marca sa a devenit notorie sau a dobândit un renume.

Prin urmare, pentru a se putea reţine că marca sa a dobândit un renume şi că, pe cale de consecinţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, reclamanta trebuia să administreze un probatoriu adecvat, din care să rezulte care este procentul din cadrul segmentului de public vizat de marcă, în cadrul căruia marca este cunoscută. Numai prin cunoaşterea unui asemenea procent instanţa poate ajunge la concluzia că marca este notorie, adică larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public relevant, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 sau că a dobândit un renume, adică, fără a fi larg cunoscută, este cunoscută de o parte semnificativă a acestui public în sensul art. 35 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege şi al art. 5 alin. (5) din Directivă, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-375/97, cunoscută ca fiind cauza Chevy.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6559 din 3 decembrie 2010, nepublicată

Prin cererea înregistrată la 23 martie 2005, reclamanta METAXA B.V. cu sediul în Zoetermeer, Olanda a chemat în judecată pe pârâta SC

METAXAS TEN SRL cu sediul în Constanţa, România, solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa, sa interzică pârâtei folosirea în activitatea comercială a acesteia a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „METAXA”, semne ce produc confuzie în rândul consumatorilor, sub sancţiunea de 100 euro daune cominatorii pe fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii; să dispună efectuarea înregistrării în registrul comerţului a modificării firmei SC METAXAS TEN SRL, în sensul eliminării din numele său comercial a mărcii „METAXA”; pârâta să fie obligată să publice pe cheltuiala ei, într-un ziar de larg tiraj sentinţa ce va fi pronunţată, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamanta este titulară a mărcilor „METAXA” astfel cum acestea au fost înregistrate internaţional, România fiind menţionată ca ţară desemnată, conform Aranjamentului de la Madrid, potrivit certificatelor de înregistrare emise de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, certificate de înregistrare nr. 787 705, 783 527, 780 984, 780 908, 780 867, 471 574,466 654,470 914.

S-a constatat că pârâta SC Metaxas Ten SRL este o societate cu răspundere limitată având sediul în Constanţa, Jud. Constanţa, denumirea iniţială a acesteia fiind SC Metaxas S.R.L.

Reclamanta nu a pretins în cuprinsul cererii deduse judecăţii şi nici nu a probat în cadrul probatoriului încuviinţat împrejurarea că pârâta foloseşte semnul Metaxa în activitatea sa comercială, altfel decât prin includerea acestuia în numele său comercial.

Potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, în exercitarea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fară consimţământul său: un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată [lit. a)]; un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul [lit. b)]; un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă, din folosirea semnului fară motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu [lit. c)].

Având în vedere necesitatea protejării nu doar a drepturilor şi intereselor legitime ale titularului mărcii, dar şi a intereselor legitime ale terţilor ce utilizează semnul înregistrat ca marcă în modalităţile limitativ enumerate de actul normativ, legiuitorul a apreciat că nu sunt de natură a aduce atingere drepturilor exclusive ale titularului, prin ele însele, folosirea de către un terţ în activitatea sa comercială a numelui, denumirii sau adresei ori sediului titularului; a indicaţiilor care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora; folosirea mărcii, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.

In baza art. 38 din Legea nr. 84/1998, tribunalul a reţinut că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială marca, dacă folosirea se încadrează în situaţiile enumerate, la care se adaugă condiţia cumulativă prevăzută de art. 38 alin. (2) prin aceeaşi lege, în sensul că folosirea semnului în modalităţile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) - c), să fie conformă practicilor loiale.

Prin decizia civilă nr. 121 din 20 iunie 2006 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei a fost respins ca nefondat.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reţinut, în principiu, aceeaşi situaţie de fapt şi de drept ca şi tribunalul.

împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs care, prin decizia civilă nr. 3828/11.05.2007 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală a fost admis, decizia recurată a fost casată, s-a dispus admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceluiaşi tribunal.

Prin decizia de casare, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de proprietate industrială, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislaţia internă, trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883 a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968.

S-a reţinut că instanţa de apel nu a negat această aptitudine, după cum nu negat nici posibilitatea ca între un nume comercial şi o marcă să se ivească un conflict.

Pentru situaţia în care înregistrarea mărcii aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială protejat, între care şi dreptul asupra numelui comercial, art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 consacră soluţia anulării înregistrării mărcii.

Totodată, instanţa de recurs a reţinut că nu există o dispoziţie legală simetrică pentru ipoteza în care înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă, ceea ce nu înseamnă însă că un atare conflict ar putea rămâne nesoluţionat, câtă vreme este vorba despre drepturi de proprietate industrială deopotrivă protejate legal.

S-a constatat totodată că, referitor la calea de urmat pentru rezolvarea unui atare conflict, instanţa de apel a reţinut, pe de o parte, că acesta nu poate fi soluţionat în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998, iar pe de altă parte că, pentru interzicerea utilizării numelui comercial care încalcă dreptul la marcă, partea interesată trebuie să obţină mai întâi anularea înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare, acesta se bucură de legitimitate.

înalta Curte a apreciat că, sub primul aspect, constatarea curţii de apel este corectă, deoarece art. 35 alin. (1) se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică acte de folosire a semnului care pot fi interzise în condiţiile alin. (1).

Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor, reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcţie specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comerciantului identifică întreaga activitate a unei societăţi comerciale, fară a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.

înalta Curte a apreciat cu toate acestea că utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia poate sa creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători şi implicit, un conflict între aceste două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiţie.

Totodată, instanţa de casare a apreciat însă că în ce priveşte calea de urmat, nu se poate primi punctul de vedere al instanţei de apel, conform căruia, atunci când numele comercial este înregistrat la registrul comerţului, titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990. O analiză a legalităţii înregistrării numelui comercial, întemeiată exclusiv pe dispoziţiile legii comerciale menţionate, s-ar limita la verificarea condiţiilor de registra-bilitate strict prevăzute de respectiva lege.

Or, în ce priveşte condiţia disponibilităţii - singura care ar putea fi luată în discuţie într-un litigiu ca cel de faţă - aceasta nu ar putea fi verificată decât din perspectiva art. 38 din Legea nr. 26/1990, care prevede că orice firmă nouă - în sensul de nume sau denumire sub care un

comerciant îşi exercită comerţul şi semnează - trebuie să se deosebească de cele existente.

Prin urmare, la verificarea disponibilităţii firmei - sinonim în doctrină cu acela de nume comercial, registrul comerţului verifică doar existenţa unora identicc sau asemănătoare şi nicidecum existenţa unor alte drepturi de proprietate industrială pe carc o atare înregistrare le-ar putea încălca.

Pentru aceste motive, s-a apreciat că, în speţă, calea indicată de instanţa de apel nu ar fi aptă să asigure reclamantei valorificarea dreptului pretins.

în ce priveşte calea aleasă de reclamantă, instanţa de recurs a constatat că, fară a se solicita anularea înregistrării numelui comercial al pârâtei, reclamanta a înţeles să solicite prin cel de-al doilea capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul Comerţului a firmei Metaxas Ten SRL, în sensul eliminării din acest nume a cuvântului Metaxas care aduce atingere mărcii Metaxa, aparţinând reclamantei.

Câtă vreme reclamanta consideră că scopul urmărit de ea prin formularea acţiunii poate fi atins prin obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se poate pretinde de către instanţă să solicite anularea în întregime a înregistrării acestuia.

înalta Curte, constatând că pentru considerente parţial diferite, nici tribunalul şi nici curtea de apel nu au analizat pe fond existenţa conflictului între mărcile înregistrate de reclamantă şi numele comercial înregistrat de pârâtă şi nu au verificat dacă înregistrarea numelui comercial al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al reclamantului, astfel că, în baza art. 314 C. proc. civ., a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

Rejudecând cauza, prin sentinţa civilă nr. 843 din 8 mai 2008 Tribunalul Bucureşti a admis cererea, a interzis pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca „METAXA”, inclusiv oferirea sau prestarea serviciilor sub semnul „METAXA TEN” sau orice semn similar; s-a dispus efectuarea înregistrării în Registrul Comerţului a modificării firmei „Metaxas Ten”, astfel încât să fie eliminat din conţinutul firmei „Metaxas Ten” semnul „Metaxas”, care este similar cu marca „Metaxa”; totodată, s-a dispus obligarea pârâtei să publice pe cheltuiala sa dispozitivul sentinţei într-un ziar de largă circulaţie în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu 2.270,72 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

In calitate de titular al dreptului asupra mărcilor „METAXA”, reclamanta exercită toate drepturile prevăzute de art. 35 din Legea nr. 84/1998, inclusiv acela de a interzice pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a tuturor semnelor identice şi similare cu marca „METAXA”, inclusiv

oferirea sau prestarea serviciilor sub semnul „METAXAS TEN” sau orice alt semn similar.

Articolul 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevede că în ipoteza încălcării drepturilor exclusive conferite de marcă, în acţiunea în contrafacere nu este necesar să fie dovedit riscul de confuzie, acesta fiind prezumat, dacă există identitate între semnul folosit de către terţi şi cel înregistrat ca marcă, precum şi între produsele sau serviciile terţului şi cele ale reclamantului. Totodată, s-a reţinut prezumţia riscului de confuzie în situaţia enunţată şi în baza art. 16 din acordul TRIPS.

S-a apreciat că, în speţă, semnul folosit de pârâtă în denumirea sa comercială este identic cu marca înregistrată „METAXA” aparţinând reclamantei, iar serviciile şi produsele comercializate fac parte din clasele de produse şi servicii pentru care marca a fost înregistrată, apre-ciindu-se în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 35 alin. (2) lit. a) că faptele pârâtei reprezintă o încălcare a mărcii înregistrate, astfel încât s-a constatat că în cauză sunt întrunite toate condiţiile de admisibilitate ale acţiunii în contrafacere, motiv pentru care s-a admis acţiunea aşa cum a fost formulată, reţinându-se incidenţa în cauză şi a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990.

Prin decizia nr. 15A din 22 ianuarie 2009 Curtea de Apel Bucureşti -Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a admis apelul formulat de pârâtă, a schimbat în tot sentinţa apelată şi pe fond a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut următoarele:

Reclamanta este titulară a mărcilor „METAXA”, potrivit certificatelor de înregistrare a mărcilor depuse la dosar, pentru clasa 33 de produse conform Clasificării de la Nisa: vinuri, lichioruri şi băuturi alcoolice de origine greacă (cu excepţia berii), în timp ce prin certificatul de înregistrare nr. 514762/1987 (fară a se face dovada reînnoirii la momentul expirării duratei de 20 ani, în 2007), protecţia intimatei este mai largă, potrivit celor anterior arătate, în fiecare dintre titlurile reclamantei, România figurând ca ţară desemnată pentru protecţie, potrivit Acordului de la Madrid.

Conform informaţiilor obţinute de reclamantă de la O.N.R.C., pârâta SC METAXAS TEN SRL este o societate comercială cu răspundere limitată al cărei principal obiect de activitate este închirierea şi subîn-chirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate însă, potrivit susţinerilor constante ale pârâtei pe parcursul soluţionării cauzei, activitatea sa concretă şi care face parte dintre cele prevăzute cu titlu de activităţi secundare ale acesteia ţine de fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie (cod CAEN 1581); în acelaşi timp, pârâta are înscrise la ORC, potrivit actelor constitutive, o multitudine de alte activităţi secundare

conform CAEN, în legătură cu care nu s-au făcut dovezi sau susţineri că ar fi obiectivate în activitatea comercială a acesteia.

Examinând temeiul juridic al cererii de chemare în judecată din perspectiva dezlegării date de instanţa de apel în primul ciclu procesual, înalta Curte a statuat că şi dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor în art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcţie specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comerciantului identifică întreaga activitate a unei societăţi comerciale, fară a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.

Totodată, instanţa de casare a apreciat cu toate acestea că utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altuia poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători şi, implicit, un conflict între aceste două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiţie.

Pe lângă cele anterior precizate, care se impun instanţei de rejude-care în virtutea dispoziţiilor art. 315 C. proc. civ., în soluţionarea cauzei este necesar a se observa şi aplica principiile ce decurg din Cauza Celine pronunţată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene de la Luxemburg, sesizată de Cour d^! Appel de Nancy, Franţa, pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare în legătură cu aplicarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE, text transpus în legislaţia românească prin dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de trimitere din Franţa a solicitat, în esenţă, să se stabilească dacă utilizarea drept denumire socială, nume comercial sau emblemă de către un terţ neautorizat în acest scop a unui semn identic cu o marcă verbală anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca reprezintă o utilizare căreia titularul mărcii este îndreptăţit să îi pună capăt, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Directivă, situaţie în care, Curtea de la Luxemburg, având sarcina de a da o interpretare uniformă textului menţionat, în special noţiunii de „utilizare” prevăzute de acest articol, a statuat următoarele principii:

Titularul unei mărci poate interzice utilizarea de către un terţ a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Directivă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului;

- utilizarea să aibă loc fară consimţământul titularului mărcii;

- utilizarea să aibă loc pentru produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca;

- utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă a aduce atingere funcţiilor mărcii, în special funcţiei sale esenţiale de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor.

Curtea de la Luxemburg, prin hotărârea preliminară dată în Cauza Celine, a statuat că: „utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identicc cu ccle pentru carc a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptăţit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din prima Directivă nr. 89/104 a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă de a aduce atingere funcţiilor mărcii”.

In acest ultim caz, art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă, se poate opune unei astfel de interdicţii numai dacă utilizarea de către terţ a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Articolul 6(1) din Prima Directivă a fost transpus în legislaţia naţională în cadrul art. 38 din Legea nr. 84/1998.

Pârâta, prin motivele de apel, a criticat în primul rând calificarea dată caracterului juridic al numelui comercial/denumirii/firmei ca fiind comercial, iar nu civil, în susţinerea acestui motiv de apel aceasta invocând că în mod greşit s-a stabilit că titularul mărcii anterioare ar avea deschisă calea unei acţiuni în contrafacere, iar nu cea a solicitării anulării înregistrării firmei.

Aşa cum a susţinut şi intimata prin întâmpinarea formulată la motivele de apel, aceasta este o chestiune deja dezlegată în cauză şi asupra căreia nu se mai poate relua dezbaterea, întrucât ar fi contrar dispoziţiilor art. 315 C. proc. civ., deoarece prin decizia civilă nr. 3828/1105.2007, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a tranşat acest aspect.

Un alt motiv de apel vizează inaplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, apelanta contestând că ar putea fi asimilat un nume comercial cu un semn distinctiv în înţelesul art. 3 raportat la art. 5 din Legea nr. 84/1998, soluţia apelată extinzând domeniul de aplicare al normei de referinţă.

Potrivit celor redate din conţinutul Cauzei Celine, speţa dedusă judecăţii trebuie evaluată din perspectiva drepturilor exclusive ale titularului mărcii, potrivit circumstanţierilor arătate, întrucât art. 5(1) din Prima Directivă a Consiliului 89/104 este corespunzător dispoziţiilor art. 35 alin. (2) lit. a) din legea naţională.

In pricină, se constată că prima instanţă s-a raportat la dispoziţiile art. 35 lit. a) din lege, deşi între marca MET AXA şi numele comercial

METAXAS TEN se constată a fi incidenţă ipoteza unei evidente similarităţi, iar nu cca a identităţii, astfel că dispoziţiile incidente erau art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, caz în care, pe lângă cele enunţate cu titlu de principiu din hotărârea preliminară, trebuie verificate şi condiţiile specifice acestei ipoteze legale: similaritatea dintre semn şi marcă, similaritatea dintre produse sau servicii şi riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, restul condiţiilor fiind neschimbate.

Se impune precizarea că, deşi intimata s-a referit în conţinutul întâmpinării formulate la motivele de apel ale pârâtei şi la teza art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 referitor la protecţia mărcii cu renume, în condiţiile în care aceasta a indicat ca temei juridic al cererii dispoziţiile art. 35 din lege, în mod generic, nu s-au administrat niciun fel de probe pentru dovedirea renumelui mărcii, intimata, la interpelarea Curţii cu ocazia dezbaterii apelului, apreciind că nu este necesar să dovedească notorietatea, prin urmare, nici renumele mărcii, renumele mărcii presupunând un grad de cunoaştere mai mic decât în cazul notorietăţii.

Un asemenea punct de vedere nu poate fi primit, deoarece renumele mărcii - şi în mod necesar şi notorietatea - trebuie dovedite, nefiind suficientă simpla lor afirmare, întrucât ar fi contrar dispoziţiilor Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998; în aceeaşi Cauză Ce li ne, s-a stabilit că un factor care trebuie luat în considerare în cadrul unei aprecieri de genul celei în cauză este şi împrejurarea dacă este vorba despre o marcă având un anumit renume, renume de care terţul ar putea profita pentru comercializarea produselor sau serviciilor sale, factor pe care, dată fiind conduita intimatei, curtea de apel constată că nu îl poate analiza.

Aşadar, reclamanta titulară a mărcilor METAXA susţine că numele comercial METAXAS TEN trebuie interzis, date fiind drepturile sale exclusive asupra mărcii.

Denumirea comercială (socială) a apelantei este SC METAXAS TEN SRL, pe când numele său comercial METAXAS TEN, oricare dintre ele, neavând în sine funcţia de a distinge produse sau servicii. O denumire socială are ca obiect identificarea societăţii, în timp ce un nume comercial sau o emblemă au ca obiect desemnarea unui fond de comerţ.

In cauză, este cert că utilizarea numelui comercial de către apelantă are loc în contextul unei activităţi comerciale ce are ca scop obţinerea unui avantaj economic, aşadar fiind utilizat de către pârâtă în cadrul comerţului; pe de altă parte, este indubitabil că utilizarea semnului respectiv de către apelantă are loc fară consimţământul intimatei, în timp ce apelanta pârâtă contestă existenţa unei utilizări a semnului similar cu marca pentru produse sau servicii, susţinerea sa constantă fiind în sensul că folosirea semnului se limitează la simpla înregistrare a denumirii sale sociale sau a numelui comercial, iar nu pentru a-şi identifica produsele

de panificaţie pe care le fabrică şi comercializează. Or, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial a unei embleme se limitează la identificarea unei societăţi sau la desemnarea unui fond de comerţ, această utilizare nu poate fi considerată ca având loc pentru produse sau servicii, în sensul art. 5(1) din Directivă, deci şi al art. 35 din Legea nr. 84/1998.

In contextul în care apelanta a susţinut - iar intimata reclamantă nu a dovedit contrariul, deşi sarcina probei îi revenea - că foloseşte semnul METAXAS TEN doar pentru propria sa identificare, individualizare între ceilalţi comercianţi, ca şi pentru desemnarea fondului său de comerţ, fară a se aplica semnul pe produse sau servicii - oricum, diferite de cele ale intimatei: produse de panificaţie în comparaţie cu vinuri, lichioruri şi băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepţia berii, iar pe de altă parte, că utilizarea semnului respectiv nu are loc de o manieră care să permită stabilirea unei legături între semnul care constituie propria sa denumire socială ori numele său comercial şi produsele pe care le comercializează, curtea de apel apreciază că o atare utilizare nu are în sine drept scop să distingă produse sau servicii, astfel încât intimata reclamantă nu este îndreptăţită să solicite şi să obţină interzicerea acestui tip de folosire.

In speţă, constatându-se doar similaritatea semnelor, în timp ce produsele sunt diferite şi, în plus, neverificându-se „utilizarea pentru produse sau servicii”, Curtea apreciază că nu se justifică verificarea celorlalte condiţii din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere.

împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, invocând în drept dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

In dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta susţine următoarele:

1. Articolul 5 alin. (5) din Prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC a fost transpusă în legislaţia naţională prin art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, iar aceste din urmă prevederi nu menţionează expres că folosirea semnului trebuie să fie făcută în sensul de a distinge produsele şi serviciile.

Această interpretare reiese şi din motivarea deciziei nr. 3828/2007 a

înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în prezentul dosar, conform căreia utilizarea unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparţinând altei persoane poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor şi serviciilor celor doi întreprinzători.

Referindu-se şi la hotărârea dată de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-23/01 Robeco Group NV recurenta susţine că în speţă nu trebuie demonstrat faptul că numele comercial METAXAS TEN este folosit

pentru a distinge produsele şi serviciile, fiind suficient că este folosit doar pentru propria identificare, individualizare între ceilalţi comercianţi.

Recurenta nu este de acord cu raţionamentul curţii de apel, care se referă la hotărârea Curţii Europene de Justiţie pronunţată în cauza Celine, arătând că cele statuate de instanţa europeană trebuie interpretate în raport de parag. 34 al hotărârii aceleiaşi curţi în cauza Robeco Group NV (2002) în care se arată că: „atunci când semnul (...) nu este folosit cu scopul de a distinge produsele sau serviciile, este necesar să ne referim la ordinea juridică a statelor membre pentru a determina întinderea şi natura (...) protecţiei conferite titularilor mărcilor care susţin că suferă pagube ca rezultat al folosirii acelui semn ca nume comercial”.

In dispozitivul aceleiaşi decizii se arată că: „art. 5 alin. (5) din Prima Directivă a Consiliului 89/104/EEC trebuie interpretat în sensul că statele membre pot să protejeze o marcă împotriva altui semn decât un semn având scopul de a distinge produsele sau serviciile când o asemenea utilizare/folosire fară motive întemeiate profită de sau aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii”.

2. Recurenta mai susţine că potrivit H.G. nr. 106/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de etichetare a alimentelor, etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu denumirea socială şi sediul producătorului.

De asemenea, conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, orice societate comercială este obligată ca, în desfăşurarea activităţii sale, să emită factură către beneficiar în cadrul căreia trebuie menţionat obligatoriu numele comercial.

Prin urmare, în baza dispoziţiilor legale menţionate, aplicarea numelui comercial METAXAS TEN este obligatorie şi se înscrie în noţiunea de folosire a semnului prin aplicarea semnului pe documente în sensul art. 35 alin. final lit. d) din Legea nr. 84/1998.

3. Dacă în ceea ce priveşte similaritatea dintre marca METAXA şi numele comercial METAXAS TEN, aceasta a fost reţinută de instanţa de apel, în ceea ce priveşte concluziile referitoare la produsele şi serviciile celor doi întreprinzători, recurenta susţine că instanţa de apel a reţinut în mod greşit faptul că acestea ar fi diferite.

Pârâta are în obiectul său de activitate şi comerţul cu ridicata al băuturilor, comerţul cu amănuntul al băuturilor, comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, restaurante, hoteluri, baruri unde se vând, printre altele, băuturi alcoolice.

Aceasta induce în percepţia consumatorilor un risc de confuzie ce include şi riscul de asociere privind originea produselor sau serviciilor în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

In ceea ce priveşte produsele şi serviciile diferite pentru care numele comercial este folosit - de exemplu produse de panificaţie - în legislaţia

română nu există nicio prevedere conform căreia prenumele mărcii trebuie să fie dovedit, neexistând nicio dispoziţie legală simetrică Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998, referitoare la mărcile notorii, cu atât mai mult cu cât curtea de apel a mai reţinut că numele mărcii presupune un grad de cunoaştere mai mic decât în cazul notorietăţii.

Cu toate acestea, recurenta susţine că marca METAXA are o cotă de piaţă de 40% şi că doreşte să administreze în acest sens proba cu înscrisuri, respectiv articole de presă din care rezultă că această marcă a intrat pe piaţa din România înainte de 1989, ceea ce dovedeşte o îndelungată folosire a mărcii în România.

Astfel, este evident că prin folosirea numelui comercial similar mărcii pârâta ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii, consumatorii putând crede că METAXAS TEN este o filială sau sucursală a societăţii reclamante şi că produsele sau serviciile furnizate de pârâtă provin de la titularul mărcii METAXA.

Mai mult, pârâta nu a justificat în niciun fel introducerea cuvântul METAXA în numele său comercial, iar acest nume nu descrie vreun atribut al serviciilor oferite, ceea ce denotă reaua-credinţă în alegerea numelui comercial. Aşadar, folosirea numelui comercial nu s-a făcut conform practicii loiale şi aduce atingere dreptului la marcă.

Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii şi interzicerea folosirii în activitatea comercială de către pârâtă a numelui comercial METAXAS TEN.

Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Intimata susţine că este o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă închirierea şi subîn-chirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, dar că activitatea concretă pe care o desfaşoară ţine de fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, aşa cum a rezultat din probele administrate în fazele procesuale anterioare.

întrucât produsele sau serviciile pe care le comercializează nu sunt identice sau similare cu cele ale reclamantei, art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu este aplicabil, neexistând pentru public riscul de confuzie prevăzut de textul de lege menţionat.

Intimata mai arată că foloseşte numele METAXAS TEN doar pentru propria identificare, individualizare între comercianţi şi pentru desemnarea fondului de comerţ al societăţii, fară a aplica semnul pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale recurentei.

In susţinerea şi în combaterea motivelor de recurs, ambele părţi au administrat proba cu înscrisuri.

Analizând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a

înscrisurilor noi depuse la dosar, înalta Curte constată următoarele:

Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a fost modificată prin Legea nr. 66/2010, care a intrat în vigoare la 9 mai 2010, în timpul judecării recursului.

In analiza recursului, care priveşte legalitatea unei decizii pronunţate

anterior modificării, înalta Curte va avea în vedere şi se va referi la textele de lege în redactarea şi numerotarea iniţială. De asemenea, se va referi la jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie - actualmente Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - creată în interpretarea primei Directive de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE, înlocuită ulterior prin Directiva nr. 2008/95/CE, menţionând „Directiva”.

In ceea ce priveşte criticile formulate de recurentă în baza art. 304 pct. 9 C. proc. civ., acestea sunt nefondate, pentru următoarele considerente:

1. In soluţionarea cauzei, curtea de apel a avut în vedere în mod corect hotărârea pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-17/06 - cunoscută ca fiind cauza Cel ine - deoarece prin aceasta instanţa europeană a clarificat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite circumstanţe, să însemne utilizare pe care titularul unei mărci poate să o interzică în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Directiva nr. 89/104/CEE.

întrucât hotărârea dată de Curtea Europeană de Justiţie este obligatorie pentru toţi judecătorii Statelor Membre ale Uniunii Europene, art. 35 din Legea nr. 84/1998 care transpune art. 5 din Directivă, trebuie interpretat în acelaşi sens.

Cu alte cuvinte, în noţiunea de folosire în activitatea comercială fară consimţământul titularului a unui semn - identic sau asemănător cu marca - se include, printre altele, şi folosirea unui nume comercial.

Sub acest aspect, hotărârea pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-48/05, Robeco Group NV, invocată de recurentă, nu conţine o concluzie contradictorie sau diferită cu cea din cauza Celine, ci interpretează art. 5 alin. (5) din Directivă, cu referire la protecţia mărcii în cazul folosirii semnului într-un alt scop decât cel de a distinge produsele sau serviciile, când o atare utilizare ar putea aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii.

Faţă de cele reţinute, instanţa de apel a procedat în mod corect atunci când a analizat dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, cu referire la hotărârea dată în cauza Celine.

Constatând că semnele nu sunt identice, aşa cum reţinuse prima instanţă, curtea de apel a analizat conflictul din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b), verificând, pe de o parte, similaritatea semnelor în litigiu, iar, pe de altă parte, identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor comercializate.

Sub primul aspcct, curtea de apel a reţinut că între marca „METAXA” şi numele comercial „METAXAS TEN” există o evidentă similaritate.

A mai reţinut că utilizarea numelui comercial de către pârâtă are loc în contextul unei activităţi comerciale, în scopul obţinerii unui avantaj economic, adică în cadrul comerţului, şi că această utilizare se face indubitabil fară consimţământul reclamantei.

Totodată, a reţinut că utilizarea semnului similar cu marca nu îmbracă forma aplicării acestuia pe produse sau servicii, care oricum sunt diferite de cele ale reclamantei - produse de panificaţie în comparaţie cu vinuri, lichioruri şi băuturi alcoolice de origine greacă, cu excepţia berii - şi că utilizarea semnului nu are loc de o manieră care să permită stabilirea unei legături între propria denumire socială ori nume comercial şi produsele pe care le comercializează pârâta.

Prin urmare, instanţa de apel nu a negat că utilizarea unui nume comercial s-ar înscrie în noţiunea de folosire prevăzută de art. 35 din Legea nr. 84/1998, ci a stabilit că modul în care pârâta foloseşte acest nume comercial şi produsele în legătură cu care se desfăşoară activitatea pârâtei - diferite de cele protejate de marca reclamantei - fac să nu se îndeplinească cea de a doua condiţie a alin. (2) lit. b) din textul de lege menţionat, caz în care nici nu se mai impune analiza riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere.

2. Susţinerile referitoare la obligaţiile ce incumbă oricărui comerciant în legătură cu etichetarea produselor şi întocmirea facturilor nu pot fi considerate un motiv de recurs încadrabil în dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.

Chiar dacă s-ar fi dovedit că, respectând obligaţiile legale la care recurenta face referire, pârâta aplică numele comercial pe documente în sensul art. 35 alin. (3) lit. d), nu rezultă în ce mod acest fapt ar putea schimba soluţia pronunţată în speţă.

Câtă vreme s-a reţinut că pârâta desfăşoară o activitate comercială în domeniul produselor de panificaţie - diferite de băuturile alcoolice pe care le protejează marca reclamantei - aplicarea numelui comercial METAXAS TEN pe documentele ce fac dovada acestei activităţi nu determină ca cerinţele alin. (2) lit. b) din art. 35 să fie îndeplinite.

3. Instanţa de apel a verificat în ce mod are loc utilizarea de către pârâtă a numelui comercial în cadrul activităţii de comerţ pe care o des-

faşoară şi a stabilit că această activitate vizează produse diferite de cele pentru care reclamanta a înregistrat marca „METAXA”.

In acest context, susţinerea recurentei în sensul că în obiectul de activitate al pârâtei figurează şi activităţi legate de comercializarea băuturilor alcoolice nu are relevanţă, câtă vreme nu s-a stabilit, ca situaţie de fapt, că pârâta ar folosi numele comercial „METAXAS TEN” şi în legătură cu o activitate de producţie sau comercializare de băuturi alcoolice, astfel încât similaritatea sau identitatea produselor, suprapusă peste similaritatea necontestată a semnelor să poată crea în cadrul segmentului de public relevant - consumatorii de băuturi alcoolice - un risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere.

în soluţionarea apelului, curtea de apel a mai reţinut, tot ca situaţie de fapt, că nu s-a dovedit renumele mărcii „METAXA”, întrucât nu s-au administrat niciun fel de probe în acest scop.

Mai mult decât atât, cu toate că instanţa şi-a exercitat rolul activ, reclamanta a arătat că, aşa cum nu este necesar să se dovedească notorietatea unei mărci, nu este necesar să se dovedească nici renumele acesteia, care presupune un grad de cunoaştere mai mic decât în cazul notorietăţii.

In recurs s-a reluat această susţinere, care este lipsită de fundament legal.

In primul rând, trebuie arătat că, în ipoteza în care s-ar fi reţinut că marca „METAXA” este o marcă notorie sau, după caz, o marcă ce a dobândit un renume în România, protecţia ei s-ar fi extins şi cu privire la produse sau servicii diferite de ccle pentru care marca a fost înregistrată.

Această protecţie, care depăşeşte principiul specialităţii, este reglementată de art. 6 lit. e) şi respectiv de art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Altminteri, ar fi suficient ca pentru recunoaşterea unei protecţii extinse orice titular de marcă să afirme că marca sa a devenit notorie sau a dobândit un renume.

Prin urmare, pentru a se putea reţine că marca „METAXA” a dobândit un renume şi, pe cale de consecinţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, reclamanta trebuia să administreze un probatoriu adecvat, din care să rezulte care este procentul din cadrul segmentului de public vizat de marcă, în cadrul căruia marca „METAXA” este cunoscută. Numai prin cunoaşterea unui asemenea procent instanţa poate ajunge la concluzia că marca este notorie, adică

larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public relevant, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 sau că a dobândit un renume, adică, fară a fi larg cunoscută, este cunoscută de o parte semnificativă a acestui public în sensul art. 35 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege şi al art. 5(5) din Directivă, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-375/97, cunoscută ca fiind cauza Chevy.

In acest context trebuie arătat că, fară a le considera necesare, recurenta a depus la dosar o serie de înscrisuri, constând în extrase din diferite publicaţii, în care se face referire la activitatea îndelungată a societăţii comerciale, la veniturile mari ale acesteia şi la creşterea volumului de vânzări. Toate acestea nu fac însă dovada procentului din segmentul de public relevant care cunoaşte în România marca „METAXA" pentru a se putea trage concluzia că aceasta a devenit notorie sau că a dobândit un renume.

De asemenea, recurenta a depus la dosar înscrisuri referitoare la activitatea pretins desfăşurată de intimată în legătură cu instalaţii electrice, instalaţii şi branşamente, consultanţă în domeniul relaţiilor publice, agricultură, animale, construcţii specifice şi alte asemenea, care, chiar dacă denotă implicarea pârâtei în activităţi comerciale altele decât cele privind produsele de panificaţie, nu au legătură cu comercializarea băuturilor alcoolice, pentru care marca reclamantei este protejată.

La rândul său, intimata a depus la dosar, descărcând de pe internet, o listă cu 16 societăţi comerciale care încep cu cuvântul „Metaxa”, precum şi o biografie a generalului din armata greacă Ioannis Metaxas.

Considerând că toate înscrisurile noi depuse la dosar în recurs nu schimbă situaţia de fapt reţinută de instanţa de apel şi că aceasta a

aplicat corect dispoziţiile art. 35 la situaţia de fapt reţinută, înalta Curte constată că nu sunt incidente prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., aşa încât, în baza art. 312 C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

← Marcă. Conflict cu nume comercial. Jurisprudenţa C.J.U.E/...		Marcă. Acţiune în contrafacere. Imposibilitatea interzicerii... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Marcă. Conflict cu nume comercial. Semne similare. Produse diferite. Lipsa conflictului. Marcă notorie. Obligaţia probării notorietătii. Jurisprudenta C.J.U.E. (METAXA /METAXAS TEN)