Marcă. Acţiune în decădere. Condiţia interesului. Persoană interesată. Sarcina probei (OBI)
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 45 alin. (1), art. 47
C. civ., art. 1169
1. Conform art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
Legea nu defineşte ce se înţelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanţei să stabilească, în funcţie de circumstanţele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acţiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acţiunii.
De asemenea, nu există nicio raţiune pentru care, în cazul unei atare acţiuni, instanta să nu verifice această condiţie de
9 7 9 9
exerciţiu, specifică oricărei acţiuni civile, prin prisma criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct, personal, legitim, născut şi actual.
2. Solicitantul înregistrării unui semn identic sau similar
pentru produse identice sau similare, care a întreprins măsuri de investiţii, de dezvoltare, de publicitate etc. pentru promovarea produselor sau serviciilor pe care doreşte să le marcheze cu semnul respectiv sau chiar a folosit deja acel semn ca marcă justifică interesul de a obţine decăderea concurentului din dreptul asupra mărcilor înregistrate, dar nefolosite.
Dovedirea unei atare situaţii de fapt nu poate fi însă transformată într-o condiţie sine qua non a intentării acţiunii în decădere, deoarece ar fi lipsită de suport legal.
Astfel, a pretinde reclamantei ca, înainte chiar de a intenta acţiunea în decădere, să iniţieze mai întâi o extindere a activitătii
9 7 9 9
comerciale pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele protejate de mărcile pârâtei, pe care să le marcheze cu un semn similar înseamnă a-i pretinde să se hazardeze într-un demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care, până la un eventual succes al acţiunii în decădere, pârâta le deţine exclusiv asupra mărcilor sale.
3. Dispoziţiile referitoare la sarcina probei cuprinse în art. 47 din Legea nr. 84/1998 se referă strict la dovedirea folosirii mărcii, în considerarea faptului că nu se poate pretinde reclamantei să facă dovada unui fapt negativ, respectiv cel al nefolosirii mărcii.
Referitor la interesul promovării acţiunii, sarcina probei nu poate fi plasată pârâtei, în acest caz aplicându-se regula prevăzută de art. 1169 C. civ.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2245 din 9 martie 2007, nepublicată
Prin ccrerca înregistrată la data de 3 februarie 2004, reclamanta SC O.R.I.E. SRL a chemat în judecată pe pârâta OBI B. - H. GMBH & CO. K., solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa în contradictoriu şi cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci -
O.S.I.M., să dispună decăderea pârâtei din drepturile conferite pe teritoriul României de înregistrarea mărcilor:
- OBI înregistrată la 6.02.1995, sub nr. 635568/21.03.1995, la Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale de pe lângă OMPI, marcă verbală înregistrată pentru clasele de produse şi servicii nr. 1,2 ,5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 şi 31, potrivit Clasificării de la Nisa şi care conţine şi un element figurativ înregistrat sub nr. 03.05.05, 25.07.20, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, potrivit Clasificării instituite prin Aranjamentul de la Viena, marcă protejată şi în România;
- OBI înregistrată la 28.07.1995, sub nr. 646003/20.09.1995, la Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale de pe lângă OMPI, marcă verbală înregistrată pentru clasele de produse şi servicii nr. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 şi 31, de asemenea, având România ţară desemnată pentru protecţie;
- OBI înregistrată la 18.05.1998, sub nr. 700415/20.08.1998, la Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale, marcă verbală înregistrată pentru clasele de produse şi servicii nr. 1, 2, 5, 6 , 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 şi 31 şi care conţine şi un element figurativ înregistrat sub nr. 03.05.05, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08, şi având şi culori revendicate negru, alb şi portocaliu, marcă protejată şi în România.
S-a mai solicitat, de asemenea, să se dispună obligarea O.S.I.M. la radierea mărcilor menţionate din Registrul Naţional al Mărcilor şi obligarea primei pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.
In motivarea cererii, reclamanta a învederat că cele trei mărci, a căror titulară este societatea germană, nu au făcut obiectul unei folosiri efective nici de către pârâtă şi nici de către o altă persoană pe teritoriul României o perioadă neîntreruptă de peste 5 ani.
Reclamanta a arătat că interesul său în promovarea cererii este unul legitim, deoarece este titulară a două mărci înregistrate în România sub nr. 43164 din 13 iulie 2000 pentru clasa 35 - servicii import-export şi respectiv nr. 45428 din 24 ianuarie 2001 pentru clasa 39 - transport (distribuţie), ambalare şi depozitare mărfuri, cele două mărci fiind OBI ROM IMPORT EXPORT.
Mai arată reclamanta că ambele mărci cu element figurativ, pentru care s-au revendicat şi culorile albastru şi orange, beneficiază de protecţie pe teritoriul României pentru perioada de 10 ani începând de la data înregistrării lor; reclamanta îşi foloseşte mărcile înregistrate şi intenţionează să proccdeze la diversificarea atât a producţiei, cât şi a serviciilor sale, iar pentru îndeplinirea acestor obiective, mărcile pârâtei reprezintă un veritabil obstacol, deoarece sunt mărci de rezervă, ceea ce contravine reglementărilor legale în vigoare.
împrejurarea că pârâta beneficiază de protecţie pe teritoriul României pentru mărcile pentru care solicită a se dispune decăderea, fară să realizeze o exploatare efectivă a acestora, deturnează marca de la funcţia ei şi constituie un abuz de drept, deoarece constituie o ocupaţie nejustificată a unui semn a cărui protecţie este subordonată condiţiei folosirii.
In drept, s-au invocat prevederile art. 45-47 din Legea nr. 84/1998, Regula 32 şi Regula 36 alin. (2) din H.G. nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998.
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii reclamantei privind decăderea sa din drepturile conferite de marca OBI cu element figurativ, înregistrată internaţional sub nr. 700415 din 20 august 1998, ca prematur formulată, precum şi respingerea celorlalte capete de cerere ca neîntemeiate.
A precizat că reclamanta i-a indicat greşit numele său comercial, acesta fiind OBI B. -H. GmbH & CO. F.C. KG, şi nu OBI B. - H. GmbH & CO. KG S., precizare de care instanţa a luat act dispunând cuvenita rectificare.
Pârâta a susţinut că acţiunea reclamantei este prematur formulată în ce priveşte marca OBI cu clement figurativ, înregistrată internaţional sub nr. 700415 şi depusă spre înregistrare la OMPI Ia 20 august 1998, aceasta deoarece data de la care termenul de 5 ani de nefolo-
sinţă a unei mărci pentru aplicarea sancţiunii decăderii începe să curgă nu de la data depunerii cererii de înregistrare, ci de la data la care oficiul naţional receptor, în cazul de faţă O.S.I.M., a înscris în Registrul Naţional al Mărcilor, marca acceptată spre înregistrare şi în România. Pornind de la acest considerent, ca şi de la faptul că procedura în faţa O.S.I.M. se derulează pe durata a minim 12 luni, se poate prezuma cu uşurinţă că termenul de 5 ani pentru această marcă se socoteşte începând cel mai devreme de la 20 august 1999.
Referitor la celelalte două mărci cu privire la care reclamanta a solicitat să se dispună decăderea şi înregistrate internaţional în anul 1995, acţiunea reclamantei este neîntemeiată, deoarece nu este îndeplinită condiţia de fond a nefolosirii efective a mărcilor pc teritoriul României în termenul de 5 ani prescris de lege.
Pârâta a invocat, de asemenea, excepţia lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii, motivat de împrejurarea că aceasta nu a dovedit calitatea de „persoană interesată” în sensul art. 45 din Legea mărcilor şi a Regulii 32 din Regulament.
întrucât este vorba de mărci diferite înregistrate pentru clase diferite de produse şi servicii, simpla afirmaţie a reclamantei că intenţionează diversificarea producţiei şi serviciilor proprii oferite sub marca OBI ROM IMPORT EXPORT, nu este de natură a conferi acesteia calitatea de persoană interesată în solicitarea decăderii reclamantei din drepturile conferite de mărcile sale OBI, iar o interpretare contrară ar însemna transformarea condiţiei interesului impuse de art. 45 din lege, într-o condiţie iluzorie, fară substanţă, situaţie în care orice persoană ar dobândi automat calitatea de persoană interesată şi ar îndeplini astfel condiţia interesului procesual prevăzută de text.
Prin sentinţa civilă nr. 110 din 14 februarie 2005, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, a respins ca nefondată excepţia prema-turităţii acţiunii, invocată de pârâtă în legătură cu marca OBI înregistrată în anul 1998, a admis excepţia lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii şi a respins acţiunea în temeiul acestei excepţii.
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că data de la care se calculează termenul de 5 ani de nefolosinţă a mărcii nu este data la care O.S.I.M. a înscris marca în Registrul Naţional al Mărcilor, ci data de la care marca beneficiază de protecţie pe teritoriul României. Din adresele comunicate de O.S.I.M. şi extrasele privind mărcile pârâtei a rezultat că marca OBI cu nr. 700415 a dobândit protecţie în România ca urmare a înregistrării internaţionale a acesteia în conformitate cu Aranjamentul de la Madrid şi din acelaşi înscris a
rezultat că cererea de înregistrare a mărcii respective a fost depusă la Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale la data de 20 august 1998.
In conformitate cu art. 4 al Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, ratificat de România prin Decretul nr. 1176/1968, cu înccpere de la înregistrarea făcută la Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale potrivit art. 3 şi art. 3 ter, protecţia mărcii în fiecare dintre ţările contractante interesate va fi aceeaşi ca în cazul în care marca ar fi depusă direct în ţara respectivă.
Ca atare, s-a apreciat că data la carc cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă la Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale este data de la care marca respectivă beneficiază de protecţie pc teritoriul României, astfel că excepţia invocată de pârâtă s-a înlăturat ca nefondată.
Referitor la excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea cererii, tribunalul a reţinut, potrivit art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998, că cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă poate fi formulată de orice persoană interesată, situaţie în carc reclamanta trebuie să justifice un interes pentru promovarea prezentei cereri, în lipsa acestuia nejustificându-se scopul judecăţii, respectiv profitul moral sau material pc care partea îl urmăreşte în judecată.
Interesul, fiind o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, trebuie să fie legitim, născut, actual, direct şi personal, prima instanţă apreciind că cerinţa interesului trebuie examinată în cauza de faţă în raport de particularităţile domeniului protecţiei mărcilor.
Tribunalul a considerat, în raport de justificarea prezentată de reclamantă în motivarea cererii de chemare în judecată, că aceasta nu are calitatea de persoană interesată pentru a solicita decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile sale OBI.
Nu au putut fi reţinute susţinerile reclamantei în sensul intenţiei de diversificare a producţiei şi serviciilor sale, deoarece faţă de probele cauzei, aceasta a fost apreciată drept o simplă declaraţie de intenţie, în condiţiile în care nu s-a dovedit fie începerea unor asemenea activităţi de dezvoltare a producţiei şi serviciilor sale, fie măcar adoptarea unei decizii în acest sens, constând în planuri de strategie sau proiecte de investiţii ale organelor sale de conducere.
în al doilea rând, prima instanţă a reţinut, de asemenea, că reclamanta nu a indicat nici acele produse pe care intenţionează să le fabrice, comercializeze etc., sau serviciile pc carc doreşte să le presteze, precizare ce era necesară în vederea stabilirii identităţii sau
similarităţii cu cele pentru care pârâta şi-a înregistrat mărcile OBI. S-a constatat, sub acest aspect, că mărcile deţinute de reclamantă asigură acesteia o protecţie doar pentru o categorie redusă de servicii în cadrul claselor 35 şi 39, pe când mărcile înregistrate de pârâtă îi conferă societăţii germane o protecţie pentru o multitudine de produse sau servicii din clasele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21,24, 27 şi 31.
Declaraţia de intenţie a reclamantei, în sensul anterior redat, nu a putut fi validată de prima instanţă pentru aceea că s-ar ajunge la situaţia recunoaşterii unor efecte juridice valabile unei manifestări de voinţă unilaterale, în dauna unor terţi.
S-a apreciat, de asemenea, că în categoria persoanelor interesate intră şi concurenţii, dar în cauza dedusă judecăţii nicio probă administrată nu poate conduce la concluzia că cele două părţi ar fi concurenţi comerciali, în condiţiile în care mărcile înregistrate de fiecare dintre ele se referă la produse şi servicii diferite şi pe care fiecare le exploatează în propria activitate comercială.
Prima instanţă a reţinut că pentru a putea introduce o acţiune în decăderea drepturilor conferite de marcă nu este absolut necesar a se face dovada privind demararea de către reclamantă a procedurii de înregistrare la O.S.I.M. a unei mărci identice sau similare şi care ar putea fi eventual refuzată tocmai pentru existenţa mărcii a cărei decădere se solicită. Dar, în lipsa începerii unei astfel de proceduri, s-a considerat că trebuie produse dovezi certe privind interesul legitim urmărit de reclamantă în promovarea acţiunii în decădere, respectiv dovezi privind seriozitatea intenţiei şi de diversificare a produselor şi serviciilor.
S-a concluzionat că, în lipsa unor astfel de probe, reclamanta nu poate urinări un alt scop decât acela de a-şi apropria o marcă fie în scopul blocării acesteia, fie în scop speculativ. Relativ la scopul blocării mărcii, acesta nu poate fi considerat drept unul legitim, însă în ce priveşte urmărirea unui scop speculativ, aceasta nu poate fi apreciată întotdeauna contrară legii sau bunelor moravuri.
In această situaţie, prima instanţă a considerat că reclamanta ar fi justificat un interes legitim în acţiunea în decădere dacă ar fi făcut dovada că în obiectul său de activitate ar intra şi comerţul de mărci.
Tribunalul a concluzionat că, deşi reclamanta nu a indicat ce marcă ar dori să înregistreze în viitor pentru produsele sau serviciile pe care le va dezvolta, singura concluzie rezonabilă ar fi aceea că va
dori să-şi înregistreze aceeaşi marcă pe care o foloseşte deja, şi anume OBI ROM IMPORT EXPORT.
Or, în aceste condiţii, raportat la mărcile OBI ale pârâtei, nu se poate considera cu evidenţă că semnele s-ar afla în conflict, aspect asupra căruia ar urma să se decidă în urma unui examen de fond realizat de O.S.I.M.
Prin decizia civilă nr. 51A din 20 aprilie 2006, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei.
Pentru a pronunţa această decizie, curtea de apel a avut în vedere următoarele:
1. In aprecierea interesului reclamantei în promovarea ccrerii de decădere a intimatei din ccle trei mărci OBI înregistrate internaţional şi cu ţară desemnată şi România, tribunalul a indicat în mod riguros probele prin care reclamanta putea să justifice solicitarea de decădcre a intimatei din drepturile conferite de mărci Ic OBI pentru care opune protecţie şi în România.
In aceste condiţii, în măsura în care obiectul de activitate îi permitea - obiect de activitate foarte vast, de altfel - şi având în vedere că în extrasul din registrul comerţului din 18 martie 2003, reclamanta apare înregistrată cu domeniul principal de activitate „comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare”, aceasta trebuia a face dovada cel puţin a unei intenţii serioase, ferme, credibile şi convingătoare de extindere a activităţii sale concrete într-o zonă care să se suprapună cu produsele şi serviciile pentru care intimata beneficiază de protecţie şi în România.
Conceptul de marcă de rezervă însăşi apelanta îl foloseşte în formularea criticilor în corelaţie cu noţiunea de obstacol, ceea ce presupune că apelanta-reclamantă din cauza existenţei protecţiei mărcilor intimatei este stânjenită, împiedicată în activitatea sa.
Este motivul pentru care legiuitorul a pus la îndemâna celor interesaţi un remediu de eliminare a drepturilor arogate de un titular prin înregistrarea unei astfel de mărci şi pentru care protecţia obţinută nu are conţinut, situaţie în care funcţiile mărcii sunt anulate; acest remediu este, într-adevăr, cum corect susţine şi apelanta, acţiunea în decădere.
Curtea constată însă că apelanta invocă eronat dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 84/1998, în ce priveşte sarcina probei interesului în promovarea unei astfel de cereri, deoarece norma citată are un obiect
precis determinat ca sarcină a probei ce incumbă pârâtului într-o acţiune în decădere, şi anume: folosirea mărcii.
Fiind o derogare de la regulile procesuale privind sarcina probei (art. 1169 C. civ.), cu raţiuni evidente ţinând de imposibilitatea dovedirii de către reclamant a unui fapt negativ (nefolosirea efectivă a mărcii o perioadă de 5 ani) şi aplicarea regulii dovedirii faptului pozitiv vecin şi conex, restul dispoziţiilor procedurale sunt cele ale dreptului comun, care dispun că reclamantul, pe lângă celelalte elemente ale acţiunii civile, este cel care trebuie să justifice interesul în declanşarea procedurii judiciare.
Pc de altă parte, dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 84/1998 stabilind în sarcina titularului mărcii dovada folosirii ci, vizează în mod evident fondul cauzei, în timp ce excepţiile procesuale (fie de procedură, fie de fond) se cercetează cu prioritate conform art. 137 alin. (1) C. proc. civ.
2. A doua critică vizează nesupunerea dezbaterii părţilor de către instanţă a necesităţii administrării de probe noi.
Excepţia lipsei de interes a fost invocată de intimata-pârâtă în faţa instanţei de fond prin cerere scrisă depusă la dosar în şedinţa publică din 16 decembrie 2004, dată după care, în cauză, au mai fost acordate alte două amânări până la dezbaterea fondului pricinii, astfel că apelanta-reclamantă, în cunoştinţă de cauză, a avut posibilitatea pregătirii apărării şi asupra acestei excepţii.
Rolul activ al instanţei nu poate să anihileze principiul disponibilităţii părţilor, iar acesta nu presupune şi indicarea obiectului probei în ce priveşte o excepţie opusă de partea adversă.
In plus, aşa cum deja s-a arătat, în apel reclamanta avea posibilitatea completării probatoriului, probe care de altfel au fost admise cu acest obiectiv: justificarea interesului în formularea acţiunii.
Curtea de apel a constatat că înscrisurile noi depuse la dosar în apel nu sunt de natură a justifica interesul reclamantei în cererea de decădere a titularei mărcilor OBI, în măsura în care nu vizează aspectcle reţinute de tribunal ca prezentând importanţă din accastă perspectivă.
Astfel, înscrisurile produse în apel de reclamantă fac dovada obiectului de activitate al apelantei şi a unei intense corespondenţe comerciale pc care a purtat-o cu reprezentanţii intimatei pe durata a doi ani şi având ca element declanşator notificarea adresată intimatei prin mandatarul său în ţară cu privire la presupuse acte de contrafacere, imputate apelantei şi decurgând din folosirea neautorizată a
mărcii OBI, contrafacere reclamată şi pentru numele comercial al apelantei.
Din această corespondenţă rezultă că părţile nu au ajuns la o soluţionare amiabilă, iar apelanta însăşi şi-a exprimat disponibilitatea schimbării numelui său comercial în schimbul unei compensaţii şi, în plus, între părţi a fost antamată problema identităţii sau similarităţii de produse şi servicii ale celor două părţi pentru a se determina dacă se conturează un veritabil conflict între ele.
3. In promovarea unei cereri de decădere a titularului din drepturile conferite de marca sa înregistrată, reclamantul trebuie să urmărească un scop, un folos practic prin formularea acelei cereri şi câtă vreme acesta nu şi l-a dezvăluit fară echivoc în faţa primei instanţe în motivarea cererii de chemare în judecată şi nici ulterior, prin probele administrate, tribunalul în mod just a recurs la prezumţia corectă că reclamanta intenţionează să-şi înregistreze marca OBI sau să-şi extindă propria protecţie şi pentru alte clase decât cele pentru care deţine certificatele de înregistrare.
Or, în lipsa unei probe pertinente sub acest aspect, dispoziţiile art. 1203 C. civ. permit instanţei să recurgă la prezumţia judiciară.
4. Interesul apclantci-rcclamantc nu poate fi unul general, indc-terminat „legat de domeniul protecţiei mărcilor”, astfel cum susţine prin motivele de apel, iar potenţiala coliziune specifică acestui domeniu cu intimata, datorată numelui său comercial, care include cuvântul „OBI”, nu sunt împrejurări de natură a susţine nici caracterul personal al interesului şi nici pe acela legitim, aşa cum s-a arătat, apelanta a solicitat compensaţii intimatei pentru a accepta schimbarea numelui său comercial.
Referitor la încercarea intimatei de a-şi rezerva la Oficiul Registrului Comerţului un nume comercial în limitele teritoriale ale efectelor mărcilor deţinute (pe lângă nedovedirea unei atare susţineri), nu este o împrejurare în sprijinul legitimităţii interesului reclamantei în introducerea acţiunii în decădere, deoarece, înainte de a se opune eventuala înregistrare a numelui comercial al intimatei în România, aceasta este în măsură să se prevaleze de drepturile sale exclusive decurgând din înregistrarea internaţională a mărcilor OBI (şi, din 2003, naţională), chestiunile fiind distincte şi fară conexitate cu condiţia interesului apelantei-reclamante în acţiunea în decădere.
In caz contrar, ar însemna să se valideze ideea că, dacă pârâta ar fi dccăzută din drepturile cu privire la marcă, acesta ar fi motivul determinant în refuzul înregistrării numelui său comercial în România
în condiţiile Legii nr. 26/1990, iar nu motivele de refuz distinct prevăzute de acest act normativ.
5. împrejurarea că tribunalul, în argumentarea excepţiei lipsei de interes, foloseşte sintagma (pentru stabilirea premisei) că acţiunea în decădere este cea formulată împotriva titularului unei mărci care, din anumite motive, nu şi-a folosit marca, nu contravine cu nimic dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 84/1998, deoarece printr-o atare formulare nici nu se răstoarnă sarcina probei stabilită prin text şi nici nu se afirmă că acele motive de nefolosire efectivă nu ar trebui să fie justificate, astfel cum prevede art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Din nou se impune sublinierea că „motivele justificate’' pentru nefolosirea efectivă a mărcii de către titular este o chestiune cc vizează fondul cauzei, şi nu excepţia reţinută de tribunal în mod temeinic.
6. Natura interesului titularului cererii de chemare în judecată într-o acţiune în decădere nu este diferită de aceea a oricărei acţiuni civile, numai că în verificarea lui, circumstanţierile acestuia ţinând de cauza dreptului sau cererii de chemare în judecată ('causa debendi) sunt elemente de fapt care şi în domeniul dreptului de proprietate intelectuală, îmbracă în mod necesar forma unor clemente concrete în care se obiectivează.
Folosirea efectivă a mărcilor pe teritoriul României este, într-adevăr, o condiţie legală în această materie (de vreme ce legiuitorul a stabilit o sancţiune pentru ipoteza contrară - decăderea), iar raţiunile acestei reglementări sunt cele corect enunţate de apelantă (abandonarea mărcii de către titular sau o marcă de rezervă), însă când prin lege s-a statuat că orice persoană interesată poate cere decăderea titularului pasiv al unei mărci din drepturile obţinute prin înregistrare, nu s-a avut în vedere un interes public al clarificării situaţiei juridice a mărcilor pentru că atunci ar fi fost suficient să se statueze că orice persoană poate cere decăderea.
Raţiunea legii transpare cu uşurinţă în aceea de a se pune la îndemâna terţilor pentru care marca respectivă prezintă un interes oarecare şi pe care intenţionează să şi-o aproprie într-o formă identică sau similară, un instrument eficient, legal şi viabil de a face respectiva marcă disponibilă pentru ca la solicitarea propriei înregistrări (pentru produse identice sau similare) să nu i se opună accastă anterioritate conform art. 6 lit. a)-c) din Legea nr. 84/1998.
Aşa fiind, interesul în promovarea unei astfel de cereri în mod necesar trebuie să aibă toate însuşirile interesului pentru formularea oricărei acţiuni civile: să fie legitim, personal, născut şi actual.
Interesul nu poate fi considerat ca legitim numai prin aceea că apelanta urmăreşte clarificarea statutului juridic al mărcilor intimatei, pentru că ar însemna că se ajunge la calificarea acţiunii în decădere drept o acţiune publică sau drept un instrument pentru epurarea Registrului Naţional al Mărcilor de mărcile inactive, la îndemâna oricărei persoane.
Or, aşa cum susţine şi apelanta, existenţa unei mărci înregistrate constituie un impediment (în sensul anteriorităţii) pentru cererile de înregistrare formulate ulterior, dar numai pentru un semn identic sau similar, dar şi pentru produse identice sau similare, şi nu pentru orice persoană care solicită protecţia unui semn oarecare ca marcă, fară legătură cu cea pentru care se solicită sancţiunea decăderii, ceea ce conturează caractcrul personal şi direct al interesului unei astfel de cereri.
De asemenea, interesul apclantei-rcclamantc nu este nici născut şi actual şi nici nu rezultă concluzia contrară în sensul îndeplinirii acestei condiţii la momentul verificării condiţiei obiective a nefo-losirii efective a mărcilor intimatei o perioadă neîntreruptă de 5 ani, cum se susţine prin motivele de apel.
însuşirea interesului de a fi născut şi actual presupune că folosul practic urmărit de reclamantă prin iniţierea acţiunii în decădcre trebuie să fie imediat, şi nu virtual şi în niciun caz el nu poate consta în simpla recompensă morală a unei eventuale radieri a unei mărci de rezervă din Registrul Naţional al Mărcilor.
In plus, interesul său este cu atât mai îndepărtat în prezent cu cât intimata a procedat şi la înregistrarea naţională a mărcii OBI, potrivit certificatului depus în apel la dosar, beneficiind de protecţie în temeiul acestui titlu din 3 septembrie 2003, moment ce se situează anterior promovării prezentei cereri - 3 februarie 2004, astfel încât nu poate fi apreciată accastă înregistrare ca realizată pro causa.
7. Se constată că greşit pretinde apelanta că tribunalul a denaturat specificul acţiunii în dccădere prin analiza unor condiţii proprii acţiunii în contrafacere, stabilind eronat că reclamanta nu a indicat acele produse pe care intenţionează să le fabrice sau serviciile cu care doreşte să-şi diversifice activitatea.
Este necesară din perspectiva verificării condiţiilor interesului o atare precizare, dat fiind principiul specialităţii mărcilor, în sensul că
protecţia unei mărci înregistrate şi drepturile exclusive pe care le naşte nu depăşesc sfera produselor identice şi similare şi poate fi opusă numai semnelor identice şi similare (excluzând mărcile de renume ca mărci înregistrate şi evident, mărcile notorii care se bucură de protecţie independent de condiţia înregistrării, şi cu atât mai mult pe cele celebre).
Aşa fiind, enunţarea acestei cerinţe în sentinţa apelată nu este inutilă, fiind o condiţie indispensabil de analizat, iar identitatea sau similaritatea semnelor, ca şi acelea ale produselor şi serviciilor nu este proprie numai acţiunii în contrafacere, ci şi celei în decădere.
-8. Tribunalul nu a subordonat calităţii de reclamant într-o cerere în decădere exclusiv celei de concurent al pârâtei, în argumentarea lipsei de interes în formularea cererii, ci în categoria persoanelor interesate într-o atare solicitare a admis că intră şi concurenţii, după cum pot justifica un interes legitim şi solicitanţii înregistrării unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare şi carc au întreprins măsuri de investiţii, de dezvoltare, de publicitate etc. pentru promovarea produsului sau serviciilor pe carc doresc să le marcheze cu semnul respectiv sau chiar au folosit deja acel semn respectiv ca marcă la data cererii de înregistrare.
Cum însăşi reclamanta susţine că serviciile sale pentru care deţine cele două mărci înregistrate sunt diferite de produsele şi serviciile intimatei pentru care beneficiază de protecţia mărcilor OBI, curtea de apel a concluzionat că interesul său de a obţine decăderea acesteia din drepturile conferite de înregistrarea internaţională pentru care România este ţară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid (înregistrarea naţională nefacând obiectul cererii) nu se verifică în cauză.
împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, invocând, în drept, dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
In dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta arată că instanţa de apel a încălcat şi a aplicat greşit legea, respectiv dispoziţiile art. 45, art. 47 şi art. 3 din Legea nr. 84/1998.
In opinia recurentei, pot avea interes să introducă o acţiune în decădere din drepturile conferite de marcă nu numai concurenţii titularului mărcii, ci şi alte persoane care doresc să aibă o marcă mai puternică, mai pronunţată distinctiv sau care doresc să-şi diversifice producţia sau serviciile.
Aceasta nu înseamnă însă că reclamanta a înţeles să invoce doar un interes general în promovarea acţiunii, aşa cum greşit s-a reţinut de către instanţa de apel.
Astfel, reclamanta a susţinut că se impune clarificarea statutului juridic al mărcii pârâtei, în legătură cu care se cere verificarea în justiţie a duratei şi efectivităţii folosirii acesteia, doar pentru a justifica legitimitatea interesului urmărit de reclamantă.
Instanţa de apel nu a dat semnificaţia cuvenită potenţialei coliziuni dintre mărcile şi numele comercial ale reclamantei, care includ cuvântul OBI şi cele ale pârâtei, care conţin acelaşi cuvânt, în măsură să justifice calitatea de persoană interesată din perspectiva art. 45 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 84/1998.
Chestiunea aprecierii interesului este legată de existenţa unor indici minimali care să-l releve, şi nu a unor indici precis determinaţi, atâta vreme cât aceştia nu sunt determinaţi de lege.
Recurenta susţine că, în afară de existenţa acestor indici minimali, a probat chiar coliziunea efectivă dintre drepturile sale şi cele ale pârâtei, prin aceea că pârâta a încercat să rezerve la Oficiul Registrului Comerţului numele său comercial OBI pe teritoriul României, ceea ce i-a perturbat reclamantei folosirea drepturilor asupra propriilor mărci OBI.
Recurenta mai arată că în mod greşit a reţinut instanţa de apel că interesul său nu este născut şi actual, în contradicţie cu dispoziţiile art. 45 lit. a) şi art. 47 din Legea nr. 84/1998.
Astfel, potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998, dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia, iar potrivit art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, titularul este cel care trebuie să facă dovada existenţei unor „motive justificate” pentru care marca nu a tăcut obiectul unei folosiri efective în conformitate cu cerinţele legii.
De asemenea, art. 3 alin. (1) lit. a) din lege prevede că marca este protejată legal numai în măsura în care aceasta îndeplineşte funcţia de a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.
De aici, dcduce recurenta că, în ceea ce priveşte condiţia interesului de a fi născut şi actual, aceasta este realizată la momentul îndeplinirii condiţiei obiective a nefolosirii mărcii într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani.
Ca şi prima instanţă, şi curtea de apel a stabilit în mod greşit că, pentru a se putea considcra că interesul promovării acţiunii este direct şi personal, trebuie ca acţiunea să fie formulată de către o persoană care a încercat să înregistreze un semn identic sau similar, dar şi pentru produse identice sau similare.
O asemenea interpretare adaugă la lege, deoarece art. 45 al Legii nr. 84/1998 nu impune nicio condiţie referitoare la existenţa similarităţii sau a identităţii semnelor aparţinând unor titulari diferiţi şi nici a similarităţii ori identităţii produselor sau serviciilor pentru care au fost înregistrate.
Recurenta solicită admiterea recursului, admiterea apelului, respingerea excepţiei lipsei de interes şi trimiterea dosarului la tribunal pentru judecarea fondului cauzei.
Intimata OBI B. - H. GmbH & CO F.C. KG a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că exccpţia lipsei de interes a fost corect soluţionată.
In mod legal, instanţa de apel, ca şi cea de fond au analizat îndeplinirea condiţiei interesului în promovarea acţiunii din perspectiva caracterelor general admise de doctrină şi de practică.
Câtă vreme nu s-a probat că reclamanta ar desfăşură activităţi şi servicii cu produse şi servicii identice cu cele pentru care au fost înregistrate mărcile OBI ale pârâtei conform claselor rezervate şi nici că ar fi formulat o cerere de înregistrare a unei anumite mărci pentru anumite clase de produse, carc să fi fost respinsă pe motiv de anterioritate a unei alte mărci nefolosită de titular, corect s-a considerat că reclamanta nu arc interes în promovarea acţiunii.
Recursul este fondat şi va fi admis, pentru următoarele considerente:
Conform art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 - în temeiul căruia a fost intentată acţiunea reclamantei - orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
Legea nu defineşte ce se înţelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanţei să stabilească, în funcţie de circumstanţele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acţiune în dccădcrea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acţiunii.
De asemenea, nu există nicio raţiune pentru care, în cazul unei atare acţiuni, instanţa să nu verifice accastă condiţie de exerciţiu, specifică oricărei acţiuni civile, prin prisma criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct, personal, legitim, născut şi actual.
în speţă, s-a reţinut, ca situaţie de fapt, că:
Atât reclamanta, cât şi pârâta sunt societăţi comerciale, care au în componenţa numelui comercial sintagma OBI şi care au înregistrate mărci ce conţin aceeaşi sintagmă.
Mărcile reclamantei sunt înregistrate pentru clasele 35 şi 39, în timp ce mărcile pârâtei sunt înregistrate pentru clasele 1, 2, 5, 6, 8, 9,
11, 16, 17, 19, 20, 27 şi 31 ale Clasificării de la Nisa.
S-a mai reţinut că înscrisurile produse în apel de reclamantă fac dovada obiectului său de activitate, dar şi a unei intense corespondenţe comerciale pe care a purtat-o cu reprezentanţii pârâtei pe durata a doi ani şi având ca element declanşator notificarea adresată de pârâtă prin mandatarul său în ţară cu privire la presupuse acte de contrafacere, imputate reclamantei ca decurgând din folosirea ncauto-rizată a mărcii OBI, contrafacere reclamată şi pentru numele comercial al reclamantei.
Din această corespondenţă s-a reţinut de către instanţa de apel că părţile nu au ajuns la o soluţionare amiabilă a diferendului şi că reclamanta însăşi şi-a exprimat disponibilitatea schimbării numelui său comercial în schimbul unei compensaţii; în plus, între părţi a fost antamată problema identităţii sau similarităţii de produse şi servicii ale celor două părţi pentru a se determina dacă se conturează un veritabil conflict între ele.
Prin urmare, înalta Curte constată că utilizarea de către ambele părţi litigante a sintagmei OBI în activitatea lor comercială a creat deja cel puţin perspectivele unui conflict, pentru evitarea ori înlăturarea căruia o soluţie întrevăzută de reclamantă şi prevăzută de lege este aceea de a solicita decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile sale, pe considerentul că aceasta nu le-a folosit efectiv timp de 5 ani, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. a).
Pe de altă parte, în justificarea interesului promovării acţiunii, reclamanta a învederat şi intenţia sa de a-şi extinde activitatea comercială cu privire şi la alte produse sau servicii decât cele pentru care are deja înregistrate mărcile OBI ROM IMPORT EXPORT.
Instanţa a prezumat, iar reclamanta nu a contrazis acest lucru, că o atare extindere s-ar urmări a fi făcută sub aceleaşi semn; or, înregistrarea mărcilor pârâtei pentru un mare număr de clase de produse sau servicii reprezintă un impediment.
Sub acest aspect însă, tribunalul a reţinut, iar curtea de apel a împărtăşit acest punct de vedere, că afirmarea unei simple intenţii nu este suficientă, câtă vreme reclamanta nu produce dovezi concrete din care să reiasă că a iniţiat demersuri pentru extinderea activităţii, iar
produsele sau serviciile vizate de extindere sunt identice sau similare cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile pârâtei.
Astfel, s-a arătat în decizia recurată că pot justifica un interes legitim şi solicitanţii înregistrării unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare şi care au întreprins măsuri de investiţii, de dezvoltare, de publicitate etc. pentru promovarea produselor sau serviciilor pe care doresc să le marcheze cu semnul respectiv sau chiar au folosit deja acel semn respectiv ca marcă la data cererii de înregistrare.
Desigur că persoanele aflate într-o atare situaţie justifică interesul de a obţine decăderea concurentului din dreptul asupra mărcilor înregistrate, dar nefolosite, carc nu fac decât să blocheze propria extindere, numai că dovedirea unei atare situaţii de fapt nu poate fi transformată într-o condiţie sine qua non a intentării acţiunii în decădere, deoarece ar fi lipsită de suport legal.
Astfel, a pretinde reclamantei ca, înainte chiar de a intenta acţiunea în decădere, să iniţieze mai întâi o extindere a activităţii comerciale pentru produse sau servicii identice sau similare cu ccle protejate de mărcile pârâtei - OBI verbale sau combinate - pe carc să le marcheze cu un semn similar - OBI ROM IMPORT EXPORT combinat -înseamnă a-i pretinde să se hazardeze într-un demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care, până la un eventual succes al acţiunii în decădere, pârâta le deţine exclusiv asupra mărcilor sale.
Acestea sunt considerentele pentru care, în raport de situaţia de fapt reţinută - aceea a existenţei unui diferend între părţi legat de utilizarea în activitatea comercială a sintagmei OBI şi a intenţiei afirmate de reclamantă privitoare la extinderea activităţii ce ar putea crea coliziune cu drepturile pârâtei asupra mărcilor înregistrate -curtea de apel trebuia să constate că reclamanta justifică interesul în promovarea acţiunii, în sensul art. 45 alin. (I) din Legea nr. 84/1998 şi să respingă excepţia ridicată de pârâtă.
In ceea ce priveşte pretinsa aplicare greşită a dispoziţiilor art. 47 şi art. 3 din Legea nr. 84/1998, criticile recurentei sunt nefondate.
în mod corect a stabilit curtea de apel că dispoziţiile referitoare la sarcina probei cuprinse în art. 47 din Legea nr. 84/1998 se referă strict la dovedirea folosirii mărcii, în considerarea faptului că nu se poate pretinde reclamantei să facă dovada unui fapt negativ, respectiv cel al nefolosirii mărcii.
Referitor la interesul promovării acţiunii, sarcina probei nu poate fi plasată pârâtei, în acest caz aplicându-se regula prevăzută de art. 1169 C. civ.
De asemenea, nu poate fi împărtăşită opinia recurentei, conform căreia interesul promovării acţiunii rezultă chiar din faptul că legea sancţionează nefolosirea mărcii de către titular, din moment ce protecţia mărcii este condiţionată de art. 3 al legii de îndeplinirea funcţiei de a distinge produsele sau serviciile unei persoane de ale alteia.
Folosirea sau nefolosirea mărcii pe durata prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. a) reprezintă o chestiune care ţine de fondul cauzei, iar analiza acestui aspect este ulterioară celei privitoare la condiţia ca persoana care reclamă nefolosirea mărcii să aibă, potrivit aceluiaşi text de lege, calitatea de „persoană interesată”.
Cum însă, pentru considerentele anterior expuse, înalta Curte constată că reclamanta justifică interesul în promovarea acţiunii şi cum, admiţând excepţia lipsei de interes, tribunalul nu a mai cercetat fondul cauzei, în baza art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (5) şi art. 297 alin. (1) C. proc. civ., a admis recursul, a casat decizia, a admis apelul, a desfiinţat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la acelaşi tribunal.
| ← Marcă. Acţiune în decădere. Condiţia interesului (CELLINI) | Marcă. Acţiune în decădere. Acte de folosire efectivă a... → |
|---|
