Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Acţiune în încetarea folosirii semnului ca nume comercial (EURO THERM/B & B EUROTERM)
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 35 alin. (2) şi (3)
Articolul 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii”, identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (3) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condiţiile alin. (2).
Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcţie specifică este aceea de distingere
a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăti comerciale, fără a se face în mod necesar referire la
» 7
bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Actele la care se referă curtea de apel ca fiind nedovedite de către reclamantă sunt acte de folosire a semnului de către pârâtă, prin aplicare pe produse sau ambalaje ori pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca marcă.
Or, reclamanta a susţinut că şi folosirea semnului similar cu marca sa, ca nume comercial, în cadrul activităţii comerciale a pârâtei reprezintă o încălcarea a dreptului său la marcă, iar ceea ce a solicitat reclamanta prin petitul acţiunii a fost nu interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului ca marcă, ci constatarea faptului că acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuşi dreptul la marcă şi interzicerea utilizării acestuia ca nume comercial.
Omisiunea analizării acestei cereri şi, implicit, a conflictului dintre marca reclamantei şi numele comercial al pârâtei determină admiterea recursului, cu consecinţa casării deciziei şi trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3826 din 11 mai 2007, nepublicată
Prin acţiunea înregistrată la 25 ianuarie 2005, reclamanta SC TRUST EUROTHERM SA a chemat în judecată pe pârâta SC B&B EUROTERM SA, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate că numele comercial B&B EUROTERM al pârâtei încalcă drepturile reclamantei cu privire la marca înregistrată EURO THERM şi să o oblige pe pârâtă să înceteze a folosi denumirea de B&B EUROTERM ca nume comercial în activitatea sa economică, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro/zi de întârziere până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei din dispozitiv.
Prin sentinţa civilă nr. 437 din 19 mai 2005, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantei.
Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:
Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pe care reclamanta îşi întemeiază acţiunea, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, în temeiul căruia acesta poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială fară consimţământul titularului, un semn care,
dată fiind asemănarea produselor/serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
In speţă, marca reclamantei este înregistrată pentru clasa 11 de produse şi pentru clasele 35, 37 şi 39 de servicii, iar pârâta are în obiectul său de activitate P 2822 (potrivit Clasificării CAEN) producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală, P 2923 (fabricarea echipamentelor de ventilare şi condiţionare a aerului, cu excepţia celor de uz casnic), P 4031 (producerea aburului şi apei calde) şi P 4032 (transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde).
Astfel, singurul domeniu de activitate al celor două societăţi comerciale care parc a fi apropiat este cel al producerii aparatelor de încălzire, respectiv al radiatoarelor şi cazanelor.
Nu se poate reţine că există un risc de confuzie între produsele celor două societăţi, dcoarece produsele pârâtei sunt destinate încălzirii centrale, iar cele ale reclamantei, deşi textul nu distinge, par să fie destinate folosinţei individuale.
Referitor la celelalte clase de servicii, domeniile de activitate nu sunt nici măcar similare, deoarece reclamanta are înregistrată clasa 39
- transportul şi depozitarea pentru aparate de iluminat, de răcire, de distribuţie a apei calde şi instalaţii sanitare, în vreme ce pârâta are înregistrat transportul aburului şi apei calde.
In ceea ce priveşte prevederile art. 5 din Legea nr. 11/1991, invocate de reclamantă, tribunalul a reţinut că este vorba de sancţiuni penale ce nu pot fi analizate de o instanţă civilă.
Prin decizia civilă nr. 90 din 25 mai 2006, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei.
Pentru a pronunţa această hotărâre, curtea de apel a reţinut următoarele:
Reclamanta este o persoană juridică română, constituită la 22 decembrie 1994 şi înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, având două sedii secundare pc raza Municipiul Bucureşti.
In acelaşi timp, reclamanta este titulara unei mărci combinate, potrivit certificatului de înregistrare nr. 43642 din 8 aprilie 2004, eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, respectiv marca
EURO THERM SA cu element figurativ, înregistrată asupra claselor de produse şi servicii 11, 35, 37 şi 39.
Pârâta este persoană juridică română, conform certificatului de înregistrare din 13 martie 2003, eliberat de Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sediul social în Sibiu, fără alte sedii secundare.
Prin formularea cererii de chemare în judecată, apelanta-reclamantă a invocat două temeiuri ale acesteia, art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 5 din Legea nr. 11/1991, în ambele situaţii prevalându-se de drepturile sale exclusive dobândite prin înregistrarea mărcii şi invocând, în prima situaţie, conflictul dintre marca sa şi numele comercial al pârâtei dobândit ulterior înregistrării mărcii - din perspectiva contrafacerii - iar pentru cea de-a doua ipoteză, folosirea de către intimată a propriei firme de o manieră susceptibilă a produce confuzie cu marca reclamantului - concurenţă ncloială.
Dat fiind caracterul teritorial al mărcii, curtea de apel a apreciat, de principiu, că aceasta poate reclama o eventuală contrafacere împotriva pârâtei, în condiţiile art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998.
Insă, din acest punct de vedere, analiza este distinctă după cum contrafacerea s-a săvârşit pc teritoriul judeţului Sibiu sau în afara acestui spaţiu, în care protecţia mărcii funcţionează, în timp ce actcle de folosire a denumirii EURO THERM ar fi lipsite de orice protecţie, câtă vreme s-a depăşit raza locală a înregistrării acesteia ca nume comercial; în acest ultim caz, riscul de confuzie trebuie apreciat mult mai strict decât în cazul conflictului dintre două mărci.
Acest regim juridic diferit derivă din aceea că, pe raza judeţului în care intimata îşi are înregistrat numele comercial, aceasta are un drept de proprietate industrială obţinut în condiţiile legii speciale - Legea nr. 26/1990, conform art. 3 din lege şi cu cercetarea disponibilităţii numelui comercial, conform art. 39 alin. (8) din aceeaşi lege; în acelaşi timp, art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, prevede că numele comercial va fi protejat în toate ţările lumii fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent dacă el face parte sau nu dintr-o marcă de fabrică sau comerţ.
In oricare dintre cele două ipoteze ale contrafaccrii reclamate, sunt aplicabile regulile operante în materia proprietăţii industriale: prioritatea la înregistrare, riscul de confuzie derivat din identitatea sau asemănarea numelui cu marca şi principiul specialităţii.
In ceea ce priveşte prioritatea de înregistrare, reclamanta opune pârâtei o marcă anterioară numelui comercial dobândit de aceasta în anul 2003, condiţia fiind, prin urmare, îndeplinită.
De asemenea, şi principiul specialităţii este o regulă verificată în cauză, ambele părţi desfaşurându-şi activitatea parţial în acelaşi domeniu şi parţial în domenii conexe: producerea aparatelor de încălzire de producere a aburului, de răcire şi distribuţie a apei şi producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală, fabricarea echipamentelor de ventilare şi condiţionare a aerului, producerea aburului şi apei calde ca şi transport şi distribuţia aburului şi apei calde; restul claselor se află într-un raport de conexitate sau complementaritate.
Curtea a constatat însă că reclamanta nu a făcut dovada condiţiilor impuse de art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că intimata-pârâtă foloseşte efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de activitate pe documente sau pentru publicitate, neoferind niciun indiciu instanţei carc să permită încadrarea acestor acte de folosinţă în dispoziţiile art. 35 alin. (3) din lege.
Ca atare, reclamanta a lipsit instanţa de mijloacele concrete de evaluare a riscului de confuzie, deoarece, chiar dacă aprecierea se face în abstract, prin raportare la percepţia consumatorului mediu, nu înseamnă că instanţa trebuie să presupună că intimata şi-a utilizat numele comercial şi să-şi imagineze modul în care aceasta l-a folosit.
In ceea ce priveşte acţiunea în concurenţă neloială, concluzia tribunalului în sensul că dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 11/1991 nu pot fi analizate, este nelegală.
Prin faptul că Legea nr. 11/1991 incriminează anumite fapte ca infracţiuni de concurenţă neloială, aceasta nu înseamnă că latura civilă a procesului penal este rezolvabilă exclusiv în cadrul unei judecăţi penale.
De vreme ce aceste fapte, enumerate în art. 5 din Legea nr. 11/1991, sunt susceptibile de a angaja cea mai gravă dintre formele răspunderii juridice, în mod evident ele sunt apte de a antrena răspunderea civilă delictuală.
In speţă însă, reclamata nu a depus dovezi în sensul constatării faptei de concurenţă neloială de către pârâtă. Şi în acest caz era indispensabil a se dovedi folosirea numelui comercial şi modalitatea în care accastă utilizare de cătrc pârâtă are loc, astfel încât să permită instanţei stabilirea concluziei unei folosiri abuzive şi de natură a produce confuzie cu folosirea legitimă de cătrc apelantă a propriei
sale mărci sau obţinerea finalităţii deturnării clientelei sau doar inducerea ei în eroare.
împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, invocând, în drept, dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 304 pct. IOC. proc. civ.
1. In dezvoltarea primului motiv de recurs invocat, recurenta susţine că instanţa de apel a aplicat greşit legea, interpretând restrictiv noţiunea de contrafacere şi nu a respectat principiul opozabilităţii unei mărci anterioare la înregistrarea şi respectiv folosirea unui însemn cu titlu de nume comercial.
Din punct de vedere legal, orice înregistrare publică a unui însemn trebuie să respecte existenţa unui drept anterior cu care ar putea intra în coliziune prin utilizarea sa în activitatea comercială desfăşurată de un comerciant.
Astfel, pentru a evita conflictul cu o marcă anterioară, orice însemn supus înregistrării trebuie să fie disponibil pentru a putea coexista cu cclclalte drepturi existente.
In doctrină se arată că o firmă sau o emblemă comercială poate încălca drepturile asupra unei mărci atunci când există identitate sau similitudine între ele de natură a genera confuzie. Este motivul pentru carc apare prudent ca cercetarea anteriorităţii la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti să fie completată cu o cercetare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Numele comercial are, pe lângă funcţia de identificare a comerciantului, şi pe aceea de raliere a clientelei. Dacă numele comercial identifică pe comerciant în mod direct, în relaţiile sale cu clienţi şi partenerii de afaceri, marca identifică pe comerciant prin prisma produselor şi serviciilor acestuia, individualizând-o în raport cu alţi comercianţi, una din funcţiile esenţiale ale mărcii fiind, de asemenea, ralierea clientelei.
In consecinţă, simpla înregistrare a unui nume comercial identic sau similar unei mărci anterior înregistrată trebuie sancţionată cu anularea acestui nume comercial sau cu interzicerea folosirii sale, în situaţia în care se constată existenţa unui risc de confuzie.
Nu este, aşadar, necesară stabilirea unor acte concrete de folosire a numelui comercial, simpla sa înregistrare constituind deja un act de contrafacere a mărcii anterioare.
Aşa cum în dreptul mărcilor reprezintă un act de contrafacere simpla depunere a unei cereri de înregistrare a unei mărci şi depunerea unei cereri de înregistrare a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă deja înregistrată reprezintă o contrafacere a mărcii.
In speţă, în mod greşit, instanţa de apel a restrâns noţiunea de contrafacere numai la cazul folosirii concrete a unui semn identic sau similar cu marca, excluzând simpla înregistrare a semnului din categoria actelor de contrafacere, deşi a reţinut ca fiind îndeplinită condiţia anteriorităţii înregistrării mărcii.
In continuare, recurenta susţine că pârâta a înregistrat numele comercial cu rea-credinţă, sub acest aspect existând suficiente dovezi la dosarul cauzei şi că, de asemenea, este întrunită cerinţa riscului de confuzie, sens în care instanţa de apel trebuia să constate similaritatea semnului B&B EUROTERM cu marca EURO THERM şi să analizeze riscul de confuzie provocat de accastă asemănare.
Cum denumirea comercială a pârâtei este similară cu marca reclamantei, fiind în fapt o imitaţie a acesteia, iar apropierea ori suprapunerea domeniilor de activitate a celor două societăţi comcrcialc conduce la existenţa unui risc de confuzie, instanţa ar fi trebuit să admită acţiunea şi să interzică pârâtei numele comercial care aduce atingere dreptului său la marcă.
2. In dezvoltarea celui de-a doilea motiv de recurs, recurenta susţine că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra recunoaşterii efectuate de pârâtă, în sensul că foloseşte în activitatea sa comercială semnul B&B EUROTERM.
In atare situaţie, nu era necesar ca instanţa de apel să pretindă producerea unor dovezi suplimentare, întrucât însăşi pârâta recunoaşte că îşi foloseşte numele comercial în activitatea sa, pentru a fi identificată de parteneri şi de clienţi, realizând, totodată, acte de publicitate în „Pagini albastre” sau în „Pagini naţionale”.
Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului şi acţiunii astfel cum a fost formulată.
Recurenta a completat proba cu înscrisuri, în temeiul art. 305 C. proc. civ.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că nu aplică niciun semn pe produsele sau ambalajele comercializate de ea, de natură a crea confuzie în perccpţia publicului, în legătură cu marca înregistrată a reclamantei, că riscul de confuzie nu poate exista câtă vreme pârâta îşi desfăşoară activitatea numai pc raza teritorială a municipiului Sibiu, unde reclamanta nu face dovada că are deschis un sediu secundar sau o reprezentanţă şi nici nu s-a făcut dovada săvârşirii de către pârâtă a vreunui act de concurenţă ncloială.
Analizând decizia atacată, înalta Curte constată că primul motiv de recurs este întemeiat, pentru următoarele considerente:
1. Motivul pentru care curtea de apel a considerat că nu poate fi admisă acţiunea întemeiată pe existenţa contrafacerii a fost acela că reclamanta nu a făcut dovada condiţiilor impuse de art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv că pârâta foloseşte efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de activitate pe documente sau pentru publicitate, neoferind niciun indiciu instanţei care să permită încadrarea acestor acte de folosinţă în dispoziţiile art. 35 alin. (3) din lege.
Este adevărat că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată, reclamanta a făcut referire la o astfel de utilizare a semnului similar cu marca sa, pe care era ţinut să o dovedească şi a indicat, în drept, dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Articolul 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii”, identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (3) exemplifică actele de folosire a semnului carc pot fi interzise în condiţiile alin. (2).
Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actcle incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcţie specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăţi comerciale, fară a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Actele la care se referă curtea de apel ca fiind nedovedite de către reclamantă sunt acte de folosire a semnului B&B EUROTERM de către pârâtă, prin aplicare pe produse sau ambalaje ori pentru publicitate, adică de folosire a semnului ca marcă.
Or, reclamanta a mai susţinut că şi folosirea semnului similar cu marca sa, ca nume comercial, în cadrul activităţii comerciale a pârâtei reprezintă o încălcarea a dreptului său la marcă.
De altfel, ceea ce a solicitat reclamanta prin pctitul acţiunii a fost nu intcrziccrea utilizării de către pârâtă a semnului B&B EUROTERM ca marcă, ci constatarea faptului că acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuşi dreptul la marcă şi să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca nume comercial.
Omisiunea analizării acestei ccrcri şi, implicit, a conflictului dintre marca reclamantei şi numele comercial al pârâtei va determina admiterea recursului, în temeiul art. 304 pct. 5 C. proc. civ., cu conse
cinţa casării deciziei şi trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi
curte de apel, deoarece, potrivit art. 314 C. proc. civ., înalta Curte poate hotărî asupra fondului, în caz de casare, numai în scopul aplicării corecte a legii la situaţia de fapt pe deplin stabilită, ceea ce nu este cazul în speţă.
2. Motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 10 C. proc. civ. nu mai era în vigoare la data pronunţării deciziei atacate, aşa încât nu poate fi analizat de instanţa de recurs, dar critica circumscrisă acestuia va fi avută în vedere de instanţa de trimitere, cu ocazia rcjudecării.
| ← Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Conflict cu o... | Marcă. Conflict cu un nume comercial (firmă). Disponibilitatea... → |
|---|
