ICCJ. Decizia nr. 3828/2007. Civil
| Comentarii |
|
Prin cererea înregistrată la data de 23 martie 2005, reclamanta SC M. BV a chemat în judecată pe pârâta SC M.T. SRL, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța:
- să interzică folosirea de către pârâtă, în activitatea comercială a tuturor semnelor identice sau similare cu marca M., respectiv aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare ori deținerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, sub sancțiune unor daune cominatorii de 100 Euro pe zi de întârziere;
- să dispună efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului a modificării firmei pârâtei, în sensul eliminării din numele comercial a mărcii M.;
- să dispună publicarea hotărârii de către pârâtă, pe cheltuiala ei, într-un ziar de mare tiraj și
- să o oblige pe pârâtă la plata cheltuielilor de judecată.
în motivarea cererii reclamanta a arătat că este titulara mărcilor M., înregistrate internațional, iar pârâta folosește fără drept semnul M. în numele său comercial.
Prin folosirea unui semn identic sau similar cu mărcile M. se aduce atingere dreptului exclusiv al reclamantei asupra mărcilor sale.
Folosirea de către pârâtă a mărcii M. în cadrul numelui său comercial a creat confuzie în mintea publicului și chiar imaginea că cele două societăți sunt legate din punct de vedere juridic.
în drept a invocat prevederile art. 3 alin. (2) lit. b)-c), art. 35,art. 83,art. 86 din Legea nr. 84/1998,art. 6,art. 30 din Legea nr. 26/1990.
Prin sentința civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins acțiunea ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut următoarele:
Reclamanta este titulara mărcilor M., înregistrate internațional, România fiind țară desemnată.
Reclamanta nu a pretins în cuprinsul cererii sale de chemare în judecată și pe cale de consecință, nici nu a probat împrejurarea că pârâta folosește semnul M. în activitatea sa comercială, altfel decât prin includerea acestuia în numele său comercial.
Au fost avute în vedere dispozițiile art. 35 alin. (1)-(2), precum și cele ale art. 38 din Legea nr. 84/1998, reținându-se faptul că titularul mărcii nu poate să interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială marca, urmând a fi avută în vedere și condiționarea din alin. (2), în sensul ca folosirea elementelor de la lit. a) și b) să fie conform practicilor loiale.
Tribunalul a arătat că prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privitoare la denumirea titularului nu pot fi interpretate decât în spiritul reglementării, în sensul că acestea se referă la imposibilitatea interzicerii folosirii de către terț a denumirii comerciale proprii, iar nu a celei a titularului mărcii.
împotriva acestei sentințe reclamanta a declarat apel motivat, în termen legal.
Prin decizia civilă nr. 1118 din 13 octombrie 2005, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței.
Pentru a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere următoarele considerente:
într-adevăr, așa cum susține reclamanta, tribunalul a procedat la o interpretare nesistematică a prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, inaplicabile de altfel, în speță.
Prevederile art. 38 din lege se referă la utilizarea de către terț a denumirii comerciale a titularului mărcii, iar nu a denumirii sale (a terțului), precum și la folosirea (în sensul de menționare) de către terț a mărcii titularului dacă folosirea (menționarea) mărcii este necesară pentru a indica destinația produsului sau serviciului, în special pentru accesorii și piese detașabile, iar nu folosirea mărcii de către terț pentru a-și marca propriile produse/servicii sub aspectul indicării provenienței.
în speță, nu se pune însă, problema aplicării prevederilor art. 38 din Legea nr. 84/1998, ci problema conflictului dintre o marcă și o denumire comercială și a căii prin care acest conflict poate fi soluționat.
Dreptul conferit de marcă fiind un drept civil, chiar și atunci când titularul acestuia este un comerciant, sfera acțiunilor în justiție, ca mijloace procesuale pentru protecția mărcii anterioare, în caz de conflict cu o denumire comercială ulterioară, este determinată atât de caracterul civil al dreptului la marcă, cât și de caracterul comercial al denumirii.
Acțiunea specială în contrafacere, formă a acțiunii în angajarea răspunderii civile delictuale, așa cum rezultă din interpretarea sistematică, a fortiori și extensivă a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, privește exclusiv conflictul dintre marcă și un semn distinctiv folosit ca marcă de către un comerciant.
Art. 35 alin. (2)-(3) din Legea nr. 84/1998 se referă la conflictul dintre marcă și un semn pentru produse sau servicii, adică un semn care ar îndeplini condițiile de registrabilitate de fond, prevăzute de art. 3 lit. a) raportat la art. 5 interpretat per a contrario, din Legea nr. 84/1998, pentru a fi înregistrat ca marcă, prin ipoteză neînregistrat însă, ca marcă, folosit ca atare de către un comerciant în activitatea sa comercială.
Prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, invocate implicit de către apelanta-reclamantă ca temei al cererii sale, conțin doar o enumerare exemplificativă a măsurilor a căror instituire o poate solicita titularul mărcii (înregistrate) prin cererea de chemare în judecată ce declanșează acțiunea în contrafacere.
în cazul conflictului dintre o marcă aparținând unui comerciant și o denumire comercială aparținând unui comerciant concurent, titularul mărcii nu are deschisă calea unei acțiuni în contrafacere, ci exclusiv calea acțiunii comerciale în anularea înregistrării firmei.
Acțiunea civilă în interzicerea folosirii firmei comerciale, ca formă a acțiunii în răspundere civilă delictuală, prin care titularul mărcii urmărește repararea în natură a prejudiciului viitor, dar cert, pune în conflict două drepturi recunoscute în baza legii, ambele beneficiind de recunoaștere (fiind dobândite) întotdeauna (cu excepția drepturilor conferite de marca notorie) în cadrul unei proceduri administrative de înregistrare, reglementată de lege.
Atât sistemul de protecție a mărcii, cât și cel de protecție a firmei comerciale, sunt sisteme atributive, dreptul asupra acestora fiind dobândit într-o procedură administrativă, respectiv acordat de către autoritatea administrativă competentă.
în conflictul declanșat trebuie invocată și dovedită anterioritatea mărcii, impunându-se cercetarea legitimității folosirii firmei comerciale.
Valabilitatea înregistrării firmei nu poate fi pusă în discuție ca o chestiune prejudicială de fond într-o acțiune în contrafacere, ci exclusiv pe calea acțiunii comerciale speciale în anularea înregistrării firmei comerciale, în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată și completată, aplicabil a fortiori și pentru ipotezele de înregistrare a firmei cu nerespectarea condițiilor de fond pentru registrabilitatea acesteia, față de prevederile art. 25 alin. (2) și (6) din Norma metodologică nr. 773/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor.
în speță, pârâtul titular al firmei comerciale înregistrate se bucură, tocmai în virtutea înregistrării, de prezumția de legitimitate în folosirea acesteia, cât timp aceasta nu a fost răsturnată într-o acțiune în anularea înregistrării firmei comerciale, singurul mijloc procesual prin care prezumția de legalitate a dobândirii dreptului la firmă poate fi răsturnată, dat fiind caracterul atributiv al sistemului de dobândire a dreptului respectiv.
Numai după anularea înregistrării firmei comerciale, se pune problema conflictului dintre marcă și un semn, apreciat ca distinctiv pentru activitatea comerciantului (pentru comerciant) sau ca distinctiv pentru produse și servicii (sub aspectul indicării provenienței acestora), folosit ca atare, dar neînregistrat în nici una dintre cele două proceduri. Orice precizări suplimentare sub acest aspect, cât timp pornesc de la o ipoteză inexistentă în speță, exced cadrului procesual.
Așa cum în mod temeinic a reținut instanța de fond, apelanta-reclamantă nu a invocat și nici nu a dovedit folosirea de către intimata-pârâtă a semnului similar mărcii sale înregistrate ca semn distinctiv pentru produsele/serviciile identice sau similare prestate, respectiv folosit de către intimata-pârâtă pentru a-și marca produsele/serviciile și a le distinge astfel sub aspectul provenienței, caz în care s-ar fi pus problema existenței unui conflict în sensul art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv problema contrafacerii.
Deși în petitul cererii de chemare în judecată apelanta-reclamantă solicită interzicerea folosirii de către intimata-pârâtă a tuturor semnelor identice sau similare cu marca, pentru a distinge produse/servicii sub aspectul provenienței, în motivarea cererii se referă la firma comercială, înregistrată, a intimatei-pârâte, fără a invoca vreun aspect legat de modul de folosire în concret a firmei de către intimata-pârâtă.
Or, nu se confundă firma comercială, semn distinctiv al activității comerciale, respectiv semn identificare a comerciantului, cu marca, semn distinctiv pentru produsele/serviciile comercializate de către acesta, ce disting produsele/serviciile sub aspectul provenienței lor.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, "firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează".
Curtea de apel a mai arătat că folosirea firmei comerciale cu nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (2)-(3) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată și completată, nu poate constitui în sine un act de contrafacere a mărcii identice/similare.
Doar folosirea semnului, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele și serviciile comercializate de către titularul emblemei, poate fi în conflict cu o marcă identică sau similară anterioară, pentru produse/servicii identice/similare.
în acest caz însă, doar dacă modul în care este folosită în concret firma denotă folosirea acesteia ca semn distinctiv pentru produse/servicii, pentru a le distinge sub aspectul provenienței lor, iar nu ca firmă, semn de identificare a comerciantului, chiar dacă nu se respectă prevederile art. 43 alin. (2)-(3) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată și completată.
Or, pentru a declanșa o acțiune în contrafacere sub acest aspect, petitul cererii și motivarea acesteia (motivele de fapt în invocarea acesteia), ar fi trebuit să fie altele.
Sub aspectul modului de folosire a firmei comerciale, reclamanta nu a invocat faptul că, în concret, intimata-pârâtă ar folosi un semn, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele și serviciile pe care le comercializează ca titular al emblemei, semn identic/similar mărcii sale.
Prin urmare, în speță nu se pune problema unui conflict între o marcă anterioară înregistrată și un semn identic/similar neînregistrat ca marcă, dar folosit ca atare de către comerciantul concurent, pentru produse/servicii identice sau similare, în scopul indicării provenienței acestora. Semnul opus de către intimata-pârâtă este o firmă comercială, înregistrată ca atare, folosirea acesteia de către intimata-pârâtă fiind una legitimă.
împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.
în motivarea cererii recurenta susține că:
Așa cum prevede Convenția de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1777/1968, numele comercial, denumirea sau firma fac obiect al dreptului proprietății industriale.
Fără să țină seama de acest aspect și calificând greșit caracterul juridic al numelui comercial, curtea de apel interpretează restrictiv noțiunea de "semn" utilizată în art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, deși nu există vreo dispoziție legală care să definească această noțiune.
în opinia recurentei, prin "semn" trebuie să se înțeleagă orice simbol/semn care aduce atingere unei mărci, inclusiv numele comercial, ceea ce face ca dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 să fie aplicabile în speță.
Dacă, prin absurd, s-ar împărtăși punctul de vedere al instanței de apel, conform căruia în speță s-ar putea urma exclusiv calea acțiunii speciale comerciale în anularea înregistrării firmei comerciale, în Legea nr. 26/1990 indicată de curte nu s-ar putea găsi un temei juridic pentru admiterea acțiunii.
Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 republicată, modificată și completată prevede că orice persoană fizică sau juridică prejudiciată printr-o înmatriculare ori printr-o mențiune în Registrul Comerțului are dreptul să depună o cerere la acest registru, numai dacă nu sunt alte căi legale de atac, iar Registrul Comerțului o înaintează la tribunalul competent.
Dar, dispozițiile legii menționate nu reprezintă o bază legală pentru a soluționa un potențial conflict între o marcă și un nume comercial, ci cel mult între două nume comerciale.
Or, în speță reclamanta nu invocă dreptul asupra numelui comercial M., ci dreptul asupra mărcii M.
Cum pârâta îi încalcă dreptul la marcă prin utilizarea numelui comercial, acțiunea sa întemeiată pe dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 este admisibilă.
Recurenta mai invocă faptul că motivarea hotărârii instanței de apel estre sumară și confuză, ceea ce, în opinia sa, echivalează cu o nemotivare, în înțelesul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
De asemenea, arată că instanțele nu s-au pronunțat asupra celorlalte capete de cerere.
Deși curtea de apel reține că tribunalul a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate, acestea nu au fost analizate.
Nu a fost analizată nici incidența art. 5 și art. 6 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, din perspectiva faptului că una din funcțiile mărcii este identică celei îndeplinite de numele comercial și anume, aceea a diferențierii serviciilor prestate de o persoană juridică de cele prestate de o alta.
Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea deciziei, admiterea apelului și admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.
în recurs, reclamanta a completat proba cu înscrisuri, depunând la dosar un extras din Registrul Comerțului, din care reiese obiectul de activitate al pârâtei, care include și comerțul cu băuturi alcoolice și mai multe hotărâri judecătorești prin care urmărește să demonstreze că, în alte cauze cu acest obiect, instanța s-a considerat competentă să analizeze pricina pe fond, iar în altele, partea adversă a înțeles să-și modifice denumirea, iar acțiunea a rămas fără obiect.
Analizând decizia atacată, înalta Curte constată că numai o parte din criticile formulate de recurentă la adresa acesteia sunt întemeiate.
Astfel, critica circumscrisă motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. nu poate fi primită, deoarece, contrar susținerilor recurentei, hotărârea curții de apel este amplu și temeinic motivată, atât în fapt cât și în drept.
De asemenea, nu se poate reține incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., deoarece instanța nu a avut a se pronunța asupra naturii juridice sau a înțelesului unui act juridic dedus judecății, pe care să-l fi putut denatura.
în ceea ce privește aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de proprietate industrială, înalta Curte constată că, într-adevăr, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislația internă, această aptitudine trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) și (8) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968, cum corect a susținut recurenta.
De altfel, curtea de apel nu a negat această aptitudine, după cum nu a negat posibilitatea ca între un nume comercial și o marcă să se ivească un conflict.
Pentru situația în care înregistrarea mărcii aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială protejat, printre care se numără, pentru considerentele arătate, și dreptul asupra numelui comercial, art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 consacră soluția anulării înregistrării mărcii.
Nu există o dispoziție legală simetrică pentru ipoteza în care înregistrarea unui nume comercial aduce atingere unui drept la marcă, ceea ce nu înseamnă însă că un atare conflict ar putea rămâne nesoluționat, câtă vreme este vorba despre drepturi de proprietate industrială deopotrivă protejate legal.
Referitor la calea de urmat pentru rezolvarea unui atare conflict, curtea de apel a arătat, pe de o parte că acesta nu poate fi soluționat în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/1998, iar pe de altă parte că, pentru interzicerea utilizării numelui comercial care încalcă dreptul la marcă, partea interesată trebuie să obțină, mai întâi, anularea înregistrării numelui comercial, deoarece până la anulare se bucură de prezumția de legitimitate.
Sub primul aspect, constatarea curții de apel este corectă.
Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii "pentru produse sau servicii", identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin. (1).
Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Cu toate acestea, utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând altuia poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și, implicit, un conflict, caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia să se facă apel la justiție, după cum corect a reținut curtea de apel.
în ceea ce privește calea de urmat, nu poate fi primit punctul de vedere al curții de apel conform căruia, atunci când numele comercial este înregistrat la Registrul Comerțului, titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990.
O analiză a legalității înregistrării numelui comercial întemeiată exclusiv pe dispozițiile legii comerciale menționate s-ar limita la verificarea condițiilor de registrabilitate strict prevăzute de respectiva lege.
în ceea ce privește condiția disponibilității, singura care ar putea fi luată în discuție într-un litigiu ca cel de față, aceasta nu ar putea fi verificată decât din perspectiva art. 38 al Legii nr. 26/1990, care prevede că orice firmă nouă, în sensul de nume sau denumire sub care un comerciant își exercită comerțul și semnează, trebuie să se deosebească de cele existente.
Prin urmare, la verificarea disponibilității firmei, termen sinonim în doctrină cu acela de "nume comercial", Registrul Comerțului verifică existența unora identice sau asemănătoare, și nicidecum existența unor alte drepturi de proprietate industrială pe care o atare înregistrare le-ar putea încălca.
Aceasta înseamnă că, în speță, calea indicată de curtea de apel nu ar fi aptă să asigure reclamantei valorificarea dreptului pretins.
în ceea ce privește calea aleasă de reclamantă, înalta Curte constată că, fără a solicita anularea înregistrării numelui comercial al pârâtei, reclamanta a înțeles să solicite, prin cel de-al doilea capăt de cerere formulat, modificarea în Registrul Comerțului a firmei M.S TEN R.R.L., în sensul eliminării din acest nume a cuvântului M.S, care aduce atingere mărcii M. aparținând reclamantei.
Or, câtă vreme reclamanta consideră că scopul urmărit de ea prin intentarea acțiunii poate fi atins prin obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial, nu i se poate pretinde de către instanță să solicite anularea în întregime a înregistrării acestuia.
înalta Curte constată că, pentru considerente parțial diferite, nici tribunalul și nici curtea de apel nu au analizat pe fond existența conflictului între mărcile înregistrate de reclamantă și numele comercial înregistrat de pârâtă și nu au verificat dacă înregistrarea numelui comercial al pârâtei aduce atingere dreptului la marcă al reclamantei.
înalta Curte nu poate proceda în primă și în ultimă instanță la evaluarea probatoriului, inclusiv a înscrisurilor depuse la dosar în recurs, și la stabilirea situației de fapt, deoarece, potrivit art. 314 C. proc. civ., înalta Curte de Casație și Justiție hotărăște asupra fondului în toate cazurile în care casează hotărârea atacată numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite.
în ce privește lipsa de preocupare a instanțelor de a analiza litigiul din perspectiva art. 5 și art. 6 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale concurenței neloiale, înalta Curte constată că nu acesta a fost temeiul juridic al cererii reclamantei, așa încât această critică se vădește a fi nefondată.
Pentru celelalte considerente anterior expuse, în baza art. 304 pct. 9 și art. 314 și art. 297 alin. (1) C. proc. civ., înalta Curte a admis recursul, a casat decizia, ă admis apelul și a trimis cauza spre rejudecare la același tribunal.
| ← ICCJ. Decizia nr. 443/2007. Civil | ICCJ. Decizia nr. 3967/2007. Civil → |
|---|
