ICCJ. Decizia nr. 5468/2013. Civil

Decizii civile ICCJ 2013

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 5468/2013

Dosar nr. 75853/3/2011

Şedinţa publică din 26 noiembrie 2013

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 57A din 21 martie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamanta SC E.T.A.B.P. SRL împotriva sentinţei civile nr. 573 din 20 martie 2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV a civilă în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi SC P. SRL.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele considerente:

Reclamanta SC E.T.A.B.P. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi SC P. SRL, să se constate că mărfurile comercializate de societatea pârâtă aduc atingere drepturilor sale asupra mărcii „M.” şi să se dispună interzicerea aplicării de către pârâtă a semnului „M.” pe produse sau ambalaje, oferirea produselor, comercializarea sau deţinerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea de servicii sub marca menţionată, precum şi utilizarea mărcii pe documente sau pentru publicitate, cu cheltuieli de judecată. Invocând prevederile art. 47 alin. (1) lit. a) – d) din Legea nr. 84/1998, reclamanta a solicitat şi anularea mărcilor a căror titulară este pârâta SC P. SRL.

În susţinerea acţiunii, reclamanta a arătat următoarele:

Este titulara mărcii „M.”, înregistrată la data de 19 noiembrie 1990, iar pârâta SC P. SRL foloseşte mărcile înregistrate „M.” nr. 080xxx şi „M.” nr. 069xxx pentru aşternut de pisici şi hrană pentru animale de companie, deşi această marcă a fost înregistrată mai întâi de către reclamantă.

Larga cunoaştere a mărcii anterioare pe teritoriul României este evidentă şi trebuie luată în considerare, având în vedere că numele „M.” a fost creat de poetul T.A. pentru fiica sa, care a dobândit un renume în România.

Identitatea cuvintelor componente, în percepţia de ansamblu a consumatorului potenţial, şi impresia puternică determinată de această identitate sunt relevante în speţă, folosirea acestui nume fiind deliberată în scopul obţinerii de beneficii de pe urma notorietăţii.

Drepturile conferite de marca anterioară sunt protejate împotriva folosirii unui semn identic sau similar cu aceasta, dacă există posibilitatea ca folosirea să fie în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii notorii, ori dacă această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii. Elementul verbal comun al semnelor aflate în conflict determină necesitatea cercetării ipotezei prevăzută de art. 35 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (devenit art. 36 după renumerotarea realizată în urma republicării legii).

Reclamanta a formulat cerere completatoare, solicitând ca pârâţii să fie obligaţi la plata sumei de 100.000 Euro, cu titlu de daune morale, publicarea, pe cheltuiala lor, a hotărârii ce se va pronunţa în cauză, iar, în subsidiar, la plata unei amenzi în folosul statului pentru neexecutarea obligaţiei de publicare a hotărârii în condiţiile ce vor fi stabilite de instanţă.

Prin întâmpinarea formulată de societatea pârâtă a fost invocată excepţia tardivităţii cererii în anulare înregistrării mărcii „M.” nr. 069xxx, ce a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 1825 din 26 octombrie 2011, dispunându-se disjungerea cererii în anularea mărcii „M.” nr. 080xxx, pentru judecata căreia s-a format dosarul de faţă.

Prin sentinţa civilă nr. 573 din 20 martie 2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a IV a civilă a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea privind anularea mărcii „M.” nr. 080xxx, reţinându-se, în esenţă, următoarele:

Elementul verbal comun al mărcilor opuse în cauză nu reprezintă un nume patronimic, nefiind incidente dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 84/1996.

Reclamanta a susţinut că similaritatea mărcilor opuse este determinată de acelaşi element verbal comun, argument nefondat întrucât principiul analizei globale a mărcilor impune ca la stabilirea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcilor în conflict, să se ţină seama de toţi factorii relevanţi, respectiv identitatea produselor/serviciilor, similaritatea dintre cele două mărci, gradul de distinctivitate al mărcilor, elementele dominante ale mărcilor în conflict, toate acestea din perspectiva consumatorului obişnuit, rezonabil de bine informat, circumspect şi atent.

Cele două mărci sunt mărci combinate, fiecare incluzând elemente figurative distinctive, ce determină importante diferenţe vizuale, care exclud producerea unei confuzii în percepţia consumatorului, cu atât mai mult cu cât cele două mărci sunt destinate unor produse/servicii din clase semnificativ diferite.

Marca al cărei titular este pârâta are caracter distinctiv care rezultă din atitudinea sa intrinsecă de a constitui un reper pentru individualizarea produselor comercializate de SC P. SRL, neputându-se considera că este folosită în scopul apropierii acestor produse de cele comercializate de reclamantă.

În ceea ce priveşte cerinţa existenţei riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere, a mai reţinut instanţa că gradul redus de distinctivitate al mărcii opuse de reclamantă diminuează decisiv riscul de confuzie, în sensul că prin înregistrarea mărcii combinate „M.” nr. 080xxx nu se poate cauza niciun risc de confuzie consumatorului în ceea ce priveşte originea bunurilor şi serviciilor şi niciun risc de asociere cu titularul mărcii „M.” nr. 016xxx.

În ceea ce priveşte notorietatea mărcii reclamantei, nu au fost administrate probe în susţinerea acesteia, iar în aceste condiţii nu se poate stabili ponderea cunoaşterii mărcii „M.” nr. 016xxx în cadrul segmentului de public relevant din România la data înregistrării mărcii ulterioare.

În soluţionarea apelului formulat de reclamantă împotriva sentinţei primei instanţe s-au reţinut următoarele:

a. S-a susţinut că în soluţionarea cererii de anulare a mărcii pârâtei nu s-a ţinut seama de conduita OSIM, constând în aceea că nu a notificat apelantei depunerea cererii de înregistrare a acestei mărci ulterioare.

În faţa primei instanţe nu s-a invocat o astfel de cauză de nulitate a înregistrării mărcii al cărei titular este pârâta SC P. SRL, iar art. 294 alin. (1) C. proc. civ. prevede că părţile nu sunt îndreptăţite să formuleze cereri noi în etapa apelului, ceea ce înseamnă că instanţa de apel nu este legal învestită cu analiza acestei apărări.

b. Reaua credinţă imputată societăţii pârâte este argumentată de apelantă prin susţinerea că factorii de decizie din cadrul companiei erau în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la originea numelui „M.” şi la consecinţele asocierii produselor lor cu persoana purtând acest nume, respectiv fiica poetului T.A.

În absenţa oricărei probe care să ateste situaţia de fapt astfel expusă de apelantă, acest argument nu poate fi primit, în raport de prevederile art. 1899 alin. (2) C. civ. (din 1864, în vigoare la data înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită) care stabileşte că „buna credinţă se presupune totdeauna şi sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua credinţă”.

În puterea normei juridice enunţate operează o prezumţie de bună credinţă în favoarea titularului mărcii înregistrate, revenind celui care susţine nulitatea înregistrării mărcii pentru rea credinţă sarcina de a răsturna această prezumţie prin administrarea unui probatoriu concludent.

Cum apelanta nu a administrat nicio probă care să contureze conduita pe care ea o atribuie factorilor de decizie ai societăţii intimate, nu se poate reţine că prezumţia de bună credinţă ce operează în favoarea intimatei a fost răsturnată.

c. Reclamanta este titulară a drepturilor asupra mărcii combinate nr. R016xxx, care se compune din elementul verbal „M.” şi un element figurativ abstract.

Marca intimatei pârâte este una combinată, fiind formată din elementul verbal „M.” şi elementul figurativ constând în conturul unei pisici.

Prima instanţă a procedat la analiza comparativă a mărcilor în conflict în coordonatele în care ele se bucură de acest statut juridic şi, în consecinţă, de protecţie legală – care, în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, trebuie raportată la ansamblul format din aceste două elemente şi nu la unul singur dintre elementele respective.

Mărcile trebuie analizate în complexitatea lor, respectiv cu luarea în considerare a ansamblului elementelor care le compun, iar nu prin desprinderea şi analiza izolată a diferitelor elemente care intră în structura acestora. Pretinzând ca analiza mărcilor în conflict să fie realizată numai în privinţa elementelor verbale din conţinutul acestora – şi în aceste condiţii să se constate existenţa unei similitudini între mărcile analizate - apelanta ignoră fără nicio justificare aceste coordonate legale, doctrinare şi jurisprudenţiale.

În ceea ce priveşte critica referitoare la aprecierea instanţei de fond în sensul că marca apelantei-reclamante are un grad redus de distinctivitate, este pertinentă observaţia apelantei în sensul că nu a fost expus niciun argument de natură a susţine o atare evaluare.

Combinaţia de elemente care compune marca reclamantei-apelante nu poate fi considerată ca lipsită de distinctivitate în condiţiile în care aceasta are – cel puţin în egală măsură cu marca pârâtei, în privinţa căreia s-a reţinut că se bucură de distinctivitate – un caracter fantezist, constituind un semn în privinţa căruia nu se poate stabili, la o primă observaţie, vreo legătură cu alte forme de individualizare a unor produse/servicii similare ori complementare, aparţinând altor producători, ce se adresează aceluiaşi segment de consumatori.

Pe de altă parte, caracterul distinctiv a reprezentat o condiţie cerută pentru înregistrarea mărcii, aşa încât situaţia acesteia de marcă înregistrată generează şi prezumţia de distinctivitate.

Această constatare a greşitei aprecieri făcută de prima instanţă relativ la caracterul distinctiv al mărcii reclamantei nu este însă de natură a conduce la reformarea sentinţei atacate pentru că respectiva apreciere a fost făcută în coordonatele analizei riscului de confuzie, iar o asemenea analiză este relevantă numai în măsura în care ar fi întrunite cumulativ premisele – stabilite prin art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 – de a exista similitudine atât între mărcile aflate în conflict cât şi între produsele sau serviciile pe care cele două mărci le desemnează.

Or, în condiţiile în care s-a constatat lipsa unei similitudini însemnate între marca apelantei reclamante (privită în ansamblul ei) şi semnul ulterior înregistrat de societatea intimată (cu toate elementele din structura lui), precum şi lipsa oricărei similitudini între serviciile pentru care marca apelantei a fost înregistrată (editare de texte; difuzare) şi produsele/serviciile pentru care marca pârâtei a fost înregistrată (hrana pentru animale), este de domeniul evidenţei împrejurarea că nu se poate vorbi de existenţa unui risc de confuzie între cele două mărci.

d. În ce priveşte prenumele „M.” ( pe care îl poartă fiica poetului T.A.) la care apelanta-reclamantă se raportează, trebuie subliniat, pe de o parte, că apelanta (persoană juridică de drept privat, care are un patrimoniu propriu ce nu se confundă cu cel al persoanelor fizice care au calitate de asociaţi) nu justifică vreun drept legitim asupra acestuia şi, astfel, nu este îndreptăţită să reclame eventuale atingeri care s-ar fi adus acestui element de identificare a persoanei fizice, iar pe de altă parte nu există nicio raţiune pentru a pune semnul echivalenţei între semnul înregistrat de aceasta ca marcă (în al cărei conţinut se regăseşte şi cuvântul „M.”) şi prenumele menţionat.

Ca atare, nivelul de cunoaştere în societate a prenumelui „M.” nu poate avea vreo consecinţă cât priveşte nivelul (larg) de cunoaştere necesar pentru ca o marcă să dobândească valenţele de marcă notorie, această categorie de marcă aflându-se în conexiune necesară cu produse/servicii în legătură cu care a fost utilizată şi a devenit cunoscută, precum şi cu segmentul de public vizat de respectivele produse/servicii, potrivit definiţiei date prin art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC E.T.A.B.P. SRL, formulând critici în susţinerea cărora a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ.

1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 84/1998, OSIM trebuia să le solicite un punct de vedere faţă de cererea de înregistrare a unei mărci identice cu marca sa. Astfel, nu au beneficiat de posibilitatea de a urma procedura de opoziţie la înregistrarea mărcii pârâtei-intimate, dreptul său fiind încălcat încă din etapa administrativă.

2. Instanţa de apel a interpretat greşit actul dedus judecaţii şi a schimbat înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, interpretând şi aplicând greşit totodată norma legală incidentă.

a. S-a concluzionat că mărcile ar fi distincte şi că asigură unui consumator mediu posibilitatea să le distingă şi să le individualizeze, ignorându-se în mod greşit elementul verbal identic.

Într-o speţă de genul celei de faţă se analizează toate elementele constitutive ale mărcilor, inclusiv partea verbală, când este cazul, şi nu doar ansamblul mărcii combinate, ţinându-se cont şi de faptul că nu se contestă elementele figurative distinctive ale mărcilor în conflict sau clasele aferente Clasificării de la Nisa pentru fiecare marcă aflată în conflict.

S-a motivat distinctivitatea mărcii reclamantei, fără nicio finalitate dată fiind soluţia pronunţată.

b. Schimbând înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al mărcii sale şi al notorietăţii acesteia, instanţa a ajuns la concluzia că în cauză nu se reţine notorietatea, deşi aceasta este evidentă.

S-au ignorat motivele de apel prin care a învederat faptul că intimata-pârâtă SC P. SRL se foloseşte de notorietatea mărcii reclamantei, mai exact de notorietatea şi unicitatea numelui creat în mod special de poetul T.A., pentru fiica sa M.

Acest nume reprezintă creaţia poetului T.M. pentru fiica sa, M., iar din punct de vedere gramatical acest nume este un substantiv, nume propriu.

În ceea ce priveşte creaţia lui, trebuie să se aibă în vedere faptul că tatăl d-nei M.A., renumitul poet T.A., povesteşte despre copii săi (M. şi B.), foloseşte aceste nume create special pentru aceştia, le scrie şi le dedică poezii şi poveşti, acesta intrând, de altfel, în galeria marilor poeţi români mai ales pentru poeziile, poveştile dedicate copiilor, animalelor de companie preferate (între care şi pisicile).

În acest context, notorietatea numelui M.A. are două izvoare: un renume bazat pe istoria creării acestui nume de "M." şi pe cel al binecunoscutului poet T.A. - autor, între altele de multiple cărţi pentru copii, precum şi un renume bazat pe activitatea desfăşurată de către d-na M.A. pe plan artistic (actriţă renumită, desenator şi editor cărţi pentru copii) şi politic.

D-na M.A. deţine calitatea de asociat al reclamantei, care s-a ocupat de editarea şi publicarea cărţilor poetului T.A. în ultimele decenii, sub atenta îndrumare a acesteia.

Prin modul de soluţionare a cauzei sunt interpretate şi aplicate greşit dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. j), art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi cele ale art. 8 alin. (2) lit. c), alin. (4) şi alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară.

3. Instanţa de apel îşi sprijină motivarea pe motive contradictorii, în condiţiile în care a apreciat că nu a dovedit reaua-credinţă a pârâtei SC P. SRL, deşi i-a respins cererea pe care a formulat-o pentru administrarea probei cu interogatoriul acesteia, care ar fi putut releva anumite fapte cu caracter personal în legătură cu alegerea şi originea numelui „M.”, consecinţele asocierii produselor lor cu persoana purtând acest nume şi anume fiica poetului T.A.

Întrucât marca reprezintă un semn distinctiv pentru anumite categorii de produse şi servicii, trebuie să se indice, pe calea administrării probei cu interogatoriu, modul în care s-a desfăşurat procesul de creaţie şi care este acel element, semn distinctiv al mărcii sale faţă de alte mărci cu parte verbală identică deja înregistrate la OSIM.

În lipsa admiterii probei cu interogatoriu, reclamanta a fost în imposibilitatea de a răsturna prezumţia de bună-credinţă de care s-a reţinut că s-ar bucura intimata.

S-a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 1899 alin. (2) C. civ. (1864), considerându-se că în speţă nu poate fi reţinută reaua credinţă în lipsa oricărei probe care să ateste situaţia de fapt expusă de apelantă, întrucât instanţa a fost cea care a cenzurat administrarea acesteia.

4. Nu au susţinut că marca înregistrată de intimata-pârâtă ar fi folosită în scopul apropierii produselor sale de cele comercializate de reclamantă, aceasta fiind o concluzie a instanţei, fără sprijin în motivarea acţiunii introductive sau a apelului.

Reclamanta a învederat atât lezarea drepturilor legitime asupra numelui "M.", cât şi ignorarea notorietăţii numelui folosit în marca sa de intimata-pârâtă, ceea ce duce la creşterea volumului vânzărilor produselor sale, folosindu-se în mod neautorizat şi abuziv de renumele unor persoane fizice, renume câştigat prin ani de muncă şi păstrat ca atare în memoria colectivă a românilor.

Nu dorinţa de a crea confuzie între două categorii de produse (produse ale reclamantei şi produse ale pârâtei) este scopul intimatei-pârâte, ci intenţia de apropiere dintre produsele sale şi numele „M.”, marcă înregistrată, dar şi numele unei personalităţi în viaţă, un nume unic, cunoscut prin el însuşi şi prin originea sa deosebită.

Pârâta-intimată SC P.C. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. A arătat că motivul vizând reaua credinţă a fost invocat în faţa instanţei de apel, cu încălcarea art. 294 C. proc. civ., şi, oricum, nici nu s-a făcut dovada relei credinţe la data înregistrării, iar cu privire la celelalte motive de anulare a mărcii s-a făcut o corectă soluţionare a cauzei.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată următoarele:

1. Prin cererea de recurs s-a invocat nesocotirea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. j), art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – ce se circumscriu motivelor de nulitate prevăzute de art. 47 lit. a) şi b) din aceeaşi lege, motivele de fapt fiind susceptibile a susţine şi pe cele prevăzute de dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. c) şi d). S-a mai invocat şi încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. c), alin. (4) şi alin. (5) din Regulamentul CE nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) din lege ( fost art. 48) prevede că anularea înregistrării mărcii poate fi cerută dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 6.

Întrucât norma legală face trimitere la înregistrarea mărcii cu nerespectarea anumitor dispoziţii legale, care impun motive de refuz la înregistrare, înseamnă că trebuie avute în vedere normele respective în forma de la data respectivă, neputându-se aprecia legalitatea înregistrării unei mărci în temeiul unor texte legale care nu erau în vigoare la momentul de referinţă.

Dacă art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 84/1998 are o formă nemodificată, art. 6 avea un conţinut, prevăzând că „În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă: a) este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată; b) este identică cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un risc de confuzie pentru public; c) este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară; d) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii; e) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.”

În acest context, art. 6 alin. (1) lit. b) din legea modificată ( din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară), reţinut de instanţa de apel (ipoteza similarităţii mărcilor), este fostul art. 6 lit. c) din forma legii în vigoare la data înregistrării mărcii incriminate.

Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data sesizării instanţei, nu poate fi aplicat în verificarea valabilităţii mărcii, întrucât reprezintă dispoziţii legale care se aplică mărcilor care se înregistrează după modificarea aferentă a legii – art. 47, care reglementează motivele de anulare a unei mărci, făcând referire la înregistrarea mărcii cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6 din lege.

Deşi în acţiune a fost indicat art. 6 alin. (4) lit. a) din legea modificată ( marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare) şi c ( există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială) motivarea în fapt a acţiunii este susceptibilă de a pune în discuţie art. 6 lit. e) din lege, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii pârâtei-intimate, care erau în sensul mai sus detaliat, indicându-se totodată criterii de apreciere a notorietăţii din Regulamentul de aplicare a legii, aprobat prin H.G. nr. 1134 din 10 noiembrie 2010.

Dispoziţiile Regulamentului CE nr. 207/2009 privind marca comunitară se referă la motivele de înregistrare a unei mărci comunitare, iar relevanţa acestora în soluţionarea cauzei este exclusă în condiţiile în care înregistrarea mărcii de către pârâta-intimată s-a făcut anterior aderării României la Uniunea Europeană.

2. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din lege, sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România, în vreme ce unul dintre motivele de anulare a mărcii invocat vizează înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane, respectiv cel prevăzut de art. 47 lit. d) ( fost art. 48 lit. d)).

În susţinerea criticii de recurs se face referire la numele M.A.

Aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de apel, îndreptăţirea de a reclama acest motiv de anulare a mărcii aparţine titularului numelui, iar reclamanta-recurentă, persoană juridică de drept privat, este diferită de persoanele fizice care au calitatea de asociaţi şi titulari ai acestuia, singurii care îl pot valorifica într-o acţiune de genul celei de faţă.

3. În ceea ce priveşte motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 47 lit. b) ( fost art. 48 lit. b)), cu referire la dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 84/1998.

3.a. S-a reţinut în mod corect în cauză că nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 6 lit. c) din lege, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii pârâtei-intimate.

În cazul mărcilor combinate, similaritatea este determinată de elementul comun ce ar putea duce la confuzie, iar diferenţele pe care un consumator obişnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Gradul de similaritate este accentuat dacă elementul comun are un rol central, dominant în structura semnelor, pentru că astfel atenţia consumatorului este îndreptată asupra acestuia, cu ignorarea celorlalte componente, care au astfel un loc secundar. Cu cât distinctivitatea elementului comun este mai mare, cu atât şi riscul de confuzie va fi mai mare.

Deşi nu s-a procedat la analiza, în acest context, a elementului comun subliniat de recurenta-reclamantă, acest lucru nu este de natură să ducă la schimbarea soluţiei.

Aceasta întrucât, potrivit normei legale, pe lângă similaritatea semnelor – apreciată de altfel într-un grad redus de instanţa de apel, este necesar să existe şi o similaritate între produsele/serviciile protejate prin mărcile în conflict - reţinută ca inexistentă de către instanţă, aspect necontestat prin cererea de recurs.

În aceste condiţii este exclusă reţinerea motivului de anulare a mărcii invocat, nemaiavând relevanţă analiza gradului de distinctivitate al mărcii şi a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între cele două semne.

3.b. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 6 lit. e) din lege, s-a constatat în mod corect că în cauză se invocă notorietatea numelui M.A., care are calitate de asociat al reclamantei-recurente, în condiţiile în care norma legală face trimitere la marca notorie – caracter ce se stabileşte potrivit unor criterii strict determinate de lege şi de regulamentul de punere în aplicarea acesteia.

Criticile au fost analizate sub pct. 2 şi 3, din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., şi nu şi cel prevăzut de pct. 8 al aceluiaşi articol, nepunându-se problema interpretării unui act juridic, în sensul acestor dispoziţii procedurale.

4. Instanţa de apel a reţinut că reclamanta nu a invocat drept cauză de nulitate conduita OSIM în procedura de înregistrare a mărcii pârâtei-intimate, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 294 alin. (1) C. proc. civ.

Reclamanta-recurentă a reluat critica de apel, fără a respecta dispoziţiile art. 3021 alin. (1) lit. c) C. proc. civ., care impun ca cererea de recurs să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, motivele de nelegalitate ale deciziei de apel sau menţiunea că acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat.

În respectarea acestor dispoziţii procedurale, trebuia ca prin cererea de recurs să se arate nelegalitatea modului de dispunere de către instanţă asupra criticii de apel, acest mod de dezlegare a cauzei fiind supus cenzurii instanţei de recurs, în conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (1) C. proc. civ.

5. În ceea ce priveşte motivul de anulare a mărcii pentru înregistrarea cu rea credinţă, prevăzut de art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se impune admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeaşi instanţă de apel, cu aplicarea dispoziţiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

Apărarea formulată pe calea întâmpinării, în sensul că acest motiv a fost formulat pentru prima dată prin cererea de apel, nu este conformă actelor dosarului, în condiţiile în care acesta a fost indicat în mod expres, fiind susţinut şi prin elemente de fapt indicate în motivarea acţiunii.

În cadrului probatoriului, reclamanta-recurentă a solicitat încuviinţarea şi a probei cu interogatoriu, pentru lămurirea condiţiilor în care s-a ales denumirea mărcii, cu indicarea scrierii cu aceeaşi ortografie – probă apreciată de instanţa de apel ca nefiind utilă şi pertinentă în raport de aspectele deduse judecăţii în apel, iar în motivarea deciziei se reţine că reclamanta nu a administrat nicio probă care să contureze conduita factorilor de decizie ai pârâtei-intimate la înregistrarea mărcii.

Potrivit art. 129 alin. (5) C. proc. civ., judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. Mai mult, dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, instanţa va dispune ca părţile să completeze probele, aceasta putând, din oficiu, să pună în discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părţile se împotrivesc.

Date fiind aceste obligaţii care conturează un veritabil rol activ al magistratului, nu se justifică argumentul instanţei referitor la lipsa probatoriului administrat de parte în condiţiile în care, anterior, respinsese solicitarea părţii sub acest aspect.

Întrucât probatoriile în recurs sunt limitate de dispoziţiile art. 305 C. proc. civ., vătămarea produsă părţii nu poate fi înlăturată decât prin casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, care va avea în vedere şi dispoziţiile procedurale mai sus detaliate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de reclamanta SC E.T.A.B.P. SRL împotriva deciziei nr. 57A din data de 21 martie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 noiembrie 2013.

← ICCJ. Decizia nr. 5466/2013. Civil  ICCJ. Decizia nr. 5495/2013. Civil. Revendicare imobiliară.... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 5468/2013. Civil