ICCJ. Decizia nr. 2348/2015. Civil. Marcă. Recurs

Decizii civile ICCJ 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 2348/2015

Dosar nr. 15788/118/2012*

Şedinţa publică din 23 octombrie 2015

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub numărul 15788/118/2012, reclamantul V.O.D. a solicitat - în contradictoriu cu pârâta SC D.R.I. SRL - să se instituie pe cale judiciară interdicţia, pentru pârâtă:

- de a folosi denumirea mărcii individuale constând din denumirea D.R.I., cu element figurativ, pentru produsele şi serviciile din clasele 35: Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou şi 39: Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii;

- de a aplica marca amintită pe produse sau ambalaje;

- de a oferi sau comercializa produse ori a le deţine în acest scop, ori de a oferi sau presta servicii sub această marcă;

- de a utiliza marca pe documente sau pentru publicitate;

- de a pune în circulaţie, a exporta sau importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această marcă.

În motivarea acţiunii, reclamantul arată că este titularul certificatului nr. 97533 din 17 septembrie 2008 de înregistrare a mărcii constând din denumirea D.R.I., cu element figurativ, prin care a dobândit drepturi exclusive asupra mărcii pentru o perioadă de 10 ani, pentru clasele 35 şi 39 de servicii.

Pârâta a folosit şi continuă să folosească această marcă, în activitatea sa, fără consimţământul titularului mărcii, efectuând acte de natura celor menţionate în petitul acţiunii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 36 - 37 din Legea nr. 84/1998.

Au fost depuse în copie la dosar: certificatul de înregistrare a mărcii nr. 97533 din 17 septembrie 2008, Decizia nr. 005985 din 22 ianuarie 2009 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi dovada notificării pârâtei cu privire la declanşarea litigiului.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată; în acest sens, a învederat că cei doi asociaţi ai SC D.R.I. SRL - N.D. şi V.O.D. - deţinând 70 şi, respectiv 30 % din capitalul social, au convenit în cursul anului 2008 să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea mărcii individuale la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în beneficiul societăţii.

Procedura de înregistrare s-a realizat însă cu rea credinţă de către reclamant, care a obţinut certificatul de înregistrare a mărcii pe numele său, deşi societatea a continuat să funcţioneze în toată această perioadă cu denumirea omonimă.

În pofida faptului că reclamantul avea posibilitatea de a cere convocarea Adunării Generale a Asociaţilor pentru a decide schimbarea denumirii societăţii, nu a apelat la această soluţie, ci a procedat la formularea prezentei cereri de chemare în judecată în scopul exclusiv de a-l şicana pe asociatul său cu care se află în relaţii tensionate.

Pârâta mai arată că neînţelegerile dintre asociaţi se datorează exclusiv reclamantului, care, în anul 2007 a înfiinţat o societate comercială cu acelaşi obiect de activitate, exercitând, împreună cu soţia sa, V.S., acte de concurenţă neloială împotriva societăţii pârâte. Mai mult decât atât, la 1 aprilie 2008, reclamantul, în calitate de reprezentant al SC D.R.I. SRL, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu SC D.N.G. SRL (deţinută de V.S., soţia acestuia), având ca obiect tocmai produsele comercializate de către pârâtă. Pârâta mai susţine că reclamantul a fraudat-o prin încasarea diferenţei de preţ a unor bunuri, pentru care a emis avize de însoţire a mărfurilor în favoarea persoanelor fizice şi facturi fiscale la un preţ mai mic către societăţi comerciale, după stornarea avizelor de însoţire a mărfii emise iniţial în favoarea unor persoane fizice.

Se mai arată de către pârâtă că singurul scop al reclamantului este dizolvarea şi lichidarea societăţii pârâte, în vederea preluării denumirii sale în beneficiul firmei soţiei reclamantului.

Pârâta învederează că reclamantul nu a dovedit că societatea pârâtă a folosit denumirea comercială cu titlu de marcă, astfel încât nu se poate reţine că a adus atingere dreptului exclusiv la marcă al titularului. Totodată, pârâta arată că, în virtutea înregistrării firmei comerciale, se bucură de prezumţia de legitimitate în folosirea acesteia, denumirea sa nefiind susceptibilă a intra în conflict cu marca de care se prevalează reclamantul. În acest sens, invocă dispoziţiile art. 30 alin. (1) şi art. 43 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, dar şi pe cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris din 1883, neexistând raţiunea despăgubirii reclamantei pentru un prejudiciu inexistent.

Pârâta a anexat întâmpinării sale, pentru dovedirea celor susţinute: copii ale certificatului constatator 27838/8 aprilie 2013 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a certificatelor de înregistrare 1451366 din 26 martie 2008 şi nr. 306983 din 26 noiembrie 2002, actele constitutive, însoţite de acte adiţionale succesive, adresa nr. 226 din 4 septembrie 2008, procesul verbal al şedinţei asociaţilor din 9 septembrie 2008 şi 10 septembrie 2008 şi cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 9760/118/2008, fişa contului 4111.00020 a clientului SC D.N.G. SRL.

Materialul probator a fost completat prin depunerea ordonanţelor şi a unui raport de expertiză contabilă, completat ulterior de expertul D.G., întocmit în dosarul penal 2210/P/2011 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, a facturilor fiscale 7255721 din 30 noiembrie 2011, 7245393, 72423, 7226643, 7225143, 721163, 08421022, a contractelor de vânzare-cumpărare 784 din 23 mai 2008 şi nr. 1083 din 10 august 2007, precum şi a contractelor de muncă pentru V.O.D. şi V.S., modificate prin acte adiţionale.

Prin Sentinţa civilă nr. 3590 din 23 decembrie 2013, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea formulată de reclamantul V.O.D. în contradictoriu cu pârâta SC D.R.I. SRL, şi a instituit interdicţia în sarcina societăţii pârâte:

- de a aplica marca amintită pe produse sau ambalaje;

- de a oferi sau comercializa produse ori a le deţine în acest scop, ori de a oferi sau presta servicii sub această marcă;

- de a utiliza marca pe documente sau pentru publicitate;

- de a pune în circulaţie, a exporta sau importa, a plasa sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această marcă.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a emis, pe numele titularului V.O.D. certificatul nr. 97533 din 17 septembrie 2008 de înregistrare a mărcii D.R.I., cu o durată de protecţie a mărcii de 10 ani, pentru clasele de produse şi servicii 35: Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou şi 39: Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor, organizare de călătorii.

Pârâta SC D.R.I. SRL nu a formulat opoziţie la înregistrarea mărcii în termenul legal de două luni de la data publicării cererii de înregistrare, astfel încât OSIM a emis Decizia nr. 005985 din 22 ianuarie 2009 de admitere a înregistrării mărcii.

Prin facturile fiscale nr. 7245393 din 19 noiembrie 2009, nr. 7226643 din 26 iunie 2008, nr. 08421022/8 decembrie 2009, pârâta a înstrăinat către reclamant şi către societatea D.N.G. SRL mijloace de transport, înscrisurile constatatoare purtând marca în litigiu, ca element de identificare a societăţii vânzătoare.

Tribunalul a reţinut că potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1998:

"Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său - un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.

În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte - aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Odată statuată împrejurarea că pârâta a folosit în activitatea comercială curentă chiar marca pentru care reclamantul are un drept exclusiv de utilizare, (având în obiectul de activitate şi acele activităţi protejate prin certificatul de înregistrare nr. 97533 din 17 septembrie 2008), tribunalul a apreciat că devin aplicabile prevederile textului citat.

A fost înlăturată apărarea societăţii pârâte - în sensul că bunurile facturate au fost livrate chiar reclamantului şi societăţii la care soţia acestuia avea calitatea de asociat - atât timp cât pârâta nu avea dreptul de a utiliza marca, indiferent de destinatarul bunurilor sau serviciilor protejate prin Legea nr. 84/1998.

Prima instanţă a constatat că deşi pârâta a criticat, pe cale incidentală, nelegalitatea modului de emitere a certificatului de înregistrare a mărcii în favoarea reclamantului, aceasta nu a întreprins demersuri în plan juridic pentru a obţine respingerea cererii de înregistrare ori anularea ulterioară a înregistrării în condiţiile art. 46 şi 47 din Legea nr. 84/1998, acuzând o conduită frauduloasă a reclamantului în raport cu interesele persoanei juridice la care era asociat.

Tribunalul a apreciat că, din acest punct de vedere, pretinsa conduită a reclamantului, prejudiciabilă pentru societatea pârâtă, ar trebui examinată în cadrul acţiunii în excludere sau în despăgubiri împotriva asociatului culpabil, însă această împrejurare nu este susceptibilă a o exonera pe pârâtă de răspunderea pentru utilizarea fără drept a unei mărci înregistrate.

Schimbarea denumirii societăţii pârâte prin acordul ambilor asociaţi - argument invocat în combaterea cererii reclamantului - se dovedeşte imposibilă în lipsa unui consens al acestora; totodată, pârâta însăşi a arătat că aceştia nu se mai înţeleg, fiind în curs şi o acţiune judiciară, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 9731/118/2012, legată de retragerea reclamantului din societate.

Prima instanţă a mai apreciat că pârâta se prevalează nejustificat de prevederile art. 39 alin. (1) din acelaşi act normativ pentru a obţine respingerea acţiunii, în măsura în care textul invocat se aplică în cazul folosirii de către un terţ a numelui sau denumirii titularului mărcii (în speţă, numele reclamantului), iar nu ale terţului.

Deşi art. 1 alin. (2) din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, ratificată de România prin Decretul 1177/1968 oferă într-adevăr protecţie numelui comercial, societatea pârâtă nu este titularul unui depozit înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru a beneficia de această protecţie; cu alte cuvinte, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună anularea înregistrării mărcii ori să se constate decăderea titularului din dreptul de utilizare, pârâta este datoare să se abţină de la orice act juridic sau fapt material, susceptibil a aduce atingere dreptului exclusiv al reclamantului asupra mărcii.

Faţă de cele ce preced, instanţa a dispus admiterea acţiunii, luând act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta a exercitat apel, criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin Decizia civilă nr. 158/2014, Curtea de Apel Constanţa a anulat apelul ca insuficient timbrat, însă prin Decizia nr. 2973 din 31 octombrie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul, a casat decizia şi a trimis cauza spre rejudecarea apelului.

În rejudecare, prin Decizia civilă nr. 274 din 18 mai 2015 a Curţii de Apel Constanţa, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.

Pentru a decide în acest sens, instanţa de apel, în analiza criticilor formulate prin motivele de apel, a reţinut şi apreciat următoarele:

Apelanta pârâtă SC D.R.I. SRL a fost înfiinţată în anul 2001, continuându-şi existenţa şi în prezent sub aceeaşi denumire şi are ca asociaţi pe numiţii N.D. şi V.O.D..

Obiectul de activitate al societăţii include, printre altele, publicitate, activităţi de ambalare, depozitări, transporturi.

Intimatul-reclamant V.O.D. este titularul mărcii individuale combinate, constând din denumirea D.R.I. cu element figurativ, aşa cum rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii nr. 97533 din 17 septembrie 2008 şi Decizia nr. 005985 din 22 ianuarie 2009 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM.

Marca a fost înregistrată pentru următoarele clase de produse:

- 35: Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou;

- 39: Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii.

Durata de protecţie a mărcii înregistrate în favoarea intimatului V.O.D. este de 10 ani, cu începere de la 17 septembrie 2008.

Între asociaţii societăţii D.R.I., după 2008, s-a instalat o stare conflictuală care a condus la concedierea intimatului-reclamant, dar şi a soţiei acestuia din cadrul societăţii, conform Deciziilor nr. 5/2013 şi 106/2008.

Intimatul-reclamant a notificat societatea D.R.I. în sensul că, începând cu 16 noiembrie 2012, este titularul mărcii individuale combinate, constând în denumirea "D.R.I.", solicitându-i pârâtei să înceteze folosirea acestei denumiri.

Din probele administrate în cauză, instanţa de apel a reţinut că societatea D.R.I. a folosit, alături de denumirea societăţii, şi marca înregistrată.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1998 apelanta-pârâtă nu avea dreptul să folosească, în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului mărcii, un semn identic cu marca.

Faptul că societatea a folosit semnul marca pe facturile întocmite în favoarea unei societăţi comerciale al căror asociaţi erau soţii V. nu prezumă consimţământul titularului mărcii.

Mai mult decât atât, prin notificarea adresată, apelantei-pârâte i s-a pus în vedere să nu mai folosească marca atestată prin certificatul nr. 97533 din 17 septembrie 2008 emis de OSIM; este adevărat că intimatul-reclamant i-a pus în vedere pârâtei să ia măsuri pentru schimbarea denumirii sale, însă, această situaţie nu poate interveni decât cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 26/1990.

Instanţa de apel a apreciat că tribunalul nu a interzis pârâtei să-şi folosească denumirea, aşa cum este menţionată în certificatul de înmatriculare "D.R.I.", ci să nu mai folosească elementul figurativ pentru produse şi servicii ori să aplice marca pe produse, ambalaje, etc., constatare ce a permis instanţei de apel concluzia că sentinţa apelată respectă prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată.

Susţinerea apelantei conform căreia hotărârea este nelegală, întrucât încalcă art. 1 alin. (2) din Convenţia de la Paris, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, în ceea ce priveşte protecţia numelui comercial, a fost apreciată ca nefondată, întrucât, în cauză, nu s-a dispus interzicerea folosirii denumirii firmei, ci a semnului figurativ ce face obiectul certificatului emis de O.S.I.M.

Curtea de apel a constatat că atâta vreme cât pentru semnul figurativ folosit s-a recunoscut calitatea de marcă înregistrată în favoarea lui V.O.D., beneficiarul se bucură de protecţia acestui drept până la expirarea duratei de protecţie ori până la anularea mărcii înregistrate.

Pe de altă parte, aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă, apelanta pârâta nu se poate prevala nici de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, întrucât reclamanta nu se regăseşte în niciunul dintre cazurile respective.

Pentru aceste considerente, în baza art. 296 C. proc. civ., apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.

În termen legal, împotriva acestei decizii, pârâta a promovat recurs, fără a proceda însă şi la încadrarea în drept a criticilor dezvoltate prin memoriul de recurs.

În debutul memoriului de recurs, recurenta face un expozeu al situaţiei de fapt susţinute şi în etapele procesuale anterioare, al stării conflictuale dintre cei doi asociaţi, ca şi istoricul acestui conflict.

Din perspectiva criticilor formulate cu privire la decizia recurată, se arată că instanţa de apel a făcut o greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, potrivit texului invocat:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:

a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului; (...).

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) să fie conformă bunelor practici din domeniu industrial ori comercial."

Recurenta solicită instanţei de recurs să constate că, în cauză, reclamantul nu a dovedii că îşi foloseşte propriul nume comercial ca marcă, astfel încât nu a adus atingere dreptului exclusiv la marcă al reclamantului.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în relaţiile sale cu clienţii şi partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor şi serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alţi comercianţi.

Recurenta pârâtă susţine că îşi desfăşoară activitatea fără a folosi un semn distinctiv, altul decât numele său comercial.

În cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoştinţa consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit şi un anumit semn.

Numele comercial are, pe lângă funcţia de identificare a comerciantului şi pe cea de raliere a clientelei, în timp ce marca identifică un comerciant prin prisma produselor şi serviciilor sale şi le individualizează în raport cu cele ale altor comercianţi.

Or, numele comercial ce conţine sintagma "D.R.I.", nu îndeplineşte funcţiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor şi nu poate intra în conflict cu nicio marcă folosită pentru servicii similare.

Atât sistemul de protecţie a mărcii, cât şi cel de protecţie a firmei comerciale, sunt sisteme atributive, dreptul asupra acestora fiind dobândit într-o procedură administrativă, respectiv acordat de către autoritatea administrativă competentă.

Mai arată recurenta că în conflictul dedus judecăţii trebuie invocată şi dovedită anterioritatea mărcii, impunându-se cercetarea legitimităţii folosirii firmei comerciale.

Societatea recurentă este titulară a firmei comerciale înregistrate, astfel încât, în virtutea acestei înregistrări, se bucură de prezumţia de legitimitate în folosirea acesteia, cât timp aceasta nu a fost răsturnată într-o acţiune în anularea înregistrării firmei comerciale, singurul mijloc procesual prin care prezumţia de legalitate a dobândirii dreptului la firmă poate fi răsturnată, dat fiind caracterul atributiv al sistemului de dobândire a dreptului respectiv.

Numai după anularea înregistrării firmei comerciale, s-ar pune problema conflictului dintre marcă şi un semn, apreciat ca distinctiv pentru activitatea comerciantului (pentru comerciant) sau ca distinctiv pentru produse şi servicii (sub aspectul indicării provenienţei acestora), folosit ca atare, dar neînregistrat în niciuna dintre cele două proceduri.

Recurenta mai susţine că reclamantul nu a invocat şi nici nu a dovedit că folosirea de către ea a semnului similar mărcii înregistrate aparţinând reclamantului, ca semn distinctiv pentru produsele/serviciile identice sau similare prestate, este folosit pentru a-şi marca produsele/serviciile şi a le distinge astfel sub aspectul provenienţei.

Deşi în petitul cererii de chemare în judecată, reclamantul a solicitat interzicerea folosirii de către pârâtă a tuturor semnelor identice sau similare cu marca sa, pentru a distinge produse/servicii sub aspectul provenienţei, în motivarea cererii se referă la firma comercială ce aparţine pârâtei, legal înregistrată, fără a invoca vreun aspect legat de modul de folosire în concret a firmei de către pârâtă.

Se arată de către recurentă că nu poate fi confundată firma comercială (semn distinctiv al activităţii comerciale, respectiv semn de identificare a comerciantului) cu marca (semn distinctiv pentru produsele/serviciile comercializate de către acesta), funcţia mărcii fiind aceea de a distinge produsele/serviciile sub aspectul provenienţei lor.

Pe de altă parte, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, "firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează."

Or, folosirea firmei comerciale cu nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată şi completată, nu poate constitui în sine un act de contrafacere a unei mărcii identice/similare.

Recurenta mai arată că în ceea ce priveşte aptitudinea numelui comercial de a conferi un drept de proprietate industrială, Înalta Curte a constatat că, într-adevăr, chiar în lipsa unei prevederi exprese în legislaţia internă, această aptitudine trebuie recunoscută în temeiul art. 1 alin. (2) şi (8) din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1117/1968.

Dreptul asupra numelui comercial a fost dobândit de recurenta pârâtă anterior dobândirii de către reclamant a dreptului asupra mărcii invocate, iar un drept ulterior nu poate conduce la încetarea unui drept anterior dobândit în mod legal de către un terţ, decât în măsura în care se face dovada că dreptul anterior a fost dobândit prin fraudă.

Denumirea pe care pârâta o foloseşte în operaţiunile şi actele sale nu are rolul unei mărci, iar numele comercial este protejat potrivit art. 8 din Convenţia de la Paris, pentru protecţia proprietăţii industriale, indiferent dacă face parte dintr-o marcă sau nu.

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, în art. 1 alin. (2) care stabileşte că "Protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale", iar conform art. 8: "Numele comercial va fi protejat în toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică de comerţ."

Denumirea comercială, respectiv firma, în înţelesul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 cuprinde cuvinte, astfel cum rezultă din 39 din lege, care interzice folosirea unor anumite cuvinte.

Prin urmare, recurenta solicită instanţei de recurs a observa că de la momentul înregistrării mărcii şi până în prezent, reclamantul nu a folosit marca înregistrată, în nume personal, ci numai în numele societăţii pârâte, ceea ce conduce în mod indubitabil la concluzia că această marcă în fapt, a fost reţinută pentru societatea pârâtă, iar nu pentru intimatul-reclamant, în nume personal.

În susţinerea motivelor de recurs, în afara probelor administrate în faţa primei instanţe, recurenta a arătat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri; în această etapă procesuală însă, nu au mai fost administrate alte înscrisuri.

Intimatul-reclamant nu a formulat întâmpinare la motivele de recurs, depunând însă note scrise care au fost înregistrate la dosar la 16 octombrie 2015, în cuprinsul cărora, cu dezvoltarea propriilor argumente pentru combaterea motivelor de recurs, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recursul formulat este fondat, potrivit celor ce succed.

Astfel cu reiese din cuprinsul memoriului de recurs, recurenta-pârâtă nu indică în mod explicit motivul de nelegalitate pe care se întemeiază în susţinerea prezentei căi de atac (dintre cele expres şi limitativ prevăzute de art. 304 C. proc. civ.), însă, Înalta Curte, în temeiul dispoziţiilor art. 306 alin. (3) C. proc. civ., constată că dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor în ipoteza descrisă de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. - interpretarea şi aplicarea greşită a unor dispoziţii legale incidente în speţă, temei în baza căruia va fi analizată legalitatea deciziei recurate.

Litigiul de faţă a dedus judecăţii soluţionarea unei acţiuni în contrafacere prin care intimatul-reclamant V.O.D., titular al mărcii individuale, combinate, cu element figurativ "D.R.I.", înregistrată în favoarea sa, potrivit certificatului nr. 97533 emis de OSIM pentru clasele de servicii 35 (publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou) şi 39 (transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizarea de călătorii) a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. a) - d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; ca atare, s-a solicitat stabilirea în sarcina pârâtei SC D.R.I. SRL, căreia îi impută încălcarea drepturilor sale exclusive asupra mărcii, a interdicţiilor reglementate de textul menţionat.

În ceea ce priveşte drepturile de proprietate industrială opuse de părţile cauzei, instanţa de apel a reţinut că reclamantul este titularul dreptului la marcă, cu începere de la 17 septembrie 2008, cu o durată legală a protecţiei de 10 ani, în timp ce pârâta este persoană juridică română, înfiinţată în anul 2001 şi înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului, avându-i ca asociaţi, pe lângă reclamant, şi pe numitul N.D.; totodată, s-a reţinut, in abstracto, că obiectul de activitate al societăţii pârâte include, printre altele, publicitate, activităţi de ambalare, depozitări, transporturi.

Înalta Curte, faţă de considerentele deciziei recurate, constată că instanţa de apel a avut în vedere teza de la art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată (formă a legii după modificarea adusă prin Legea nr. 66/2010, având în vedere de data introducerii acţiunii - 21 decembrie 2012 - data poştei) potrivit căreia:

"(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată."

Concluzia anterioară rezultă din împrejurarea că prima instanţă s-a raportat la ipoteza semnului identic cu marca şi a unor servicii identice, dezlegare de drept ce nu a fost reformată în calea de atac; or, o astfel de ipoteză corespunde dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din legea nr. 84/1998, republicată.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte reţine că instanţa de apel a constatat că societatea D.R.I. a folosit, alături de denumirea societăţii, şi marca înregistrată în favoarea reclamantului pe facturile emise către o societate comercială ai cărei asociaţi sunt soţii V.

În apărarea sa, recurenta-pârâtă a invocat prevederile art. 1 alin. (2) şi pe ale art. 8 din Convenţia de la Paris, ale art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, dar şi dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la aceste aspecte, instanţa de apel a reţinut că prin sentinţa apelată (confirmată prin respingerea apelului) nu s-a interzis pârâtei să-şi folosească denumirea, aşa cum este menţionată în certificatul de înmatriculare "D.R.I.", ci să nu mai folosească elementul figurativ pentru produse şi servicii ori să aplice marca pe produse, ambalaje, etc., constatare ce a permis curţii de apel concluzia că sentinţa apelată respectă prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată, întrucât pentru semnul figurativ s-a recunoscut în favoarea reclamantului protecţia ca marcă, astfel încât titularul ei are drepturi exclusive de utilizare.

În plus, fără nicio demonstraţie juridică, a fost înlăturată şi apărarea pârâtei cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel inserând în cuprinsul considerentelor doar concluzia că pârâta nu se găseşte în niciunul dintre cazurile reglementate de art. 39 din legea mărcilor.

Înalta Curte, cu referire la aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, reţine că instanţa de judecată este ţinută de verificarea întrunirii condiţiilor acestei norme, anume; calitatea reclamantului de titular al unei mărci înregistrate pentru anumite clase de produse şi/sau servicii din Clasificarea de la Nisa; existenţa unei/unor fapte ilicite săvârşite de terţul pe care îl acţionează în judecată, fapte de natura celor enumerate de art. 36 alin. (3) din lege constând, în esenţă, în utilizarea, în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului a unui semn identic cu marca, pentru produse sau servicii identice desemnate prin marca înregistrată; în ipoteza de la lit. a) din art. 36 alin. (2) nu se cere existenţa riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie este prezumat, astfel cum prevede în mod explicit şi art. 16 din Acordul TRIPS; însă, în varianta normativă de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, se cere verificarea riscului de confuzie în percepţia publicului, incluzând şi riscul de asociere între semn şi marcă.

Se impune însă precizarea că, faţă de cele reţinute de instanţa de apel, la acest moment procesual, decizia recurată nu poate fi confirmată cu privire la premisele reale de analiză a acţiunii în contrafacere (identitate marcă-semn şi identitate servicii ori similaritate, în contextul aplicării art. 36 alin. (2) lit. b) din lege), în absenţa unei analize efective realizate de instanţele de fond, potrivit criteriilor ce vor fi arătate în prezenta decizie; ca atare, în rejudecare, instanţa de apel va efectua şi calificarea cererii de chemare în judecată fie în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a), fie în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, verificând condiţiile contrafacerii în raport de varianta normativă pe care o va reţine ca fiind proprie situaţiei de fapt deduse judecăţii, aşa cum se va considera că este dovedită în cauză.

Astfel, Înalta Curte apreciază că pentru soluţionarea cererii în contrafacere, instanţele de fond erau ţinute a face o comparaţie între marcă în ansamblul ei, astfel cum a fost înregistrată (iar nu pe elementele componente, izolarea elementului dominant fiind doar o etapă a analizei juridice, însă determinarea lui nu poate avea loc decât în contextul evaluării percepţiei de ansamblu a mărcii de către consumatorul mediu) şi semnul utilizat de către terţ, precum şi între serviciile protejate prin marcă (dat fiind principiul specialităţii ce operează în această materie) şi cele în legătură cu care terţul utilizează în concret semnul; în acelaşi context, trebuie verificat caracterul ilicit al utilizării, anume verificarea existenţei sau inexistenţa unui acord al titularului mărcii pentru utilizarea acesteia (pentru serviciile pe care marca le desemnează); de asemenea, instanţa de apel va fi ţinută să verifice dacă în cauză nu este incidentă o eventuală excepţie de la aplicarea dispoziţiilor art. 36 sau o limitare a drepturilor exclusive ale titularului mărcii, astfel cum sunt cele prevăzute de art. 38 şi 39 din Legea nr. 84/1998, cu atât mai mult cu cât, în cauză, pârâta s-a prevalat de legitimitatea folosirii firmei sau numelui său comercial, sens în care a invocat dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. a) din legea nr. 84/1998, contestând utilizarea semnului în litigiu cu funcţiile specifice mărcii.

Or, în speţă, astfel cum reiese din considerentele anterior sintetizate ale deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut (de o manieră implicită) identitatea dintre marcă şi semnul utilizat de către pârâtă, pe baza comparării elementului figurativ ca parte componentă în ansamblul mărcii, iar nu a mărcii astfel cum ea a fost înregistrată în favoarea intimatului-reclamant, ceea ce nu se circumscrie unei analize legale; în plus, deşi marca opusă de reclamant a fost înregistrată pentru 2 clase de servicii, anume clasa 35 şi 39 ale Clasificării de la Nisa, curtea de apel s-a raportat atât la produse cât şi la servicii (menţiuni ce se regăsesc ca atare şi în cuprinsul dispozitivului sentinţei ce a fost confirmată prin respingerea apelului), fără a le individualiza, în concret, pe niciunele dintre ele.

Marca reclamantului, astfel cum a fost înregistrată este o marcă individuală combinată constând în alăturarea a 3 cuvinte D.R.I. - toate grafiate înclinat spre dreapta (italic), primele două cu majuscule, iar cel de-al treilea, cu litere mici (ceea ce ar fi fost suficient pentru calificarea mărcii ca fiind una combinată, iar nu doar verbală) - şi a unui element figurativ constând în reprezentarea unui acoperiş de casă, având pe latura din dreapta un coş pentru evacuarea fumului; totodată, astfel cum s-a arătat, instanţa de apel s-a raportat doar la elementul figurativ (fără a-l indica în mod explicit - fie grafia anterior descrisă a grupului de cuvinte sau/şi elementul figurativ arătat) şi nu a comparat marca în ansamblul ei, prin luare în considerare a tuturor elementelor ei componente şi a impresiei de ansamblu pe care aceasta o creează în percepţia consumatorului mediu; în acest sens, în rejudecare, urmează a se avea în vedere şi jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest aspect.

Faţă de cele anterior reţinute, Înalta Curte constată că instanţa de apel a ignorat dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 84/1998 care prevăd:

"Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi."

Pe de altă parte, în cadrul aceleiaşi analize sumare, instanţa de apel nu a analizat în mod efectiv apărarea pârâtei cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 şi prin care aceasta tinde la justificarea unei legitimităţi a actelor de utilizare a semnului D.R.I., prevalându-se de drepturile sale anterioare cu privire la firmă (denumire socială) sau nume comercial, drepturi dobândite prin parcurgerea unei proceduri legale, prevăzute de Legea nr. 26/1990, act normativ care, precum şi în cazul mărcilor, consacră un sistem atributiv de apropriere (drepturi dobândite prin înregistrare).

În plus, şi prin prezentele motive de recurs, recurenta reiterează susţinerea că nu îşi foloseşte propriul nume comercial ca marcă, cele două semne distinctive având funcţii legale diferite şi un regim juridic propriu.

În acest context, Înalta Curte reţine că, astfel cum corect susţine şi recurenta, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului:"Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează.", în timp ce art. 30 alin. (4) prevede că: "Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului."

La acest moment, trebuie a fi subliniat că deosebit de utile în soluţionarea cauzei sunt distincţiile ce rezultă din Hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza Celine C-17/06; astfel, s-a reţinut că o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăţi, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ.

Aşa fiind, rezultă că denumirea socială a recurentei-reclamante este SC D.R.I. SRL, în timp ce numele său comercial (în legătură cu care au fost invocate şi dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris) este D.R.I.

Faţă de cele arătate, rezultă că funcţia legală a numelui comercial este aceea de a desemna un fond de comerţ, pe când funcţia esenţială a mărcii este aceea de a garanta consumatorilor provenienţa de la o anumită întreprindere a produselor sau serviciilor pe care le desemnează.

În consecinţă, funcţiile diferite recunoscute de lege acestor drepturi exclusive de folosinţă - pentru intimatul reclamant asupra mărcii, iar pentru recurenta-pârâtă asupra numelui comercial (şi, implicit asupra firmei sau a denumirii sale sociale), nu permit ca acestea să interfereze în măsura în care fiecare dintre ele este exercitat în limitele sale interne, potrivit scopului pentru care sunt reglementate.

Astfel, recurenta-pârâtă prin intermediul firmei sau a numelui comercial se identifică în calitate de comerciant şi îşi desemnează fondul de comerţ, iar intimatul-reclamant, prin intermediul mărcii înregistrate, îşi distinge, pentru consumatori, propriile servicii cărora aceasta le este destinată, de serviciile identice (sau similare) ale altor comercianţi.

În plus, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, dobândirea drepturilor exclusive asupra firmei, numelui comercial sau emblemei nu poate fi extinsă cu privire la alte drepturi reglementate de alte acte normative; altfel spus, înregistrarea unei firme, nume comercial sau embleme nu conferă titularului şi un drept asupra unui semn distinctiv pentru individualizarea serviciilor pe care le prestează către consumatori; simetric, titularul dreptului la marcă nu se va identifica în calitate de comerciant prin intermediul mărcii şi nici nu îşi va desemna fondul de comerţ prin referirea la marcă, ci exclusiv prin intermediul mărcii, funcţiile celor două drepturi de proprietate industrială nefiind substituibile.

Înalta Curte urmează însă a înlătura ce nefondate susţinerile recurentei cu privire la reţinerea incidenţei în cauză a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 8 din Convenţia de la Paris, chiar dacă prin ratificarea de către România a Convenţiei de la Paris aceasta este parte a dreptului intern, întrucât aceasta este o persoană juridică română, supusă regulilor de înregistrare prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, şi înregistrată potrivit legii naţionale; or, în cauză nu s-a susţinut ori demonstrat că Legea nr. 26/1990 (dreptul intern stricto sensu) nu corespunde standardului minim de protecţie prevăzut de această Convenţie cu privire la acest drept de proprietate industrială (numele comercial), dispoziţiile acestei convenţii internaţionale fiind absorbite de legile adoptate cu privire la înregistrarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială, fiecare cu un obiect propriu de reglementare.

Funcţiile legale diferite ale celor două drepturi aparţinând părţilor şi aflate în conflict este raţiunea excepţiei prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

După cum deja s-a menţionat, chestiunea conflictului dintre marcă şi nume comercial a fost dezlegată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemburg, în Hotărârea pronunţată în cauza Celine C-17 din 06 din 11 septembrie 2007.

Astfel, prin intermediul întrebării preliminare ce i-a fost adresată, Curtea a fost solicitată să stabilească dacă utilizarea drept denumire comercială, nume comercial sau emblemă de către un terţ neautorizat în acest scop, a unui semn identic cu o marcă verbală anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a marca a fost înregistrată, reprezintă o utilizare căreia titularul mărcii este îndreptăţit să îi pună capăt în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Prima directivă 89/104/CCC a Consiliului din 21 decembrie 1988 [text transpus în legea română în cuprinsul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998].

Noţiunea de "utilizare" prevăzută de textul invocat a primit o interpretare uniformă din partea Curţii, ceea ce constituie un concept jurisprudenţial cu valoare normativă, ce trebuie aplicat unitar de instanţele naţionale în soluţionarea cauzelor având un obiect ce implică analizarea condiţiei de utilizare de către un terţ a unui semn protejat ca marcă.

Această noţiune a fost interpretată de Curte, în contextul art. 5 alin. (1) lit. a) din directivă, în Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenall Football Club, C-206 din 01 - pct. 45, Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48 din 05 - pct. 17, Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, dar şi în Cauza Celine deja evocată.

Aşadar, titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terţ a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (2), numai dacă sunt îndeplinite următoarele 4 condiţii:

- utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului;

- utilizarea să aibă loc fără consimţământul titularului mărcii;

- utilizarea semnului identic (sau similar) cu marca să aibă loc pentru (produse sau) servicii identice (sau similare) cu cele pentru care a fost înregistrată marca, de natură a produce risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul [riscul de confuzie fiind o condiţie de analizat dacă, în speţă, s-ar da cererii de chemare în judecată calificarea în raport cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) din lege];

- utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii, anume de a garanta consumatorilor provenienţa (produselor sau a) serviciilor.

Astfel, este exclusă încălcarea drepturilor asupra mărcii dacă semnul nu este utilizat efectiv pentru serviciile oferite, comercializate, importate sau exportate, ori pe documentele care însoţesc prestarea acestor servicii sau pe materialele publicitare vizând asemenea servicii etc. (în mod egal, constatările anterioare se aplică şi produselor).

De asemenea, o eventuală utilizare a semnului ce compune marca în alt scop decât acela al identificării (produselor sau a) serviciilor oferite excedează sfera de aplicare a normei, neputând constitui o faptă de încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp conflictul marcă - semn, reglementat prin art. 36 are în vedere doar o utilizare care aduce atingere sau este susceptibilă a aduce atingere funcţiilor mărcii, în special a funcţiei esenţiale de garantare pentru consumator a provenienţei serviciului (sau produsului).

Utilizarea semnului ce compune marca în alt scop decât identificarea produselor sau a serviciilor are loc atunci când terţul foloseşte în mod legitim un semn distinctiv destinat identificării sale în calitate de comerciant sau desemnării fondului său de comerţ, respectiv numele comercial, firma sau emblema.

În acest sens, art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevede că: titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului.

Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE (actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a mărcilor, cu un conţinut identic.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis (prin aceeaşi hotărâre din 21 septembrie 2007, pronunţată în cauza Celine C- 17/06) că art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă se poate opune interzicerii utilizării de către un terţ, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară (în cadrul unei activităţi de comercializare a unor servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă), dar numai dacă utilizarea de către terţ a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Simplul fapt că terţul foloseşte semnul identic sau similar mărcii nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp acest semn include numele comercial legal înregistrat şi nu este utilizat cu funcţia de marcă, aspect asupra căruia instanţa de apel, în rejudecare va trebui să decidă pornind de la dezlegările de drept cuprinse în prezenta decizie.

Ceea ce este relevant în cauză (şi ceea ce va trebui să lămurească instanţa de rejudecare) este modul concret în care terţul îşi foloseşte numele comercial, respectiv fie pentru individualizarea calităţii sale de comerciant, conform practicilor loiale în domeniul comercial, fie cu titlu de marcă, pentru identificarea serviciilor sale, servicii ce vor fi determinate şi ele în concret, iar nu in abstracto prin simpla referire la obiectul de activitate al recurentei-pârâte şi care vor trebui comparate cu cele pentru care operează protecţia mărcii reclamantului.

În raport de aceste considerente teoretice care interesează analiza unui conflict marcă - semn din perspectiva dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel, în rejudecare, va trebui să cerceteze dacă pârâta foloseşte semnul "pentru servicii", dat fiind că protecţia mărcii reclamantului operează pentru clasele de servicii 35 şi 39 ale Clasificării de la Nisa, precum şi să stabilească raportul dintre acestea şi serviciile oferite consumatorului de către recurentă, anume dacă ele sunt identice sau similare cu cele protejate în favoarea reclamantului.

Este evident că o astfel de analiză nu a fost efectuată de instanţa de apel în cadrul deciziei analizate prin prezentul recurs.

Totodată, în acest context, mai trebuie menţionat că nu rezultă raţiunile pentru care curtea de apel a menţinut sentinţa şi sub aspectul altor acte de natură comercială, anume dispoziţiile prin care s-a interzis pârâtei: să aplice marca pe produse sau ambalaje;

- să ofere sau comercializeze produse ori să le deţină în acest scop, ori să ofere sau să presteze servicii sub această marcă;

- să pună în circulaţie, să exporte sau să importe, să plaseze sub un regim vamal suspensiv sau economic produse sub această marcă.

În plus, pentru interzicerea utilizării semnului pe documente sau pentru publicitate, va trebui să se demonstreze înlăturarea apărării pârâtei decurgând din invocarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 sau, conform Hotărârii din Cauza Celine, să se constate că această utilizare a numelui comercial de către pârâtă are loc dincolo de limitele funcţiei legale a propriului său drept (asupra firmei sau numelui comercial), aşadar, cu încălcarea practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Având în vedere că singurele probe la care instanţa de apel s-a referit sunt facturile emise de către pârâtă va fi necesară reaprecierea acestora în rejudecare, potrivit celor arătate în considerentele de faţă, astfel încât va trebui să se demonstreze dacă aplicarea semnului D.R.I. pe aceste facturi de către pârâtă depăşeşte limitele permise de art. 39 alin. (1) lit. a) din legea mărcilor; totodată, la cererea părţilor sau din oficiu, vor putea fi administrate orice alte probe: prin care intimatul-reclamantă să tindă la dovedirea utilizării mărcii sale de către aceeaşi pârâtă pentru serviciile cărora marca le este destinată, iar pârâta să tindă la combaterea acestor susţineri, dovezi pe care instanţa de apel le va aprecia în contextul probator al cauzei şi pe baza aceloraşi cerinţe legale enunţate în considerentele de faţă.

De asemenea, faţă de faptul că numele comercial legal înregistrat al pârâtei constituie o componentă a semnului ce alcătuieşte marca reclamantei, ar fi trebuit să se cerceteze susţinerile din motivarea apelului (reluate în motivele de recurs) pe acest aspect, pentru a se aprecia dacă folosirea semnului s-a făcut cu titlu de marcă, pentru identificarea serviciilor oferite de aceasta, ori în legătură cu numele comercial, respectiv pentru individualizarea calităţii de comerciant, iar în acest ultim caz, dacă s-a făcut conform practicilor loiale în domeniul comercial.

Faţă de toate aceste considerente, Înalta Curte constată o stabilire necorespunzătoare a situaţiei de fapt, în ceea ce priveşte folosirea semnului distinctiv de către pârâtă, respectiv: dacă marca reclamantului şi semnul folosit de către pârâtă sunt identice sau similare; dacă marca reclamantului a fost folosită de către pârâtă "pentru servicii" identice [în sensul art. 36 alin. (2) lit. a)] sau similare [în contextul art. 36 alin. (2) lit. b)]; în ce mod, când a fost folosit semnul şi dacă fapta reprezintă o încălcare a drepturilor reclamantului asupra mărcii, în raport de momentul de început al protecţiei acesteia; care sunt, în concret, serviciile în legătură cu care marca a fost folosită şi dacă acestea sunt identice/similare cu serviciile pentru care marca a fost înregistrată în favoarea reclamantului.

Art. 314 C. proc. civ. impune casarea deciziei de către Înalta Curte în cazurile în care situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită, nefiind posibilă verificarea modului de aplicare a legii realizată de către instanţa de apel.

În consecinţă, Înalta Curte, în temeiul art. 312 alin. (1) şi (3) rap. la art. 304 pct. 9 şi art. 314 C. proc. civ. va admite recursul formulat de către pârâtă, cu consecinţa casării deciziei de apel şi trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de pârâta SC D.R.I. SRL împotriva Deciziei nr. 274 din 18 mai 2015 a Curţii de Apel Constanţa, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Casează decizia recurată şi trimite cauza, spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 octombrie 2015.

← ICCJ. Decizia nr. 2350/2015. Civil		ICCJ. Decizia nr. 2349/2015. Civil →

ICCJ. Decizia nr. 2348/2015. Civil. Marcă. Recurs

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 2348/2015. Civil. Marcă. Recurs