Marcă. Acţiune în contrafacere. Produse identice.
| Comentarii |
|
Semne similare. Marcă slabă. întinderea protecţiei (SIROP DE PĂTLAGINĂ / SIROP DE PĂTLAGINĂ Şl MUGUR DE BRAD, SIROP DE PĂTLAGINĂ Şl PROPOLIS ETC.)
Legea nr. 84/1998, art. 35
1. Fără a antama problema legalităţii înregistrării semnului ca marcă, înalta Curte apreciază că marca în litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puţin distinctiv al semnelor care o compun.
însă, câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, această înregistrare creează o prezumţie de validitate şi obligă la recunoaşterea protecţiei mărcii.
2. Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obişnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivităţii mărcii care se pretinde a fi încălcată şi care atrage o protecţie mai puţin întinsă.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2186 din 1 aprilie 2008, în R.R.D.P.I. nr. 4/2008, p. 209-214
Prin cererea înregistrată la data de 30 august 2006 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă, şi precizată ulterior, reclamanta SC B. SA a chemat in judecată pârâta SC E. SA şi a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună interzicerea comercializării de către pârâtă pe piaţa românească a produ
selor purtând denumirile „SIROP PĂTLAGINĂ”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI MUGUR DE BRAD”, „SIROP PĂTLAGINĂ, MUGURI DE PLOP ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS PENTRU DIABETICI” şi „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI USNEA BĂRBAT A”.
S-a solicitat, totodată, ca instanţa să dispună măsura confiscării produselor puse în circulaţie de către pârâtă sub aceste însemne şi a oricăror alte variante ale respectivelor produse.
In motivarea cererii, reclamanta arată că este titulara certificatului de înregistrare nr. 3R1212 pentru marca „SIROP PĂTLAGINĂ”, ceea ce îi acordă un drept de folosinţă exclusiv asupra respectivului semn.
Pârâta comercializează pe piaţa românească de medicamente diverse produse sub numele de „SIROP PĂTLAGINĂ”, identic cu marca deţinută de SC B. SA, şi anume: „SIROP PĂTLAGINĂ”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI MUGUR DE BRAD”, „SIROP PĂTLAGINĂ, MUGURI DE PLOP ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS PENTRU DIABETICI”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI USNEA BARBATA”, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi aducând prin aceasta grave prcjudicii reclamantei.
Se mai arată că pârâta foloseşte pentru aceeaşi linie terapeutică produse având denumiri asemănătoare, astfel concepute încât prezintă un risc marc de confuzie în rândul cumpărătorilor care cunosc marca „SIROP PĂTLAGINĂ” produsă de SC B. SA încă din anul 1977.
Prin încheierea de la termenul de judecată din data de 26 octombrie 2006, la solicitarea pârâtei, tribunalul a dispus introducerea în cauză a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Totodată, prin încheierea din data de 21 decembrie 2006, prima instanţă a soluţionat excepţia de nelegalitate a certificatului de înregistrare a mărcii nr. 3R1212, excepţie invocată de către pârâtă şi în susţinerea căreia s-a invocat încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/1998. Instanţa a respins ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate invocată, reţinând că prin dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 raportate la art. 48 alin. (1) din Legea 84/1998, pentru modificarea sau desfiinţarea actului administrativ atacat este prevăzută o altă procedura judiciară, şi anume acţiunea în anularea mărcii.
Prin sentinţa civilă nr. 1657 din 21 decembric 2006, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, a admis în parte cererea modificată for
mulată de reclamanta SC B. SA şi a interzis pârâtei SC E. SA comercializarea pe piaţa românească a produselor purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei „SIROP PĂTLAGINĂ”.
A fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind confiscarea produselor puse în circulaţie de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei şi a fost obligată pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată.
Pentru a pronunţa aceasta hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamanta este titulara mărcii „SIROP PĂTLAGINĂ”, astfel cum s-a dovedit cu certificatul de înregistrare a mărcii, emis de O.S.I.M. nr. 3R1212, marca beneficiind de protecţie pe teritoriul României.
Conform dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, acesta având posibilitatea de a cere să fie interzise terţilor comercializarea, importul sau exportul produselor purtând acel semn.
Astfel cum rezultă din recunoaşterea pârâtei din întâmpinare, ca şi din înscrisurile reprezentând etichete ale produselor, aceasta a comcr-cializat pe piaţa românească produse purtând semnele grafice ce reprezintă marca reclamantei, fară ca acest lucru să fie încuviinţat de titulara mărcii, ceea ce poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând şi riscul de asociere cu marca reclamantei.
Prin urmare, tribunalul a reţinut ca fiind dovedite actele de contrafacere prevăzute de art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi a admis acţiunea în capătul de cerere privind interzicerea comercializării, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.
In privinţa capătului de cerere prin care s-a solicitat, în baza art. 84 din Legea nr. 84/1998, confiscarea produselor puse în circulaţie de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei, tribunalul a apreciat că această măsură reparatorie este specifică acţiunii penale, astfel încât a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.
Prin decizia civilă nr. 145/A din 11 iunie 2007, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul declarat de apelanta-pârâtă SC E. SA împotriva sentinţei civile nr. 1657 din 21 decembrie 2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, şi a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a respins ca neîntemeiată acţiunea.
Răspunzând criticilor formulate prin motivele de apel, curtea de apel a reţinut că pe calea „excepţiei de nelegalitate” a certificatului de înregistrare a mărcii „SIROP DE PĂTLAGINĂ” eliberat în favoarea reclamantei-intimate, excepţie invocată în cadrul primului motiv de apel, apelanta tinde la desfiinţarea respectivului certificat, desfiinţare ce ar fi echivalentă anulării lui (dat fiind că se invocă nerespectarea chiar a condiţiilor de fond cerute de legea în vigoare la data înregistrării mărcii).
Instanţa de apel a considerat însă că asemenea susţineri pot fi analizate numai cu respectarea rigorilor legale care stabilesc termene concrete înăuntrul cărora se poate cere instanţei competente - de către persoanele interesate - să analizeze dacă au fost sau nu respectate condiţiile legale pentru emiterea actului juridic a cărui valabilitate se contestă. Apelanta-pârâtă nu este îndreptăţită să pretindă o astfel de analiză a certificatului pe care reclamanta-intimată îl deţine privitor la înregistrarea mărcii „SIROP DE PĂTLAGINĂ” pentru simplul fapt că înţelege să o invoce pe cale de excepţie (mijloc de apărare) după împlinirea termenului reglementat prin Legea nr. 28/1967 (sub imperiul căreia s-a realizat înregistrarea mărcii în discuţie).
Ca atare, curtea de apel a apreciat că excepţia de nelegalitate, invocată şi susţinută în termenii analizaţi, nu poate fi primită.
Instanţa a considerat ca nefondate şi susţinerile potrivit cărora marca intimatei-reclamante nu ar beneficia de mecanismele de protecţie prevăzute de Legea nr. 84/1998 pentru considerente ce ţin de neîndeplinirea condiţiilor de fond prevăzute de art. 5 lit. b) şi c) din acest act normativ, deoarece prin prevederile art. 4 coroborat cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se recunoaşte dreptul exclusiv asupra mărcii titularului înregistrării ei şi, implicit, se recunoaşte acestuia accesul la mecanismele de protecţie conferite de lege pentru asigurarea exerciţiului dreptului său.
Cât priveşte însă consistenţa protecţiei de care se bucură marca înregistrată în favoarea intimatei-reclamante „SIROP DE PĂTLAGINĂ”, curtea de apel a apreciat că este una redusă, în condiţiile în care evocă întocmai conţinutul/compoziţia produsului pe care se aplică, deci caracteristici ale acestuia.
Instanţa de apel a considerat că marca având astfel de caracteristici este una slabă şi nu poate constitui temei pentru ca titularul ei să obţină interzicerea utilizării de către alţi comercianţi a respectivelor
cuvinte uzuale, cu atât mai mult cu cât ele sunt asociate cu alte cuvinte care asigură deopotrivă comunicarea unor caracteristici ale produsului.
Prin urmare, curtea de apel a constatat că, deşi există similaritate între denumirile (enumerate în petitul cererii introductive) pe care pârâta le utilizează şi care conţin în structura lor cuvintele „sirop" şi „pătlagină” şi marca înregistrată „SIROP DE PĂTLAGINĂ”, al cărei titular este reclamanta, nu se poate reţine că pârâta, prin activitatea de comercializare a respectivelor produse, ar fi adus atingere drepturilor reclamantei, în condiţiile în care cele două cuvinte comune (identice) evocă în mod neechivoc anumite caracteristici ale produselor pe care se aplică şi, ca atare, asigură o distinctivitate redusă.
împotriva acestei decizii în termen legal a declarat şi motivat recurs reclamanta SC B. SA.
Prin motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. se formulează următoarele critici de nelegalitate cu privire la hotărârea pronunţată de instanţa de apel:
In mod greşit instanţa de apel consideră că, deşi există similaritate între denumirile (enumerate în petitul cererii introductive) pe care pârâta le utilizează şi carc conţin în structura lor cuvintele „sirop” şi „pătlagină” şi marca înregistrată „SIROP PĂTLAGINĂ” al cărci titular este reclamanta, marca SC B. SA înregistrată la O.S.I.M. „asigură o distinctivitate redusă” şi că, datorită caracterului slab al mărcii înregistrate în favoarea reclamantei, aceasta nu îi asigură protecţic pentru denumiri sau produse similare.
Recurenta arată că o marcă înregistrată acordă protecţie totală deţinătorului ei împotriva folosirii acesteia de către terţi şi conferă un drept exclusiv asupra produselor sau serviciilor aflate sub această denumire, iar în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, „titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fară consimţământul titularului: un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul”.
Se mai arată că, prin însăşi înregistrarea de către O.S.I.M. a mărcii „SIROP PĂTLAGINĂ”, această autoritate a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii şi că Legea nr. 84/1998 nu face distincţie în ceea ce priveşte protecţia unei mărci în funcţie de caracterul „slab" sau
„tare” al acesteia. Or, prin folosirea de către un terţ a mărcii „SIROP PĂTLAGINĂ”, al cărei titular este SC B. SA, se poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând şi riscul de asociere cu marca deţinută de SC B. SA.
Se solicită admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi menţinerea sentinţei pronunţate de prima instanţă.
Intimata SC E. SA a formulat întâmpinare la recursul declarat în cauză, prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii pronunţate de instanţa de apel.
Se arată în cuprinsul întâmpinării că protecţia acordată unei mărci nu poate acoperi acele elemente ale mărcii care sunt lipsite de caracter distinctiv. Or, în speţă, denumirea „SIROP PĂTLAGINĂ" aplicată produsului „SIROP DE PĂTLAGINĂ" este una prin excelenţă descriptivă, lipsită de orice individualitate, prin care nu se face decât să se indice substanţa activă şi modul de administrare, iar o astfel de denumire nu poate fi un semn distinctiv faţă de un produs al altei întreprinderi, având aceeaşi substanţă activă şi aceeaşi modalitate de administrare.
Singurul caractcr distinctiv al mărcii recurcntei poate avea în vedere aspectul vizual al semnului, forma şi culoarea literelor, aranjarea acestora, dar sub acest aspect, susţine intimata, nu există nicio asemănare între însemnele folosite de cele două societăti.
Analizând decizia recurată în limita criticilor formulate prin
motivele de recurs, înalta Curte a reţinut următoarele:
Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, „înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii”. Dreptul dobândit prin înregistrare asupra unei mărci este un drept cu caracter absolut, care poate fi opus concurenţilor ce exercită o industrie identică sau similară cu cea a titularului mărcii.
Este necontestat în cauză că reclamanta este titulara mărcii „SIROP PĂTLAGINĂ”, prin înregistrarea mărcii la O.S.I.M. aceasta dobândind un drept exclusiv de folosire asupra semnului înregistrat ca marcă.
Este de asemenea indiscutabil în cauză că cenzurarea legalităţii înregistrării acestui semn ca marcă nu poate fi realizată în prezentul litigiu. Prin urmare, premisa de la care trebuie să pornească cercetarea temeiniciei pretenţiilor reclamantei este aceea că la momentul înregistrării semnul îndeplinea toate condiţiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă.
Prin urmare, având drept premise faptul că reclamanta este titulara mărcii „SIROP PĂTLAGINĂ” şi legalitatea înregistrării semnului ca marcă, pentru soluţionarea litigiului este necesar a determina întinderea protecţiei de care se bucură marca în litigiu.
Fără a antama problema legalităţii înregistrării semnului ca marcă, înalta Curte a apreciat, în acord cu considerentele cuprinse în decizia recurată, că marca în litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puţin distinctiv al semnelor care o compun.
Insă, câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, această înregistrare creează o prezumţie de validitate şi obligă la recunoaşterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.
Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obişnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivităţii mărcii care se pretinde a fi încălcată şi care atrage o protecţie mai puţin întinsă.
In cauză, pârâta nu a contestat comercializarea sub denumirile de „SIROP PĂTLAGINĂ”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI MUGUR DE BRAD”, „SIROP PĂTLAGINĂ, MUGURI DE PLOP ŞI PRO-POLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS PENTRU DIABETICI”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI USNEA BARBATA” de produse din aceeaşi clasă cu cele comercializate de reclamantă.
Prin urmare, s-a constatat că există identitate între marca reclamantei şi unul din semnele folosite de pârâtă pentru produsele sale - şi anume „SIROP DE PĂTLAGINĂ” ambele având acelaşi conţinut şi o grafică identică. Celelalte semne utilizate de pârâtă conţin, pe lângă cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei, şi alte cuvinte, respectiv „mugur de brad”, „muguri de plop şi propolis”, „propolis”, „propolis pentru diabetici” şi „usnea barbata
înalta Curte a apreciat că, în cazul produselor comercializate sub denumirea „SIROP PĂTLAGINĂ”, identitatea dintre cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei şi cele ce compun semnul utilizat de pârâtă şi identitatea grafică dintre acestea sunt în măsură să creeze o confuzie între cele două semne aflate în conflict.
Marca reclamantei, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecţie în faţa unui semn similar până la confuzie, astfel încât în mod corect tribunalul a apreciat ca întemeiată cererea reclamantei în ceea ce priveşte interzicerea comercializării de către pârâtă pe piaţa
românească de produse purtând mărci identice cu marca reclamantei „SIROP PĂTLAGINĂ”.
In ceea ce priveşte celelalte semne utilizate de pârâtă, respectiv „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI MUGUR DE BRAD”, „SIROP PĂTLAGINĂ, MUGURI DE PLOP ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI PROPOLIS PENTRU DIABETICI”, „SIROP PĂTLAGINĂ ŞI USNEA BĂRBAT A”, înalta Curte a constatat ca fiind legală hotărârea instanţei de apel. Aceste semne au în compunerea lor şi alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, prezenţa lor determinând o suficientă distinctivitate a respectivelor semne, în măsură să înlăture protecţia de care se bucură marca reclamantei, marcă cu un slab caracter distinctiv.
In consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 C. proc. civ., înalta Curte a admis recursul declarat de reclamanta SC B. SA şi a modificat în parte decizia recurată, în sensul că, în temeiul art. 296 C. proc. civ., a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 1657 din 21 decembrie 2006 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă.
Pentru considerentele anterior expuse, s-a interzis pârâtei SC E. SRL comercializarea pe piaţa românească a produselor purtând mărci idcntiec cu marca reclamantei „SIROP PĂTLAGINĂ”. Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei prin care s-a confirmat soluţia primei instanţe de respingere ca neîntemeiată a cererii reclamantei sub aspectul interzicerii comercializării de către pârâtă pe piaţa românească a produselor purtând mărci similare cu marca reclamantei şi de confiscare a produselor puse în circulaţie de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.
| ← Desen industrial. Acţiune în anularea înregistrării... | Imobil naţionalizat în temeiul Decretului nr. 92/1950. Titlu... → |
|---|
