Marcă. Conflict cu nume comercial. Acţiune privind radierea din Registrul Comerţului a numelui comercial. Calitatea procesuală pasivă a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. <p>

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

Convenţia de la Paris (1883)¹⁾, art. 1 alin. (2), art. 8 Legea nr. 84/1998, art. 29 alin. (1), art. 35, art. 48 alin. (1) lit. e)²⁾ Legea nr. 26/1990, republicată, art. 9, art. 25 alin. (3)

¹¹ Ratificată prin Decretul nr. 1177/1968 (B. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 1968).

²⁾ Art. 48 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 84/1998 prevedea: „Oriec persoană interesată poate cerc Tribunalului Municipiului Bucurcşti anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare: (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), la art. 48 alin. (1), partea introductivă se modifică, având următorul cuprins: „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucurcşti de către orice persoană interesată, pentru oricarc dintre următoarele motive: (...)”. Practic, s-a operat doar o refor-mulare, iar motivul de anulare prevăzut la lit. e) referitor la conflictul cu un alt drept de proprietate industrială anterior protejat a fost menţinut.

1. Participarea în proces a pârâtului Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se justifică în raport de capătul de cerere prin care se solicită chiar obligarea acestuia la radierea din Registru a numelui comercial în litigiu.

Decizia în interesul legii nr. X din 20 martie 2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie statuează că cererea de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică sau juridică ce se consideră prejudiciată face dovada existenţei anterioare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a dispus menţionarea ei în registrul comerţului.

Această decizie priveşte condiţiile de admisibilitate a unei cereri având ca obiect radierea unei menţiuni din registrul comerţului, şi nu problema calităţii procesuale pasive într-o atare cerere.

Faţă de faptul că reclamanta a solicitat obligarea chiar a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului să radieze numele comercial al pârâtei, nu se poate susţine că acesta nu ar putea fi obligat în raportul juridic dedus judecăţii, dacă pretenţia reclamantei s-ar vădi fondată.

2. Principiul anteriorităţii este un principiu fundamental în materia protecţiei drepturilor de proprietate industrială, fiind de neconceput ca cel care dobândeşte ulterior un drept să se poată opune folosirii unui drept deja preexistent, cu care intră în conflict ori să ceară anularea acestuia.

Articolul 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 reglementează conflictul dintre marcă şi numele comercial, prin referirea la „orice alt drept de proprietate industrială”. Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială este prevăzut în Convenţia de la Paris din 1882, la care şi România este parte, fiind ratificată prin Decretul nr. 1177/1968.

Este adevărat că art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 reglementează situaţia anulării înregistrării mărcii, şi nu a numelui comercial, dar acest text de lege prezintă relevanţă din punctul de vedere al principiului anterior enunţat, prevăzând în mod expres că se poate cere anularea înregistrării mărcii, dacă aceasta aduce atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat.

Prin urmare, nu s-ar putea cere anularea înregistrării unei mărci pe motiv că ulterior o altă persoană a dobândit protecţie cu privire la un nume comercial identic sau similar. Prin simetrie, şi în cazul în care se pretinde că numele comercial încalcă un drept

la marcă, înregistrarea ulterioară a numelui comercial în raport de cea a mărcii este o condiţie indispensabilă pentru succesul unui demers judiciar.

3. Potrivit art. 35 al Legii nr. 84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv, iar conform art. 29 alin. (1) din lege, înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar. Aceasta înseamnă că titularul mărcii nu poate reclama protecţie pentru o perioadă de timp anterioară datei depozitului naţional reglementar.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 9702 din 27 noiembrie 2009, nepublicată

Prin acţiunea introdusă la 27 septembrie 2007, reclamanta SC 1. SRL a chemat în judecată pe pârâţii SC I. Consulting & Development SRL şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea primei pârâte la încetarea folosirii denumirii comerciale „SC IMOINVEST Consulting & Development SRL”, la publicarea într-un ziar de largă circulaţie a hotărârii şi obligarea celui de-al doilea pârât la radierea din Registrul Comerţului a denumirii comerciale „SC IMOINVEST Consulting & Development SRL”, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 258 din 7 februarie 2008, Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, totodată, a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, faţă de dispoziţiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, reţinând că reclamanta se află în situaţia unei persoane interesate care se consideră vătămată de înregistrarea denumirii pârâtei şi înţelege să formuleze acţiune prin care să solicite radierea acestei menţiuni, că art. 25 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 prevede în mod expres citarea Oficiului Registrului Comerţului, din municipiul Bucureşti în cazul de faţă şi faţă de modul de organizare a acestui oficiu, astfel cum este prevăzut de art. 9 din Legea nr. 26/1990, astfel că această pârâtă are calitate procesuală pasivă, fiind responsabilă pentru acţiunea de radiere, solicitată în mod expres la pct. 3 al acţiunii reclamantei.

Pc fond, tribunalul a reţinut că titularul mărcii poate cere, în condiţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, încetarea utilizării unui semn ca nume comercial pentru motivul că acesta încalcă dreptul la marcă, în

acest sens fiind şi jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, deciziile nr. 3826 şi nr. 3828 din 2007, astfel că motivele apărării pârâtei privind acţiunea în regularizare nu pot fi primite, că reclamanta şi-a întemeiat corect acţiunea pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, în acest temei instanţa putând să interzică folosirea unui nume comercial, cu verificarea drepturilor pe care le opun cele două părţi la marcă şi la nume comercial.

Tribunalul a primit însă apărările privind anterioritatea înregistrării denumirii comerciale, efectuată la 9 iulie 2003, faţă de data obţinerii protecţiei asupra semnelor înregistrate ca marcă, 17 martie 2004 şi, având în vedere că de la data înregistrării pârâta a dobândit un drept de proprietate industrială protejat, şi anume dreptul la numele comercial, astfel cum este enumerat în art. 1 alin. (2) din Convenţia de la Paris din 1883, nu se poate reţine că folosirea sa se face fară drept şi, totodată, având în vedere că art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 consacră anterioritatea drept criteriu pentru preferabilitate, a reţinut că acţiunea în contrafacere nu este întemeiată.

Tribunalul a reţinut că nici acţiunea de concurenţă neloială nu este întemeiată, având în vedere că nu se poate reţine că pârâta foloseşte firma cu intenţia de a produce confuzia reclamată în acţiune, că, faţă de probele administrate, rezultă că pârâta foloseşte numele comercial în mod legal, la data înregistrării neexistând posibilitatea ca pârâta să profite de confuzia cu mărcile reclamantei.

Având în vedere că cercrile de la punctele 2 şi 3 sunt formulate ca o consecinţă a eventualei admiteri a primei cereri şi că sunt întemeiate pe aceleaşi motive, tribunalul le-a respins.

Prin decizia civilă nr. 280 din 18 decembrie 2008, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere aceleaşi considerente de fapt şi de drept ca şi prima instanţă, în sensul că:

In ce priveşte reiterarea de către intimatul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive, această excepţie a fost invocată şi în faţa primei instanţe, a fost soluţionată de prima instanţă şi, cum Oficiul Naţional al Registrului

Comerţului nu a apelat sentinţa prin carc a fost soluţionată cxcepţia menţionată, nu mai poate reitera această excepţie în apel.

Potrivit Convenţiei de la Paris din 1882, pc care România a ratificat-o în 1968, „protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale” [art. 1 alin. (2)].

Totodată, potrivit art. 8 al aceleiaşi convenţii, „numele comercial va fi protejat în toate ţările uniunii, fară obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ”.

Apelanta susţine că în mod eronat prima instanţă a reţinut ca fiind determinant în aprecierea temeiniciei cererii de chemare în judecată criteriul anteriorităţii şi că în cauză nu ar fi aplicabile dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Curtea constată că dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 instituie critcriul anteriorităţii drept condiţic pentru protecţia unui drept de proprietate industrială în raport cu o marcă înregistrată ulterior şi că acest critcriu legal este aplicabil atât sub aspect activ, atunci când titularul dreptului de proprietate industrială acţionează împotriva titularului mărcii ulterioare, cât şi sub aspect pasiv, atunci când titularul dreptului de proprietate protejat, în acest caz titularului numelui comercial, se apără în acţiunea formulată împotriva sa de titularul mărcii ulterioare.

In mod corect prima instanţă a dat eficienţă criteriului menţionat, având în vedere că, în cauză, pârâta a înregistrat numele său comercial la Oficiul Registrului Comerţului anterior datei la care reclamanta a solicitat înregistrarea mărcilor pe care le invoca în susţinerea cererii sale.

Or, în condiţiile în care nu s-a făcut nicio dovadă în sensul că alegerea numelui comercial de către pârâtă s-ar fi făcut în scopul eludării intereselor reclamantei, că pârâta ar fi cunoscut intenţia reclamantei de a înregistra nişte mărci care sa includă o anumită sintagmă şi, cunoscând acest lucru, s-a înfiinţat şi şi-a înregistrat un nume comercial care să includă sintagma vizată de reclamantă pentru viitoarele mărci, nu se poate reţine niciun temei pentru a o obliga pe pârâtă să înceteze să folosească numele comercial pe care şi l-a înregistrat în mod legal, anterior demersurilor reclamantei pentru înregistrarea mărcilor invocate.

Dreptul asupra numelui comercial a fost dobândit de pârâtă anterior dobândirii de către reclamantă a dreptului asupra mărcilor invocate, iar un drept ulterior nu poate conduce la încetarea unui drept anterior dobândit de către un terţ decât în măsura în care se face dovada că dreptul anterior a fost dobândit prin fraudă.

In cauză, o astfel de dovadă nu a fost făcută şi, în plus, prin toate argumentele invocate apelanta-reclamantă îşi invocă propria culpa, întrucât a înregistrat ca mărci o serie de sintagme fară a verifica în ce măsură aceste sintagme sunt efectiv de natură să îndeplinească acea funcţie a mărcii constând în diferenţierea produselor şi serviciilor oferite sub această marcă de produsele şi serviciile oferite de alţi comercianţi şi fară a asigura mărcilor respective elemente puternic distinctive, în condiţiile în care „IMCT este o sintagmă asociată în mod curent oricăror activităţi în domeniul imobiliar, iar „INVEST”, „CREDIT” şi „FINANCE” nu au caracter distinctiv în sine, desemnând domeniul de activitate.

Totodată, nu poate fi reţinută incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, întrucât „semnul” de care face vorbire articolul sus-menţionat vizează marca înregistrată, iar în cauză nu s-a făcut nicio dovadă în sensul că pârâta şi-ar folosi propriul nume comercial ca marcă, iar faptul că îşi aplică propriul nume comercial pe produse, ambalaje, oferă sub acest nume produse sau servicii sau îşi utilizează numele comercial pe documente nu poate fi reţinut ca intrând sub incidenţa dispoziţiilor articolului menţionat, întrucât menţionarea numelui comercial legal deţinut constituie o modalitate normală de desfăşurare a activităţii şi, totodată, sub anumite aspecte, constituie şi o obligaţie legală a oricărui comerciant.

Nu poate fi reţinută nici susţinerea apelantei în sensul că folosirea de către pârâtă a propriului său nume comercial ar constitui act de concurenţă neloială, având în vedere că situaţia conflictuală între numele comercial al pârâtei şi mărcile invocate de reclamantă s-a născut prin înregistrarea ulterioară a mărcilor la un moment la care pârâta era deja înregistrată în mod legal cu numele comercial, pe care îl folosea în mod legitim.

împrejurarea că înregistrarea comercianţilor nu se realizează într-o procedură similară celei de înregistrare a mărcilor nu este relevantă în cauză, întrucât, pe de o parte, prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului se pot obţine date cu privire la comercianţi înregistraţi pe întreg teritoriul ţării şi, pe de altă parte, chiar dacă în prezenta cauză înregistrarea numelui comercial al pârâtei s-ar fi făcut

în condiţii de publicitate similare înregistrării mărcilor, apelanta tot nu ar fi fost îndreptăţită să facă vreo opoziţie la înregistrare în calitate de titulară a mărcilor, întrucât la acel moment nu formulase nicio cerere de înregistrare a mărcilor proprii.

Nu poate fi reţinută nici susţinerea în sensul că pârâta s-ar bucura de protecţia denumirii sale comerciale doar la nivel local, respectiv la nivelul Municipiului Bucureşti, întrucât înregistrarea teritorială a comercianţilor este relevantă doar sub aspect administrativ-fiscal, aceştia putându-şi desfăşura activitatea în mod legal sub acelaşi nume comercial în orice loc din ţară sau din afara ţării.

împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, invocând, în drept, dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

In dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta susţine că, potrivit art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii, dacă înregistrarea acesteia aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un semn sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.

Prin acest text de lege este consacrat principiul anteriorităţii ca fiind criteriul de preferinţă în cazul conflictului între drepturi de proprietate industrială.

In conflictul dintre un drept la marcă şi o denumire comercială, dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile, anterioritatea înregistrării numelui comercial nefiind de natură să paralizeze acţiunea reclamantului.

In acest sens, nici în Legea nr. 84/1998 şi nici în Legea nr. 26/1990 nu există prevederi exprese care să reglementeze examinarea anteriorităţii numelui comercial în raport cu marca sau invers.

In atare situaţie, instanţa trebuia să aibă în vedere dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care conferă drepturi exclusive titularului mărcii, în speţă, mărcile reclamantei nefiind anulate de către intimata-pârâtă.

Mai mult, aceasta nu s-a opus înregistrării mărcilor reclamantei, deşi avea această posibilitate.

Prin înregistrarea şi folosirea ca nume comercial a denumirii „IMOINVEST Consulting & Development” SRL se aduce atingere dreptului reclamantei asupra mărcii înregistrate IMOINVEST, identică numelui comercial şi respectiv mărcii înregistrate IMO, similară

numelui comercial, obiectul de activitate al pârâtei fiind idcntic cu serviciile pentru care au fost înregistrate mărcile reclamantei.

In condiţiilc arătate, există un risc de confuzie creat de folosirea denumirii comerciale, ceea ce atrage aplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, care sancţionează actele de contrafacere.

Totodată, actele săvârşite de intimata-pârâtă constituie acte de concurenţă neloială în înţelesul art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991, modificată şi completată de Legea nr. 298/2001.

Dispoziţiile legale menţionate sancţionează folosirea unei firme de natură să producă confuzie cu drepturile de proprietate industrială ale altui comerciant.

Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei, admiterea apelului şi admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată.

Intimaţii Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi SC I. Consulting & Development SRL au depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului, ca nefondat, primul intimat reiterând şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

In ceea ce priveşte această excepţie, înalta Curte constată că în mod greşit curtca de apel a considcrat că nu poate fi reiterată în apel, din moment ce partea carc o invocă nu a atacat hotărârea primei instanţe.

In realitate, pârâtul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, faţă de carc s-a respins acţiunea, nu avea interesul să declare apel împotriva sentinţei; în schimb, avea interesul reiterării excepţiei, pentru a paraliza astfel rediscutarea fondului cauzei în ceea ce-1 priveşte.

Pe de altă parte, conform art. 136 C. proc. civ., excepţiile de ordine publică, precum cea a calităţii procesuale pasive, pot fi invocate în orice stadiu al pricinii, ceea ce înseamnă că pârâtul ar fi putut să o invoce şi direct în apel.

Reanalizând excepţia, pe care pârâtul a reiterat-o şi în recurs,

înalta Curte constată că este într-adevăr nefondată, aşa cum a hotărât şi tribunalul.

Astfel, participarea în proces a pârâtului Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se justifică în raport de capătul de cerere prin care se solicită chiar obligarea acestuia la radierea din Registru a numelui comercial în litigiu.

Decizia în interesul legii nr. X din 20 martie 2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, invocată de pârât, statuează că cercrea de radiere

a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică sau juridică ce se consideră prejudiciată face dovada existenţei anterioare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a dispus menţionarea ei în registrul comerţului.

Această pretenţie nu a mai fost însă analizată pe fond de instanţele anterioare, deoarece capătul de cerere principal, care a pus în discuţie legalitatea dobândirii de către pârâtă a înregistrării numelui comercial, a fost respins ca nefondat.

In ceea ce priveşte recursul declarat de reclamantă, acesta este nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

Principiul anteriorităţii este un principiu fundamental în materia protecţiei drepturilor de proprietate industrială, fiind de neconceput ca cel care dobândeşte ulterior un drept să se poată opune folosirii unui drept deja preexistent, cu care intră în conflict ori să ceară anularea acestuia.

Contrar celor susţinute de recurentă, art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 reglementează conflictul dintre marcă şi numele comercial, prin referirea la „orice alt drept de proprietate industrială”.

Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială este prevăzut în Convenţia de la Paris din 1882, la care şi România este parte, fiind ratificată prin Decretul nr. 1177/1968.

Este adevărat că art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 reglementează situaţia anulării înregistrării mărcii, şi nu a numelui comercial, cum este cazul în speţă, dar acest text de lege prezintă relevanţă din punctul de vedere al principiului anterior enunţat.

Astfel, textul de lege prevede în mod expres că se poate cere anularea înregistrării mărcii, dacă aceasta aduce atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat.

Prin urmare, nu s-ar putea cere anularea înregistrării unei mărci pe motiv că ulterior o altă persoană a dobândit protecţie cu privire la un nume comercial identic sau similar.

Prin simetrie, şi în cazul în care se pretinde că numele comercial încalcă un drept la marcă, înregistrarea ulterioară a numelui comercial în raport de cea a mărcii este o condiţie indispensabilă pentru succesul unui demers judiciar.

Şi dispoziţiile art. 35 al Legii nr. 84/1998 au fost corect interpretate şi aplicate.

Astfel, potrivit textului de lege menţionat, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv, iar conform art. 29 alin. (1) din lege, înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar.

Aceasta înseamnă că titularul mărcii nu poate reclama protecţie pentru o perioadă de timp anterioară datei depozitului naţional reglementar.

In speţă, s-a reţinut ca situaţie de fapt, necontestată de altfel, că dreptul pârâtei la numele comercial a fost dobândit anterior acestei date depozitului reglementar al mărcilor reclamantei.

Cum la data înregistrării numelui comercial al pârâtei nu s-a produs nicio încălcare a drepturilor reclamantei asupra mărcilor, care avea să se nască abia ulterior, nu există niciun temei, nici în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, nici în Legea nr. 26/1009 privind registrul comerţului şi nici în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, pentru interzicerea utilizării de către pârâtă a propriului nume comercial şi, pe calc de consecinţă, de radiere a acestuia din registrul comerţului.

In baza art. 312 C. proc. civ., înalta Curte a menţinut decizia curţii de apel şi a respins recursul, ca nefondat.

← Marcă. Acţiune în contrafacere. Suspendarea judecăţii...		Conflict între nume de domeniu, nume comercial şi marcă.... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Marcă. Conflict cu nume comercial. Acţiune privind radierea din Registrul Comerţului a numelui comercial. Calitatea procesuală pasivă a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.