Reaua-credinţă se poate aprecia numai în contextul existenţei uneia dintre
| Comentarii |
|
cele două genuri de protecţie enumerate, coroborat cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Convenţia de la Paris. Această societate este titulara unei mărci în Turcia, a depus cerere de înregistrare internaţională a mărcii în anul 2005 - la doi ani după ce recurenta a înregistrat marca în România.
In aceste condiţii, distribuirea de produse pe piaţa din România de către pârâtă reprezintă o contrafacere, ceea ce denotă faptul că aceasta şi-a invocat propria culpă pe tot parcursul procesului.
c) Raportul de expertiză nu poate fi primit ca probă întrucât expertul şi-a depăşit competenţele şi atribuţiile, atribuindu-şi rolul activ al instanţei.
Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea celor ce succed:
a) Protecţia dreptului la marcă este consacrată prin Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, însă aceasta intervine numai pentru o marcă legal înregistrată - aceeaşi lege oferind cadrul juridic al analizării valabilităţii înregistrării unei mărci, în cadrul căreia se şi circumscrie cererea reconvenţională formulată în acest sens.
b) Separat de cele reţinute de instanţa de apel cu privire la cererea vizând anularea certificatului de înregistrare a mărcii, cererea având ca obiect anularea mărcii, trebuie subliniat că diferenţa sesizată este pur formală în condiţiile în care aceleaşi cerinţe sunt verificate, iar efectele soluţionării unei cereri în ambele variante sunt aceleaşi.
Cum în mod corect a reţinut şi instanţa de apel, nu este necesară solicitarea expresă în faţa instanţei a radierii mărcii din Registrul Naţional al Mărcilor, această operaţiune fiind impusă, oricum, ca efect al anulării unei mărci.
Astfel, potrivit pct. 5 al Regulii nr. 32 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care înregistrarea mărcii a fost anulată se comunică la O.S.I.M. de persoana interesată, iar această instituţie va publica hotărârea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi va face menţiuni despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor.
In ceea ce priveşte cererea reconvenţională privind anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 56811/7.04.2003, se invocă aspecte de inadmisibilitate şi lipsă a interesului pe chestiuni ce ţin de lipsa unei protecţii asupra mărcii în discuţie în favoarea pârâtei-reclamante pe teritoriul României datorată fie unei înregistrări în România, fie unei înregistrări internaţionale, ambele în corelaţie cu art. 6 alin. (3) din Convenţia de la Paris.
în primul rând, modul de soluţionare a cererii reconvenţionale a fost confirmat, astfel cum rezultă din decizia de apel, în considerarea protecţiei conferite de numele comercial, ca drept de proprietate industrială în temeiul art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din anul 1883, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968.
S-a reţinut astfel că intimata-pârâtă C.A.S.V.T. A.S. nu deţine un drept asupra mărcii CANAS pe teritoriul României, neformulând o cerere de înregistrare la O.S.I.M., şi este beneficiara unei înregistrări internaţionale cu România ţară desemnată din anul 2005 - în 2003 fiind înregistrată marca pe numele recurentei la O.S.I.M.
In aceste condiţii, lipsa de protecţie invocată, inclusiv din perspectiva art. 6 alin. (3) din Convenţia de la Paris care se referă la independenţa dintre mărci înregistrate în ţări ale Uniunii Europene, exccde modului de soluţionare a cauzei dispus prin decizia de apel.
In plus, în ceea ce priveşte anularea mărcii pentru înregistrarea cu rea-credinţă, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, singura condiţie impusă de textul legal este în sensul că acţiunea poate fi formulată de orice persoană interesată.
In condiţiile în care acest motiv nu este reprezentat de conflictul cu un drept la marcă anterior recunoscut, conform art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, intimata-pârâtă-reconvenţională nu este ţinută să facă dovada că este titulara mărcii în litigiu, întrucât nu se poate adăuga la
lege o condiţie pe care aceasta nu o prevede.
Prin condiţionarea dreptului la acţiune în anularea înregistrării unei mărci pentru rea-credinţă de calitatea de titular a celui care o formulează, dispoziţia cuprinsă în art. 48 alin. (1) lit. c) din lege ar deveni
superfluă, întrucât titularul unei mărci anterioare are la dispoziţie acţiunea întemeiată pe dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b), fiind ţinut să facă dovada conflictului, şi nu a relei-credinţe.
c) Ultima critică este de asemenea nefondată în condiţiile în care, după cum rezultă din decizia de apel, raportul de expertiză nu a justificat soluţia pronunţată în cauză, reţinându-se lipsa interesului său în formularea unei asemenea critici. Prin recurs nu s-a justificat interesul în formularea unei asemenea critici, motivele de recurs trebuind să se circumscrie modului de soluţionare a cauzei dispus de instanţa de apel, potrivit art. 299 alin. (1) C. proc. civ.
Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate criticile formulate, înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând respingerea recursului ca nefondat.
Cu aplicarea art. 274 C. proc. civ., recurenta-reclamantă va fi obligată la plata sumei de 6412,05 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă C.A.S.V.T. A.S.
7. Marcă. Acţiune în anularea înregistrării. Conflict cu o marcă anterioară. Semne similare. Produse identice (ALGO-CALMIN/ALGOZONE)
Inexistenta riscului de confuzie. Produse similare. Medicamente şi suplimente alimentare (DICARBOCALM/DICARB)
Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. b), c)m şi d)[21, art. 38 alin. (1) lit. b)[3), art. 48 alin. (1) lit. b), c)[41
1. Ambele particule ale cuvântului ce reprezintă marca „ALGO-CALMIN” sunt descriptive, însă acestea împreună sunt în măsură să asigure caracter distinctiv mărcii - cerinţă îndeplinită, de altfel, din moment ce constituie o marcă valabilă. Deşi ambele componente, dat fiind caracterul lor descriptiv, au fost iniţial foarte slabe, în această asociere au dobândit în timp un grad mare de distinctivi-tate, devenind o marcă tare.
De principiu, preluarea unuia dintre aceste elemente şi adăugarea altuia diferit nu sunt permise, dată fiind distinctivitatea mărcii anterioare în componenţa sa, precum şi generarea astfel a similarităţii semnelor în conflict. Cu toate acestea, soluţia de respingere a cererii de anulare a mărcii „ALGOZONE” deţinute de pârâtă se impune a fi menţinută, nefiind îndeplinite în totalitate cerinţele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b), cu referire la art. 6 lit. c) din Legea
nr. 84/1998 (în numerotarea legii de la data soluţionării cauzei în apel).
Consumatorul mediu, obişnuit, vizat al categoriei de produse comercializate, chiar identice fiind, care percepe marca în întregul ei, face numai o asociere între cele două mărci, iar acest lucru datorită prefixul identic „algo”, fără a face o confuzie în ceea ce priveşte originea, producătorul. Aceasta întrucât consumatorul, citind marca deţinută de pârâta-recurentă, se duce cu gândul la producătorul „OZONE”, această particulă reprezentând parte din numele comercial aparţinând pârâtei-recurente. Văzând semnul, consumatorul are în faţă un alt medicament de remediu împotriva durerii (algo), dar care provine de la producătorul „OZONE”, în marca incriminată având caracter dominant acest element. Confuzia este evitată întrucât elementul comun, care are în mod evident un caracter descriptiv, chiar dacă într-un grad mai redus decât elementul „calmin”, nu este în măsură ca, singur, să confere distinctivitate mărcii anterioare, ci numai în asociere cu acesta. Mai mult, instanţa de apel a reţinut că s-au înregistrat în România alte 14 mărci pentru aceeaşi clasă de produse (clasa 5), mărci care au aceeaşi particulă plasată la început.
2. Se susţine că suplimentele alimentare, pentru care există reglementări speciale, nu pot fi incluse în sfera preparatelor medicamentoase, făcând parte din categorii diferite de produse, ceea ce exclude riscul de confuzie între semnele Dicarb asociat cu marca Digen (utilizată de către pârâte) şi marca Dicarbocalm (aparţinând reclamantei).
Argumentul susţinut de recurente, cu referire la norme generale în domeniul suplimentelor alimentare, nu este în măsură să contrazică cele reţinute de instanţa de apel, nerelevând elemente de excludere a suplimentelor alimentare din categoria produselor medicamentoase sau privind substanţele active principale, faţă de care s-a sustinut caracterul substituibil al acestora.
I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3846 din 18 iunie 2010, nepublicată
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin decizia nr. 74 A din 3 aprilie 2008, a respins ca nefondate apelurile formulate de reclamanta SC Z. SA, pârâta SC O.L. Ltd şi pârâta SC O.L. SRL împotriva sentinţei civile nr. 713/ 30.05.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă în contradictoriu cu pârâtele SC M. SRL, SC S. SRL, SC F. SA şi O.S.I.M.
A fost obligată apelanta-reclamantă SC Z. la plata cheltuielilor de judecată, astfel: 8.181 lei către ambele apelante-pârâte (SC O.L. Ltd şi SC O.L. SRL) şi la 1750 euro (echivalent în lei la data plăţii, la cursul BNR) către apelanta-pârâtă O.L.L.
S-a respins ca neîntemeiată cererea apelantei-reclamante privind acordarea cheltuielilor de judecată.
Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut argumentele ce succed:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă sub nr. 2613/2005, la data de 5.07.2005, reclamanta SC S. SA a chemat în judecată pe pârâtele SC O.L. SRL, SC O.L. Ltd, SC M.E. SA, SC S. SRL, SC F. SA şi O.S.I.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:
- anularea certificatului de înregistrare a mărcii „Algozone” al cărei titular este pârâta SC O.L. Ltd [capăt de cerere formulat în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. b) şi lit. d) din Legea nr. 84/1998];
- interzicerea comercializării produselor purtând însemnele Algozone, Antinevralgii, Antinevrin şi Dicarb, întrucât aduc atingere mărcilor înregistrate ale reclamantei „Algocalmin”, „Antinevralgic” şi „Dicar-bocalm”, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 curo pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;
- obligarea pârâtelor la publicarea într-un ziar de circulaţie naţională a dispozitivului hotărârii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;
- obligarea pârâtelor să retragă imediat de pe piaţă toate produsele ce poartă marca „Algozone” şi însemnele Antinevralgii, Antinevrin şi Dicarb, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei.
Prin sentinţa civilă nr. 713/30.05.2006, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta SC Z. SA (continuatoarea reclamantei iniţiale) şi a dispus:
- măsura interzicerii comercializării de către pârâte a produselor purtând semnele Antinevrin, Dicarb şi Antinevralgii care aduc atingere mărcilor înregistrate Antinevralgic şi Dicarbocalm, proprietatea reclamantei, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;
- obligarea pârâtelor să retragă de pe piaţă toate produsele purtând denumirile Antinevrin, Dicarb şi Antinevralgii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 1000 euro pe zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligaţiei;
- publicarea pe cheltuiala pârâtelor a dispozitivului hotărârii, după rămânerea definitivă a acesteia, într-un ziar de largă circulaţie;
- obligarea pârâtelor să plătească reclamantei suma de 85.916 lei cheltuieli de judecată.
S-a respins cererea privind anularea certificatului de înregistrare nr. 53574, pentru marca Algozone.
Pentru a dispune în acest sens, prima instanţă a reţinut următoarele:
Este neîntemeiat capătul de cerere privind anularea certificatului de înregistrare nr. 53574 a mărcii „Algozone”.
Pentru înregistrarea mărcii „Algozone” cu încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998 şi pentru a se constata în speţă nulitatea acesteia este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: similaritatea mărcilor „Algocalmin” şi „Algozone”, similaritatea produselor pentru care sunt folosite mărcile şi existenţa unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere în rândul consumatorilor.
Referitor la similaritatea mărcilor:
Ambele mărci au ca element comun prefixul „algo”, element descriptiv, cu semnificaţia „referitor la durere”, „dureros”, care se regăseşte şi în denumirea altor mărci din clasa 5 - produse farmaceutice înregistrate în România, iar ca elemente de diferenţiere, terminaţiile: „calmin” pentru prima şi „(o)zone” pentru cea de-a doua marcă, terminaţii care, atât sub aspect semantic, cât şi fonetic, nu pot fi apreciate ca identice sau similare, neexistând risc de confuzie sub acest aspect; în cazul primei mărci, terminaţia are o semnificaţie de natură medicală „pentru calmare”, „calmant”, în timp ce în cazul celei de-a doua, terminaţia „(o)zone” este fantezistă şi are directă legătură cu numele producătorului sau face trimitere eventual la „ozon” (“corp gazos de culoare albăstruie, cu miros caracteristic, a cărui moleculă se compune din trei atomi de oxigen, care se găseşte în natură sau se poate obţine prin descărcări electrice în aer şi este folosit ca antiseptic şi la sinteze organice” DEX, Ed. Academiei, 1984).
Având în vedere aceste argumente, s-a apreciat că independent de împrejurarea că au fost înregistrate pentru aceeaşi clasă de produse, cele două mărci nu sunt similare.
In ceea ce priveşte identitatea sau similaritatea produselor care se comercializează sub cele două mărci:
Această condiţie este îndeplinită în speţă, ambele mărci fiind aplicate pe produse farmaceutice, respectiv medicamente destinate combaterii durerii, cuprinse în clasa 5 de produse, conform Clasificării de la Nisa.
In ceea ce priveşte riscul de confuzie, ce include şi riscul de asociere:
Acesta este exclus tocmai datorită diferenţelor fonetice şi semantice între cele două mărci, astfel cum acestea au fost expuse anterior, precum şi, în contextul lungimii inegale a celor două denumiri, care nu pot crea confuzie în rândul consumatorului mediu, mărcile fiind aplicate pe produse care se distribuie doar prin farmacii, în condiţiile unor practici comerciale loiale.
Cererea de contrafacere a mărcilor Antinevralgic P şi Dicarbocalm prin folosirea semnelor similare Antinevrin şi Dicarb este întemeiată, procedându-se la analizarea simultană a acestora.
Conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanţei de judecată să interzică terţilor să folosească, în activitatea
lor comercială, Iară consimţământul titularului, fie un semn identic mărcii pentru produse identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată [lit. a)], fie un semn care, dată fiind identitatea ori asemănarea sa cu marca ori identitatea/asemănarea produselor/serviciilor ce poartă semnul cu cele pentru care a fost înregistrată marca, ar crea un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul [lit. b)].
Norma citată reprezintă temeiul acţiunii civile în contrafacere, iar incidenţa sa în cauză presupune verificarea întrunirii cerinţelor răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.
Existenţa unei fapte ilicite în această materie presupune săvârşirea de către terţ a unui act ori fapt de comerţ de natura celor prevăzute exempli-ficativ de art. 35 alin. (3) din lege, în vreuna din formele enumerate în art. 83 alin. (1), cu referire la 35 alin. (2) - în cauză constatându-se că fapta constă în imitarea frauduloasă a mărcilor protejate, reprezentând o contrafacere deghizată, care reproduce doar elementele esenţiale ale mărcii protejate, noţiune ce trimite la ipoteza similarităţii.
în acest context este necesară analiza similarităţii şi a existenţei unui risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcilor protejate ale reclamantei cu cea folosită fară drept de pârâtă, cerinţe prevăzute de art. 35 alin. (2) din lege, esenţiale pentru a subzista fapta de contrafacere.
Reclamanta este titulara dreptului de proprietate asupra mărcilor, iar existenţa faptelor de folosire a unui semn similar cu mărcile înregistrate este necontestată.
In analiza acestor condiţii s-a avut în vedere consumatorul mediu al produselor în discuţie (medicamente), rezonabil de bine informat în domeniu şi de precaut în alegerea produsului, însă cu un nivel mediu de inteligenţă şi atenţie în distingerea produselor similare, cu menţiunea că produsele în cauză se distribuie numai prin farmacii.
Din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, între marca înregistrată Antinevralgic şi semnul Antinevrin, precum şi între marca înregistrată Dicarbocalm şi semnul Dicarb folosit de pârâtă există risc de confuzie sau, cel puţin, de asociere, ele fiind aplicate pe aceleaşi categorii de produse, denumirile acestora fiind cvasi identice, ambele mărci având un puternic renume în rândul consumatorilor - ceea ce conduce la concluzia că pârâta nu a dorit altceva decât să profite de pe urma acestora.
împotriva sentinţei primei instanţe au formulat cereri de apel reclamanta şi pârâtele SC O.L. Ltd, SC O.L. SRL.
Apelanta-reclamantă a formulat critici în legătură cu respingerea cererii de anulare a mărcii „Algozone”, ce face obiectul certificatului nr. 53547/30.09.2002 emis de O.S.I.M.
Temeiul juridic al acestui capăt de cerere a fost reprezentat de dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998. Se impune această precizare deoarece în cuprinsul cererii
de chemare în judecată apelanta-reclamantă, pentru acest capăt de cerere, indică prevederile art. 6 lit. b) şi d) din lege, premisa lit. b) din text fiind aceea identităţii mărcii cu marca ulterior înregistrată, dacă norma se plasează în contextul art. 48 alin. (1) lit. b), pe temeiul căreia se formulează o cerere de anulare a mărcii pentru încălcarea unei anteriorităţi; or, identitatea dintre Algocalmin şi Algozone este o ipoteză inexistentă în speţă; pe de altă parte, se poate concluziona că din eroare reclamanta a invocat art. 6 lit. b) deoarece nu formulează în apel critici din perspectiva neanalizării anteriorităţii opuse şi pe acest temei, ci motivele sale de apel sunt concentrate pe temeiurile analizate de prima instanţă pe acest capăt de cerere, respectiv art. 6 lit. c) şi d) din lege, ca norme de trimitere din art. 48 alin. (1) lit. b).
Se poate cere anularea unei mărci ulterior înregistrate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. c) la momentul acordării protecţiei, atunci când marca ulterioară este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară - în speţă, mărcile în conflict fiind Algocalmin şi Algozone.
Pentru constatarea îndeplinirii cerinţelor de anulabilitate pe temeiul invocat, este necesar a se constata similaritatea mărcilor, identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor cărora le sunt destinate a fi aplicate, riscul de asociere între mărcile cu titulari diferiţi, inclus (sau nu) de riscul de confuzie pentru public în ce priveşte originea comercială a produselor şi/sau serviciile astfel marcate.
Apelanta-reclamantă este titulară a mărcii Algocalmin, potrivit certificatului de înregistrare nr. 3R 1307/23.10.1997 (reînnoit), pentru produse din clasa 5 a Clasificării de la Nisa - medicament sub orice formă farmaceutică, în timp ce apelanta-pârâtă SC O.L. Ltd a obţinut titlul de protecţie nr. 53574/30.09.2002 eliberat de O.S.I.M. pentru aceeaşi clasă de produse (clasa 5) - produse farmaceutice şi igienice, substanţe dietetice de uz medicinal, alimente pentru sugari, plasturi, materiale pentru pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante.
Astfel, este îndeplinită cerinţa identităţii de produse cărora le sunt destinate cele două mărci, de vreme ce protecţia obţinută de pârâtă include produsele farmaceutice în care sunt incluse medicamentele ce fac obiectul titlului reclamantei, produsele farmaceutice fiind genul, iar medicamentele specia.
Ambele mărci sunt verbale, prin raportare la percepţia consumatorul mediu cu un nivel rezonabil de informare, diligenţă, prudenţă, inteligenţă şi perspicacitate, urmând a se da o interpretare conceptului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie.
Două mărci sunt considerate asemănătoare atunci când prezintă similitudini auditive, vizuale sau conceptuale, de natură a crea in
abstracto posibilitatea ca cineva confruntat cu ele să poată face asocieri cu marca ce-i este cunoscută şi pe care o păstrează în memorie, în trăsăturile sale esenţiale, situaţie ce relevă necesitatea determinării elementului dominant al fiecăreia dintre mărci sau a caracteristicilor distinctive ale acestora.
Pentru un asemenea rezultat este utilă aprecierea globală a mărcilor, deoarece similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală are la bază impresia de ansamblu creată de mărci, instrumentul esenţial de apreciere în acest sens fiind capacitatea de orientare a publicului cu pregătire medie, public care percepe marca, în mod obişnuit, ca pe un tot şi nu-i analizează diferitele detalii; pe de altă parte, percepţia sa nu operează simultan, ci pe baza unei percepţii anterioare a unei mărci, acţionând reflexul consumatorului mediu de a asocia o nouă marcă cu una din memorie, cu care ar putea-o confunda; un simplu risc de asociere între mărcile în conflict nu este însă suficient pentru a se constata riscul de confuzie, neexistând probabilitate de confuzie decât dacă publicul poate fi indus în eroare asupra originii produselor sau serviciilor în cauză; conceptul probabilităţii de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci serveşte la definirea scopului acestuia.
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în speţa Canon (hotărârea din 29.09.1998), a decis că un nivel scăzut al similarităţii între produse sau servicii poate fi compensat printr-un nivel ridicat al similarităţii semnelor şi invers, pe când în speţa Lloyd (hotărârea din 22.06.1999) s-a arătat că poate subzista un risc de confuzie chiar în condiţiile unei similarităţi vagi între mărci, nu numai pentru că similaritatea produselor/ser-viciilor este accentuată, însă şi datorită unui caracter distinctiv puternic al mărcii anterioare - ceea ce în realitate a intenţionat apelanta reclamantă să invoce, prevalându-se şi de temeiul reprezentat de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.
Ambele mărci în discuţie sunt mărci verbale, iar în evaluarea similarităţii lor importante sunt asemănările, iar nu deosebirile, comparaţia trebuind a fi realizată mai întâi din punct de vedere fonetic, vizual şi apoi conceptual.
Prima parte a celor două mărci este identică, aceasta fiind reprezentată de prefixul „algo” şi care, în legătură cu produsele farmaceutice (şi, implicit, medicamentele cărora le sunt destinate a fi aplicate) îndeplineşte un rol sugestiv, întrucât este un derivat al cuvântului „algie”, care, potrivit DEX, reprezintă o durere apărută spontan sau în urma excitării patogenice a nervilor senzitivi; în aceste condiţii, pentru niciuna dintre cele două mărci, nu acesta este elementul de la care decurge distinctivi-tatea, distinctivitate care se apreciază în contextul ansamblului fiecăreia.
Pentru apelanta-reclamantă, rădăcina cuvântului - „calmin” constituie elementul-cheie în întregul mărcii, pe când rezonanţa distinctă a
mărcii pârâtei derivă din particula „ozone”, care reprezintă chiar parte din numele comercial aparţinând apelantelor-pârâte, dar şi marcă înregistrată a pârâtei SC O.L. Ltd; or, între acestea, după eliminarea particulei aluzive şi căreia nu i se poate reţine însuşirea conferirii distinctivi-tăţii mărcilor, există importante diferenţe care exclud riscul de confuzie.
Contrar celor susţinute de apelanta-reclamantă prin motivele de apel, nu se verifică în cauză că elementul „algo” este cel dominant în compunerea mărcii sale, la concluzia contrară conducând şi proba pe care apelantele-pârâte au facut-o în faţa primei instanţe, respectiv a înregistrării în România a unui număr de alte 14 mărci pentru aceeaşi clasă de produse (clasa 5), mărci care au aceeaşi particulă plasată la începutul cuvântului; o asemenea poziţionare, ipotetic, are avantajul de a rămâne în percepţia consumatorului mediu, dar care în cazul de faţă nu consti-tuie componenta dominantă a mărcilor şi nu îndeplineşte acest rol. In acest context, s-a apreciat că în speţă nu se verifică nici riscul de asociere dintre cele două mărci, condiţie care, şi îndeplinită de ar fi fost, nu era suficientă prin ea însăşi pentru reţinerea cerinţelor art. 6 lit. c), în absenţa aprecierii existenţei riscului de confuzie asupra originii comerciale a produselor astfel marcate.
In consecinţă, s-a conchis în sensul inexistenţei similarităţii dintre cele două mărci, astfel încât nu poate fi reţinută ca incidenţă nici teza gradului ridicat de distinctivitate a mărcii reclamantei, de natură a creşte forţa de protecţie conferită prin titlul său.
Construcţia expusă de apelanta-reclamantă (privind distinctivitatea puternică a mărcii sale) ar fi fost utilă în contextul în care instanţa reţinea fie şi măcar o similaritate redusă, vagă, între mărci, putere distinctivă care, dată fiind identitatea de produse, ar fi fost în măsură să compenseze acest nivel redus de similaritate la nivelul mărcilor.
In ceea ce priveşte analiza cererii de anulare a mărcii pârâtei SC O.L. Ltd şi pe temeiul art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, cu referire la ipoteza mărcii Algocalmin ca marcă notorie, apelanta reclamantă a intenţionat să susţină invocarea unui anumit grad de cunoaştere a mărcii de către public, un renume al acesteia şi, prin urmare, sublinierea unei distinctivităţi ridicate a semnului, de natură a împiedica înregistrarea unei mărci identice sau similare acestuia, cum s-a afirmat că ar fi marca Algozone. Acest aspect a interesat, de asemenea, evaluarea similarităţii mărcilor în conflict, presupusă de art. 6 lit. c), reprezentând una dintre condiţiile cerute pentru existenţa probabilităţii confuziei.
Ipoteza explicită a notorietăţii mărcii reclamantei nu a fost susţinută de aceasta prin probe concludente în acest sens, studiul efectuat de GFK. România vizând percepţia mărcii Algocalmin (probă neanalizată de prima instanţă, după cum a susţinut reclamanta) la nivelul anului 2005, pe când ipoteza art. 6 lit. d) din lege presupunea demonstrarea notorie
tăţii mărcii la momentul depunerii cererii pentru înregistrarea mărcii ulterioare (30.09.2002), ca motiv de anulabilitate a acesteia; cauza anulării trebuie să existe contemporan momentului înregistrării mărcii incriminate, puterea distinctivă a unei mărci variind în timp.
Pârâtele au criticat greşita admitere a cererii de contrafacere pentru semnele „Antinevrin”, „Antinevralgii” şi „Digen Dicarb”, în privinţa celui din urmă semn procedându-se la încadrarea lui în categoria medicamentelor, iar nu în cea a suplimentelor alimentare, cum au susţinut constant pe parcursul soluţionării cauzei.
- In ceea ce priveşte contrafacerea mărcii apelantei-reclamante „Antinevralgic P”, în opoziţie cu semnul „Antinevrin”, pârâtele au susţinut că deţin marca înregistrată Antinevrin, astfel încât nu li se poate inter-
zice folosirea propriei mărci. împrejurarea nu este reală, întrucât în apelul promovat de reclamanta din cauză împotriva deciziei Comisiei de Reexaminare Mărci, prin care se respinsese opoziţia formulată de SC S. SA (actualmente, SC Z. SA) a fost schimbată soluţia, la acest moment fiind pronunţată o soluţie cu putere relativă de lucru judecat (hotărârea Tribunalului fiind definitivă, conform certificatului de grefa de la dosar apel), prin care opoziţia apelantei reclamante s-a dovedit a fi una eficientă; consecinţa acestei constatări este aceea că apelantele pârâte se află în situaţia de a folosi semnul „Antinevrin”, iar nu o marcă înregistrată.
- Reclamanta, pe lângă cererea de anulare a mărcii Algocalmin (ce a făcut obiectul analizei în apelul reclamantei) a formulat capete de cerere distincte în contrafacerea mărcilor sale înregistrate Antinevralgic P şi Dicarbocalm, în opoziţie cu semnele folosite de pârâte în activitatea lor comercială, respectiv Dicarb şi Antinevralgii, Antinevrin, prevalându-se de prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.
Titularul unei mărci poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fară consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
- Apelanta-reclamantă este titulara mărcii înregistrate Dicarbocalm, potrivit certificatului de înregistrare nr. 39511/25.01.1999, pentru produse din clasa 5 - preparat medicamentos cu acţiune antiacidă, de uz uman, sub orice formă farmaceutică, iar apelantele pârâte folosesc în activitatea lor comercială semnul Dicarb în asociere cu marca înregistrată Digen, conform certificatului de înregistrare marcă nr. 63289/
29.04.2004, pentru clasa 5 de produse - produse farmaceutice pentru tractul digestiv şi metabolism, veterinare şi igienice, substanţe dietetice
de uz medicinal, alimente pentru sugari, plasturi, mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
In măsura în care protecţia reclamantei poartă asupra preparatelor medicamentoase cu acţiune antiacidă, de uz uman, sub orice formă farmaceutică, iar apelantele pârâte folosesc semnul incriminat tot pentru un produs farmaceutic sub semnul Dicarb-antiarsuri gastrice (potrivit ambalajelor folosite ca probe în cauză de reclamantă de la fila 106 dosar fond şi 261 dosar apel), Curtea a constatat că în cauză se verifică cerinţa identităţii de produse.
Nu poate fi reţinută apărarea apelantelor-pârâte în sensul că ceea ce folosesc referitor la aceste produse cu titlu de marcă este Digen Dicarb, supliment alimentar, deoarece din cercetarea ambalajelor anterior menţionate reiese în mod evident că ceea ce apelantele folosesc cu titlu de marcă (în scopul de a-şi distinge produsele şi de a le indica provenienţa) este reprezentat de semnul Dicarb, semn care este plasat central pe ambalaj, iar ceea ce apelanta O.L. deţine cu titlu de marcă înregistrată (Digen) este poziţionat în partea stângă sus, abia perceptibil, amănunt care intră în sfera detaliilor ce scapă consumatorului mediu cu un nivel rezonabil de informare, de diligenţă şi prudenţă, ceea ce exclude folosirea acestei mărci potrivit funcţiilor ei; indicaţia că respectivul preparat ar fi un supliment alimentar decurge doar din lecturarea prospectului produsului, astfel că acest mesaj nici nu intră în sfera elementelor percepute de consumatorul mediu, iar, pe de altă parte, compoziţia preparatului comercializat de pârâte include aceleaşi substanţe active principale ca şi Dicarbocalm-ul, respectiv carbonat de calciu şi carbonat de magneziu, ambele fiind comprimate masticabile, contrar celor susţinute de apelantele pârâte, astfel încât acestea sunt în mod evident substituibile.
Mai mult decât atât, nu există niciun argument de natură a impune instanţei constatarea excluderii suplimentelor alimentare din sfera preparatelor medicamentoase, apelantele pârâte neoferind vreun criteriu care să conducă la constatarea neîntrunirii cerinţei identităţii de produse în afara acestei afirmaţii, care, de altfel, este contrazisă de constatarea identităţii de substanţe active în ambele cazuri şi permite concluzia că şi suplimentele alimentare sunt produse farmaceutice.
Analiza similarităţii mărcii Dicarbocalm (marcă verbală) cu semnul Dicarb presupune a se determina gradul de asemănare dintre ele, iar în măsura în care se evidenţiază că semnul Dicarb este conţinut în totalitate în marca înregistrată a reclamantei se poate stabili un grad ridicat de similaritate între marcă şi semn, care generează riscul de asociere, însă acesta nu este suficient fară constatarea probabilităţii confuziei în privinţa originii comerciale a produselor cărora li se aplică.
Este reală susţinerea apelantelor pârâte în sensul că marca Dicarbo-calm nu are, la nivelul aprecierii globale, elemente distinctive de natură a-i conferi o puternică protecţie (din perspectiva aprecierii fonetice, vizuale şi conceptuale), astfel că nu este o marcă tare, direct proporţională cu gradul de protecţie pe care îl antrenează.
In măsura în care apelanta-reclamantă dovedeşte prin studiul efectuat de compania GFK România (anexat la dosarul de fond) că la nivelul percepţiei consumatorului mediu mai mult de 90% din respondenţi (93%) au declarat că marca Dicarbocalm şi semnul Dicarb seamănă şi, în acelaşi timp, că 35% din aceeaşi respondenţi au indicat producătorul Dicarbocalmului ca fiind SC S. SA (actuala SC Z. SA), în timp ce doar 1% din respondenţi au asociat semnul Dicarb cu producătorul SC O.L. Ltd, Curtea a apreciat că aceste date sunt de natură a indica probabilitatea de confuzie din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în aceste limite funcţionând protecţia chiar slabă a mărcii reclamantei; o protecţie slabă nu înseamnă absenţa oricărei protecţii, protecţie care operează dacă se constată că semnul incriminat reproduce parte integrantă din marca înregistrată şi că acestei mărci consumatorul mediu îi acordă o anume origine comercială a produselor astfel marcate, în detrimentul semnului care nu este recunoscut cu funcţiile mărcii, în special aceea de indicare a provenienţei produsului perceput.
Pentru aceste motive, s-a apreciat că în mod legal şi temeinic prima instanţă a admis cererea în contrafacerea mărcii Dicarbocalm.
- In ce priveşte contrafacerea mărcii Antinevralgic P, marcă înregistrată aparţinând reclamantei, conform certificatului de înregistrare a acesteia nr. 33131/26.05.1997 (reînnoit), protecţie ce poartă asupra produselor din clasa 5 a Clasificării de la Nisa - medicament sub orice formă farmaceutică, folosit ca analgezic, antipiretic, antimigrenos şi stimulent psihomotor, Curtea a apreciat ca fiind corectă soluţia primei instanţe.
Apelantele-pârâte folosesc în activitatea lor comercială semnul Anti-nevrin Antinevralgii, potrivit susţinerilor lor, dar în ce priveşte semnul Antinevralgii acestea au invocat prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că acesta se regăseşte pe produsele comercializate de ele doar cu titlu de cuvânt comun ce caracterizează efectul scontat al medicamentului şi nu reprezintă altceva decât o indicaţie referitoare la calitatea, destinaţia şi caracteristicile produsului.
Invocarea art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este o apărare de care apelantele-reclamante s-au prevalat în dosarul de fond, fiind menţionată ca atare în cuprinsul întâmpinării la cererea de chemare în judecată; drept urmare, aceasta se constituie într-o apărare neanalizată de prima instanţă, ceea ce în virtutea caracterului devolutiv al apelului, obligă instanţa de apel să suplinească motivarea primei instanţe sub acest aspect.
Pe de altă parte, apelatele-reclamante sunt în eroare cu privire la noţiunea de normă de ordine publică, textul anterior citat nea vând un atare caracter, astfel încât, în absenţa invocării lui de către partea însăşi, instanţa nu avea obligaţia de a supune dezbaterii aplicarea lui în cauză.
Folosirea denumirii Antinevralgii (Iară sinonime în limba română) în contextul art. 38 alin. (2) din lege n-a fost conformă practicilor comerciale oneste, iar folosirea acestei menţiuni descriptive nu s-a realizat de către apelantele pârâte pentru a indica anumite calităţi şi caracteristici ale produselor; semnul Antinevrin (cu varianta „Anti-Nevralgii”, iar cu titlu de indicaţie terapeutică „antinevralgii”) a fost cel uzitat de pârâte pentru a-şi marca propriile produse, acestea fiind semnele evidenţiate cu funcţiile mărcii pe ambalajele produselor comercializate de acestea.
In ambele variante, atât Antinevrin cât şi Anti-Nevralgii, semnele folosite de pârâte sunt susceptibile a genera probabilitatea confuziei în ce priveşte originea comercială a produselor apelantelor reclamante marcate cu marca Antinevralgic P şi cele ale apelantelor pârâte, astfel cum rezultă din studiul de piaţă efectuat de GFK România, din care reiese că 27% dintre respondenţi ştiu că Antinevralgic P este produs de S. SA (succedată de SC Z. SA) şi doar 1% dintre respondenţi au indicat ca producător al Antinevralgic-ului pe SC O.L. Ltd.
Similaritatea mărcii cu semnele decurge şi din concluzia desprinsă din acelaşi raport GFK România, din care reiese că procedându-se la compararea directă între Antinevralgic P şi Anti-Nevralgii, 89% dintre respondenţi au declarat că cele două semne seamănă, iar 32% că seamănă foarte mult, iar în ce priveşte asemănarea dintre Antinevralgic şi Antinevrin, 77% dintre respondenţi au afirmat că acestea seamănă, iar 15% că această asemănare este una foarte mare.
Aceste concluzii, coroborate cu cele anterior expuse, cu privire la originea comercială a celor două produse cu titulari diferiţi (şi recunoaşterea acestei provenienţe de către consumatorul mediu) este în măsură a confirma nu numai riscul de asociere ci şi probabilitatea confuziei în privinţa atribuirii unei anume origini comerciale produselor astfel marcate.
Concluzia, similară celei referitoare la contrafacerea mărcii Dicarbocalm, este aceea că şi în cazul mărcii Antinevralgic P - deşi Antinevralgic P este o marcă slabă, de natură să sugereze într-o mare măsură caracteristicile medicamentelor pe care le desemnează, asocierea acestei mărci în mintea consumatorului (într-o proporţie semnificativă) cu producătorul acestora este de natură a conduce la concluzia reţinerii dis-tinctivităţii mărcii aparţinând reclamantei; aceasta are o putere distinctivă, chiar scăzută, dar care conferă acesteia dreptul de a reclama şi contrafacerea mărcii Antinevralgic P în opoziţie cu semnele Antinevrin şi Antinevralgii (ceea ce a făcut obiectul cererii de chemare în judecată, nu şi „Anti-Nevralgii”), ambele cu o descriptivitate considerabilă, dar
care nu s-au impus în mintea consumatorului mediu, astfel încât acestea nu sunt apte de a atribui o anumită origine comercială şi produselor marcate cu ele.
- S-a respins ca nefondată şi critica apelantelor privind neanalizarea cererii şi pe temeiul concurenţei neloiale, singura parte care avea interes a invoca un astfel de viciu al sentinţei primei instanţe fiind doar reclamanta; susţinerea unei critici cu un atare obiect, realizată de apelantele pârâte, este contră interesului lor procesual, deoarece dacă instanţa de apel ar găsi întemeiată şi această cauză a cererii, aceasta ar avea drept rezultat agravarea situaţiei apelantelor pârâte în propria lor cale de atac, contrar dispoziţiilor art. 296 C. proc. civ.
- Ultima critică a apelantelor-pârâte a vizat greşita rezolvare a chestiunii cheltuielilor de judecată acordate de prima instanţă reclamantei, în condiţiile în care doar 3 din cele 4 capete de cerere ale acesteia au fost admise, fară a se face aplicarea prevederilor art. 276 şi 277 C. proc. civ. în măsura în care cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă la fond s-au situat la nivelul sumei de 114.318,97 lei (conform dovezilor de la fila 443 fond şi urm.), pretenţiile reclamantei fiind admise numai în parte, coroborat cu împrejurarea absenţei unor pretenţii proprii ale pârâtelor formulate împotriva reclamantei (pe calea unei cereri reconvenţionale), în mod legal prima instanţă a făcut aplicarea prevederilor art. 274 şi art. 276 C. proc. civ., reducând cheltuielile de judecată acordate reclamantei, proporţional pentru partea din cererea de chemare în judecată care a fost găsită neîntemeiată.
Pe de altă parte, obligarea pârâtelor, fară a se menţiona solidaritatea, la plata unei sume către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată, are semnificaţia aplicării regulii în materia obligaţiilor, în sensul că obligaţia este una divizibilă sau conjunctă (împărţindu-se în mod egal între pârâtele cauzei), conform art. 1060 C. civ., în timp ce solidaritatea este excepţia şi ea poate decurge din lege sau din convenţia părţilor (art. 1034-1056 C. civ.), condiţii neîntrunite în speţă; astfel, şi din acest punct de vedere, aplicarea art. 277 C. proc. civ. a fost corect realizată.
în apel s-a făcut aplicarea art. 274 C. proc. civ., ambele părţi fiind căzute în pretenţii, astfel încât fiecare dintre ele au fost obligate la cheltuieli de judecată, putându-se realiza şi compensarea lor, în temeiul art. 276 C. proc. civ. Cum însă numai apelantele pârâte sunt cele care au dovedit efectuarea cheltuielilor de judecată în cauză, reclamanta nedepunând dovezi în apel, s-a dispus obligarea apelantei reclamante la cheltuieli către apelantele pârâte, rezultând că aceasta datorează 8.181 lei către ambele apelante pârâte (deci, divizibil) cât şi 1750 euro pentru apelanta SC O.L. Ltd (echivalent în lei la cursul BNR, la data plăţii).
împotriva deciziei de apel au formulat cereri de recurs apelanţii.
I. Reclamanta SC Z. SA a criticat decizia de apel pentru următoarele motive:
A. Sub aspectul anulării mărcii „Algozone”.
a.l. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină (indicându-se art. 304 pct. 7 C. proc. civ. cu referire şi la art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.).
Prin cererea de apel reclamanta a susţinut că elementul „calmin” are un caracter aluziv, aspect care nu se regăseşte în hotărârea atacată, iar această apărare prezintă importanţă în soluţionarea dosarului, în stabilirea elementului cheie al mărcii.
Ignorând şi neanalizând apărarea privind caracterul aluziv al elementului „calmin”, instanţa de apel a reţinut că acesta este elementul cheie al întregii mărci, deşi acest caracter îl are elementul „algo”.
a.2. Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal (indicându-se art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).
- Instanţa de apel nu a apreciat riscul de confuzie ţinând cont de imaginea de ansamblu a semnelor, în care elementul „algo” este cel dominant şi dă funcţie distinctivă mărcii, fiind susceptibil să domine singur imaginea acestei mărci pe care publicul vizat o păstrează în memorie, în vreme ce celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile.
Atenţia publicului cade asupra părţii de început a unui semn verbal compus din mai multe elemente.
în aplicarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CE nr. 40/1994 privind marca comunitară [ale cărei dispoziţii au fost transferate în art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998], Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (C.J.C.E.) a statuat cu privire la aprecierea caracterului dominant al unuia sau mai multor componente ale unei mărci complexe, în sensul că în afară de calităţile intrinseci ale fiecărui element component, se va lua în considerare poziţia relativă a diferitelor elemente componente în ansamblul mărcii compuse (cauza T -147/03, hotărârea din 12 ianuarie 2006, Devinlec Developpment Innovation Leclerc SA vs Office for Harmonisation in the Internai Market).
In general, consumatorii sunt mai atenţi la partea de început a cuvintelor decât la partea finală a acestora şi este de obicei înţeles că, de principiu, o marcă verbală se remarcă prin partea de început care predomină în amintirea imperfectă a consumatorilor, în special pe piaţa consumatorilor de produse în masă [cauza T - 112/03 L’Oreal v. OHIM-Revlon (FLEXI AIR) - CSJE].
Soluţia este nelegală sub aspectul extragerii elementului dominant al mărcii anterioare, încălcându-se criteriile de apreciere a similarităţii vizuale, fonetice şi conceptuale dintre semne în analiza riscului de confuzie.
Din punct de vedere vizual, componentul dominant al mărcii anterioare, elementul verbal „algo” este reluat în integralitatea sa în cuprinsul mărcii „algozone”, reprezentând jumătate (4 litere) din aceasta, fiind poziţionat chiar la începutul cuvântului.
Sub aspect fonetic, identitatea părţilor de început, uşor de memorat, a mărcilor în conflict permite substituirea cu uşurinţă în mintea consumatorilor a celor două cuvinte.
- Poate exista şi situaţia ca toate elementele (verbale) ale unei mărci (verbale) să fie aluzive sau descriptive, niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în aşa măsură atenţia consumatorului încât să conducă la neglijarea totală a celuilalt, iar astfel toate elementele joacă
un rol în impresia de ansamblu produsă de semn. In această situaţie, neglijarea totală a unuia din elemente este de natură să conducă la o apreciere greşită a riscului de confuzie.
Relevantă în acest sens este Hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (din 12 iunie 2007, în cauza Limonchelo/Limoncello della Costiera Amalfitana), în care s-a sancţionat modul de soluţionare dispus de Tribunalul de Primă Instanţă, în sensul că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să fie fundamentată pe impresia de ansamblu produsă de semnele în discuţie. S-a subliniat jurisprudenţa Curţii în sensul că în cadrul examinării existenţei unui risc de confuzie, aprecierea asemănării între două mărci nu se poate limita la luarea în consideraţie a unui singur component din marca complexă; din contră, este cazul de a opera comparaţia prin examinarea mărcilor în cauză, considerate fiecare în ansamblul său, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu produsă în memoria publicului pertinent de o marcă complexă, în anumite circumstanţe, să fie dominată de una sau mai multe dintre componentele sale. Doar în cazul în care toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile, aprecierea similitudinii ar putea să se facă doar pe baza elementului dominant.
Ca o ultimă variantă, ambele elemente în discuţie au caracter aluziv.
In mod evident elementul „calmin” este în realitate mai aluziv, fiind mult mai uşor pentru public să facă legătura „calmin-calmare” decât „algo-algie”, iar elementul „algo” are o poziţie privilegiată, deoarece este poziţionat la începutul cuvântului, atenţia consumatorului fiind atrasă asupra sa. Ambele elemente „algo-calmin” - „calmarea durerii” au un rol important, fară unul dintre ele pierzându-se semnificaţia cunoscută publicului consumator. De aceea, elementul „algo” nu are cum să fie neglijabil şi nu poate fi ignorat în aprecierea riscului de confuzie.
In aceste condiţii, instanţa trebuia să distingă în funcţie de gradul aluziv al elementelor componente. Dacă în privinţa elementului „calmin” caracterul aluziv este evident - calmare, elementul „algo” nu va fi perceput de consumator ca un derivat al cuvântului „algie”, nepre-zentându-se la farmacie spunând că are „o algie” ci că are „o durere”, gândindu-se la un medicament de „calmare”.
b) Hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea normelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. (2) C. proc. civ. (art. 304 pct. 5 C. proc. civ.).
Una dintre criticile principale pe care recurenta le-a formulat în cuprinsul motivelor de apel şi care vizau anularea mărcii Algozone se referă, în principal, la caracterul notoriu al mărcii anterioare Algocalmin, arătându-se că acesta are un rol foarte important în aprecierea atât a similarităţii dintre semnele în conflict cât şi a riscului de confuzie, în raport de gradul de distinctivitate a mărcii anterioare, instanţa fondului omiţând să analizeze acest aspect în cuprinsul considerentelor sentinţei.
Date fiind considerentele hotărârii de apel sub acest aspect şi întrucât studiul GFK România a fost administrat de către recurentă ca probă pilot în susţinerea notorietăţii mărcii Algocalmin la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, instanţa de apel, în virtutea rolului activ, avea îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală în aflarea adevărului; trebuia să pună în discuţia părţilor orice nelămurire asupra notorietăţii mărcii Algocalmin la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii ulterioare - văzând şi dispoziţiile art. 129 alin. (5) C. proc. civ.
B. Sub aspectul capetelor de cerere privind contrafacerea mărcilor „Dicarbocalm” şi „Antinevrin” (indicându-se dispoziţiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ.) se susţine că în soluţionarea acestora instanţa de apel nu face nicio referire asupra gradului foarte mare de distinctivitate dobândită a mărcilor în discuţie, acest factor deţinând un rol deosebit de important în aprecierea confuziei dintre semne. Se arată, totodată, în susţinerea criticii că se pot ataca considerentele unei hotărâri atunci când se tinde la modificarea sau înlăturarea considerentelor în susţinerea dezlegării în drept date de instanţa de apel, cu referire la decizia civilă
nr. 859/12 februarie 2008 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală.
II. Pârâtele SC O.L. SRL şi O.L. Ltd au criticat decizia de apel pentru următoarele motive:
a. In mod nelegal instanţa de apel a considerat că la momentul introducerii acţiunii pârâtele O. nu se bucurau de protecţia oferită de Legea nr. 84/1998 pentru semnul Antinevrin folosit de acestea în activitatea lor comercială.
Aşa cum au probat şi tribunalul a constatat, la momentul introducerii acţiunii era depusă spre înregistrare marca Antinevrin şi se dispusese înscrierea mărcii în Registrul naţional al mărcilor sub nr. M 2004 03787,
fiind publicată în B.O.P.I. nr. 1/2004. In urma respingerii opoziţiei formulate de SC Z., decizia de înregistrare a mărcii a devenit definitivă, creând astfel titularului O.L. Ltd, în temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, îndreptăţirea utilizării acestei mărci.
In consecinţă, exercitarea de către solicitantul mărcii publicate Antinevrin a drepturilor conferite de lege nu poate intra în sfera ilicitului şi nu poate fi percepută ca o atingere a drepturilor altei persoane, atât timp cât, la momentul contestării actelor de utilizare prin acţiune, protecţia asigurată de O.S.I.M. se afla în vigoare, chiar dacă ulterior, pe calc jurisdicţională, marca a fost respinsă la înregistrare.
Instanţa de apel a luat în considerare un moment ulterior introducerii acţiunii, cel al pierderii protecţiei mărcii, ceea ce echivalează cu o modificare a acţiunii în alte condiţii decât cele prevăzute limitativ de art. 132
C. proc. civ.
b. în mod nelegal instanţa de apel a apreciat că suplimentele alimentare fac parte din sfera preparatelor medicamentoase.
Pentru suplimentele alimentare există reglementări speciale: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 244/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimen-telor alimentare. In art. 1 din Normele tehnice sunt definite suplimentele alimentare ca preparate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide care au în compoziţia lor nutrienţi şi/sau alte substanţe comestibile care sunt consumate în condiţii definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit.
Suplimentele alimentare nu pot fi incluse în sfera preparatelor medicamentoase şi, pe cale de consecinţă, semnul Dicarb, alături de marca Digen, s-a folosit pentru o categorie de produse diferită de cea pentru marca Dicarbocalm, ceea ce exclude riscul de asociere şi de confuzie, cum în mod greşit a reţinut instanţa de apel.
c. In mod nelegal şi contrar regulilor silogismului, curtea de apel a constatat că
- în faţa primei instanţe, prin întâmpinare, a invocat excepţia reglementată prin dispoziţiile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, iar tribunalul nu s-a pronunţat asupra ei, dar a apreciat că apelantele O. ar fi în eroare cu privire la noţiunea de ordine publică a excepţiei invocate, deoarece textul respectiv nu ar avea un astfel de caracter - astfel încât, în absenţa invocării lui de către partea însăşi, instanţa nu avea obligaţia de a supune dezbaterii aplicarea lui în cauză.
Se afirmă că excepţia invocată nu are un caracter de ordine publică, pe de o parte, iar că aceasta nu a fost ridicată de partea însăşi, pe de altă parte.
- o a doua contradicţie în argumentarea instanţei de apel rezultă din împrejurarea că judecătorii, deşi au constatat descriptivitatea denumirii Antinevralgii fară nicio dovadă, au susţinut că apelantele-intimate O. nu ar fi folosit cu onestitate această denumire în activitatea lor comercială, ci pentru a „marca propriile produse, acestea fiind semne evidenţiate cu funcţiile mărcii”; aceasta este o motivare profund nelegală, faţă de
împrejurarea necontestabilă că denumirile descriptive nu pot îndeplini funcţia de marcă, fiind lipsite de distinctivitate.
- modalitatea de soluţionare a cererilor pârâtelor de către instanţa de apel, opinia acesteia privind o aşa-zisă activitate neonestă a apelantelor O. rezidă din aprecierea greşită şi inadmisibilă a concluziilor studiului de piaţă extrajudiciar întocmit de compania GFK, pe care l-au contestat pentru subiectivitate şi modul neştiinţific de realizare.
Prin încheierea din şedinţa de la 16 aprilie 2010 instanţa de recurs a constatat următoarele:
- recurenta SC O.L. SRL a decis prin hotărârea AGA nr. 8 din 31 iulie 2009 schimbarea denumirii în Ozpharma Logistics SRL.
- recurenta SC O.L. Ltd (Marea Britanie) a cesionat marca „Algo-zone remediu clasic pentru orice durere” în favoarea O.L.P. SA, prin contractul încheiat la 23 iulie
| ← Prin decizie, O.S.I.M. a admis cererea de înscriere în... | La termenul din 13.09.2007 judecata a fost amânată pentru ca... → |
|---|
