ICCJ. Decizia nr. 4127/2007. Civil
| Comentarii |
|
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, la 12 mai 2005 reclamanta M.J. A.G. a chemat în judecată pe pârâta SC B.T. SRL pentru ca instanța, prin hotărârea ce o va pronunța, să-i interzică pârâtei să utilizeze în activitatea comercială, pe documente și/sau pentru publicitate în orice formă sau format a mărcii figurative constând din reprezentarea unui "cap de cerb"; să dispună publicarea pe cheltuiala pârâtei a dispozitivului hotărârii în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a acesteia, câte o dată pe zi, în zilele de luni, miercuri și vineri ale aceleiași săptămâni, pe prima sau pe ultima pagină a ziarelor "Adevărul" și "Evenimentul Zilei".
în motivarea cererii s-a arătat că reclamanta produce și comercializează un renumit lichior pe bază de plante J., cunoscut și apreciat în întreaga lume. Sticlele de lichior de plante J. precum și etichetele care însoțesc produsul respectiv prezintă ca element central un cap de cerb, între coarnele cerbului fiind amplasată central o cruce.
Reclamanta și-a protejat ca mărci la OMPI denumirea produsului, eticheta, sticla și forma acesteia, etichetele care însoțesc produsul, precum și semnele grafice distinctive "cap de cerb".
Pârâta importă, stochează și comercializează în România un produs identic cu cel al reclamantei, un lichior de plante ce poartă denumirea S.H. Pe eticheta produsului respectiv apare ca element central un "cap de cerb" între coarnele căruia se află amplasată o cruce, element figurativ care constituie o reproducere fără drept a mărcilor reclamantei și în același timp a unor elemente esențiale din structura mărcilor combinate complexe aparținând reclamantei.
Prin sentința civilă nr. 1384 din 25 noiembrie 2005 Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis în parte acțiunea și a interzis utilizarea de către pârâtă, în activitatea comercială, pe documente și/sau pentru publicitate, în orice formă sau format a mărcii figurative constând în reprezentarea unui "cap de cerb", astfel cum este individualizat acest semn figurativ pe eticheta aplicată pe sticlele de lichior ce poartă și marca verbală S.H., produs importat și distribuit în România de pârâtă. A fost respins ca nefondat capătul de cerere privind publicarea dispozitivului hotărârii în ziarele "Adevărul" și "Evenimentul Zilei".
Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că între mărcile înregistrate de reclamantă și semnul aplicat pe produsele comercializate de către pârâtă există similaritate. Procedând la compararea semnului figurativ "cap de cerb" aplicat pe produsele importate de pârâtă cu semnul figurativ "cap de cerb" înregistrat ca marcă de reclamantă, tribunalul a apreciat că există suficiente asemănări pentru a se reține similaritatea dintre acestea, diferențele fiind la nivelul detaliilor și, prin urmare, nesemnificative.
Perceperea mărcii în mintea consumatorului mediu joacă un rol decisiv în aprecierea globală a probabilității de confuzie, iar un astfel de consumator percepe marca, în mod normal, ca pe un întreg și nu-i analizează diferitele detalii. Aprecierea globală a similarității vizuale trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de marcă, care păstrează în memorie, în special, componenta distinctivă și dominantă. în cazul de față componenta distinctivă și dominantă este "capul de cerb cu o cruce între coarne".
Aprecierea riscului de confuzie se face prin raportare la un consumator mediu și ținând seama că acesta nu are în față sa concomitent ambele produse pentru a putea analiza temeinic existența sau inexistența vreunei legături dintre cei doi întreprinzători care le produc sau comercializează. în cazul de față, atât elementul verbal, S.H., cât și cel figurativ, capul de cerb cu o cruce între coarne, aplicate pe produsele comercializate de pârâtă au un caracter dominant, iar similaritatea puternică a elementelor figurative poate crea un risc de confuzie indirectă incluzând și riscul de asociere cu mărcile reclamantei.
Apelul declarat de pârâtă împotriva acestei hotărâri a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr. 108 A din 9 iunie 2006 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
în considerentele hotărârii sale instanța de apel a arătat, în ceea ce privește admisibilitatea probei prin expertiză tehnică de specialitate sub aspectul aprecierii riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, că aprecierea similarității/identității produselor și a similarității/identității semnelor aflate în conflict, precum și a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, constituie probleme de drept, iar nu aspecte de fapt, susceptibile a face obiectul unei expertize tehnice.
Asemănarea dintre semnele conflictuale este mai mult decât evidentă, deosebirile invocate de către apelantă nefiind pregnante și esențiale, care să estompeze asemănarea covârșitoare rezultată din analiza comparativă vizuală și conceptuală a semnelor conflictuale.
Instanța de fond a reținut faptul că semnele conflictuale au fiecare câte două elemente dominante. Mărcile reclamantei au ca elemente dominante elementul verbal "J." și elementul figurativ reprezentând un cap de cerb redat pictural. Semnul conflictual aplicat pe produsele comercializate de către pârâtă, are ca elemente dominante elementul verbal S.H. și elementul figurativ reprezentând un cap de cerb redat stilizat.
Instanța de fond a avut în vedere compunerea semnelor conflictuale, apreciind asupra consecințelor existenței elementului dominant comun, respectiv elementul figurativ reprezentând un cap de cerb, întrucât în aprecierea similarității semnelor conflictuale sub aspectul percepției de ansamblu a semnului de către consumatorul mediu, au relevanță asemănările, iar nu deosebirile.
Consecința existenței elementelor verbale diferite dominante în componența fiecăruia dintre semnele conflictuale a fost în mod legal și temeinic apreciată de către instanța de fond în sensul că înlătură riscul de confuzie directă. Confruntat cu produse identice purtând semnul conflictual, consumatorul român mediu, vizat de produsele respective, își va aminti elementul verbal ce compune mărcile anterioare, astfel încât nu va substitui involuntar produsele și nu va considera că produsul marcat de semnul conflictual are aceeași proveniență cu cel marcat de mărcile reclamantei.
Existența elementului figurativ comun este însă, susceptibil să determine consumatorul român mediu, vizat de produsele respective, să presupună că între cei doi producători diferiți ar exista vreo legătură (juridică, economică, financiară etc.), riscul de confuzie indirectă, incluzând și riscul de asociere a semnului cu marca neputând fi înlăturat.
De regulă, pe piața românească vânzarea produselor în litigiu nu implică în mod obligatoriu comunicarea verbală între vânzător și consumator, fiind susceptibile a fi vândute cu amănuntul, prin sistemul de autoservire. Dacă produsele ar fi susceptibile de comercializare exclusiv prin comandă directă (comunicare verbală), acest fapt ar fi fost susceptibil să atragă impactul mult mai puternic al elementului verbal din compunerea mărcii asupra consumatorului mediu și, pe cale de consecință, reținerea predominant a acestuia la momentul la care se confruntă din nou cu achiziționarea produsului marcat. Cum însă, modul de comercializare a produselor în litigiu este autoservirea, nu se pune problema impactului fonetic al elementului verbal dominant, ci problema percepției de ansamblu, vizuală și conceptuală a semnelor conflictuale, percepție în care elementul figurativ este predominant, ceea ce face ca gradul de similaritate vizuală și conceptuală a semnelor conflictuale să fie unul ridicat.
Canalele de distribuție și piețele de desfacere prezintă importanță sub aspectul aprecierii riscului de confuzie. Produsele în litigiu sunt produse de larg consum, astfel încât faptul că pârâta comercializează produsele în zone din România cu populație preponderent vorbitoare a limbii maghiare, limbă în care sunt redate inscripțiile aflate sub capul de cerb, nu prezintă nicio relevanță, cât timp produsele sunt identice, adresându-se aceluiași public țintă.
Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs de către pârâtă, critica vizând următoarele aspecte:
1. în mod nelegal instanța de apel a respins solicitarea apelantei de a se încuviința efectuarea unei expertize de specialitate în stabilirea similarității semnelor în conflict, ceea ce constituie motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.
Concluzia instanței că obiectul expertizei este o chestiune de drept, iar nu de fapt, este eronată. Apelanta a solicitat administrarea probei cu expertiză care să fie efectuată de un expert în proprietate industrială, specialitatea mărci, care să stabilească care sunt elementele care au cea mai mare pondere în capacitatea distinctivă respectiv, care sunt elementele dominante în structura mărcilor S.H. și J.; dacă există similaritate între mărcile indicate; dacă expertul ajunge la concluzia că există similaritate, să stabilească care este impresia globală pe care marca S.H. și mărcile J. o produc asupra consumatorului mediu rezonabil informat și normal atent.
Similaritatea este o chestiune de specialitate întrucât presupune o apreciere statistică, sociologică, fizică și de distinctivitate, astfel că trebuia încuviințată efectuarea expertizei conform art. 201 C. proc. civ.;
2. Instanța de apel ca și instanța de fond au interpretat și aplicat greșit dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, motiv de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Instanțele au apreciat în mod eronat că există similaritate între semnul distinctiv aplicat pe produsul cu denumirea S.H. și mărcile asupra cărora reclamanta are un drept la marcă.
Deși a reținut inițial în motivarea hotărârii că elementele verbale sunt dominante în componența fiecăruia din semnele conflictuale, ulterior instanța de apel a statuat ca și instanța de fond, că elementul figurativ aplicat pe produsul purtând denumirea S.H. care constă în reprezentarea unui cap de cerb este predominant și determină un risc de confuzie indirectă.
Instanța de apel a reținut că semnele conflictuale reprezintă un ansamblu alcătuit din elemente verbale și figurative. într-adevăr, semnul distinctiv aplicat pe produsul cu denumirea S.H. constă din eticheta aplicată pe produsul respectiv, care conține, pe lângă capul de cerb, și alte elemente. în aprecierea acestui element de fapt, instanța nu putea ignora faptul că elementul figurativ asupra căruia a apreciat similaritatea este numai o parte din semnul distinctiv folosit de pârâtă.
Elementul figurativ "cap de cerb" face parte dintr-un ansamblu constituit ca atare prin voința producătorului produsului cu denumirea S.H., numai acest ansamblu având funcția de semn distinctiv și fiind aplicat cu această semnificație pe produsul cu denumirea de S.H. Atât instanța de fond cât și instanța de apel au reținut că semnul distinctiv folosit de către pârâtă cuprinde nu doar elementul figurativ constând în "capul de cerb" ci și elementul verbal S.H. care este dominant.
Motivarea instanței de apel este contradictorie din acest punct de vedere: pe de o parte se reține că elementele verbale sunt dominante în cazul semnelor conflictuale pentru ca ulterior să revină și să menționeze că este predominant elementul figurativ reprezentat de "capul de cerb".
Dispozițiile art. 35 alin. (1) și (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 nu sunt aplicabile întrucât nu este vorba de similaritate între semnele conflictuale. Elementul structural esențial al mărcii reclamantei sau cel puțin unul din elementele cu cea mai mare pondere în capacitatea distinctivă a mărcii este denumirea "J.". Elementul structural distinctiv al semnului aplicat pe produsul importat de pârâtă este reprezentat de denumirea S.H. și de culoarea predominantă a etichetei.
Având în vedere că distribuirea imputată pârâtei are loc într-o zonă cu semnificativă populație maghiară, desemnările în limba maghiară pot juca un rol important în stabilirea caracterului distinctiv al mărcii. împrejurarea că în cauză este vorba de produse de larg consum care în principiu ar putea fi comercializate oriunde este irelevantă deoarece riscul de confuzie se apreciază în concret, în raport cu consumatorul mediu, iar nu în principiu, ipotetic și eventual, așa cum a făcut instanța de apel.
Nu se poate reține similaritatea nici în privința capului de cerb, singurul element comun celor două semne, întrucât în marca reclamantei capul de cerb este reprezentat pictural, iar în semnul distinctiv folosit de pârâtă capul de cerb este folosit în variantă stilizată.
Riscul de confuzie trebuia probat de reclamantă prin expertiză. Ca și similaritatea, riscul de confuzie este în aceeași măsură o chestiune de specialitate și deci era necesară administrarea unei expertize de specialitate.
Sarcina probei revenea reclamantei și întrucât această probă nu a fost administrată riscul probei ar trebui suportat de aceasta.
Instanța de apel a interpretat greșit noțiunea de comercializare. Actul de comerț presupune o interpunere în circulația mărfurilor în scopul obținerii de profit. Proba comercializării unui produs se face cu facturi și contracte de vânzare-cumpărare între cele două părți contractante. Nu există probe la dosarul cauzei din care să rezulte că pârâta ar fi comercializat produse sub semnul distinctiv pretins similar cu mărcile reclamantei. Facturile pe care reclamanta le-a prezentat instanței, cu scopul de a dovedi comercializarea de către pârâtă a unui produs purtând un semn distinctiv pe care reclamanta îl consideră drept o atingere a mărcilor sale, se referă exclusiv la un produs numit H.
Prin întâmpinare intimata reclamantă a formulat apărări față de criticile dezvoltate prin motivele de recurs, solicitând respingerea recursului ca nefondat.
în recurs, în condițiile art. 305 C. proc. civ., părțile au administrat proba cu înscrisuri în dovedirea și combaterea motivelor de recurs. Au fost depuse, în copie, sentința Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene (a Cincea Cameră) din 14 decembrie 2006, exemple de mărci înregistrate având ca element figurativ un cerb.
Recursul nu este întemeiat.
1. Potrivit art. 201 alin. (1) C. proc. civ., când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanța consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori din oficiu, unul sau trei experți, stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunțe și termenul în care trebuie să efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanță să aibă loc conform dispozițiilor art. 209.
Rezultă așadar, că în mod obișnuit efectuarea expertizei este lăsată la aprecierea instanței, aceasta având posibilitatea să decidă dacă pentru lămurirea unor împrejurări de fapt este necesară sau nu părerea unui expert.
Numai în cazurile anume prevăzute de lege, lipsa expertizei poate duce la nulitatea hotărârii. Legea nr. 84/1998 nu impune obligația efectuării unei expertize de specialitate pentru lămurirea aspectelor privitoare la similaritatea semnelor aflate în conflict precum și a existenței/inexistenței riscului de confuzie între semne. Drept urmare, în această materie expertiza este facultativă, lăsată la libera apreciere a judecătorului.
într-adevăr, analizarea dacă percepția mărcii în mintea consumatorului mediu, rezonabil informat și normal atent, pe baza impresiei de ansamblu creată de marcă, este de natură să creeze sau nu un risc de confuzie, constituie o chestiune de fapt. Chestiunea de drept privește interzicerea folosirii semnului, în activitatea comercială a terțului, dacă acesta nu are consimțământul titularului mărcii, după ce în prealabil a fost determinată chestiunea de fapt.
Totuși, fără a recurge la părerea unui expert, instanțele de fond au făcut o apreciere corectă a chestiunii de fapt dedusă judecății, pe de o parte, aceea a similarității dintre semnele aflate în conflict iar pe de altă parte, aceea a existenței riscului de confuzie între semne, astfel încât actul de procedură constând în respingerea cererii de efectuare a expertizei nu a fost de natură să determine pronunțarea unei soluții nelegale decurgând din vătămarea pe care ar fi suferit-o pârâta prin neadministrarea acestei probe.
în consecință, nu sunt întrunite cerințele impuse de art. 105 alin. (2) C. proc. civ., astfel încât criticile formulate în temeiul art. 304 pct. 5 C. proc. civ. nu sunt întemeiate;
2. Pentru soluționarea litigiului, trebuie analizat dacă între elementele componente ale semnelor înregistrate de părți ca marcă există o asemănare de natură să producă în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Pentru aceasta trebuie văzut care este publicul țintă al produselor pe care sunt aplicate semnele în conflict, trebuie făcută o comparație a produselor și, apoi, o comparație a semnelor.
Legat de primul aspect, este de necontestat că atât reclamanta cât și pârâta folosesc semnul înregistrat pentru un lichior pe bază de plante. Băuturile, alcoolice sau nu, sunt produse de larg consum, de consum zilnic, ceea ce face ca publicul țintă să fie publicul general sau, altfel spus, consumatorul mediu. Or, în cazul bunurilor de larg consum un consumator mediu nu va fi foarte atent, el nu va recunoaște dintr-o privire diferențele dintre mărci, astfel că pentru el prima impresie este cea decisivă.
Un consumator nu compară mărcile una lângă alta. în general, el se confruntă în magazin cu marca frauduloasă, fără să vadă produsul ce poartă marca pe care el o cunoaște și pe care și-o amintește cu o acuratețe mai mare sau mai mică. El confundă produsul oferit sub marca frauduloasă cu produsul original pe care de fapt vrea să-l cumpere.
Nu a putut fi primită critica recurentei în sensul că ceea ce trebuiau să ia în considerare instanțele de fond era faptul că distribuirea imputată acesteia are loc într-o zonă cu populație preponderent maghiară, astfel că desemnările în limba maghiară trebuiau să joace un rol semnificativ în stabilirea caracterului distinctiv al mărcii. Potrivit art. 1 alin. (1) din Constituția României, România este un stat unitar. Drept urmare, este exclusă limitarea comercializării unor produse numai într-o anumită zonă a țării. Pe de altă parte, chiar acceptând argumentul recurentei, în zona cu populație "preponderent" (deci, nu exclusiv!) maghiară pot exista și cetățeni de naționalitate română pentru care, potrivit raționamentului recurentei, să existe riscul de confuzie, dacă ceea ce ar interesa ar fi doar elementul verbal din cadrul mărcilor complexe.
Cât privește cel de-al doilea aspect, produsele reclamantei și ale pârâtei au un scop identic și intră în competiție directă pe piață. Bunurile furnizate de semnele aflate în conflict sunt similare (lichioruri), pentru ambele fiind obținută protecția pe Clasa 33, iar prin natura și destinația lor pot fi atribuite de cumpărători aceleiași origini.
Produsele sunt similare dacă au între ele o legătură suficient de puternică pentru a crea publicului care percepe o marcă, identică sau similară, motiv să creadă în mod rezonabil că ele sunt produse sau comercializate de aceeași persoană, proprietară a mărcii. Or, din analiza semnelor care tind să protejeze produsele oferite de ambele părți, publicul poate să creadă că acestea provin din aceeași sursă comercială sau, cel puțin, de la societăți relaționate economic, respectiv că provin de la reclamantă.
Drept urmare, în speță este îndeplinită cerința impusă de art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, aceea de a exista identitate sau doar asemănare între produsele cărora li se aplică semnul, cu produsele pentru care marca a fost înregistrată.
Din analiza comparativă a semnelor aflate în conflict poate fi desprinsă concluzia că pârâtei recurente trebuie să-i fie interzisă utilizarea elementului figurativ constând în reprezentarea unui "cap de cerb", astfel cum acesta a fost înregistrat ca marcă de către reclamantă.
Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat să se interzică pârâtei să utilizeze, în activitatea sa comercială, pe documente și/sau pentru publicitate în orice formă sau format, a mărcii figurative constând din reprezentarea unui "cap de cerb", utilizare care încalcă drepturile exclusive ale reclamantei.
Așadar, instanțele au avut de analizat dacă, legat de acest element figurativ din marca complexă aparținând reclamantei, există riscul de a se produce în percepția publicului un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere a mărcii cu semnul. Nu s-a pus în discuție întreaga marcă înregistrată de pârâtă (și care, spre deosebire de cea a reclamantei, nu beneficiază de protecție pe teritoriul României), ci doar elementul figurativ care, specific mărcii complexe, poate constitui el însuși o marcă.
Elementul figurativ în legătură cu care a fost declanșat litigiul constă, în esență, într-un cap de cerb prezentat din față, și care are poziționat între coarne o cruce înconjurată de o aură. De vreme ce bunurile vizate de mărci sunt folosite zi de zi și în mod obișnuit sunt cumpărate pe loc, elementul figurativ capătă o importanță deosebită. Imaginea oferită de elementul figurativ este, prin dimensiunea sa, dominantă, astfel încât elementul verbal, poziționat în partea de jos a ambelor mărci, să nu-l frapeze pe consumatorul mediu.
Semnele în discuție au în comun, ca o trăsătură ce atrage atenția consumatorului, capul de cerb care privește înainte și care are între coarne, ca element dominant, o cruce înconjurată de o aură.
Caracterul distinctiv al acestui element din marca complexă nu este limitat de faptul că, așa cum a dovedit recurenta, există și alte mărci care fac trimitere la bunuri din Clasa 33 și care includ reprezentări ale unor cervine sau căprioare. în toate acele cazuri, același animal este reprezentat într-o poziție total diferită de cea din desenul care este o parte a mărcii complexe înregistrată de reclamantă. Or, reprezentarea grafică a unui semn într-o formă diferită este licită, neputându-se interzice ca același animal să fie înregistrat ca marcă de mai multe ori, dacă poziția în care este desenat nu este identică, sau chiar parțial identică, cu cele anterioare.
Pe de altă parte, de vreme ce în cazul elementelor figurative imitația ilicită se caracterizează în mod esențial prin riscul de producere a unei confuzii vizuale în rândul publicului, acest risc se apreciază nu prin verificarea diferențelor de detaliu, ci prin determinarea impresiei vizuale generale produse de semn. Drept urmare, împrejurarea că, așa cum a susținut recurenta, în marca reclamantei capul de cerb este reprezentat pictural, pe când în semnul folosit de pârâtă capul de cerb este folosit în variantă stilizată, nu este de natură să înlăture impresia imediată că produsele pe care sunt aplicate cele două semne provin de la același producător. Consumatorul va putea considera că are de-a face cu produse aparținând aceleiași game, că marca pe care o cumpără de obicei a fost modernizată sau că are în față o variantă a mărcii.
Din cele ce preced rezultă că elementul figurativ "cap de cerb" astfel cum este individualizat în eticheta aplicată pe sticlele de lichior ce poartă și elementul verbal S.H. este de natură să creeze o confuzie directă cu produsele realizate și comercializate de reclamantă.
Ca atare, instanțele de fond au făcut aplicarea și interpretarea corectă a prevederilor legii materiale incidente în cauză respectiv, art. 35 alin. (1) și (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
Aspectele privitoare la inexistența de probe din care să rezulte faptul că pârâta ar fi comercializat produse sub semnul înregistrat ca marcă de reclamantă și aprecierile greșite ale facturilor depuse de reclamantă nu privesc nelegalitatea hotărârii, de natură să poată fi încadrate în vreunul din motivele de casare sau de modificare prevăzute de art. 304 C. proc. civ. Faptul că recurenta a plasat această critică sub motivul întemeiat pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ. nu poate conduce la o altă concluzie.
Având în vedere cele mai sus arătate, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. înalta Curte a respins recursul ca nefondat, cu consecința păstrării hotărârii atacate.
| ← ICCJ. Decizia nr. 4269/2007. Civil | ICCJ. Decizia nr. 4225/2007. Civil → |
|---|
