ICCJ. Decizia nr. 925/2013. Civil

Decizii civile ICCJ 2013

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia nr. 925/2013

Dosar nr. 733/103/2011**

Şedinţa publică din 22 februarie 2013

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 1879 din 30 noiembrie 2011 a Tribunalului Neamţ pronunţată în dosarul nr. 733/103/2011*.

Î n urma scoaterii cauzei de pe rolul Secţiei Comercială şi de contencios Administrativ a aceluiaşi tribunal, s-au respins ca nefondate acţiunea în contrafacere şi cererea de plata de daune morale, formulate de reclamanţii P.V.S. şi SC R.G. SA, în contradictoriu cu pârâta SC R. S.RX. totodată, s-a respins ca inadmisibilă cererea aceloraşi reclamanţi de obligare a pârâtei la plata de daune cominatorii, cu obligarea reclamanţilor la plata către pârâtă de cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că temeiul juridic al cererii de chemare în judecată, formulate de reclamanţii P.V.S., ca titular al mărcii individuale verbale „R." şi SC R.G. SA, licenţiată conform contractului de licenţă din 29 decembrie 2008, cu dreptul de a utiliza marca individuală verbală „R.", se regăseşte în dispoziţiile art. 36-39 din Legea nr. 84/1998, care transpun în legislaţia naţională prevederile art. 5 şi 6 din Prima Directivă 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind mărcile, articole privitoare la drepturile conferite de marcă şi limitarea efectelor mărcii.

Potrivit acestor texte de lege, astfel cum au fost interpretate şi de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în hotărârea nr, C-17/06 din 11 septembrie 2007 în cauza C. SARL împotriva C. SA, decizie-cadru în această materie, utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptăţit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii. S-a decis însă, că în acest ultim caz, art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă se poate opune unei astfel de interdicţii numai dacă utilizarea de către terţ a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Conform jurisprudenţei constante a C.J.C.E., există patru condiţii pentru aplicarea protecţiei mărcii în conflictul cu un semn (nume, denumire, emblemă):

- utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului,

- utilizarea să aibă loc fără consimţământul titularului mărcii,

- utilizarea să aibă loc pentru produse şi servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca,

- utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii şi în special funcţiei sale esenţiale de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.

Aceste condiţii se cer a fi îndeplinite fără a distinge după cum marca este înregistrată anterior sau ulterior (cum este cazul de faţă) semnului cu care se reclamă a exista conflictul.

În speţă, nu se contestă faptul că utilizarea denumirii „R." de către pârâtă are loc în contextul unei activităţi comerciale care vizează un avantaj economic, şi nu în domeniul privat. În consecinţă, semnul reclamat este utilizat în cadrul comerţului, fiind îndeplinită prima condiţie legală.

Utilizarea acestui semn are loc fără consimţământul titularului mărcii, respectiv reclamantul persoană fizică, dată fiind notificarea trimisă pârâtei la data de 29 iulie 2010.

Deşi atât societatea reclamantă cât şi cea pârâtă îşi desfăşoară activitatea în domeniul salubrităţii, iar utilizarea numelui ar fi susceptibilă a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii, cea de identificare a produselor unei anumite întreprinderi, faţă de alte produse de acelaşi tip, oferind beneficiarului posibilitatea orientării mai rapide spre produsele verificate din punct de vedere al calităţii, aparţinând producătorilor care şi-au câştigat o bună reputaţie, tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită cea de-a treia condiţie enumerată.

Astfel, deşi numele pârâtei „R." este similar mărcii „R." ai cărei proprietar şi utilizator sunt reclamanţii, adăugarea unei litere S neavând forţa de a crea o diferenţă sesizabilă între acestea, şi de a face ca numele să dobândească un caracter propriu şi inconfundabil, iar similaritatea poate crea confuzie în rândul consumatorilor, utilizarea efectuată de pârâtă nu este pentru produse şi servicii.

Are loc o utilizare „pentru produse sau servicii" în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă, atunci când se utilizează semnul astfel încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie numele comercial şi produsele comercializate sau serviciile furnizate. In interpretarea dată acestui text de către CJCE în decizia pronunţată în cauza C., s-a arătat că o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii. O denumire socială are ca obiect identificarea unei societăţi, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ. Aşadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei societăţi sau la desemnarea unui fond de comerţ. această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii" în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă.

În speţa de faţă, folosirea de către pârâtă a denumirii sale se limitează la identificarea sa faţă de alţi comercianţi, aşa cum se distinge din probatoriul administrat. Cercetarea la faţa locului efectuată de instanţă a relevat doar împrejurarea că pârâta are amplasat la intrarea în curtea sediului social un panou pe care sunt menţionate denumirea şi sediul, ceea ce are ca scop facilitarea identificării în teren a locaţiei sediului său, iar pe spatele echipamentului de protecţie al lucrătorilor s-a constatat a fi inscripţionată denumirea completă a societăţii, ceea ce are ca scop identificarea angajaţilor ca aparţinând acestei firme.

La cererea de chemare în judecată, reclamanţii au ataşat o planşă fotografică, în care este surprinsă o maşină de salubritate având pe partea laterală inscripţia „R.". La cercetarea la faţa locului, fiind vizualizate maşinile de gunoi din parcul auto deţinut de societatea pârâtă, astfel cum apar evidenţiate în înregistrările Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a mun. Roman, nu a fost identificat niciun autovehicul care să poarte asemenea inscripţionări. De altfel, planşa fotografică depusă nici nu este relevantă, prin aceea că unghiul din care a fost efectuată nu permite vizualizarea numărului de înmatriculare, absolut necesar pentru identificarea autovehiculului şi a aparţinătorului său.

În lipsa acestor date, ţinând cont că la cercetarea locală s-a constatat că singurele inscripţionări evidenţiate pe autovehicule sunt unele cu desăvârşire neutre, respectiv „Salubrizare", „Ecologizare", „Reciclare", tribunalul a constatat că reclamanţii nu au reuşit să facă dovada susţinerilor, în sensul că pârâta le-ar încălca drepturile conferite de marcă şi le-ar aduce vreun prejudiciu, deşi le revenea sarcina probării solicitărilor, în temeiul art. 1169 C. civ.

Faţă de aceste considerente şi în aplicarea art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a respins acţiunea în contrafacere ca nefondată, dat fiind că din nicio probă administrată nu a reieşit faptul că pârâta şi-ar folosi denumirea asemănătoare cu marca înregistrată ulterior de reclamantul P.V.S., în alt moduri decât cele conforme unor practici loiale. Astfel, denumirea societăţii, aşa cum s-a arătat, este folosită doar circumscris scopului pentru care a fost legal recunoscută, şi nu este folosită pentru identificarea serviciilor oferite.

Ca o consecinţă directă, cererea formulată de reclamanţi în privinţa obligării pârâtei la plata de daune morale nu este fondată, dat fiind că o astfel de cerere putea fi analizată numai în condiţiile în care cererea principală ar fi fost găsită întemeiată. Cererea de daune, având caracter accesoriu faţă de cererea principală şi justificându-se doar în condiţiile în care pârâta ar fi fost găsită culpabilă în acţiunea în contrafacere, de natură a produce prejudicii reclamanţilor, a avut aceeaşi soartă ca şi cererea principală, fiind respinsă.

Referitor la cererea de obligare la plata de daune cominatorii, calculate atât ca o sumă globală, pentru perioada anterioară introducerii cererii de chemare în judecată, cât şi ca un cuantum zilnic începând cu data depunerii cererii în instanţă, tribunalul a reţinut că, lăsând la o parte caracterul accesoriu şi al acestor daune, la fel cu daunele morale, această cerere este în primul rând inadmisibilă, în aplicarea art. 5803 alin. (5) C. proc. civ., reclamanţii neavând la îndemână o modalitate legală de a obţine astfel de daune în cazul în care cererea lor s-ar fi dovedit justificată, iar pârâta ar fi dovedit pasivitate în îndeplinirea obligaţiilor.

Prin decizia nr. 16 din 24 mai 2012, Curtea de Apel Bacău, Secţia I civilă, a admis apelul promovat de reclamanţi împotriva sentinţei menţionate, pe care a schimbat-o în parte, în sensul admiterii în parte a acţiunii.

Drept urmare, a obligat pârâta: să înceteze dreptul de a utiliza fără consimţământul reclamanţilor în activitatea sa comercială a oricărui produs şi/sau serviciu ce poartă denumirea R.; să înceteze efectuarea fără consimţământul reclamanţilor a oricărei activităţi de utilizare, publicitate, producere ori comercializare, punere în circulaţie, export/import, plasare sub un regim suspensiv sau economic, precum şi acordare a oricărei alte destinaţii vamale a oricărui produs ori serviciu ce poartă denumirea R.

A menţinut dispoziţiile sentinţei cu privire la respingerea celorlalte capete de cerere.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că reclamantul P.V.S. este titularul mărcii R., marcă protejată conform pe o durată de 10 ani cu începere de la 3 decembrie 2003 şi care face obiectul contractului de licenţă din 29 decembrie 2008 încheiat între titularul mărcii (licenţiator) şi licenţiatul SC R.G. SRL.

Pârâta SC R. SRL este înregistrată în registrul comerţului din 10 martie 2003.

Chiar dacă marca R. a fost înregistrată ulterior înregistrării pârâtei în Registrul Comerţului, în mod evident, este protejată conform art. 36 din Legea nr. 84/1998 de orice contrafacere ulterioară înregistrării, independent de faptul că înregistrarea denumirii societăţii SC R. SRL, s-a făcut anterior.

Aceasta rezultă din modul de redactare al art. 37 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care conferă drepturi solicitantului cererii încă de la înregistrarea mărcii (după publicare). În mod evident, scopul înregistrării unei mărci este acela de a o proteja de contrafacere. Astfel, în urma acestei înregistrări pârâta nu mai poate folosi servicii şi/sau produse purtând denumirea de R., inclusiv denumirea societăţii SC R. SRL.

Instanţa de apel a considerat că nu se poate reţine că SC R. SRL a folosit denumirea firmei potrivit scopului prevăzut de lege, pentru individualizarea calităţii de comerciant, de vreme ce este vorba despre o societate care activează tot în domeniul salubrităţii. Or, marca R. vizează (pct. 39 şi 42 din anexa la certificatul de înregistrare a mărcii din 3 decembrie 2003) aceleaşi servicii.

Faptul că la momentul înregistrării denumirii societăţii nu se cunoştea despre existenţa SC R.G. SA sau despre marca R. nu prezintă relevanţă sub aspectul interzicerii pe viitor a utilizării mărcii.

Prima instanţă transpune în considerentele sale un sofism, invocând dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care au în vedere denumirea titularului (mărcii), iar nu a terţului - în speţă, pârâta.

S-a apreciat că nu sunt aplicabile nici dispoziţiile art. 39 alin. (2) coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. c), de vreme ce marca nu este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului.

Curtea a remarcat faptul că este vorba despre o confuzie între marca R. şi denumirea SC R. SRL, de vreme ce societăţile pârâtă şi reclamantă sunt participante la aceleaşi licitaţii, disputându-şi practic acelaşi segment al pieţei, context în care pârâta foloseşte în mod nelegal marca. Existenţa scriptică a dublului „S" nu este de natură a duce la altă concluzie, întrucât din punct de vedere fonic nu există diferenţe. În acest context nu mai prezintă relevanţă dacă autovehiculele folosite de pârâtă sau salopetele angajaţilor acesteia au purtat inscripţia de R.

Deşi dreptul la numele comercial diferă de dreptul la marcă, în speţă, confuzia este alimentată în mod voit, câtă vreme pârâta nu înţelege să-şi schimbe denumirea societăţii.

Cu privire la despăgubiri, Curtea a apreciat că nu s-a făcut dovada vreunui prejudiciu moral sau material nici în ceea ce-l priveşte pe titularul mărcii, nici în ce o priveşte pe societatea licenţiată cu dreptul de a utiliza marca individuală.

Astfel, simpla utilizare de către intimata-pârâtă a mărcii nu poate prezuma un prejudiciu moral sau material în lipsa unor dovezi concrete.

Mai mult decât atât, admiterea primelor două capete de cerere constituie prin ea însăşi o reparare a oricărui prejudiciu moral.

Soluţia vizând daunele cominatorii este corectă faţă de dispoziţiile art. 5803 alin. (5) C. proc. civ.

Împotriva decizii menţionate, a declarat recurs, în termen legal, pârâta SC R. SRL, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

- Instanţa de apel nu a ţinut cont de faptul că cele două instituţii juridice - denumirea comercială şi marca - au o reglementare distinctă şi o finalitate distinctă, iar drepturile dobândite şi exercitate potrivit legii trebuie respectate.

Spre deosebire de numele comercial (firma) - drept de proprietate industrială reglementat de dispoziţiile Convenţiei de la Paris şi ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului -, a cărui finalitate o constituie deosebirea între comercianţi, finalitatea mărcii o constituie deosebirea între produsele şi serviciile comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu.

Deşi nu există prevederi speciale care să reglementeze conflictul dinte numele comercial şi marcă, este de necontestat că protecţia numelui comercial este independentă de faptul că numele comercial serveşte ca marcă sau este o parte a unei mărci comerciale şi dacă o astfel de marcă este protejată.

În acest sens, art. 48 lit. c) şi e) din Legea nr. 84/1998, precum şi Regula 15 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii permit anularea înregistrării mărcii inclusiv în cazul încălcării unui drept la nume comercial, anterior dobândit.

Prioritatea numelui comercial anterior înregistrat nu este recunoscută în ipoteza în care semnul ce constituie numele comercial este folosit în alt scop decât cel prevăzut de lege, respectiv asemenea unei mărci, pentru identificarea provenienţei produselor sau serviciilor, în acest sens fiind prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora un comerciant este îndreptăţit a-şi folosi numele comercial legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului mărcii, însă folosirea trebuie să fie conformă cu practicile loiale.

SC R. SRL a dobândit legal denumirea comercială, fiind înmatriculată la Registrul comerţului sub numărul de ordine din 10 martie 2003, anterior depunerii cererii de marca la OSIM de către reclamantul P.V.S., la 3 decembrie 2003.

Instanţa de apel a considerat în mod greşit că pârâta nu foloseşte denumirea firmei potrivit scopului prevăzut de lege, pentru individualizarea calităţii de comerciant, cu singurul argument că aceasta activează în acelaşi domeniu cu societatea apelantă, cel al salubrităţii, iar marca R. vizează aceleaşi servicii.

Această concluzie nesocoteşte dreptul la numele comercial, legal dobândit şi exercitat, dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 84/1998, precum şi statuările din decizia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C.

- Instanţa de apel a interpretat greşit şi dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, prin aprecierea că textul are în vedere denumirea titularului (mărcii), iar nu terţului, în speţă pârâta.

Din interpretarea literală, gramaticală, sistematică şi logică a textului, rezultă că nu se are în vedere încălcarea denumirii titularului mărcii, deoarece o asemenea ipoteză nu se regăseşte literal şi gramatical, dar este şi ilogică, dat fiind că este vorba despre o normă de excepţie care limitează dreptul la marcă.

- Motivarea soluţiei instanţei de apel conţine argumente care nu se întemeiază pe probe, ci pe supoziţii, scoase din observarea scrierii denumirii societăţii în împuternicirile avocaţiale de la fond şi apel, unde ar exista „distanţă între litere". Or, împuternicirea nu este un mijloc de probă a raporturilor litigioase dintre părţile unui proces, iar dacă instanţa de apel a apreciat altfel, nu a pus în discuţia părţilor o asemenea „probă", încălcând principiul contradictorialităţii.

De altfel, instanţa constată distanţa diferită între literele „S", fără a observa că sunt scrise de mână, iar nu la maşina de scris.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, înalta Curte constată următoarele:

Prima instanţă a respins în cauză cererea în contrafacere a mărcii R. - al cărei titular este reclamantul persoană fizică şi este utilizată de către reclamanta persoana juridică, în baza consimţământului titularului -, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată -22 februarie 2011), deoarece semnul utilizat de către pârâtă în activitatea comercială corespunde numelui său comercial, înregistrat anterior mărcii.

Pe baza probatoriului administrat, a constatat că pârâta îşi foloseşte numele comercial potrivit scopului pentru care a fost înregistrat, conform practicilor loiale, şi nu pentru identificarea serviciilor de salubritate, astfel încât nu intră în conflict cu marca reclamantului, tribunalul făcând trimitere şi la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia conflictului dintre o marcă şi un nume comercial (cauza C.).

Instanţa de apel a admis cererea reclamanţilor, argumentul esenţial fiind acela al lipsei de relevanţă în cauză a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, aplicate de către prima instanţă, astfel încât nu a mai socotit necesară analiza situaţiei de fapt reţinute pe aspectul modului concret de folosire a semnului.

Argumentul reţinut prin decizia recurată reflectă interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

În conformitate cu această normă, titularul unei mărci protejate prin lege nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea titularului.

Instanţa de apel a interpretat strict gramatical textul, ajungând la concluzia că sintagma „numele/denumirea titularului" se referă la titularul mărcii, şi nu la terţ, deoarece singurul subiect desemnat prin calitatea de „titular" în cuprinsul normei este persoana pe numele cărei a fost înregistrată marca.

Chiar dacă modul de formulare a normei este unul imperfect, permiţând o interpretare de felul celei arătate anterior, interpretarea sa logică şi teleologică conduce la concluzia că, în realitate, legiuitorul a făcut referire la „titularul" numelui sau a denumirii, aşadar la terţ, şi nu la titularul mărcii pretins încălcate.

Astfel, art. 39 a fost conceput ca o derogare de la art. 36 din lege, care reprezintă temeiul juridic al cererii în contrafacere şi care permite, ca regulă, titularului mărcii să solicite instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său. a unui semn identic sau similar cu marca anterior înregistrată, pentru produse sau servicii identice sau similare (sau chiar diferite, dacă sunt îndeplinite condiţiile din art. 36 alin. (2) lit. c)).

Rezultă că, în principiu, subzistă conflictul dintre marca anterioară şi semnul distinctiv reprezentat de numele comercial, cu excepţia situaţiilor din art. 39, în care terţul comerciant este îndreptăţit a-şi folosi numele comercial, legal înregistrat, fără vreo tulburare din partea titularului mărcii, chiar atunci când înregistrarea numelui este ulterioară înregistrării mărcii şi, deci, cu atât mai mult atunci când este anterioară.

Art. 39 alin. (1) lit. a) din lege are în vedere utilizarea numelui comercial legal înregistrat, iar această interpretare corespunde celei date de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prevederii din art. 6 alin. (1) lit. a) din Prima Directivă 89/104/CEE (actualmente Directiva 2008/95/CE), normă ce a fost transpusă în art. 39 alin. (1) lit. a) din legea română a mărcilor, cu un conţinut identic, dar într-o traducere defectuoasă. Directiva prevede că „Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terţ utilizarea, în cadrul comerţului (.) a numelui şi a adresei sale".

CJUE a decis (hotărârea din 21 septembrie 2007 pronunţată în cauza C. C- 17/06) că art. 6 alin. (1) lit. a) din directivă se poate opune interzicerii utilizării de către un terţ, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară (în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă), dar numai dacă utilizarea de către terţ a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

Considerând că art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 nu se aplică în cauză, întrucât nu ar viza utilizarea numelui comercial al terţului, instanţa de apel a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii, în acelaşi timp, nu a lămurit pe deplin situaţia de fapt pe care norma incidenţă o presupunea şi la care făceau referire motivele de apel.

Astfel, contrar considerentelor deciziei recurate, simplul fapt că pârâta foloseşte semnul cvasi - identic mărcii în acelaşi domeniu al salubrităţii nu reprezintă în sine o încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp pârâta este îndreptăţită să-şi folosească numele comercial legal înregistrat. Din acest punct de vedere, norma în discuţie reflectă protecţia numelui comercial recunoscută prin art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale din anul 1883, cu revizuirile ulterioare, ratificată de România.

Ceea ce este relevant în cauză este modul concret în care pârâta îşi foloseşte numele comercial, respectiv pentru individualizarea calităţii de comerciant, conform practicilor loiale în domeniul comercial ori cu titlu de marcă, pentru identificarea produselor sau a serviciilor oferite.

O asemenea analiză este impusă de aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel cum rezultă şi din hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene menţionată anterior (pronunţată în cauza C.), observându-se că prima instanţă din prezenta cauză a făcut, în mod corect, referire la raţionamentul juridic expus de instanţa europeană în hotărârea menţionată, pornind de la premisa că pârâta poate opune cu succes titularului mărcii R., în cadrul acţiunii în contrafacerea mărcii, numele său comercial R. (cvasi - identic) doar dacă acest semn nu este folosit cu titlu de marcă.

Instanţa de apel trebuia să verifice legalitatea şi temeinicia sentinţei din această perspectivă, ceea ce nu s-a întâmplat, aprecierea din decizia recurată în sensul că nu este relevant modul de utilizare a semnului R. de către pârâtă, în activitatea sa comercială, relevând faptul că nu au fost cercetate motivele de apel pe acest aspect.

Este de precizat că, după cum au reţinut ambele instanţe de fond, numele comercial al pârâtei este înregistrat anterior înregistrării mărcii reclamantului, însă această împrejurare nu afectează considerentele deja expuse, în condiţiile în care numele comercial, indiferent de momentul la care au fost înregistrate semnele în conflict, trebuie utilizat potrivit scopului de identificare a calităţii de comerciant, în conformitate cu bunele practici în domeniu. Această protecţie nu poate opera dacă numele comercial este folosit în alt scop, respectiv cu titlu de marcă, în această situaţie intrând în conflict cu marca, indiferent dacă aceasta a fost înregistrată ulterior.

Pe de altă parte, prin motivele de apel, reclamanţii s-au prevalat de notorietatea mărcii R. la momentul înregistrării numelui comercial R., aspect care, dacă se consideră a fi fost probat, ar conduce la preexistenta mărcii faţă de numele comercial.

Faţă de cele expuse, se constată că instanţa de apel nu a clarificat pe deplin situaţia de fapt din perspectiva dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, motiv pentru care nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate a deciziei de către această instanţă de recurs, impunându-se casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în aplicarea art. 314 C. proc. civ.

Este de precizat că rejudecarea apelului va viza doar cererea având ca obiect interzicerea utilizării semnului (primele două capete de cerere din acţiunea introductivă), deoarece respingerea celorlalte pretenţii a intrat în puterea lucrului judecat, dat fiind că reclamanţii nu au declarat recurs.

În consecinţă, înalta Curte va admite recursul şi, în aplicarea art. 314 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta SC R. SRL împotriva deciziei nr. 16 din 24 mai 2012 a Curţii de Apel Bacău, Secţia I civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 februarie 2013.

← ICCJ. Decizia nr. 926/2013. Civil. Desene şi modele...  ICCJ. Decizia nr. 918/2013. Civil. Revendicare imobiliară. Recurs →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 925/2013. Civil