Marcă. Acţiune în contrafacere. Semn similar cu marca. Produse identice. Analiza riscului de confuzie. Conceptul riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere. Condiţia distinctivităţii şi gradul de distinc-tivitate al mărcii. Jurisprudenţa Curţii

Jurisprudenţă şi speţe de drept civil (II)

Directiva 89/104/EEC din 21 decembrie 1988,

art. 4 (1) (b), art. 5 (1) (a) Legea nr. 84/1998, art. 35 alin. (2) lit. a) şi b)

I. Articolul 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 transpune întocmai art. 5 (1) (a) din Directiva 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legislaţiilor Statelor Membre referitoare la mărci, iar în legătură cu interpretarea acestui articol al directivei, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (Curtea Europeană de Justiţie) s-a pronunţat deja - ceea ce face inutilă adresarea unei întrebări prejudiciale de către instanţa română - în sensul că:

Un semn este identic cu o marcă atunci când reproduce, fără nicio modificare ori adăugire, toate elementele constitutive ale mărcii sau când, privit ca un întreg, conţine diferenţe atât de nesemnificative încât acestea ar putea trece neobservate de către un consumator mediu.

II. Legea nr. 84/1998 foloseşte sintagma „risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere”, care a fost preluată din Directiva 89/104/EEC şi interpretată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în sensul că:

Simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci, ca rezultat al conţinutului semantic analog, nu este prin ea însăşi suficientă pentru a se concluziona că există un risc de confuzie în înţelesul art. 4 (1) (b) al Directivei.

Nu există risc de confuzie, în sensul Directivei privind mărcile, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor în cauză. Un simplu risc de asociere între semnele în discuţie nu este suficient.

II. Susţinerea recurentelor, în sensul că interpretarea dată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene nu poate fi aplicată tale quale litigiilor desfăşurate pe teritoriul României, nu poate fi primită.

Pe de o parte, norma comunitară pe care instanţa europeană o interpretează este identică celei din legea română aplicabilă speţei.

Pe de altă parte, toate instanţele din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să respecte jurisprudenţa Curţii, prin care aceasta interpretează norme ale dreptului comunitar, în temeiul art. 10 din Tratatul Comunităţii Europene, care consacră principiul loialităţii, aplicabil şi instanţelor naţionale.

Cum la data soluţionării recursului, România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene, înalta Curte, sesizată fiind cu judecata acestei căi de atac, nu poate să aplice dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interpretând conceptul riscului de asociere ca fiind alternativ riscului de confuzie, adică în mod contrar jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

IV. Câtă vreme o marcă este înregistrată, ea este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient de distinctiv încât să servească funcţiei mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienţei lor; cu toate acestea, gradul de distinctivitate mai scăzut sau mai ridicat al mărcii atrage după sine o protecţie mai slabă sau mai puternică a mărcii.

La stabilirea riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere al semnului aflat în conflict cu marca trebuie să se tină

seama de toţi factorii relevanţi, şi anume: identitatea produselor, similaritatea dintre semn şi marcă, gradul de distinctivitate al mărcii, toate acestea din perspectiva consumatorului obişnuit, rezonabil de bine informat, de circumspect şi de atent.

Având în vedere caracterul evocator şi, de aici, slab distinctiv al cuvântului TOTAL, rolul secundar pe care îl joacă în componenţa semnelor utilizate de pârâtă, deosebirile pregnante dintre elementele dominante, concluzia potrivit căreia nu există risc de

confuzie în cadrul segmentului de public relevant este corectă şi nu există temei pentru admiterea acţiunii în contrafacere.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2010 din 2 martie 2007, în R.R.D.P.I. nr. 2/2007, p. 151-185

I. In primă instanţă

Prin ccrcrca înregistrată la 8 decembrie 2003 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamantele C.-P.C., T.F. şi T. SA au chemat-o în judecată pe pârâta GSK SRL, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce

o va pronunţa, să o oblige pc pârâtă:

- să înceteze imediat folosirea în cadrul activităţii comerciale a denumirilor „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, care conţin marca înregistrată „TOTAL”, aparţinând reclamantelor, în sensul de a înceta imediat comercializarea, oferirea spre comercializare sau deţinerea în scop de comercializare, importul sau exportul de produse sau ambalaje conţinând în denumire marca „TOTAL”, furnizarea de servicii conţinând această marcă, cât şi utilizarea acesteia pe documente sau pentru publicitate;

- să ceară distribuitorilor (clienţilor) săi să sisteze vânzarea produselor ce conţin în denumire marca „TOTAL”;

- să înceteze imediat folosirea, în cadrul reclamelor (reclame TV, anunţuri publicitare în presă, ziare şi reviste etc.) a denumirilor conţinând marca „TOTAL”, ca şi imprimatele purtând această marcă;

- să publice, pe cheltuială proprie, în două ziare de circulaţie naţională, timp de trei luni consecutive, sentinţa ce va fi pronunţată;

- să plătcască daune cominatorii de 10.000 dolari S.U.A. pe zi de întârziere, în cazul în care întârzie punerea în executare a hotărârii, cu cheltuieli de judccată.

In motivarea cererii reclamantele au susţinut că sunt titularele, în România, ale următoarelor mărci:

- marca verbală „TOTAL”, înregistrată internaţional sub nr. 2R 174838 la data de 15 februarie 1954, pentru mai multe clase de produse, între care şi clasa 3 (ce include produse pentru întreţinerea dinţilor), având ca ţară desemnată pentru protecţie şi România,

- marca verbală „TOTAL”, înregistrată internaţional sub nr. R 402409 la data de 25 octombrie 1974, pentru mai multe clase de

produse, între care şi clasa 3 (ce include produse pentru întreţinerea dinţilor), având ca ţară desemnată pentru protecţie şi România, şi

- marca verbală „TOTAL”, înregistrată internaţional sub nr. R 398150 la data de 27 aprilie 1974, pentru mai multe clase de produse, între care şi clasa 5 (ce include şi produse pentru igienă şi dezinfectând), având ca ţară desemnată pentru protecţie şi România.

Mărcile „TOTAL”, înregistrate internaţional, beneficiază de protecţie deplină pe teritoriul României, în temeiul art. 65 din Legea nr. 84/1998.

Ca urmare a unor acorduri cu titularele mărcilor „TOTAL”, care i-au permis utilizarea acestei mărci, socictatea C.-P.C. a devenit titulara în România a următoarelor mărci:

- marca verbală „COLGATE TOTAL”, înregistrată naţional sub nr. 22140, la data de 22 martie 1994, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

- marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată naţional sub nr. R 19574, la data de 21 decembrie 1992, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

marca combinată „COLGATE TOTAL (FRESH STRIPE)”, înregistrată naţional sub nr. 22554, la data de 25 mai 1994, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

- marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată naţional sub nr. 24197, la data de 30 septembrie 1994, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

- marca combinată „COLGATE TOTAL'’, înregistrată naţional sub nr. 30022, la data de 23 octombrie 1996, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

- marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată naţional sub nr. 40515, la data de 1 noiembrie 1999, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

marca combinată „COLGATE TOTAL (FRESH STRIPE)”, înregistrată naţional sub nr. 40514, la data de 1 noiembrie 1999, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

- marca combinată „COLGATE TOTAL (PLUS WHITENING)”, înregistrată naţional sub nr. 46521, la data de 20 aprilie 2001, în clasa

3, pentru produse destinate igienei orale,

- marca combinată „COLGATE TOTAL (ADVANCED FRESH)”, înregistrată naţional sub nr. 52882, la data de 18 septembrie 2002, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale.

Contractul, prin care a fost acordat dreptul de folosinţă unic şi exclusiv, are o durată iniţială de 10 ani, până la data de 18 august 2005.

C.-P. C. este unul dintre liderii mondiali în domeniul produselor destinate igienei orale şi produse şi vinde pe piaţa românească o varietate largă de produse destinate igienei orale. Investiţiile considerabile în domeniul marketing-ului, făcute de-a lungul anilor, urmate de continua creştere a vânzărilor în România, au creat o foarte strânsă asociere a mărcilor TOTAL cu produsele COLGATE TOTAL, astfel încât, în cazul produselor destinate igienei orale, alegerea produselor purtând semnul „TOTAL" a devenit pentru consumatori o indicaţie clară că aleg o pastă de dinţi produsă de către C.-P.C. şi o garanţie în ceea ce priveşte calitatea şi atributele produsului. Produsele înregistrate sub marca „COLGATE TOTAL” sunt produse superioare, ce beneficiază de un sistem antibacterian brevetat, care este în prezent exclusiv în produsele purtând marca „COLGATE TOTAL” şi care asigură, pe această bază, o protecţie de lungă durată (12 ore).

In ceea ce priveşte activitatea nelegală şi neloială a pârâtei, niciunul dintre tipurile de pastă de dinţi comercializate sub marca „AQUAFRESH” până nu demult de către aceasta, nu a purtat vreodată semnul „TOTAL” sau „TOTAL CARE”.

Folosirea de către pârâtă a unei denumiri ce include marca protejată „TOTAL” reprezintă o încălcare a drepturilor anterioare asupra mărcilor „TOTAL” şi a mărcilor „COLGATE TOTAL”, faţă de prevederile art. 35 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-b) din Legea nr. 84/1998.

Mărcile „TOTAL” sunt mărci verbale; sfera de protecţie a mărcilor verbale este mai largă, fiind considerată folosire ilegală a mărcii orice folosire a respectivului aranjament de litere, chiar în combinaţie cu alte denumiri sau elemente figurative.

Mărcile „COLGATE TOTAL” sunt mărci complexe, formate dintr-o combinaţie de elemente, fiecare în sine distinct şi protejabil.

Construcţia imaginată de către pârâtă, care a adăugat la denumirea iniţială a produsului, semnul „TOTAL CARE”, printr-o reproducere servilă a mărcilor „TOTAL”, este o construcţie ilegală, săvârşită cu scopul de a profita de reputaţia mărcilor „TOTAL”. Prin ataşarea semnului „TOTAL” la produsele sale, precum şi prin folosirea unei astfel de denumiri, pârâta creează un risc de confuzie prin producerea în mintea consumatorilor a asocierii între produsele sale şi mărcile „TOTAL” şi „COLGATE TOTAL”, precum şi în ceea ce priveşte producătorul. Chiar dacă denumirea pentru produsele sale este

construită prin folosirea unei combinaţii de elemente (printre care şi marca proprie „AQUAFRESH”), un consumator român cu grad mediu de atenţie este evident tentat să asocieze produsele pârâtei cu renumitele produse vândute de către reclamante sub mărcile „TOTAL” şi „COLGATE TOTAL” sau cel puţin să creadă că asemenea produse sunt produse de fapt, de către reclamante.

Cuvântul „CARE” (aparţinând limbii engleze, însemnând „grijă”, „a se îngriji”), nu este uzual pentru consumatorul român mediu, nu este în măsură să ofere distinctivitatea necesară denumirii „TOTAL CARE”. Folosirea denumirii „TOTAL CARE” poate provoca privarea de distinctivitate a mărcilor „TOTAL”, pentru că semnul „TOTAL” este fară îndoială unul distinctiv pentru a fi înregistrat ca marcă în legătură cu produse destinate igienei orale, fiind înregistrat ca atare, „TOTAL CARE” nu prezintă acelaşi caracter, nefiind înregistrat ca marcă.

Dacă marca „TOTAL” ar fi nesemnificativă în cadrul denumirii date de către pârâtă şi dacă prin aceasta nu s-ar dori asocierea cu produsele „COLGATE TOTAL”, nu se justifică de ce pârâta nu a continuat să îşi comercializeze produsele sub denumirea „AQUAFRESH MULTIACTIVE”. Este evident că pârâta doreşte să beneficieze de avantajele mărcilor „TOTAL” şi „COLGATE TOTAL”, astfel că existenţa altor elemente figurative în cadrul reprezentării grafice a ambalajelor sale este irelevantă.

în ceea ce priveşte nerespectarea de către pârâtă a obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 11/1991, actele pârâtei de comercializare pe piaţa românească a unui produs ce poartă denumirea „TOTAL CARE”, ce sugerează consumatorilor faptul că atât „AQUAFRESH 3”, cât şi „AQUAFRESH 3+” conţin ingrediente care asigură o igienă orală completă şi multifuncţională, în condiţiile în care „AQUAFRESH 3” nu constituie nici ingrediente antibacteriene şi nici un ingredient antitartru, iar „AQUAFRESH 3+” conţine ingrediente antibacteriene, dar nu conţine un ingredient antitartru, trebuie interpretate ca acte de concurenţă neloială, pârâta încercând să îşi comercializeze produsul prin asocierea cu produsul „COLGATE TOTAL”, al reclamantei, care beneficiază de anumite calităţi brevetate. Proprietăţile care reies în mod implicit din inscripţiile aflate pe ambalajele pârâtei nu sunt adevărate şi induc în eroare consumatorii români.

Mărcile „TOTAL” sunt folosite în mod distinct în activităţile de promovare (publicitate) a produselor „COLGATE TOTAL”, destinate igienei orale, în România şi pe plan mondial, devenind astfel un

element distinct, cu propria sa individualitate, care determină consumatorii să asocieze semnul „TOTAL” cu produsele „COLGATE TOTAL”, destinate igienei orale, şi respectiv C.-P.C.

In consecinţă, pârâta, care se află în relaţii concurenţiale pe piaţa românească, prin comercializarea aceloraşi produse, a acţionat ilegal, cu scopul stimulării propriilor vânzări, în dauna activităţii reclamantelor şi creând un risc de confuzie în rândul consumatorilor români.

In drept au fost invocate prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 1-2 şi următoarele din Legea nr. 11/1991.

Prin sentinţa civilă nr. 918 din 20 octombrie 2004, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, a respins acţiunea reclamantelor ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:

Numai în funcţie de existenţa riscului de confuzie se poate constata încălcarea drepturilor exclusive ale reclamantelor asupra mărcilor. Analizând din punct de vedere vizual şi fonetic denumirile folosite de către reclamante, „TOTAL” şi „Colgate TOTAL”, şi denumirile folosite de către pârâtă, „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, precum şi prin compararea denumirilor folosite de către părţi pentru produsele lor, rezultă că nu există risc de confuzie, întrucât denumirile nu sunt similare, chiar dacă au deopotrivă în compunerea lor termenul „TOTAL”.

Termenul „TOTAL”, folosit de către pârâtă, reprezintă un termen uzual, folosit în conţinutul multor mărci cunoscute pe plan mondial pentru produse de îngrijire orală, pentru a desemna însuşirile şi calităţile produselor respective. Şi în România au fost înregistrate pentru clasa 3 de produse o serie de mărci care au în compunere acest termen, tară ca identificarea respectivelor mărci să se facă prin intermediul termenului „TOTAL”, acesta neavând o funcţie de identificare a respectivelor mărci, ce de caracterizare a proprietăţilor produselor, întrucât marca „TOTAL” este o marcă slabă, lipsită de caracter distinctiv, care nu se poate constitui într-un element dominant. Caracterul nedistinctiv rezultă şi din alăturarea sa termenului „CARE”, nu pentru a deosebi de produsele similare, ci pentru a evidenţia calităţile de asigurare a unei acţiuni complete privind îngrijirea dinţilor.

Tribunalul invocă jurisprudenţa europeană cu privire la mărcile lipsite de caracter distinctiv, în sensul că acestea nu pot reprezenta monopolul unui singur comerciant în dauna altor comercianţi care ar fi dezavantajaţi astfel şi privaţi de utilizarea liberă a acestor termeni.

S-a constatat, de asemenea, faptul că elementele dominante ale mărcilor aflate în conflict - COLGATE şi AQUAFRESH - se plasează la începutul denumirii respectivelor mărci, argument suplimentar pentru eliminarea riscului de confuzie.

Reţinând faptul că mărcile nu sunt similare, Tribunalul a apreciat inaplicabilitatea prevederilor art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi pe calc de consecinţă, neîncălcarea drepturilor exclusive ale reclamantelor.

Totodată, s-a constatat inexistenţa faptei juridice ilicite şi lipsa dovezii prejudiciului, precum şi lipsa dovezii actelor de concurenţă ncloială, reţinându-se faptul că menţiunile din denumirea produselor „AQUAFRESH”, respectiv „TOTAL CARE” corespund calităţilor atestate ale respectivelor produse şi sunt conforme practicilor uzuale ale comercianţilor de produse din categoria celor privind igiena orală.

II. In apel

Prin decizia civilă nr. 335A din 4 octombrie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamante împotriva sentinţei.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reţinut următoarele:

In ceea ce priveşte acţiunea civilă în contrafacerea mărcii, formă atipică a acţiunii în răspundere civilă delictuală, trebuie pornit de la stabilirea ipotezei de drept, respectiv a cazului de contrafacere reglementat de art. 35 alin. (2) din lege, abia ulterior procedându-se la analiza condiţiilor substanţiale pentru temeinicia acţiunii în contrafacere. Aceste condiţii diferă, sub aspectul faptei juridice ilicite civile, în funcţie de cazul de contrafacere invocat în fapt şi încadrat în drept.

înainte de a proceda la analiza mărcilor aflate distinct în conflict, trebuie apreciat asupra identităţii sau similarităţii produselor sau serviciilor marcate de acestea, ca primă etapă în determinarea temeiului de drept al acţiunii în contrafacere, respectiv a condiţiilor substanţiale pentru aprecierea temeiniciei acesteia.

Faptul că produsele se află în aceeaşi clasă sau în clase diferite nu prezintă nici o relevanţă, produse/servicii din aceeaşi clasă putând fi diferite, iar produse/servicii din clase diferite putând fi similare. Ceea

ce trebuie reţinut în speţă este identitatea produselor pe care tinde a le proteja semnele cu produsele protejate de mărcile cu care acestea vin în conflict: pastă de dinţi şi produse destinate igienei orale, produse din clasa 3, conform Clasificării administrative internaţionale de la Nisa.

In ceea ce priveşte marca verbală „TOTAL”, înregistrată internaţional sub nr. R 398150 la data de 27 aprilie 1974, pentru mai multe clase de produse, între care şi clasa 5, ce include şi produse pentru igienă şi dezinfectanţi, având ca ţară desemnată pentru protecţie şi România, se reţine de asemenea, identitatea produselor marcate de semnele aflate în conflict (pastă de dinţi şi produse destinate igienei orale) cu cele ce intră în categoria produselor pentru igienă, ce include şi igiena orală.

Discuţii suplimentare referitoare la produse ar fi fost utile numai dacă acestea ar fi fost similare, întrucât numai în cazul similarităţii produselor se pune problema gradului de similaritate a acestora pentru aprecierea riscului de confuzie, acesta constituind unul dintre factorii pertinenţi în cadrul aprecierii (în caz de produse similare şi mărci similare, un astfel de factor l-ar fi constituit interdependenţa

dintre cele două grade de similaritate). In caz de produse identice şi mărci cu privire la care se pune problema similarităţii, cum este cazul de faţă, factor pertinent în aprecierea riscului de confuzie îl reprezintă doar gradul de similaritate a semnelor cu mărcile anterioare, în percepţia de ansamblu a fiecăruia dintre semnele aflate în conflict, produsele fiind identice.

In această etapă, orice comparaţie a produselor marcate de categoriile de semne aflate în conflict, sub aspectul calităţii acestora, este inutilă. In aprecierea existenţei contrafacerii nu interesează calitatea produselor marcate. Ceea ce interesează în această etapă a analizei este doar stabilirea identităţii/similarităţii produselor, în vederea determinării cazului de contrafacere.

Această etapă fiind finalizată, în vederea identificării temeiului de drept al acţiunii în contrafacere, se trece la aprecierea identităţii/similarităţii semnului cu mărcile cu care acesta se află în conflict.

Dat fiind numărul mare al mărcilor înregistrate, a căror protccţie este solicitată pe calea acţiunii în contrafacere, analiza se poate circumscrie celor două categorii de mărci, în funcţie de titular: mărcile „TOTAL”, exclusiv mărci verbale, respectiv „COLGATE TOTAL”.

Şi în ceea ce priveşte semnele în conflict, analiza poate privi toate cclc trei semne, determinând o categorie, şi anume categoria semne

lor „AQUAFRESH”, compuse din elementul verbal dominant „AQUAFRESH”, la care se adaugă elementele verbale secundare „3 TOTAL CARE”, „3+ TOTAL CARE” şi „HERBAL TOTAL CARE”.

Nu se compară semnul cu produsul, aşa cum în mod eronat au fost formulate enunţuri de către ambele părţi, iar folosirea termenului de „denumire a produselor”, folosită şi de către instanţa de fond este una neadecvată; nu se confundă denumirea produsului (pastă de dinţi, produse destinate igienei orale) cu marca şi nu se foloseşte termenul de „denumire a produsului”, în sensul de denumire dată de părţi produselor lor, ca echivalent pentru marcă. Marca nu constituie o denumire a unui produs/serviciu (numele produsului/serviciului), ci un semn distinctiv pe care o persoană îl foloseşte pentru a-şi marca produsele/serviciile în scopul de a le deosebi de cele ale altor persoane sub aspectul provenienţei.

In ceea ce priveşte conflictul dintre mărcile verbale anterioare „TOTAL” şi semnele folosite de către intimata-pârâtă pentru a-şi marca produsele, „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, ,AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, se reţine pentru început, existenţa clementului verbal comun „TOTAL”.

Elementul verbal comun nu duce însă, în această etapă, decât la reţinerea aparenţei similarităţii mărcilor aflate în conflict, respectiv a necesităţii cercetării temeiniciei acţiunii în contrafacere în temeiul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) din lege, nefiind aplicabile în speţă, neputând fi vorba despre semne identice cu mărcile, aşa cum în mod neîntemeiat susţin apelantele-reclamante.

Susţinerea apelantelor-reclamante în sensul că cele trei semne folosite de către pârâtă pentru a-şi marca produsele sunt identice cu mărcile „TOTAL” este rezultatul erorii în care aceasta se află în legătură cu semnul conflictual. Cele trei semne folosite de către inti-mata-pârâtă nu sunt compuse exclusiv din semnul verbal „TOTAL”; numai în această ipoteză s-ar fi putut vorbi despre identitate între marcă şi semnul cu care accasta se află în conflict şi numai în acest caz acţiunea în contrafacere ar fi putut fi întemeiată pe prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) din lege.

Prin semn verbal identic se înţelege semnul care reproduce întocmai, sub aspect vizual şi fonetic, marca verbală, fară elemente verbale sau grafice suplimentare, indiferent de ponderea şi importanţa lor. In speţă, semnele verbale cu care mărcile verbale „TOTAL” se află în

conflict sunt „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, iar nu semnul „TOTAL”.

Pe de altă parte, analiza semnelor aflate în conflict, în cadrul acţiunii în contrafacere, presupune aprecierea globală a acestora, iar nu parţială, respectiv doar cu privire la elementele comune (identice).

In consecinţă, criticile apelantelor-reclamante sub aspectul neluării în considerare a prevederilor art. 35 alin. (2) lit. a) nu pot fi primite, în mod legal şi temeinic a instanţa de fond reţinând prevederile art. 35 alin. (2) lit. b) din lege.

In temeiul art. 35 alin. (2) lit. b) din lege, pentru ca folosirea semnului similar, ca marcă pentru produse identice, să fie faptă juridică civilă ilicită, respectiv act de contrafacere, trebuie însă, reţinut riscul de confuzie, în mintea consumatorului mediu vizat, sub aspectul provenienţei produselor, incluzând şi riscul de asociere a semnului cu marca.

Fiind vorba despre produse de larg consum (pastă de dinţi, produse destinate igienei orale), ţinând seama de faptul că nivelul de atenţie al consumatorului vizat de produsele marcate variază în funcţie de natura produselor respcctive, la aprecierea riscului de confuzie trebuie avut în vedere consumatorul mediu, normal informat, rezonabil de atent şi de avizat.

In ceea ce priveşte compararea semnelor, aprecierea globală a riscului de confuzie, sub aspectul similitudinii vizuale, auditive şi conceptuale a semnelor aflate în conflict, trebuie să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând cont în special, de elementele distinctive şi dominante.

Existenţa elementului verbal comun semnelor aflate în conflict, respectiv cuvântul „TOTAL”, a cărui prezenţă determină de altfel, şi necesitatea cercetării temeiniciei acţiunii în contrafacere în temeiul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, face doar ca semnele „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE” să fie similare mărcilor „TOTAL”.

Sub acest aspect, reţinerea lipsei similarităţii de către instanţa de fond, chiar în condiţiile în care semnele aflate în conflict au ca element verbal comun cuvântul „TOTAL”, este lipsită de temei, cu atât mai mult cu cât iniţial a apreciat existenţa cazului de contrafacere prevăzut de art. 35 alin. (2) lit. b) din lege, procedând la aprecierea riscului de confuzie, ignorând ordinea cerută de aprecierea existenţei

cazului de contrafacere (ordine în care aprecierea existenţei similarităţii semnelor şi ulterior a gradului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie prevalează aprecierii riscului de confuzie).

Reţinând lipsa similarităţii, instanţa de fond trebuia să aprecieze în consecinţă, inexistenţa contrafacerii, iar nu lipsa riscului de confuzie, a cărui cercetare devenise superfluă în aceste condiţii.

In aprecierea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a semnului cu marca, trebuie avut în vedere gradul de similaritate dintre semne; altfel spus, aşa cum susţin apelantele-reclamante, similaritatea semnelor trebuie apreciată în legătură cu riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.

Riscul de asociere nu constituie o alternativă la riscul de confuzie, iar cel dintâi nu îl implică cu necesitate pc cel din urmă.

Susţinerile apelantclor-reclamante în sensul că au invocat existenţa unui risc de asociere, iar nu a unei confuzii propriu-zisc sunt

neavenite. In accepţiunea apelantelor, riscul de confuzie presupune ca publicul să confunde produsele între ele, în vreme ce în cazul riscului de asociere publicul nu le confundă, dar crcde că provin din aceeaşi sursă, concluzionând în sensul că ceea ce instanţa avea de analizat era în primul rând riscul de asociere dintre produse.

Este confundat riscul de asociere dintre semn şi marca similară cu riscul de confuzie indirectă. Riscul de confuzie priveşte confuzia sub aspectul provenienţei produselor marcate de semnele aflate în conflict: în cazul riscului de confuzie directă, consumatorul fie substituie involuntar produsul protejat de marcă cu produsul purtând semnul conflic-tual, fie distinge între produse, dar le atribuie aceeaşi provenienţă; în cazul riscului de confuzie indirectă, consumatorul distinge produsele, realizează faptul că provenienţa lor e diferită, dar consideră că între cei doi producători diferiţi exisă legături (economice, juridice etc.).

Riscul de asociere presupune asocierea pe care consumatorul o realizează în perccpţia de ansamblu a semnelor aflate în conflict, respectiv a unuia în lipsa celuilalt, în sensul că, la momentul confruntării cu semnul similar mărcii, consumatorul mediu vizat, care nu păstrează în memorie decât o imagine imperfectă a mărcii, îşi aminteşte marca similară, respectiv elementul dominant, esenţial al acesteia.

Prin urmare, riscul de asocicre dintre semn şi marca similară nu se confundă cu riscul de confuzie indirectă, ce presupune perceperea de către consumatorul mediu vizat a unei legături între producătorii diferiţi ai produselor/serviciilor marcate de semnele aflate în conflict.

Aşadar, ceea ce invocă apelantele-reclamante este riscul de confuzie indirectă, ce poate include şi riscul de asociere a semnului cu marca similară.

In speţă, riscul de asociere nu există şi oricum, acesta nu ar fi fost suficient pentru a reţine riscul de confuzie indirectă.

Elementul dominant al semnelor verbale folosite de către intimata-pârâtă pentru a-şi marca produsele este elementul verbal „AQUAFRESH”, marcă înregistrată, al cărui titular este intimata-pârâtă, iar nu elementul verbal evocator al calităţilor produselor marcate, respectiv cuvântul „TOTAL”.

Instanţa de fond a reţinut în mod temeinic caracterul slab al mărcilor verbale anterioare „TOTAL”, sub aspectul puterii distinctive.

Nu se confundă însă, puterea distinctivă a mărcii cu condiţia distinctivităţii pentru înregistrarea acesteia, fiind înlăturată aprecierea instanţei de fond privind lipsa distinctivităţii mărcilor opuse, în raport de prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Pc de o parte, fiind mărci înregistrate (internaţional, cu ţară desemnată România, conform Aranjamentului de la Madrid, beneficiind de protecţie în regim naţional), în lipsa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile de anulare a înregistrării (doar în ceea ce priveşte România) pentru ncîndcplinirea condiţiei de rcgistrabilitatc a distinctivităţii, cercetarea acestei condiţii pe cale incidentală, în cadrul acţiunii în contrafacere este inadmisibilă, singurul mijloc procesual care poate declanşa (ulterior înregistrării) cercetarea acestei condiţii constituindu-1 acţiunea în anulare, întemeiată pe prevederile art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Pe de altă parte, aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci porneşte de la raportul semn-produs-consumator, distinctivitatea ne-fiind o trăsătură a semnului însuşi, ci a relaţiei semn-produs-consu-mator, sub aspectul aptitudinii de a-1 distinge de alte produse (sau servicii) în privinţa provenienţei (a întreprinderii de la care provine), iar banalitatea/simplitatea semnului în sine nu are nicio incidenţă asupra condiţiei de registrabilitate a distinctivităţii, ci exclusiv asupra puterii distinctive a semnului (a gradului de distinctivitate al acestuia).

Faţă de aceste argumente nu se poate reţine decât nivelul scăzut al distinctivităţii mărcilor înregistrate opuse, mărci aluzive, evocatorii, dat fiind conţinutul evocator al termenului în raport de produs (termenul „TOTAL” evocă gradul de protecţie, în raport de produsul pastă de dinţi sau produse pentru igiena orală), ceea ce atrage o protecţie slabă a acestora în caz de conflict. Prin urmare, nu pot fi primite susţinerile

apelantelor-reclamante privind protecţia largă a mărcii verbale „TOTAL”, elementul verbal „TOTAL” constituind un element secundar în compunerea semnelor folosite de către intimata-pârâtă.

Numai dacă cuvântul „TOTAL” ar fi constituit element dominant în cadrul semnelor folosite, s-ar fi putut reţine, în aprecierea riscului de confuzie, un grad ridicat de similaritate între acestea şi mărcile opuse.

In celelalte cazuri, folosirea de către concurenţi a elementului verbal „TOTAL” ca element cu valoare evocatorie a calităţilor produsului marcat, cu rol secundar în percepţia de ansamblu a semnului, nu poate fi interzisă, întrucât s-ar recunoaşte implicit un monopol cu privire la un cuvânt banal, simplu, de regulă folosit în legătură cu un anumit produs, pentru a transmite consumatorului mediu vizat un mesaj indirect cu privire la calităţile acelui produs. Aşadar, concurenţii nu pot fi îndrumaţi a folosi sinonime pentru cuvântul „TOTAL” pentru a atinge acelaşi scop.

Aşa cum în mod temeinic a reţinut instanţa de fond, cuvântul „TOTAL” constituie un astfel de clement verbal de predilecţie pentru producătorii din domeniul produselor destinate igienei în general, folosit în compunerea mărcilor ca element secundar însă, iar nu ca element dominant. Scopul nu este, în aceste cazuri, ca elementul verbal simplu şi evocator să aibă caracter distinctiv, acest rol fiind jucat de alt element, dominant, distinctiv, ci să însoţească elementul dominant al mărcii de mesajul indirect către consumatorul mediu vizat, privind calităţile produsului.

In cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, faptul că publicul vizat-consumator mediu nu păstrează în memorie decât o imagine imperfectă a mărcii denotă importanţa majoră a elementului predominant al mărcii.

Nivelul scăzut al distinctivităţii mărcilor anterioare condiţionează implicit aprecierea riscului de confuzie de existenţa unui grad mult mai ridicat de similaritate între acestea şi semnele folosite de către terţ.

In speţă, nivelul scăzut al similarităţii nu atrage nici măcar existenţa unui simplu risc de asociere, semnele aflate în conflict nefiind similare până la confuzie, un astfel de risc pentru consumatorul mediu vizat fiind exclus.

de asemenea, elementul verbal „TOTAL”, nu va substitui involuntar produsele, nu va considera că produsul marcat de semnul folosit de către intimata-pârâtă are aceeaşi provenienţă cu cel marcat de mărcile verbale anterioare şi nici că între cei doi producători diferiţi ar exista vreo legătură.

Chiar dacă produsele sunt identice, diferenţele vizuale, sub aspectul grafic al elementelor verbale, impactul fonetic al elementului verbal dominant al semnului folosit de către intimata-pârâtă, accentuate de caracterul slab distinctiv al mărcilor anterioare, înlătură existenţa unui risc de confuzie în pcrccpţia consumatorului mediu vizat.

Aprecierile de mai sus subzistă indiferent dacă se reţine folosirea de către intimata-pârâtă a clementului secundar „TOTAL” sau a sintagmei secundare, evocatorii, „TOTAL CARE”. Folosirea elementului verbal „TOTAL” în cadrul sintagmei secundare, evocatorii, „TOTAL CARE”, nu face decât să reducă şi mai mult gradul de similaritate dintre semnele folosite de către intimata-pârâtă şi mărcile „TOTAL”, dar numai pentru consumatorul cunoscător de limbă

engleză. întrucât produsele marcate de semnele aflate în conflict sunt produse de larg consum, iar percepţia avută în vedere este cea a consumatorului român mediu, necunoscător de limbă engleză, luarea în considerare a elementului secundar „TOTAL” în cadrul sintagmei secundare, evocatorii, „TOTAL CARE”, nu prezintă nici o relevanţă în percepţia de ansamblu a semnului.

In ceea ce priveşte conflictul celor trei semne folosite de către pârâtă cu mărcile anterioare verbale sau combinate, „COLGATE TOTAL”, cu element verbal dominant „COLGATE”, elementul verbal comun, secundar „TOTAL” determină reţinerea similarităţii semnelor cu mărcile anterioare.

In percepţia de ansamblu a semnelor aflate în conflict, ceea ce se impune în mintea consumatorului român mediu, vizat de produsele de larg consum, este elementul verbal (perceput şi vizual, elementul verbal fiind prin natura lui susceptibil de reprezentare grafică) dominant al ficcăruia dintre semne, respcctiv „COLGATE” şi „AQUAFRESH”.

Atât mărcile anterioare „COLGATE TOTAL”, cât şi semnele folosite de către intimata-pârâtă sunt puternic distinctive, fiecare prin intermediul elementul verbal dominant specific.

Prezenţa elementului verbal comun secundar „TOTAL” nu determină însă, nici măcar un risc de asociere, tocmai datorită caracterului pregnant al elementului verbal dominant, puternic distinctiv al mărcilor, respcctiv al semnelor folosite de către pârâtă.

Confruntat cu produse identice purtând semnul folosit de către intimata-pârâtă, consumatorul român mediu, vizat de produsele respective, nu îşi va aminti automat faptul că mărcile anterioare „COLGATE TOTAL” conţin de asemenea, elementul verbal „TOTAL”, întrucât, în percepţia de ansamblu a mărcilor, respectiv a semnelor, ceea ce se impune este elementul dominant. Aşa cum s-a apreciat anterior, în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, faptul că publicul vizat-consumator mediu nu păstrează în memorie decât o imagine imperfectă a mărcii denotă importanţa majoră a elementului predominant al mărcii.

De asemenea, consumatorul român mediu vizat nu va substitui voluntar produsele, nu va considcra că produsul marcat de semnul folosit de către intimata-pârâtă arc aceeaşi provenienţă cu cel marcat de mărcile anterioare şi nici că între cei doi producători diferiţi ar exista vreo legătură.

Sub aspect conceptual, termenul „TOTAL” nu defineşte un aspect unic, exclusiv, al calităţii produselor purtând marca „COLGATE TOTAL”, netransmiţând prin cl însuşi vreun mesaj indirect privind un sistem special de protecţie, ci doar mesajul indirect al asigurării unei protecţii totale (fară a specifica prin cl însuşi în constă caracterul total al protecţiei şi cum este asigurată).

Nu poate fi primită susţinerea apelantelor-reclamante în sensul perceperii de către consumator a elementului verbal „TOTAL” ca marcă secundară, pentru a marca o categorie de produse din gama de produse de igienă orală comercializate sub marca „COLGATE”. în aprecierea lor, apelantele-reclamante pornesc, implicit, de la premisa greşită a cunoaşterii într-un anumit grad a mărcii „TOTAL” de către consumatorul mediu vizat; numai în acest caz, s-ar putea vorbi de perccperea acestui element verbal pe acelaşi plan cu elementul verbal „COLGATE”, respectiv ca element dominant, distinctiv, în percepţia de ansamblu a mărcii, mărcile larg cunoscute de publicul vizat bucurându-se de un grad foarte ridicat de distinctivitate (mărci tari), fiind uşor de recunoscut şi de care publicul vizat îşi aminteşte uşor. în caz contrar, nu se poate susţine că elementul verbal „TOTAL”, din compunerea mărcilor „COLGATE TOTAL”, poate fi perceput de cătrc consumatorul mediu vizat altfel decât ca simplu clement verbal cu rolul secundar de a ataşa elementului dominant, distinctiv, „COLGATE”, mesajul indirect în legătură cu calităţile produsului marcat, mesaj care poate determina consumatorul mediu vizat, nu numai în privinţa mărcilor „COLGATE TOTAL”, dar şi în privinţa

altor mărci care conţin acelaşi element evocator, să achiziţioneze produsul astfel marcat.

In legătură cu acest aspect, apelantele-reclamante invocă şi faptul că scopul folosirii semnelor de către pârâtă, este acela de a profita de reputaţia produselor reclamantelor, tocmai datorită calităţii necontestate a acestora, datorat unui sistem antibacterian brevetat.

Reputaţia (faima), notorietatea sau renumele dobândit de marcă pe teritoriul României (teritoriul unde este cerută protecţia mărcii considerată celebră, notorie sau că a dobândit un renume) trebuie luată în considerare pentru a aprecia dacă similaritatea dintre semne (şi/sau produse) este suficientă pentru a reţine riscul de confuzie (punându-se în discuţie chiar subzistenţa condiţiei riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, în caz de similaritate a produselor sau a semnelor, în cazul acţiunii în contrafacere).

Apelantele-reclamante nu au invocat expres renumele, reputaţia mărcilor verbale „TOTAL” sau mărcilor „COLGATE TOTAL”, ci au făcut simple referiri la calitatea deosebită a produselor marcate, ce determină opţiunea consumatorului pentru produsele respcctivc.

Invocarea reputaţiei (faimei), notorietăţii sau dobândirii renumelui mărcii pe teritoriul României determină o altă abordare a cauzei, respcctiv o analiză cu alt conţinut a temeiniciei acţiunii în contrafacere (excede cadrului procesual discuţia privind corelarea textelor art. 6 lit. d) şi e) cu cele ale art. 35 alin. (2) lit. b) şi c) din lege, respectiv privind regimul protecţici mărcilor, cunoscute într-un anumit grad de segmentul de public vizat, pe calea acţiunii în contrafacere, astfel că nu pot fi făcute precizări suplimentare).

Mai mult, întrucât titularul mărcii înregistrate care a dobândit un renume, notorietate sau faimă pe teritoriul României nu este obligat a invoca renumele, notorietatea sau faima mărcii sale, putându-se rezuma doar la protecţia mărcii înregistrate obişnuite, este necesară solicitarea expresă a protecţiei mărcii în considerarea reputaţiei, notorietăţii sau a dobândirii renumelui mărcii şi indicarea expresă a temeiului de drept pe carc reclamantul doreşte să îşi întemeieze acţiunea în contrafacere, condiţiile substanţiale fiind diferite.

Dacă însă, se invocă faima, notorietatea sau dobândirea de cătrc marcă a unui renume pc teritoriul României, simplele susţineri nu sunt suficiente, fiind necesară proba gradului de cunoaştere/recunoaştere invocat, sarcina probei incumbând titularului, potrivit alin. (4) al Regulii 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, aprobat prin H.G. nr. 833/1998. în lipsa acestei dovezi, acest element nu

poate fi avut în vedere în aprecierea temeiniciei acţiunii în contrafacere.

Cum însă, apelantele-reclamante nu au invocat renumele, reputaţia mărcilor, ci au făcut doar simple referiri la reputaţia produselor, tocmai datorită calităţii necontestate a acestora, orice analiză suplimentară a acestui aspect excede cadrului procesual şi ar schimba cauza juridică a acţiunii în contrafacere, implicit şi temeiul juridic.

In ceea ce priveşte critica adusă aprecierii de către instanţa de fond a probatoriului, respectiv a naturii şi forţei probante a mijloacelor de probă, aceasta este nefondată. Nu se regăseşte în conţinutul considerentelor sentinţei apelate vreo aprecicre a concludcnţci vreunei aprecieri extrajudiciare sau punct de vedere exprimat de vreun expert sau vreo apreciere cu privire la studiul de piaţă extrajudiciar, pe care instanţa de fond să îşi fi fundamentat vreun raţionament.

Ignorând aceste mijloace de probă extrajudiciare, instanţa de fond a procedat la o corectă aplicare a principiului nemijlocirii ce guvernează administrarea probelor în procesul civil.

Este adevărat însă, aceste aspecte trebuiau cenzurate motivat la momentul discutării şi încuviinţării probelor, cu condiţia-premisă ca părţile să îşi fi îndeplinit obligaţia procesuală de a propune probele cu indicare clară şi expresă a obiectului (faptul de dovedit) şi a mijlocului de probă, pentru a permite aprecierea asupra admisibilităţii mijlocului de probă, a legalităţii, utilităţii, pertinenţei şi concludenţei fiecăreia dintre probele propuse şi a se lua act de eventualele convenţii procesuale ale părţilor asupra probelor şi mijloacelor de probă.

Trebuie precizat faptul că aprecierea riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a semnului cu marca, este atributul instanţei de judecată şi nu poate face obiectul probei prin expertiză judiciară, expertul în problema de drept fiind judecătorul, aprecierea nefiind una tehnică, cu una juridică, ţinând de interpretarea şi aplicarea legii. Studiile de piaţă pot fi încuviinţate de instanţa de judecată în cadrul procesului civil atunci când concluziile acestuia privesc chestiuni de fapt susceptibile a fi dovedite astfel (precum gradul de cunoaştere a mărcii cclebre, notorii sau care a dobândit un renume pe teritoriul României de către segmentul de public vizat), iar punctele de vedere pot fi exprimate de către părţi prin mijloacele procedurale legale (nimic neîmpiedicând părţile, în formularea acestor puncte de vedere, să apeleze extrajudiciar la specialişti care să îi ajute în argumentare); acolo unde, pentru lămurirea unei chestiuni tehnice este necesară consultarea unui expert/specialist, mijlocul de probă aflat la

dispoziţia părţilor este expertiza tehnică judiciară, probă a cărei încuviinţare o pot solicita instanţei de judecată.

In ceea ce priveşte acţiunea în concurenţă neloială, aceasta a fost întemeiată în fapt exclusiv cu privire la mărcile „COLGATE TOTAL” şi apelanta-reclamantă C.-P.C., astfel că întrunirea condiţiilor substanţiale ale acestei acţiuni trebuie analizate doar sub acest aspect.

Aşa cum s-a argumentat anterior, sub aspect conceptual, termenul „TOTAL” nu defineşte un aspect unic, exclusiv, al calităţii produselor purtând marca „COLGATE TOTAL”, netransmiţând prin el însuşi vreun mesaj indirect privind un sistem special de protccţie, respcctiv un sistem antibacterian brevetat, ci doar mesajul indirect al asigurării unei protecţii totale, fară a specifica prin el însuşi în constă caracterul total al protecţiei şi cum este asigurată, ceea ce este specific tuturor elementelor verbale „TOTAL”, ce însoţesc orice alt element verbal dominant, în compunerea unor mărci ce marchează produse de igienă, îngrijire.

Dintre actele de concurenţă neloială săvârşite prin mărci, apclantclc-rcclamante invocă actul de concurenţă neloială al confuziei, ce constă în disimularea credibilă a activităţii concurentului făptuitor sub aparenţa mărcii concurentului lezat.

Calitatea de concurent a făptuitorului actului de concurenţă neloială prin mărci este impusă de principiul specialităţii mărcii.

In speţă, apelanta-reclamantă C.-P.C. şi intimata-pârâtă sunt concurenţi pe piaţa românească de produse destinate igienei orale.

Aşa cum în mod temeinic a apreciat instanţa de fond, apelanta-reclamantă nu a făcut dovada faptului juridic ilicit de concurenţă neloială prin folosirea de către intimata-pârâtă a semnelor „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” şi „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, respectiv a intenţiei acesteia ca prin folosirea semnelor să profite de eventuala confuzie produsă în mintea consumatorului între comercianţi şi produsele acestora, deşi sarcina probei îi incumba, în temeiul art. 1169 C. civ.

In ce măsură intimata-pârâtă foloseşte justificat sau nu mesajul indirect transmis de elementul verbal „TOTAL”, conţinut de semnele menţionate, respcctiv în ce măsură protecţia oferită de produsele astfel marcate este una totală sau nu, nu poate fi apreciat decât după stabilirea în prealabil, în mod obiectiv, a conţinutului protccţiei totale: ce înseamnă protecţie totală în igiena orală, cum poate fi asigurată etc. Or, o astfel de apreciere ar trebui să fie una absolută şi imuabilă,

aplicată ca şablon ori de câte ori un comerciant transmite acest mesaj consumatorului vizat. Premisa de la care porneşte apelanta-pârâtă în această apreciere este aceea că este singura îndreptăţită a folosi elementul verbal evocator, întrucât foloseşte un sistem antibacterian brevetat, singurul care ar asigura protecţie totală în igiena orală. Or, acest fapt nu împiedică, prin el însuşi, folosirea elementului verbal evocator de către concurenţi, în accepţiunea cărora protecţia totală este asigurată altfel, neinteresând cum anume.

Din perspectiva existenţei actului de concurenţă neloială, nu interesează în ce măsură elementului verbal evocator al calităţii produsului, cât timp nu este unul dcccptiv, îi corespunde în fapt calitatea respectivă şi în ce grad, cât timp aceasta este una relativă, specifică mecanismului cererii şi ofertei, neputând fi absolutizată.

Numai dacă elementul verbal folosit de către concurentul lezat ar fi avut un caracter puternic distinctiv, mai puţin obişnuit, chiar în evocarea calităţilor produsului, s-ar fi pus problema săvârşirii unui act de concurenţă neloială, folosirea elementului identic sau similar de către concurentul făptuitor apărând una nejustificată şi cu scopul de a crea confuzie.

Dat fiind caracterul evocator al elementului verbal comun, cc compune semnele distinctive, folosit în mod curent în activitatea comercială din domeniul produselor destinate igienei, nu se poate reţine confuzia, în mintea consumatorului român mediu vizat, între cei doi concurenţi şi nici între produselor acestora.

Nimic nu împiedică pe concurenţii comerciantului să transmită acelaşi mesaj indirect, al protecţiei totale, cât timp acesta este un mesaj uzual în comercializarea produselor destinate igienei, neputându-se recunoaşte primului dintre concurenţii care l-a utilizat pe piaţă un monopol.

III. In recurs

împotriva deciziei au declarat recurs reclamantele, invocând în drept dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

In dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurentele au formulat următoarele critici:

I. In mod nelegal şi superficial instanţa de apel a apreciat că marca TOTAL s-ar afla în conflict cu semnele verbale AQUAFRESH 3 TOTAL CARE, AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE şi AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE, câtă vreme conflictul s-a născut

între mărcile TOTAL şi semnele TOTAL, adăugate mărcii AQUAFRESH, ce nu poate fi interpretat decât un simplu semn.

Or, identitatea dintre marca TOTAL şi semnul TOTAL este evidentă, situaţie în care, în opinia recurentelor, sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, invocat ca prim temei juridic al cererii de chemare în judecată.

Prin raportare la cele două mărci verbale TOTAL aparţinând reclamantelor T.F. şi T. SA, folosirea de către pârâtă a semnului TOTAL se încadrează în ipoteza prevăzută de art. 35 alin. (2) lit. a), situaţie în carc nu este necesară vcrificarca existenţei unui risc de confuzie din partea consumatorilor.

Dc asemenea, fiind vorba despre mărci verbale, sfera de protccţic a acestora este mai largă, iar modul de folosire a semnului TOTAL, singur sau alăturat altui cuvânt, cu litere obişnuite sau stilizate, simplu sau în combinaţii de culori ori desene este nerelevant.

Raţionamentul instanţei de apel poate conduce la consecinţa nedorită ca orice marcă notorie să poată fi contrafăcută prin adăugarea unor termeni suplimentari carc să ducă în mod direct la inapli-cabilitatca art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

II. Aplicând în mod corect legea, curtca de apel, ca instanţă de control judiciar, trebuia să constatc existenţa unui risc de confuzie prin asocierea mărcilor TOTAL şi COLGATE TOTAL cu semnul folosit de pârâtă.

Recurentele susţin că, în baza cerinţei legale privind existenţa unui risc de confuzie sau asociere, stabilită prin art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanţa urinează să verifice doar existenţa unui risc de încălcare a drepturilor cu privire la marcă şi că nu este obligatoriu ca acel risc să se fi şi produs efectiv, deoarece simpla ameninţare produsă de riscul încălcării este prezumată a fi producătoare de prejudicii pentru titularul mărcii.

Recurentele arată în continuare că trebuie făcută distincţie între riscul de confuzie şi riscul de asociere, în condiţiile în care ceea s-a invocat a fost tocmai existenţa unui risc de asociere, iar nu a unei confuzii propriu-zise.

Cu privire la diferenţele conceptuale dintre riscul de confuzie şi riscul de asocicrc, recurentele invocă dccizia din 20 mai 1983 a Curţii de Justiţie a Beneluxului, în cauza Henri Julien vs. Verschuere, prin care s-a stabilit că o similitudine între o marcă şi un semn poate prejudicia pe titularul mărcii nu numai atunci când se creează impresia că produsele au acccaşi origine sau că între originile lor

exista o legătură, dar şi atunci când se creează impresia că produsele au aceeaşi origine sau că între originile lor există o legătură. Din moment ce percepţia semnului trezeşte, adesea în mod subconştient, amintirea mărcii, asocierea făcută între semn şi marca poate avea ca rezultat un transfer al ataşamentului faţă de marcă spre semn şi diluarea imaginii legate de marcă.

Recurentele mai susţin că interpretările aduse noţiunilor de „risc de confuzie” şi „risc de asociere” de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, potrivit cărora riscul de asociere nu este suficient pentru a constitui un motiv de înregistrare a mărcii, în lipsa unui risc de confuzie propriu-zis nu pot fi aplicatc litigiilor desfăşurate pc teritoriul României, câtă vreme atât Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, prin Regula 15 alin. (3), cât şi legea însăşi, prin art. 35, stabilesc caracterul alternativ al celor două condiţii.

In mod greşit instanţa de apel a considerat că semnul TOTAL nu poate îndeplini funcţia de marcă secundară, apreciind nefondat că rcspcctiva marcă este lipsită de notorietate la nivelul publicului căruia

i sc adresează şi nu îndeplineşte decât funcţia exclusivă de a transmite cumpărătorului mesajul indirect în legătură cu calităţilc produsului marcat.

Or, în condiţiilc pieţei actuale, producătorii folosesc mai mult decât o marcă pentru a distinge produse din aceeaşi categorie.

In speţă, marca secundară TOTAL este un factor care motivează puternic consumatorul, astfel încât acesta va putea fi înclinat să asocieze pe producătorul şi proprietăţile pastei de dinţi AQUAFRESH TOTAL CARE cu cele ale pastei de dinţi COLGATE TOTAL.

Referitor la studiul de piaţă depus la dosar de către pârâtă, recurentele susţin că în mod corect a fost înlăturat de instanţă ca având un puternic caracter pro causa şi nefiind efectuat la cererea părţii şi din dispoziţia instanţei.

Cu toate acestea, curtea de apel trebuia să observe forţa probantă a unora din împrejurările relevante ale studiului, care conduc tocmai la concluzia că, în realitate, există riscul de confuzic prin asocicre între mărcile reclamantelor şi semnul folosit de pârâtă.

In mod nelegal, atât tribunalul cât şi curtea de apel şi-au motivat hotărârile pc argumente legate de distinctivitatca mărcilor TOTAL, fapt cc nu constituia obicct al judecăţii.

în conformitate cu dispoziţiile art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 84/1998, distinctivitatca poate fi analizată numai în cadrul

judecării de către instanţa judecătorească a unei acţiuni în decădere sau în anulare depusă de către eventualele persoane interesate.

Instanţa de apel a greşit atunci când a făcut o diferenţiere absolut nemotivată între puterea distinctivă a mărcilor TOTAL şi distinc-tivitatea acestora ca o condiţie pentru înregistrare.

In opinia recurentelor, TOTAL îşi îndeplineşte funcţia de marcă în relaţie cu produsul pastă de dinţi, fiind distinctiv pentru acest produs.

Nu toţi termenii care evocă anumite calităţi ale produsului sau serviciului sunt descriptivi, fiind ncccsar a se face diferenţa între termeni cvocatori şi descriptivi, în acest sens fiind relevantă decizia Curţii de Justiţie a Curţii Europene din 20 septembrie 2001 în cazul Procter&Gamble vs. OH IM, Baby-Dry, conform cărcia, un termen este descriptiv atunci când cl permite unui consumator mediu din segmentul relevant de public, rezonabil de circumspect şi de atent să stabilească o asociere directă şi concretă, fară nicio reflecţie în plus, între termenul folosit şi bunurile sau serviciile în legătură cu care acesta este folosit.

III. Decizia este nelegală şi sub aspectul aplicării dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 11/1990 privind combaterea concurenţei ncloialc la împrejurările de fapt dovedite de probele administrate.

Recurentele susţin că pârâta a încălcat uzanţele cinstite în practicile comerciale, prin comercializarea unor produse care pot induce în eroare consumatorul, generând confuzie în ceea ce priveşte caracteristicile produselor şi profitând astfel în dauna activităţii comerciale a reclamantelor.

Aplicarea aceleiaşi mărci, fară drept, asupra unui produs concurent, dublată de inscripţionarea nereală a unor calităţi false, foarte apropiate de cele ale pastelor de dinţi COLGATE TOTAL urmăreşte atragerea clientelei, prin acte de concurenţă neloială, contrare uzanţelor cinstite.

Pârâta nu a negat lipsa de corectitudine a calităţilor indicate pe ambalajul propriilor paste de dinţi, mulţumindu-se să afirme că nu s-au adus probe în acest sens, în timp ce produsele înregistrate sub mărcile reclamantelor sunt produse superioare, cc beneficiază de un sistem antibacterian brevetat şi care asigură o protecţie de lungă durată, conţin ingredienţi adiţionali, care sporcsc efcctele produsului.

Mărcilc TOTAL sunt folosite în mod distinct în activităţile de promovare a produselor COLGATE TOTAL destinate igienei orale, în România şi pe plan mondial.

Cele două instanţe nu au dat relevanţă afirmaţiilor reclamantelor susţinute de raportul de expertiză depus la dosar, în sensul că o serie de informaţii conţinute pe ambalajul produselor pârâtei comercializate sub marca AQUAFRESH şi semnul TOTAL sunt necorespunzătoare adevărului şi induc în eroare consumatorii; deşi îi stătea în putere, pârâta nu a adus nicio dovadă din care să rezulte că proprietăţile pastei de dinţi indicate pe ambalajele folosite sunt reale.

Recurentele solicită admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei, iar pe fond admiterea acţiunii astfel cum a fost precizată.

Intimata-pârâtă a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, susţinând că:

In speţă nu este aplicabil art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, deoarcce denumirile produselor AQUAFRESH nu sunt identice cu cclc produse sub mărcile TOTAL sau COLGATE TOTAL, iar domeniul de aplicare al textului de lege menţionat este extrem de restrâns, sens în care s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în speţa Arthur et Felicie la data de 20 martie 2003 în interpretarea art. 4 şi art. 5 din Directiva 89/104/CEE.

Articolul 35 alin. (2) lit. b) este, de asemenea, inaplicabil în cauză, dcoarecc aşa cum corect a reţinut instanţa de apel, nu există risc de confuzie în perccpţia publicului, risc carc nu se prezumă, ci se dovedeşte, inclusiv în cazul mărcilor notorii, aşa cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în cauza Sabel vs. Puma AG.

Mărcile TOTAL sunt mărci slabe, cu o protecţie limitată, deoarece folosesc un termen uzual.

In ceea ce priveşte capătul de cerere în concurenţă neloială, corect s-a reţinut de către instanţă că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale.

Recursul este nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

1. In mod legal, curtea de apel a reţinut că în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit textului de lege menţionat, titularul unei mărci înregistrate poate ccre instanţei competcntc să interzică unui terţ folosirea, fară consimţământul titularului, a unui semn idcntic cu marca, pentru produse sau servicii idcntice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată.

In speţă, numai una din condiţii este îndeplinită şi anume, accea că produsele comercializatc sub semnele pretins aflate în conflict sunt idcntice, fapt necontestat de niciuna din părţile litigante.

In ceea ce priveşte semnele, nu există identitate, aşa cum corect a reţinut curtea de apel.

Astfel, semnele folosite de pârâtă sunt: AQUAFRESH 3 TOTAL CARE, AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE şi AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE.

Mărcile înregistrate, cu care se pretinde că aceste semne sunt identice sunt: TOTAL, aparţinând reclamantelor T.F. şi T. SA şi, respectiv, COLGATE TOTAL, COLGATE TOTAL (FRESH STRIPE), COLGATE TOTAL (PLUS WITHENING), COLGATE TOTAL (ADVENCED FRESH) aparţinând reclamantei C.-P.C.

Niciunul din semnele utilizate de pârâtă nu reproduce întocmai vreuna din mărcile reclamantei C.-P.C., singurul element comun al acestora fiind cuvântul TOTAL, carc este inclus, alături de alte cuvinte, în structura tuturor semnelor pretins aflate în conflict.

acest fapt determină similaritatea lor şi, de aici, necesitatea verificării condiţiilor acţiunii în contrafacere, din perspectiva dispoziţiilor art. 35 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998.

In ceea cc priveşte mărcile reclamantelor T.F. şi T. SA, alcătuite exclusiv din cuvântul TOTAL, acesta este reprodus integral în semnele utilizate de pârâtă, alături de cuvintele AQUAFRESH, 3, 3+, CARE.

Recurentele combat interpretarea dată de instanţa de apel şi susţin că, atât timp cât marca este reprodusă integral, adăugarea altor cuvinte este nerelevantă, în sensul că nu distruge identitatea semnului cu marca, identitate cerută de art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Pentru a verifica dacă punctul de vedere al recurentelor poate fi primit, este necesar ca, în interpretarea textului de lege menţionat, să se stabilească dacă prin identitatea semnului cu marca trebuie să se înţeleagă doar reproducerea întocmai a acesteia din urmă, fară nicio adăugire sau omisiune, sau trebuie să se înţeleagă şi reproducerea integrală a semnului care constituie marca cu adăugarea unor semne noi.

Trebuie precizat că articolul 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 transpune întocmai art. 5 (1) (a) din Directiva 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legislaţiilor Statelor Membre referitoare la mărci, iar în legătură cu interpretarea acestui articol al Dircctivei din perspectiva anterior descrisă, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (Curtea Europeană de Justiţie) s-a pronunţat deja, ceea ce facc inutilă adresarea unei întrebări prejudiciale de către instanţa română.

Astfel, în hotărârea pronunţată la 20 martie 2003 în cauza Arthur et Felicie (620000J0291), invocată de pârâtă în apărare, Curtea a arătat:

Criteriul referitor la identitatea semnului cu marca trebuie interpretat strict, ceea ce implică faptul că cele două elemente comparate trebuie să fie aceleaşi în toate privinţele (...).

Există, prin urinare, identitate între semn şi marcă, atunci când cel dintâi reproduce, fară nicio modificare ori adăugire, toate elementele care o alcătuiesc pe cea din urmă.

Cu toate acestea, percepţia identităţii dintre semn şi marcă trebuie evaluată global în ccca ce-1 priveşte pe consumatorul mediu, care este presupus a fi rezonabil de bine informat, de atent şi de circumspect. Semnul produce o impresie de ansamblu asupra unui astfel de consumator. acest consumator are rareori şansa de a face o comparaţie directă între semne şi mărci şi trebuie să se încreadă în imaginea

imperfectă pe carc a păstrat-o în minte. In plus, nivelul său de atenţie variază în funcţie de catcgoria de bunuri sau servicii în discuţie.

Din moment ce percepţia identităţii dintre semn şi marcă nu este rezultatul unei comparaţii directe a tuturor caracteristicilor sau elementelor comparate, diferenţele nesemnificative dintre semn şi marcă pot trece neobservate pentru consumatorul mediu.

Pe baza acestor argumente, Curtea a decis că art. 5 (1) (a) din Directivă trebuie interpretat în sensul că:

Un semn este identic cu o marcă atunci când reproduce, fară nicio modificare ori adăugire, toate elementele constitutive ale mărcii sau când, privit ca un întreg, conţine diferenţe atât de nesemnificative încât acestea ar putea trece neobservate de către un consumator mediu.

In litigiul dedus judecăţii prima ipoteză este exclusă, deoarece niciunul din semnele utilizate de pârâtă nu reproduce integral marca TOTAL a reclamantelor, fară nicio modificare sau adăugire.

Toate semnele utilizate de pârâtă conţin, pe lângă cuvântul TOTAL, care este marca reclamantelor, alte adăugiri, aşa încât nu poate fi primit punctul de vedere al recurentelor conform căruia simplul fapt că este reprodusă marca, indiferent de existenţa unor adăugiri este suficicnt pentru a se reţine identitatea semnelor cu marca.

Pentru a se putea reţine totuşi accastă identitate ar trebui ca elementele adăugate cuvântului TOTAL să fie atât de nesemnificative încât să poată trece neobservate de un consumator mediu.

Or, comparând semnul AQUAFRESH 3 TOTAL CARE, AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE şi AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE cu marca TOTAL, nu se putea reţine, faţă de ponderea şi topografia cuvântului TOTAL în alcătuirea semnelor incriminate, că celelalte elemente care compun semnele, şi în special cuvântul AQUAFRESH, sunt doar adăugiri nesemnificative, care ar putea trece neobservate de către un consumator mediu.

Dimpotrivă, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de apel, AQUAFRESH este elementul dominant al semnelor utilizate de pârâtă pentru identificarea produselor sale.

Prin urmare, şi conflictul dintre semnele utilizate de pârâtă şi marca TOTAL poate fi analizat tot din perspectiva art. 35 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998, şi nu a art. 35 alin. (2) lit. a).

II. In ceea cc priveşte întrunirea în speţă a condiţiilor art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, curtea de apel a reţinut că: produsele sunt idcntice, semnele utilizate de pârâtă sunt similare cu mărcile înregistrate de cele două reclamante, dar nu există risc de confuzic între semne şi mărci în rândul segmentului de public vizat.

Sub acest din urmă aspect, curtea de apel a reţinut în mod corect că ceea ce trebuie verificat în speţă este existenţa riscului de confuzie, riscul de asocicrc nefiind suficient pentru a se putea reţine contrafacerea şi că, deşi se referă la riscul de asociere, din modul în care este argumentată existenţa acestuia, reiese că reclamantele pretind, în realitate că folosirea semnelor incriminate de către pârâtă ar putea crea un risc de confuzie indirectă, care presupune perceperea de către consumatorul mediu al unei legături între producătorii diferiţi ai produselor marcate prin semnele aflate în conflict.

Recurentele susţin că atât Legea nr. 84/1998, cât şi Regulamentul de aplicare a acesteia prevăd alternativ condiţia existenţei unui risc de asociere şi pe aceea a existenţei unui risc de confuzie.

In realitate, numai Regulamentul de aplicare a legii se referă, în Regula 16, la „risc de confuzie sau de asociere”, dar acest regulament este adoptat printr-o Hotărâre de Guvern, act normativ inferior legii, care nu poate să o modifice sau să adauge la accasta.

Legea nr. 84/1998 foloseşte sintagma „risc de confuzie incluzând şi riscul de asocicre”, care a fost preluată din Directiva 89/104/EEC şi interpretată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, ca urmare a adresării unei întrebări prejudiciale în cauza Sabel vs. Puma AG, astfel:

In considerentele deciziei, Curtea a arătat că conceptul riscului de asociere nu este o alternativă la cel al riscului de confuzie, ci serveşte la definirea scopului acestuia.

Pe aceeaşi linie de gândire, în cauza Canon vs. Cannon, aceeaşi instanţă europeană a afirmat că:

In acest mod, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a infirmat punctul de vedere exprimat de Curtea de Justiţie a Beneluxului prin decizia din 20 mai 1983 în cauza Henri Julien vs. Verschuere invocată de recurente, potrivit căruia un semn trebuie considerat ca aducând atingere unei mărci înregistrate, dacă el implică un astfel de risc de asociere, chiar în absenţa oricărui risc de confuzie.

Susţinerea recurentelor în sensul că interpretarea dată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene nu poate fi aplicată tale quale litigiilor desfăşurate pe teritoriul României nu poate fi primită.

Pe de o parte, norma comunitară pe care instanţa europeană o interpretează este identică celei din legea română aplicabilă speţei.

Cum la data soluţionării recursului România se numără printre

statele membre ale Uniunii Europene, înalta Curte, sesizată fiind cu judecata acestei căi de atac, nu poate să aplice dispoziţiile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interpretând conccptul riscului de asocicre ca fiind alternativ riscului de confuzie, adică în mod contrar jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Prin urmare, înalta Curte va verifica, în limitele criticilor formulate şi în măsura posibilităţii încadrării lor în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., dacă hotărârea curţii de apel, carc a stabilit că în cauză nu există risc de confuzie, este sau nu legală.

O primă critică a recurentelor se referă la faptul că instanţa de apel a reţinut în mod greşit că semnul TOTAL nu poate îndeplini funcţia de marcă secundară şi că respectiva marcă este lipsită de notorietate la nivelul publicului căruia i se adresează produsul pastă de dinţi.

Curtea de apel a arătat, într-adevăr, că nu poate fi reţinut rolul de marcă secundară al elementului verbal TOTAL pentru produsele de igienă orală comercializate sub marca COLGATE, pentru argumentele expuse în hotărâre.

în realitate, împrejurarea că acest element verbal joacă sau nu rolul de marcă secundară pentru produsele reclamantei C.-P.C. nu este relevant în speţă.

Accasta deoarece, în raport de produsele reclamantelor T.F. şi T. SA, TOTAL joacă rolul de marcă principală, dar, chiar şi în acest caz, criteriile după carc sc analizează riscul de confuzie incluzând şi riscul de asocicre sunt aceleaşi, iar o atare analiză nu poate face abstracţie de imaginea de ansamblu a semnelor în conflict, de ponderea diferitelor elemente componente şi de gradul de distinctivitatc al acestora, critcrii care au fost avute în vedere de către instanţa de apel.

In ceea cc priveşte pretinsa notorietate a mărcilor reclamantelor, curtea nu a negat-o, dar nici nu a reţinut-o, procedând astfel în limitele învestirii, câtă vreme reclamantele nu au înţeles să invoce prin cererea de chemare în judecată protecţia conferită mărcilor notorii sau celor care au dobândit un renume în România.

Numai în acest context şi cu administrarea unui probatoriu adecvat, s-ar fi putut stabili dacă mărcile reclamantelor se încadrează în categoria mărcilor notorii sau în aceea a mărcilor care au dobândit un renume, simplele afirmaţii ale reclamantelor la aceste însuşiri nefiind determinante în soluţionarea cauzei.

Critica potrivit căreia, deşi instanţa de apel a înlăturat studiul de piaţă depus la dosar ca fiind o probă extrajudiciară, trebuia totuşi să ţină seama de o parte din concluziile acestuia nu poate fi analizată din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ., invocat de rccurcnte, deoarece nu rezultă din argumentaţia acestora care ar fi norma legală încălcată sau greşit aplicată prin accca că instanţa nu şi-a întemeiat hotărârea pc o probă motivat înlăturată.

Accastă critică nu se încadrează nici în vreunul din celelalte motive de recurs prevăzute de art. 304 C. proc. civ., aşa încât nu va fi analizată de înalta Curte.

Referitor la utilizarea criteriului gradului de distinctivitate al mărcii în analiza riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere, critica recurentelor este nefondată.

Contrar susţinerilor acestora, curtea de apel nu a analizat şi nu s-a pronunţat cu privire la întrunirea de către mărcile reclamantelor a condiţiei distinctivităţii, care este una din condiţiile de registrabilitate şi care ar fi excedat obiectului cererii de chemare în judecată.

Dimpotrivă, făcând cuvenita deosebire dintre condiţia de a fi distinctivă şi gradul de distinctivitate al mărcii, curtea de apel a analizat în ce măsură marca TOTAL şi, respectiv, cuvântul TOTAL din mărcile COLGATE au un caracter puternic sau slab distinctiv.

Accastă analiză este pertinentă cauzei, deoarece, câtă vreme o marcă este înregistrată, ca este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient de distinctiv încât să servească funcţiei mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienţei lor; cu toate acestea, gradul de distinctivitate mai scăzut sau mai ridicat al mărcii atrage după sine o protecţic mai slabă sau mai puternică a mărcii.

La stabilirea riscului de confuzic incluzând şi riscul de asociere al semnului aflat în conflict cu marca trebuie să se ţină scama de toţi factorii relevanţi, şi anume: identitatea produselor, similaritatea dintre semn şi marcă, gradul de distinctivitate al mărcii, toate acestea din perspectiva consumatorului obişnuit, rezonabil de bine informat, de circumspect şi de atent.

Procedând la această analiză, curtea de apel a reţinut că în alcătuirea semnelor utilizate de pârâtă, cuvântul TOTAL este un element secundar, ceea ce este corect, având în vedere că acest cuvânt însoţeşte cuvântul AQUAFRESH, considerat a fi elementul dominant.

Totodată, s-a referit la însuşirea termenului TOTAL de a fi evocator, utilizat în intenţia de a transmite consumatorului un mesaj indirect referitor la calităţile produsului protejat.

Curtea de apel nu a considerat termenul TOTAL ca fiind descriptiv în raport de produsele pe care tind să le protejeze mărcilc reclamantelor, astfel încât criticile formulate în recurs pc acest aspect nu au legătură cu soluţia atacată şi nu vor fi analizate.

Având în vedere caracterul evocator şi, de aici, slab distinctiv al cuvântului TOTAL, rolul sccundar pe care îl joacă în componenţa semnelor utilizate de pârâtă, deosebirile pregnante dintre elementele dominante COLGATE şi, rcspectiv, AQUAFRESH, concluzia potrivit căreia nu există risc de confuzie în cadrul segmentului de public

relevant este corectă şi nu există temei pentru admiterea acţiunii în contrafacere.

In acest context, trebuie precizat că hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene dată în interpretarea art. 5 (1) (b) al Directivei în cauza Thomson Life, invocată de recurente cu prilejul dezbaterilor, nu este relevantă, deoarece întrebarea prejudicială adresată Curţii are în vedere o altă ipoteză decât cea din cauza dedusă judecăţii, şi anume aceea în care o marcă verbală anterioară este utilizată de un terţ prin includerea într-un semn verbal compus, în care marca este precedată de denumirea societăţii respectivului terţ.

In plus, prin respectiva hotărâre, Curtea a stabilit că poate exista risc de confuzie într-o atare situaţie, şi nu că un asemenea risc este prezumat.

Or, în speţă, marca anterioară TOTAL nu este precedată, în alcătuirea semnelor utilizate de pârâtă, de denumirea acesteia din urmă, ci de cuvântul AQUAFRESH, care este marcă înregistrată a pârâtei.

Pc de altă parte, instanţele nu au exclus posibilitatea existenţei riscului de confuzie, ci, analizând în concret circumstanţele cauzei şi aplicând criteriile pertinente unei astfel de analize, au ajuns la concluzia că nu există risc de confuzie între mărcile reclamantelor şi semnele utilizate de pârâtă.

Din punct de vedere al probaţiunii, studiul de piaţă ori sondajul de opinie nu constituie un înscris, care să întrunească exigenţele de ordin probator ale art. 305 C. proc. civ., chiar dacă forma sub care rezultatul cercetării efectuate şi concluziile celui care efectuează cercetarea pot fi aduse la cunoştinţa părţilor şi a instanţei este cea scrisă, motiv

pentru care înalta Curte nu-şi va fundamenta hotărârea pe studiul de piaţă efectuat în anul 2005 în Ungaria şi depus la dosar de către recurente în această fază procesuală.

III. In ceea ce priveşte condiţiile răspunderii pentru acte de concurenţă neloială, recurentele susţin că hotărârea este nelegală sub aspectul aplicării art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 11/1990 la împrejurările de fapt dovedite de probele administrate.

Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. ar fi, într-adevăr, incident dacă instanţa de apel ar fi reţinut - ca situaţie de fapt - că pârâta utilizează semnele în conflict cu rca-crcdinţă, contrar uzanţelor comcrciale cinstite, cu ncrespectarea intereselor consumatorilor.

Or, pe baza probatoriului administrat, instanţa de apel a reţinut că nu s-a făcut dovada nici că pârâta acţioncază cu intenţia de a crca în

rândul consumatorilor o confuzie cu privire la comercianţi şi produsele acestora şi nici că o atare confuzie este creată.

De asemenea, a reţinut că faptul că foloseşte un sistem antibacterian brevetat nu o îndreptăţeşte pe reclamanta C.-P.C. să pretindă că este singura care poate folosi, pentru marcarea produselor sale, un termen evocator al pretinsei protecţii totale.

Recurentele consideră că simplul fapt că pârâta nu a negat lipsa de corectitudine a menţiunilor de pe ambalajul propriilor paste de dinţi trebuia să conducă la concluzia că aceasta încearcă să inducă în eroare pe consumator cu privire la caracteristicile produselor, în dauna activităţii comcrciale a reclamatelor.

De asemenea, reproşează instanţei de apel că nu a dat relevanţă afirmaţiilor reclamantelor susţinute de raportul de analiză depus la dosar, raport potrivit căruia o serie de informaţii conţinute de ambalajele produselor pârâtei sunt nccorcspunzătoare adevărului.

In acest mod, recurentele solicită instanţei de recurs să reevalueze probele administrate şi să stabilească o altă situaţie de fapt decât cea reţinută, ceea ce nu este posibil faţă de actuala configuraţie a art. 304 pct. 9 C. proc. civ., care prevede exclusiv motive de nelegalitate pentru care se poate cere casarea sau modificarea unei hotărâri în calea de atac a recursului.

Având în vedere că, la situaţia de fapt reţinută, atât tribunalul, cât şi curtea de apel au aplicat corect legea, respingând cererea înte-

meiată pe concurenţa neloială, înalta Curte constată că nu există temei pentru modificarea hotărârii.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ., înalta Curte a menţinut decizia atacată şi a respins recursul ca nefondat.

← Suplinirea de către instanţă a consimţământului...		Marcă. Acţiune în contrafacere. Semn identic cu marca.... →

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Marcă. Acţiune în contrafacere. Semn similar cu marca. Produse identice. Analiza riscului de confuzie. Conceptul riscului de confuzie incluzând şi riscul de asociere. Condiţia distinctivităţii şi gradul de distinc-tivitate al mărcii. Jurisprudenţa Curţii