ICCJ. Decizia nr. 450/2012. Civil
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 450/2012
Dosar nr.32666/3/2008
Şedinţa publică din 27 ianuarie 2012
Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a la data de 21 septembrie 2004, reclamanta SC G.S.K. SRL a chemat în judecată pârâtele T. SA şi O.S.I.M., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună decăderea titularului din drepturile conferite de marca T. SA, înregistrată internaţional în condiţiile Aranjamentului de la Madrid, obligarea O.S.I.M. la radierea mărcii internaţionale T. în toate clasele pentru care a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor şi comunicarea decăderii titularului către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice, precum şi a Regulii nr. 32 din HG nr. 833/1998, privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.
În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că pârâta T. SA este titulara mărcii internaţionale T. înregistrată la data de 25 octombrie 1973 şi reînnoită, la data de 25 octombrie 1993, pentru 20 de ani.
Deoarece în conformitate cu regula nr. 36 din HG nr. 833/1998 „înregistrarea internaţională la O.M.P.I. a unei mărci a cărei protecţie se extinde şi pe teritoriul României, după caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la Aranjament, produce aceleaşi efecte ca în cazul în care marca ar fi fost depusă direct la O.S.I.M. pârâta urmează a fi decăzută din drepturile asupra mărcii pe teritoriul României, deoarece, pe de o parte, nu a utilizat timp de 5 ani marca T. pentru clasele de produse şi servicii pentru care aceasta a fost înregistrată, iar pe de altă parte, marca verbală T. a devenit uzuală în vorbirea curentă în comerţul cu produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată.
Privitor la calculul termenului de 5 ani, se arată că acesta începe cu data depunerii cererii, potrivit art. 4 pct. 1 din Aranjamentul de la Madrid, astfel că în cazul mărcii T. efectele protecţiei în România încep la data de 25 octombrie 1993.
În sfârşit, potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998, „dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi tăcută prin orice mijloc de probă" iar folosirea trebuie să fie neechivocă şi serioasă.
În cel de-al doilea motiv al cererii sale, reclamanta arată că denumirea T. a devenit uzuală în comerţul cu produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată. Fiind o marcă verbală, alcătuită exclusiv din cuvântul T., nu este sub nicio formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în legătură cu comerţul cu produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată.
Din punct de vedere conceptual, marca verbală are un singur cuvânt lipsit de elemente dominante sau de elemente distinctive faţă de înţelesul din limbajul curent şi, mai mult, cuvântul este perceput de publicul relevant ca descriind caracteristica produselor şi serviciilor protejate prin marcă; în prezent, cuvântul T. este inclus în alte mărci verbale formate din mai multe cuvinte şi înregistrate pentru aceleaşi clase de produse şi servicii ca şi marca pârâtei, astfel că, odată în plus marca a pierdut funcţia sa esenţială de identificare şi diferenţiere a produselor unui producător.
Mai arată reclamanta, de asemenea, că menţinerea unui monopol asupra unui cuvânt uzual în vorbirea curentă, în beneficiul unui singur beneficiar, este contrar uzanţei liberei concurenţe.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la termenul din 20 aprilie 2005, pârâta T. SA a solicitat în principal, respingerea capătului de cerere privind decăderea pentru neuz din drepturile conferite pe teritoriul României de marca T. înregistrată pe cale internaţională, ca lipsit de interes şi, în subsidiar, ca neîntemeiat. Pârâta a solicitat, de asemenea, respingerea ca neîntemeiat a celui de-al doilea capăt de cerere.
Pe fondul cauzei, pârâta a arătat că acţiunea reclamantei este neîntemeiată câtă vreme marca a fost în mod direct folosită de către pârâtă pentru clasele 1, 4, şi 19, iar privitor la produsele din clasa 3, actele de folosire efectivă au fost exercitate de către terţe părţi, cu acordul său.
Acţiunea este, de asemenea, neîntemeiată întrucât reclamanta nu a demonstrat că marca T. a devenit uzuală în comerţ (iar nu în limbajul comun) şi mai mult decât atât, invocă motive legale pentru care se poate cere anularea mărcii, iar nu decăderea din drepturile asupra ei.
În dovedirea folosirii efective a mărcii pentru produsele din clasele 1, 4 şi 19, pârâta arată că înţelege să invoce vânzări directe de produse pe teritoriul României, promovarea prin publicitate a mărcilor T., stabilirea de entităţi juridice pe teritoriul României în comun cu persoane juridice române, ample acţiuni publicitare ce includ şi teritoriul României.
Cu privire la produsele din clasa 3, actele de folosire efectivă au fost exercitate de către S.C.P.C. cu care companiile T. au încheiat un „Contract de licenţă de marcă şi cooperare pentru produse destinate igienei orale" prin intermediul căruia pârâta acordă dreptul de folosinţă unic şi exclusiv în România în combinaţie cu marca C.
În urma acestei colaborări, S.C.P.C. a început comercializarea unei serii de produse înglobând marca T., printre care şi cunoscuta pastă de dinţi C.T.
Reclamanta nu demonstrează conform cerinţelor art. 45 alin. (1) lit. b) că marca T. a devenit uzuală în comerţ şi invocă motive care, cel mult, ar putea fi folosite în anularea mărcii.
Astfel, „T." din punct de vedere explicativ, avea aceeaşi semnificaţie şi acum 50 de ani, însă nici atunci şi nici astăzi nu se poate spune că marca T. ar fi fost uzuală în comerţul cu produsele din clasele 1, 3, 4 şi 19.
Prin sentinţa civilă nr. 1198/2005, Tribunalul Bucureşti a admis excepţia lipsei de interes şi a respins cererea de decădere, întemeiată pe art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, ca lipsită de interes, a respins ca neîntemeiată cererea de decădere întemeiată pe art. 45 alin. (1) lit. b) din lege, a respins ca neîntemeiat petitul 2 al acţiunii.
Prin Decizia civilă nr. 238/2006 pronunţată în dosar nr. 12646/3/2004, Curtea de Apel Bucureşti a admis apelul, a desfiinţat sentinţa civilă nr. 1198/2005 şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe pentru cercetarea unitară a fondului, reţinând, în considerente, că interesul actual al reclamantei în acţiunea în decăderea titularului mărcii este analizat din perspectiva folosului patrimonial pe care terţul l-ar putea obţine în mod legitim, prin pronunţarea decăderii.
Împotriva acestei decizii, pârâta a declarat recurs, soluţionat de Înalta Curte prin Decizia civilă nr. 133 din 15 ianuarie 2008, în sensul respingerii recursului ca nefondat.
În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a în dosar nr. 32666/3/2008.
Prin sentinţa civila nr. 344 din 12 martie 2009 pronunţata de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civila a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta SC G.S.K. SRL în contradictoriu cu pârâţii T. SA şi O.S.I.M. Totodată, a fost obligată reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă, în cuantum de 27.069,08 lei.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
Pârâta T. SA este titulara dreptului asupra mărcii internaţionale T., marca fiind înregistrată la 25 martie 1973 pentru clasele 1, 3, 4 şi 19, cu extinderea protecţiei şi pentru România, reînnoită pentru 20 de ani, la 25 octombrie 1993.
Prin hotărârile instanţelor de casare (Decizia civilă nr. 238/2006 a Curţii de Apel Bucureşti şi Decizia civilă nr. 133/2008 a Î.C.C.J.) s-a reţinut că reclamanta justifică interesul procesual în declanşarea acţiunii în decădere, potrivit art. 45 alin. (1) din Legea nr. 84/1998
Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că dovezile administrate de pârâtă, în contextul art. 47 din Legea nr. 84/1998, Tribunalul a apreciat că aceasta a probat utilizarea efectivă, serioasă şi reală a mărcii de către titular.
Astfel, cu referire la produsele din clasele 1, 4, 19, înlăturând proba cu facturile depuse la dosar, dat fiind că acestea nu atestă comercializarea unor produse ale mărcii litigioase, instanţa a reţinut că pârâta a utilizat marca pe teritoriul României, potrivit extraselor din presă şi afişelor publicitare, aplicate pe maşinile distribuitorilor prin care pârâta a făcut publicitate produselor sale. Aceeaşi împrejurare a fost reţinută ca rezultând şi din analiza anunţurilor publicitare depuse la dosar.
Deşi unele dintre anunţurile şi afişele publicitare cuprind şi elemente ale altor mărci T., aparţinând pârâtei, instanţa a stabilit ca nu aceste dovezi vor fi reţinute ca atestând folosirea efectivă a mărcii.
Cu privire la produsele din clasa 3, s-a constatat că sunt incidente prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din lege, pârâta dovedind prin contractul încheiat cu societatea C.P., că marca litigioasă a fost folosită de un terţ, cu consimţământul titularului acesteia. Potrivit clauzelor convenţionale, părţile contractante au stabilit utilizarea mărcilor C. şi T., în asociere, pentru produsele destinate îngrijirii orale, inclusiv pentru cele din clasa 3. Astfel, art. 1 lit. a) din contract prevede că T. îi acordă C., pe durata de derulare a prezentului Contract, dreptul unic şi exclusiv de a utiliza marca T. în asociere cu marca C.".
Potrivit art. 13 lit. a) din Contract, durata convenţiei este de 10 ani, contractul fiind încheiat la 11 august 1995, iar împrejurarea că acest contract a fost pus în executare rezultă din analiza ambalajelor produselor C.T., depuse la dosarul cauzei.
Termenul de 5 ani, stabilit de art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, curge, ca regulă, de la data înregistrării mărcii, cu excepţia înregistrărilor anterioare intrării în vigoarea Legii nr. 84/1998, când calculul are în vedere momentul începerii activităţii actului normativ, pentru a nu se încălca principiul neretroactivităţii legii.
Cum în speţă perioada de derulare a contractului cuprinde şi perioada după care Legea nr. 84/1998 a intrat în vigoare, instanţa a reţinut că pârâta a făcut dovada folosirii efective a mărcii, pe teritoriul României, într-un interval neîntrerupt de 5 ani.
În consecinţă, susţinerile reclamantei referitoare la incidenţa art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, au fost considerate neîntemeiate.
II. Cu privire la cel de-al doilea motiv al acţiunii în decădere, întemeiat pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a reţinut că reclamanta face trimitere la motivele de excludere de la protecţia mărcii reglementate în art. 5 al legii, susţinând că marca T., compusă dintr-un singur cuvânt, nu este sub nici o formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă, în legătură cu comerţul cu produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată.
S-a apreciat că încălcarea art. 5 din lege la înregistrarea mărcii nu poate fi, însă, invocată în cadrul acţiunii în decădere. Potrivit art. 48 lit. a) din lege, nerespectarea art. 5 alin. (1) poate fi invocată doar în cadrul unei acţiuni în anularea înregistrării mărcii.
Sancţiunea decăderii pentru degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul unei mărci are obligaţia de a nu-şi utiliza marca în aşa fel încât publicul să înţeleagă că este vorba de o denumire a produsului şi obligaţia pozitivă de a folosi, alături de marcă, o desemnare generică, potrivită pentru produs. Astfel, titularul ar fi decăzut din dreptul asupra unei mărci devenită uzuală ori generică, prin folosinţa generalizată. În plus, s-a constatat că reclamanta nici nu a arătat în ce sens marca T. a devenit uzuală şi generică, prin folosinţă generalizată, şi nici la care produse s-ar referi această folosinţă uzuală.
Pentru considerentele mai sus expuse, apreciind că acţiunea în decădere este neîntemeiată, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. a), b), 46 lit. a) şi art. 47 din Legea nr. 84/1998, Tribunalul a respins acţiunea ca neîntemeiată.
În temeiul art. 274 C. proc. civ., ca parte căzută în pretenţii, reclamanta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă, în cuantum de 27.069,08 lei, reprezentând onorariile avocaţilor achitate pe parcursul procesului, potrivit facturilor depuse la dosar.
Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat apel, criticând soluţia prime instanţe pentru nelegalitate şi netemenicie.
Prin Decizia civilă nr. 249/ A din 2 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, apelul a fost respins ca nefondat.
Pentru a decide astfel, în raport de limitele devoluţiunii stabilite prin motivele de apel, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Cu privire la criticile vizând modul de soluţionare a cererii de constatare a decăderii întemeiat pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1996, curtea de apel a constatat că acestea sunt neîntemeiate.
Astfel, apelanta a susţinut că intimata-pârâtă nu a folosit niciodată, după data reînnoirii, marca T. pe teritoriul României prin circuitele comerciale, pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, astfel încât consumatorii nu au cunoştinţă de această marcă şi de produsele care au fost protejate.
Instanţa de apel a reţinut că apelanta-reclamantă a solicitat aplicarea unei sancţiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998. Ca atare, calculul termenului de 5 ani prevăzut de art. 45 alin. (1) lit. a) din lege nu poate avea ca moment de pornire, aşa cum a susţinut apelanta, o data anterioară celei de intrare în vigoare a legii care conţine sancţiunea invocată de apelantă. Întrucât marca în litigiu este o marcă înregistrată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 şi care îşi producea efectele pe teritoriul României anterior acestui moment, instanţa de apel a stabilit că analiza privind folosirea mărcii trebuie să vizeze doar perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 şi data formulării cererii de chemare în judecată.
Din probele administrate, instanţa de apel a apreciat că pârâta a făcut dovada folosirii mărcii în litigiu pentru produsele pentru care a fost înregistrată.
Astfel, în ceea ce priveşte produsele din clasele 1, 04 si 19 au fost depuse la dosar planşe foto din care rezultă aplicarea mărcii în litigiu pe panouri publicitare, pe maşinile distribuitorilor, precum şi materiale publicitare privind produsele comercializate sub marca T. De asemenea, au fost depuse facturi emise în anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (precum şi 2005), care atestă comercializarea pe teritoriul României a produselor pârâtei.
S-a apreciat că facturile menţionate, în sine, nu fac dovada folosirii mărcii în litigiu, însă, coroborate cu celelalte probe administrate, sunt de natura să probeze folosirea mărcii.
Astfel, facturile sunt emise de societăţi comerciale care apar în planşele foto depuse ca fiind distribuitori ai produselor T. Totodată, produsele comercializate şi pentru care au fost emise facturile respective apar în cataloagele de prezentare ca fiind produse ale pârâtei, din cataloagele de prezentare rezultând ca ambalajele acestor produse poartă marca în litigiu.
Prin urmare, din această perspectivă, curtea a constatat că în mod eronat prima instanţă a înlăturat facturile din elementele probatorii reţinute, întrucât acestea, chiar dacă nu fac în mod direct proba utilizării mărcii în litigiu, conduc totuşi la probarea acestei utilizări în coroborare cu celelalte probe administrate.
Pe de altă parte, a fost înlăturată susţinerea apelantei în sensul că din probele administrate ar rezultă folosirea doar a altor mărci aparţinând pârâtei şi cuprinzând cuvântul T., iar nu folosirea mărcii în litigiu.
Astfel, marca în litigiu este compusă din cuvântul T., pentru scrierea căruia se foloseşte o anumită grafie, existând totodată şi două culori revendicate: alb şi roşu.
S-a apreciat că din probele administrate rezultă că marca a fost folosită ca atare şi prin aplicarea acesteia în scop publicitar pe maşinile distribuitorilor din România, precum şi prin folosirea sa într-o formă diferită de cea înregistrată, formă care însă nu alterează caracterul distinctiv al acesteia. De asemenea, cuvântul T., cu grafia protejată prin marca în litigiu, intră şi în compunerea altor mărci aparţinând pârâtei, mărci care, însă, cuprind şi elemente figurative.
Faţă de aceste constatări, instanţa de apel a reţinut că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Este asimilată folosirii efective a mărcii: .. b) folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia."
Apelanta a mai susţinut că nu s-a făcut dovada folosirii mărcii pentru toate cele trei clase analizate, însă instanţa de apel, din probele administrate, a apreciat că rezultă folosirea efectivă pentru produse din clasa 04, uleiuri, lubrifianţi, dar şi pentru produse din clasele 1 şi 19, ca produse complementare celor din clasa 04, în sensul că parte din uleiurile şi lubrifianţii produşi de pârâtă, sunt destinaţi utilajelor destinate industriei şi agriculturii (clasa 01) şi utilajelor folosite în construcţii (clasa 19).
În ceea ce priveşte utilizarea mărcii în litigiu pentru produse din clasa 03, curtea de apel a constatat că în mod corect prima instanţă a reţinut că dovada acestei utilizări a fost făcută prin contractul de licenţa încheiat de pârâtă cu compania C.P.
Astfel, urmare a acestui contract, compania C.P. a comercializat produse din clasa 03 în a căror denumire a fost inclusă şi marca T. aparţinând pârâtei.
Nu are relevanţă împrejurarea ca utilizarea s-a realizat în asociere cu marca C., întrucât aceasta asociere nu este de natură să înlăture îndeplinirea cerinţei legale, respectiv, folosirea efectivă a mărcii în litigiu, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998: „Este asimilată folosirii efective a mărcii: a) folosirea mărcii de către un terţ, cu consimţământul titularului acesteia,"
Susţinerea apelantei în sensul că, de fapt, nu a fost utilizată marca T., ci marca C.T. aparţinând companiei C.P., a fost înlăturată pe baza prevederilor contractului de licenţă şi colaborare, potrivit căruia (art. 16), C. s-a obligat să renunţe la marca C.T. şi să folosească marca T., doar în condiţiile stipulate în contractul de licenţa şi colaborare din 1995.
Totodată, împrejurarea că marca în litigiu a fost folosită în asociere cu marca C. nu poate fi reţinută ca element care înlătură folosirea efectivă mărcii, având în vedere ca titularul mărcii poate folosi el însuşi sau îşi poate da consimţământul pentru ca marca sa să fie folosită de un terţ, inclusiv, în asociere cu altă marca.
În consecinţă, instanţa de apel a constatat că în mod corect prima instanţă a respins ca neîntemeiat primul capăt al cererii de chemare în judecată.
În privinţa criticilor vizând modul de soluţionare a capătului de cerere referitor la decăderea pârâtei din dreptul la marca în litigiu, în condiţiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a constatat că şi acestea sunt nefondate.
Astfel, apelanta a susţinut că nu a invocat în cererea de chemare în judecată încălcarea art. 5 din Legea nr. 84/1994.
Curtea de apel a constat însă că în cererea de chemare în judecată, în justificarea cererii de decădere a pârâtei din dreptul la marcă, pe motiv că ar fi devenit uzuală în comerţul cu produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată, reclamanta a prezentat şi dezvoltat argumentele pentru care marca nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 84/1998, în acelaşi sens fiind şi jurisprudenţa citată în susţinerea acestui capăt de cerere, respectiv, în domeniul refuzului de înregistrare a unei mărci, iar nu în materia decăderii din dreptul la marca legal înregistrată.
De altfel, şi în dezvoltarea acestui motiv de apel, apelanta reclamantă s-a referit tot la neîndeplinirea de către marca în litigiu a condiţiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d), invocându-se, în plus, şi lipsa caracterului distinctiv al mărcii, cauză de refuz la înregistrare (art. 5 alin. (1) lit. b) şi, respectiv, de anulare a înregistrării mărcii.
Or, astfel cum corect a stabilit şi prima instanţă, aceste susţineri ar putea fundamenta, eventual, o cerere în anularea înregistrării mărcii, iar nu una în decădere, întemeiată pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, cerere cu care instanţa a fost învestită.
Instanţa de apel a reţinut că ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este aceea în care marca a fost legal înregistrată, îndeplinind condiţiile de înregistrare însă, după momentul înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată, situaţie în care cuvântul înregistrat ca marcă ajunge să desemneze, prin el însuşi, produsul de tipul celui ce a fost comercializat sub marca respectiva.
Reclamanta-apelantă nu a arătat în ce mod cuvântul T., înregistrat ca marcă, ar fi devenit uzual în comerţul cu un produs pentru care a fost înregistrată şi nu a făcut vreo dovada în sensul că în limbajul curent cuvântul T. ar fi ajuns să desemneze produsele comercializate sub aceasta marcă.
În consecinţă, instanţa de apel a constatat că în mod corect tribunalul a respins şi acest capăt de cerere.
În termen legal, împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs întemeiat pe ipoteza de la art. 304 cpt. 7 şi 9 C. proc. civ.
Recurenta reclamantă susţine că pârâta era ţinută să facă dovada folosirii mărcii T. în mod distinct pentru fiecare clasă de produse pentru care operează protecţia mărcii înregistrate internaţional, respectiv, clasa 1, 3, 4 şi 19.
Astfel, în ce priveşte clasa 3: produse de igienă şi îngrijire a dinţilor, recurenta învederează că prin Decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Intimata pârâta este titulara mărcii T., având culori revendicate alb şi roşu şi o grafie specială.
Societatea C.P. este titulara mărcilor C., a mărcii verbale C.T. şi a 8 mărci combinate C.T., care produc efecte şi pe teritoriul României.
Prin contractul de licenţă şi colaborare dintre C.P. şi T. SA intervenit la data de 11 august 1995, părţile au convenit că T. SA acordă companiei C.P., dreptul unic şi exclusiv de a utiliza marca T. în asociere cu marca C., pentru produse destinate îngrijirii orale. Prin acelaşi contract, părţile au fost de acord că marca T. nu poate fi utilizată în alt mod decât în asociere cu marca C., fără ca aceasta să împiedice T. SA sau o altă societate afiliată să comercializeze orice produse destinate îngrijirii orale.
Recurenta precizează că prin contractul menţionat nu se stipulează pentru care dintre numeroasele mărci T. care oferă protecţie produselor din clasa 03 pârâta acordă societăţii C.P. dreptul de utilizare.
Or, aşa cum a precizat şi intimată în apel, folosirea mărcilor verbale T. de către C.P., prin alăturarea respectivelor mărci propriei mărci C. a dus la formarea unei noi mărci: C.T.
T.F., companie din acelaşi grup cu T. SA descrie în motivele de apel formulate de aceasta într-un alt litigiu între părţi (dosar nr. 33121/3/2006), modalitatea în care s-au folosit mărcile C. T.
Pe de altă parte, pârâta-intimată din prezenta cauză, alături de T.F. şi C.P., afirmă în cuprinsul recursului formulat de acestea în cadrul dosarului nr. 88/2005 având ca obiect acţiune în contrafacere că „în baza drepturilor dobândite prin licenţierea mărcilor „T.", precum şi în temeiul drepturilor proprii de proprietate intelectuală asupra mărcilor „C.T.", C.P. a început comercializarea inclusiv în România a cunoscutei paste de dinţi „C.T.".
Prin urmare, pârâta-intimată din prezenta cauză recunoaşte în cadrul acţiunii în contrafacere introduse de aceasta, că utilizarea mărcii „C.T." pe teritoriul României s-a făcut în baza drepturilor de proprietate intelectuală proprii companiei C.P.
Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 1204 C. civ., mărturisirea făcută de o parte înainte de începerea sau pe parcursul unei judecăţi îi este pe deplin opozabilă părţii care făcut-o.
Recurenta mai arată că, deşi în speţă este vorba despre o mărturisire extrajudiciară, întrucât este făcută în cadrul altui dosar, este pe deplin valabilă şi în cadrul prezentului litigiu dintre părţi deoarece este făcută în scris.
În acest context, recurenta susţine că existenţa, folosirea şi aplicarea mărcilor C.T. asupra unor produse, exclude posibilitatea folosirii mărcii T. asupra aceloraşi produse, marca fiind mijlocul de recunoaştere a unei categorii de produse sau servicii.
În acelaşi timp, marca defineşte imaginea şi reputaţia produselor/serviciilor în ochii consumatorilor şi permite diferenţierea lor, aceasta fiind şi funcţia principală a unei mărci: identificarea unui produs sau serviciu, astfel încât, consumatorii să poată distinge între produsele similare sau identice.
Prin urmare, folosirea mărcii trebuie să aibă ca efect îndeplinirea funcţiei principale a acesteia, anume de a identifica şi delimita un produs determinat ca aparţinând unui anumit comerciant de alte produse din aceeaşi categorie, prin aceasta obţinând un avantaj economic.
Faptul că utilizarea mărcii reprezintă a obligaţie a titularului acesteia rezultă din reglementarea de către legiuitor a sancţiunii pentru neuz, anume decăderea, prevăzută expres de art. 46 din Legea nr. 84/1998 (forma actuală a legii).
Pârâta - intimată a argumentat folosirea mărcii „T." prin faptul că a încheiat Contractul de Licenţă cu societatea C.P., astfel încât s-ar încadra în ipotezele prevăzute de art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, care stabileşte că un caz asimilat folosirii mărcii, îl reprezintă acordarea consimţământului ca un terţ să exploateze marca.
Recurenta susţine că actul juridic pe care pârâta s-a întemeiat nu constituie o licenţă propriu-zisă, pentru că:
(i) pe de-o parte, nu se identifică în mod clar marca ce face obiectul licenţei, în condiţiile în care compania T. SA este titulara mai multor mărci pentru aceeaşi clasă de produse 03
(ii) pe de altă parte, se prevede că marca „T." nu poate fi utilizată decât în asociere cu marca C.
(iii) însăşi pârâta-intimată recunoaşte că în urma acestui Contract au luat naştere o serie de 8 mărci distincte „C.T.", înregistrate de compania C.P.
Recurenta apreciază că dreptul care, în realitate, a fost acordat prin Contractul de Licenţă este folosirea de către compania C.P. a semnului T. şi nicidecum a vreunei mărci „T.", semn care, aşa cum recunoaşte şi pârâta intimată, a fost înglobat de marca C., creându-se astfel cele 9 mărci distincte C. T.
Pe de altă parte, se mai arată de recurentă, semnul T. cuprins de marca „C.T." nu coincide cu reprezentarea grafică a mărcii T. care are o grafie specială (scris drept şi cu un anumit format) şi culorile revendicate, alb şi roşu. Or, semnul T. ataşat mărcii „C." are o grafie diferită (înclinat spre dreapta şi cu alt format) şi culori cu totul diferite.
Nu se poate susţine nici că deosebirile dintre semnele grafice menţionate nu sunt de natură a altera caracterul distinctiv al mărcii, întrucât acestea sunt semne cu totul diferite, singurul element comun fiind cuvântul T., or în speţă, marca ce face obiectul decăderii nu este una verbală, ci una cu elemente particulare, constând într-o grafie specială şi culori revendicate, menite în primul rând să o diferenţieze de celelalte mărci verbale T.
În opinia recurentei, înregistrarea mărcilor „C.T." şi folosirea acestora asupra produselor de igienă orală, exclude în mod categoric folosirea concomitentă a mărcii „T.".
În consecinţă, instanţa de apel a încadrat în mod nelegal efectele acestui contract încheiat între T. SA şi C.P. în cazurile de folosire asimilată a mărcii prin licenţiere, prevăzut de art. 46. alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 şi, prin urmare, a încălcat si dispoziţiile alin. (1) lit. a) când a reţinut că pârâta-intimată a făcut dovada folosirii mărcii pentru produse din clasa 03, întrucât singurele dovezi aduse în cauză au fost în sprijinul folosirii mărcilor „C.T.", iar nu T.
În ce priveşte produsele din clasele 1, produse chimice destinate industriei, 4, uleiuri şi lubrifianţi şi 19, materiale de construcţii de drumuri, recurenta susţine incidenţa atât a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7, dar şi de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., hotărârea fiind dată cu încălcarea art. 1182 C. civ. şi a art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Prin reglementarea decăderii în cuprinsul textului anterior menţionat legiuitorul a instituit în sarcina titularului mărcii obligaţia folosirii acesteia, folosire care, pentru a fi considerată o efectivă exploatare a mărcii, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
i) folosirea mărcii să fie reală şi neechivocă,
ii) folosirea mărcii să fie publică şi serioasă şi să fie efectuată pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată.
iii) dovezile de folosire a mărcii trebuie să fie pe teritoriul României, jurisdicţie în care mărcile sunt opuse la înregistrare;
iv) dovezile de folosire trebuie să acopere o perioadă continuă de 5 ani de folosire a mărcii, anterioară datei de publicare a mărcii contestate.
Recurenta arată că în faza de judecată în primă instanţă s-au depus o serie de înscrisuri, reprezentând fotografii, broşuri de prezentare produse, articole din ziare şi facturi cu privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii „T." cu privire la clasele de produse 1, 4 şi 19.
Dintre acestea, instanţa de fond a eliminat în mod corect şi legal, atât facturile (care făceau dovada comercializării unor produse din alte clase şi care poartă alte mărci), cât şi o parte din anunţurile şi afişele publicitare (care se refereau la mărci), iar instanţa de apel în mod greşit a reţinut că în mod indirect, în coroborare cu celelalte probe, şi acestea fac proba utilizării mărcii pentru clase 01, 04 şi 19.
În aceste condiţii, recurenta arată că dovada utilizării „efective, serioase şi reale" a mărcii „T." pentru clasele de produse 1, 4 şi 19 potrivit instanţei a constat în:
- înscrisuri, articole de ziar care fac referiri la prezenţa grupului T. pe piaţă din România, prin achiziţionarea firmei româneşti L. SA Braşov, care în mod evident nu fac dovada folosirii efective a mărcii „T.", cu privire la care s-a solicitat decăderea;
- afişele publicitare aplicate de maşinile distribuitorilor
- anunţurile publicitare în număr de 6 care ar trebui să facă dovada utilizării efective şi serioase a unor produse din trei clase de produse pe o perioadă de 5 ani.
Pentru clasa 4 de produse:
Recurenta susţine caracterul echivoc al probelor produse de pârâta-intimată în sprijinul dovedirii folosirii mărcii, pentru că cele câteva fotografii depuse la dosar nu sunt în măsură să ateste dovedirea folosirii serioase şi efective a folosirii mărcii „T.", întrucât nu au dată certă în sensul prevăzut de art. 1182 C. civ.
Analizând modalităţile în care un înscris dobândeşte dată certă, se poate observa că în speţa de faţă, înscrisurile au dobândit dată certă la momentul depunerii lor în dosar, ceea ce reprezintă o dată ulterioară celei pentru care ar fi trebuit să se facă dovada folosirii efective a mărcii.
Aşadar, înscrisurile depuse de intimată-pârâta nu îndeplinesc condiţia de a avea dată certă pentru perioada în care se susţine că marca ar fi fost folosită, astfel încât instanţa de apel în mod greşit şi-a întemeiat soluţia pe aceste înscrisuri, contrar prevederilor art. 1182 C. civ.
Recurenta precizează că societatea T.F., din cadrul aceluiaşi grup cu T. SA, a depus acelaşi set de înscrisuri pentru dovedirea folosirii efective a alte două mărci verbale, într-un alt litigiu dintre părţi (dosar nr. 33121/3/2008).
De asemenea, recurenta susţine că a depus la dosar dovezi contrare, în sensul că în fotografiile prezentate de T. SA, în fapt, apar alte mărci ale societăţii pârâte, mărci figurative, anume: marca T. cu element figurativ (trei dungi de culoare bleumarin, roşu şi portocaliu) şi scris roşu; marca T., cu element figurativ (un glob) în culorile revendicate (roşu, bleumarin, portocaliu albastru) şi scris roşu.
Faţă de aceste precizări, reiese că aceste probe ar fi trebuit să vină în sprijinul concluziei că pârâta din prezenta cauză a exploatat alte mărci sau semne a căror titulară este, sau, în subsidiar, instanţa de apel ar fi trebuit să constate caracterului cel puţin echivoc al folosirii mărcii de către T. SA, aşa cum reiese din probele administrate, probe pe care însă instanţa le-a înlăturat în mod complet nemotivat, devenind astfel incident şi motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Asupra acestui motiv, instanţa de apel a concluzionat doar că, în fapt, fotografiile menţionate ca reprezentând alte două mărci, prezintă marca în discuţie cu anumite modificări care nu sunt de natură a altera caracterul distinctiv al acesteia.
Cum marca ce face obiectul prezentei cauze nu este o marcă verbală ci are o grafie specială şi culori revendicate alb şi roşu, rezultă că în mod greşit instanţa a aplicat prevederile art. 46 alin. (2) lit. a), deoarece aşa-zisele alterări neesenţiale, calificate astfel de instanţa de apel, constituie de fapt alterări atât de importante încât rezultanta nu se mai identifică deloc cu marca T.
Recurenta susţine că din cele relevate reiese că Decizia recurată s-a dat cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, întrucât folosirea altor mărci nu poate constitui în acelaşi timp şi folosirea, în formă alterată a mărcii „T.". Numai în măsura în care nu este prezentată altă marcă se poate face analiza referitoare la modificarea mărcii care nu e în măsură să altereze caracterul distinctiv al acesteia.
Pe de altă parte, folosirea echivocă a unei mărci echivalează cu lipsa totală a folosirii şi este susceptibilă de a duce la decăderea titularului din dreptul la marcă.
Pentru clasa 1, produse chimice pentru agricultură şi industrie ş.a. şi clasa 19, produse pentru construcţia de drumuri, recurenta susţine incidenţa motivelor de recurs prevăzute art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
Instanţa de apel a reţinut că din probele administrate rezultă folosirea efectivă pentru produse din clasa 04, uleiuri, lubrifianţi, însă şi pentru produse din clasele 01 şi 19, ca produse complementare celor din clasa 04, în sensul că parte din uleiurile şi lubrifianţii produşi de pârâtă sunt destinaţi utilajelor destinate industriei şi agriculturii (clasa 01) şi utilajelor folosite în construcţii (clasa 19), ceea ce nici chiar pârâta intimată nu a invocat, după cum raţionamentul nu este susţinut de vreun text legal.
În ce priveşte motivul de decădere ca urmare a faptului că marca a devenit uzuală, recurenta susţine incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Din acest punct de vedere, instanţa de apel a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada faptului că marca „T." a devenit uzuală în comerţul cu un produs pentru care a fost înregistrată sau că a ajuns să desemneze produsele comercializate sub această marcă.
Raportat la clasele de produse şi servicii pentru care marca „T." a fost înregistrată se constată că aceasta este compusă exclusivdintr-un singur cuvânt, nefiind o marcă distinctivă, întrucât reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în legătură cu comerţul cu produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată, culorile revendicate nefiind o măsură să îi confere caracter distinctiv.
Din perspectivă conceptuală, marca verbală „T." are un singur înţeles în limba română, fiind lipsit de elemente dominante sau de elemente distinctive, faţă de înţelesul din limbajul curent.
Termenul este uzual în vorbirea curentă pentru desemnarea calităţii sau caracteristicilor intrinseci ale unui produs sau serviciu, anume, un produs având o acţiune sau o funcţie completă, sau un serviciu T., complet, deplin, săvârşit, astfel încât, este lipsită de caracter distinctiv astfel încât consumatorii unui produs al unui serviciu să-l poată identifica sau diferenţia de un alt produs sau serviciu al altui comerciant. Marca „T." informează direct consumatorii despre caracteristicile produselor şi serviciilor, pierzând astfel funcţia esenţială de identificare şi diferenţiere a produselor unei întreprinderi, de cele ale altei întreprinderi, având aceleaşi caracteristici, aşa cum este prevăzut prin art. 2 din lege.
În aceste condiţii, se permite unui singur comerciant să deţină monopolul asupra unui termen utilizat în vorbirea curentă, de către oricare comerciant, pentru a desemna calitatea produselor şi serviciilor proprii.
Recurenta conchide în sensul că instanţa restrânge în mod nepermis, printr-o interpretare gramaticală excesiv de riguroasă, întinderea câmpului de aplicare al art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 34/1998 şi face, în consecinţă, o greşită aplicare a acestor dispoziţii legale în speţa de faţă.
În termen legal, intimata pârâtă SC T. SA a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului reclamantei (excepţie recalificată de instanţă ca fiind cea a nulităţii căii de atac, în raport de prevederile art. 306 alin. (3) C. proc. civ.), solicitând, totodată, respingerea recursului ca nefondat, sens în care a combătut punctual motivele de recurs ce i-au fost comunicate.
Excepţia nulităţii urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, întrucât cele dezvoltate în cuprinsul memoriului de recurs, pe lângă împrejurarea că au fost încadrate de recurenta însăşi în ipotezele de nelegalitate din art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că această calificare este corespunzătoare fiecăreia dintre cele două motive de casare, fiind susceptibile de analiză pe temeiul acestor două texte, astfel cum va reieşi din analiza lor efectivă, potrivit celor ce urmează.
Recursul formulat este fondat.
Analizând materialul probator al cauzei, examinând Decizia recurată pe baza celor invocate prin motivele de recurs, Înalta Curte constată a fi incidente tezele reglementate de art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ., sens în care se va dispune modificarea hotărârii instanţei de apel.
Cererea formulată de reclamanta G.S.K. privind decăderea pârâtei SC T. SA din drepturile asupra mărcii T. înregistrată internaţional la 25 octombrie 1973 (reînnoită la 25 octombrie 1993 pentru 20 de ani) pentru clasele de produse 1, 3, 4 şi 19 ale Clasificării de la Nisa a avut două temeiuri: art. 46 alin. (1) lit. a) - nefolosirea nejustificată mărcii un interval neîntrerupt de 5 ani, anterior introducerii cererii de chemare în judecată pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată şi art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, republicată (fost art. 45) - caracterul uzual al mărcii dobândit după înregistrare, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, fiecare dintre cele două ipoteze având parametri diferiţi de evaluare.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 84/1998, marca în discuţie este una combinată întrucât cuprinde un element verbal (T.) reprezentat într-o anumită grafie, dar având şi culori revendicate alb şi roşu (fonturile fiind roşii, plasate pe fond alb).
Astfel cum corect susţine recurenta, pentru înlăturarea sancţiunii decăderii (din perspectiva oricăruia dintre cele două temeiuri juridice), în contextul art. 46 alin. (4) (normă corespunzătoare art. 47 din forma anterioară a Legii nr. 84/1998) care plasează în sarcina titularului mărcii proba folosirii ei (sau a modalităţii de utilizare), trebuie administrate dovezi pentru fiecare dintre clasele de produse şi/sau servicii asupra cărora operează protecţia mărcii, în speţă: 1, 3, 4 şi 19.
În contextul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, pentru produsele din clasa 3, de igienă şi îngrijire a dinţilor, instanţa de apel a reţinut ca fiind probată folosirea efectivă a mărcii în condiţiile art. 46 alin. (2) lit. a) şi d) din lege care prevede ipoteze echivalente de folosire efectivă a mărcii, anume, în situaţia folosirii mărcii sub o formă ce diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia (lit. a) şi/sau folosirea mărcii de către un terţ având consimţământul titularului (lit. d), cele două ipoteze fiind invocate cumulat de către pârâtă şi analizate ca atare de instanţa de apel.
Deşi, în principiu, nimic nu se opune ca cele două variante ale folosirii asimilate utilizării efective a unei mărci să fie invocate concomitent, Înalta Curte constată că instanţa de apel era ţinută, în mod necesar, să pornească, în verificarea incidenţei acestor norme, de la actul material de folosire a mărcii căruia legea îi conferă efecte identice unei folosiri efective, întrucât singurele acte de folosire a mărcii T. pentru produsele din clasa 3 invocate de către pârâtă, sunt cele realizate de terţul C.P., astfel încât, modalitatea concretă de folosire de către acest terţ era cea care trebuia analizată din perspectiva art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată.
În acest sens, pârâta s-a prevalat de „contractul de licenţă şi colaborare" dintre C.P. şi T. SA intervenit la data de 11 august 1995, prin care părţile au convenit că T. SA acordă companiei C.P., dreptul unic şi exclusiv de a utiliza marca T. în asociere cu marca C., pentru produse destinate îngrijirii orale. Prin acelaşi contract, părţile au fost de acord că marca T. nu poate fi utilizată în alt mod decât în asociere cu marca C., fără ca aceasta să împiedice T. SA sau o altă societate afiliată să comercializeze orice produse destinate îngrijirii orale"; se constată că din cuprinsul contractului nu reiese pentru care dintre mărcile T. ale pârâtei s-a încheiat acest acord dintre părţi.
Ca urmare a acestei convenţii, astfel cum recurenta a susţinut şi cum reiese din cele susţinute de T.F. în cuprinsul motivelor de apel concepute împotriva sentinţei civile nr. 444 din 23 martie 2009 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosar nr. 33121/3/2006 (dosar recurs), posibil a fi reţinute şi în cauza de faţă în temeiul art. 1204 C. civ., cum corect indică recurenta, compania C.P. şi-a înregistrat mai multe mărci în baza cărora realizează acte de exploatare a drepturilor sale exclusive dobândite asupra acestor mărci.
În acest context se constată, că instanţa de apel, în determinarea noţiunii de licenţă exclusivă a unei mărci, a ignorat dispoziţiile art. 43 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată care prevăd că pe durata contractului de licenţă, licenţiatul este obligată să: „folosească pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora."
Însă, observându-se termenii convenţiei dintre T. SA şi compania C.P., în sensul că marca T. va fi folosită exclusiv în asociere cu marca C., reiese că folosirea mărcii C.T. (dublată fiind şi de obţinerea unor titluri legale de protecţie de către presupusul licenţiat) reprezintă acte de folosire a propriilor mărci ale companiei C., iar nu a mărcii T. de vreme ce şi-a apropriat-o prin înregistrarea familiei de mărci C.T.
În atare context, nu se poate stabili concluzia că utilizarea mărcilor C.T. (care antrenează drepturi exclusive proprii pentru titularul acestor mărci) nu reprezintă acte de exploatare a mărcilor de către titularul lor (compania C.), ci acte de folosire a mărcii T. (în numele şi pe seama SC T. SA) în condiţiile art. 46 alin. (2) lit. a) din legea republicată.
În acelaşi timp, nici dacă s-ar izola împrejurarea înregistrării de către compania C.P. a propriilor sale mărci C.T. şi ar fi evaluate actele de folosire a semnului C.T. de către C.P., cu acordul titularului mărcii T., acestea, de asemenea, nu ar fi susceptibile de încadrare în dispoziţiile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată.
Astfel, folosirea mărcii T. împreună sau prin alăturarea ei mărcii sau semnului C. nu poate fi calificată drept o folosire care diferă de cea înregistrată în favoarea pârâtei prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al mărcii T., întrucât varianta concretă de folosire invocată a pârâtă (sub forma C.T.) trebuie apreciată pornindu-se de la percepţia globală a acestui semn prin raportare la standardul consumatorul mediu, apreciere care relevă, în ansamblul semnului, caracterul dominant al denumirii C., în timp ce marca T. este partea insuficient perceptibilă, dat fiind caracterul evocator al semnului în sine; însă, acest caracter evocator (în sensul unor calităţi depline, atotcuprinzătoare, exhaustive, eficiente ale produsului astfel marcat) conduce nu la concluzia constatării îndeplinirii cerinţelor art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (astfel cum se va arăta în considerente ulterioare), ci la reţinerea caracterului slab al protecţiei conferite pârâtei de titlul său de proprietate intelectuală, certificatul de înregistrare internaţională.
Pe de altă parte, marca pârâtei are pe lângă o anumită grafie a cuvântului (majuscule) şi culorile revendicate roşu şi alb, literele fiind scrise în culoarea roşie pe fond alb, în timp ce terţul C.P. în cuprinsul mărcii sale C.T. foloseşte pe ambalajele produselor de igienă dentară particula T. grafiată în sensul redat (majusculă doar la începutul cuvântului), înclinat spre dreapta şi fără a fi reprezentată în culoarea roşie.
Or, aşa cum rezultă şi din Manualul O.H.I.M. referitor la Opoziţie, Partea a VI-a, Dovada folosirii dosar fond după casare, o marcă trebuie să fie folosită în culorile în care a fost înregistrată; doar variaţiile nesemnificative de nuanţe şi intensitate ale culorii (culorilor) reprezintă folosirea sub o formă ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, în timp ce folosirea doar în alb şi negru a unei mărci având culori revendicate, nu reprezintă o folosire asimilată unei folosiri efective a mărcii în discuţie; ca atare, în mod similar, se revelează concluzia că folosirea unei mărci în culorile auriu şi alb, în timp ce culorile revendicate ale mărcii sunt roşu şi alb, nu poate fi considerată ca nealterând caracterul distinctiv al mărcii analizate; în plus, şi modificarea proporţiei culorilor revendicate (în cazul unor combinaţii de culori), când această când această distribuire între două sau mai multe culori a fost înregistrată ca atare, alterează în mod substanţial caracterul distinctiv al mărcii, după cum reiese din acelaşi manual anterior menţionat.
Pe de altă parte, aceleaşi dovezi (contractul de licenţă şi colaborare dintre T. SA şi C.P.) au fost invocate în sensul art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 şi de T.F., companie din acelaşi grup cu T. SA, în apărarea formulată în dosarul nr. 33121/3/2006, soluţionat în apel prin Decizia civilă nr. 252/ A din 2 noiembrie 2010 de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală).
Această constatare, reunită cu susţinerea părţilor în sensul nesoluţionării irevocabile a acelui litigiu, permite Înaltei Curţi constatarea că cele acolo statuate (asimilarea încheierii cu C.P. a contractului menţionat şi a efectelor generate de acesta, unei folosiri efective a mărcii T.) nu se opun în prezenta cauză cu puterea lucrului judecat, la data soluţionării prezentului recurs.
În consecinţă, Înalta Curte constată că instanţa de apel în mod greşit a reţinut incidenţa în cauză a art. 46 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 84/1998, republicată, întrucât a ignorat semnificaţiile specifice ce decurg din jurisprudenţa O.H.I.M. şi a C.J.C.E. a noţiunilor proprii materiei în discuţie, respectiv, cea de folosire efectivă a unei mărci şi a cazurilor asimilate acesteia, constatări care ar fi permis salvgardarea mărcii de la aplicarea sancţiunii decăderii pentru clasa 3.
În ce priveşte clasa 4 de produse, uleiuri şi lubrifianţi (ca şi pentru celelalte două clase 1 şi 19 asupra cărora poartă marca), recurenta a invocat incidenţa motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
Pentru a nu opera sancţiunea decăderii este necesară exploatarea efectivă a mărcii, ceea ce presupune ca folosirea mărcii să fie reală şi neechivocă, să fie publică şi serioasă şi să fie efectuată pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, folosire ce trebuie să se situeze într-un interval care să nu permită cumularea unei perioade neîntrerupte de 5 ani de nefolosire a mărcii, anterior introducerii acţiunii în decădere.
Potrivit normei de la art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998 (fost art. 47, forma anterioară a legii), pârâta a administrat proba cu înscrisuri, reprezentând fotografii, broşuri de prezentare produse, articole din ziare şi facturi cu privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii T. cu privire la clasele de produse 1, 4 şi 19.
Dintre acestea, instanţa de apel a reţinut cu privire la facturi (înscrisuri cu dată certă) că, deşi nu sunt emise pentru produse marcate cu marca T., astfel cum ea face obiectul certificatului de înregistrare internaţională, folosirea efectivă a mărcii pentru care se solicită decăderea, rezultă din coroborarea acestora cu celelalte probe ale cauzei.
Facturile menţionate privesc comercializarea unor produse sub denumirile R., A., Q., Q3, etc., niciuna dintre ele nemenţionând uleiuri T., astfel că, acestea nu puteau fi considerate dovezi ale folosirii efective ale mărcii T. pentru uleiuri şi lubrifianţi (clasa 4 de produse), întrucât denumirile înscrise în facturi nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele descrise de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.
În plus, astfel cum s-a menţionat în practicaua încheierii redactate cu ocazia dezbaterii pricinii în primă instanţă în primul ciclu procesual din 20 octombrie 2005, pârâta a susţinut că mărcile R. şi A. sunt mărci secundare ale mărcii T., fără a preciza că ale mărcii, iar nu a celei din cauza de faţă (astfel cum reiese din coroborarea înscrisurilor de la dosar fond); chiar dacă aceste facturi nu puteau fi asociate unui alt drept de proprietate intelectuală al pârâtei, administrarea acestor înscrisuri se plasa sub semnul echivocului în absenţa unui element de legătură cu marca.
Pe de altă parte, aşa cum instanţele de fond au reţinut, pârâta intimată este titulara mai multor mărci T., între care şi, mărci combinate, cu culori revendicate şi elemente figurative, redate ca atare în celelalte înscrisuri de care pârâta s-a prevalat în baza art. 46 alin. (4) din lege, iar instanţa în mod nelegal le-a încadrat în noţiunea de folosire efectivă a mărcii.
Aceste alte înscrisuri sunt articole de ziar care fac referiri la prezenţa grupului T. pe piaţă din România, prin achiziţionarea firmei româneşti L. SA Braşov, ceea ce nu oferă vreun indiciu în sensul utilizării mărcii în discuţie, în contextul aceluiaşi art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (folosire asimilată folosirii efective a mărcii) şi cu atât mai puţin nu se înscrie în noţiunea de folosire efectivă, directă, neechivocă a mărcii.
Celelalte înscrisuri, afişele publicitare aplicate pe maşinile distribuitorilor produselor pârâtei şi cele 6 anunţuri publicitare, astfel cum susţine recurenta, nu pot fi considerate înscrisuri cu dată certă care să fie utilă obiectivului dovedirii folosirii efective a mărcii în perioada de 5 ani anterioară introducerii cererii de chemare în judecată (21 septembrie 2004), având în vedere ipotezele în care un înscris dobândeşte dată certă, potrivit art. 1182 C. civ., text a cărui incidenţă instanţa de apel trebuia să o constate în vederea administrării valabile a acestor probe ca înscrisuri; or, aplicând regulile stipulate în norma menţionată, rezultă că aceste înscrisuri au dobândit dată certă la momentul depunerii lor în dosarul de faţă, 20 aprilie 2005, dosar primă instanţă.
Deşi nici fotografiile depuse de pârâtă în dosar nu îndeplineau condiţia de a avea dată certă şi de a privi o perioadă neîntreruptă de 5 ani anterioară prezentării cererii de decădere, aşa cum prevede art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (constare suficientă pentru înlăturarea lor ca probe cu înscrisuri), cu atât mai puţin nu puteau fi încadrate în ipoteza art. 46 alin. (2) lit. b) din lege, astfel cum a reţinut curtea de apel.
Dacă pârâta nu a făcut dovada folosirii efective a mărcii pentru produsele din clasa 4, Înalta Curte apreciază că nu mai este necesară analiza motivului de recurs privind dovedirea folosirii mărcii şi pentru clasele 1 şi 19 pe criteriul complementarităţi lor cu cele din clasa 4, întrucât premisa nu s-a menţinut.
Se vor înlătura ca nefondate criticile privind greşita aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, pe de o parte, pentru că fiind întrunite cerinţele decăderii în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) nu mai este necesară şi analiza motivului de decădere subsidiar al dobândirii, după data înregistrării, caracterului uzual de către marcă urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului său, iar pe de altă parte, pentru aceea că susţinerea recurentei a fost în sensul că ab initio semnul T. înregistrat internaţional în favoarea pârâtei nu a avut caracter distinctiv, iar nu că a devenit uzuală în comerţul cu produsele pentru care a fost înregistrată, sens în care dispune art. 46 alin. (1) lit. b) din lege; din acest punct de vedere, instanţa de apel în mod legal a calificat aceste motive invocate de reclamantă ca fiind susceptibile de a susţine o cerere de anulare a mărcii pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. a) raport la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, iar nu de decădere din drepturile dobândite de titular prin înregistrarea ei.
Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 312 alin. (1) şi (3) raportat la art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ., va admite recursul formulat de reclamantă şi va modifica în tot Decizia recurată, astfel: în baza art. 296 C. proc. civ. se va admite apelul promovat de aceeaşi reclamantă, sentinţa apelată va fi schimbată în tot, în sensul admiterii cererii, astfel că, pe fond, se va dispune decăderea pârâtei SC T. SA, pe teritoriul României, din drepturile asupra mărcii internaţionale din 25 octombrie 1973 (reînnoită la 25 octombrie 1993 pentru 20 de ani) pentru clasele de produse 1, 3, 4 şi 19 ale Clasificării de la Nisa.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge excepţia nulităţii recursului invocată de intimata pârâtă SC T. SA.
Admite recursul declarat de reclamanta SC G.S.K. SRL, împotriva deciziei nr. 249/ A din 2 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
Modifică în tot Decizia recurată.
Admite apelul declarat de reclamanta SC G.S.K. SRL, împotriva sentinţei nr. 344 din 12 martie 2009 a Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă.
Schimbă în tot sentinţa apelată, astfel:
Admite cererea.
Dispune decăderea pârâtei SC T. SA, pe teritoriul României, din drepturile asupra mărcii internaţionale din 25 octombrie 1973 pentru clasele de produse 1, 3, 4 şi 19 ale Clasificării de la Nisa.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27 ianuarie 2012.
| ← ICCJ. Decizia nr. 452/2012. Civil. Legea 10/2001. Recurs | ICCJ. Decizia nr. 45/2012. Civil. Despăgubiri Legea... → |
|---|
