Marcă. Acţiune în decădere. Interesul formulării cererii în persoana titularului unei mărci identice sau similare, înregistrate pe cale internaţională cu excluderea protecţiei pe teritoriul României
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 45 alin. (1) lit. a)
1. Cerinţa interesului legitim şi actual în promovarea acţiunii în decăderea din dreptul la marcă pentru nefolosirea acesteia este întrunită în patrimoniul titularilor unui drept subiectiv în legătură cu o marcă sau un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă, drept al cărui exerciţiu este împiedicat de existenţa unei alte mărci despre care se pretinde a nu fi fost utilizată în decurs de 5 ani.
Dreptul subiectiv al terţului poate fi reprezentat şi de un drept de creanţă, dat de vocaţia la dobândirea dreptului real la marcă prin înregistrare; ca atare, interesul subzistă şi în patrimoniul persoanelor care au formulat cerere de înregistrare naţională ori internaţională, însă aceasta a fost respinsă - pentru România - în considerarea existenţei unei mărci anterioare, identice sau similare celei a cărei protecţie se tindea a se obţine, deoarece eventuala admitere a cererii în decădere ar înlătura însuşi temeiul refuzului de înregistrare a mărcii terţului.
Este lipsit de relevanţă faptul că, în ipoteza admiterii cererii în decădere, terţul are o opţiune deschisă pentru a formula sau nu o nouă cerere de înregistrare, ceea ce ar părea să confere interesului un caracter virtual.
Dreptul de opţiune a fost deja exercitat, într-un moment anterior formulării cererii în decădere, depunerea cererii de înregistrare, ulterior respinsă, având semnificaţia intenţiei de a se dobândi protecţia asupra semnului prin înregistrare. Atare manifestare de voinţă precedând demersul judiciar este suficientă pentru un interes actual la data introducerii acţiunii, fiind lipsită de importanţă o împrejurare viitoare precum parcurgerea unei noi proceduri administrative în ipoteza admiterii cererii în decădere.
2. Pe de altă parte, interesul în formularea cererii în decădere este circumscris calităţii reclamantei de comerciant care utilizează un semn identic celui al pârâtei pentru produse/servicii identice sau similare, semn a cărui folosire ori protecţie pe teritoriul României este imposibilă, din cauza deţinerii de către pârâtă a drepturilor exclusive asupra aceluiaşi semn.
Este suficientă afirmarea intenţiei de extindere a activităţii comerciale în România în cadrul descris, cererea în decădere reprezentând, în context, un mijloc procesual ce respectă regulile concurenţei loiale între comercianţii ce vizează aceeaşi piaţă de produse sau servicii.
(C. Ap. Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 84/A din 29 martie 2007)
NOTĂ: Hotărârea a rămas irevocabilă prin nerecurare.
Prin sentinţa civilă nr. 263 din 23 februarie 2006 pronunţată în dosar nr. 4673/2005, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta F.H. Rt., în contradictoriu cu pârâta SC R.D. SA şi
O.S.I.M. şi, în consecinţă, a dispus decăderea pârâtei SC R.D. SA din drepturile conferite de marca MILLI nr. 038637 din 6 septembrie 2000 pentru clasele de produse 32 şi 35 şi a obligat pârâta O.S.I.M. la publicarea prezentei hotărâri după rămânerea definitivă şi irevocabilă în B.O.P.I., fără cheltuieli de judecată.
Totodată, a respins ca neîntemeiată cererea de decădere pentru clasele 16, 20, 24, 25, 8, 31, 33 şi 39, precum şi cererea de obligare a O.S.I.M. să comunice
0.M.P.I. prezenta hotărâre de decădere.
în motivarea sentinţei, s-a reţinut că reclamanta a formulat la O.M.P.I. cereri de înregistrare a mărcilor: verbală cu element figurativ MILLI şi respectiv, verbală, având ca ţară destinatară şi România, dar pentru teritoriul ţării noastre, O.S.I.M. a emis decizii de refuz definitiv cu motivarea că la înregistrare se opune marca MILLI nr. 038637/6 septembrie 2000, marcă aparţinând pârâtei, dispoziţiile legale incidente fiind art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
în aceste condiţii, reclamanta şi-a dovedit interesul de a introduce acţiune în decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca ce face obiectul cauzei, condiţie premisă stipulată în mod expres de dispoziţiile art. 45 alin. (1) din lege.
în ceea ce priveşte fondul cauzei, Tribunalul a reţinut că pârâta nu a dovedit faptul că a utilizat efectiv marca sa MILLI pentru clasele 16, 38 şi 41, pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, începând cu data de 20 ianuarie 1999 şi nici nu a dovedit existenţa unor motive justificate în acest sens, împrejurare ce atrage aplicabilitatea art. 45 lit. a) din lege, întrucât faptul invocat de reclamantă (nefolosirea mărcii) nu a fost combătut de către pârâtă a faptului pozitiv contrar, conform art. 47 din lege, care prevede inversarea sarcinii probei în această situaţie.
Tribunalul a apreciat, însă, că se impune admiterea cererii numai în parte, în măsura în care reclamanta a justificat interesul în promovarea acţiunii. Astfel, câtă vreme refuzul O.S.I.M. de admitere la înregistrare a mărcilor reclamantei priveşte doar clasele de produse şi servicii 32 şi 35, cererea de decădere a pârâtei din drepturile asupra celorlalte clase este neîntemeiată şi va fi respinsă ca atare.
împotriva sentinţei menţionate, a declarat apel pârâta, criticând-o pentru nele-galitate şi netemeinicie.
Prin motivele de apel, s-au criticat următoarele:
1. Hotărârea a fost pronunţată numai pe baza probatoriilor solicitate de către reclamantă, în condiţiile în care instanţa a reţinut că pârâta nu mai este îndrituită să formuleze probatorii în lipsa întâmpinării.
în vederea stabilirii unei corecte situaţii de fapt, se impune administrarea în apel a probelor cu înscrisuri şi interogatoriul reclamantei.
2. în cauză nu s-a făcut dovada calităţii procesuale active, în sensul dovedirii existenţei şi înregistrării reclamantei ca entitate juridică, existând la dosar numai dovada calităţii de reprezentant al apărătorului care a susţinut interesele reclamantei.
3. Instanţa a reţinut în mod greşit în cauză că reclamanta a făcut dovada interesului legitim în promovarea cererii.
Solicitarea înregistrării unor mărci pe teritoriul României, ca efect al înregistrării lor internaţionale, soluţionată prin decizii de refuz definitiv pentru teritoriul României, nu reprezintă o împrejurare de actualitate, ci vizează o eventualitate, aceea a unei viitoare posibile opţiuni, în sensul formulării unei noi cereri de înregistrare distinctă a mărcilor pe teritoriul României, situaţie ce nu a fost dovedită.
în cursul judecării apelului, apelanta-pârâtă nu a formulat cerere pentru administrarea de probatorii.
Examinând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Curtea apreciază că apelul nu este fondat.
1. Prin cererea dedusă judecăţii în cauză, s-a solicitat decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii MILLI înregistrate la O.S.I.M. sub nr. 038637 din data de
6 septembrie 2000 pentru clasele 16, 20, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35 şi 39.
La termenul din 17 noiembrie 2005, instanţa a încuviinţat, la solicitarea reclamantei, probele cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtei, iar la cel din 15 decembrie 2005, a respins cererea pârâtului de amânare a cauzei pentru a răspunde la interogatoriu, constatând nedepunerea răspunsului la întrebările propuse de reclamantă şi comunicate pârâtei la termenul anterior.
Contrar susţinerilor din motivele de apel, pârâta nu a formulat vreo solicitare de administrare a probelor în faţa primei instanţe, asupra căreia instanţa să se fi pronunţat în sensul că, în lipsa întâmpinării, pârâta nu mai este îndrituită să formuleze probatorii or, cel puţin, încheierile de şedinţă de la termenele menţionate nu reflectă asemenea acte procedurale (ca, de altfel, nici cea de la termenul la care cauza a fost reţinută spre soluţionare - 23 februarie 2006).
în absenţa manifestării de voinţă a pârâtei în legătură cu administrarea probelor în cursul judecăţii în primă instanţă şi a unei dispoziţii a instanţei pe acest aspect, criticile din motivarea apelului nu au obiect şi vor fi respinse ca atare.
2. în ceea ce priveşte calitatea procesuală activă, apelanta a susţinut că reclamanta ar fi trebuit să depună la dosar dovada înregistrării sale ca persoană juridică, în caz contrar, nu ar fi întrunită această condiţie de exerciţiu a acţiunii.
Existenţa ori inexistenţa ca persoană juridică interesează o altă condiţie decât cea indicată de apelantă, anume capacitatea de folosinţă, deoarece legitimarea procesuală activă în acţiunea în decăderea din dreptul la marcă presupune identitatea dintre titularul acţiunii şi „persoana interesată" în solicitarea decăderii, în termenii art. 45 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
Dată fiind finalitatea susţinerilor apelantei, Curtea le va evalua din perspectiva aptitudinii persoanei juridice de a avea drepturi şi obligaţii, în condiţiile în care apelanta a formulat susţineri distincte pe aspectul interesului în formularea cererii, de care este legată cerinţa calităţii procesuale active, ce urmează a fi analizat în cadrul celui de-al treilea motiv de apel.
în legătură cu statutul legal al persoanei, înscrisurile depuse în dosarul de fond sunt de natură a prezuma existenţa legitimă a persoanei juridice cu denumirea sub care a semnat cererea de chemare în judecată, F.H. Rt.
Astfel, evidenţele Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale atestă schimbarea titularului mărcilor MILLI invocate în speţa nr. 0730020 şi nr. 0758779 de pe numele N T. Rt. pe numele F.H. Rt., totodată, existenţa altor mărci în patrimoniul reclamantei.
Este prezumată, astfel, întrunirea elementelor esenţiale ale unei persoane juridice, respectiv organizare proprie, statut propriu şi, nu în primul rând, un patrimoniu (din care face parte şi dreptul asupra mărcilor înregistrate), cerute de art. 26 din Decretul nr. 31/1954.
în situaţia în care pârâta contestă statutul legal al reclamantei, ar fi trebuit să producă cel puţin un indiciu al faptului pretins, care să inducă un dubiu cu privire la aparenţa creată de înscrisurile de la dosar, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, motiv pentru care susţinerile apelantei vor fi înlăturate ca nefiind fondate, nefiind necesară în cazul de faţă însăşi dovada constituirii ca entitate juridică pentru întrunirea capacităţii de folosinţă în persoana reclamantei.
3. în ceea ce priveşte interesul în formularea cererii în decăderea pârâtei din dreptul la marcă, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 nu prevede un conţinut aparte al acestei noţiuni juridice, ca atare, acesta coincide cu cel din dreptul comun semnificând o cerinţă esenţială a dreptului la acţiune, reprezentată de folosul practic obţinut prin demersul judiciar.
Pe acest aspect, prima instanţă a reţinut că este suficientă formularea de către reclamantă la O.M.P.I. a cererilor de înregistrare pentru mărcile MILLI, chiar dacă au primit refuz definitiv pentru înregistrarea pe teritoriul României, în considerarea mărcii MILLI a pârâtei.
Apelanta a criticat aceste considerente cu motivarea că cererea de înregistrare a mărcii nu conduce la existenţa unui interes actual cât timp, urmare a refuzului iniţial, este necesară o nouă cerere, ceea ce conferă interesului doar un caracter virtual, depinzând de opţiunea reclamantei în sensul formulării sau nu a cererii.
Chiar dacă motivarea Tribunalului este eliptică, deoarece nu redă în concret legătura dintre cererile de înregistrare şi întrunirea cerinţei interesului, se impune menţinerea sentinţei şi respingerea motivului de apel vizând excepţia lipsei de interes pentru considerentele din prezenta decizie, de natură a le completa pe cele ale primei instanţe.
Cerinţa interesului legitim şi actual în promovarea acţiunii în decăderea din dreptul la marcă pentru nefolosirea acesteia este întrunită în patrimoniul titularilor unui drept subiectiv în legătură cu o marcă sau un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă, drept al cărui exerciţiu este împiedicat de existenţa unei alte mărci despre care se pretinde a nu fi fost utilizată în decurs de 5 ani.
Condiţia premisă a interesului este legătura dintre semnele în conflict, dată de identitatea/similaritatea acestora, precum şi dintre produsele/serviciile asupra cărora poartă semnele, de asemenea, identice sau similare (cu excepţia situaţiei în care se invocă un grad ridicat de cunoaştere de către public a unuia dintre semnele identice ori similare). Această condiţie este întrunită în speţă, deoarece este vorba despre identitate de semn - MILLI, pentru produse şi servicii din aceleaşi clase 32 şi 35.
Dreptul subiectiv al terţului poate fi reprezentat şi de un drept de creanţă, dat de vocaţia la dobândirea dreptului real la marcă prin înregistrare; ca atare, interesul subzistă şi în patrimoniul persoanelor care au formulat cerere de înregistrare naţională ori internaţională, însă aceasta a fost respinsă în considerarea existenţei unei mărci anterioare, identice sau similare celei a cărei protecţie se tindea a se obţine, deoarece eventuala admitere a cererii în decădere ar înlătura însuşi temeiul refuzului de înregistrare a mărcii reclamantei.
Este lipsit de relevanţă faptul pretins de către pârâtă, anume că, în ipoteza admiterii cererii în decădere, reclamanta are o opţiune deschisă pentru a formula sau nu o nouă cerere de înregistrare, ceea ce conferă interesului un caracter virtual.
Dreptul de opţiune a fost deja exercitat, într-un moment anterior formulării cererii în decădere, depunerea cererii de înregistrare, ulterior respinsă, având semnificaţia intenţiei de a se dobândi protecţia asupra semnului prin înregistrare. Atare manifestare de voinţă precedând demersul judiciar este suficientă pentru un interes actual la data introducerii acţiunii, fiind lipsită de importanţă o împrejurare viitoare precum parcurgerea unei noi proceduri administrative în ipoteza admiterii cererii în decădere.
Deşi aceste considerente sunt suficiente în sine pentru justificarea interesului, Curtea apreciază că în speţă sunt necesare argumente suplimentare, câtă vreme nu reclamanta este titularul cererilor de înregistrare internaţională MILLI, refuzate în România pentru clasele 32 şi 35 în considerarea mărcii anterioare aparţinând pârâtei.
Din notificările expediate de O.S.I.M. către O.M.P.I. în temeiul art. 5 din Aranjamentul de la Madrid privind refuzul înregistrării în România, rezultă că cererile pentru marca MILLI au fost formulate de N.T. Rt. (nr. 758779), respectiv de H.T. Rt. (nr. 730020), persoane juridice din Ungaria, cereri transformate ulterior în mărci cu aceleaşi numere.
Chiar dacă mărcile pentru clasele admise la înregistrare au ajuns de la N.T. în patrimoniul reclamantei din speţă - probabil prin cesiune - (prezumându-se un act similar anterior între H.T. şi N.T. pentru marca 730020), iar refuzul la înregistrare este înscris în baza de date a O.M.P.I. alături de numele titularului actual F.H., este discutabil dacă cererea cedentului mărcii acoperă cerinţa interesului în persoana cesionarului, dat fiind că interesul trebuie să fie atât legitim şi actual, cât şi personal şi direct.
Pentru a se înlătura orice dubiu în privinţa acestui aspect, Curtea urmează a verifica această condiţie de exerciţiu a acţiunii prin prisma elementelor interesând persoana reclamantei înseşi, şi nu a autorului său.
Se constată că reclamanta este în prezent titularul mărcilor MILLI nr. 730020 şi 758779 în toate celelalte ţări pentru care s-a cerut înregistrarea, în număr de 11, inclusiv pentru clasele 32 şi 35 pentru care au fost refuzate în România.
Ca atare, are în obiectul de activitate derularea de acte comerciale cu privire la produsele şi serviciile din clasele respective, fiind, aşadar, un competitor pe piaţă al pârâtei care se presupune a desfăşura comerţ cu privire la bunurile din clasele pentru care a obţinut protecţia asupra mărcii MILLI în România.
Este evident că reclamanta nu poate derula asemenea activitate comercială în România, în contextul protecţiei pârâtei purtând asupra semnului identic vizând produse identice ori similare, pentru un singur asemenea act de comerţ
fiind pasibilă de încălcarea drepturilor exclusive ale pârâtei asupra mărcii MILLI, implicit de săvârşirea faptei ilicite de contrafacere a acestei mărci.
Ca atare, nu s-ar putea pretinde reclamantei o dovadă palpabilă a intenţiei de a intra pe piaţa românească, în condiţiile în care reuşita unui astfel de demers de natură economică este incertă, piaţa fiind la acest moment blocată de pârâtă, ca titulară a unor drepturi exclusive asupra mărcii identice.
Amploarea şi costurile unei astfel de operaţiuni de extindere impun o evaluare atentă a riscurilor, fiind plauzibil că un comerciant precaut nu ar iniţia măcar preparative în acest sens dacă s-ar bănui în postura de a săvârşi acte de contrafacere.
Ar fi, aşadar, excesiv a pretinde reclamantei să înfăţişeze dovada cel puţin a pregătirilor efectuate în vederea utilizării semnului MILLI în România, pentru produse ori servicii din clasele refuzate iniţial la înregistrare, fiind suficientă intenţia de a comercializa în România, afirmată în cererea introductivă şi materializată prin prezentul demers judiciar.
Cu atât mai mult, nu i se poate pretinde să formuleze în nume propriu o cerere de înregistrare la O.S.I.M. pentru clasele 32 şi 35, cât timp reclamanta are alegerea, în cazul admiterii cererii în decădere, între obţinerea protecţiei prin înregistrarea semnului şi comercializarea de produse/servicii purtând acest semn fără a-l înregistra ca marcă. în plus, cererea ar fi pur formală, câtă vreme subzistă impedimentul preexistenţei mărcii pârâtei, ca motiv relativ de refuz la înregistrare previzibil a-i fi opus.
Pe baza considerentelor expuse, Curtea conchide în sensul că interesul în formularea cererii în decădere este circumscris în speţă calităţii reclamantei de comerciant care utilizează un semn identic celui al pârâtei pentru produse/servicii identice sau similare, semn a cărui folosire ori protecţie pe teritoriul României este imposibilă, din cauza deţinerii de către pârâtă a drepturilor exclusive asupra aceluiaşi semn.
Este suficientă afirmarea intenţiei de extindere a activităţii comerciale în România în cadrul descris, cererea în decădere reprezentând, în context, un mijloc procesual ce respectă regulile concurenţei loiale între comercianţii ce vizează aceeaşi piaţă de produse sau servicii.
în consecinţă, Curtea va înlătura şi cel de-al treilea motiv de apel şi va respinge apelul ca nefondat, în aplicarea art. 296 C. pr. civ. (A.C.)
| ← Marcă. Acţiune în contrafacere. Risc de confuzie.... | Marcă. Acţiunea în contrafacere. Inexistenţa premisei legale... → |
|---|
