Marcă. Semn uzual. Determinare. Consacrare legislativă. Lipsă de relevanţă. întrebuinţare generalizată curentă pentru serviciul desemnat de marcă
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998: art. 5 lit. c), art. 3 lit. a) Ordinul nr. 62/2003
Nerespectarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 84/1998 este prevăzută de dispoziţiile art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998 drept o cauză de anulare a înregistrării unei mărci.
în aplicarea art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se consideră uzual acel semn care, prin folosire şi funcţie (cum este cazul cuvintelor sau combinaţiilor de cuvinte din limbajul curent folosite în contextul lor obişnuit), prin aport lingvistic (termene noi asociate unui produs sau serviciu şi care constituie o denumire uzuală pentru acel produs sau serviciu) sau printr-o întrebuinţare generalizată, a devenit curent, iar folosirea lui are drept scop desemnarea obiectului însuşi, datorită naturii sau proprietăţilor sale.
în aprecierea caracterului uzual al unui semn şi a consecinţelor pe care acest caracter, odată reţinut, îl produce asupra înregistrării ca marcă a semnului, este lipsită de relevanţă o consacrare legislativă a termenului ce denumeşte marca, prin urmare, şi momentul la care aceasta a intervenit.
Pot reprezenta denumiri uzuale ale unui produs sau serviciu şi cuvinte care fac parte din fondul lingvistic consacrat sau lărgit prin aport lingvistic şi care nu beneficiază de o definiţie cuprinsă într-un act normativ, fără ca aceasta să însemne că nu pot avea o întrebuinţare generalizată curentă pentru un anumit produs sau serviciu.
Pe de altă parte, faptul că un anumit termen este consacrat la un moment dat pe plan legislativ poate constitui un argument că acel termen există în fondul lingvistic şi că produsul sau serviciul pe care-l desemnează are o largă utilizare.
Or, termenul de „Tunning" era, la momentul înregistrării mărcii, larg utilizat de publicul beneficiar al serviciilor pe care le desemna, conceptul devenind uzual în practicile comerciale având ca obiect astfel de servicii.
(C. Ap. Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 543/A din 20 februarie 2007)
NOTA 1: Hotărârea a rămas irevocabilă prin nerecurare.
NOTA 2: Ordinul nr. 62 din 12 august 2003 (M. Of. nr. 592 din 20 august 2003), la care se face referire în speţă, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul nr. 2135 din 8 decembrie 2005 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4. Era, însă, în vigoare atât la data înregistrării mărcii „Tuning", 29 martie 2001, cât şi la data formulării cererii de anulare a mărcii, 28 februarie 2005.
Prin cererea înregistrată la data de 28 februarie 2005 pe rolul Tribunalul Bucureşti, secţia a lll-a civilă, reclamanta SC P.S. Tuning SRL a chemat în judecată pe pârâta SC C.C. Tuning SRL şi a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu O.S.I.M. să dispună prin hotărârea pe care o va pronunţa, anularea înregistrării mărcii „Tuning", a cărui titulară este pârâta SC C.C, Tuning potrivit certificatului de înregistrare nr. 47942/29 martie 2001 eliberat de O.S.I.M..
în motivarea cererii reclamanta arată că, în temeiul art. 5 lit. c) şi d) raportat la art. 48 din Legea nr. 84/1998 se impune anularea înregistrării mărcii menţionate pentru următoarele considerente:
Noţiunea de „Tuning" indică o operaţiune tehnică specifică domeniului serviciilor de îmbunătăţire a performanţelor tehnice şi aerodinamice a unui autovehicul.
Conceptul de „Tuning" astfel cum a fost înregistrat de către pârâta SC C.C. TUNING SRL nu reprezintă altceva decât un termen de specialitate care grupează în mod neselectiv, nespecific, o serie de servicii care au propria individualitate şi sunt clar delimitate de lege ca servicii de sine-stătătoare şi nu un serviciu cu caracter distinctiv oferit de titularul său prin care pârâta să-şi individualizeze anumite servicii pe care le prestează.
Prin noţiunea de „Tuning" legiuitorul desemnează o specie de servicii de specialitate prestate în special vehiculelor rutiere şi/sau componentelor acestora, o „activitate care are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate (...) faţă de tipul omologat".
Or, prin aprobarea protejării mărcii „Tuning" privită ca semn distinctiv, se ajunge să se ofere exclusivitate nu pentru un serviciu specific, individualizat, oferit de titularul său, ci se oferă exclusivitate şi protecţie asupra unei categorii de servicii, ignorându-se faptul că noţiunea de „Tuning" de fapt diferenţiază conceptual o categorie de servicii de alta.
Se susţine totodată că noţiunea de „Tuning" reprezintă o noţiune uzuală în limbajul şi practica comercială a serviciilor de îmbunătăţire a performanţelor tehnice şi aerodinamice ale unui autovehicul şi care fac parte din denumirea comercială a unui număr mare de comercianţi.
Se indică în drept dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) raportate la art. 48 din Legea nr. 84/1998.
La termenul de judecată din data de 25 mai 2005 reclamanta a precizat temeiul de drept al acţiunii ca fiind prevederile art. 48 lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998.
Prin sentinţa civilă nr. 1312 din 11 noiembrie 2005 Tribunalul Bucureşti, secţia a lll-a civilă a respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi a respins ca neîntemeiată acţiunea principală.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că dintre cazurile enumerate la literele a) - e) ale art. 5 din Legea nr. 84/1998, singurul caz indicat în susţinerile reclamantei este cel prevăzut la lit. c). în legătură cu caracterul pretins uzual al termenului „Tuning" înregistrat ca marcă, Tribunalul a reţinut că din probele administrate la dosar nu rezultă că acest cuvânt era la data înregistrării mărcii o denumire generică, larg răspândită, desemnând activitatea de modificare şi îmbunătăţire a performanţelor tehnice ale unui autovehicul, astfel cum susţine pârâta, consacrarea legislativă menţionată de aceasta intervenind ulterior înregistrării ca marcă, în anul 2003, prin metodologia publicată în Monitorul Oficial nr. 592 din 20 august 2003.
S-a apreciat prin hotărârea pronunţată ca irelevantă cu privire la caracterul uzual al acestui termen dobândit în România, împrejurarea că termenul „Tuning" se regăseşte în publicaţiile editate în străinătate ca şi împrejurarea că termenul „Tuning" ce a fost înregistrat ca marcă a pârâtei reprezintă anumite servicii care au propria individualitate şi sunt clar delimitate de lege, atâta timp cât la momentul înregistrării, pârâta a ales acest semn care coincide cu denumirea firmei, pentru a garanta calitatea propriilor servicii şi pentru a le distinge de serviciile altor competitori.
împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat şi motivat apel reclamanta SC P.S. Tuning SRL.
Prin motivele de apel formulate se critică hotărârea primei instanţe pentru următoarele motive:
Instanţa de fond a omis să analizeze valabilitatea înregistrării mărcii „Tuning" în raport de dispoziţiile art. 48 raportate la cele ale art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998.
Se susţine că în analiza valabilităţii înregistrării mărcii în raport de dispoziţiile legale menţionate, se impune concluzia că la data înregistrării termenul „Tuning"
62. 977 desemna un termen de specialitate şi nu un serviciu distinctiv oferit doar de intimată, ceea ce atrage nulitatea înregistrării lui ca marcă.
Aceasta deoarece, funcţia esenţială a unei mărci este aceea de a garanta că anumite servicii sunt prestate sub controlul titularului mărcii, că acesta răspunde pentru calitatea lor şi că acestea pot fi clar individualizate de cele ale altor competitori.
Apelanta arată că instanţa de fond a interpretat greşit probele administrate în cauză atunci când a considerat valabil înregistrarea mărcii „Tuning" în raport de dispoziţiile art. 48 raportate la cele art. 5 din Legea nr. 84/1998.
Din aceste probe a rezultat că activitatea de „Tuning" a apărut şi s-a individualizat ca activitate comercială, cu mult înainte şi distinct de înregistrarea sa ca marcă de către intimată.
Prin înscrisurile depuse s-a dovedit că mai multe societăţi comerciale realizau servicii de „Tuning" cu mult înainte de momentul la care s-a înregistrat marca, astfel încât înregistrarea acestei mărci s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998, dispoziţii care interzic înregistrarea unei mărci care nu diferenţiază serviciile diferite oferite de un comerciant de cele ale altuia, ci desemnează specia serviciului ca atare.
Intimata SC C.C. Tuning SRL a formulat întâmpinare la apelul declarat în cauză prin care a solicitat respingerea apelului formulat şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca fiind legală şi temeinică.
în faza de judecată a apelului a fost administrată proba cu înscrisuri.
Analizând sentinţa apelată în limita criticilor formulate prin motivele de apel, Curtea constată că apelul este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:
Ca o chestiune prealabilă Curtea constată că precizarea făcută de reclamantă în faţa primei instanţe la termenul de judecată din data de 25 mai 2005 a cuprins referirea la prevederile art. 48 lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998.
Artiolul 48 din Legea nr. 84/1998 reglementează cazurile în care, orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării unei mărci.
Nerespectarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 84/1998 este prevăzută ca o cauză de anulare a înregistrării mărcii de dispoziţiile art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Prin urmare, referirea la prevederile art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi care trimit la dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 84/1998 este o simplă inadvertenţă. în realitate, aşa cum rezultă din dezvoltarea motivelor invocate în susţinerea cererii de chemare în judecată, ceea ce se pretinde de către reclamantă este o încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 la înregistrarea mărcii în litigiu. Pe cale de consecinţă, anularea înregistrării mărcii putea fi solicitată în baza art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998, iar nu în baza art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1998, cum numai dintr-o eroare s-a putut menţiona.
De altfel atât instanţa cât şi partea adversă au avut în vedere prevederile art. 5 iar nu ale art. 6 din Legea nr. 84/1998 şi, pe cale de consecinţă, art. 48 lit. a) iar nu lit. b) din acelaşi act normativ.
Totodată Curtea constată că, deşi prin aceeaşi precizare s-au indicat şi dispoziţiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, instanţa nu a analizat cererea de anulare a înregistrării mărcii şi din perspectiva motivului reglementat de acest text de lege - şi anume solicitarea cu rea-credinţă a înregistrării - însă, faţă de limitele investirii stabilite prin motivele de apel, Curtea nu este legal învestită cu analiza acestui aspect.
Faţă de cele reţinute şi de împrejurarea că prima instanţă a soluţionat cererea de anulare a înregistrării mărcii exclusiv prin prisma art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998, Curtea urmează a analiza în prezentul apel dacă interpretarea dispoziţiilor legale menţionate făcută de tribunal în raport de situaţia de fapt avută în vedere, este sau nu legală.
Potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special forma produsului sau a ambalajului sau combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.
Legea română nu formulează în mod expres condiţiile pe care un semn, pentru a fi admis şi înregistrat ca marcă trebuie să le îndeplinească, dar, modul de formulare al articolului enunţat anterior permite stabilirea acestor condiţii.
Astfel, din modul de definire al mărcii („marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane") rezultă că distinctivitatea este o condiţie esenţială pentru înregistrarea ca marcă a unui semn.
Marca nu prezintă un caracter distinctiv atunci când este necesară, când este uzuală sau când este descriptivă. Tocmai de aceea, prin art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998, legiuitorul a exclus de la protecţie „mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante” iar dacă totuşi o astfel de marcă a fost înregistrată, a permis anularea înregistrării ei în baza art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998.
în aplicarea art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998 urmează a considera uzual acel semn care, prin folosire şi funcţie (cum este cazul cuvintelor sau combinaţiilor de cuvinte din limbajul curent folosite în contextul lor obişnuit), prin aport lingvistic (termene noi asociate unui produs sau serviciu şi care constituie o denumire uzuală pentru acel produs sau serviciu) sau printr-o întrebuinţare generalizată a devenit curent, iar folosirea lui are drept scop desemnarea obiectului însuşi, datorită naturii sau proprietăţilor sale.
Tribunalul a considerat că din probele administrate în cauză nu a rezultat că termenul tunning era la data înregistrării mărcii Tuning o denumire generică, larg răspândită, „consacrarea legislativă" a termenului intervenind ulterior înregistrării mărcii, respectiv în anul 2003, prin Metodologia publicată în Monitorul Oficial al României nr. 592/20 august 2003.
Curtea reţine în primul rând că, sub aspectele care interesează caracterul uzual al unui semn din perspectiva art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi a consecinţelor pe care acest caracter odată reţinut îl produce asupra înregistrării ca marcă a semnului, este lipsită de relevanţă „consacrarea legislativă" a termenului şi, prin urmare şi momentul la care o atare „consacrare legislativă" a intervenit.
Este evident că pot reprezenta denumiri uzuale ale unui produs sau serviciu şi cuvinte care fac parte din fondul lingvistic consacrat sau lărgit prin aport lingvistic şi care nu beneficiază de o definiţie cuprinsă într-un act normativ, fără ca aceasta să însemne că nu pot avea o întrebuinţare generalizată curentă pentru un anumit produs sau serviciu.
Pe de altă parte, faptul că un anumit termen este consacrat la un moment dat pe plan legislativ poate constitui un argument că acel termen există în fondul lingvistic şi că produsul sau serviciul pe care-l desemnează are o largă utilizare.
Semnul înregistrat ca marcă de către intimata-pârâtă reprezintă un termen de specialitate ce desemnează o serie de servicii care au ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculului rutier şi/sau a componentelor acestuia faţă de tipul omologat.
Caracterul general al operaţiunilor grupate sub acest termen nu poate conferi serviciilor prestate de un comerciant caracter distinctiv faţă de serviciile de aceeaşi natură prestate de un alt comerciant.
Din copia publicaţiilor de specialitate depuse la dosar a rezultat că termenul de tunning era larg utilizat de publicul beneficiar al serviciilor pe care le desemna, conceptul devenind uzual în practicile comerciale având ca obiect astfel de servicii. Aceste publicaţii sunt anterioare înregistrării mărcii în litigiu şi evidenţiază o utilizare uzuală a termenului pentru categoria de servicii pe care le cuprinde, publicaţiile cuprinzând informaţii despre impunerea unei adevărate pieţe de tunning determinată de numărul tot mai mare al comercianţilor care prestează astfel de servicii şi capitole destinate în mod exclusiv practicilor desfăşurate sub acest concept.
Aprecierea caracterul uzual al termenului în litigiu trebuie făcută prin raportare la publicul destinatar al serviciului sau produsului pe care acesta îl defineşte şi nu poate ignora caracterul internaţional al practicilor comerciale.
Pe de altă parte, înregistrarea ca marcă a unui termen uzitat în practicile comerciale, provenind din fondul lingvistic al unei limbi de mare circulaţie şi care are un caracter descriptiv, generic, poate reprezenta o piedică în libera circulaţie a serviciilor şi produselor întrucât înregistrarea are ca efect tocmai dobândirea unui drept exclusiv asupra termenului, în dauna potenţialilor concurenţi.
Prin urmare, Curtea apreciază că în cauză s-a dovedit caracterul uzual al termenului înregistrat ca marcă de către intimată, s-a probat că acest semn a devenit uzual tocmai pentru desemnarea produselor şi serviciilor pentru care s-a solicitat înregistrarea sa ca marcă, ceea ce-l face lipsit de distinctivitate şi impune anularea înregistrării.
Faţă de considerentele expuse, apreciind ca întemeiate criticile fondate pe prevederile art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998 raportate la art. 5 lit. c) din Legea nr. 84/1998, având în vedere că prima instanţă a analizat cererea cu care a fost învestită exclusiv prin prisma acestui temei de drept, Curtea nu se va mai pronunţa şi asupra motivelor de apel întemeiate pe dispoziţiile art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998 raportate la art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998.
Analiza, pentru prima dată în faza de judecată a apelului a motivului de anulare a mărcii în litigiu întemeiat pe dispoziţiile art. 48 lit. a) din Legea nr. 84/1998 raportat la art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, ar însemna privarea părţilor de beneficiu dublului grad de jurisdicţie.
în consecinţă, în baza art. 296 C. pr. civ., Curtea va admite apelul declarat de apelanta-reclamantă şi va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va admite cererea formulată şi va anula marca „Tuning" nr. 47942, urmând a menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. (A.C.)
| ← Marcă. Opoziţie la înregistrare. Analiza riscului de... | Acţiune în constatare interogatorie. Calitate procesuală... → |
|---|
