Acţiune în contrafacere. Semn similar cu marca (TOMMY HILFIGER/TOMY). Produse identice. Risc de confuzie. Sarcina probei
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 35 alin. (2) lit. b), art. 37
1. Conform art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în
activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Semnul aplicat pe produsele reţinute în vamă este similar cu semnul înregistrat ca marcă de către reclamantă. Astfel, fără să reproducă întocmai elementul verbal protejat de reclamantă, semnul inscripţionat pe produse preia unul din cuvintele care alcătuiesc marca reclamantei, scris însă parţial diferit.
Produsele pe care a fost aplicat semnul sunt produse cosmetice, identice cu o parte din cele protejate de marca reclamantei pe teritoriul României.
Dată fiind similaritatea semnelor şi identitatea produselor pentru care sunt utilizate, există un risc de confuzie în rândul consumatorilor în privinţa originii acestor produse, potenţialii consumatori putând să creadă că acestea au fost produse de titularul mărcii înregistrate.
2. Prima instantă a retinut că nu rezultă din actele dosarului
împrejurările în care aceste mărfuri au fost puse în comerţ, cu sau fără acordul titularului mărcii, şi de aici a prezumat caracterul licit al operaţiunii.
Cum însă reclamanta a susţinut că mărfurile au fost produse şi comercializate fără autorizarea sa, era în sarcina pârâtei să facă dovada faptului pozitiv contrar.
Nu i se poate pretinde reclamantei, care este titularul mărcii, să facă dovada că nu a autorizat utilizarea unui semn similar cu marca de către pârâtă, ceea ce reprezintă un fapt negativ.
3. Potrivit art. 37 din Legea nr. 84/1998, titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular sau cu consimţământul acestuia.
Pentru a se putea reţine aplicabilitate acestui text, ar fi trebuit să se facă dovada că este vorba de produse originale, care au fost puse în comerţ chiar de titularul mărcii sau cu consimţământul acestuia.
în primul rând, produsele importate de pârâtă nu poartă marca înregistrată a titularului, ci un semn care contraface marca reclamantei.
Pe de altă parte, pentru a se putea reţine aplicabilitatea acestui text, ar fi trebuit să se facă dovada că produsele au fost puse în comerţ chiar de titularului mărcii sau cu consimţământul acestuia.
In speţă, nu s-a făcut o astfel de dovadă, iar partea interesată să administreze probe în acest sens ar fi fost pârâta, care însă nu şi-a făcut niciun fel de apărări în cauză.
C.A. Bucureşti, Secţia a IX-a civilă pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 341/A din 6 octombrie 2005, nepublicată
Prin acţiunea înregistrată la 23 februarie 2005, reclamanta T.H.L. Inc. a chemat în judecată pe pârâta SC S.C. SRL solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate că mărfurile importate de pârâtă şi reţinute de către autorităţile vamale conform Deciziei Autorităţii Naţionale a Vămilor nr. 6136/MC/8 februarie 2005 aduc atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii TOMMY HILFIGER şi să dispună interzicerea importului şi comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor purtând mărci identice sau similare, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, la data de 2 februarie 2005, autorităţile vamale din cadrul Biroului Vamal Giurgiu au reţinut, ca fiind susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, un număr de 1632 bucăţi deo-spray, purtând inscripţionată denumirea TOMY. Produsele reţinute provin din Turcia, fiind exportate de către K.K.G.V.D.T. şi importate de către pârâta SC S.C. SRL.
TOMMY HILFIGER reprezintă marcă înregistrată a reclamantei, conform certificatului de înregistrare O.S.I.M. nr. 32343/14.04.1997, iar importul şi comercializarea neautorizată a produselor purtând mărci identice sau similare cu aceasta aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute asupra mărcii.
Prin sentinţa civilă nr. 257/24.03.2005, Tribunalul Bucureşti -Secţia a V-a civilă a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:
Reclamanta este titulara dreptului de proprietate asupra mărcii TOMMY HILFIGER pentru produse din clasele 3,9 şi 25, beneficiind de protecţie şi pe teritoriul României.
Pârâtei i-au fost trimise, de către o societate comercială din Turcia, 1632 bucăţi deo-spray, inscripţionate TOMY, mărfuri carc fac parte din clasa 3.
Din actele dosarului nu rezultă, însă, împrejurările în care aceste mărfuri au fost puse în comerţ, cu sau fară acordul titularului mărcii, şi nici natura mărfurilor comercializate, mărfuri originale sau contrafăcute.
In drept, instanţa a reţinut că, potrivit art. 37 din Legea nr. 84/1998, titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular sau cu consimţământul acestuia, iar acest text, care reglementează regimul aşa-ziselor importuri paralele, se coroborează cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 202/2000.
Prin urinare, a reţinut Tribunalul, nu se poate stabili că mărfurile importate de pârâtă aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei câtă vreme nici din cererea introductivă de instanţă şi nici din probele administrate nu rezultă natura mărfurilor şi modalitatea în care acestea au fost puse în comerţ.
împotriva sentinţei a declarat apel reclamanta, invocând următoarele motive:
în mod greşit Tribunalul Bucureşti a considerat că în speţă nu rezultă natura mărfurilor importate şi modalitatea în care acestea au fost puse în comerţ.
Din moment ce titularul mărcii susţine că mărfurile importate şi inscripţionate cu însemnul TOMY sunt doar nişte imitaţii frauduloase, astfel că nu sunt produse originale, şi, de asemenea, că atât importatorul, cât şi exportatorul de la care provin mărfurile nu sunt autorizaţi să facă acte de comerţ cu produse purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei -TOMMY HILFIGER, legal înregistrată, atunci revine pârâtului obligaţia de a proba faptul pozitiv contrar, în sensul că are o justificare legitimă pentru faptele sale.
Lipsa oricăror autorizări din partea titularului dreptului ori a altor justificări legitime este, în sens juridic, fapt negativ, şi, cum faptul negativ este de principiu imposibil de dovedit de către reclamant, rămâne în sarcina pârâtului să invoce şi să probeze faptul pozitiv contrar.
Acest principiu cunoscut în dreptul comun al răspunderii civile delictuale este aplicabil şi în materia răspunderii civile pentru acte de contrafacere, revenindu-i pârâtului sarcina de a proba cauza exone-ratoare de răspundere.
In ceea ce priveşte aplicabilitatea art. 37 din Legea nr. 84/1998, acest text de lege porneşte de la premisa unor produse originale care
au fost puse în comerţ, or, în speţă, pârâta nu a importat produse originale purtând marca TOMMY HILFIGER, ci produse contrafăcute în mod grosolan, prin imitarea mărcii reclamantei, legal înregistrată, fiind imposibilă calificarea actelor de import ca fiind importuri paralele.
In speţă, însemnul folosit de către pârâtă, TOMY, este similar mărcii TOMMY HILFIGER, existând posibilitatea creării unui risc de confuzie sau de asociere a produselor importate de către pârâtă cu produsele purtând marca reclamantei sau cu producătorul acestora.
Apelanta a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
Intimata, deşi legal citată, nu a depus la dosar întâmpinare şi nu şi-a delegat reprezentant în instanţă.
Apelul este fondat şi urmează a fost admis pentru următoarele considerente:
Reclamanta este titulara dreptului asupra mărcii TOMMY HILFIGER, conform certificatului de înregistrare nr. 32343 eliberat de
O.S.I.M., obţinând protecţia pe teritoriul României pe termen de 10 ani, începând cu data de 14 aprilie 1997.
Clasele de produse pentru care a fost obţinută protecţia sunt: 3 -cosmetice, parfumuri, articole de toaletă; 9 - ochelari de vedere, ochelari de soare şi rame de ochelari; 25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de purtat pe cap.
La data de 2 februarie 2005, Autoritatea Naţională a Vămilor a decis - la cererea reclamantei - suspendarea operaţiunii de vămuire şi reţinerea a 1632 bucăţi deo-spray având inscripţionată marca TOMY, mărfurile fiind importate de pârâta SC S.C. SRL de la o societate comercială din Turcia, respectiv K.K.G.V.D.T.
Conform art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti compctcnte să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fară consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
In speţă, semnul TOMY aplicat pc produsele reţinute în vamă este similar cu semnul TOMMY HILFIGER, înregistrat ca marcă de către reclamantă. Astfel, fară să reproducă întocmai elementul verbal protejat de reclamantă, semnul inscripţionat pc produse preia unul din
cuvintele care alcătuiesc marca reclamantei - TOMMY scris însă cu un singur „M.”.
Produsele pe care a fost aplicat semnul sunt produse cosmetice, identice cu o parte din cele protejate de marca reclamantei pe teritoriul României.
Dată fiind similaritatea semnelor şi identitatea produselor pentru care sunt utilizate, există un risc de confuzie în rândul consumatorilor în privinţa originii acestor produse, potenţialii consumatori putând să creadă că acestea au fost produse de titularul mărcii înregistrate.
Prima instanţă a reţinut că nu rezultă din actele dosarului împrejurările în care aceste mărfuri au fost puse în comerţ, cu sau tară acordul titularului mărcii, şi de aici a prezumat caracterul licit al operaţiunii.
Cum însă reclamanta a susţinut că mărfurile au fost produse şi comercializate fară autorizarea sa, era în sarcina pârâtei să facă dovada faptului pozitiv contrar, aşa cum corect se arată în motivele de apel.
Nu i se poate pretinde reclamantei, care este titularul mărcii, să facă dovada că nu a autorizat utilizarea unui semn similar cu marca de către pârâtă, ceea ce reprezintă un fapt negativ.
Pârâta, care ar fi putut face dovada faptului pozitiv contrar - dacă ar fi înţeles să susţină un asemenea fapt -, nu s-a prezentat nici în faţa primei instanţe şi nici a celei de apel şi nu a administrat nicio probă prin care să combată susţinerile reclamantei.
In ceea ce priveşte dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 84/1998, pe care şi-a întemeiat tribunalul hotărârea, acestea nu sunt aplicabile în speţă din două motive:
Potrivit textului menţionat, titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular sau cu consimţământul acestuia.
In primul rând, produsele importate de pârâtă nu poartă marca înregistrată a titularului, ci un semn care, dată fiind asemănarea cu marca şi identitatea produselor protejate, contraface marca reclamantei.
Pe de altă parte, pentru a se putea reţine aplicabilitatea acestui text, ar fi trebuit să se facă dovada că produsele au fost puse în comerţ chiar de titularului mărcii sau cu consimţământul acestuia.
în speţă nu s-a făcut o astfel de dovadă, iar partea interesată să administreze probe în acest sens ar fi fost pârâta, care însă nu şi-a făcut niciun fel de apărări în cauză.
In plus, dacă totuşi reclamantul ar fi fost acela care a pus în comerţ produsele în litigiu ori ar fi consimţit la aceasta, este de presupus că ar fi utilizat ori ar fi autorizat aplicarea semnului aşa cum a fost înregistrat, şi nu o imitaţie a acestuia.
Prin urmare, câtă vreme nu s-a dovedit că reclamanta a pus în comerţ produsele incriminate sau a consimţit la aceasta şi nici nu a autorizat pe pârâtă să efectueze operaţiuni de import cu privire la produse purtând un semn similar cu marca înregistrată, reclamanta este îndreptăţită să solicite interzicerea importului şi a comercializării produselor contrafăcute, în temeiul art. 35 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998.
In baza art. 296 C. proc. civ., Curtea a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa şi a admis acţiunea reclamantei.
Curtea a interzis importul şi comercializarea neautorizată de către pârâtă a produselor cosmetice inscripţionate cu denumirea TOMY.
Notă: în acelaşi sens, a se vedea şi C.A. Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 367/A din 25 octombrie 2005 (HUGO/HUGOSS), nepublicată.
| ← Coparticipare procesuală pasivă obligatorie. Acţiune în... | Acţiune în contrafacere. Marcă înregistrată pe cale... → |
|---|
