ICCJ. Decizia nr. 7102/2012. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 7102/2012
Dosar nr. 22320/3/2008
Şedinţa publică din 20 noiembrie 2012
Prin decizia civilă nr. 232A din data de 6 octombrie 2011, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a dispus după cum urmează:
A respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.
A respins apelurile formulate de reclamanta Asociaţia Presei Auto din România şi pârâta Uniunea Ziariştilor şi Editorilor Auto din România împotriva sentinţei civile nr. 822 din 11 iunie 2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca nefondate.
A obligat apelanta - reclamantă să plătească apelantei - pârâte suma de 4253 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.
Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea de Apel a reţinut următoarele considerente:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, sub nr. 22320/3 din 10 iunie 2008, reclamanta Asociaţia Presei Auto din România A.P.A.R. a chemat în judecată pe pârâtele Uniunea Ziariştilor şi Editorilor Auto din România U.Z.E.A.R. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând:
- anularea elementului verbal M.A., în sensul eliminării acestuia din ansamblul reprezentării grafice a mărcii individuale combinată nr. G1. constând din denumirea „M.A., U.Z.E.A.R.”, cu element figurativ, aparţinând pârâtei, pentru Clasa 16 „Publicaţii”, Clasa 35 „Expoziţii şi concursuri cu scop publicitar şi comercial”, Clasa 39 „Distribuţie de publicaţii”, Clasa 41 „Expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi educaţional şi servicii editoriale”, Clasa 42 „Servicii redacţionale, creare şi menţinere de site-uri web.”, ca urmare a creării riscului de confuzie şi de asociere atât pentru lista de produse şi servicii din clasele 35 şi 41, cât şi pentru lista de produse şi servicii din clasele complementare 16, 39 şi 42;
- obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze elementul verbal „M.A.”, pentru clasele 16, 35, 39, 41 şi 42;
- obligarea pârâtei să publice hotărârea ce se va pronunţa în prezenta cauză într-un ziar de largă circulaţie;
- obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că deţine dreptul exclusiv asupra elementului verbal „M.A.”, în cadrul mărcii nr. M1., drept obţinut ca urmare a înscrierii acestuia în Registrul Naţional al Mărcilor R.N.M., pentru clasa 35 „Publicitate, în special prin organizare de târguri şi saloane auto” şi pentru clasa 41 „Organizare de competiţii auto”;
Dreptul său a fost constatat prin Hotărârea ar. 33 din 11 februarie 2003 pronunţată de către Comisia de reexaminare mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin decizia civilă nr. 436 A din 04 mai 2004 pronunţată în Dosarul nr. 2530/2003 de către Tribunalul Bucureşti secţia a V-a civilă şi prin decizia civilă nr. 132 R/16 iunie 2005 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.
În anul 2000, 4 dintre membrii săi au plecat şi au fondat, împreună cu alţi câţiva ziarişti, U.Z.E.A.R. Mai mult, U.Z.E.A.R. a organizat, la sfârşitul anului 2000 în paralel cu „M.A. în România” organizată de A.P.A.R., o competiţie cu acelaşi nume.
Reclamanta a mai arătat că, în prezent, nu a putut să înregistreze ca nume de domeniul marca asupra căreia deţine drept exclusiv întrucât pârâta a înregistrat ca şi nume de domeniu WW., şi că o parte însemnată dintre comunicatele de presă referitoare la evenimentul „M.A.” sunt transmise în format electronic şi prin intermediul internetului.
În drept, au fost invocate prevederile art. 48 coroborate cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, detaliindu-se elementele vizate de aceste norme legale.
Prin sentinţa civilă nr. 822 din 11 iunie 2009 a fost respinsă acţiunea ca neîntemeiată, iar pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut, în esenţă, că:
Reclamanta este titulara mărcii combinate cu element verbal „M.A.” nr. M1./2005 pentru clasa 35 „Publicitate, în special prin organizare de târguri şi saloane auto „şi pentru clasa 41 „Organizare de competiţii auto”.
Pârâta este titulara mărcii combinate cu element verbal „M.A.” nr. G1./2000 pentru clasa 16 „Publicaţii”, clasa 35” Expoziţii şi concursuri cu scop publicitar şi comercial”, clasa 39 „Distribuţie de publicaţii.”; Clasa 41 „Expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi educaţional şi servicii editoriale”; Clasa 42 „Servicii redacţionale, creare şi menţinere de site-uri web.”
Reclamanta şi-a întemeiat cererea de anulare a mărcii pârâtei pe dispoziţiile art. 48 cu raportare la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, însă nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de aceste dispoziţii legale.
1. Nu este întrunită însăşi ipoteza de reglementare, care vizează protecţia unei mărci legal înregistrate faţă de o solicitare ulterioară din partea unui terţ în raport cu titularul mărcii deja protejate.
Ori, în speţă, marca pârâtei a fost înregistrată cu 5 ani înainte de marca reclamantei.
Împrejurarea că marca pârâtei a fost înregistrată fără drept exclusiv asupra elementului verbal „ M.A.”, în condiţiile Regulii 17 alin. (4) din H.G. nr. 833/1998 - potrivit căreia „în cazul în care marca include şi un element care este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Această declaraţie va fi publicată de O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată”, este nerelevantă.
2. În măsura în care s-ar aprecia că se poate solicita şi anularea unei mărci anterior protejate, nu sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de textul de lege menţionat.
Astfel, sub aspectul similarităţii celor două mărci în conflict, aceasta este slabă.
Prin hotărârea nr. 33 din 11 februarie 2003 pronunţată în Dosarul nr. 211/212/2002 de către Comisia de Reexaminare Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci - pe care reclamanta îşi întemeiază dreptul său - s-a apreciat că mărcile părţilor, dacă se face abstracţie de elementul verbal, sunt diferite atât din punct de vedere conceptual, cât şi vizual, elementele figurative şi dispunerea lor fiind diferită. În ceea ce priveşte elementele verbale, Comisia a constatat că marca aparţinând U.Z.E.A.R. are ca element verbal „M.A. U.Z.E.A.R.”, iar marca A.P.A.R. are ca element verbal „ M.A. în România A.P.A.R.”, apreciind că acronimele U.Z.E.A.R. şi A.P.A.R. nu trebuie neglijate, cu atât mai mult cu cât ele derivă din numele comercial al solicitanţilor.
Tribunalul a mai reţinut totodată că, deşi elementele verbale ale celor două mărci conţin sintagma „M.A.”, nu acesta este elementul determinant pentru distinctivitatea mărcii, întrucât aceasta nu poate fi prin ea însăşi distinctivă, în sensul art. 5 lit. b) din Legea nr. 84/1998, ci acronimele U.Z.E.A.R. şi A.P.A.R., cu puternic caracter de individualizare, cu atât mai mult cu cât membrii A.P.A.R. - astfel cum a arătat reclamanta - sunt personalităţi marcante, deosebit de cunoscute în domeniu. Referirile Comisiei la distinctivitatea anterioară dobândită de marca reclamantei A.P.A.R., în sensul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, vizează întreaga sintagmă verbală, utilizată de reclamanta A.P.A.R. în desfăşurarea evenimentelor media reţinute ca fiind dovedite prin înscrisurile depuse, Tribunalul apreciind că elementul determinant pentru distinctivitatea mărcii este cel menţionat mai sus.
Sub aspectul similarităţii bunurilor şi serviciilor cărora le sunt destinate mărcile, Tribunalul a apreciat că aceasta este insuficient conturată, bunurile şi serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile părţilor, aşa cum rezultă din clasele de produse pentru care s-a acordat protecţia, fiind în general diferite, cu excepţia celor din clasa 35, unde pot viza acelaşi segment de public. Cu excepţia situaţiei serviciilor din clasele 35 şi 41, care va face obiectul analizei ulterioare, Tribunalul a apreciat că nu se poate reţine identitatea, similaritatea sau complementaritatea, fiecare realizându-se pentru segmente diferite de piaţă, prin acţiuni diferite, cu mijloace specifice.
Nu există raţiuni pentru a se extinde protecţia la orice fel de activităţi cu caracter tangenţial sau ocazional, pentru a califica serviciile oferite ca fiind complementare, întrucât scopul recunoaşterii drepturilor asupra unei mărci nu este acela de a exclude de pe piaţă competitorii, ci de a asigura protecţia individualităţii şi distinctivităţii bunurilor sau serviciilor cărora le este aplicată marca. Din această perspectivă, asocierile şi apropierile făcute de către reclamantă prin prezenta acţiune sunt forţate şi nu pot fi reţinute.
În ceea ce priveşte situaţia serviciilor din clasele 35 şi 41 pentru care mărcile vin în conflict, Tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită ultima condiţie impusă cumulativ de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv să existe „un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară”.
Din acest punct de vedere, mărcile nu se adresează unui public necunoscător, ci evident unui public al cărui hobby, cel puţin, dacă nu activitate obişnuită, este legată de activităţile din clasele menţionate, respectiv publicitate, în special prin organizare de târguri şi saloane auto, organizare de competiţii auto, expoziţii şi concursuri cu scop publicitar şi comercial, expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi educaţional şi servicii editoriale. Criteriile acestui public sunt specifice, precise, astfel încât împrejurarea că ambele mărci folosesc sintagma verbală menţionată nu este de natură să îi inducă în eroare şi nici să atragă o deturnare către activităţile desfăşurate de pârâtă sub marca înregistrată.
Împrejurările că reclamanta nu este singura organizaţie care să organizeze evenimente de natura celor descrise sau nu îşi poate organiza un site de internet cu numele specific nu sunt relevante, întrucât scopul recunoaşterii unei mărci nu este eliminarea competitorilor de pe piaţă.
În ceea ce priveşte cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, în baza art. 274 C. proc. civ., Tribunalul a apreciat-o ca nedovedită, reţinând că pârâta nu a făcut dovada acestor cheltuieli, prin depunerea de înscrisuri doveditoare.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanta, cât şi pârâta U.Z.E.A.R., în analiza cărora s-au reţinut următoarele:
A. Cu privire la apelul formulat de reclamantă.
1. Un prim aspect care se impune a fi lămurit este acela legat de limitele controlului judiciar care se poate realiza în apelul pendinte, lămurire necesară, în aprecierea Curţii, în raport de modul cum au fost formulate, pe de o parte, petitul cererii de chemare în judecată, solicitările concrete ale reclamantei pe parcursul judecăţii cauzei în primă instanţă, dar şi solicitările din cuprinsul motivelor de apel, iar pe de altă parte concluziile susţinute de apelanta reclamantă după închiderea dezbaterilor în faţa instanţei de apel.
Sub acest aspect, reclamanta a solicitat, în faţa primei instanţe, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună „anularea elementului verbal M.A., în sensul eliminării acestuia din ansamblul reprezentării grafice a mărcii combinate înregistrată sub nr. G1.”, al căreia titular este pârâta, şi obligarea acesteia de a înceta utilizarea menţionatului element verbal.
Deosebit de această solicitare, atât în contextul concluziilor orale, cât şi în cuprinsul concluziilor scrise depuse în apel, apelanta a solicitat instanţei de control judiciar ca, admiţând apelul promovat de această parte, să dispună „anularea mărcii individuale combinate constând în denumirea M.A. cu element figurativ, aparţinând intimatei pârâte”.
Formulând această din urmă solicitare, apelanta reclamantă tinde la lărgirea obiectul acţiunii pe care a promovat-o, invocând aplicarea sancţiunii nulităţii în privinţa întregului ansamblu de elemente ce compun marca combinată înregistrată de pârâta-reclamantă, iar nu numai faţă de elementul verbal ce intră în compunerea respectivei mărci - cum se solicitase la judecata cauzei în primă instanţă.
O asemenea lărgire a cadrului procesual este însă oprită prin exigenţele art. 294 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora „în apel nu se pot schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi”.
2. În aceste coordonate, s-a constatat că cererea reclamantei de anulare a elementului verbal „M.A.” din conţinutul mărcii înregistrate de către pârâtă a fost fundamentată pe dispoziţiile art. 48 coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma pe care legea o avea la data promovării acţiunii).
Potrivit dispoziţiilor legale astfel menţionate, orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea mărcii, dacă respectiva marcă este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Din economia dispoziţiilor legale menţionate reiese că incidenţa motivului de nulitate reglementat prin acestea este subsumată unei condiţii premisă, condiţie ce constă în preexistenţa - la data constituirii depozitului reglementar pentru marca a cărei nulitate se invocă - unei mărci protejate în condiţiile legii.
Potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 84/1998 „ marca anterioară este marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată”.
Data constituirii depozitului reglementar pentru înregistrarea mărcii pârâtei, în al cărei conţinut se regăseşte elementul verbal „M.A.”, este 10 noiembrie 2000.
Marca al cărei titular este reclamanta apelantă - şi în raport de care invocă nulitatea mărcii pârâtei - a fost depusă spre înregistrare, la O.S.I.M., cu patru zile mai târziu, respectiv la data de 14 noiembrie 2000.
Prin raportare la menţionatele date la care cele două mărci au fost depuse spre înregistrare, dar şi la prevederile art. 3 lit. b) din Legea nr. 8/1996, marca reclamantei nu poate fi considerată anterioară solicitării de înregistrare făcută de către pârâtă la 10 noiembrie 2000 şi, astfel, nu este îndeplinită condiţia premisă cerută pentru a opera motivul de nulitate reglementat prin dispoziţiile art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Chiar dacă nu este vorba de o diferenţă în timp de ordinul anilor, cum s-a reţinut în mod eronat prin sentinţa apelată, ci numai de 4 zile - între data la care pârâta a solicitat înregistrarea mărcii nr. G1. şi data la care reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii în raport de care se pretinde îndreptăţită a pretinde invalidarea parţială a mărcii pârâtei pe temeiul dispoziţiilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 8/1996 - titularul mărcii ulterior solicitată la înregistrare nu este îndreptăţit, din perspectiva exigenţelor art. 3 lit. b) coroborat cu art. 35 alin. (1) rap. la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, să invoce anterioritatea protecţiei conferite mărcii sale înregistrate în asemenea condiţii.
Împrejurarea existenţei disclamer-ului pentru o parte a elementului verbal, respectiv pentru „M.A.”, face ca titularul să nu poată opune terţilor exclusivitatea dreptului său asupra acestui element, după înregistrarea mărcii în condiţiile legii.
Altfel spus, titularul mărcii astfel înregistrate dobândeşte dreptul de a utiliza semnul ce conţine elementul pentru care s-a acordat disclamer-ul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivului element - ca situaţie de excepţie de la exclusivitatea ce o conferă, ca regulă, art. 35 din Legea nr. 84/1998, oricărui titular de marcă. În consecinţă, el se bucură de protecţie în a utiliza semnul ce include elementul în privinţa căruia a renunţat la exclusivitate, însă nu este îndreptăţit să se opună utilizării - în viitor - de către terţi, a respectivului element.
Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat că argumentul susţinut de apelanta reclamantă, potrivit căruia pârâta U.Z.E.A.R. nu ar fi dobândit niciodată vreun drept asupra menţionatului element verbal, este rezultatul unei interpretări vădit eronate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 rap. la art. 17 lit. d) din HG 833/1998 (în vigoare la data la care a fost înregistrată marca pârâtei).
Pe de altă parte, dreptul exclusiv dobândit de reclamanta apelantă asupra semnului (în al cărui conţinut se regăseşte şi elementul verbal „M.A.”) ce a fost depus spre a fi înregistrat ca marcă patru zile mai târziu (faţă de solicitarea similară a pârâtei) asigură acesteia protecţie începând cu data la care a formulat respectiva cerere de înregistrare, protecţie care, în lumina dispoziţiilor art. 35 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, nu poate avea vreun efect pentru perioada anterioară respectivei date.
Ca atare, nu se poate reţine anterioritatea dreptului invocat de reclamantă şi, astfel, nu poate fi reţinută o vătămare încercată de aceasta ca efect al solicitării anterioare relative la înregistrarea mărcii pârâtei, de natură a constitui, în sensul prevederilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, o cauză de nulitate parţială a mărcii acesteia din urmă.
În lumina prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, dobândirea caracterului distinctiv prin utilizarea semnului - înainte de înregistrarea lui ca marcă de către reclamanta apelantă - a asigurat utilizatoarei beneficiul de a nu-i putea fi opuse trei dintre motivele de refuz la înregistrare [care erau reglementate la art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi d)].
Beneficiul/dreptul astfel recunoscut prin lege constituie o excepţie de la regulile potrivit cărora „sunt excluse de la protecţie, şi nu pot fi înregistrate: b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante; d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”.
Fiind vorba de o reglementare cu caracter de excepţie, ea nu poate fi extinsă, pe cale de interpretare sau analogie, spre a se reţine în favoarea titularului mărcii înregistrate în asemenea condiţii şi alte drepturi decât cel menţionat anterior.
Pe cale de consecinţă, apelanta reclamantă a beneficiat de prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, exercitându-şi astfel dreptul de a înregistra ca marcă un semn pe care l-a utilizat încă înainte de formularea cererii de înregistrare - şi care nu ar fi fost înregistrabil în absenţa unei atari utilizări - fără însă ca înregistrarea realizată în asemenea condiţii să confere respectivului semn o protecţie distinctă pentru perioada premergătoare constituirii depozitului reglementar, protecţie ce ar fi aptă a fi opusă solicitării anterioare în baza căreia a fost înregistrată marca pârâtei.
Argumentele apelantei care tind a extinde efectele distinctivităţii dobândite de elementul verbal inclus în marca sa, prin utilizarea lui înainte de a fi astfel înregistrat, nu numai că se fundamentează pe o interpretare eronată a art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/11998, dar în realitate atribuie - fără temei legal - respectivei utilizări, valenţe specifice unei mărci notorii (pentru că numai într-un asemenea caz legiuitorul recunoaşte protecţia specifică unei mărci pentru un semn ce nu a fost înregistrat ca atare).
3. Prin art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 este definită marca în sensul de „semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special forma produsului sau a ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne”.
În condiţiile în care marca pârâtei este una combinată, formată dintr-o sumă de elemente grafice şi elementul verbal „M.A. U.Z.E.A.R.”, ea se bucură de protecţie, în condiţiile legii, în ansamblul ei - privită ca un tot - neputându-se descompune marca înregistrată în semnele din care este formată, spre a se evalua numai o parte a elementului verbal menţionat prin comparaţie cu elementul verbal similar din conţinutul mărcii combinate al cărei titular este reclamanta.
Nu poate avea vreo relevanţă împrejurarea că, în baza de date a OSIM, mărcile părţilor poartă o denumire similară sau identică cu elementul verbal din conţinutul lor, atâta vreme cât o analiză comparativă a mărcilor trebuie realizată în raport de ansamblul elementelor care le compun, şi de funcţia pe care trebuie să o îndeplinească orice marcă - aceea de deosebire a produselor/serviciilor ce provin de la un comerciant de cele ale altor comercianţi.
Altfel spus, mărcile trebuie evaluate în structura în care au fost înregistrate şi sunt destinate a fi aplicate pe produsele sau serviciile fiecăruia dintre titulari, şi, corelativ, de modul în care acestea pot fi percepute de consumatorii cărora li se adresează, iar nu în raport de titulatura pe care respectivele mărci o poartă în evidenţele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi mărci.
4. Poziţia dominantă a componentei verbale „M.A.”, şi/sau importanţa acesteia în conţinutul celor două mărci aflate în conflict este relevantă în analiza similarităţii semnelor ce au fost înregistrate ca mărci, analiză care se justifică - astfel cum s-a reţinut în considerentele care preced - în ipoteza existenţei situaţiei premisă a justificării calităţii de titular al unei mărci anterioare (în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998) a celui ce invocă nulitatea unei alte mărci pentru motivul reglementat prin art. 48 lit. b) rap. la art. 6 lit. c) din acelaşi act normativ.
Atâta vreme cât, în speţă, nu se regăseşte situaţia premisă menţionată, pretinsa similaritate şi riscul de confuzie ce ar exista între marca pârâtei (marca anterioară) şi cea a reclamantei (marca ulterioară) constituie elemente ce nu pot fi îndestulătoare pentru a afecta regularitatea înregistrării primeia.
Pe de altă parte, Curtea a notat că, în analiza relativă la similaritatea mărcilor în conflict făcută de prima instanţă, în mod judicios s-a dat eficienţă aspectelor asupra cărora s-a statuat cu prilejul înregistrării mărcii ulterioare a reclamantei - în contextul procedurii speciale a opoziţiei pe care pârâta din prezenta cauză a declanşat-o cu privire la respectiva înregistrare, procedură care a inclus şi etapa judiciară permisă de lege - statuări potrivit cărora mărcile părţilor (privite în mod global, în acord cu jurisprudenţa C.E.D.O. invocată de apelanta însăşi) sunt diferite atât din punct de vedere conceptual şi vizual, cât şi din punct de vedere verbal, sub acest din urmă aspect reţinându-se că acronimele alăturate sintagmei „M.A.”, în fiecare dintre cele două mărci, sunt elemente ce nu pot fi neglijate, fiind puternice pentru că derivă din numele comercial al titularilor.
B. În ce priveşte apelul formulat de apelanta-pârâtă U.Z.E.A.R., relativ la cheltuielile de judecată solicitate în faţa primei instanţe, Curtea a constatat că documentul indicat de apelanta pârâtă ca făcând dovada cheltuielilor ocazionate de asistenţa juridică de care această parte a beneficiat, respectiv factura depusă la termenul de judecată din data de 09 octombrie 2008 (fila 60 din dosarul de fond), nu se referă la servicii aferente contractului de asistenţă juridică în baza căruia s-a asigurat această prestaţie în procesul pendinte. Respectiva factură - cu nr. F1. din 09 iulie 2000 - cuprinde menţiunea că se referă la serviciile de asistenţă juridică prestate în baza contractului nr. CO1./2008, în timp ce contractul în baza căruia s-a întocmit împuternicirea avocaţială în baza căreia s-a realizat reprezentarea şi asistenţa părţii în procesul pendinte a avut un număr distinct, respectiv CO2./2008.
În condiţiile în care înscrisul evocat de apelanta pârâtă nu atestă realizarea unor cheltuieli ocazionate pârâtei de asistenţa juridică de care a beneficiat în legătură cu procedura judiciară pendinte, în lumina prevederilor art. 129 alin. (1) şi art. 1169 din C. civ., prima instanţă a reţinut în mod judicios că nu au fost dovedite cheltuielile de judecată solicitate în condiţiile art. 274 C. proc. civ.
Constatând că, în raport de susţinerile şi apărările părţilor, şi de soluţia anterior reţinută, apelanta reclamantă are calitatea de parte căzută în pretenţii în etapa apelului, Curtea a admis cererea apelantei pârâte de acordare a cheltuielilor judiciare aferente judecăţii acestei căi de atac.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta Asociaţia Presei Auto din România, criticând-o pentru următoarele motive:
A. Cererea introdusă în faţa instanţei are ca prin capăt de cerere anularea elementului verbal „M.A.” din ansamblul reprezentării grafice a mărcii deţinută de pârâtă. Al doilea capăt al cererii şi anume obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze acest element verbal este un capăt subsidiar şi nu unul accesoriu primului. Acest lucru rezultă în mod evident din timbrajul cererii de chemare în judecată, acesta fiind achitat distinct pentru fiecare capăt de cerere.
Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, întemeiat pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, instanţa nu s-a pronunţat, limitându-şi analiza la primul capăt de cerere.
În ceea ce priveşte limitele de sesizare a instanţei prin primul capăt de cerere, instanţa trebuia să califice ea însăşi cererea. Or, atât timp cât în faţa ambelor instanţe s-au invocat dispoziţiile art. 48 coroborat cu art. 6 lit. c) din lege, care se referă la anularea unei mărci, iar legea nu prevede posibilitatea anulării unui element al mărcii, cererea trebuia calificată ca vizând marca - acest înţeles al capătului de cerere decurgând de altfel din motivarea în fapt a cererii.
B. Decizia a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, cu incidenţa art. 304 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.
1. Hotărârea se întemeiază pe un presupus drept al intimatei-pârâte, în condiţiile în care niciun text de lege nu prevede existenţa unui astfel de drept.
Instanţa de apel a reţinut că titularul mărcii înregistrate cu disclaimer (...) „dobândeşte dreptul de a utiliza semnul ce conţine elementul pentru care s-a acordat disclaimer-ul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivului element".
De fapt, un astfel de drept ca cel reţinut de instanţa de apel ca aparţinând intimatei-pârâtă nu există, nefiind cunoscut în dreptul mărcilor.
Art. 35 din Legea nr. 84/1998 arată expres că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Acest drept nu cunoaşte nici o modalitate neexclusivă prin care titularul ar avea doar un drept de utilizare fără a putea opune dreptul lor terţilor.
Existenţa unui drept neexclusiv la marcă ar fi de altfel de neconceput, exclusivitatea fiind cea care permite realizarea funcţiilor esenţiale ale mărcii şi realizarea funcţiei sale economice.
Este astfel evident că dreptul presupus a fi dobândit de intimata-pârâtă nu este un drept la marcă, aceasta renunţând chiar la a solicita un astfel de drept exclusiv în privinţa elementului verbal „M.A.".
Având în vedere inexistenţa vreunui drept al intimatei-pârâte asupra elementului verbal „M.A." - şi cu atât mai puţin a unui drept la marcă - instanţa de apel a aplicat în mod incorect şi nelegal prevederile art. 6 lit. c) care impun, pentru aprecierea anteriorităţii, existenţa unui drept la marcă - drept care, în privinţa elementului faţă de care şi instanţa de apel a făcut analiza, nu exista în patrimoniul intimatei-pârâte, aceasta renunţând expres la a solicita vreun astfel de drept.
2. În mod nelegal a interpretat instanţa de apel prevederile art. 35 din legea 84/1998 în sensul că deoarece protecţia se acordă doar pentru viitor, titularul nu poate opri utilizări ale semnului începute anterior dobândirii protecţiei. O astfel de interpretare a art. 35 goleşte de conţinut dreptul asupra mărcii şi contravine expres prevederilor exprese ale legii din art. 36.
Nu au solicitat niciodată despăgubiri pentru utilizările efectuate de pârâtă anterior datei publicării cererii mărcii pe care o deţin, ci doar obligarea pârâtei să nu mai utilizeze pe viitor semnul asupra căruia au dobândit un drept exclusiv.
În niciun caz nu s-ar putea susţine că acţiunea sa ar tinde spre conferirea unor efecte retroactive dreptului protejat al său. Efectele urmărite de reclamantă privesc doar actele efectuate după dobândirea dreptului.
Art. 35 alin. (2) al vine să sublinieze faptul că titularul mărcii poate solicita încetarea oricărui act de folosire a semnului protejat ca marcă, indiferent de momentul sau titlul cu care terţii l-ar folosi (cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 38).
Legiuitorul face evidentă intenţia lui de a conferi titularului posibilitatea de a interzice utilizarea semnului şi de către cei care îl foloseau anterior fără a-l fi înregistrat în art. 36, unde arată că solicitantul poate interzice terţilor utilizarea semnului de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii (deci evident se referă la utilizări anterioare înregistrării mărcii, aceasta nefiind realizată), el putând obţine daune doar pentru actele ulterioare publicării cererii (aşadar pentru actele anterioare publicării se poate cere interzicerea continuării acestora dar fără o dezdăunare).
3.Tot nelegală este şi aprecierea că dobândirea distinctivităţii semnului nu ar conferi titularului niciun alt drept decât acela de a nu-i fi opuse prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) la înregistrare, aceasta fiind o aplicare greşită a prevederilor art. 5 alin. (2).
Prin dobândirea distinctivităţii titularul dovedeşte că rolul înregistrării mărcii a fost atins deja - publicul relevant asociază semnul cu un anume titular - motiv pentru care marca poate fi înregistrată independent de îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d), deoarece finalitatea urmărită de legiuitor la edictarea interdicţiilor a fost dovedită ca realizată, nefiind în acest caz vorba de vreo exceptare de la realizarea scopului reglementării.
Din economia textului rezultă faptul că titularul semnului cu distinctivitate dobândită beneficiază de exact aceleaşi drepturi ca titularul oricărei mărci înregistrate, inclusiv deci pe acela de a se opune la utilizarea viitoare a unui semn identic sau similar, chiar dacă utilizarea acelui semn a început anterior înregistrării mărcii sale.
4. În mod nelegal instanţa de apel, apreciind soluţia instanţei de fond, a calificat elementele verbale ale mărcilor drept conţinând acronimele denumirilor titularilor (acestea fiind expres calificate chiar de către părţi, prin solicitarea de înregistrare, ca elemente figurative), aceasta fiind o greşită înţelegere a situaţiei de fapt.
Ambele părţi, prin cererile de înregistrare, nu au solicitat înscrierea ca element verbal a respectivelor acronime, acestea fiind elemente figurative (litere într-o grafie specială) şi având astfel, potrivit regulilor jurisprudenţiale stabilite în acest sens, rol secundar faţă de elementele verbale.
Instanţa nu poate, în contra voinţei părţilor, să modifice mărcile, în sensul transformării unor elemente din figurative în verbale.
Mai mult, elementul „M.A." fiind atât verbal cât şi dominant este evident că semnul utilizat de intimata-pârâtă este cvasiidentic cu marca asupra căreia reclamanta are un drept exclusiv.
5. În cursul judecăţii în apel au formulat o cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o serie de întrebări preliminare, acestea vizând lămurirea problemei preeminenţei funcţiei esenţiale, a întinderii dreptului exclusiv asupra mărcii şi a lămuririi regimului juridic al semnului înregistrat sub disclaimer.
Neîntemeiat a respins instanţa de apel solicitarea, solicitare pe care a reiterat-o în faţa instanţei de recurs, în susţinerea cererii solicitându-se interpretarea, cu referire la dispoziţiile naţionale incidente, a prevederilor art. 3 alin. (3), art. 4. alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) din Prima Directivă a Consiliului nr. 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci - transpusă în legislaţia română prin Legea nr. 84/1998, prevederi reluate de aceleaşi dispoziţii din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 22 octombrie 2008 de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, transpuse în legislaţia română prin Legea nr. 66/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 şi această lege republicată.
Pârâta-intimată a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susţinând legalitatea deciziei.
Analizând, cu prioritate, cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, date fiind efectele pe care le-ar produce în cauză o hotărâre pronunţată în acest sens, Înalta Curte urmează să o respingă,confirmând totodată soluţia dată de instanţa de apel, în considerarea argumentelor ce succed:
Valabilitatea înregistrării unei mărci, din perspectiva temeiului legal invocat, se verifică în raport de dispoziţiile legale în vigoare la data la care aceasta a intervenit.
Or, în speţă, la data când s-au înregistrat mărcile, România nu era membră a Uniunii Europene.
Numai după data de 1 ianuarie 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, se poate discuta compatibilitatea dispoziţiilor legale interne, naţionale cu cele comunitare şi se aplică actul comunitar în cazul unei neconformităţi. Numai din acest an legislaţia comunitară îi este aplicabilă în mod direct, conform art. 3 şi 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.
Analizând decizia de apel în raport de motivele formulate, ce se cirscumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 5 şi 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:
A. Prin primul capăt de cerere, reluat şi prin cererea de apel, s-a solicitat anularea elementului verbal ”M.A.”, în sensul eliminării acestuia din marca deţinută de pârâtă. Prin cel de-al doilea capăt de cerere s-a solicitat obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze elementul verbal menţionat, cu motivarea că reclamanta deţine un drept exclusiv asupra acestuia, prin marca pe care o deţine.
Instanţa de fond s-a pronunţat în sensul detaliat mai sus, iar prin cererea de apel nu s-a invocat o neanalizare distinctă a celui de-al doilea capăt de cerere, ca fiind formulat în temeiul art. 35 din lege, în materia acţiunii în contrafacere. Criticile de apel au vizat greşita aplicare a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din lege - temei invocat în susţinerea cererii de anulare şi a cererii de apel, în limitele cărora s-a şi pronunţat instanţa de apel, aşa cum impune art. 295 C. proc. civ.
Pe de altă parte, necalificarea obiectului primului capăt de cerere, în sensul relevat de recurentă, nu i-a produs acesteia nicio pagubă în raport de motivul pentru care s-a confirmat sentinţa primei instanţe, cuprins în norma legală incidentă.
În aceste condiţii, prima critică de recurs, ce se circumscrie dispoziţiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ., este nefondată.
B. În cauză s-a făcut o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale incidente, din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
1. În mod corect s-a reţinut că nu se poate reţine motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) şi art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (în forma în vigoare la data înregistrării) în condiţiile în care marca solicitată a fi anulată a fost înregistrată anterior celei de care se prevalează reclamanta.
Potrivit art. 48 alin. (1) lit. b) din lege, o rice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării mărcii dacă aceasta s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6, în vreme ce lit. c) a art. 6 reglementează ca motiv de refuz la înregistrare ipoteza în care marca este similară cu o marcă anterioară şi este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Din aceste dipoziţii legale rezultă că motivul de nulitate vizează sancţionarea mărcii contestate, similară cu o marcă anterioară şi care este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară.
Marca deţinută de pârâtă, atât timp cât nu este anulată, constituie element de anterioritate, capabil să determine respingerea acţiunii.
Instanţa de apel a reţinut în mod corect că titularul mărcii înregistrată cu declaraţie a solicitantului de renunţare de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al mărcii dobândeşte dreptul de a utiliza semnul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivă.
Acest drept al solicitantului este permis de Regula nr. 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84 /1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în vigoare la data înregistrării mărcii, şi atât timp cât H.G. nr. 833 /1998 de aprobare a acestuia nu a fost sancţionată sub aspectul nelegalităţii, îşi produce pe deplin efectele.
Potrivit regulii menţionată, referitoare la procedura de înregistrare a mărcii, în cazul în care marca include şi un element care este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element - această declaraţie urmând să fie publicată de O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată.
În cazul în care solicitantul nu face declaraţia menţionată la alin. (4), O.S.I.M. va decide respingerea cererii, după caz, în totalitate sau parţial - potrivit alin. (5) al aceleaşi reguli.
Prin urmare, un asemenea drept este recunoscut, cu respectarea lui s - a înregistrat marca, iar legalitatea înregistrării, sub acest aspect, excede cadrul procesual al litigiului de faţă.
2. În susţinerea criticii formulată sub acest punct, se invocă alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 84/1998, în sensul că titularul mărcii poate solicita încetarea oricărui act de folosire a semnului protejat ca marcă, indiferent de momentul sau titlul cu care terţii l-ar folosi (cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 38).
Aceste dispoziţii legale reglementează acţiunea în contrafacere, care este o acţiune distinctă de cea care face obiectul dosarului de faţă, respectiv cea în anulare a înregistrării unei mărci, cu indicarea ca temei a art. 48 şi art. 6 lit. c) din lege - urmând a se avea în vedere şi cele arătate mai sus sub pct. A.
Pe de altă parte, fără a intra în detalii în sensul relevat de reclamanta-recurentă în susţinerea criticii, acţiunea în contrafacere nu se poate formula împotriva titularului unei mărci, calea legală de urmat fiind cea a anulării înregistrării. Altfel, s-ar putea ajunge la situaţia ca, urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere, titularul unei mărci înregistrate să nu o poată folosi, deşi aceasta nu a fost anulată şi continuă să figureze pe numele său în Registrul Naţional al Mărcilor.
3. Contrar celor susţinute de către reclamanta-recurentă, problema distinctivităţii unui semn, inclusiv dobândită, se discută în materia înregistrării mărcilor, aceasta fiind o condiţie de registrabilitate reglementată de art. 5 din lege.
Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, în vreme ce alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că dispoziţia de la lit. b) alin. (1) nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv.
Recunoşterea distinctivităţii dobândite nu conferă drepturi titularului mărcii anterior înregistrării, singurul efect legal recunoscut fiind cel de permitere a înregistrării.
Potrivit art. 29 din lege, î nregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar al mărcii, iar art. 11 prevede că d ata acestui depozit este data la care a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cererea de înregistrare a mărcii.
4. În condiţiile în care nu este întrunită una dintre cerinţe, respectiv cea premisă a anteriorităţii mărcii invocate, impusă expres de dispoziţiile art. 6 lit. c) din lege, nu se mai analizează celelalte, care nu pot produce niciun efect în soluţionarea cererii în anulare - motiv pentru care critica formulată sub acest punct nu va fi analizată.
Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate motivele invocate, Înalta Curte urmează să facă aplicarea şi a art. 312 alin. (1) C. proc. civ. şi să dispună în consecinţă.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, formulată de recurenta -reclamantă Asociaţia Presei Auto din România.
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta Asociaţia Presei Auto din România împotriva deciziei nr. 232A din data de 6 octombrie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 noiembrie 2012.
| ← ICCJ. Decizia nr. 7103/2012. Civil. Drept de autor şi drepturi... | ICCJ. Decizia nr. 6960/2012. Civil. Revendicare imobiliară.... → |
|---|
