ICCJ. Decizia nr. 4616/2013. Civil. Marcă. Recurs
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA I CIVILĂ
Decizia nr. 4616/2013
Dosar nr. 52697/3/2010
Şedinţa publică din 18 octombrie 2013
Asupra cauzei de faţă constată următoarele:
Prin cererea înregistrată, pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a V-a Civilă, sub nr. 52697/3/2010 la data de 01 noiembrie 2010, reclamanta SC S. SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC L.B. SRL şi cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, anularea certificatului de înregistrare a mărcii „La S.” din 28 octombrie 2005, emis în favoarea pârâtei, prevalându-se de dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. b) şi c), art. 3 lit. d), art. 47 alin. (1) lit. e), dar şi pe art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi art. 1 şi 8 din Convenţia de la Paris din anul 1883, potrivit cererii completatoare depuse de reclamantă la 6 ianuarie 2011, în ce priveşte motivul de anulare a înregistrării mărcii cu rea-credinţă; cu cheltuieli de judecată.
Prin întâmpinarea formulată la data de 02 decembrie 2010, pârâta SC L.B. SRL a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată; totodată, a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în privinţa cererii de anulare a înregistrării mărcii sale, pentru motivul prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în aplicarea dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din acelaşi act normativ, termenul de prescripţie de 5 ani fiind împlinit la 29 octombrie 2010.
Prin încheierea de şedinţă de la termenul din 10 februarie 2011, tribunalul a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, reţinând, pe de o parte, faptul că pentru motivul prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. c) din lege, acţiunea este imprescriptibilă, iar pe de altă parte, că pentru celelalte motive de nulitate, termenul de prescripţie curge de la data la care certificatul de înregistrare a mărcii devine opozabil terţilor prin publicare în BOPI, care s-a făcut în cursul anului 2006, astfel încât, acţiunea formulată la data de 1 noiembrie 2010 se situează înăuntrul termenului de 5 ani prevăzut de art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.
Prin sentinţa civilă nr. 1346 din 14 iulie 2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a Civilă, a fost respinsă acţiunea, ca neîntemeiată; s-a luat act că pârâta SC L.B. SRL nu a solicitat cheltuieli de judecată.
Instanţa a stabilit premisa analizării cererii, anume prin raportare la dispoziţiile art. 6 alin. (4), art. 47 alin. (2), 48 alin. (1), art. 70 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, precum şi la dispoziţiile Convenţiei de la Paris.
În motivarea sentinţei, s-au reţinut următoarele::
Ca urmare a cererii pârâtei SC L.B. SRL din 28 octombrie 2005, s-a constituit depozitul naţional reglementar pentru marca individuală, combinată constând din denumirea „LA S.” cu element figurativ, iar prin decizia nr. 227048 din 09 august 2006 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a dispus înregistrarea mărcii pentru serviciile din clasa 43 – servicii hoteliere şi de cazare temporară, servicii de alimentaţie publică, emiţând în acest sens certificatul de înregistrare nr. 72457 din 28 octombrie 2005 (filele 80-82 dosar).
Reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii menţionate, pentru încălcarea drepturilor sale decurgând din marca notorie neînregistrată - „S.” -, pentru încălcarea drepturilor conferite de numele comercial, precum şi pentru înregistrarea cu rea credinţă.
Având în vedere faptul că nulitatea este o sancţiune civilă care intervine pentru neîndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă impuse de lege pentru întocmirea actului, examinarea cauzelor de nulitate se face în raport de legea în vigoare la data constituirii depozitului reglementar al mărcii, respectiv 28 octombrie 2005.
Prin apărările făcute, pârâta a invocat dispoziţiile art. 49 (actualul art. 48 alin. (1)) din lege, potrivit cărora „Titularul unei mărci anterioare, care, cu ştiinţă, a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă.”
Tribunalul a înlăturat aceste apărări ale pârâtei, reţinând, pe de o parte, faptul că reclamanta invocă înregistrarea cu rea credinţă a mărcii pârâtei şi, pe de altă parte, faptul că anterior anului 2009, când a finalizat construirea complexului hotelier „LA S.L.” din Năvodari şi a obţinut certificatul de clasificare din 08 octombrie 2009, pârâta a folosit marca numai pentru servicii de alimentaţie publică în cadrul Pizzeriei/Restaurant „La S.” din Constanţa, astfel încât nu este îndeplinită cerinţa ca reclamanta să fi tolerat folosinţa mărcii pentru servicii hoteliere şi de cazare temporară.
Prima instanţă a constatat că motivele de anulare invocate sunt reglementate de art. 48 alin. (1) lit. b), c) şi e) în forma în vigoare la data înregistrării mărcii (actualul art. 47 alin. (1) lit. b), c) şi e), raportate la art. 6 lit. d) şi e) din Legea nr. 84/1998, în forma menţionată.
Potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea nr. 84/1998 „anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6; c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă; e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor”.
Potrivit dispoziţiilor art. 6 lit. d) şi e) din lege „În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă: d) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii; e) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.”
Analizând primul motiv de nulitate invocat, respectiv încălcarea drepturilor conferite reclamantei de o marcă notorie neînregistrată, Tribunalul a constatat că este neîntemeiat.
Astfel, potrivit art. 6 bis din Convenţia de la Paris, mărcile notorii sunt protejate fără a fi necesară condiţia înregistrării. Notorietatea mărcii produce un efect similar cu înregistrarea acesteia, titularul fiind protejat în ceea ce priveşte folosirea sau înregistrarea unui semn identic sau similar de către un terţ.
Marca individuală combinată cu element figurativ „LA S.”, înregistrată în favoarea pârâtei şi a cărei anulare se cere în cauză, este similară cu marca verbală a reclamantei „S.”, iar serviciile prestate de reclamantă sunt identice cu cele pentru care pârâta a înregistrat marca, respectiv „servicii hoteliere şi de cazare temporară şi alimentaţie publică”.
Tribunalul a apreciat însă că prin probele administrate în cauză nu s-a făcut dovada notorietăţii mărcii reclamantei.
Astfel, din adresa nr. 316 din 24 martie 2011 emisă de SC P. SA, a rezultat că actualul hotel şi restaurant S. din J., ce aparţine reclamantei, a făcut parte din proiectul DSAPC nr. 55/1968 „Staţiunea turistică Mangalia, extindere Neptun”.
Hotelul şi restaurantul au revenit în patrimoniul reclamantei, SC S. SA, care a fost înfiinţată şi a dobândit autorizare de funcţionare prin sentinţa civilă nr. 4045 din 03 august 1995 a Tribunalului Constanţa, ca urmare a reorganizării SC J. SA, în patrimoniul căruia intrase bunul în baza Legii nr. 15/1991 şi H.G. nr. 834/1991, astfel cum rezultă din anexa 1 la Certificatul de atestare a dreptului de proprietate din 28 noiembrie 1996 emis de Ministerul Turismului.
Din adresa nr. 59 emisă de Direcţia Generală Turistică - Serviciul Autorizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a reieşit că SC S. SA a obţinut pentru hotelul S. din J., certificatul de clasificare nr. 145 din 05 august 1991.
Din pliantele privind litoralul românesc, rezultă că hotelul S. din J. a intrat în circuitul turistic după darea în folosinţă, încă din perioada comunistă, prin reţeaua C., fiind inclus în cataloagele de prezentare editate şi în limbi străine.
Tribunalul a apreciat însă că singură această probă nu este de natură să facă dovada unei largi cunoaşteri pe teritoriul României pentru segmentul de public din România căruia i se adresează, în sensul Regulii 16 din Regulamentul de punere în aplicare al legii aprobat prin H.G. nr. 833/1998.
S-a probat unul dintre criteriile descrise de această regulă, respectiv circuitului de distribuire a serviciilor la care se referă marca, în sensul Regulii 16 alin. (2) lit. B), dar nu s-a făcut şi dovada faptului că produsele oferite şi reclama făcută prin acest circuit a şi adus o reală cunoaştere a serviciilor oferite sub marca S.
În acest sens, şi contractele de prestări servicii turistice încheiate între SC S. SA în calitate de prestatori şi diverşi utilizatori: Sindicatul Liber Metrou în 01 martie 2006, SC O. SRL în 19 mai 2004, SC T.H.R. Prahova în 12 mai 2003 şi 16 mai 2002 fac dovada desfăşurării activităţii specifice de cazare temporară, dar sunt insuficiente pentru a dovedi o largă cunoaştere.
În materia notorietăţii, elementele esenţiale sunt cele privind succesul mărcii, care permit o asociere imediată şi fără efort între marcă şi serviciile oferite sub această marcă. Or, această asociere nu poate fi presupusă, ea trebuie să fie evidentă.
Dacă poate fi reţinută o prezumţie că în perioada comunistă cel mai accesibil mod de utilizare a serviciilor hoteliere de pe litoral era prin intermediul întreprinderilor - pentru români şi prin reţeaua C. - pentru străini, această prezumţie nu se poate întinde şi asupra faptului că serviciile oferite au devenit cunoscute şi apreciate într-o manieră suficientă pentru a permite, în conştiinţa consumatorilor de servicii de profil, o asociere între marcă şi serviciile oferite sub marca S.
De asemenea, faptul că hotelul „S.” din J. a oferit servicii de cazare o perioadă îndelungată sub acest semn, aproximativ din 1968, nu este suficient pentru a dovedi acea conexiune specifică dintre marcă şi serviciile oferite, specifică notorietăţii.
În consecinţă, tribunalul a constatat că acest motiv de nulitate invocat nu este întemeiat.
Analizând cel de al doilea motiv de nulitate invocat, respectiv încălcarea drepturilor conferite reclamantei de numele comercial, prima instanţă l-a găsit, de asemenea, neîntemeiat.
Astfel, potrivit art. 8 din Convenţia de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale „numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ”.
Pârâta a susţinut că reclamanta nu poate invoca protecţia numelui comercial, aceasta având doar o denumire comercială.
Tribunalul a apreciat că aceste susţineri nu pot fi primite, numele comercial fiind denumirea sub care un agent economic îşi exercită activitatea comercială şi sub care semnează.
Or, în cauză este evident că reclamanta SC S. SA, societate comercială având obiectul principal de activitate reglementat sub codul CAEN 5510 „hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare” pe care o exercită prin hotelul S. are mai mult decât o denumire comercială, are chiar un nume comercial, aşa cum afirmă, protejat de art. 8 din Convenţia de la Paris din 1883 şi de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.
Problema care se pune este aceea a întinderii protecţiei recunoscute de art. 8, respectiv dacă simpla deţinere a unui nume comercial este suficientă pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare sau de anulare a unei mărci care conţine în tot sau în parte numele comercial. Jurisprudenţa a statuat că asigurarea protecţiei numelui comercial are ca finalitate limitarea sau înlăturarea prejudiciilor pe care titularul numelui comercial le-ar suferi prin asocierea numelui său comercial cu marca unui terţ.
Din această perspectivă, pentru ca existenţa numelui comercial al reclamantei să determine refuzul la înregistrare sau anularea mărcii pârâtei este esenţial a se dovedi că reclamanta utilizează numele comercial, condiţie îndeplinită în cauză potrivit înscrisurilor depuse (contractele de prestări servicii turistice la care s-a făcut referire anterior), precum şi potenţialul risc de prejudiciu pe care reclamanta l-ar suferi ca urmare a asocierii între numele său comercial şi marca pârâtei, condiţie pe care instanţa a apreciat-o ca nedovedită în cauză.
Astfel, de regulă, prejudiciul care poate fi încercat de titularul numelui comercial constă în riscul de confuzie între numele său comercial şi marca terţului, incluzând şi riscul de asociere între acestea, cu consecinţa folosirii nejustificate a renumelui obţinut prin activitatea sa de titularul numelui comercial.
Or, în cauză, în condiţiile în care nu s-a putut reţine notorietatea denumirii „S.”, nu se poate presupune nici că înregistrarea acesteia ca marcă de către pârâtă, a avut loc în scopul obţinerii nejustificate de foloase din cunoaşterea acestei mărci de către public.
Sub un alt aspect, tribunalul a apreciat că, în condiţiile în care activitatea pârâtei desfăşurată sub marca înregistrată este una apreciată pe piaţă, astfel cum rezultă din diplomele depuse la dosar şi din extrasele de pe forumurile de discuţii de pe internet, iar prin înscrisurile depuse, pârâta a făcut dovada preocupării constante pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite, prin investiţii, prin facilitarea unor servicii suplimentare, gen telefonie, internet etc., nu se poate reţine că numele comercial al pârâtei ar putea fi asociat cu o marcă neapreciată, astfel încât să existe consecinţe prejudiciabile.
Pentru a justifica protecţia numelui său comercial, reclamanta a invocat şi riscul la care este expusă urmare a formulării de către pârâtă, împotriva sa, a unei acţiuni cu scopul obligării sale să nu mai folosească marca S. şi elementele specifice de identificare cuprinzând denumirea S., ale fondului său de comerţ, pârâta întemeindu-şi acţiunea tocmai pe drepturile asupra mărci.
Tribunalul a apreciat că acest risc nu este unul serios, deoarece, pe de o parte, reclamanta poate opune cu succes dreptul său rezultat din folosirea legitimă şi îndelungată a numelui comercial, iar pe de altă parte, întrucât titularul unei mărci ulterioare nu se poate opune folosirii unei mărci anterioare, suportând riscul lipsei de diligenţă în înregistrarea mărcii sale, prin neverificarea existenţei unor drepturi de proprietate anterior protejate.
S-a reţinut că dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data înregistrării mărcii „La S.”) prevăd că „în cazul prevăzut la art. 49, titularul mărcii posterior înregistrate nu poate să se opună folosirii mărcii anterioare, deşi aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii posterioare”.
Analizând cel de al treilea motiv de nulitate invocat, respectiv înregistrarea mărcii cu rea credinţă de către pârâtă, a fost considerat, de asemenea, neîntemeiat.
Astfel, simpla existenţă a mărcii reclamantei, în condiţiile în care nu s-a dovedit notorietatea acesteia, nu poate conduce la concluzia relei credinţe a pârâtei la înregistrarea mărcii sale. Nu s-a făcut dovada faptului că pârâta a încercat să profite de renumele mărcii reclamantei atunci când a înregistrat marca sa. Pârâta a oferit un motiv plauzibil pentru care a ales elementul verbal al mărcii sale, respectiv faptul că acesta, prin efectuarea unei anagramări, să cuprindă prima parte a numelui unuia dintre asociaţii pârâtei, L., respectiv „La s.”, iar prin asociere cu elementul figurativ să inducă ideea de mare, de vacanţă, asociată cu activitatea pârâtei desfăşurată pe litoral.
S-a apreciat că în lipsa altor elemente, care să dovedească contrariul, această explicaţie este suficientă pentru a întări prezumţia de bună credinţă instituită de lege.
Reclamanta a invocat faptul că pârâta a încercat în mai multe rânduri să-şi înregistreze marca „La S.”, cereri care au fost respinse tocmai pentru motivul existenţei mărcii anterioare a reclamantei; instanţa a constatat însă că reclamanta nu a făcut însă nicio dovadă în acest sens, deşi sarcina probei îi revenea, anume că a fost titulara mărcii „S.” anterior înregistrării mărcii de către pârâtă şi nici că pârâta a făcut demersuri anterioare pentru înregistrarea acestei mărci, care au fost respinse ca urmare a existenţei drepturilor sale.
Prima instanţă a mai reţinut că extrasul de pe site-ul OSIM cu privire la numărul mărcilor incluzând elementul verbal „S.” respinse, este insuficient să facă dovada acţiunilor întreprinse de către pârâtă şi a calificării acestora ca intrând în sfera nelicitului neconcurenţial.
În consecinţă, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
În termen legal, împotriva acestei soluţii, reclamanta a promovat apel, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia civilă nr. 179A din 4 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale a fost admis apelul reclamantei, sentinţa atacată a fost schimbată în tot, iar pe fond, s-a admis cererea de chemare în judecată, dispunându-se anularea înregistrării mărcii „La S.” nr. 72457 din 28 octombrie 2005.
Pentru a decide în acest sens, instanţa de apel a reţinut că reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii menţionate pentru încălcarea drepturilor conferite de marcă notorie neînregistrată –„ S.”, pentru încălcarea drepturilor conferite de numele comercial şi pentru înregistrarea cu rea credinţă.
Cu privire la primul motiv de apel, legat de invocarea notorietăţii mărcii anterioare neînregistrate, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Potrivit art. 6 bis din Convenţia de la Paris, mărcile notorii sunt protejate fără a fi necesară condiţia înregistrării. Notorietatea mărcii produce un efect similar cu înregistrarea acesteia, titularul fiind protejat în ceea ce priveşte folosirea sau înregistrarea unui semn identic sau similar de către un terţ. Marca individuală combinată cu element verbal „LA S.” şi cu element figurativ, înregistrată în favoarea pârâtei şi a cărei anulare se cere în cauză, este similară cu marca verbală a reclamantei „S.”, iar serviciile prestate de reclamantă sunt identice cu cele pentru care pârâta a înregistrat marca, respectiv „servicii hoteliere şi de cazare temporară şi alimentaţie publică”.
În fapt, din adresa nr. 316 din 24 martie 2011 emisă de SC P. SA, rezultă că actualul hotel şi restaurant S. din J., ce aparţine reclamantei, a făcut parte din proiectul DSAPC nr. 55/1968 „Staţiunea turistică Mangalia extindere Neptun”. Hotelul şi restaurantul au revenit în patrimoniul reclamantei, SC S. SA care a fost înfiinţată şi a dobândit autorizare de funcţionare prin sentinţa civilă nr. 4045 din 03 august 1995 a Tribunalului Constanţa ca urmare a reorganizării SC J. SA, în patrimoniul căruia intrase bunul în baza Legii nr. 15 /1991 şi H.G. nr. 834/1991, astfel cum rezultă din anexa 1 la Certificatul de atestare a dreptului de proprietate din 28 noiembrie 1996 emis de Ministerul Turismului. Din adresa nr. 59 emisă de Direcţia Generală Turistică - Serviciul Autorizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului rezultă că SC S. SA obţinut pentru hotelul S. din J. certificatul de clasificare nr. 145 din 05 august 1991. Din pliantele privind litoralul românesc, rezultă că hotelul S. din J. a intrat în circuitul turistic după darea în folosinţă, încă din perioada comunistă, prin reţeaua C., fiind inclus în cataloagele de prezentare editate şi în limbi străine.
Prin art. 3 lit. c) din lege este explicitat termenul de marcă notorie ca fiind marca larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorităţii revendicate în cerere, iar pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în vedere notorietatea acestei mărci în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă li se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România - criteriile de examinare a motivului de refuz de înregistrare a mărcii incident, fiind detaliate în art. 20 din lege, dar şi în Regula nr. 15 pct. 4 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în vigoare la data înregistrării mărcii în discuţie; de asemenea, au fost avute în vedere cele prevăzute la Regula 16 din acelaşi Regulament, cu referire la cerinţele pentru dovedirea notorietăţii mărcii.
În aplicarea acestor norme, s-a constatat că în aprecierea notorietăţii unei mărci, este necesară stabilirea ponderii cunoaşterii în cadrul segmentului de public relevant din România, utilizator al produselor/serviciilor protejate sub semnul respectiv şi nu în raport de clasele de produse/servicii, sau toate acestea, protejate prin mărcile a căror anulare se solicită. În condiţiile existenţei unei mărci notorii, se impune refuzul de înregistrare sau anularea mărcii înregistrate, total sau parţial, în funcţie de gradul de suprapunere cu cea notorie.
Un prim argument invocat de apelantă a fost acela că în perioada comunistă o marcă era larg cunoscută şi mediatizată potrivit politicii epocii comuniste, prin intermediul ONT-ului, respectiv prin filialele judeţene, a C.-ului pentru străini, prin ofertele făcute de către stat Uniunii Generale a Sindicatelor din România la care fiecare cetăţean participa cu 1 % din venituri, prin pliantele publicitare editate, politici care permiteau consumatorilor de servicii o asociere între marca S. şi serviciile turistice (hotel şi restaurant) oferite sub marca S. din J., în perioada comunistă intimata-pârâtă nefiind înfiinţată ca societate cu răspundere limitată şi nici ca mandatar.
Cu privire la acest prim argument, instanţa de apel a apreciat ca fiind corectă afirmaţia tribunalului, în sensul că prezumţia că, în perioada comunistă, cel mai accesibil mod de utilizare a serviciilor hoteliere de pe litoral era prin intermediul întreprinderilor - pentru români şi prin reţeaua C. - pentru străini, nu se poate întinde şi asupra faptului că serviciile oferite au devenit cunoscute şi apreciate într-o manieră suficientă pentru a permite o asociere în conştiinţa consumatorilor de servicii de profil între marca şi serviciile oferite sub marca S.. Nici în calea de atac apelanta nu a adus niciun argument sau probe suplimentare în acest sens, ci doar a reiterat afirmaţia făcută şi în faţa primei instanţei.
Apelanta a mai invocat şi prevederile art. 6 bis al Convenţiei de la Paris privind notorietatea existentă în cauză determinată de vechimea mărcii „S.”, de cunoaşterea acestei mărci din anul 1968, marca fiind aceeaşi cu numele comercial încă din 1968, eforturile publicitare de cunoaştere a numelui comercial fiind manifestate faţă de turiştii romani şi străini încă din anul 1968. Din adresa nr. 316 din 29 martie 2011 şi din actele ce se găsesc în arhiva SC P. SA rezultă cunoaşterea ansamblului hotel şi restaurant sub numele de S. din anul 1968.
Instanţa de apel a constatat că apelanta aduce drept singur argument pentru notorietate faptul existenţei mărcii şi a denumirii comerciale din 1968; or, vechimea unei mărci nu suplineşte nevoia dovezilor privind larga cunoaştere a acesteia; în plus, simpla cunoaştere a existenţei mărcii din 1968 (prin adresa invocată) nu reprezintă în sine o dovadă a unei cunoaşteri suficient de largi pentru a fi caracterizată ca notorie, argumentele de natură istorică aduse de apelantă fiind necesare, dar nu şi suficiente pentru caracterizarea mărcii ca notorie.
Curtea de apel a înlăturat argumentul adus de apelantă, în sensul că pentru a se aprecia asupra notorietăţii mărcii este suficient a se constata că marca respectivă este larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant căruia i se adresează, indiferent pe ce parte a teritoriului ţării este situat acel segment, aşadar, nefiind necesar ca marca să fie cunoscută pe întreg teritoriul ţării.
Astfel, Regula nr. 16, intitulată „Determinarea şi dovedirea notorietăţii” este extrem de explicită, arătând că, pentru a aprecia dacă o marcă este notorie, este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută pe teritoriul României şi pentru segmentul de public din România căruia i se adresează produsele sau serviciile la care se referă marca. Din interpretarea coroborată a celor două condiţii, rezultă că acestea sunt cerute cumulativ, iar nu alternativ; astfel, marca trebuie să fie cunoscută publicului relevant, nu oricărei categorii de public, dar pe întreg teritoriul ţării.
Or, în mod corect a reţinut tribunalul că reclamanta nu a făcut dovada unei largi cunoaşteri a mărcii pe teritoriul României pentru segmentul de public din România căruia i se adresează, în sensul Regulii 16 din Regulamentul de punere în aplicare al legii aprobat prin H.G. nr. 833/1998. S-a probat doar unul dintre criteriile descrise de această regulă, respectiv circuitul de distribuire a serviciilor la care se referă marca, în sensul Regulii 16 alin. (2) lit. b), dar nu şi dovada faptului că produsele oferite şi reclama făcută prin acest circuit au şi adus o reală cunoaştere a serviciilor oferite sub marca S. În acest sens, şi contractele de prestări servicii turistice încheiate între SC S. SA în calitate de prestator şi diverşi utilizatori: Sindicatul Liber Metrou în 01 martie 2006, SC O. SRL în 19 mai 2004, SC T.H.R. Prahova în 12 mai 2003 şi 16 mai 2002 sunt apte a proba desfăşurarea unei activităţii specifice de cazare temporară, dar sunt insuficiente pentru a dovedi o largă cunoaştere.
De asemenea, s-a apreciat că simpla invocare a vechimii mărcii nu este suficientă pentru a dovedi acea conexiune specifică dintre marcă şi serviciile oferite, specifică notorietăţii; ar însemna că orice marcă suficient de veche poate invoca notorietatea dobândită prin simpla curgere a timpului, când de fapt de esenţa notorietăţii nu este neapărat trecerea timpului (care de regulă, este o condiţie implicită), ci utilizarea, în anumite condiţii, de-a lungul timpului scurs.
Niciuna dintre părţi nu a contestat vechimea mărcii ca datând din 1968 şi faptul că hotelul S. şi-a desfăşurat activitate ca unitate turistică în regim sezonier şi restaurant şi în extrasezon în ultimele 4 decenii, dar acest element, luat singular, nu este concludent pentru notorietate.
Pentru a argumenta larga cunoaştere a mărcii sale, apelanta a arătat că statul român a promovat unitatea lor de cazare, aşadar şi marca în perioada 1968 şi 1995, fiind asigurate sejururi pentru angajaţi prin intermediul instituţiilor publice; că au fost cazaţi la Hotelul S. şi numeroşi turişti străini şi că s-a făcut promovarea serviciilor turistice de către ONT şi prin intermediul unui Program Phare.
Instanţa de apel a apreciat că toate acestea dovedesc că există acţiuni de promovare a serviciilor oferite de reclamantă sub marca sa, dar dincolo de faptul că, în sine, aceste măsuri de promovare nu ating intensitatea necesară unei mărci notorii, este necesară corelarea întinderii promovării cu întinderea utilizării şi cunoaşterii mărcii; or, s-a constatat că această întindere nu acoperă întreaga ţară, aspect recunoscut chiar de apelantă, ci este o cunoaştere locală, limitată la spaţiul limitrof litoralului; sub aspectul notorietăţii nu interesează cunoaşterile accidentale, ca urmare a unor acţiuni disparate şi singulare de promovare, ci este necesar ca această cunoaştere să fie cvasiunanimă în rândul consumatorului ţintă, cu un grad mediu de atenţie şi informare, condiţie ce nu este îndeplinită în cauză.
Argumentul legat de faptul că scopul înregistrării mărcii de către intimata-pârâta a fost acela de a se folosi de renumele mărcii apelantei, nu are relevanţă sub aspectul notorietăţii, după cum nu are relevanţă nici faptul că inclusiv reprezentantul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a susţinut admiterea acţiunii formulate de reclamantă apelantă.
Astfel, neaducându-se dovezi suficiente cu privire la notorietatea mărcii anterioare a reclamantei, instanţa de apel a înlăturat ca nefondat acest prim motiv de apel.
Referitor la cel de-al doilea motiv privind greşita respingere a cererii de anulare a mărcii pârâtei faţă de existenţa numelui comercial al reclamantei, instanţa de apel a reţinut cele ce urmează:
Un prim argument invocat de apelantă a fost acela al prejudiciului cauzat ca urmare a folosirii de către intimata-pârâtă a unei mărci similare cu numele său comercial, din acest punct de vedere, curtea de apel a reiterat argumentele reţinute de prima instanţă, pe care şi le-a însuşit în totalitate.
Cât priveşte invocarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a constatat că noţiunea de nume comercial nu se include în cea de nume, prin drept la nume, menţionat în acest text, legiuitorul având în vedere numele persoanei fizice, astfel că această prevedere legală nu este incidentă în cauză.
Pe de altă parte, din perspectiva art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 84/1998, este necesar a fi îndeplinită condiţia ca acea marca anterioară, neînregistrată, sau acel semn utilizat anterior să confere titularului sau dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare. Or, prima teză nu este îndeplinită, deoarece numai o marcă notorie putea da dreptul reclamantei de a cere interzicerea utilizării unei mărci ulterioare, or, în analizarea primului motiv de apel s-a reţinut deja nedovedirea caracterului notoriu.
În ceea ce priveşte cea de-a doua teză, astfel cum a apreciat şi prima instanţa, apelanta beneficiază de un nume comercial protejat de art. 8 din Convenţia de la Paris din 1883 şi de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998. Apelanta a susţinut că exista un mare risc de confuzie între numele său comercial şi marca părţii adverse, incluzând şi riscul de asociere între acestea, astfel că partea adversă beneficiază de renumele obţinut prin activitatea apelantei.
S-a apreciat că prima instanţă a reţinut în mod corect că problema care se pune este aceea a întinderii protecţiei recunoscute de art. 8, respectiv dacă simpla deţinere a unui nume comercial este suficientă pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare sau de anulare a unei mărci care conţine în tot sau în parte numele comercial. Un astfel de prejudiciu ar fi generat de folosirea de renumele numelui comercial anterior, ca urmare a dobândirii notorietăţii acestuia; or, nu este suficientă simpla afirmare a producerii asocierii în mintea consumatorului, fiind necesară probarea acestei susţineri, dovezi ce nu au fost produse; în plus, prin nereţinerea notorietăţii mărcii anterioare (şi implicit, a numelui comercial anterior), nu se poate aplica prezumţia de folosire a renumelui acestora. Ceea ce invocă, în esenţă, apelanta este de fapt un prejudiciu de natură morală, dedus din preluarea, conform susţinerilor sale, a denumirii sale comerciale, dar o asemenea pretenţie nu se încadrează în condiţiile legale pentru care poate fi dispusă anularea unei mărci ulterioare, pentru existenţa unui nume comercial anterior.
Astfel, şi acest motiv de apel a fost înlăturat ca nefondat.
Instanţa de apel a găsit însă fondat ultimul motiv de apel, privind înregistrarea mărcii pârâtei cu rea-credinţă.
Reclamanta a invocat reaua credinţă atât în raport de marca sa anterioară, cât şi în raport de numele său comercial. Instanţa de apel a apreciat ca fiind juste cele dezlegate prin sentinţa apelată cu privire la marca anterioară invocată de reclamantă; astfel, dincolo de faptul că nu a fost dovedită notorietatea, nu a fost dovedită nici existenţa unei înregistrări anterioare mărcii pârâtei cu privire la marca La S. invocată de reclamantă, aceste considerente ale primei instanţe fiind menţinute.
Instanţa de apel a apreciat însă diferit probele administrate sub acest aspect, reţinând reaua credinţă a pârâtei în raport de existenţa numelui comercial al reclamantei.
Astfel, cu ocazia cercetării notorietăţii, curtea de apel însăşi a reţinut dovedirea unor acţiuni de promovare a serviciilor oferite de reclamantă sub numele său comercial, dar dincolo de faptul că, în sine, aceste măsuri de promovare nu ating intensitatea necesară pentru probarea unei mărci notorii, este necesară corelarea întinderii promovării cu întinderea utilizării şi cunoaşterii mărcii; pe de altă parte, instanţa de apel a constatat că această întindere nu acoperă întreaga ţară, aspect recunoscut chiar de apelantă, ci această cunoaştere este locală, limitată la spaţiul limitrof litoralului.
Reclamanta îşi desfăşoară activitatea în zona Mangalia - J., pe când pârâta în Constanţa-Mamaia, pe acelaşi obiect de activitate, servicii hoteliere; reclamanta deţine hotelul S., cu denumirea comercială S., iar pârâta foloseşte marca La S. pentru aceleaşi servicii de cazare.
Faţă de identitatea serviciilor oferite, faţă de similaritatea crescută prin identitate parţială a denumirii semnelor folosite, având în vedere anterioritatea denumirii comerciale a reclamantei (1968) raportată la data cererii de depozit pentru marca pârâtei (2005), instanţa de apel a apreciat că s-a făcut dovada relei credinţe a pârâtei cu ocazia înregistrării mărcii sale. Astfel, s-a avut în vedere consumatorul mediu avizat, pe zona teritorială relevantă-litoral, care poate cu uşurinţă aprecia că există o legătură comercială între cele două semne. Câtă vreme reclamanta a dovedit o oarecare cunoaştere a semnului său pe plan local, cunoaştere insuficientă pentru notorietate, dar suficientă pentru a se prezuma că orice consumator mediu putea afla de existenţa sa, s-a reţinut că şi pârâta, cu diligenţe minime, putea afla, la momentul înregistrării mărcii, despre existenţa unui nume comercial anterior similar cu cel al mărcii pe care intenţiona să o înregistreze, cu atât mai mult cu cât aceasta funcţiona pe piaţa aceloraşi servicii pe care pârâta voia ulterior să le ofere. Astfel, nu se poate susţine că nu a existat, în lipsa unei minime diligenţe, o intenţie de a se folosi de cunoaşterea locală a numelui comercial anterior al reclamantei.
Spre deosebire de tribunal, instanţa de apel a apreciat că nu poate fi considerată o explicaţie plauzibilă modalitatea în care pârâta a susţinut că a ajuns la născocirea mărcii sale: prin efectuarea unei anagramări, care să cuprindă prima parte a numelui unuia dintre asociaţii pârâtei, L., respectiv „La s.”, care, prin asociere cu elementul figurativ să inducă ideea de mare, de vacanţă, asociată cu activitatea pârâtei desfăşurată pe litoral; s-a apreciat că această explicaţie conduce mai mult la ideea unei justificări post factum.
Curtea de apel nu a reţinut însă ca dovezi suplimentare ale relei-credinţe: cererile repetate adresate intimatei-parate OSIM pentru înregistrarea mărcii LA S., deoarece formularea unei cereri în mod repetat nu are relevanţă, în cauza de faţă având relevanţă buna sau reaua credinţă de la data depozitului mărcii a cărei anulare se cere, ceea ce deja s-a analizat; nesolicitarea conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii referitoare la marca LA S., deoarece o asemenea obligaţie revenea numai dacă marca pârâtei ar fi existat la momentul înregistrării societăţii pârâtei în Registrul Comerţului, nu aceasta fiind situaţia din speţă.
A fost apreciat ca nerelevant şi argumentul legat de faptul că pârâta nu ar fi dorit decât inducerea în eroare a instanţei şi prejudicierea apelantei-reclamante prin formularea cu rea credinţă a cererii de stingere a litigiului pe cale amiabilă, cerere în care nu a insistat, deoarece reaua credinţă procesuală este distinctă şi produce consecinţe diferite de reaua credinţă la înregistrarea mărcii. De asemenea, nici formularea unei acţiuni în instanţa de către partea adversă prin care se solicita încetarea folosirii de către apelanta a denumirii S. şi solicitarea daunelor morale exorbitante de către intimata nu a fost reţinută ca dovadă a relei credinţe la înregistrarea mărcii, pentru aceleiaşi argumente.
Pentru aceste considerente, constatând dovedită reaua credinţă a pârâtei la data depozitului mărcii în raport de existenţa numelui comercial anterior al reclamantei, Curtea, în temeiul art. 296 C. proc. civ., va admite apelul, va schimba în tot sentinţa apelată, va admite în parte acţiunea precizată şi va anula certificatul de înregistrare a mărcii „La S.” nr. 72457 din 28 octombrie 2005.
În termen legal, împotriva acestei decizii, pârâta SC L.B. SRL a formulat recurs, prevalându-se de dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâta a susţinut că decizia instanţei de apel este nelegală, întrucât, pe de o parte, nu cuprinde motivele pe care se sprijină, iar pe de altă parte, cuprinde motive contradictorii şi străine de natura pricinii, critici susţinute pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Astfel, reţinând reaua-credinţă, instanţa de apel, în fapt, nu face nicio referire la o situaţia concretă din care să rezulte îndeplinirea acestui motiv de anulare a mărcii, în mod nelegal răsturnându-se prezumţia de bună-credinţă ce opera în favoarea sa, ce a fost înlocuită cu reţinerea relei-credinţe bazate pe prezumţia existentei acesteia şi pe motive contrazise de realitatea probată în cauză.
Recurenta susţine că într-o manieră neglijentă, instanţa de apel a introdus confuzia între noţiunea de „rea-credinţă” utilizată de lege, ca motiv de nulitate a mărcii, şi un eventual risc de confuzie şi asociere ca motive de anulare a unei mărci ulterioare.
În aceeaşi manieră confuză, instanţa de judecată a ignorat faptul reţinerea relei-credinţe presupune dovedirea existenţei unor elemente de fapt (comportamentale) ce pot fi reţinute în sarcina intimatei pârâte şi nu utilizarea unor elemente abstracte, teoretice, în baza cărora să poată fi răsturnată o prezumţie fundamentală a sistemului juridic. De altfel, titularului unui eventual drept anterior legea însăşi îi conferă mijloace de protecţie distincte şi eventuale reparaţii corespunzătoare într-o atare situaţie de fapt.
Pentru a reţine reaua-credinţă la înregistrarea mărcii, instanţa de apel a avut în vedere criteriul consumatorului mediu, în zona teritorială relevantă - litoral, care poate aprecia cu uşurinţă că exista o legătura comercială între cele două semne, reţinând, totodată, cunoaşterea numelui intimatei reclamante insuficientă pentru notorietate, dar suficientă pentru a se prezuma că orice cunoscător mediu poate afla de existenţa sa; de asemenea, s-a mai reţinut că intimata reclamantă funcţiona pe piaţa aceloraşi servicii pe care pârâta voia ulterior să le ofere; drept urmare, s-a concluzionat că nu se poate susţine că nu a existat, în lipsa unei minime diligente, o intenţie a pârâtei de a se folosi de cunoaşterea locală a numelui comercial anterior al reclamantei.
Recurenta susţine că faptele, aşa cum sunt ele demonstrate prin probele administrate în cauză, atestă că niciunul dintre motivele reţinute de instanţa nu sunt reale.
Se mai arată de recurentă că asociaţii săi au denumit, “ La S." activitatea sub care a început să îşi desfăşoare afacerile de alimentaţie şi comerţ, cu mult înainte de a înregistra marca a cărei anulare s-a solicitat; or, aceste activităţi de alimentaţie şi comerţ nu intrau în sfera celor desfăşurate de intimata reclamantă, aceasta activând în domeniul hotelier; în consecinţă, recurenta a folosit marca numai pentru servicii de alimentaţie publică, iar această denumire sub care recurenta a prestat servicii de alimentaţie a fost aleasă ca urmare a numelui celor doi asociaţi, fraţi - L.D. şi L.S.
Pe de altă parte, la data înregistrării mărcii recurentei, a cărei anulare s-a dispus, aceasta avea o cifră de afaceri superioară intimatei reclamante (aşa cum a rezultat din probele cauzei), astfel încât nu se poale justifica niciun interes pentru folosirea cunoaşterii locale a numelui comercial al intimatei, asociaţii recurentei neavând nicio legătură cu zona de sud a litoralului, întrucât au copilărit în zona de nord a acestuia şi, în plus, au fost plecaţi din ţară o perioadă îndelungată, ambii asociaţi având cetăţenie americană; la întoarcerea din SUA, asociaţii recurentei au luat decizia denumirii activităţii în acest fel, fără a proceda la o cercetare a litoralului; în acest sens, recurenta face trimitere şi la declaraţia aut. sub nr. 172 din 29 martie 2011 dată de numita V.C.D.
Cele arătate, în opinia recurentei, relevă caracterul nelegal al deciziei recurate, întrucât cei doi asociaţi ai săi, la data alegerii denumirii „La S.”, nu intrau în categoria consumatorului mediu avizat, dimpotrivă, fiind străini de realitatea actuala a zonei litoralului romanesc, pe care o părăsiseră din copilărie.
Totodată, în mod nelegal instanţa de apel a reţinut că, la nivelul anului 1999, asociaţii recurentei ştiau ce servicii voiau să ofere ulterior, respectiv în anul 2009; or, reaua-credinţă nu se poate fundamenta pe o prezumţie.
De asemenea, se învederează că din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, anterioară deciziei pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene din 11 iunie 2009 în cauza C-529/07, rezultă că atunci când se reţine reaua-credinţă, sunt avute în vedere circumstanţe concrete din care să rezulte că pârâtul cunoştea existenţa mărcii, ca urmare a unei asocieri a titularului înregistrării la capitalul unei societăţi ce deţinea o marcă similară înregistrată sau ca urmare a unor recunoscute relaţii de afaceri anterioare între titularul înregistrării şi cel care deţinea marca anterioară, că s-a înregistrat marca unui terţ fără ca titularul înregistrării cu rea-credinţă să desfăşurare activităţi în legătură cu aceasta, în mod deliberat, în scopul promovării propriilor produse prin mijlocirea unor mărci cunoscute.
În opinia recurentei, hotărârea pronunţată nu cuprinde niciun motiv din care să rezulte intenţia frauduloasă, ci doar se presupune, nefondat şi în ciuda tuturor probelor administrate în susţinerea bunei-credinţe, că ea aceasta ar fi putut exista.
Recurenta dezvoltă critici şi din perspectiva prevederilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ., susţinându-se că decizia atacată este dată cu aplicarea greşită a legii.
Astfel, decizia se fundamentează, în realitate, pe prezumţia existenţei relei credinţe, care, nu poate fi presupusă, ci numai dovedită, sens în care se face trimitere la dispoziţiile art. 970 şi art. 1899 alin. (2) C. civ.
Instanţa de apel a aplicat greşit legea, apreciind ca o oarecare cunoaştere a semnului intimatei reclamante pe plan local este suficientă pentru a se prezuma că a existat o intenţie a recurentei de a se folosi de cunoaşterea locală a numelui comercial al reclamantei.
Or, aşa cum a reieşit din probele cauzei recurenta avea o cifră de afaceri şi un profit de aproape 5 ori mai mari decât cele ale intimatei, un număr de 70 de angajaţi, fata de cei 16 ai intimatei, precum şi o activitate diferită de a acesteia din urmă, situaţie care preexista şi în ultimii doi ani anteriori înregistrării mărcii.
În consecinţă, mai susţine recurenta, nu numai ca nu se poate „prezuma" intenţia sa de a folosi numele intimatei, dar poate fi justificat nici interesul ce ar fi determinat intenţia sa de risca confuzia cu o marcă.
Recurenta invocă încălcarea de către instanţa de apel a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene reflectată în decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spungli AG contra Franz Hauswieth GmbH).
Astfel, s-a făcut instanţa de apel o aplicare necorespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile concurenţiale între părţi, din perspectiva cărora trebuie evaluată atitudinea subiectivă a solicitantului mărcii, reguli confirmate prin decizia instanţei europene.
Reaua credinţă implică îndeplinirea cumulativă a trei cerinţe distincte, vizând, pe de o parte, cunoaşterea „faptului relevant" – existenta şi folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenţia frauduloasă, iar o a treia cerinţă pentru verificarea relei-credinţe, este reprezentată de cea privind gradul de protecţie juridică de care se bucură atât marca terţului, cât şi semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.
În plus, simpla cunoaştere a faptului relevant nu prezumă, prin ea însăşi, existenţa unei intenţii frauduloase, atare intenţie trebuind a fi probată distinct de prima cerinţă şi apreciată ca atare.
Din considerentele decizie recurate rezultă că niciuna dintre aceste condiţii impuse de lege şi de jurisprudenţa internă şi comunitară nu se regăsesc în motivarea hotărârii atacate.
Astfel, nu s-a reţinut existenţa faptului relevant, ci s-a prezumat existenţa acestuia, apreciindu-se că, din perspectiva consumatorului mediu, rezonabil informat şi avizat se presupune că s-a dorit folosirea mărcii intimatei reclamante.
În ce priveşte intenţia frauduloasă, a apărut ca o consecinţă a prezumţiei instanţei, iar cerinţa gradului de protecţie juridică a fost în întregime ignorată. Astfel, instanţa de apel nu a avut în vedere lipsa de diligenţă a intimatei în a-şi proteja dreptul de proprietate, neţinând cont că aceasta nu şi-a înregistrat niciodată numele ca marcă şi nici faptul că recurenta, care, pentru cunoaşterea şi dezvoltarea mărcii sale a depus eforturi susţinute, se vede în situaţia de a primi o soluţie judiciară care încălcă principiile stabilităţii juridice şi ale încrederii legitime.
Totodată, recurenta mai arată că practica a statuat că în evaluarea intenţiei frauduloase, este relevant istoricul constituirii celor două părţi litigante, activitatea desfăşurată de acestea, anterior cererii de înregistrare a mărcii, actele de utilizare ulterioare înregistrării a semnelor în raport cu produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată.
Aşadar, trebuiau avute în vedere circumstanţele obiective ale speţei care indică lipsa unei justificări a intenţiei de a beneficia de numele intimatei reclamante, de vreme ce recurenta, în anul înregistrării mărcii – 2005, se bucura de un renume superior acesteia, atestat prin comparaţia cifrelor rezultate din cele două afaceri.
Instanţa de apel nu a avut în vedere istoricul celor două parţi, ci a apreciat că recurenta a acţionat într-o manieră vizionară, la nivelul anului 1999, când si-a ales denumirea şi, apoi, în anul 2005, când a înregistrat-o la OSIM, pentru alte clase de produse şi servicii ale Clasificării de la Nisa decât cele ale intimatei reclamante, câtă vreme intimata reclamantă şi-a folosit numele comercial exclusiv pentru servicii hoteliere, lipsite de distinctivitatea sau de cunoaşterea necesară unei mărci.
Mai mult, instanţa de apel nu a reţinut că anterior înregistrării mărcii de către recurentă, aceasta dezvoltase o marcă apreciată şi cunoscută, înregistrarea venind ca o consecinţă a acesteia, iar nu în încercarea de a atrage beneficiile folosirii numelui unui terţ ce activa pe o altă piaţă, într-o alta zonă.
Recurenta pârâtă a anexat motivelor de recurs practică judiciară în materia anulării mărcilor înregistrate cu rea-credinţă, dar şi anumite evidenţe în susţinerea comparaţiei dimensiunii activităţii economice a fiecăreia dintre părţi, fără a se indica sursa de provenienţă a informaţiilor primare pe care le conţin.
În termen legal, intimata reclamantă a formulat întâmpinare la motivele de recurs, solicitând menţinerea deciziei recurate.
Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed.
Se constată că în susţinerea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., recurenta pârâtă pretinde atât împrejurarea că decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, cât şi cealaltă variantă normativă a textului invocat (cuprinde motive contradictorii şi străine de natura pricinii), cele două ipoteze ale normei neputând coexista cu referire la una şi aceeaşi soluţie, anume cea de admitere a cererii de anulare a mărcii pârâtei pentru rea-credinţă, dispusă de instanţa de apel în aplicarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (forma în vigoare la data înregistrării mărcii).
În realitate, în dezvoltarea criticilor întemeiate pe acelaşi motiv de recurs (art. 304 pct. 7), recurenta susţine argumente ce tind la demonstrarea netemeiniciei deciziei, întrucât susţine în mod explicit că instanţa de apel nu a făcut nicio referire la situaţia concretă din speţă din care să reiasă reaua sa credinţă la momentul înregistrării mărcii; or, cenzurarea unei hotărâri pronunţate în apel nu îi este permisă instanţei de recurs decât pentru motive de nelegalitate, anume cele expres şi limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ.
Pe de altă parte, luând în considerare susţinerea potrivit căreia decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, Înalta Curte constată că hotărârea instanţei de apel este argumentată în mod convingător prin arătarea situaţiei de fapt reţinute în cauză şi aplicarea regulilor de drept incidente, cu referire specială la criteriile de apreciere a relei-credinţe într-o cerere de anulare a înregistrării mărcii pentru acest motiv, dând acestei noţiuni conţinutul conceptual dezvoltat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în special, în decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009, în cauza C – 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), din conţinutul căreia rezultă criteriile de apreciere a relei credinţe, astfel cum se va arăta în evaluarea criticilor dezvoltate pe temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
În consecinţă, vor fi înlăturate ca nefondate criticile dezvoltate de recurentă pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Recurenta critică, în principal, criteriile de analiză a atitudinii sale subiective a pârâtei la momentul solicitării de înregistrare a mărcii nr. 72457 marcă individuală, combinată „La S.” cu element figurativ, protejată în favoarea acesteia începând din 28 octombrie 2005 pentru clasa 43 de servicii, anume cele hoteliere şi de cazare temporară, precum şi servicii de alimentaţie publică, susţinând că instanţa de apel a înlocuit prezumţia de bună-credinţă, regulă fundamentală a sistemului judiciar, cu prezumţia de rea-credinţă.
Prin formularea unei cereri de anulare a înregistrării pentru rea-credinţă, în mod evident se contestă prezumţia de bună-credinţă şi, deci prezumţia de validitate a înregistrării, rea-credinţă ce trebuie să fie dovedită de cel ce o afirmă; or, împrejurarea că instanţa de apel a demonstrat că intimata reclamantă prin probele administrate a răsturnat prezumţia de bună credinţă prin raportare directă la criteriile de apreciere a relei credinţe din Cauza Lindt (C-529/07) nu permit o atare concluzie a înlocuirii unei prezumţii cu o alta.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în hotărârea invocată, a stabilit că instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţei la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:
- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;
- intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi
- nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.
Chiar dacă hotărârea instanţei europene vizează mărcile comunitare întrucât a fost pronunţată în interpretarea art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 noiembrie 1993 privind marca comunitară (succedat de Regulamentul CE nr. 207/2009 care are dispoziţii identice în art. 52 alin. (1) lit. b) în ce priveşte anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă), criteriile ce definesc conceptul de rea-credinţă la înregistrarea unei mărci sunt pe deplin incidente, având în vedere că prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 transpun în legea naţională dispoziţiile similare ale art. 3.2 lit. d) din Prima Directivă a Consiliului Comunităţilor Europene din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legilor referitoare la mărci din Statele Membre 89/104/EEC (ce se regăsesc şi în actuala formă codificată a acesteia – Directiva 2008/95/CE; România şi-a îndeplinit obligaţia de armonizare a legislaţiei sub acest aspect, astfel că, în mod subsecvent, funcţionează şi obligaţia de respectare a jurisprudenţei Curţii de la Luxembourg, acceptată în mod expres prin Legea nr. 340 din 11 noiembrie 2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 par. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană; prin urmare, aceste criterii jurisprudenţiale create în interpretarea Regulamentului mărcilor comunitare (corespondente unor veritabile reguli de drept) sunt operante, pentru identitate de raţiune, şi în privinţa mărcilor naţionale.
Totodată, se impune precizarea că deşi instanţa de apel nu a făcut referire explicită la această cauză a instanţei europene, a făcut întocmai aplicarea criteriilor ce dau conţinut conceptului de rea-credinţă la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă, momentul pertinent, în termenii Hotărârii (paragraful 35).
Sub aspectul situaţiei de fapt, instanţa de apel a reţinut împrejurarea că intimata reclamantă foloseşte din anul 1968 un semn identic mărcii (ce coincide cu numele său comercial), pentru servicii hoteliere, activitate în care această denumire a dobândit un grad suficient de cunoaştere (inapt însă să conducă însă la reţinerea notorietăţii, în sensul art. 3 lit. c) din lege şi recunoaşterea protecţiei specifice mărcii) în cadrul segmentului de public vizat, ceea ce corespunde reţinerii caracterului distinctiv al numelui comercial, în timp ce recurenta a depus cererea de înregistrare a mărcii cu intenţia de a atrage şi a-şi însuşi clientela reclamantei, obţinând protecţia pentru serviciile din clasa 43 (servicii hoteliere şi de alimentaţie publică).
Atare constatări, în cadrul aprecierii globale a factorilor pertinenţi ai speţei, prezintă interes din perspectiva cerinţelor privind cunoaşterea faptului relevant de către recurentă, anume a preexistenţei pe piaţă a unui semn distinctiv cvasi-identic - S. vs. La S.
Astfel, s-a reţinut dovedirea de către intimată a unor suficiente acţiuni de promovare a serviciilor oferite sub numele său comercial, care însă nu au atins intensitatea necesară pentru reţinerea notorietăţii, instanţa de apel făcând şi corelaţia necesară între întinderea promovării şi utilizării şi cunoaşterea semnului reclamantei; totodată, s-a reţinut şi desfăşurarea activităţii părţilor în spaţii teritoriale limitrofe, pe aceeaşi piaţă concurenţială (zona litoralului), coroborată cu durata îndelungată a acestei utilizări de către reclamantă a semnului distinctiv S., elemente care sunt de natură a fundamenta în mod riguros prezumţia cunoaşterii faptului relevant de către recurentă, ceea ce se circumscrie primei condiţii exprimate de Curte în Hotărârea din Cauza Lindt (C-529/07) şi se încadrează în ipoteza necesităţii cunoaşterii de către recurentă a acestui fapt („trebuie să aibă cunoştinţă”), iar nu în cea de cunoaştere efectivă; or, prin motivele de recurs, pârâtă se raportează doar la cea din urmă ipoteză, astfel că, din acest punct de vedere, vor fi înlăturate ca nerelevante susţinerile cu privire la istoricul constituirii societăţii (anume absenţa îndelungată din ţară a asociaţilor recurentei şi necunoaşterea efectivă a realităţilor economice ale litoralului românesc).
Se cere a fi precizat această concluzie este în acord cu cele arătate de instanţa europeană în paragraful 39 în sensul că o prezumţie de cunoaştere de către solicitant a utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobşte cunoscută, această cunoaştere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări; cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoştinţă de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.
În acest context, Înalta Curte constată că recurenta pârâtă, susţinând înlocuirea prezumţiei de bună-credinţă cu prezumţia de rea credinţă este în eroare asupra prezumţiei judiciare stabilite de instanţa de apel, în termenii deja expuşi, ceea ce nu corespunde decât primei cerinţe dintre cele trei ce dau conţinut noţiunii de rea-credinţă (care implică şi elementul subiectiv – intenţia solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare, precum şi nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită, cerinţe ce trebuie a fi întrunite cumulativ).
Curtea de apel a apreciat în analiza comparativă a semnului distinctiv utilizat de reclamantă şi mărcii înregistrate de pârâtă că se cere a fi analizată existenţa riscului de confuzie, aplicând criteriile corespunzătoare în evaluarea acestuia, contrar susţinerilor recurentei care contestă criteriile de analiză (cu referire specială la criteriu consumatorului mediu), dar şi însăşi utilitatea cercetării riscului de confuzie.
Astfel, în speţă este deja stabilită premisa înregistrării legale a numelui comercial al intimatei care beneficiază de protecţia legală conferită de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi art. 8 din Convenţia de la Paris, instanţa de apel considerând că analiza riscului de confuzie antrenează şi în acest caz (conflict semn distinctiv - marcă) verificarea tuturor criteriilor aplicabile în ipoteza conflictului marcă – semn, inclusiv a caracterului distinctiv al numelui comercial, concluzie neechivoc redată şi în paragraful 45 al Cauzei C-529/07 a Curţii de la Luxembourg.
Or, în speţă, reclamanta a opus numele său comercial unui semn însuşit de către pârâtă ca marcă, în legătură cu care se verifică aptitudinea de a distinge serviciile desemnate de cele ale altor concurenţi, astfel că simpla preluare a numelui comercial în conţinutul mărcii nu ar fi fost suficientă pentru constatarea riscului de confuzie.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, „ Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează”; pe de altă parte, conform celor stabilite de Curtea de Justiţie în paragraful 21 al Hotărârii pronunţate la 11 septembrie 2007 în Cauza Celine (C-17/06 ), o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăţi (SC S. SA, în cazul intimatei), în timp ce un nume comercial (S.) sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ; cu toate acestea, numele comercial este, la rândul său, un semn utilizat în activitatea economică a unei societăţi, având aptitudinea de a distinge indirect şi produsele sau serviciile oferite de acesta, acesta fiind şi motivul pentru care legea recunoaşte posibilitatea ca numele comercial să fie opus în mod valabil unei mărci ulterioare; atare concluzie se impune în speţă cu atât mai mult cu cât intimata reclamantă a utilizat numele său comercial o perioadă îndelungată pentru oferirea propriilor sale servicii de cazare temporară (servicii hoteliere), sub semnul „S.” (Hotel S.).
Aşa fiind, în mod legal instanţa de apel a constatat cvasi-identitatea semnelor în conflict (S. vs. La S.); cu toate acestea, în privinţa serviciilor se verifică nu numai identitatea (cu referire la serviciile hoteliere), fără ca instanţa de apel să fi realizat vreo constatare cu privire la serviciile de alimentaţie publică, pentru care recurenta a obţinut înregistrarea mărcii, dar cu privire la care intimata nu a opus în mod explicit folosirea semnului.
Din acest punct de vedere, Înalta Curte urmează a complini atare constatare, omisiunea curţii de apel nefiind de natură a conduce la modificarea deciziei recurate, deoarece acest element nu influenţează în mod decisiv adoptarea soluţiei.
Este unanim acceptat că produse sau servicii din aceeaşi clasă pot fi diferite, după cum se poate constata că produse ori servicii din clase diferite pot fi similare, Clasificarea de la Nisa având în mod esenţial o funcţie pur administrativă.
Premisa speţei presupune compararea, din acest punct de vedere, a serviciilor hoteliere şi a celor de alimentaţie publică, similaritatea apreciindu-se prin luarea în considerare a tuturor factorilor pertinenţi ce caracterizează raportul dintre produse şi servicii, în special natura, destinaţia şi utilizarea lor, precum şi de caracterul concurent sau complementar al acestora (Hotărârea CJUE din 29 septembrie 1998 din cauza Canon C- 39/97).
Produsele sau serviciile complementare sunt cele între care există o legătură strânsă, în sensul că unul este indispensabil ori cel puţin important pentru folosirea celuilalt, astfel încât consumatorul să le atribuie aceeaşi origine comercială, putând crede că producătorul este acelaşi (ori prestatorul serviciilor).
Or, serviciile de alimentaţie publică, chiar dacă nu sunt indispensabile pentru serviciile de cazare temporară (hoteliere) nu se poate nega importanţa lor pentru folosirea acestora (cafenele, baruri, pizzerii, restaurante, room-service etc.); prin urmare, se poate conchide că, în speţă, ele sunt similare; pe de altă parte, nu trebuie omis faptul că în cazul identităţii (cvasi-identităţii) semnelor, este posibilă chiar stabilirea unui nivel mai scăzut al similarităţii produselor ori serviciilor, întrucât CJUE a reţinut în mod constant în jurisprudenţa sa că un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne; or, în speţă, semnele sunt cvasi-identice, iar serviciile parţial identice şi parţial similare.
De asemenea, Înalta Curte urmează a înlătura susţinerile recurentei şi sub aspectul criticării raportării instanţei de apel la criteriul consumatorului mediu, întrucât riscul de confuzie trebuie să existe „din partea publicului”; or, acest criteriu are deja o consacrare de tradiţie în jurisprudenţa CJUE care a stabilit că percepţia pe care o are consumatorul mediu asupra mărcilor privind produsele sau serviciile joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului de confuzie (Hotărârea din 11 noiembrie 1997 în cauza Sabel, C-251/95 – par. 23 şi Hotărârea din 22 iunie 1999, în cauza Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, par. 25); prin urmare, noţiunea de consumator mediu reprezintă un concept juridic, cu gradul de abstracţie intrinsecă unei astfel de categorii juridice, ce defineşte un consumator (real sau potenţial) cu nivel mediu de atenţie, rezonabil de atent şi de bine informat care utilizează ori ar putea utiliza serviciile părţilor litigante.
Astfel, se reţine că instanţa de apel nu a formulat concluzia calificării asociaţilor recurentei SC L.B. SRL (fraţii L.D. şi L.S.) drept consumatori medii, ci a uzat de acest criteriu legal în aprecierea riscului de confuzie în legătură cu serviciile concurente.
În considerarea celor anterior arătate, Înalta Curte constată că în mod legal s-a reţinut existenţa riscului de confuzie.
În ce priveşte celelalte două cerinţe deja enunţate pentru reţinerea relei-credinţe, se constată că şi acestea au fost corect fundamentate de curtea de apel, în acord cu considerentele Cauzei Lindt, Curtea de Justiţie stabilind că intenţia de a împiedica un terţ să comercializeze un produs, poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credinţe a solicitantului (par. 41 şi 45).
Atare ipoteză se verifică atunci când solicitantul ar putea beneficia de drepturile conferite de marcă cu unicul scop de a face concurenţă neloială unui concurent ce utilizează un semn care, prin propriile calităţi, a obţinut un anumit nivel de protecţie juridică; este ipoteza terţului (reclamanta) care utilizează de multă vreme (din 1968, în speţă) un semn distinctiv pentru un serviciu identic ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată.
În ce priveşte protecţia juridică a semnului distinctiv utilizat de terţ, prin Hotărârea Curţii de la Luxembourg nu se stabileşte acest nivel de protecţie, însă el trebuie să fie suficient de bine conturat, astfel încât să fie posibilă concluzia că propria clientelă îi atribuie acestuia originea comercială a produselor şi serviciilor (funcţie esenţială specifică mărcii), deci, un anumit nivel de distinctivitate dobândită prin utilizare o perioadă îndelungată de timp, cu un anumit grad de intensitate, cu luarea în considerare, dacă există, a specificităţii unora dintre servicii (precum cele sezoniere).
În acelaşi context, trebuie a fi luat în calcul şi nivelul de protecţie juridică a mărcii recurentei.
Or, se constată că marca a cărei anulare s-a solicitat a fost înregistrată în anul 2005, fără a se revendica o altă dată de prioritate decât cea a depozitului naţional reglementar, intrinsecă sistemului atributiv (art. 8 şi art. 10-12 din Legea nr. 84/1998).
În ce priveşte însă serviciile hoteliere, extinderea activităţii recurentei a avut loc, aşa cum s-a reţinut de instanţele de fond, în anul 2009, iar cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 1 noiembrie 2010; deşi recurenta pârâtă a invocat un anumit nivel al investiţiilor sale, al cifrei de afaceri, al numărului de angajaţi (pentru deservirea unei clientele superioare numeric celei a intimatei), nu trebuie omis că deja s-a stabilit că scopul înregistrării mărcii a fost acela de a face concurenţă neloială competitorului său, respectiv intimatei care se găsea pe aceeaşi piaţă, în spaţiul litoralului, şi care deja dobândise un anumit nivel de protecţie prin utilizarea semnului încă din anul 1968, nivel pe care, prin formularea cererii, intenţionează să îl prezerve; această constatare se extinde şi în ce priveşte serviciile de alimentaţie publică, complementare celor hoteliere în legătură cu care funcţionează prioritar interesul procesual al intimatei.
Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ. va respinge ca nefondat recursul formulat de pârâtă.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC L.B. SRL împotriva deciziei nr. 179A din 4 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 octombrie 2013.
| ← ICCJ. Decizia nr. 4770/2013. Civil. Conflict de competenţă. Fond | ICCJ. Decizia nr. 4685/2013. Civil. Obligaţie de a face.... → |
|---|
