Anularea înregistrării mărcii. Calitatea de persoană interesată să solicite anularea. Semn care desemnează calitatea produsului
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 5 lit. d), art. 48 alin. (1) lit. a)
1. Interesul reclamatei în formularea cererii de anulare a înregistrării mărcii este născut, actual, personal şi legitim, câtă vreme
intimata însăşi invocă prin notificarea comunicată existenţa unui conflict între cele două semne, utilizate pentru produsele din aceeaşi clasă de ambele părţi şi, în plus, pretinde încetarea fabricării şi comercializării tuturor produselor apelantei purtând denumirea BUNNA în virtutea protecţiei ce i-a fost acordată pentru marca verbală BUNA, iar conformarea la o asemenea conduită ar genera efecte negative pentru activitatea sa comercială.
2. Marca verbală „BUNA”, înregistrată pentru lapte şi produse lactate, este de natură a desemna calitatea produsului pentru care a fost acordată protecţia, deoarece semnificaţia majoritară a cuvântului „bun/bună” este aceea a desemnării unei însuşiri pozitive, iar diacriticele nu se utilizează întotdeauna, astfel încât să se poată diferenţia cuvântul „bună” de cuvântul „buna”, care ar putea însemna şi „bunica”.
C.A. Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 300/A
din 1 septembrie 2005, nepublicată
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă sub nr. 2083/6.08.2004, reclamanta SC P.C. SRL, prin mandatar autorizat C.E. SRL, agenţie de proprietate industrială, a chemat în judecată pe pârâta SC G. SA şi - pentru opozabilitate -O.S.I.M. solicitând instanţei prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună anularea înregistrării mărcii „BUNA”, înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 51319, aparţinând primei pârâte, şi obligarea O.S.I.M. la publicarea hotărârii în Buletinul de Proprietate Industrială şi radierea mărcii „BUNA"’ nr. 51319 din Registrul Naţional al Mărcilor.
In motivarea cererii reclamanta susţine că marca „BUNA” nr. 51319 aparţinând pârâtei a fost înregistrată cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 84/1990 privind mărcile şi indicaţiile geografice, fiind constituită exclusiv dintr-un semn descriptiv şi, în consecinţă, lipsit de orice distinctivitate, distinctivitate ce este prevăzută ca o condiţie esenţială de art. 3 lit. a) din lege pentru ca un semn să poată fi înregistrat ca marcă, accepţiune carc rezultă şi din art. 15 alin. (1) teza I a Acordului TRIPS.
Reclamanta învederează că marca „BUNA” aparţinând pârâtei este constituită exclusiv din adjectivul „buna”, semn care este un element total descriptiv, laudativ pentru produsele pentru care a fost înregistrată: lapte şi produse lactate ce sunt incluse în clasa de produse 29 a Clasificării Internaţionale de Nisa.
De asemenea, se susţine că art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998 prevede că nu pot fi înregistrate semnele care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.
Reclamanta apreciază că a prezerva drepturile pârâtei SC G. SA asupra mărcii „BUNA”, în condiţiile în care acest termen este frecvent utilizat în comerţ, echivalează cu a permite acestei pârâte să deţină monopolul asupra unui termen utilizat de ceilalţi comercianţi pentru a desemna calitatea produselor şi serviciilor proprii, ceea ce ar fi contrar nu numai spiritul legii, ci şi bunelor uzanţe comerciale.
In ce priveşte justificarea interesului său în promovarea acestei cereri, reclamanta arată că ea însăşi are ca obiect principal de activitate fabricarea şi comercializarea produselor alimentare, în special a produselor lactate.
In această calitate, la începutul anului 2004 a lansat pe piaţă produse lactate însoţite de marca originală, complexă, care îi aparţine (o văcuţă stilizată) însoţită de denumirea BUNNA scrisă cu o grafică specială, element verbal pe care reclamanta îl apreciază ca fiind distinctiv atât din punct de vedere semantic, cât şi vizual, cuvântul BUNNA fiind un cuvânt fantezist şi care nu există în Dicţionarul explicativ al limbii române.
Această marcă complexă a fost depusă spre înregistrare la O.S.I.M. la 18.05.2004, fiind constituit depozitul reglementar nr. M 2004/004229.
La 28.07.2004, mai arată reclamanta, a fost notificată de pârâta care o soma să înceteze şi să retragă de la comercializare produsele sale proprii, în calitatea sa de titulară a certificatului de înregistrare a mărcii „BUNA”.
In drept au fost invocate dispoziţiile art. 46-48 din Legea nr. 84/1998, precum şi dispoziţiile Regulii 32 din H.G. nr. 833/1998, privind Regulamentul de aplicare a legii.
O.S.I.M. a depus punctul său de vedere la dosarul de fond, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, deoarece clementul verbal BUNA nu este de natură descriptivă, ci sugestivă şi poate fi considerat ca derivând de la cuvântul bunică.
Prin aceeaşi cerere O.S.I.M. a invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, deoarece nu poate fi considerată „persoană interesată” potrivit art. 48 din Legea nr. 84/1998.
Cuvântul care constituie marca protejată este BUNA, şi nu BUNĂ, astfel încât nu se poate aprecia ca descriind calitatea produsului;
O.S.I.M. mai susţine că în DEX sensul de bază al elementului verbal „buna” este de bunică, fiind considerat sinonim cu acesta şi este adevărat că expresia BUNA mai poate avea semnificaţia de bun, bună, buni, bune, însă trebuie observat că în această a doua situaţie, dacă marca ar fi asociată produsului, ea ar fi utilizată în forma de ,„lapte buna”, „brânză buna”, „produse lactate buna”; din aceste dezacorduri rezultă că elementul BUNA nu descrie caracteristica produsului, ci doar o sugerează.
Pârâta SC G. SA Galaţi a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată.
Aceeaşi pârâtă susţine că marca sa nu denumeşte o marfa bună, ci atunci când a solicitat înregistrarea, ea, pârâta, susţine că s-a orientat după semnificaţia comercială a acestui cuvânt din limba germană, astfel cum rezultă şi din definiţia dată de DEX acestui cuvânt şi care defineşte o varietate de cauciuc sintetic.
Prin sentinţa civilă nr. 69/26.01.2005, Tribunalul Bucureşti -Secţia a IlI-a civilă a respins cererea, ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că reclamanta a depus cerere de înregistrare a mărcii „BUNA” nr. 51319 pentru clasa de produse 39, i-a solicitat să înceteze comercializarea produselor proprii, constatându-se însă că reclamanta nu a depus nicio dovadă în acest sens.
Anterior înregistrării mărcii „BUNA”, O.S.I.M. a emis aviz de refuz provizoriu la 30.01.2002, iar după examinarea contestaţiei formulate de pârâtă a decis admiterea mărcii la protecţie pentru clasa de produse 29; după publicarea mărcii în B.O.P.I. s-a formulat opoziţie din partea SC A. & C. SRL, contestaţie care a fost respinsă de
O.S.I.M. cu consecinţa acordării protecţiei pentru clasa 29.
In ceea ce priveşte lipsa caracterului distinctiv al mărcii a cărei anulare o solicită reclamanta pentru acest motiv, Tribunalul a constatat că marca pârâtei „BUNA" prezintă un caracter distinctiv şi i se aplică dispoziţiile art. 3 lit. c) din Legea 84/1998, termenul ales pentru marcă derivând din cuvântul bunica.
Semnul folosit ca marcă de pârâtă nu intră nici sub incidenţa art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998 deoarece nu desemnează nici specia, nici cantitatea, nici calitatca, nici destinaţia şi nici valoarea sau denumirea geografică, astfel că Tribunalul a apreciat că în mod legal a fost
admisă la înregistrare marca „BUNA”, aceasta fiind o marcă sugestivă, şi nu descriptivă.
In termen legal, împotriva acestei sentinţe pârâta a formulat apel, criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.
In dezvoltarea motivelor de apel apelanta susţine că instanţa s-a limitat să declare că marca ar avea caracter distinctiv, fară niciun argument în sprijinul concluziei, însuşindu-şi în fapt punctul de vedere al O.S.I.M., în sensul că semnul ales ca marcă, respectiv cuvântul BUNA, derivă din cuvântul bunică, în timp ce intimata-pârâtă însăşi a încercat să acrediteze ideea că originea cuvântului ales ca marcă se află în limba germană şi ar avea o semnificaţie comercială.
Apelanta arată că nici susţinerile O.S.I.M., însuşite de instanţă, şi nici ale pârâtei nu sunt conforme cu realitatea din trei motive.
Primul motiv derivă din aceea că între cuvântul BUNA şi BUNĂ există un risc de confuzie, iar aceasta este accentuată în condiţiile în care în scrierea obişnuită nu mai sunt folosite diacritice.
In al doilea rând, cuvântul bun-buna-bună este adjectiv, iar din cele 18 sensuri de bază pe care el le are în limba română niciunul nu sugerează pe cel pe care încearcă O.S.I.M. să-l acrediteze, şi anume că ar fi derivat din cuvântul bunică; cuvântul „buni” sau „buna” este un regionalism, fiind un diminutiv de la cuvântul bunica, însă acest sens al cuvântului este puţin utilizat şi în niciun caz nu conduce la asocierea invocată de O.S.I.M.
In al treilea rând pârâta-intimată susţine că „buna” are o semnificaţie comercială, desemnând o varietate de cauciuc sintetic în limba germană, termen care nu este apt să identifice ca marcă produsele alimentare ale unui comerciant.
Apelanta mai arată că „buna” este un cuvânt care desemnează calitatea, este descriptiv şi este folosit în mod obişnuit în comerţ pentru a desemna calitatea produselor şi, în consecinţă, nu poate fi înregistrat ca marcă.
La 2.08.2005 pârâta a depus întâmpinare la motivele de apel prin carc a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Prin aceeaşi întâmpinare intimata susţine, ca şi în faţa instanţei de fond, că reclamanta nu arc interes în promovarea cererii în anularea mărcii sale.
Sub acest aspect, Curtea a solicitat apelantei depunerea la dosar a notificării menţionate în cererea de chemare în judecată şi pe carc intimata i-ar fi adresat-o.
Acest înscris s-a depus la dosarul de apel şi din conţinutul acestuia rezultă că apelanta a fost somată să înceteze de îndată fabricarea şi comercializarea produselor sale care poartă denumirea BUNNA, deoarece intimata este titulara mărcii verbale BUNA înregistrate de
O.S.I.M. sub nr. 51319 pentru produse lactate (clasa 29).
Apelul formulat este fondat.
Analizând înscrisurile cauzei, văzând criticile formulate prin motivele de apel şi susţinerile intimatei din întâmpinare, Curtea apreciază soluţia atacată ca netemeinică şi nelegală.
Cererea promovată de apelanta-reclamantă privind anularea mărcii verbale BUNA aparţinând intimatei şi prin care aceasta a dobândit protecţia semnului ca marcă sub nr. 51319 pentru clasa de produse 29
- lapte şi produse lactate a fost formulată în baza art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în sensul că înregistrarea mărcii s-a tăcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege, respectiv semnul admis ca marcă este constituit exclusiv dintr-un semn descriptiv şi, în consecinţă, lipsit de orice distinctivitate, încălcându-se dispoziţiile art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998.
Intr-adevăr, pentru promovarea unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 48 din lege se impune justificarea interesului reclamantului în formularea cererii.
Curtea constată că această condiţie ţinând de calitatea procesuală activă a reclamantei se verifică prin coroborarea a două împrejurări: apelanta-reclamantă însăşi a solicitat la 18.05.2004 înregistrarea de către O.S.I.M. a unei mărci complexe, compusă dintr-o văcuţă stilizată însoţită de denumirea BUNNA scrisă cu o grafică specială, pentru clasa de produse 29 - lapte şi produse lactate, fiind constituit depozitul reglementar M 2004/004229, după care a fost notificată de intimată să-şi retragă de la comercializare produsele lactate având inscripţionate pe ambalajul lor denumirea BUNNA (adresa nr. 8525/28.07.2004).
Din această perspectivă se poate constata că interesul reclamatei-apelante în formularea cererii este născut, actual, personal şi legitim, câtă vreme intimata însăşi invocă prin notificarea comunicată existenţa unui conflict între cele două semne care sunt realizate pentru produsele din aceeaşi clasă de ambele părţi şi, în plus, pretinde încetarea fabricării şi comercializării tuturor produselor apelantei purtând denumirea BUNNA în virtutea protecţiei ce i-a fost acordată pentru marca verbală BUNA, marca nr. 51319, iar conformarea la o asemenea conduită ar genera efecte negative pentru activitatea sa comercială.
Apelanta-reclamantă a susţinut că marca pârâtei, fiind constituită exclusiv dintr-un semn descriptiv, nu putea fi admisă la protecţie, deoarece este interzisă aproprierea lui ca marcă de art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, fiind ca atare lipsit de distinctivitate.
Marca verbală aparţinând intimatei - „BUNA” - este de natură a desemna calitatea produsului pentru care a fost acordată protecţia (lapte şi produse lactate - clasa 29).
Analizând această concluzie, Curtea apreciază că ea decurge din netemeinicia premisei reţinute de instanţa de fond în sensul că denumirea „buna” derivă de la cuvântul bunica, aceasta însemnând în opinia Tribunalului că asocierea directă şi concretă pe care o realizează consumatorul mediu din segmentul relevant de public, consumator rezonabil informat, dintre cuvântul BUNA şi produsele pentru care intimata îl foloseşte ar fi aceea relativă la „bunica”, iar nu la calitatea respectivului produs.
Această asociere directă şi concretă ce aparţine consumatorului ţine de primul impuls, ca gest mintal reflex, necondiţionat atunci când percepe un semn ca marcă.
Or, în limba română cuvântul bun-bună, astfel cum este el explicat de DEX, are semnificaţia primordială de adjectiv în 7 accepţiuni şi doar în ultimele două se recunoaşte valoarea sa substantivală: bunic, bunică cu precizarea din paranteză - învechit şi popular - şi aceea de obiect sau valoare care are importanţă economică (bunuri), (DEX -Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopcdic, ediţia a Il-a, Bucureşti, 1998).
Aşadar, semnificaţia majoritară a cuvântului bun, bună fiind aceea a desemnării unei însuşi pozitive, consumatorul mediu este îndreptăţit să asocieze semnul cu calitatea acestuia.
Chiar dacă „bun” la genul feminin (atunci când se articulează cu un substantiv de acelaşi gen) este „bună”, şi nu „buna”, este lipsit de relevanţă deoarece nu se poate spune că în toate situaţiile de scriere în limba română se folosesc diacriticele şi, în plus, atunci când adjectivul „bun” prcccde un substantiv de genul feminin, frecvent se foloseşte forma articulată a acestuia, aşadar „buna”.
In consecinţă, Curtea apreciază neîntemeiată concluzia instanţei de fond că asocierea în pcrccpţia publicului consumator se produce cu arhaismul „buna” de la bunica, în prezent acelaşi cuvânt având şi valenţele unui regionalism, iar nu cu indicarea caracteristicii esenţiale a produselor intimatei de a fi de calitatc superioară, gustoase, veritabile, autentice, rentabile, folositoare etc.
De asemenea, Curtea apreciază cu atât mai puţin veridică decât cea anterioară susţinerea semnificaţiei cuvântului „buna” ca varietate de cauciuc sintetic, sensul său de denumire comercială din limba germană, deoarece a valida acest punct de vedere ar însemna a se admite că un consumator mediu, la nivelul cunoştinţelor sale rezonabile are serioase informaţii de limba germană, ceea ce excede conceptului ca atare.
Pe de altă parte, la dosar se regăseşte un extras de dicţionar care indică o valoare tehnică cuvântului „buna” atunci când este folosit în sensul de varietate de cauciuc sintetic, iar cunoştinţele tehnice, ţinând de o anumită calificare sau specializare, nu pot fi pretinse de la consumatorul mediu.
Faţă de cele ce preced, în baza art. 296 alin. (1) C. proc. civ., Curtea a admis apelul şi a schimbat în tot sentinţa, în sensul admiterii cererii, conform art. 48 alin. (1) raportat la art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998 şi al anulării mărcii BUNA nr. 51319 pentru clasa de produse 29 - lapte şi produse lactate; s-a dispus radierea mărcii din Registrul Naţional al Mărcilor conform Regulii 32 din H.G. nr. 833/1998.
| ← Acţiune în contrafacere. Semn identic cu marca... | Acţiune în menţinerea măsurii de plasament şi desemnarea... → |
|---|
