Decădere din drepturile conferite de marcă. Folosire efectivă a mărcii. Motive justificate de nefolosire. înţeles
| Comentarii |
|
Legea nr. 84/1998, art. 45 alin. (1) lit. a), art. 46 alin. (1) lit. d)
Articolul 46 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998 asimilează folosirii efective a mărcii imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului.
în aceste condiţii, motivele la care se referă art. 45 alin. (1) lit. a) sunt „justificate” dacă nefolosirea mărcii s-a datorat unor cauze independente de voinţa titularului.
Titularului îi revine sarcina de a dovedi fapte şi împrejurări cu privire la care el nu are nicio putere, care nu fac parte din riscurile normale ale întreprinderii şi care, potrivit criteriilor obişnuite ale vieţii afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului, de natură să-l fi împiedicat în folosirea normală a mărcii.
în speţă, pârâta a recunoscut că nu a folosit marca, dar a motivat nefolosirea prin aceea că între părţi mai există un litigiu, cu acelaşi obiect, şi acesta este motivul justificat pentru care nu a folosit marca, „deoarece orice subiect de drept precaut şi de bună-credinţă se abţine de la utilizarea unui drept litigios, până la clarificarea juridică a acestuia, pentru a nu induce în eroare clientela”.
Acesta nu reprezintă un motiv justificat de nefolosire a mărcii. Chiar în condiţiile existenţei unui atare litigiu, pârâta putea să folosească marca fără niciun risc, de vreme ce, în condiţiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Prin urmare, anterior pronunţării unei hotărâri definitive de decădere, marca este valabilă, iar titularul îi poate acţiona pe uzurpatori în contrafacere sau în concurenţă neloială.
C.A. Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 144/A
din 26 aprilie 2005, nepublicată
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă la 6.07.2004, reclamanta SC D.S. A/S a chemat în judecată pe pârâta SC R.D. SA şi O.S.I.M. pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună decădcrea pârâtei din drepturile conferite de marca DANKZA înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 31644 pentru clasele 16, 29, 30, 31, 33 şi 35 şi obligarea O.S.I.M. să înregistreze în Registrul Naţional al Mărcilor dccădcrea titularului din drepturile asupra mărcii DANKZA şi să publice hotărârea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Mărci.
In motivarea cererii reclamanta a arătat că la data de 20 noiembrie
1995 pârâta SC R.D. SA a depus la O.S.I.M. ccrerea de înregistrare a mărcii verbale DANKZA pentru clasele 16, 29, 30, 31, 33 şi 35.
Marca DANKZA a fost înregistrată de O.S.I.M. şi sub nr. 31644 şi are o perioadă de valabilitate cuprinsă între 20 noiembrie 1995 şi 20 noiembrie 2005.
Marca DANKZA nr. 31644 nu a fost folosită pe teritoriul României pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani consecutiv.
Decizia de admitere a cererii de înregistrare a mărcii a fost emisă la 27.05.1999. Această marcă nu a fost folosită niciodată pentru niciunul din produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată în România de către titularul său, nici în mod direct şi nici prin modalităţile asimilate de utilizare prevăzute de art. 46 lit. a)-d) din lege.
Reclamanta are calitatea de persoană interesată să constate decăderea titularului din drepturile conferite de marcă deoarece la data de 24.03.1998 a depus cererea de înregistrare a depozitului nr. 50131 pentru marca DANKZA clasa 33, iar după examinarea cererii reclamantei O.S.I.M. a emis avizul de refuz provizoriu din 23.11.1999 în baza art. 6 lit. a) din Legea nr. 84/1998, considerând că marca nu poate fi înregistrată întrucât este identică o marcă anterioară.
Cu ocazia comunicării avizului de refuz provizoriu menţionat, reclamanta a luat cunoştinţă de faptul că pârâta a profitat că marca DANKZA este o marcă de renume pe care, în calitate de producător de băuturi, a cunoscut-o direct sau din publicaţiile internaţionale de specialitate şi a înregistrat-o în România la 23.11.1995.
Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia lipsei de calitate procesuală activă, pe care instanţa a respins-o la termenul din 16.11.2004, calitatea de persoană interesată a reclamantei decurgând din asemănarea fonetică între semnul a cărui înregistrare ca marcă nu i-a fost acordată şi cuvântul care reprezintă marca înregistrată a pârâtei.
S-a solicitat, de asemenea, respingerea acţiunii ca nefondată, arătându-se că termenul de decădere invocat de reclamantă putea curge de la data rămânerii definitive a deciziei de înregistrare a mărcii DANKZA, şi nu de la data constituirii depozitului.
Intre părţi a mai existat un litigiu având ca obiect decăderea din dreptul de a utiliza marca şi acest litigiu este un motiv justificat pentru care pârâta nu a folosit-o.
Prin sentinţa civilă nr. 1014/22.11.2004, Tribunalul Bucureşti -Secţia a IV-a civilă a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, începând din luna septembrie 2002, între părţi s-a desfaşurat un litigiu similar, finalizat
prin decizia civilă nr. 8/16 ianuarie 2004 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost respins recursul declarat de prezenta
reclamantă, în prezent împotriva acestei decizii fiind în curs de soluţionare contestaţia în anulare care face obiectul dosarului nr. 5386/2004.
In raport de acest fapt, s-a apreciat că pârâta se prevalează de un motiv temeinic pentru neutralizarea mărcii DANKZA, existenţa unui litigiu având ca obiect decăderea din dreptul de a utiliza această marcă fiind un motiv justificat pentru care nu a folosit-o, orice subiect de drept diligent şi de bună-credinţă neputând alege decât alternativa de a se abţine de la utilizarea unui drept litigios până la clarificarea situaţiei juridice a acestuia, pentru a nu induce în eroarea clientela.
Din perspectiva criteriilor obişnuite ale activităţii economice nu ar putea fi în mod rezonabil pretinsă pârâtei utilizarea mărcii în condiţiile în care excede posibilităţii sale de control finalitatea demersului judiciar întreprins de către firma adversă.
împotriva acestei hotărâri reclamanta a declarat apel, critica privind nelegalitatea şi netemeinicia fiind circumscrisă următoarelor aspecte:
Prima instanţă a interpretat greşit noţiunea de motive temeinice de neutilizare a mărcii.
Tribunalul a reţinut existenta unor asemenea motive temeinice
printr-o interpretare mult prea largă a prevederilor legale în materie, care, dacă este acccptată, tinde la a lipsi de finalitate acţiunea în decăderea titularului din dreptul de marcă.
Doctrina şi practica judiciară sunt unanime în a admite că există motive justificate de neutilizare a mărcii, de natură a înlătura sancţiunea decăderii, în acele situaţii în care există o imposibilitate obiectivă de folosire, din motive independente de voinţa titularului. Această imposibilitate se poate datora unor obstacole de fapt sau de drept.
Prima instanţă a reţinut în mod neîntemeiat faptul că un proces având ca obiect decăderea titularului din dreptul de marcă determină o incertitudine juridică asupra apartenenţei mărcii, de natură să justifice ncutilizarea acesteia, faţă de natura şi finalitatea acţiunii în decădere.
Acţiunea în decădcrca titularului din dreptul de marcă arc natura juridică a unei acţiuni în constatare prin care reclamantul solicită instanţei să constate pierderea de către pârât a dreptului conferit de marcă, consccinţa admiterii acţiunii fiind disponibilitatea semnului.
Până la soluţionarea cererii de decădcre, marca înregistrată conferă titularului toate drepturile prevăzute de lege, sub condiţia rezolutorie a admiterii acţiunii. Aşadar, pendente li tis, titularul stăpâneşte marca sub condiţic rezolutorie întocmai ca un proprietar pur şi simplu şi nimic nu-l împiedică şi să îşi exercite prerogativele conferite de aceasta.
Pârâta a invocat în apărarea sa refuzul de a-şi asuma un risc care este inerent activităţii comerciale şi normale, având în vedere funcţia mărcii de identificare a produselor şi serviciilor.
Motivul invocat de intimată şi însuşit de către prima instanţă nu este justificat din punct de vedere comercial şi nici de funcţiile şi finalitatea mărcii, pe această cale obţinându-se nejustificat indisponibilitatea semnului pe o perioadă pe 5 ani, ca marcă de baraj, ceea ce reprezintă un abuz de drept, iar nu o dovadă de diligenţă.
Nu poate fi primită motivarea instanţei în sensul că finalitatea demersului juridic excede posibilităţii de control a pârâtei intimate, în condiţiile în care aceasta este cea mai în măsură să cunoască dacă a exploatat sau nu marca şi putea aprecia asupra temeiniciei motivelor de decădere.
Nu se poate vorbi nici despre inducerea în eroare a clientelei, câtă vreme semnul este prezumat a fi utilizat în mod legitim de către titularul înregistrării.
Analizând sentinţa, în limitele devoluţiunii fixate prin motivele de apel conform art. 295 alin. (1) C. proc. civ. şi în raport de probele administrate în primă instanţă, Curtea a apreciat că este întemeiat în sensul celor ce urmează:
In condiţiile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decăderea titularului mărcii din drepturile conferite de marcă poate fi solicitată dacă, fară motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.
Aşadar, pentru a se dispune decăderea, trebuie să se constate îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
- marca nu a fost folosită efectiv o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
- nefolosirea să nu fie determinată de motive justificate.
Cât priveşte prima cerinţă, „folosirea efectivă” impune ca exploatarea semnului să fie reală, neechivocă, cu titlu de marcă, şi nu cu titlu de nume comercial sau emblemă.
De asemenea, marca trebuie să fie folosită pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, iar exploatarea mărcii trebuie să fie publică. O folosinţă despre care consumatorii şi comercianţii nu au cunoştinţă echivalează cu nefolosinţa mărcii.
în fine, exploatarea mărcii trebuie să fie serioasă, întrucât actele izolate de comerţ, ca şi cele sporadice, puţin importante, nu pot justifica aprecierea în sensul că marca a fost folosită efectiv.
în speţă, prin întâmpinarea depusă, pârâta a recunoscut că nu a folosit marca DANKZA, dar a motivat nefolosirea prin aceea că între părţi există un litigiu având acelaşi obiect, prima cerere fiind respinsă întrucât nu se împlinise termenul de 5 ani. Acest litigiu este, în opinia pârâtei, motivul justificat pentru care nu a folosit marca, „deoarece orice subiect de drept precaut şi de bună-credinţă se abţine de la utilizarea unui drept litigios, până la clarificarea juridică a acestuia, pentru a nu induce în eroare clientela”.
Punctul de vedere al pârâtei, însuşit de altfel şi de prima instanţă, este eronat şi contrar scopului urmărit de actul normativ de referinţă şi, prin urmare, este lipsit de suport legal.
Articolul 46 din Legea nr. 84/1998 asimilează folosirii efective a mărcii imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului.
In aceste condiţii, „motivele” la care se referă art. 45 alin. (1) lit. a) sunt Justificate” dacă nefolosirea mărcii s-a datorat unor cauze independente de voinţa titularului. Faţă de dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 84/1998, titularului îi revine sarcina de a dovedi fapte şi împrejurări cu privire la care el nu are nicio putere, care nu fac parte din riscurile normale ale întreprinderii şi care, potrivit criteriilor obişnuite ale vieţii afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului, de natură să-l fi împiedicat în folosirea normală a mărcii.
Existenţa unui litigiu cu privire la marcă, în condiţiile în care acţiunea a şi fost stinsă, nu justifică aprecierea în sensul reţinut de prima instanţă. De altfel, pârâta nu a folosit niciodată marca, deşi, potrivit propriei sale susţineri, acţiunea anterioară a fost declanşată în septembrie 2002, iar decizia prin care s-a admis înregistrarea mărcii a fost emisă la 27 mai 1999.
Chiar în condiţiile existenţei unui litigiu pârâta putea să folosească marca fară niciun risc de vreme ce, în condiţiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Ca atare, anterior pronunţării unei hotărâri definitive de decădere, marca este valabilă, iar titularul îi poate acţiona pe uzurpatori în contrafacere sau în concurenţa neloială.
Având în vedere cele de mai sus arătate, Curtea apreciază că prima instanţă a pronunţat o soluţie netemeinică, decurgând din aprecierea
eronată a probelor administrate, motiv pentru care apelul a fost admis şi, în temeiul art. 296 C. proc. civ. sentinţa a fost schimbată în tot în sensul reţinut prin dispozitiv.
în raport de Regula 32 alin. (5) din H.G. nr. 833/1998, O.S.I.M. va publica hotărârea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală şi va face menţiunea despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor.
| ← Plângere împotriva încheierii date de O.C.P.I., prin care s-a... | Privilegiul imobiliar asupra apartamentelor şi altor spaţii... → |
|---|
